DMX2007-0015

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Grupo Ferrovial, S.A. v. Administración de Dominios de Internet
Caso No. DMX2007-0015
1.
Las Partes
El Promovente es Grupo Ferrovial, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada
por Cuatrecasas, Barcelona, España.
El Titular es Administración de Dominios de Internet, México D.F., México.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México,
S.C. (“NIC-México”).
3.
Iter Procedimental
La solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el
“Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007, el Centro envió a
NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación
con el nombre de dominio en cuestión. El 19 y 27 de julio de 2007, NIC-México envió
al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona
que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto
administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a la notificación de una
deficiencia formal de la solicitud, el Promovente presentó una enmienda a dicha
solicitud el 5 de octubre de 2007, subsanando dicha enmienda. El Centro verificó que
la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”
(el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de
controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la
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Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2007. De
conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó
para el 28 de octubre de 2007. El Titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente,
el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la
solicitud el 30 de octubre de 2007.
El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el día 6 de noviembre de 2007,
habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios, entre otros (en lo
sucesivo, colectivamente denominados “FERROVIAL”):
-
Marca mexicana nº 492851 FERROVIAL, solicitada
el 17 de septiembre de 1993, para distinguir servicios de la clase 37 del
Nomenclátor Internacional.
-
Marca internacional nº 608088 FERROVIAL, solicitada
el 17 de septiembre de 1993 para distinguir servicios de la clase 37 del
Nomenclátor Internacional, con efectos en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Italia, Maruecos, Polonia y
Portugal.
-
Marca mexicana nº 492851 FERROVIAL, solicitada el 11 de abril de 1995 para
distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional.
-
Más de 80 marcas españolas que incluyen el término FERROVIAL registradas
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
-
Marcas basadas en la denominación Ferrovial en Reino Unido, Argentina,
Colombia y otros países.
El 27 de diciembre de 2006, el titular registró el nombre de dominio
<ferrovial.com.mx>.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Promovente
El Promovente argumenta lo siguiente:
I.
Identidad o semejanza en grado de confusión
Existe identidad entre el nombre de dominio controvertido y la marca FERROVIAL.
En relación con las otras marcas registradas del Promovente, que incorporan el término
FERROVIAL, el nombre de dominio en disputa resulta parecido, hasta el punto de
causar confusión.
II.
Derechos o intereses legítimos
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No puede considerarse que la página Web conectada al nombre de dominio
controvertido esté vinculada a una oferta de buena fe de productos o servicios, puesto
que la misma se ha encontrado, desde su registro, en construcción, sin haberse utilizado
en modo alguno.
La Titular no es conocida comúnmente bajo la denominación FERROVIAL.
Al contrario, tal y como se ha indicado con anterioridad, es el Promovente quien ha
sido conocido a nivel internacional con dicha denominación desde hace años.
El Titular no está realizando un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de
Dominio, ya que la página se encuentra sin contenido y únicamente aparece un banner
comercial que publicita los servicios del Titular.
Dada la notoriedad y renombre de la marca FERROVIAL a nivel internacional, el
registro del nombre de dominio correspondiente a la citada marca, una vez que ésta ha
adquirido dicha notoriedad, para posteriormente mantener el nombre de dominio
desactivado –o conectado a un página Web sin contenido- constituyen elementos
suficientes para considerar que el Titular no ostenta ningún tipo de derecho o interés
legítimo sobre el nombre de dominio controvertido.
III. Mala fe
El Titular no tiene ningún tipo de vínculo con el Promovente, ni ha sido autorizado por
éste para registrar el nombre de dominio controvertido.
Teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas FERROVIAL y su estrecha vinculación
con el Promovente, la única explicación razonable al registro por parte de la Titular es
que en el momento de proceder a dicho registro era plenamente consciente de la
existencia de la marca FERROVIAL y pretendía asegurarse el uso de la misma por
medio del Nombre de Dominio.
El Promovente cita Berol S., de C.V. v. One to One Mexico S.A. de C.V., Caso OMPI
No. DMX2004-0001 (tenencia pasiva), y S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus /
Vinetworks S.A. de C.V., Caso OMPI Nº DMX2006-0009 (finalidad de vender el
dominio).
El Promovente cita también el Párrafo II.b.ix de de las Políticas Generales de Nombres
de Dominio, para argumentar que el registro del dominio en disputa constituye un
incumplimiento de dichas Políticas:
“Por el hecho de solicitar el registro de uno o más nombres de dominio bajo la
terminación .MX se entiende que los titulares conocen y aceptan: […] ix. Que no
adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del titular del
nombre de dominio asegurarse que no está violando ningún derecho de un signo
distintivo tales como: marca registrada, avisos comerciales, así como reservas de
derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en
general el ordenamiento nacional e internacional aplicable en la materia”
Finalmente, el Promovente cita el Párrafo 1(b)(ii) de la Política, y argumenta que dicho
Párrafo es aplicable al presente caso:
“impedir que el titular de la marca de productos o de servicios, aviso comercial
registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca o de
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denominación en un nombre de dominio correspondiente’, tal y como lo define el
artículo.”
B.
Titular
El Titular no contestó formalmente a las alegaciones del Promovente.
6.
Debate y conclusiones
De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres
extremos se cumplen (Párrafo 1a)):
(i)
el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto
a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene
derechos; y
(ii)
el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
y
(iii)
el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la solicitud en
términos del Artículo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los
argumentos de hecho del Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc.
v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI Nº D2002-0487; Talk City, Inc. v.
Michael Robertson, Caso OMPI Nº D2000-0009).
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Existe identidad entre el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>, y la marca
FERROVIAL del Promovente, pues tanto el primero como la segunda están
compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “ferrovial”, salvo por la adición
en el primero del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final de la
marca del Promovente, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera
distinguir al nombre de dominio de la marca FERROVIAL, puesto que dicho ccTLD no
cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos
y/o servicios determinados (ver, Mutatis Mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D.
Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting
Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company
v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and
Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI
No. D2000-0035).
El primer requisito de la Política se ha cumplido.
B.
Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el Párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias
siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o
intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:
(i)
antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el
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nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su
utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con
una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;
(ii)
el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido
comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos
de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos; o
(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin
intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el
buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo
de lucro.
El Promovente ha presentado evidencia que demuestra la existencia de derechos
exclusivos sobre la marca FERROVIAL en México, donde se encuentra el Titular del
dominio controvertid. También tiene registros de marca en España, donde está el
domicilio social del Promovente, y en otros países del mundo. El registro mexicano
tiene efectos de publicidad oponible a terceros, lo que tiene como consecuencia que el
Titular conocía o debía conocer de la existencia del mencionado registro marcario y sus
efectos legales. El Promovente ha argumentado que su marca FERROVIAL es
notoriamente conocida. El Titular no ha atacado este argumento. Adicionalmente, el
Promovente ha presentado pruebas que demuestran una presencia significativa de la
marca FERROVIAL en medios de comunicación en México, España y otros países del
mundo.
No obstante no haber presentado una contestación formal a la solicitud que inició este
procedimiento, el Titular sugirió al Centro, en su correo del 8 de octubre de 2007 donde
acusó recibo de la notificación de la solicitud, que el dominio controvertido fue
“apartado” con el Titular por un cliente denominado Corbel Trading, cuyo contacto es,
aparentemente y según el mismo Titular, “Daniel Hernánez (Madrid España)”. El
Titular alegó haber copiado a dicho cliente suyo el correo electrónico que envió al
Centro. El presunto cliente no respondió, ni envió comunicación alguna al Centro, ni
compareció a este procedimiento en forma alguna. Sin embargo, el hecho de que el
propio Titular hubiera ubicado en España al tercero que sugirió, aconsejó, apartó o
solicitó al Titular para que registrara el dominio en disputa, reafirma la presunción de
que el Titular y/o su “cliente” conocía(n) o debía(n) conocer la existencia de la marca
FERROVIAL, que según el pruebas irrefutadas contenidas en el expediente, es
ampliamente publicitada en España. No hay suficiente información de contacto, hechos
o actuaciones que permitan identificar cabalmente al “cliente” del Titular, ni evidencia
de indicaciones, instrucciones o afirmaciones que permitan establecer con claridad que
dicho Titular registró el dominio para y por cuenta del cliente, y por lo tanto dicho
cliente no se señala como co-titular en el presente procedimiento, pero nada impide que
otros Paneles lo hagan en caso de así estimarlo, conforme a las circunstancias del caso
(ver, Mutatis Mutandis Costco Wholesale Corporation and Costco Wholesale
Membership Inc. v. Yezican Industries and Domains By Proxy, Inc., Caso OMPI No.
D2007-0638; WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International v. Moniker
Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI No. D2006-0975).
No existe en el expediente evidencia de que el Titular haya hecho, o esté haciendo una
oferta de buena fe de productos o servicios. El sitio Web al que resuelve el dominio
controvertido está inactivo, de conformidad con las pruebas no refutadas que presentó
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el Promovente. El Titular no ha acreditado haber sido conocido corrientemente por el
nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso legítimo y leal o no
comercial de dicho nombre de dominio.
Por tanto, al no encontrarse derechos o intereses legítimos por parte del Titular,
respecto del dominio en disputa, el segundo requisito de la Política ha sido cumplido.
C.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el
registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i)
Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de
dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera
el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de
productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de
origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto
que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente
con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca
de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de
origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio
correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de
esa índole; o
(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar
la actividad comercial de un competidor; o
(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer,
con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en
línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del
promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio
Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado
por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.
La Política relativa al ccTLD .mx, requiere que se pruebe únicamente uno de dos
elementos de mala fe: uso “o” registro.
La lista de supuestos señalados en el párrafo 1.b) de la Política es enunciativa y no
limitativa, según Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI
No. D2000-0003: De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por
Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Titular esté realizando
una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de
que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el
Titular esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta
positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante.
Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se
utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho
concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras,
es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad]
equivalga a la utilización de mala fe del nombre de dominio” (traducción del Panel).
Un número considerable de Paneles nombrados de conformidad con la Política ha
reconocido que los cuatro incisos del párrafo 1.b) de dicha Política (Mutatis Mutandis)
establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no
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limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso
OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No.
D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre
de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows,
supra).
Otros Paneles han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir
que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo
1.a)iii).(Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805–
citando a su vez Telstra, supra; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso
OMPI Nº D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v.
Distribution Purchasing & Logistics Corp.,Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De
Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja)
v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
En el presente caso, el Panel ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas
de mala fe:
(i)
La marca FERROVIAL es altamente distintiva y cumple su función de
identificador de origen de los productos del Promovente. El Promovente ha
argumentado notoriedad de su marca, argumento que no ha sido combatido por el
Titular (ver Encyclopaedia Britannica, supra). De conformidad con la
información y las pruebas ofrecidas por el Promovente, dicho Promovente tiene
una sólida presencia en los mercados de cuarenta y cinco países del mundo, y un
reconocimiento en medios de comunicación y en Internet.
(ii)
El Titular no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de
derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa.
(iii) El Titular no ha probado hacer uso de buena fe del dominio controvertido.
(iv) El Titular no tiene relación alguna con el Promovente o sus marcas, y ha omitido
presentar en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al
respecto.
(v)
Según afirmaciones del propio Titular (ver punto 6 B, supra), el dominio en
disputa parece haber sido “apartado” con el Titular por un “cliente”. En caso de
que esta información fuera precisa, pudiera concluirse que el “cliente” ha tomado
medidas para ocultar su identidad y datos de contacto. El Titular ha ubicado a su
“cliente” en España. Es en este país en donde más tiene presencia y difusión la
marca FERROVIAL, aunque también la tiene en México, donde está domiciliado
el Titular, según la impresión de la base de datos Whois presentada por el
Promovente.
(vi) El Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido,
según las pruebas que constan en el expediente. El Promovente ha demostrado
que el Titular no es conocido como “Ferrovial” o <ferrovial.com.mx>.
(vii) La Presencia mundial del Titular en cuarenta y cinco jurisdicciones, así como la
difusión de su marca en medios masivos e Internet, hacen que el dominio en
disputa esté muy cercanamente ligado a la citada marca FERROVIAL, así como
el Promovente y sus servicios. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en
1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la
presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “está tan evidentemente
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conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier
persona que no esté relacionada con el producto se convierte en oportunismo y
mala fe”).
(viii) El mismo Titular ha señalado México como su lugar de domicilio, según se puede
confirmar en la impresión de la base de datos Whois obtenida por la Promovente
y presentada en este procedimiento. El Titular ha señalado que el “cliente” que le
solicitó “apartar” el dominio controvertido, tiene su domicilio en España.
El Titular cuenta con registros marcarios en ambos países, oponibles tanto al
Titular como a su “cliente”, en su caso. Esto aunado a la presencia del Titular y
la difusión en ambos países, analizada en párrafos anteriores, permite concluir
que el Titular tenía o debía tener conocimiento de la marca FERROVIAL al
momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro
Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre
Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.
(ix) Este Panel concuerda con J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso
OMPI No. D2000-0239 en que, Mutatis Mutandis, “no parece dudoso que cuando
alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, es
difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha
registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre
dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que
asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de
mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala
fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar
perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero” –en este caso el
Titular registró <donsimon.com> y alegó que lo registró pensando en un profesor
universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid
Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J.
García Carrión, S.A.) –en donde el Titular registró <realmadrid.org>.
(x)
A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningún uso del nombre de dominio
por parte del Titular que no fuera ilegítimo, tales como confusión, engaño o
violación de la legislación de protección.
El Promoverte ha cumplido con establecer el tercer requisito de la Política.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii) de la Política así
como 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio
<ferrovial.com.mx> sea transferido al Promovente.
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Kiyoshi I. Tsuru
Experto
Fecha: 20 de noviembre de 2007
página 8