DMX2007-0007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino
Caso N° DMX2007-0007
1.
Las Partes
El Promovente es Shurtape Technologies LLC, con domicilio en Hickory, Carolina del
Norte, Estados Unidos de América, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C.,
Distrito Federal, México.
El Titular es Alberto José Molina Gugino, con domicilio en Mérida, Yucatán, México,
representado por Alejandra L. Brito Rojas, Mérida, Yucatán, México.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>.
El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-México.
3.
Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 14 de junio de 2007. El 19 de junio de 2007 el Centro envió a
NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en
relación con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo día, NIC-México remitió al
Centro por igual vía su confirmación de que el Titular es la persona que figura como
registrante en tanto contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en
conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localización. En respuesta a una
prevención del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente
deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el
25 de junio de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la subsanación de
referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”
(el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de
controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
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De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al
Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con
fecha 10 de julio de 2007. Al recibir la Solicitud, el Titular dirigió el
16 de julio de 2007 una comunicación electrónica al Centro con copia para el
Registrador, manifestando que el Titular no es más que el contacto administrativo y
técnico del nombre de dominio controvertido cuando el verdadero propietario del
mismo es la Organización Profesional Packaging, S.A. de C.V., alegando por tanto que
la Solicitud era improcedente o bien que debía reponerse el procedimiento. A esta
comunicación recayó la respuesta del Registrador el 17 de julio de 2007, indicando al
Titular que de acuerdo a las Políticas Generales de Nombres de Dominio de
NIC-México, los Titulares de un nombre de dominio son el contacto administrativo y
técnico del mismo, siendo la Organización meramente un dato informativo. En virtud
de lo anterior y con arreglo al artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la
Solicitud se fijó para el 30 de julio de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud
fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2007. El 1 de agosto de 2007, el
Promovente se dirigió vía correo electrónico al Centro para solicitarle una copia de los
documentos ofrecidos como prueba por el Titular a fin de revisarlos y en su caso
manifestar lo que su derecho conviniere, toda vez que hasta esa fecha no los había
recibido. A pesar de no tener a la vista los anexos en comento, el Promovente expresa
ciertas consideraciones en la misma comunicación a manera de réplica al Escrito de
Contestación del Titular.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 6 de agosto de 2007, previa recepción de su
Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el
artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense que tiene su sede en Carolina del Norte
y cuenta con activos en Alemania, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, México, Perú,
China y Singapur, dedicada a la fabricación y venta de una gran variedad de cintas
adhesivas de presión para uso lo mismo en hogares que oficinas, comercios o en
relación con múltiples ramas industriales.
Para identificar sus productos en el mercado mexicano específicamente, el Promovente
tiene registrada la marca N° 445837 para la denominación SHURETAPE ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha legal 8 de junio de 1993, en la
clase 17 internacional con relación a “caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y
productos de estas materias no comprendidos en otras clases: productos en materias
plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y
aislar; tubos flexibles no metálicos”.
Para brindar información corporativa y sobre su línea de cintas adhesivas que
comercializa tanto dentro como fuera de Estados Unidos de América, el Promovente
mantiene un Portal vinculado al nombre de dominio <shurtape.com> que a su vez
registró el 5 de septiembre de 1996.
El Titular por su parte registró el nombre de dominio en controversia el
27 de julio de 2006, luego de perder frente al propio Promovente la titularidad del
nombre de dominio <shurtape.com.mx> por efecto de la Decisión del Experto Pedro
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W. Buchanan Smith en Shurtape Technologies, LLC. c. Alberto Molina, Gugino y
Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V., Caso OMPI N° DMX2006-0005.
En el Portal adscrito al nombre de dominio en litigio se ofrece al público consumidor
una diversidad de cintas adhesivas bajo la marca registrada SHURTAPE atribuida a una
empresa de nombre Shurtape México según se aprecia en la barra superior que
identifica al sitio Web aunque sin señalarse dentro del mismo ni la denominación social
completa de la empresa ni su domicilio postal
Por último es importante mencionar que a la presente controversia le precedió el
procedimiento contencioso-administrativo P.C. 416/2006 (N-121) 3915 incoado por el
Promovente en contra del Titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Como resultado del mismo, el 27 de febrero de 2007 se declaró administrativamente la
nulidad del registro marcario 700226 SHURTAPE que había sido concedido con
efectos a partir del 12 de marzo de 2001 en relación con la clase 16 internacional para
amparar “cintas adhesivas para empaque y otras”, en favor de la empresa Profesional
Packaging, S.A. de C.V., la cual figura junto al Titular en los datos de registro del
nombre de dominio en litigio.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la
procedencia de su acción son los siguientes:
(i)
El nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> reproduce todas y cada una
de las características gráficas de la marca N° 445,837 SHURTAPE registrada en
favor del Promovente, por lo que se concluye que existe semejanza en grado de
confusión entre ambos;
(ii)
La inclusión de las palabras “de México” en el nombre de dominio en disputa no
debe ser obstáculo para determinar la confusión a que se refiere el párrafo
anterior, pues tales vocablos no son reservables en términos de la Ley de la
Propiedad Industrial, por lo que pueden agregarse libremente a cualquier signo
distintivo, siendo evidente que la palabra “shurtape” que caracteriza el nombre de
dominio controvertido es precisamente aquella que conforma la marca registrada
del Promovente;
(iii) Lejos de dotar de distintividad al nombre de dominio controvertido frente a la
marca del Promovente, la inclusión de las palabras “de México”, revelan la
intención de su Titular de atraer ilícitamente y confundir de nueva cuenta a los
usuarios, al sugerir que el sitio al que conduce es una filial en México del
Promovente perturbando así las actividades comerciales de este último;
(iv) El nombre de dominio del Titular también es semejante en grado de crear
confusión con el nombre de dominio <shurtape.com>, del que es titular el
Promovente desde el 5 de septiembre de 1996, como han sostenido diversos
Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política, la adición de los
dominios de nivel secundario “.com” y/o del código del país “.mx”, resulta
igualmente intrascendente para los fines de una análisis de confusión al amparo
de la Política;
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(v)
Del resultado de la búsqueda de antecedentes realizada en el Sistema de Consulta
Externa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de junio de 2007,
se desprende que no existe ningún derecho de propiedad industrial respecto de la
denominación “shurtape de Mexico” en trámite o concedido, en favor del Titular;
(vi) Además del Promovente, Profesional Packaging, S.A. de C.V. obtuvo un registro
marcario en México bajo la denominación “shurtape” en diversa clase, cuya
nulidad fue oportunamente declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial toda vez que el registro de la marca del Titular fue concedido en
contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, al encontrarse en ese momento
vigente y surtiendo plenos efectos legales la marca del Promovente;
(vii) Aun y cuando el Titular pretendiera atribuirse como propios los derechos
marcarios de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. como intentó
hacerlo en el Procedimiento DMX2006-0005, ello resultaría inaplicable en virtud
de que la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en
momento alguno reconoció derechos sobre la marca anulada en beneficio del
Titular;
(viii) El Titular no puede alegar que ha usado el nombre de dominio en conflicto en
relación con una oferta de buena fe de productos o servicios pues del expediente
DMX2006-0005 se acredita que no solamente conocía la marca del Promovente
sino que pese a haber perdido el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, solicitó
de nueva cuenta un nombre de dominio en el que pretende engañar a los
consumidores haciéndoles creer que acceden a un sitio Web auspiciado por el
Promovente;
(ix) La mención de una empresa denominada Shurtape de México en el Portal
auspiciado por el Titular demuestra su intención de crear en la mente de los
consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestión es operado por
una sucursal mexicana del Promovente y por consiguiente que los productos que
ahí se ofrecen son los mismos que este último ha posicionado en mercado
mexicano a lo largo de catorce años;
(x)
De entre los motivos por los que debería considerarse que el nombre de dominio
en litigio fue registrado y ha sido usado de mala fe destaca el hecho de que éste
fue creado catorce años después del otorgamiento de la marca del Promovente,
casi once años después del registro del nombre de dominio <shurtape.com.mx> y
tan sólo tres días después de la Decisión del Experto favoreciendo al Promovente
en el Procedimiento DMX2006-0005;
(xi) Después de contar con un pronunciamiento expreso en el Procedimiento
DMX2006-0005 en el sentido de que el Titular registró y usó el nombre de
dominio <shurtape.com.mx> con el fin de empañar el buen nombre de la marca
SHURTAPE del Promovente y atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet
confundiéndolos intencionalmente con respecto a los productos ofrecidos en el
mismo, es evidente que con el registro y uso del nombre de dominio en
controversia, el Titular persigue los mismos propósitos;
(xii) Numerosas semejanzas relativas a la tipografía, el color, las imágenes y los textos
tomados del Portal bajo el nombre de dominio <shurtape.com> y reproducidos en
el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión, denotan la mal fe de la
Titular;
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(xiii) Es importante subrayar que en el dominio de referencia, el Titular del mismo se
ostenta como una empresa denominada Shurtape de México, cuando ni la
organización, ni los contactos técnico o administrativo figuran bajo ese nombre;
(xiv) Con la existencia del nombre de dominio controvertido se perturba de manera
intencional la actividad comercial del Promovente pues los consumidores visitan
el mismo con el afán de conseguir productos legítimos, sin embargo son inducidos
a contactar al Titular, quien no cuenta con la autorización respectiva para
comercializar las únicas cintas protegidas mediante la marca registrada
N° 445, 837 SHURTAPE.
B.
Titular
Las alegaciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus
excepciones y defensas son las siguientes:
(i)
El Titular es accionista y administrador de la empresa Profesional Packaging,
S.A. de C.V., titular de la marca 700226 “Shurtape” que aunque fue anulada, tal
resolución no ha causado estado en virtud de que se encuentra pendiente de
resolver un Recurso de Revisión interpuesto por el Titular con fecha
9 de abril de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que fue
admitido a trámite el 2 de mayo de 2007;
(ii)
El nombre de dominio objeto de la controversia es similar, pero en ningún
momento el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> fue creado para
engañar al público consumidor puesto que el Titular se apoyó en el derecho que
tiene para seguir usando su marca SHURTAPE hasta en tanto no se agoten todos
los medios de defensa que la Ley le permite en contra de la resolución de nulidad
de marca decretada;
(iii) La adición de las palabras “de México” al nombre de dominio en controversia
obedece a que el principal asiento de trabajo del Titular se localiza precisamente
en México;
(iv) En este momento el Titular cuenta con los mismos derechos que el Promovente
sobre la marca SHURTAPE y por tanto el artículo 1.a) i de la Política resulta
inaplicable al caso particular;
(v)
Debido a que el Recurso de Revisión interpuesto por el Titular en contra de la
resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anulando su marca se
encuentra pendiente de resolver, no corresponde al Promovente invocar
adelantadamente un derecho exclusivo de marca bajo la denominación
“shurtape”;
(vi) La Decisión del Experto en el Procedimiento DMX2006-0005 respecto del
nombre de dominio <shurtape.com.mx> estuvo indebidamente fundada y
motivada, resultando carente de sustento lógico-jurídico, además de estar plagada
de irregularidades, por lo que percibiendo la parcialidad y falta de ética con que
se resolvió dicho expediente y considerando que el derecho del Titular no podía
ser violado tan flagrantemente, este último creó su nuevo y legal nombre de
dominio <shurtapedemexico.com.mx>;
(vii) El Titular niega contundentemente por ser incriminoso y falso que en momento
alguno se haya tratado de posicionar al amparo de la marca N° 445837
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SHURTAPE registrada por el Promovente en la clase 17, ya que el Titular
todavía cuenta con el derecho de ostentar la marca N° 700226 SHURTAPE
registrada en la clase 16, bajo la cual realiza actividades comerciales de
distribución y venta de sus productos de manera pacífica, pública y continua;
(viii) El Titular niega igualmente de manera tajante que su sitio de Internet sea operado
por una empresa denominada Shurtape de México, puesto que en ningún lugar del
sitio Web vinculado al nombre de dominio aparece o se ostenta la empresa de
mérito;
(ix) Los productos amparados por la marca del Promovente no son específicos sino
muy generales, contrario a lo que realizó el Titular al registrar su marca con
respecto a las cintas que comercializa, que además son muy diferentes a las que
fabrica el Promovente, por lo que en todo caso es este último quien trata de mala
fe de entorpecer las actividades comerciales del Titular;
(x)
Por lo que hace a las semejanzas entre los Portales de Internet de las partes, el
Titular manifiesta que el diseño de su sitio Web lo encomendó a un tercero, que
las imágenes supuestamente tomadas del Portal del Promovente no son propiedad
exclusiva de este último, así como que las ilustraciones de las cintas son genéricas
si se toma en cuenta que todas ellas vienen enrolladas;
(xi) La conducta del Titular no puede configurar mal fe en razón de que su actividad
comercial se desarrolla dentro del ámbito de la libre competencia y es por lo tanto
legal;
(xii) El Promovente pretende posicionarse ante la clientela del Titular, por lo que
recurre a conjeturas subjetivas y tendenciosas para confundir al Experto y lograr
sus pretensiones.
6.
Debate y conclusiones
Preliminar
Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN
conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros
Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles
conforme a la misma.
Por otra parte, es pertinente recalcar que el procedimiento administrativo regulado por
la Política y su Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases
postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal conformada
por la Solicitud y el Escrito de Contestación. De tal forma que resulta contrario a la
naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las
partes a título de réplica y dúplica, salvo que el Experto lo solicite o autorice
expresamente. Véase Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI
Nº D2000-1490 (manifestándose en contra de que las partes presenten alegaciones o
documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el
Panel Administrativo); en el mismo sentido Viacom Internacional Inc. and MTV
Networks Europe c. Rattan Singh Mahon, Caso OMPI Nº D2000-1440; Documents
Technologies, Inc. c. Internacional Electronic Communications Inc., Caso OMPI
N° D2000-0270; Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI
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N° D2000-1151; y Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic,
Caso OMPI N° D2000-1698.
En este sentido, las manifestaciones que hace motu proprio el Promovente con fecha
1 de agosto de 2007 en relación al Escrito de Contestación del Titular, no son
atendibles por el Experto en razón de la sumariedad del procedimiento antes apuntada,
además de que de admitirse aquéllas sin solicitar la contrarréplica del Titular, se
vulneraría en perjuicio de este último el principio de igualdad procesal contemplado en
el artículo 12.B del Reglamento.
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer
en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la
carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i)
El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con
respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el
Promovente tiene derechos; y
(ii)
El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre
de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar
si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet en la
forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales
(es decir, confusión en cuanto a la fuente de los productos o servicios, causada por el
nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman c.
John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el
nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada,
aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del
Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
De lo anterior se desprende que la identidad o similitud en grado de confusión que
alega el Promovente entre los nombres de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y
<shurtape.com>, resulta intrascendente en el contexto de la Política.
Ahora bien, de una comparación puramente objetiva del nombre de dominio
<shurtapedemexico.com.mx> frente a la marca registrada SHURTAPE, salta a la vista
que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora íntegramente la marca del
Promovente, propiciando inevitablemente la posibilidad de que ambos signos se
confundan entre sí debido a que la fisonomía del nombre de dominio controvertido se
construye primordialmente de la marca que sirve de sustento a la Solicitud, sin
importar la presencia de la indicación geográfica “de México”, que es interpretada por
el público como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de
dominio por cuanto a su impresión general. Ver Universal City Studios, Inc. c.
Meeting Point Co., Caso OMPI N° D2000-1245 (determinando similitud en grado de
confusión entre los nombres de dominio <osakauniversalstudios.com> y
<universalstudiosjapan.com> por un lado y la marca Universal Studios por el otro);
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Yahoo! Inc. c. Eitan Zviely, et al., Caso OMPI N° D2000-0273 (resolviendo confusión
entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>,
<yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca Yahoo); y Canon U.S.A. Inc.,
Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims,
Caso OMPI N° D2000-0819 (donde el Experto señaló que la adición de un término
puramente descriptivo como “usa” es insuficiente para impedir una determinación de
similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la
marca Canon).
A mayor abundamiento, es inconcuso que una leyenda como “de México” no apta para
formar parte de una marca registrada o bien que siéndolo exista impedimento legal
para reservar su uso en exclusiva, no puede servir para desvirtuar una determinación de
identidad o confusión bajo la Política. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c.
Verónica Aquino Cruz, Caso OMPI N° D2004-0724 (donde este mismo Experto
excluyó de su análisis el vocablo “banco” por ser un término genérico en el sector de
los servicios que presta el Promovente, estimando la confundibilidad entre el nombre
de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA).
Por consiguiente se tiene por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la
Política.
B.
Derechos o intereses legítimos
La cuestión principal en este caso consiste en analizar la viabilidad de que el Titular
pueda prevalerse de un registro marcario anulado por resolución administrativa sujeta
actualmente a revisión, para demostrar derechos o intereses legítimos según la Política.
En este sentido conviene destacar que que el artículo 1.c de la Política no contempla
expresamente entre las causales para demostrar ipso jure derechos o intereses legítimos
sobre un nombre de dominio, la existencia lisa y llana de derechos de marca por parte
de su Titular. No obstante lo anterior, generalmente se acepta la proposición de que
una marca sirva para fundar derechos o intereses legítimos al amparo de la Política,
siempre y cuando las circunstancias en que se haya producido su registro y el uso que
se haga de la misma en el comercio así lo justifiquen. Ver Madonna Ciccone, p/k/a
Madonna c. Dan Parisi and Madonna.com, Caso OMPI N° D2000-0847 (sería un error
concluir que el simple registro de una marca dé origen a un interés legítimo en términos
de la Política… para establecer derechos reconocibles, el conjunto de circunstancias
debe demostrar que el registro de la marca fue obtenido de buena fe con el propósito de
hacer un uso legítimo de ésta en el país donde se concedió); BECA Inc. c. CanAm
Health Source, Inc., Caso OMPI N° D2004-0298 (la conclusión de que el registro de
una marca sin importar donde o cómo haya sido obtenido constituya base suficiente
para acreditar derechos o intereses legítimos a la luz de la Política simplemente no es
atractiva).
Bajo esta tesitura, el Experto estima que las siguientes circunstancias documentadas en
el expediente imponen al Experto concluir que la marca 700226 SHURTAPE no puede
actualmente servir de sustento al Titular para justificar derechos o intereses legítimos
sobre el nombre de dominio en controversia:
(i)
El antecedente de una Decisión en diverso procedimiento administrativo respecto
de otro nombre de dominio incorporando única y exclusivamente la marca del
Promovente, mediante la que se determinó mala fe de parte del Titular en
perjuicio del propio Promovente;
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(ii)
La circunstancia de que la marca en que apoya su defensa el Titular ha sido ya
declarada nula por autoridad competente;
(iii) El hecho de que la empresa de que forma parte el Titular registrara su marca con
posterioridad a la fecha de concesión de la marca del Promovente, teniendo ambas
partes idéntica actividad comercial, supone que el Titular registró su marca con
pleno conocimiento de los derechos anteriores que le asistían al Promovente;
(iv) El mérito de la fundamentación y motivación de la declaración administrativa de
nulidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la reducida
posibilidad de que el único agravio esgrimido por el Titular tenga éxito en su
Recurso de Revisión que se encuentra sub júdice;
(v)
La falta de comprobación del uso que se ha dado en el comercio a la marca de que
se vale el Titular con relación a una oferta de buena fe de productos;
(vi) El uso engañoso y desleal que se hace en el Portal del Titular de la marca del
Promovente, tal y como este último la usa en el comercio;
Por otra parte, en relación al argumento principal del Titular en el sentido de que la
resolución decretando la nulidad de su marca no ha causado estado y por ello el Titular
goza aún de derechos exclusivos al amparo de la misma, cabe señalar que contrario a lo
aducido por el Titular, jurídicamente la resolución administrativa de nulidad se
encuentra surtiendo plenos efectos, mismos que no fueron suspendidos por virtud de la
sola interposición del Recurso de Revisión, como pudo haberse acordado por la
autoridad de cumplirse con los requisitos que precisa el artículo 87 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
Por lo tanto se concluye que aún cuando sea legalmente posible en un futuro al Titular,
aunque por demás incierto, dejar insubsistente la resolución administrativa de nulidad
que lo desposeyó de su marca, atento a las condiciones en que se produjo el registro del
nombre de dominio controvertido y al uso que se ha dado a este último mediante el
Portal correspondiente, el Experto resuelve que en este momento, el Titular no cuenta
con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.
En consecuencia se determina que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria en
relación al artículo 1.a.ii) de la Política.
C.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
En opinión del Experto, los siguientes factores constituyen indicios de la mala fe en el
registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular:
(i)
La circunstancia de haber registrado el nombre de dominio controvertido luego de
dictarse resolución en contra del Titular en distinto procedimiento administrativo
sujeto a la Política, determinando su mala fe para haber registrado y usado sin
derecho la marca del Promovente en un nombre de dominio idéntico;
(ii)
La intención de inducir a error a los visitantes de su Portal sobre el origen
comercial de los productos que ahí se ofrecen bajo la marca SHURTAPE,
derivado de la incorporación de textos e imágenes tomados directamente del sitio
Web del Promovente, con independencia de que dichos materiales sean obras
originales del Promovente en términos del derecho de autor;
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(iii) La reproducción exacta en el sitio Web del Titular de la marca del Promovente tal
y como este último la usa en el comercio;
(iv) La falta de indicación de la denominación social o datos de contacto de la empresa
que opera el Portal vinculado al nombre de dominio en litigio;
Por las razones expuestas y vista la resolución del Experto Pedro W. Buchanan Smith
en el expediente OMPI N° DMX2006-0005 (supra)involucrando a las mismas partes y
la misma marca en que se apoya la Solicitud que dio origen al presente procedimiento,
el Experto concluye que la conducta del Titular se traduce en al menos tres supuestos
típicos de mala fe descritos en los incisos ii),iii) y iv) del artículo 1.b. de la Política.
Ver por ejemplo The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz
d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI N° D2000-0378 (El Demandado debió
haber sabido que el registro de los nombres de dominio <universityofalberta.com> y
<albertau.com> impediría al Demandante reflejar el nombre de su institución en
nombres de dominio semejantes y al mismo tiempo perturbaría su actividad.
Asimismo, el registro por parte del Demandado de más de un nombre de dominio
relacionado con la Universidad de Alberta sugiere un patrón de conducta demostrativo
de mala fe a la luz de la Política).
En tal virtud se tiene por satisfecho en la especie el requisito señalado por el
artículo 1.a.iii) de la Política.
7.
Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha
acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se
resuelve que el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> sea transferido al
Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 15 de septiembre de 2007
página 10