DMX2006-0010

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Computadoras y Accesorios del Mayab SA de CV v. Mario Mijango Amador
Caso N° DMX2006-0010
1.
Las Partes
El Promovente es Computadoras y Accesorios del Mayab SA de CV, con domicilio en
Mérida, Yucatán, México, representada por Carlos F. Brito C., México.
El Titular es Mario Mijango Amador, con domicilio en Tamaulipas, México.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <computam.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.
3.
Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 18 de septiembre de 2006. El 25 de septiembre de 2006 el Centro
envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en
relación con el nombre de dominio en cuestión. El 28 de septiembre de 2006
NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta indicando que el
titular del nombre de dominio no correspondía con aquél mencionado en la Solicitud.
En respuesta a la prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era
administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud
el 4 de octubre de 2006.
El Centro verificó que la Solicitud modificada cumplía los requisitos formales de la
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la
“Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de
nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el
“Reglamento Adicional”).
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De conformidad con los artículos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el
6 de octubre de 2006. De conformidad con el párrafo 5.A) del Reglamento, el plazo
para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de octubre de 2006. Debido a que el Titular
no presentó contestación alguna dentro de plazo, el Centro acusó su rebeldía con fecha
31 de octubre de 2006.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto Único el día
10 de noviembre de 2006, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de
Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 8 del Reglamento.
El suscrito Panelista considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa es el español,
siendo este último el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en
controversia.
4.
Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa con cinco años de existencia en el sureste de la
República Mexicana, dedicada a la venta, instalación, mantenimiento, reparación y
consultoría en materia de tecnologías de la información, incluyendo equipos de
cómputo, hardware, dispositivos periféricos y redes informáticas.
Para identificar sus servicios el Promovente tiene registrada en México la marca
COMPUTAM en las clases internacionales 35, 37, 38 y 42, con respecto a publicidad,
trabajos de oficina, reparación, servicios de instalación, telecomunicaciones, diseño y
desarrollo de equipo y programas de computadora, entre otros. La fecha legal del
registro marcario más antiguo corresponde al 25 de abril de 2005.
A efecto de promocionar sus servicios y ante la imposibilidad de registrar el nombre de
dominio en litigio, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo la dirección
electrónica “http://www.computam.net”.
Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio objeto de la presente controversia
el 13 de marzo de 2006. El sitio de Internet vinculado al nombre de dominio
<computam.com.mx> oferta los mismos productos comercializados por el Promovente
y muestra prominentemente la marca de este último en su página de inicio.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la
procedencia de su acción son los siguientes:
(i)
El nombre de dominio <computam.com.mx> es gráfica y fonéticamente idéntico
a las marcas registradas por el Promovente, las cuales se aplican a servicios
idénticos a los ofrecidos por el Titular bajo el nombre de dominio en disputa;
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(ii)
Es de advertirse que el nombre de dominio indebidamente registrado del Titular
también resulta similar al nombre de dominio <computam.net>, propiedad del
Promovente;
(iii) Para efectos de determinar la identidad o confusión antes apuntada resulta
intrascendente la adición del nivel secundario (gTLD) “.com” y del código de
país (ccTLD) “.mx”, como elementos diferenciadores del nombre de dominio en
controversia respecto de la marca y nombre de dominio del Promovente, según lo
han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos al amparo de la Política;
(iv) El Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio,
en razón de que el Promovente no lo autorizó a utilizar la marca COMPUTAM,
ni tiene derecho de propiedad intelectual concedido o en trámite sobre dicha
denominación en México, lo que se demuestra con los resultados que arrojan las
búsquedas fonética en clases 35 y 42, y de antecedentes registrales por titular,
efectuadas por el Promovente mediante el Sistema de Consulta Externa de
Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
(v)
El hecho de que el Titular oferte bajo el nombre de dominio en controversia,
servicios idénticos a los que presta el Promovente indica que tal nombre de
dominio no ha venido utilizándose de manera legítima en relación con una oferta
de buena fe de productos y servicios;
(vi) El uso que el Titular atribuye al nombre de dominio en conflicto es
eminentemente comercial, además de ilegítimo y desleal por engañar a los
consumidores al hacerles suponer que los servicios del Titular se ofrecen al
amparo de la marca que el Promovente ha venido posicionando favorablemente
en el mercado;
(vii) Es evidente que el Titular solicitó el nombre de dominio en litigio para
aprovecharse del prestigio que denota la marca del Promovente, con el propósito
de impedir a este último reflejar su marca COMPUTAM en un nombre de
dominio con terminación .MX, correspondiente al país en que está radicado;
(viii) El público consumidor que consulta la página de Internet bajo el nombre de
dominio en controversia, es inducido a error o confusión en cuanto al origen
comercial de los servicios ofrecidos bajo la marca COMPUTAM, lo que se
demuestra con una búsqueda de dicha denominación utilizando el motor de
búsqueda Google, misma que incluye tanto el sitio del Promovente como aquél
del Titular;
(ix) La utilización por parte del Titular del nombre de dominio en la forma que lo ha
venido haciendo configura un acto ilegal al hacerse publicidad valiéndose de la
marca del Promovente y de esta manera engañar al consumidor que ingresa a su
sitio web buscando un servicio ofrecido por el Promovente bajo la marca
COMPUTAM;
(x)
Al utilizar la marca del Promovente como nombre de dominio y ostentarse como
propietario de aquélla, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer con
engaño y ánimo de lucro, usuarios de Internet a su portal, creando confusión con
la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción
de dicho sitio web, configurándose así la mala fe por parte del Titular en el uso
del nombre de dominio en pugna.
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B.
Titular
El titular no contestó a las alegaciones del Promovente, por tanto, dejando de oponer las
excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6.
Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer
en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el
Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:
(i)
El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con
respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el
Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de
dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Si bien múltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de
contestación a una Solicitud fundada en esta u otra Política no se traduce
automáticamente en una Decisión en favor del Promovente (como se confirma en el
párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected
UDRP Questions”), de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como
válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y
cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan
Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el
Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la
demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso
NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la demanda
faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por
el Demandante que se estimen razonables).
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake
Party, Caso OMPI N° D2000-1415, el quid en este tipo de análisis no es determinar si
existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el
campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los
productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un
portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo
suficiente con la marca del Promovente para justificar la procedencia de una pretensión
bajo la Política. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por el
Promovente, resulta irrelevante la identidad o confusión del nombre de dominio en
litigio vis-à-vis su propio nombre de dominio, en este caso <computam.net>.
En la especie, de su simple comparación al primer golpe de vista se advierte que el
nombre de dominio <computam.com.mx> es idéntico a la marca COMPUTAM en el
plano gramatical, fonético, e incluso conceptual dada la sugestividad inherente del
propio signo marcario.
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Como bien aduce el Promovente, la presencia de sufijos (sean dominios de nivel
superior genéricos como “.com” o relativos a códigos de países como “.mx”) es inocua
para desestimar una determinación de identidad o confusión al amparo de la Política, al
obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar a un
determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios. En el mismo
tenor, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre
caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal falta de coincidencia entre el
nombre de dominio por un lado y la marca tal y como fue concedida o se usa en el
mercado por el otro, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión bajo
la Política. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI
N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la
marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity
Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361
(considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del
demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de
CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando
<mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki
Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota
Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI
N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la
marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca
“tal como es”).
En razón de las consideraciones que anteceden, se tiene por cumplida la hipótesis
prevista en el artículo 1(a)(i) de la Política.
B.
Derechos o intereses legítimos
Con relación a este elemento, el Promovente asegura que el Titular carece de derechos
o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda
vez que no le ha sido conferida licencia, facultad o autorización alguna para usar la
marca COMPUTAM como nombre de dominio. En consecuencia y debido a que el
nombre de dominio en controversia alberga un portal utilizado para ofrecer servicios de
la misma naturaleza a los que el Promovente presta bajo su marca, resulta jurídicamente
imposible como lo corrobora este último con el resultado de las búsquedas de
antecedentes registrales efectuadas, que el Titular tuviese alguna marca registrada en
México respecto de la denominación COMPUTAM.
Lo anterior es suficiente para tener por demostrado prima facie, el segundo requisito de
la Política, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and
Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No. D2000-1553 e Intocast AG v. Lee
Daeyoon, Caso OMPI N° D2000-1467.
En estas circunstancias y ante la falta de contestación a la Solicitud, el Experto estima
que el Titular carece de derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de
dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd., Caso
OMPI N° D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por
parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a
su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of
Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso eResolution N° AF-0336 (determinando
falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel
aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento
para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).
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Por ende se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el
artículo 1(a)(ii) de la Política.
C.
Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Por lo que hace a este requisito de la Política, a fin de apoyar sus afirmaciones el
Promovente ha ofrecido medios de prueba que al no ser objetados por el Titular fueron
valorados por este Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para
tener por acreditado lo siguiente:
(i)
El Titular incumplió la obligación prevista en el artículo II.b)vii de las Políticas
Generales de NIC-México (incorporadas por referencia al contrato de registro del
nombre de dominio <computam.com.mx>), consistente en cerciorarse de
antemano que el nombre de dominio a registrar no invadía derechos de marcas
registradas en favor de terceros, ya que debió haber sabido de la existencia de la
marca COMPUTAM, registrada con más de siete meses de antelación a la fecha
de registro del nombre de dominio en conflicto;
(ii)
El Titular ofrece en territorio mexicano bajo la denominación CompuTam,
servicios de idéntica naturaleza a los prestados por el Promovente y respecto de
los cuales este último tiene concedidos varios registros marcarios precisamente en
México al amparo del signo nominativo COMPUTAM;
De lo anterior se colige que el Titular registró y ha venido usando el nombre de
dominio <computam.com.mx> a fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet
a su sitio Web, posibilitando la confusión frente a la marca COMPUTAM del
Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del portal, o los
servicios ofrecidos bajo el mismo, configurándose así la causal de mala fe tipificada en
el artículo 1(b)iv de la Política. En el mismo sentido véase Sydney Markets Limited v.
Nick Kakis, trading as Shell Information Systems, Caso OMPI N° D2001-0932
(resolviendo que “la única inferencia razonable que puede derivarse de los hechos de
este caso es que, al usar el nombre de dominio, el Demandado ha intentado atraer a su
portal, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de confusión
con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción
del sitio Web del Demandado”); y National Association of Stock Car Auto Racing, Inc.
v. RMG Inc-BUY or LEASE by E-MAIL, Caso OMPI N° D2001-1387 (concluyendo
“sobre la base de las pruebas presentadas y en ausencia de Contestación alguna, que el
Demandante ha demostrado la mala fe en el uso del nombre de dominio por parte del
Demandado”).
No obstante lo anterior, resulta suficiente para tener por demostrado el extremo que
precisa el artículo 1(a)(iii) de la Política, es de advertirse la existencia de una
circunstancia adicional que confirma la determinación de mala hecha por este Panelista,
derivada del contenido del portal de Internet adscrito al nombre de dominio
<computam.com.mx>, que presuntivamente infringe los derechos del Promovente al
uso exclusivo de su marca registrada y al mismo tiempo configura una conducta de
competencia desleal en términos del artículo 213 de la Ley (Federal Mexicana) de la
Propiedad Industrial, cuya observancia le es exigible tanto al Promovente como al
Titular.
Atento a las razones expuestas se tiene por satisfecha en el caso concreto la exigencia
del artículo 1(a)(iii) de la Política.
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7.
Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el suscrito Experto concluye que el
Promovente ha acreditado los extremos de su pretensión planteada y en consecuencia,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1(g) de la Política, así como 19 y
20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <computam.com.mx> sea
transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
24 de noviembre de 2006
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