DMX2006-0005

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Shurtape Technologies, LLC. v. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A.
de C.V.
Caso No. DMX 2006-0005
1.
Las Partes
La Demandante es Shurtape Technologies, LLC., con domicilio en Hickory, Carolina
del Norte, Estados Unidos de América representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C.,
México.
La Demandada es Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V.
ambos con domicilio en Mérida, Yucatán, México representada por Alejandra L. Brito
Rojas, México.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la presente demanda es <shurtape.com.mx>.
El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information
Center-México, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).
3.
Iter Procedimental
El 5 de mayo de 2006, la Demandante presentó su demanda a través de correo
electrónico y el 9 de mayo de 2006, en documentos originales, junto con la tarifa de
presentación requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de
Arbitraje y Mediación (el Centro) de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Política de solución de controversias en
materia de nombres de dominio para .MX (“la Política”), el Reglamento del
procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en
.MX (el ”Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la
Demanda fue enviado a la Demandante por la OMPI el 11 de mayo de 2006.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 4 del Reglamento, con fecha
8 de mayo de 2006, envió una “Solicitud de Verificación por el Registrador” por vía
correo electrónico a NIC-México solicitando la confirmación de si el nombre de
dominio bajo disputa había sido registrado ante NIC-México; de si la Demandada es el
Registrante actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos
como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS así como
los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación; que la Política es
aplicable al nombre de dominio en cuestión; y, que confirme que el nombre de dominio
se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; así como
que confirme cuál es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador.
Con fecha 24 de mayo del 2006, la OMPI solicitó al Registrador diversas aclaraciones
relacionadas con la solicitud antes mencionada.
En relación con lo anterior, los días 8 y 24 de mayo de 2006, NIC-México envió al
Centro, vía correo electrónico, sus respuestas, proporcionando la información
solicitada, confirmando afirmativamente lo anterior, así como que las Demandadas son
las personas que figuran como Registrantes, y a su vez proporcionando los datos de
contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
La OMPI realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de
Requisitos Formales” a la Demanda, confirmando que ésta cumplía con los requisitos
formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.
Con fecha 1° de junio de 2006, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A
y 4.A del Reglamento, la OMPI envió adecuadamente vía correo electrónico y en
documento original a través de correo expreso, tanto a las Demandadas como al
Registrador, una “Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento
Administrativo”, adjuntando copia de la demanda y confirmando la iniciación formal de
este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del
Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término
para la presentación de la contestación a dicha demanda en fecha no posterior
al 21 de junio de 2006. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la
notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente a la Demandada que si no
enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como
no personado en el procedimiento.
El 19 de junio de 2006, la Demandada presentó su escrito de contestación a través de
correo electrónico y el 23 de junio de 2006, en documentos originales. La Demandada
presentó diversas solicitudes de aclaración de fechas 13 de junio del 2006, 14 de
junio del 2006, 15 y 16 de junio del 2006. Un acuse de recibo del escrito de
contestación fue enviado a la Demandada por la OMPI el 26 de junio de 2006.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política, el
Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Con fecha 27 de junio de 2006, el suscrito recibió la invitación para participar como
Panelista Único en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de
referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 29 de junio de 2006, a la
OMPI la Declaración de Aceptación para participar como Panelista y la Declaración de
Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.
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El 3 de julio del 2006, la OMPI envió a las partes Demandante y Demandada una
Notificación de Nombramiento del Grupo Administrativo de Expertos (Panel
Administrativo) y de Fecha Proyectada para la Emisión de la Decisión correspondiente,
designando al Señor Pedro W. Buchanan Smith como Panelista Único y señalando
el 17 de julio de 2006, como la fecha para la emisión de la decisión del Panel,
notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. En la misma
fecha, la OMPI transfirió el expediente del caso al suscrito Panelista.
El Panel designado ha determinado de manera independiente y coincide con la
evaluación de la OMPI, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento, y la demanda se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de
la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.
Este Panel considera que la demanda fue debidamente notificada al titular registrado del
nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y
conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de
Nombre de Dominio del Registrador.
El Panel no ha recibido ningún requerimiento de la Demandante ni de la Demandada
respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Panel
no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o
documentos adicionales. Por lo tanto, el Panel ha decidido proceder bajo la usual
naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre
nombres de dominios.
El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del
Reglamento.
4.
Antecedentes de Hecho
El nombre de dominio objeto de la controversia fue registrado por las Demandadas el
28 de abril de 2005 ante el Registrador.
Por su parte la Demandante es titular del nombre de dominio <shurtape.com> creado el
5 de septiembre de 1996 y empleado para la difusión de la fabricación,
comercialización y venta de cintas adhesivas. La Demandante fabrica y comercializa
sus productos en México desde hace 13 años aproximadamente.
La Demandante es titular de la marca SHURTAPE empleada para distinguir cintas
adhesivas ordenadas en la clase 17 internacional, misma que le fue concedida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 5 de noviembre de 1993.
Que al pretender dar de alta el nombre de dominio <shurtape.com.mx> la Demandante
se percató de que dicho nombre de dominio ya estaba asignado para promover la venta
de productos como los que fabrica, relacionados con cintas adhesivas, por lo que es
evidente que las actividades que se promueven en el nombre de dominio controvertido,
coinciden con aquellas que realiza la Demandante.
Que con fecha 15 de septiembre de 2005, la Demandante envió una carta a las
Demandadas, haciendo de su conocimiento la existencia de derechos previos respecto
de la denominación Shurtape, derivados del registro marcario que detenta en México,
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así como también, en los Estados Unidos de América y otros países del mundo.
Que en dicha carta se señaló a las Demandadas que al promover la venta de adhesivos
en su nombre de dominio <shurtape.com.mx>, se violan los derechos marcarios
propiedad de la Demandante, pues se produce confusión en el público consumidor, por
lo que se le solicitó el inmediato cese del nombre de dominio de referencia o su
transferencia a la Demandante, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna por
parte de las Demandadas
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante sostiene que:
A. El nombre de dominio es idéntico hasta el punto de resultar engañoso con
respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene
derechos.
Que el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, creado el 28 de abril de 2005, es
gráfica y fonéticamente idéntico a la marca registrada ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial No. 445,837 SHURTAPE, propiedad de Shurtape Technologies,
LLC. (antes denominada Shurtape Technologies, INC.) concedida el 5 de noviembre de
1993 y empleada para distinguir cintas adhesivas ordenadas en la clase 17 internacional.
El nombre de dominio en disputa resulta idéntico al nombre de dominio
<shurtape.com> propiedad de Shurtape Technologies, LLC., creado el 5 de septiembre
de 1996 y empleado para la difusión de la fabricación, comercialización y venta de
cintas adhesivas identificadas con la marca Shurtape.
Que resulta intrascendente la adición del nivel secundario (por sus siglas en inglés
gTLD) “.com” y del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD)” .mx”, como
elemento de distinción del nombre de dominio en disputa, respecto de los citados
derechos de propiedad industrial de Shurtape Technologies, LLC., pues la adición de un
nombre de dominio genérico de nivel superior carece de significación para distinguir un
nombre de dominio respecto a una marca, pues no cumple con la función de identificar
a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios.
La marca propiedad de la Demandante cuenta con las siguientes características:
Nº 445837 SHURTAPE, expedida el 5 de noviembre de 1993, para distinguir todos los
productos comprendidos en la clase 17 del Nomenclátor Internacional, y que de manera
general se describen como sigue: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y
productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos en materias
plásticas semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar;
tubos flexibles no metálicos.
La Demandante cuenta con la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com>
registrado ante Network Solutions con fecha 5 de septiembre de 1996.
Por lo anterior, en razón de que el nombre de dominio <shurtape.com.mx> fue creado
el 28 de abril de 2005, y al ser idéntico a la marca de productos así como al nombre de
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dominio respecto de los cuales Shurtape Technologies, LLC., tiene derechos exclusivos,
han quedado debidamente acreditados los extremos previstos en el Artículo 1 (a)(i) de
la Política, consistente en que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a una
marca de productos registrada y respecto de la cual, la Demandada tiene derechos
exclusivos.
B. Las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos respecto del nombre o
de los nombres de dominio.
Que las Demandadas carecen de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de
dominio, en razón de que la Demandante no los autorizó a utilizar la marca Shurtape ni
tienen derecho de propiedad intelectual alguno sobre dicha denominación en México.
Que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio <shurtape.com.mx>, en la medida en que no podrá justificar razón legítima
alguna para adoptarlo, pues no cuentan con la titularidad de ningún registro marcario
con ese vocablo, ni mucho menos, de uno que ostente una fecha legal anterior al
5 de noviembre de 1993, fecha en la que se concedió a la Demandante el registro
No. 445837 Shurtape.
Que la fecha de creación del dominio <shurtape.com.mx>, corresponde
al 28 de abril de 2005; así como también, al resultado de la búsqueda de antecedentes
fonéticos realizada en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
y que se acompañó como Anexo 6, de la que se advierte claramente que al día de hoy,
no existe ningún derecho de propiedad industrial respecto de la denominación Shurtape,
a favor de las Demandadas.
Que las Demandadas no se encuentran utilizando de manera legítima el nombre de
dominio <shurtape.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos.
Que las Demandadas han tratado de aprovechar el prestigio de la Demandante en cuanto
al posicionamiento de la marca SHURTAPE en el mercado, pues desde el año de 1993,
la Demandante ha logrado posicionar la denominación Shurtape al amparo del registro
marcario Nº 445837 SHURTAPE, desarrollando de manera pacífica y continua las
actividades comerciales y de difusión por diversos medios, entre ellos, el sitio de
Internet identificado con el nombre de dominio <shurtape.com> creado desde
el 5 de Septiembre de 1996.
Que el hecho de que las Demandadas incluyan en la página de Internet
<shurtape.com.mx>, un apartado especial para realizar pedidos y comercialización de
cintas adhesivas identificadas con la marca SHURTAPE, es el indicativo de que el uso
que le da a dicho nombre de dominio es eminentemente comercial, además de ilegítimo
y desleal, por confundir a los consumidores al pretender que asocien dicho sitio así
como los productos que por ese conducto se ofrecen, con aquellos identificados con la
marca registrada No. 445837 SHURTAPE propiedad exclusiva de la Demandante, los
cuales a saber, son iguales y/o íntimamente ligados.
Que las Demandadas en el nombre de dominio <shurtape.com.mx> se señala como
causante de los productos que se ofrecen bajo la denominación Shurtape, a una empresa
denominada Shurtape de México, lo que sin lugar a dudas descubre la intención del
titular de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en
cuestión es auspiciado por una sucursal mexicana de la Demandante, y por consiguiente
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que los productos que ahí se ofrecen, son los mismos que a lo largo de 13 años la
Demandante ha posicionado en el Mercado Mexicano .
C.
El nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.
Que las Demandadas solicitaron el registro del nombre de dominio para aprovecharse
del prestigio que hoy por hoy distingue en México a los productos que bajo esa
denominación manufactura y comercializa la Demandante, y con el principal propósito
de impedir a la Demandante en su carácter de titular exclusiva del registro No. 445837
SHURTAPE, que refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente al código
territorial de este país.
Que el nombre de dominio bajo disputa presenta un contenido destinado a difundir la
venta y comercialización de cintas adhesivas bajo la marca SHURTAPE, según se
puede constatar al ingresar a la dirección <shurtape.com.mx> que corresponde al
nombre de dominio en disputa.
Que efectivamente el nombre de dominio <shurtape.com.mx> se utiliza para ofrecer vía
Internet, cintas adhesivas bajo el auspicio de la marca SHURTAPE propiedad de la
Demandante, misma que ha sido posicionada en el comercio mexicano durante los trece
años de vigencia en México del registro No. 445,837 SHURTAPE, por tanto, el público
consumidor que consulta la página de Internet bajo el nombre de dominio en disputa, es
inducido a error o confusión en cuanto a la empresa que fabrica y comercializa los
productos que en dicho sitio se publicitan.
Que de la lectura del texto de la página a la que nos dirige el nombre de dominio
controvertido; en ella se advierten semejanzas no solamente gráficas, sino de
contenido, que evidencian la mala fe del titular al solicitar y usar el nombre de dominio
que se impugna.
D.
Semejanzas Gráficas y de Contenido.
Que destaca principalmente el empleo de la denominación Shurtape en la página de
inicio del nombre de dominio <shurtape.com.mx>, misma que se reproduce con la
misma tipografía y el mismo color empleado en el nombre de dominio <shurtape.com>,
propiedad de la Demandante.
Que en la página identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>,
particularmente en el apartado denominado “Empresa”, se advierte la reproducción
exacta de una imagen evidentemente tomada de la página de inicio y de aquella
denominada Company Profile, ambas incluidas en la página web del nombre de
dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante, en la que se aprecian unos
lentes color negro enmendados con cinta adhesiva en la parte lateral izquierda del
observador, reposando sobre unas hojas de trabajo.
Que dicha reproducción es exacta, lo que nuevamente pone en evidencia la intención de
las Demandadas de relacionar su producto con el de la Demandante, e incluso, de
ostentarse como filial de esta última en México para favorecer la comercialización de
productos en un actuar de mala fe.
Que en la página identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>,
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particularmente en el apartado identificado con el nombre de “Contacto”, se advierte la
disposición de diversas celdas con el propósito de realizar pedidos de producto por ese
conducto, situación que a su vez se emplea de la misma forma por la página
<shurtape.com>, en la pestaña denominada “Contact us”, lo que conduce nuevamente a
concluir que la disposición de datos de la página del Titular, no puede estimarse como
caprichosa, ni mucho menos creativa y novedosa, pues obedece a una clara imitación
del contenido de la página <shurtape.com>, creada con anterioridad por la Demandante.
Que en la página identificada con el nombre de dominio <shurtape.com.mx>,
particularmente en el apartado identificado con el nombre “Productos”, se reproducen
las mismas imágenes de cintas adhesivas que a su vez, se plasman en el apartado “New
Products” del nombre de dominio <shurtape.com>, propiedad de la Demandante,
situación que además de demostrar que la presentación de los propios productos es
tendenciosa y engañosa, demuestra la intención de las Demandadas de propiciar una
confusión en los consumidores al grado de que éstos relacionen sus productos con los
que elabora y comercializa la Demandante.
Que al analizar el contenido de la página web <shurtape.com.mx>, se advierte la
traducción fiel al español, del texto en inglés que contiene la página <shurtape.com>,
propiedad de la Demandante, y por consiguiente, la intención del Titular de hacer creer
al consumidor que su sitio es auspiciado por una empresa extranjera que recientemente
se asentó en nuestro país para suministrar bajo el nombre Shurtape de México, cintas de
empaque (canela y transparente), masking tape (cinta para enmascarar), duct tape (cinta
para ductos) y cinta para oficina (cinta tipo diurex), generando la idea en los
consumidores de que existe una filial en nuestro país.
Que el punto medular al que se debe atender para confirmar la mala fe de la demandada
al obtener el nombre de dominio que se impugna, se refiere a que tanto los gráficos,
como los textos que se incluyen en el sitio <shurtape.com.mx>, reproducen aquellos
que desde 1996 caracterizan el sitio <shurtape.com> propiedad de la Demandante, con
lo que las Demandadas evidentemente pretenden confundir al consumidor al asociar
ambas compañías.
Que por lo anterior, es evidente que con la existencia del nombre de dominio
controvertido se ha perturbado la actividad comercial de la Demandante pues los
consumidores acuden a la página <shurtape.com.mx> y realizan pedidos de productos
asumiendo que se trata de aquellos fabricados al amparo de la marca registrada
No. 445,837 SHURTAPE.
Que bajo este contexto, salta a la vista que al utilizar el nombre de dominio
<shurtape.com.mx>, con una imagen idéntica a la de Shurtape Technologies, LLC., las
Demandadas han intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios
de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca
de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio
Web de las Demandadas o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en
el sitio Web de las Demandadas o en su sitio en línea, pues además de utilizar la marca
registrada de la Demandante para productos idénticos a los que ésta distingue, induce a
concluir que es un sitio auspiciado por la empresa Shurtape en México, incitando a los
consumidores a comprar por ese conducto y por ende, atrayendo indebidamente la
clientela de la Demandante.
B.
Las Demandadas
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Que con fecha 12 de marzo de 2001, el señor Sergio Rodolfo Camelo Basto solicito y
posteriormente obtuvo el día 29 de mayo de 2001 ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial el registro de la Marca NO. 700226 SHURTAPE, para proteger
Cintas Adhesivas al amparo de la Clase 16 Internacional. Que dicha marca fue cedida a
Profesional Packaging, S.A. de C.V., de la cual la Demandada es accionista y
administrador.
Que Profesional Packaging, S.A. de C.V. quien ha venido comercializando cintas
adhesivas desde el año del 2004.
La marca propiedad de la Empresa Shurtape Technologies, LLC. No. 445837 fue
registrada para productos pertenecientes a la Clase 17 Internacional y la marca
No. 700226 SHURTAPE fue registrada y concedida para amparar: Cintas Adhesivas
para Empaques y Otras, productos pertenecientes a la Clase 16 del mismo clasificador,
por lo que existen ambas marcas en el mercado.
El nombre de dominio <shurtape.com.mx> fue solicitado para la comercialización de
Cintas Adhesivas de la marca SHURTAPE, esto es, bajo una marca de la cual es titular
la Demandada debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de Propiedad
Industrial, por lo que cuenta con el derecho que confiere la titularidad de la marca, para
poder hacer uso de ella y crear y usar un Nombre de Dominio bajo la denominación
“Shurtape” agregándole el ccTLD .MX, titular de este también tal y como lo establecen
las Políticas Generales de Nombre de Dominio, las cuales definen al Contacto
Administrativo como el responsable del nombre de dominio, usuario y titular.
Que en ningún momento el nombre de dominio bajo disputa fue creado para engañar al
consumidor, puesto que cuenta con todo el derecho que le confiere la Ley de la Materia
en Propiedad Industrial de México, para hacer uso de la marca registrada de la manera
en que mejor convenga a su empresa y clientes, por lo que creó su Nombre de Dominio
con su ccTLD .MX.
Que al ser accionista y administrador de Profesional Parking, S.A. de C.V., quien es
titular de los derechos sobre la marca SHURTAPE que ampara productos
pertenecientes a la Clase 16, cuenta con un derecho real y legítimo para utilizar la
marca SHURTAPE, como el nombre de dominio materia del presente procedimiento
por ser titular de ambos registros.
Que al ser titular de una marca de productos debidamente registrada y surtiendo todos
sus efectos legales, cuenta con el mismo derecho que tiene la Demandante y por lo
tanto, resulta inaplicable el precepto para la actualización de la cancelación o
transmisión de la titularidad del registro del nombre de dominio bajo disputa, ya que de
ser así, se estaría trasgrediendo el derecho de titularidad y nombre de dominio de su
marca registrada.
Que independientemente de la fecha de creación de los nombres de dominio en pugna,
la Demandante, no cuenta con el derecho exclusivo de la marca SHURTAPE, puesto
que existe el registro de marca de las Demandadas (sic), razón por la cual no
corresponde que la Demandante invoque un reconocimiento previo y exclusivo en aras
de su marca cuando no es exclusiva ésta.
Que niega que en su sitio de Internet aparezca que pertenece a una empresa denominada
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Shurtape de México. Asimismo, niega que se pretenda engañar o crear en la mente del
público consumidor una idea equivocada con la intención de empañar la marca de
productos que comercializa.
Que por contar tanto la Demandante como las Demandadas con derechos de marca,
pueden subsistir en el mercado posicionando sus productos por el derecho que nos
confiere el ser titulares cada uno de su marca. Que en ningún momento registró su
nombre de dominio para impedir que un tercero, que al igual tenga derechos, haga uso
de ellos.
Que el nombre de dominio de las Demandadas es previo y de buena fe.
Que la Demandante debe contar con todos los derechos reservados de las imágenes que
muestra en su página, en caso de haber sido creada especialmente para su sitio para
alegar las semejanzas gráficas y de contenido entre los dos sitios Web.
6.
Debate y conclusiones
El Panel considera que la Demandada, al registrar el nombre de dominio en disputa con
una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, se
obligó a quedar sometida con todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro
de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política
pertinente, y particularmente se obligó a quedar obligado bajo las Políticas Generales de
Nombres de Dominio, las Políticas, el Reglamento y el Reglamento Adicional
(incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas
que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor
de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto
de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas
arriba mencionadas, y este Panel tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
Adicionalmente, el Panel considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de
Registro arriba mencionado, la Demandada convino y garantizó, que ni el registro de su
nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de
dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para
resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del
nombre de dominio de la Demandada podrían ser suspendidos, cancelados o
transferidos.
Asimismo, el Panel particularmente considera que es esencial a los procedimientos de
solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.
Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente la Demandada, en este
caso, sean debidamente notificados de los procedimientos iniciados en su contra; que
las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus
derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento y la integración
de este Panel se realicen adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas
de la designación de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este
procedimiento administrativo.
En el caso objeto de este procedimiento, el Panel esta satisfecho de que el presente
procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos
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apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de
la presentación de la demanda, la integración de este Panel y del inicio del presente
procedimiento, otorgando a la parte Demandada su debido derecho para contestar.
Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.
En los términos del artículo 1.a. de la Política la Demandante debe probar la presencia
de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte
Demandada, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de
productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen
o reserva de derechos sobre la que la Demandante tiene derechos; ii) que la parte
Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y,
iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Panel encuentra que la totalidad de la marca SHURTAPE de la Demandante se
encuentra incluida en el Nombre de Dominio de la Demandada, adicionada
exclusivamente con el “.com.mx”. La adición de dicha frase no es descriptiva y no
altera el valor de la marca representada en el Nombre de Dominio. Adicionalmente, el
“.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de
dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria,
caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una
marca.
La Demandada señaló sin acreditar, que era propietaria de la marca mencionada. En
éste sentido solo evidenció como titular de la marca SHURTAPE bajo la Clase 16
Internacional a la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. Tampoco acredito tener
derecho al uso legítimo de ninguna de las marcas”.
Adicionalmente, que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico al nombre de
dominio <shurtape.com> propiedad de la Demandante, creado con anterioridad al
registro del nombre de dominio bajo disputa y empleado para la difusión de la
fabricación, comercialización y venta de cintas adhesivas identificadas con la marca
SHURTAPE.
Este Panel considera que la Demandante tiene derechos sobre la marca SHURTAPE, y
que esta marca es idéntica al nombre de dominio bajo disputa registrado por la
Demandada.
B.
Derechos o intereses legítimos
Adicionalmente, este Panel considera que no existe indicación de que la Demandada
tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio; que es
cuestionable la utilización por parte de la Demandada del nombre de dominio
<shurtape.com.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios,
como lo contempla el artículo 1.c.i de la Política; que la Demandada no es
comúnmente conocida por el nombre de dominio como lo establece el artículo 1.c.ii de
la Política; que la Demandada al utilizar el nombre de dominio <shurtape.com.mx>
pretende crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en
cuestión es auspiciado por la Demandante, y por consiguiente que los productos que ahí
se ofrecen, son los mismos que los de la Demandante, por lo que la parte Demandada
no esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin
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intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro, como
lo establece el 1.c.iii de la Política, y particularmente por las semejanzas gráficas y de
contenido que tiene el nombre de dominio bajo disputa con el nombre de dominio
<shurtape.com> del cual con anterioridad ha sido titular la Demandante.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Asimismo, este Panel encuentra que la parte Demandada ha registrado y usado el
nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1.b.iv de la Política, en virtud de que, de la información y
documentación presentada por la Demandante, la parte Demandada ha registrado y
usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente al utilizarlo de manera
intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio
Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en
cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web de las Demandadas
o de los productos o servicios que figuran en el sitio Web de las Demandadas.
En resumen, este Panel considera que la Demandante presentó información y
documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el
nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la
adquisición del nombre de dominio bajo disputa por la parte Demandada.
Finalmente, se hace constar en la presente que este Panel no tiene conocimiento de que
las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión
de la presente decisión por el Panel y que eventualmente pudiera afectar o dar bases
para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo
prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Panel no tiene conocimiento de la
existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte
o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el
nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.
7.
Decisión
En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos
formales para este tipo de procedimientos de disputa de nombres de dominio, así como
a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la
confirmación concluyente de la presencia de cada uno de los elementos contemplados
en el artículo 1.a. de la Política, y en base en las manifestaciones y documentos que
fueron presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento, el Reglamento
Adicional, y demás principios legales y reglas aplicables, tal y como lo dicta el artículo
19 del Reglamento, este Panel decide:
(1)
que el Nombre de Dominio registrado por las Demandadas es idéntico a la
marca SHURTAPE sobre la que la Demandante tiene derechos;
(2)
que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos algunos con
respecto al Nombre de Dominio <shurtape.com.mx>; y,
(3)
que el Nombre de Domino <shurtape.com.mx> ha sido registrado y esta
siendo utilizado de mala fe por la parte Demandada.
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En virtud de lo anterior, el Panel requiere, que el nombre de domino
<shurtape.com.mx>, sea transferido a la Demandante, Shurtape Technologies, LLC., tal
y como ha sido solicitado.
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Pedro W. Buchanan Smith
Panelista Único
Fecha: 18 de julio de 2005
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