DMX2005-0005

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
v. Willie Coss y León Orozco
Caso No. DMX2005-0005
1.
2.
3.
Las Partes
1.1
El Promovente en este procedimiento administrativo es el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en la Ciudad de
México, D.F. representado por José Juan Méndez Cortes.
1.2
Los Titulares son los señores Willie Coss y León Orozco con domicilio en Edo.
de México, México.
El Nombre de Dominio y el Registrador
2.1
El nombre de dominio objeto de la presente controversia es <infonavit.com.mx>
(el “Nombre de Dominio”).
2.2
El registrador del Nombre de Dominio es el Network Information Center México
S.C. (“NIC-México”)
Iter Procedimental
3.1
El 10 de agosto de 2005, se recibió por el Centro de Arbitraje y Mediación de la
OMPI (el “Centro”) una solicitud de resolución de controversia relativa a
nombres de dominio (la “Solicitud”) de conformidad con la Política de Solución
de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “LDRP”) y el
Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).
3.2
En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento,
el 12 de agosto de 2005 el Centro requirió al NIC-México proporcionara y/o
corroborara la información de la Solicitud, con base en la información contenida
en su base de datos WHOIS, relacionada con el Nombre de Dominio.
página 1
4.
3.3
El mismo 12 de agosto de 2005, NIC-México dio respuesta al referido
requerimiento, confirmando que el Titular es la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo,
técnico y de facturación.
3.4
A solicitud del Centro y siguiendo las observaciones del NIC-México,
23 de agosto de 2005, el Promovente modificó la Solicitud, enviándola de nueva
cuenta al Centro.
3.5
El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la LDRP, el
Reglamento, y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”),
De conformidad con los Artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento
el 30 de agosto de 2005. De conformidad con el Artículo 5.A del Reglamento, el
plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de septiembre de 2005.
3.6
Cumplido el término, y en virtud de que el Titular no dio contestación
correspondiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia
de contestación a la Solicitud el 30 de septiembre de 2005.
3.7
El Centro nombró a Sergio Rodríguez Castillo como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos (el “Panelista Único”) el día 11 de octubre de 2005,
recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el Artículo 9 del Reglamento. El Panelista Único considera que
su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento establecido por la
LDRP.
3.8
El Centro ha mantenido a las partes informadas del procedimiento. Tomando en
cuenta que ambas partes han tenido oportunidad justa y equitativa de exponer su
caso, se notificó a las partes el 23 de Octubre de 2005 el cierre del procedimiento
de resolución de controversias. Pasándose en consecuencia a la etapa de
resolución a efecto de remitir al Centro, en el tiempo y forma establecidos por el
propio Reglamento, la versión preliminar de esta decisión dentro del plazo que al
efecto dispone el artículo 20 del propio Reglamento.
3.9
Conforme el Artículo 13.A del Reglamento, el idioma aplicable al procedimiento
administrativo en que se actúa y la presente decisión es el español, siendo este
último el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.
Antecedentes de Hecho
4.1
La siguiente narración de hechos se desprende de las declaraciones vertidas en la
Solicitud y datos proporcionados por NIC-México. Debido la ausencia de
contestación por parte del Titular, estos hechos se consideran no controvertidos.
4.2
El Promovente es un organismo de servicio social del Estado Mexicano, cuyo
objeto es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, así como
establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores
mexicanos obtener un crédito barato y suficiente, para la adquisición en
propiedad de habitaciones, la construcción, reparación, ampliación o
mejoramiento de sus habitaciones así como coordinar y financiar programas de
página 2
construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los
trabajadores.
4.3
El Promovente existe desde el 24 de abril de 1972.
4.4
El Promovente es titular de los siguientes registros de marca con la denominación
“INFONAVIT” (las “Marcas Registradas”) vigentes en México, registrados ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):
4.4.1 Denominación:
No Registro:
Clase:
Fecha legal:
Fecha de primer uso:
Fecha de Concesión:
INFONAVIT
531,768
36
Agosto 20, 1996
Abril 24, 1972
Septiembre 24, 1996
4.4.2 Denominación:
No Registro:
Clase:
Fecha legal:
Fecha de primer uso:
Fecha de Concesión:
INFONAVIT
531,769
37
Agosto 20, 1996
Abril 24, 1972
24 de Septiembre de 1996
4.4.3 Denominación:
No Registro:
Clase:
Fecha legal:
Fecha de Concesión:
INFONAVIT (Y DISEÑO)
462,315
36
Febrero 25, 1994
1 de Junio de 1994
4.5
Todas las Marcas Registradas son previas a la creación del Nombre de Dominio.
4.6
El Promovente utiliza el acrónimo “Infonavit” para identificarse. El uso de dicho
acrónimo se remonta a 1972, año de registro del Promovente.
4.7
La palabra “Infonavit” no es una palabra que tenga en sí misma un significado en
el idioma español, ni es descriptiva de productos o servicios específicos.
4.8
Según se desprende de la base de datos WHOIS de NIC-México, el Nombre de
Dominio fue creado el 12 de diciembre de 2002.
4.9
El Nombre de Dominio resuelve a un sitio de Internet en cuya primera página se
lee INFORMACIÓN NUTRICIONAL, ALIMENTARIA Y VITAMINAS,
aparentemente un sitio con información sobre alimentación, salud, nutrición,
dietas, etc.
4.10 Del título mencionado en el numeral anterior, en el sitio de Internet al que
resuelve el Nombre de Dominio, conviene destacar lo siguiente:
4.10.1 De la palabra INFORMACIÓN, las letras “INFO” se encuentran en
cursivas;
4.10.2 De la palabra NUTRICIONAL, la letra “N” en cursiva;
4.10.3 De la palabra ALIMENTARIA la letra “A” en cursiva, y
página 3
4.10.4 De la palabra VITAMINAS, las letras “VIT”.
4.11 De la unión unir los vocablos en cursiva antes indicados, se forma la palabra
“INFONAVIT”.
5.
Alegaciones de las Partes
5.1
El Promovente
5.1.1 El Promovente argumenta que el Nombre de Dominio es idéntico gráfica,
fonética e ideológicamente a las Marcas Registradas.
5.1.2 El Promovente afirma que la palabra “Infonavit” relacionada con sus
actividades, es sumamente conocida e identificada por todos los sectores
que integran la sociedad Mexicana, debido a la función que desempeña,
misma que quedó descrita en el numeral 4.2, misma que han tenido fuerte
penetración en todo el sector laboral mexicano durante los más de 30 años
que lleva operando desde su creación.
5.1.3 El Promovente niega categóricamente que el Titular del Nombre de
Dominio tenga derechos o intereses legítimos respecto del mismo.
5.1.4 Considerando que la palabra “Infonavit” no tiene significado en español,
el Promovente argumenta que resultaría por demás extraordinario,
inverosímil y absurdo imaginar que el registro del Nombre de Dominio
por parte del Titular obedece al resultado de una actividad creativa, como
resultado de la casualidad y que después de establecer como encabezado
en la página web a que resuelve el mismo, como INFORMACIÓN
NUTRICIONAL, ALIMENTARIA Y VITAMINAS, se le ocurrió resaltar
en cursivas las letras “INFO”; “N”; “A” y “VIT”.
5.1.5 El Promovente señala que las Marcas Registradas tienen fuerte presencia
en México. Para demostrarlo, acompaña una búsqueda realizada en el
motor de búsqueda GOOGLE, en donde al teclear la palabra “Infonavit”,
arroja un resultado de aproximadamente ciento ochenta y tres mil páginas
que incluyen dicha palabra, aclarando que todos y cada uno de dichos
resultados hacen referencia al Promovente. Concluyendo que sería
extraordinario pensar que el Titular, quién tiene domicilio en México, no
tuviera conocimiento de la existencia del Promovente como un organismo
público de interés social, o que desconociera que el mismo utiliza la
palabra “Infonavit”, para identificarse e identificar los servicios que
presta.
5.1.6 El Promovente presenta diversos argumentos basados en la Ley de la
Propiedad Industrial vigente en México. Por motivos que explicaremos en
la sección conducente, dichos argumentos no son tomados en
consideración por este Panelista Único.
5.1.7 El Promovente afirma que el Nombre de Dominio fue registrado por el
Titular de mala fe, para impedirle acceder al mismo en Internet, y reflejar
en él las Marcas Registradas. En opinión del Promovente la elección de la
palabra “Infonavit” por parte del Titular, no es un acto fortuito, sino un
claro afán de crear un perjuicio al Promovente.
página 4
5.1.8 Mas aún, continúa el Promovente, dicho Nombre de Dominio, provoca
confusión entre los usuarios de Internet, mismos que pueden ser atraídos
al sitio del Titular, no para buscar información referente a nutrimentos
alimenticios o vitaminas, sino los servicios de interés social que presta el
Promovente. Con ello, concluye el Promovente, el Titular aprovecha de
manera dolosa el prestigio y reputación sostenido por las marcas del
Promovente, adquiriendo un beneficio del cual carece derecho.
5.2
6.
El Titular
5.2.1
El Titular omitió dar respuesta a la Solicitud, incumpliendo con ello con
el requisito establecido por el Artículo 5.B.i del Reglamento.
5.2.2
El Titular no dio contestación a las afirmaciones del Promovente
respecto de la identidad entre el Nombre de Dominio y las Marcas
Registradas.
5.2.3
El Titular no dio contestación a las afirmaciones del Promovente
respecto de inexistencia de derecho o interés legítimo respecto del
Nombre de Dominio.
5.2.4
El Titular no dio contestación a las afirmaciones del Promovente sobre la
mala fe del Titular en el registro y/o uso del Nombre de Dominio.
Análisis y Conclusiones
6.1
El Panelista Único considera que, no obstante el Nombre de Dominio fue
registrado el 12 de diciembre de 2002, antes de la entrada en vigor del actual
LDRP, toda vez que el Titular no realizó manifestación alguna cuando estas
entraron en vigor, en Junio de 2004, quedó sujeto a las mismas. Por lo tanto, la
disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de las
Políticas Generales de Nombres de Dominio, la LDRP y su Reglamento, y este
Panel tiene jurisdicción para decidir esta disputa.
6.2
El Artículo 5.E del Reglamento, establece que, si el Titular no presenta un escrito
de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el
grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la Solicitud. El
Panelista Único considera que en el presente procedimiento, existe suficiente y
adecuada evidencia de que el Centro ha observado y cumplido los requisitos
procesales establecidos en el LDRP y su Reglamento, incluyendo la debida
notificación al Titular del inicio del procedimiento, así como la justa y razonable
oportunidad para contestar, ejercitar sus derechos y presentar su Contestación,
habiendo optado libremente por no contestar.
6.3
De conformidad con lo preceptuado por el Artículo 1.a de la LDRP, para
prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de
dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de cada uno de los
siguientes casos:
(i)
El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con
respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial
registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el
promovente tiene derechos; y
página 5
(ii)
El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre
de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
6.4
Si bien la existencia de la conjunción copulativa “y” lo hace evidente, vale la
pena enfatizar que el Artículo 1.a del LDRP requiere que el Promovente
demuestre a satisfacción del Panelista Único, los tres elementos requeridos para la
actualización del supuesto.
6.5
No obstante el Titular no dio respuesta a la Solicitud ni ha objetado las
aseveraciones del Promovente, el Panelista Único procederá a examinar la
evidencia y argumentos presentados por el Promovente, a fin de verificar si
cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 1.a de la LDRP.
6.6
Identidad o Similitud en Grado de Confusión
6.6.1 Es claro que marcas registradas y nombres de dominio tienen naturaleza jurídica
distinta; por ello, es discutible la conveniencia y/o viabilidad de hacer uso de
argumentos legales aplicables a las primeras en este tipo de procedimientos.
No obstante, dichos argumentos son innecesarios en el presente caso, toda vez
que, en opinión del Panelista Único, es evidente a simple vista que el Nombre
de Dominio es idéntico fonética y gramaticalmente a las Marcas Registradas.
Único elemento necesario demostrar para cumplir con lo requerido por la
LDRP.
6.6.2. Asimismo, es pertinente observar que las Marcas Registradas fueron solicitadas
y obtenidas varios años antes de la creación del Nombre de Dominio.
6.6.3 Como correctamente señala el Promovente, para evaluar tal igualdad, se deben
ignorar los prefijos “www” o sufijos correspondiente al nivel del nombre de
dominio (sea ccTLD como en el caso que nos atañe, o gTLD). Múltiples
panelistas hemos concordado en esto, al grado que es posible considerarlo
(si bien no de forma absoluta) un tema de explorado derecho.
6.6.4 Por lo anteriormente expuesto, este Panelista Único determina que el Nombre de
Dominio es idéntico a las Marcas Registradas del Promovente, con lo que queda
acreditado el primer elemento requerido en el Artículo 1 de la LDRP.
6.7
Interés Legítimo respecto del Nombre de Dominio
6.7.1 El Promovente presenta múltiples argumentos para mostrar la falta de interés
y/o derecho del Titular sobre el Nombre de Dominio. Algunos de tales
argumentos, no se encuentran sustentados con elementos probatorios, sino
exclusivamente en presunciones. Lo anterior no es de sorprender, pues la
redacción misma de la LDRP, pero sobre todo del Artículo 3.b. viii.2 del
Reglamento, parecen sugerir que el Promovente tiene la obligación de probar
hecho negativos, lo cual es imposible. Este Panelista Único esta de acuerdo con
el criterio expresado por múltiples paneles, que consideran que en este punto en
particular, la carga de la prueba se revierte al Titular, quien tiene la obligación
de demostrar su interés legítimo en el Nombre de Dominio.
6.7.2 La LDRP, estable en su Artículo 1.c de manera enunciativa circunstancias que
le permiten al Titular demostrar interés legítimo en el nombre de dominio. A
diferencia del Artículo 1.a, en este caso la LDRP utiliza lenguaje que claramente
página 6
establece que la existencia de cualquiera de estas circunstancias, será suficiente
para tal demostración.
6.7.3 El Panelista Único considera que el Titular pudo, tal vez con éxito, argumentar
un interés legítimo con base en el uso de los vocablos “INFO”; “N”; “A” y
“VIT” derivados del título “INFORMACIÓN NUTRICIONAL,
ALIMENTARIA Y VITAMINAS”. Sin embargo, el Titular eligió guardar
silencio.
6.7.4 El Titular no presentó ninguna evidencia que acreditara su derecho o interés
legítimo en el Nombre de Dominio. Como se mencionó en el numeral 6.2, de
conformidad con el Reglamento, en ausencia de circunstancias excepcionales, el
grupo de expertos deberá resolver con base en la Solicitud.
6.7.5 Considerando que la carga de la prueba en este punto corresponde al Titular, el
Panelista Único concurre con otros grupos de expertos que, en casos anteriores,
han considerado que la falta de contestación permite presuponer efectivamente
una falta de derecho o interés legítimo en relación con el Nombre de Dominio.
6.7.6 En consecuencia, de conformidad con el Artículo1.a.ii, el Panelista Único
considera que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el
Nombre de Dominio.
6.8
Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe
6.8.1 Tal como ocurre con el inciso c) del Artículo 1 del LDRP, el inciso b) utiliza
lenguaje que deja claro que se trata de un listado enunciativo. De igual manera,
el uso de la conjunción disyuntiva “ó” deja claro que el Promovente sólo
requeriría demostrar uno de estos supuestos contemplados (u otros análogos)
para acreditar la mala fe.
6.9
En opinión del Panelista Único, el Promovente ha proporcionado suficiente
evidencia para concluir que efectivamente las Marcas Registradas y las
actividades del mismo, son ampliamente conocidas en México. Evidencia que no
ha sido impugnada por el Titular.
6.10 El Promovente existe desde 1972, y obtuvo las Marcas Registradas en 1994
y 1996, al menos 5 años antes de la creación del Nombre de Dominio.
6.11 Con base a estos elementos, el Panelista Único considera que hay elementos
suficientes para suponer que el Titular tenía conocimiento de la existencia del
Promovente y el uso de su acrónimo y las Marcas Registradas.
6.12 El Panelista Único encuentra persuasivos los argumentos del Promovente sobre la
improbabilidad de que el Titular haya elegido la palabra “Infonavit” de manera
fortuita y sin conocimiento de la existencia del Promovente. Más bien, parece
que efectivamente el Titular esperaba beneficiarse de forma ilegítima de la
notoriedad del Promovente para atraer tráfico a su sitio de Internet; con la
probabilidad de causar confusión con la denominación del Promovente.
Tal conducta esta considerada como una de las circunstancias que constituyen
prueba de que el registro del Nombre de Dominio se hizo de mala fe.
página 7
6.13 Toda vez que el Promovente ha logrado establecer a satisfacción del Panelista
Único la existencia de mala fe por parte del Titular, es innecesario analizar los
demás argumentos ofrecidos en este sentido en la Solicitud.
6.14 De lo anterior este Panelista Único concluye la existencia de mala fe requerida en
el Artículo 1.a.iii de la LDRP.
7.
Decisión
7.1
Con base en las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, y de
conformidad con el Artículo 1.g de la LDRP así como 19 y 20 de su Reglamento,
el Panelista Único ordena que la titularidad del nombre de dominio,
<infonavit.com.mx> sea transferido al Promovente, Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores.
Sergio Rodríguez Castillo
Panelista Único
25 de octubre de 2005
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