DMX2004-0001

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Berol S. de R.L. de C.V. v. One to One de México, S.A. de C.V.
Procedimiento No. DMX2004-0001
1.
Las Partes
El Demandante en el presente procedimiento es Berol S. de R.L. de C.V. (BEROL), una
empresa constituida y operando de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio
en el Estado de México, México.
El Demandado en este procedimiento es One to One de México, S.A. de C.V. (ONE TO
ONE), una empresa constituida y operando de conformidad con las leyes mexicanas que
tiene su domicilio en el Distrito Federal, México.
2.
Nombre de Dominio y Entidad Registradora
El nombre de dominio objeto de la presente controversia es: <berol.com.mx>.
La Entidad ante la cual se ha registrado el nombre de dominio en disputa es: Network
Information Center México, S.C. (Nic-México), sita en Monterrey, Nuevo León,
México.
3.
Historia Procesal
El 20 de enero de 2004, se recibió vía electrónica por el Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI (en lo sucesivo “el Centro”) una solicitud de resolución de
controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Política de Solución
de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Política LDRP) y el
Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).
En cumplimiento de sus obligaciones bajo la Política LDRP, con fecha
4 de febrero de 2004, el Centro solicitó de la Entidad Registradora la provisión de
información contenida en su base de datos relacionada con el nombre de dominio en
disputa, así como la confirmación de otros datos contenidos en la solicitud. Por su parte,
la Entidad Registradora contestó a dicha comunicación mediante correo electrónico de
igual fecha.
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Posteriormente, el Demandante presentó una solicitud modificada con fecha
3 de marzo de 2004, y el original de la misma junto con cuatro copias fueron recibidas
por el Centro el 12 de marzo de 2004.
Con fecha 16 de marzo de 2004, después de haber examinado la solicitud, el Centro
comunicó a las partes la conformidad de aquella con los requisitos formales previstos en
la Política LDRP y su Reglamento y en consecuencia, según lo dispuesto por el artículo
4.c) del Reglamento de la Política LDRP, el Centro les informó asimismo que el
16 de marzo de 2004, sería considerada como la fecha formal de inicio del presente
procedimiento administrativo. Aunado a lo anterior, a través del mismo comunicado, el
Centro le hizo saber al Demandado su derecho para presentar la contestación a la
solicitud del Demandante en un plazo de 20 días naturales, misma contestación que fue
presentada en tiempo y forma y respecto de la cual se acusó recibo con fecha
5 de abril de 2004, por lo que hace a su remisión electrónica y el 13 del mismo mes y
año por lo que atañe a la recepción de la misma en forma impresa.
Por otra parte, habiendo las partes manifestado su voluntad para que la controversia
fuera decidida por un panel unipersonal y habiéndose cubierto por parte del
Demandante las tasas contenidas en el Reglamento Adicional del Centro, éste último
notificó a las partes la designación del suscrito como Panelista Único en el presente
procedimiento, previa recepción de su correspondiente Declaración de Aceptación,
Imparcialidad e Independencia.
Finalmente, con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de la Política LDRP, el
Panelista Único notificó a las partes mediante comunicación remitida vía electrónica el
14 de mayo de 2004, su decisión de dar por concluido el presente procedimiento,
pasando el expediente a estado de resolución a efecto de emitir la Resolución que en
Derecho corresponda dentro del plazo que al efecto establece el artículo 20 del propio
Reglamento, cuyo término en la especie habría de fenecer el 21 de mayo de 2004.
No obstante haberse producido el Cierre del Procedimiento, con fecha
21 mayo de 2004, el Panel recibió vía electrónica una comunicación por parte de la Lic.
Ana Laura Morales formulando en favor del Demandado una serie de consideraciones
de hecho para ser analizadas por el Panel previo a la emisión de su Decisión.
4.
Antecedentes de Hecho
El Demandante BEROL, es una empresa que tiene por objeto social entre otros, la
fabricación, exportación, importación, adquisición y comercialización de artículos
escolares en general, en el territorio de la República Mexicana.
“Berol” es una marca registrada en México desde 1968 bajo el expediente número
146704 en clase 16 a nombre de Berol Corporation (antes Eagle Pencil Company), una
compañía estadounidense de la cual BEROL es subsidiaria.
El Demandado ONE TO ONE por su parte, es una empresa cuyo objeto social se
describe en los respectivos Estatutos Sociales de forma generalmente aplicable a todas
las empresas en cualquier rama de la industria y el comercio.
De acuerdo con la información contenida en la base de datos WHOIS, con fecha
22 de noviembre de 2001, se registró a nombre del Demandado el nombre de dominio
objeto de esta controversia que había sido solicitado. A este respecto, el Demandado
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manifiesta que el nombre de dominio en cuestión le fue asignado por primera vez el
22 de octubre de 1997, y que la razón por la cual Nic-México tiene registrada en su base
de datos una fecha posterior es que en septiembre de 2001, al no manifestarse por su
parte la intención de pago por la conservación del nombre de dominio en forma
oportuna, el mismo quedó vacante por treinta días, situación que después se restableció
en favor del Demandado luego de haber efectuado el pago correspondiente.
5.
Argumentos de las Partes
A.
Demandante
Los argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su acción de
transferencia del nombre de dominio en controversia son los siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
B.
El nombre de dominio <berol.com.mx> en disputa, es idéntico a la marca “Berol”
sobre la cual BEROL como subsidiaria de Berol Corporation tiene derechos
previos, únicos y exclusivos.
El Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio en controversia ya que no es titular de ningún registro marcario que
ampare la marca “Berol”.
El Demandado solicitó el nombre de dominio y lo viene utilizando de mala fe
desde su asignación ya que en ningún momento desde entonces ha desarrollado
Portal de Internet alguno (encontrándose simplemente un anuncio indicando que
la página se encuentra en construcción), obstaculizando e impidiendo de esta
manera su uso por parte del Demandante.
Al Demandado no le interesa desarrollar ninguna página de Internet sino que lo
único que pretende es vender el registro del nombre de dominio en cuestión al
Demandante.
Demandado
En síntesis, las excepciones y defensas hechas valer por el Demandado son las
siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
No obstante el nombre de dominio en controversia es quizá semejante a la marca
que lleva el mismo nombre y de la cual es titular el Demandante, el primero fue
registrado de manera legítima y de buena fe el 22 de octubre de 1997.
El nombre de dominio objeto de este procedimiento fue registrado conforme a las
reglas que operaban en ese momento, de tal forma que en caso de que las actuales
Políticas Generales de nombres de dominio perjudiquen a su titular, cabe la
excepción a favor del mismo bajo el argumento de que ninguna ley es retroactiva.
Es de extrañarse que el Demandante, siendo una empresa internacional como se
dice, intente obtener el registro del nombre de dominio correspondiente a su
marca, en un dominio <.com.mx> y no en un dominio <.it>
Es ilógico que sea hasta el 2004 que el Demandante pretenda la transferencia del
nombre de dominio en controversia, ya que bien pudo haberlo solicitado
directamente a la Entidad Registradora desde el 1 de febrero de 1989, año en que
nace o se crea Nic-México, o bien en el año 1993 cuando se crearon los
subdominios <.com.mx>
La cesión de derechos del nombre de dominio que solicita el Demandante debe
apegarse a lo dispuesto por los artículos 2031 a 2033 del Código Civil para el
Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal,
cuyos numerales prevén las formalidades que el acto jurídico de cesión de
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derechos habrá de revestir, así como cumplir con el artículo 2084 del propio
ordenamiento que establece la necesidad de satisfacer la contraprestación pactada
en favor del cedente por parte del cesionario.
vi. El Demandado,- asegurando ser una empresa que se dedica a proveer servicios de
Internet-, afirma tener derechos e interés legítimo respecto del nombre de
dominio en controversia en virtud de que lo ha venido utilizando para suministro
de correo a clientes suyos que comercializan productos “Berol”, siendo éstos
aproximadamente 1500.
vii- El derecho e interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio deriva
de los múltiples contratos que tiene celebrados con los clientes a los que les
provee el servicio de correo usando dicho nombre de dominio, y que en caso de
ceder los derechos, estaría incurriendo en penalizaciones establecidas en los
mismos, así como se vería afectado por cancelaciones por parte de muchos de
ellos, repercutiendo así en su patrimonio.
viii. El nombre de dominio que nos ocupa no fue registrado ni usado de mala fe en
virtud de que no es ni nunca ha sido interés del Demandado venderlo a terceros o
incluso al Demandante como falsamente lo manifiesta en su escrito de demanda.
6.
Análisis y Conclusiones
Preliminar
El Panel desea poner de manifiesto que para el análisis de los elementos adelante
señalados, lo mismo que para llegar a la Resolución correspondiente, se consideraron
todos los argumentos aducidos y elementos de prueba ofrecidos por las partes, con
excepción de los señalamientos formulados en favor del Demandado mediante la
comunicación referida en el último párrafo del punto 3 de esta Decisión, en atención a
las consideraciones que enseguida se exponen.
En efecto, este Panel estima ajustado a Derecho su proceder consistente en abstenerse
de considerar el contenido de la comunicación a que se refiere la última parte del
párrafo que antecede debido a cuatro razones principales:
i
ii
La extemporaneidad de la comunicación y su falta de justificación. De una
interpretación sistemática de los artículos 14 y 17 del Reglamento de la Política
LDRP se colige que con posterioridad a la presentación de los escritos de
demanda y contestación, quedará a la sola discreción del Panel admitir la
presentación de otros escritos en que las partes viertan argumentos u ofrezcan
pruebas, con mayor razón si dicha presentación extemporánea se realiza una vez
que se ha cerrado el Procedimiento. En la especie, resulta inadmisible la
presentación el día mismo previsto para la remisión de la Decisión por parte del
Panelista al Centro de Arbitraje y Mediación de la O.M.P.I., que sin justificación
se realiza de un escrito conteniendo alegatos.
La condición de unilateralidad con que se presentó el escrito tardío. Según lo
disponen los numerales 2H y 10 del Reglamento de la Política LDRP, de toda
comunicación que realice una parte deberá correrse traslado simultáneamente a la
otra parte, al Grupo Administrativo de Expertos y al Centro de Arbitraje y
Mediación de la O.M.PI., de tal suerte que se prohíbe cualquier comunicación
unilateral por una de las partes con el Grupo Administrativo de Expertos como
ocurrió en el presente caso. Sentado lo anterior, cabe señalar que de considerarse
por este Panel los señalamientos formulados el 21 de mayo de 2004, en las
condiciones en que se presentaron, se correría el riesgo de dejar en estado de
indefensión al Demandante al negársele la oportunidad de conocer el contenido de
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iii
iv
las alegaciones presentadas y tener la posibilidad de objetarlas, lo que conllevaría
a la apertura de una etapa más en el Procedimiento Administrativo no prevista en
el propio Reglamento de la Política LDRP.
La naturaleza de los señalamientos formulados. Con independencia de lo anterior,
este Panel estima irrelevantes y reiterativas las alegaciones vertidas en favor del
Demandado en cuanto al fondo.
La falta de acreditamiento de la personalidad por parte de la promovente. Por
último, la presentación de los alegatos de mérito resulta improcedente, toda vez
que en su escrito de Contestación de Demanda, el Demandado no faculta a
persona alguna para que en su nombre y representación lo patrocine en el presente
Procedimiento. A mayor abundamiento, es de hacer notar que la Lic. Ana Laura
Morales no acredita la personalidad con que se ostenta.
General
Según lo dispuesto por el Artículo 1a. de la Política LDRP, para que un Demandante
pueda prevalecer en su acción de cancelación de registro o transmisión de la titularidad
del registro de un nombre de dominio, deberá acreditar cada uno de los extremos
siguientes:
i
iii
El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a
una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado,
denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene
derechos; y
El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio;
y
El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
A.
Identidad o Similitud en Grado de Confusión
ii
Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake
Party, Caso OMPI No. D2000-1415, el objeto de este tipo de análisis no es determinar
si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el
campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia causada por el
nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el
nombre de dominio per se se confunde lo suficiente con la marca del Demandante como
para justificar la procedencia de una acción bajo la Política LDRP.
En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de
dominio <berol.com.mx> incluye en su totalidad la marca “Berol” que sirve de base a la
acción incoada por el Demandante.
Al respecto cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definida y repetidamente
establecido que la presencia de dominios (sean de nivel superior genéricos
“gTLDs”como .com o relativos a códigos de países “ccTLDs”como .mx) al obedecer su
existencia a razones técnicas, no constituyen elementos relevantes jurídicamente para
desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véanse por ejemplo:
Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127; Infinity
Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 y Sky
Software Corp. v. Digital Sierra Inc., Caso OMPI No. D2000-0165.
Por lo anterior se concluye que el nombre de dominio en controversia es idéntico a la
marca de que el Demandante se vale para justificar la procedencia de su acción,
actualizándose por tanto la hipótesis contenida en el artículo 1.a inciso i de la Política
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LDRP. A mayor abundamiento, es de destacarse que el Demandado no combate en su
escrito de contestación la conclusión que antecede.
B.
Interés Legítimo respecto del Nombre de Dominio
Con relación a este punto, el Demandante aduce que el Demandado no posee derechos o
intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia ya que no es titular
de ningún registro marcario que ampare la marca “Berol”.
Por su parte, el argumento principal del Demandado sobre este aspecto consiste en
afirmar tener derechos e interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de este
procedimiento en virtud de que lo ha venido utilizando para suministro de correo a
clientes suyos que comercializan productos “Berol”.
A este respecto, el Panel observa en primera instancia que la actividad primordial de la
Demandada -que según su dicho es “proveer servicios de Internet”-, no se acredita
fehacientemente a la luz de los Estatutos Sociales exhibidos a efecto de justificar su
interés legítimo en proporcionar servicios de suministro de correo electrónico a clientes
que comercializan productos de la Demandante. Por el contrario, la naturaleza de los
“servicios de Internet” que describe no justifica en absoluto la necesidad de su parte en
registrar nombres de dominio correspondientes a empresas conocidas con las que no
mantenga ningún tipo de relación, como en la especie la Demandante. Lo anterior se
corrobora de la lectura del correo electrónico ofrecido por el propio Demandado de
fecha 22 de octubre de 1997, marcado como Anexo 2, en el cual se le informa que
además del dominio en disputa, los relativos a <teamexico.com.mx> y
<multipack.com> han sido solicitados o registrados.
Por otra parte, el Demandado pretende excepcionarse del cumplimiento de la Política
LDRP, alegando una pretendida retroactividad de la Política LDRP en su perjuicio bajo
el argumento de que el nombre de dominio fue inicialmente registrado con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor de la Política Uniforme para la Resolución de
Controversias (UDRP), en cuyo texto se apoya fielmente la Política LDRP.
Sobre el particular, el Panel estima inoperante el argumento del Demandante por las
siguientes consideraciones:
Es importante precisar que la naturaleza de la Política LDRP no es la de una norma
legislativa (cuya aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna está prohibida en
México por mandato constitucional) sino la de un acuerdo de voluntades entre la
Entidad Registradora y el Solicitante del Nombre de Dominio, ya que la propia Política
se incorpora por referencia al Acuerdo de Registro del nombre de dominio en
controversia celebrado entre Nic-México y el Demandado. Así, de conformidad con
dicho Acuerdo, al solicitar, registrar, usar, mantener, reactivar, cancelar o recuperar el
nombre de dominio, el solicitante o titular de un nombre de dominio se obliga en los
términos de la Política LDRP y su Reglamento. Por tanto, este Panel considera
intrascendente la alegación del Demandado encaminada a controvertir la fecha de
creación del nombre de dominio señalada en la base de datos de libre consulta WHOIS,
que de conformidad con el Acuerdo de Registro constituye la única fuente de
información sobre un nombre de dominio que surte plenos efectos jurídicos, cuya
falsedad o inexactitud le correspondía en todo caso objetar oportunamente al propio
Demandado.
Por otra parte, este Panel considera ineficaces e irrelevantes las declaraciones vertidas
por el Demandado –identificadas bajo el punto 5 B. incisos iii y iv de esta Decisión-,
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toda vez que las mismas no resultan idóneas para justificar un Interés Legítimo de su
parte para haber registrado o utilizar el nombre de dominio en controversia.
A propósito del argumento señalado en el inciso v del punto 5 B de esta Decisión, es
pertinente aclarar que las disposiciones relativas a la Cesión de Derechos contenidas en
el Código Civil, sea para el Distrito Federal, algún otro Estado o para la Federación no
resultan aplicables para determinar la procedencia de una acción de transferencia de
nombre de dominio solicitada en relación con una controversia que se ubica dentro del
ámbito de la Política LDRP, cuya observancia ha sido aceptada por las partes y por
consiguiente debe ser respetada en atención a la máxima jurídica contractual “pacta
sunt servanda” (santidad en el respeto a lo pactado), recogida en el propio
ordenamiento invocado por el Demandado. Con independencia de lo anterior, debe
desestimarse la interpretación infundada que infiere el Demandado de los numerales
transcritos, ya las disposiciones legales vigentes no establecen la necesidad de
establecer una contraprestación para la existencia o validez de un “contrato” de cesión
de derechos -como serían aquéllos derivados de un registro de nombre de dominio-,
mismas disposiciones que como ya se expuso, no resultan aplicables para decidir una
“controversia” sobre un nombre de dominio.
Por todo lo expuesto, este Panel concluye que el Demandado, -al no acreditar alguna de
las hipótesis contenidas en el artículo 1c de la Política LDRP o alguna otra análoga-, no
tiene ningún derecho o interés legítimo que justifique el registro que ha efectuado o el
uso que ha venido haciendo del nombre de dominio en disputa.
C.
Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe
El argumento central del Demandante con relación a este apartado versa en el hecho de
que el Demandado, desde el momento en que le fue asignado el nombre de dominio en
disputa, no lo ha utilizado a través de la creación de un Portal de Internet activo.
Este Panel advierte que el Demandado no refuta la afirmación hecha por el Demandado
respecto a la inactividad del sitio de Internet correspondiente al nombre de dominio en
controversia.
Sentado lo anterior, es oportuno destacar que es de explorado derecho considerar la
inactividad o detentación pasiva de un nombre de dominio como indicativa de mala fe
en su registro o uso. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso
OMPI No. D2000-0003; TPI Holdings Inc. v. JB Design, Caso OMPI No. D2000-0216;
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI No. D2003-0996.
En la especie, este Panel llama la atención sobre los siguientes factores que a su juicio,
corroboran la mala fe del Demandado para haber registrado o usar el nombre de
dominio en controversia:
-
-
-
La fuerte reputación de que goza la marca “Berol” en territorio nacional como
consecuencia de su ya larga presencia en el mercado y su grado de identificación
por el público consumidor de productos escolares en el país;
La falta de derecho o interés legítimo por parte del Demandado para registrar o
usar el nombre de dominio;
La falta de justificación por parte del Demandado para desarrollar un sitio de
Internet destinado a algún fin lícito específico relacionado con el nombre de
dominio, a partir del momento en que éste último le fue atribuido;
El Demandado no ha ofrecido prueba alguna destinada a acreditar un uso plausible
de buena fe que pretenda hacer en el futuro del nombre de dominio;
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En el mismo sentido, este Panel considera que la inactividad del sitio de Internet
correspondiente al nombre de dominio en controversia no pudo obedecer a otra causa
más que a esperar a que el Demandante tarde o temprano se diera cuenta de la
ocupación del nombre de dominio coincidente con su marca [Gaggia S.p.A. v.
Yokngshen Kilang, Caso OMPI No. D2003-0982], lo que en efecto ocurrió y propició la
iniciación de este procedimiento.
Por consiguiente, haciendo notar que de acuerdo con el texto de la Política LDRP, las
causales ahí descritas para acreditar la mala fe en el registro o uso de un nombre de
dominio son enunciativas más no limitativas, este Panel concluye en atención a lo arriba
motivado, que el Demandado ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en
controversia.
7.
Resolución
En mérito de todo lo expuesto y fundado anteriormente, este Panel concluye que el
Demandante ha acreditado los extremos de su acción intentada y en consecuencia, se
determina que el nombre de dominio <berol.com.mx> sea transferido al Demandante.
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Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Único
Fecha: 24 de Mayo de 2004
Página 8