DMX2001-0001

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS
Beiersdorf Ag V. Solpro, S.A. De C.V.
Caso No. DMX2001-0001
1.
Las Partes
La Demandante es BEIERSDORF AG, una sociedad con domicilio en Hamburgo 260,
Colonia Juárez, CP. 06600, México, D.F., representada en este procedimiento por su
apoderado, el Licenciado Robert Young M., con igual domicilio.
La Demandada es SOLPRO, S.A. de C.V., una sociedad mexicana con domicilio en
Ciruelos 137, Local 26, El Pinar, Jurica, 76100 Querétaro, Querétaro, México,
representada en este procedimiento por la señora Verónica Karina Franco Velázquez,
quien se presenta como “interesado”, sin adjuntar documento de mandato de la
sociedad. No obstante ello, el Panel tendrá por acreditado que actúa a favor de la
sociedad, la que ha sido notificada de la demanda donde indicó como datos de registro
del dominio.
2.
El nombre de dominio y la entidad registradora
El nombre de dominio en disputa es <nivea.com.mx>, registrado ante Network
Information Center – México (NIC-México), Dpto. Telecomunicaciones y Redes,
ITESM, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada N° 2501 Sur, Monterrey, N. L.,
México.
3.
Iter procedimental
El 12 de abril de 2001 se presentó por vía electrónica al Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI una demanda que se sometió a decisión de acuerdo a la Política
de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX aprobada el 9
de noviembre de 2000 (la Política) y el Reglamento del procedimiento administrativo
relativo al registro abusivo de nombres de dominio en .MX aprobado el 1° de diciembre
de 2000 (el Reglamento). El 17 de abril de 2001 la demanda se envió en soporte papel.
El mismo día el Centro acusó recibo de la demanda.
El 23 de abril de 2001 NIC-México envió una confirmación de los datos de registro del
nombre de dominio, en respuesta al pedido del Centro.
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El 4 de mayo de 2001 el Centro notificó a la Demandante deficiencias en la demanda,
las que fueron subsanadas por la Demandante el 23 de julio de 2001 en formato
electrónico, y el 26 de julio de 2001 en formato papel. Habiendo constatado el Centro el
cumplimiento de los requisitos formales por la demanda, el 31 de julio de 2001 el
Centro procedió a notificar al Demandado la demanda y el comienzo del procedimiento
administrativo. El 21 de agosto de 2001 el Centro acusó recibo de la contestación de
demanda efectuada por un correo electrónico al Centro.
El 27 de agosto 2001, después de haber recibido la Declaración de Aceptación,
Imparcialidad e Independencia de Roberto A. Bianchi, el Centro lo designó miembro
único del grupo administrativo de expertos (Panel Administrativo o Panel) en este
procedimiento. Conforme al Art. 24 a) del Reglamento, la fecha límite para que el
Panel transmita al Centro su decisión final en la disputa es el 13 de setiembre de 2001.
El 3 de septiembre de 2001 el Panel dictó la Orden de Procedimiento N° 1, que dice:
1. Habiendo la Demandada mencionado en su presentación un contrato de
fecha 3 de febrero de 1998 del cual se transcriben ciertas partes, y siendo
necesario para el Panel contar con el texto completo de ese documento.
2. Teniendo en cuenta que el Panel está autorizado para solicitar
documentos y otras pruebas a las partes bajo apercibimiento de declarar,
en caso de no presentación, el incumplimiento y de sacar las conclusiones
que considere apropiadas (Reglamento, Artículos 18 y 20).
El Panel Administrativo decide:
a)
Solicitar a la Demandada que a más tardar el 6 de septiembre de
2001 envíe por correo electrónico al Panel, y con copia a la
Demandante y al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el
texto completo del contrato de fecha 3 de febrero de 1998
mencionado en su escrito de contestación.
b)
No admitir otras presentaciones de las partes.
El mismo día el Centro transmitió la orden a las Partes. Vencido el plazo, no se recibió
comunicación alguna de la Demandada.
El día 6 de septiembre de 2001 el Panel declaró el cierre del procedimiento mediante la
Orden de Procedimiento N° 2, que dice:
1.
Habiendo las Partes efectuado sus presentaciones, y tenido una
oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.
2.
Considerando que el Panel fue nombrado el 27 de agosto de 2001.
El Panel administrativo, conforme al Art. 21 del Reglamento, declara el
cierre del procedimiento administrativo.
El Panel determina que ha sido correctamente constituido, que la demanda con sus
modificaciones ha cumplido con los requisitos formales exigidos, y que se ha pagado la
tasa administrativa.
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La demanda y la contestación de demanda se presentaron en español. El acuerdo de
registro está redactado en español. Conforme al Artículo 16 a) del Reglamento el
idioma del procedimiento administrativo es el español.
Ninguna de las partes ha enviado comunicación alguna de haber efectuado
procedimientos judiciales como los que se mencionan en el Artículo 26 del
Reglamento.
4.
Antecedentes de hecho
La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios en México:
N° 119649 “NIVEA”.Fecha legal: 17 de junio de 1964.Fecha de expedición:
9 de octubre de 1964. Protege: “Materiales detergentes y raspantes para limpiar y
pulimentar, incluyendo jabón de tocador y champú”. Consta el cambio de titular
en 1968 en favor de BIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT.
N° 119650 “NIVEA”. Fecha legal: 17 de junio de 1964. Fecha de expedición:
9 de octubre de 1964. Protege: “Productos químicos, medicinas y preparaciones
farmacéuticas, incluyendo cremas y aceites para el cutis, y en general toda clase
de artículos cosméticos, de perfumería y de tocador”. Titular actual BIERSDORF
AKTIENGESELLSCHAFT.
N° 160941 “NIVEA” y diseño. Fecha legal: 22 septiembre de 1970. Fecha de
expedición: 18 de enero de 1971. Protege: “Toda clase de artículos de tocador,
belleza y perfumería; cosméticos y cremas”.
Además se acredita la titularidad de las marcas mexicanas “NIVEA BABY”,
“NIVEA FACIAL” Y DISEÑO. “NIVEA BABY” Y DISEÑO. “NIVEA” Y
DISEÑO. “NIVEA MILK” Y DISEÑO. “NIVEA RINPOO” “NIVEA UV” Y
DISEÑO. “NIVEA FOR MEN” “NIVEA BODY SPECIFICS”. “NIVEA
VISAGE” Y DISEÑO “NIVEA” Y DISEÑO. “NIVEA BODY”. “NIVEA SUN”
Y DISEÑO. “NIVEA SOFT” Y DISEÑO. “NIVEA DEODORANT” Y DISEÑO.
“NIVEA BEAUTE”. “NIVEA SUN KIDS”. “NIVEA BABY” Y DISEÑO.
“NIVEA HAND” Y DISEÑO “NIVEA BODY” Y DISEÑO. “NIVEA VISAGE
OPTIMALE” Y DISEÑO. “NIVEA BATH CARE” Y DISEÑO. “NIVEA
VISAGE CUIDADO ESPECIFICO”. “NIVEA VISAGE CUIDADO BASICO”
Y DISEÑO. “NIVEA MILK” Y DISEÑO. Todas ellas anteriores a la fecha de
registro del nombre de dominio.
Por otra parte, la Demandante también acredita la titularidad de las marcas NIVEA en
los Estados Unidos de América, también anterior en muchos años a la fecha de registro
del nombre de dominio. Asimismo, la Demandante afirma tener registrada la misma
marca en unos 200 otros países, lo que no ha sido negado por la Demandada. La
Demandante ha acompañado un extensísimo listado de países, marca registrada,
número de registro, tipo de marca, fecha de vencimiento, declaración de uso y clases,
de las que surge la más amplia protección mundial para la marca denominativa NIVEA,
la mayoría de esos registros son anteriores a la fecha de registro del nombre de
dominio. Todas esas alegaciones y prueba no han sido contestadas por la Demandada.
Según la información de la base de datos “Whois” de NIC-México, consultada por este
panelista el 31 de agosto de 2001, el registro correspondiente a <nivea.com.mx> fue
creado a nombre de SOLPRO SA DE CV el 25 de abril de 2000. En su contestación de
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demanda la Demandada afirma ser titular del dominio desde el 3 de febrero de 1998.
Ambos datos no son inconsistentes, dado que no se puede descartar, ante la falta de
constancias en este procedimiento, que se hayan producido cambios posteriores a 1998
en los datos de registro.
5.
Alegaciones de las partes
A.
Demandante
La Demandante alega que:
-
El nombre de dominio nivea.com.mx es idéntico con respecto a la marca
“NIVEA”, sobre la cual BEIERSDORF AG tiene derechos previos, únicos
y exclusivos.
-
La titular del nombre de dominio nivea.com.mx, no posee derechos o
intereses legítimos respecto a dicho nombre de dominio, ya que no es la
titular de ningún registro marcario que ampare la marca “NIVEA”, ni
mucho menos, de uno que ostente una fecha legal anterior a los que son
propiedad de BEIERSDORF AG.
-
No obstante la fecha de creación del nombre de dominio,
25 de abril de 2000, la demandada no ha desarrollado ninguna página de
Internet con la intención de presentar una oferta de buena fe de productos o
servicios y tampoco ha sido conocida corrientemente por el nombre de
dominio, ni mucho menos hace un uso legítimo y comercial del mismo, ya
que la sociedad demandada sólo ha puesto un anuncio indicando que la
página se encuentra en construcción.
-
A la sociedad demandada no le interesa desarrollar ninguna actividad lícita,
sino lo único que pretende es vender el registro del nombre de dominio a la
hoy demandante que es la única y exclusiva titular de la marca “NIVEA”,
amparada por diversos registros marcarios que protegen diversos productos
y servicios.
-
El nombre de dominio nivea.com.mx ha sido registrado y se utiliza de mala
fe, toda vez que el nombre de <dominio nivea.com.mx>, es idéntico con
respecto a la marca “NIVEA”, sobre la cuál BEIERSDORF AG, tiene
derechos previos, únicos y exclusivos, y no existe ningún tipo de relación
entre la sociedad demandada y la sociedad demandante, ni mucho menos la
sociedad demandada es una licenciataria autorizada de las marcas propiedad
de la demandante, ni tampoco, la sociedad demandada SOLPRO, S.A. DE
C.V., ha obtenido autorización para usar la marca “NIVEA” propiedad de la
demandante.
-
Resulta evidente que la demandante no tiene derechos, ni tampoco un
legítimo interés legal respecto al nombre de <dominio nivea.com.mx>, por
lo que evidentemente deberá asumirse que dicho nombre de dominio fue
registrado por la demandada y ha sido usado de mala fe.
-
La sociedad demandada simple y sencillamente no ha desarrollado ninguna
página de Internet, no utiliza dicho nombre de dominio, y únicamente
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impide de forma directa que la demandante refleje su marca “NIVEA” en el
nombre de dominio <nivea.com.mx>.
B.
-
La demandada registró el nombre de dominio fundamentalmente con el fin
de vender el registro del nombre de dominio <nivea.com.mx> a la
demandante, quien a su vez es la titular de diversos registros marcarios
otorgados en México, en Estados Unidos de Norteamérica y en más de 200
países del mundo que amparan la marca “NIVEA”, por un valor cierto que
supera los costos diversos documentados que están relacionados
directamente con dicho nombre de dominio.
-
La demandada registró y utiliza el nombre de dominio <nivea.com.mx> de
mala fe, ya que con su conducta de bloqueo y ánimo de lucro impide que
BEIERSDORF AG refleje su marca en el nombre de dominio
correspondiente.
Demandada
La Demandada alega lo siguiente:
-
En fecha 03 de febrero de 1998 Solpro, S.A. de C.V. celebró un contrato de
prestación de servicios con NIC-MÉXICO, mediante el cual se otorgó el
nombre de dominio nivea.com.mx a favor de la persona moral citada. En
dicho contrato se estableció lo siguiente:
“Cláusula séptima: Este contrato no implica
Otorgamiento o certificación de marcas, nombres comerciales, avisos comerciales
o derechos de cualquier tipo sobre el nombre de dominio que se está solicitando.”
“Cláusula octava: El presente contrato podrá ser rescindido y el nombre de
dominio solicitado dado de baja, sin que esto implique reembolso alguno de las
cantidades ya pagadas ni opción de proponer un nuevo nombre bajo el amparo de
éste mismo contrato, por cualquiera de las siguientes circunstancias:
Por resolución de autoridad en el caso de alguna disputa legal por el nombre del
dominio”
“Cláusula novena: El “Solicitante” declara que conoce las políticas generales de
“NIC-MÉXICO” y que forman parte integrante del presente contrato, y acepta
someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen.....”
“Cláusula Décima Primera: Las partes establecen de común acuerdo que para el
caso de llegar a existir algún problema en la aplicación o interpretación de los
términos establecidos en el presente contrato se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Monterrey, Nuevo León renunciando desde éste
momento a cualquier otra jurisdicción que podrían tener por razón de su
domicilio presente o futuro.”
-
A este contrato se anexaron como parte integrante del mismo las “políticas
generales de Nic-México”, que establecen en su introducción que: “se da
por hecho que se conocen las políticas de registro de dominio de
INTERNIC (http://www.internic.net/rfc/rfc1591.txt)” ante lo cual cabe
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señalar que si se teclea esa dirección electrónica en la barra de internet, se
despliega un mensaje de que “no se encontró la página”.
Además en las mismas políticas se establece lo siguiente:
“..... 5. Eliminación de nombres de dominio
5.1. Causas de baja de nombres de dominio de la base de datos de NIC-México:
5.1.4 En caso de alguna disputa legal, si alguna autoridad determina que el
dominio sea retirado de las bases de datos del NIC-México. El NIC-México
acatará esta resolución. En éste caso, se enviará un aviso al contacto técnico
a la dirección de email que aparezca en el SOA (Start of Authority), 15 días
antes de la eliminación......”
-
Las partes involucradas en el contrato de prestación de servicios por medio
del cual se otorgó el derecho de uso sobre el nombre de dominio
nivea.com.mx, fueron Solpro, S.A. de C.V. y por otro lado NIC-México.
Estas partes se sometieron para la solución de controversias generadas por
el contrato a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Monterrey
Nuevo León. Solpro, S.A. de C.V. aceptó someterse a las políticas
generales de “NIC-México” que se agregaron al contrato en comento,
formando parte integrante del mismo, en las cuales no se establece ningún
otro procedimiento. Se comenta en ambos instrumentos (Contrato y
políticas) que en caso de alguna disputa legal sobre el nombre de dominio
se estará a lo que resuelva la autoridad, sin especificar que autoridad es la
que deberá conocer del asunto.
-
Se notificó a Solpro, S.A. de C.V, de la existencia de un procedimiento
seguido ante la OMPI iniciado por Beiersdorf, AG, por las causas que
expresaron en su escrito inicial del procedimiento.
-
Dicho procedimiento se sigue de conformidad con lo establecido en la
Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio
para. Mx, aprobada el día 9 de noviembre de 2000. La misma nunca fue
aprobada por Solpro, S.A. de C.V., toda vez que como ya se aclaró el
contrato para obtener el registro del nombre de dominio citado fue aceptado
por ambas partes el día 3 de febrero de 1998.
-
A más de lo anterior no se acepta como cierto por no ser este el
procedimiento idóneo para ventilar asuntos relativos a la propiedad
industrial pero no se niega por no ser éste el tema en disputa, que:
-
El demandante es dueño de la marca no sólo en México sino en
muchas otras partes del mundo, sin embargo Solpro, no está
realizando ninguna actividad de engaño, toda vez que cuando
uno pretende acceder a dicha página de internet, se despliega
que la página está en construcción.
-
Solpro, S.A. de C.V. tiene el interés de conservar el nombre de
dominio toda vez que lo adquirió. Hecho que por sí solo
acredita el interés de posesión del mismo por parte de Solpro,
S.A. de C.V.
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-
-
6.
No ha sido registrado de mala fe y su utilización se relaciona
con el párrafo de ésta sección identificado con el número 1
(uno).
Lo anterior se manifiesta para su conocimiento, pero no implica
sometimiento alguno a este procedimiento.
-
La OMPI se crea como consecuencia del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883,
incluyendo todas sus revisiones. Ordenamiento que establece en su artículo
2, inciso 3) las reservas a las disposiciones de cada uno de los países de la
Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo así como a la
competencia, y del Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, firmado el 9 de septiembre de 1886, incluyendo
todas sus revisiones
-
Dicho organismo tiene como fines los establecidos en el Artículo 3 del
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28
de septiembre de 1979, que a la letra establece que “Los fines de la
Organización son fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo
el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando
así proceda, con cualquier otra organización internacional, y...”
-
En el mismo ordenamiento se establece en su artículo 12, “ 1. La
Organización gozará, en el territorio de cada Estado miembro y conforme a
las leyes de ese Estado, de la capacidad jurídica necesaria para alcanzar sus
objetivos y ejercer sus funciones.”
-
Dentro del territorio mexicano nacional la OMPI no goza de facultad
jurisdiccional alguna ni competencia para resolver cuestiones relativas a
propiedad industrial y mucho menos el Centro de Arbitraje y Mediación,
esto es porque de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y a su vez en la Ley de la Propiedad Industrial,
existen dentro de nuestro país los medios legales, para resolver este tipo de
conflictos, y será en todo caso el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, quien deberá dictar una resolución en ésta clase de conflictos, en
base a los términos y procedimientos que se encuentran debidamente
acreditados en nuestro territorio.
-
Por lo anteriormente expuesto no es competente el Centro de Arbitraje de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para conocer ni mucho
menos para resolver sobre este asunto.
Debate y conclusiones
6.1. Competencia del Panel
Como cuestión previa corresponde que el Panel considere la defensa de incompetencia
planteada por la Demandada. Esta alega que al registrar el nombre de dominio (febrero
de 1998) suscribió un contrato de registro con NIC-México, que rige las relaciones
entre las partes. Alega además que en ningún momento la demandada consintió la
aplicación de la Política. Alega asimismo que la OMPI y su Centro de Arbitraje y
Mediación carecen de toda facultad jurisdiccional para resolver conflictos de propiedad
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industrial en México, y que en todo caso es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial el que puede resolver este tipo de conflictos.
Ante todo, este Panel considera que tiene competencia para examinar y decidir acerca
de su propia competencia, conforme a un principio que suele denominarse
“competencia sobre la competencia” y que ha sido recogido en numerosas leyes de
arbitraje, sistema de solución de controversias con el que este procedimiento
administrativo guarda una muy estrecha similitud. Así por ejemplo, la Ley Modelo
sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) de 1985 establece en su
Artículo 16 1) que “el tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del
acuerdo de arbitraje.”
No hay duda de que el principio de la “Kompetenz-Kompetenz” rige en México, país
que ha adoptado la citada Ley Modelo. De acuerdo al artículo 1432 del Código de
Comercio de México (Título Cuarto - Del Arbitraje Comercial, Capítulo IV –
Competencia del tribunal arbitral): “El tribunal arbitral estará facultado para decidir
sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o
validez del acuerdo de arbitraje”
(Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/COMARB/Mexico/codcos.asp).
Por lo tanto el Panel concluye, de modo análogo a lo facultado a los árbitros, que tiene
competencia para decidir sobre su propia competencia.
En cuanto al argumento de la Demandada según el cual el registro del nombre de
dominio en disputa se rige por un contrato del que son partes la Demandada y NICMéxico (exclusivamente), el Panel nota que ese contrato, según lo cita la Demandada,
contiene una cláusula según la cual “(e)l “Solicitante” declara que conoce las políticas
generales de “NIC-MÉXICO” y que forman parte integrante del presente contrato, y
acepta someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen”.
Por su parte la Demandante ha acompañado copia de la Política de resolución de
disputas sobre nombres de dominio bajo .MX y de su Reglamento. El Panel, al visitar el
sitio www.nic.mx de la entidad registradora, ha constatado que esos son los textos
efectivamente vigentes.
A fin de clarificar cuáles son las normas efectivamente vigentes para resolver esta
disputa, el Panel solicitó directamente al departamento legal de NIC-México
([email protected]) que le suministre las políticas anteriores a las vigentes. Una vez
recibidas, el Panel constató que estas últimas han efectivamente reemplazado a
aquéllas.
Unas primeras “POLITICAS GENERALES NIC-MEXICO” que estuvieron en vigor
desde el 26 de septiembre de 1997 establecían (punto 3.6.) que “el registrar un nombre
de dominio no significa registrar una marca. Es requisito del solicitante asegurarse de
que no está violando ninguna marca registrada. En caso de una disputa entre
solicitantes por los derechos de un nombre en particular, la autoridad que registra el
nombre (NIC-México) no adquiere responsabilidad alguna al registrarlo, solamente
proveerá de información a ambas partes.“
Esas políticas de 1997 fueron reemplazadas por las “POLITICAS GENERALES DE
NOMBRES DE DOMINIO que entraron en vigor el 1ro. de Septiembre de 1999. En el
párrafo correspondiente éstas establecen: “En cualquiera de las disputas por un
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conflicto entre nombres de dominio y marcas, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual (IMPI) será la autoridad competente en primera instancia para resolverlas y
NIC-México acatará la resolución que esta autoridad emita, tal y como se especifica en
la sección 3.4 de estas políticas.”.
Finalmente NIC-México adoptó las Políticas generales de nombres de dominio, que
entraron en vigor el 1° de diciembre de 2000 y que pueden consultarse en
http://www.nic.mx/nic/plsql/nic.nic_IniDmn?X=0&Y=0. Allí se elimina la mención al
IMPI. Es decir que hay una cadena ininterrumpida de políticas que se van sustituyendo
unas a otras.
Por su parte, la Demandada no ha cumplido la orden de procedimiento N° 2 del Panel
citada en el punto 3 supra para que enviara al Panel el texto completo del contrato de
1998 citado por la Demandada. Sin embargo, de las propias citas que hace la
Demandada resulta que dicho contrato remite a las políticas generales. Tanto por el
cambio sucesivo de las políticas generales como por la inclusión de la política de
disputas que plantee un titular marcario, se entiende que la Demandada quedó obligada
a sujetarse a las mismas. El Panel considera que, por la cadena de referencias existente
entre el contrato, las Políticas generales con sus cambios sucesivos y Política bajo .MX
por referencia de las últimas Políticas generales, es él mismo la autoridad que debe
resolver esta disputa en la medida prevista en este procedimiento.
Está claro que la entidad registradora se reservó el derecho de modificar
unilateralmente la Política de resolución de disputas sobre nombres de dominio,
particularmente cuando esas disputas se plantean por titulares de marcas. NIC-México
adoptó la actual política de resolución de disputas bajo .MX. Ese fue un cambio del
contenido del contrato que originalmente vinculaba a NIC-México con la Demandada.
Sin embargo, ese mismo cambio estaba contemplado – por referencia a las políticas
generales- en el contrato original. Producidos esos cambios, la Demandada no los
objetó en modo alguno, de lo que se infiere que los consintió.
El Código Civil de México dispone claramente que en los contratos se pueden hacer
estipulaciones en favor de tercero (Articulo 1868). Las mismas, salvo pacto escrito en
contrario, otorgan al tercero -y al estipulante- el derecho de exigir al promitente la
prestación a que se ha obligado (Artículo 1869). La estipulación puede ser revocada
mientras el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla
(Artículo 1871).
El efecto principal del cambio de las Políticas integrantes del contrato de registro fue
crear una estipulación a favor de terceros – los titulares de marcas presuntamente
afectados por un registro abusivo de nombre de dominio – que les permite atacar el
registro mediante un procedimiento administrativo. La aceptación del titular del registro
está determinada por el texto mismo de las Políticas generales y se entiende vinculante
para el titular que mantiene la titularidad del nombre de dominio sin objeciones
posteriores al cambio de aquéllas ni antes del comienzo del procedimiento.
Según las Políticas de nombres de dominio de NIC-México por el hecho de solicitar el
registro de un nombre de dominio bajo el Dominio .MX, se entiende que los titulares:
-
Aceptan expresamente, suscriben y se comprometen a acatar y regirse por
las Políticas de Nombres de Dominio de NIC-México, la Políticas de
Disputas de Nombres de Dominio, y los anexos, sin reservas de ninguna
especie
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-
Aceptan que a su leal saber y entender, que el registro del nombre de
dominio no infringe ni viola, de ninguna manera, los derechos de un
tercero.
-
No adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del
solicitante del dominio asegurarse de que no está violando ninguna marca
registrada, derechos reservados, reserva de nombres o cualquier otra
referencia a propiedad intelectual o en general el ordenamiento jurídico
nacional e internacional que trata sobre la materia.
-
Aceptan someterse al procedimiento para resolución de disputas de un
nombre de dominio, asimismo aceptan cualquier resolución derivada de
éstas, como definitiva, no reservándose acción ni derecho que ejercitar en
contra de NIC-México.
-
Aceptan que las presentes políticas podrán ser modificadas o reemplazadas
las veces que sea necesario, a juicio de NIC-México, sin reservas de
ninguna naturaleza, con un aviso previo de 15 días antes de su entrada en
vigor, quedando obligados desde su publicación en la página WEB y NICMéxico no estará obligado a realizar ningún otro tipo de publicación.
En cuanto a las disputas por marca registrada, los titulares del dominio están de acuerdo
en sujetarse a la Política de Disputas, que se incorporan en este punto por referencia y
que forma parte de este. La versión actual de la Política de Disputas puede encontrarse
en Políticas LDRP. NIC-México ha designado al Centro de Arbitraje y Mediación de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como proveedor de resolución de
disputas, para la administración de las disputas que se presenten bajo el dominio .MX.
En cuanto a la Política de resolución de disputas, que puede consultarse en
http://extranet.nic.mx/nic/plsql/Dominios.Politicas_LDRP, se establece que “el titular
acepta someterse a un procedimiento administrativo obligatorio ante un grupo
independiente e imparcial de expertos (el grupo administrativo de expertos) que será
nombrado por el proveedor, en caso de que un tercero (un demandante) sostenga que el
nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar engañoso con
respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene
derechos; y el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos
respecto del nombre de dominio; y el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza
de mala fe”.
Habiendo sido designado este panelista por el Centro conforme a la Política de disputas
bajo .MX y su Reglamento, el Panel rechaza la defensa de incompetencia planteada por
la Demandada, y determina que es competente para dictar una resolución sobre el
mérito en el presente asunto. Ver lo decidido por este mismo panelista ante planteos de
incompetencia similares, en los casos OMPI D2000-0143 RAIMAT, S.A. v. Antonio
Casals, 24 de abril de 2000, puntos 6.1. y 6.2., y D2000-0467 METRO BILBAO, S.A. v.
Ignacio Allende Fernández, 31 de agosto de 2000, punto 6.1.
6.2. Requisitos de la Política bajo .MX
Conforme a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio
para .MX el demandante debe alegar y probar todos y cada uno de los siguientes
extremos:
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(i)
el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar
engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que
el demandante tiene derechos; y,
(ii)
el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio; y,
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Con relación al último extremo, cabe tener presente que la Política bajo .mx conserva la
conjunción “y” que está presente en la Política de la ICANN, por lo que el demandante
debe probar que existió registro de mala fe, y además, que el nombre de dominio se
utiliza de mala fe. El Panel acepta el razonamiento del panel que decidió el caso
D1999-0001 bajo la Política de la ICANN, idéntica en ese respecto a la Política bajo
.MX.
6.3. Identidad o similitud confundible
La titularidad de los derechos de la Demandante sobre la marca NIVEA – tanto en
México como en los Estados Unidos de América - está acreditada. La Demandante
también ha afirmado que tiene derechos sobre la marca en otros 200 países y
suministrado un extenso listado para probarlo (ver punto 4 supra). Por su parte, la
Demandada ha reconocido abiertamente esos derechos al declarar que “el demandante
es dueño de la marca no sólo en México sino en muchas otras partes del mundo (...)”.
Contestación de demanda, página 3.
Los derechos de la Demandante sobre la marca NIVEA son anteriores al registro del
nombre de dominio (sea su fecha el 25 de abril de 2000 o el 3 de febrero de 1998).
Por otra parte el Panel considera que en el caso OMPI D2000-1759, Beiersdorf AG v.
Good Deal Communications, 2 de abril de 2001, publicado en el sitio Web del Centro
http://arbiter.wipo.int, respecto del nombre de dominio <niveasun.com>, se decidió
que:
“la reputación internacional de la marca “Nivea” es tal que se puede
inferir que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto
del nombre de dominio y que este nombre se registró y se usa de mala fe”.
La identidad letra por letra del nombre de dominio del tercer nivel “nivea” y la marca
NIVEA resulta evidente. En todo caso, la adición de “.com.mx” no alcanza para
distinguir al nombre de dominio de la marca, por lo que el nombre de dominio es por lo
menos engañoso respecto a la marca NIVEA.
El Panel tiene por cumplido el requisito del Parágrafo 1.a.i de la Política.
6.4. Derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio
La Demandante niega que la Demandada posea derechos o intereses legítimos sobre el
nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al
Parágrafo 1 c de la Política pudieran servir como prueba de derechos o intereses
legítimos respecto del nombre de dominio.
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Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos es evidente que
un demandante usualmente poco podrá hacer más que negar derechos o intereses
legítimos, dado que de otro modo se requeriría la prueba de hechos negativos.
Es el demandado quien al respecto está en mejor situación de producir prueba, por
ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del parágrafo 1 c
de la Política. Sin embargo, la Demandada se ha limitado a sostener que “tiene el
interés de conservar el nombre de dominio toda vez que lo adquirió. Hecho que por sí
solo acredita el interés de posesión del mismo por parte de Solpro, S.A. de C.V.”. Si
con ello la Demandada se refiere a que desea conservar el nombre de dominio, esa es
una manifestación comprensible aunque irrelevante en este procedimiento. Si en
cambio quiere decir que posee intereses legítimos sobre el nombre de dominio por el
mero hecho de haberlo registrado a su nombre, el Panel no puede concordar con la
Demandada.
Si se admitiera en estos procedimientos que el mero hecho del registro es prueba
suficiente de que se poseen intereses legítimos respecto del nombre de dominio,
entonces todos los demandados – que por definición del Art. 1 del Reglamento son
precisamente los titulares de un nombre de dominio – tendrían intereses legítimos
respecto de los dominios que registraron, lo que es absurdo.
En general, todo intérprete debe descartar, de varias interpretaciones de una norma,
aquella que tenga consecuencias absurdas. Ello obliga a descartar esa interpretación de
la Política bajo .mx como se lo ha hecho respecto de la Política de la ICANN en otros
casos resueltos por paneles del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Ver en ese
sentido lo resuelto por este panelista en el caso OMPI D2000-1268 FRAVEGA S.A. v.
Alejandro Razzotti, 6 de diciembre de 2000, pág. 5, citando el caso OMPI D2000-0044
Educational Testing Service v. TOEFL, pág. 6.
El Panel considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de
derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Parágrafo 1.a.ii).
6.5
Registro de mala fe
La Demandante afirma que el registro del nombre de dominio se hizo con el propósito
de venderlo a la Demandante con fin de lucro. Esa alegación no ha sido probada. Sin
embargo, no se agota allí la cuestión de si el registro se efectuó con mala fe.
Como está probado que la marca NIVEA de la Demandante está registrada en México,
Estados Unidos de América y en muchos otros países, y ante la admisión expresa de la
Demandada de la multiplicidad de registro en México y muchos otros países, se impone
la conclusión que la Demandada conocía efectivamente la marca ajena al momento de
registrarla como nombre de dominio.
Además, la Demandada no ha declarado sus motivos o razones para registrar el nombre
de dominio idéntico a la marca ajena.
De esas circunstancias se infiere que el propósito del registro del nombre de dominio
fue el de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca
en un nombre de dominio correspondiente, con lo que se configura, al menos
parcialmente, el supuesto de registro con mala fe del Parágrafo 1 b ii.
Si bien no hay constancia en el expediente de que la Demandada haya incurrido en una
“conducta de esa índole” - haber registrado otros nombres de dominio correspondientes
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a marcas de terceros- ello no significa que el bloqueo de la marca ajena base de la
demanda no haya sido hecho con mala fe, como lo indican las circunstancias
mencionadas.
No puede descartarse que el propósito del registro haya sido también el de utilizarlo de
manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un
sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o
promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el
sitio Web o en el sitio en línea (Política, parágrafo 1 b iv). Como el sitio
correspondiente al nombre de dominio sólo exhibe una página con la leyenda de que
está “en construcción” a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha del primer registro
(febrero de 1998 según la propia Demandada), es razonable inferir, ante la falta de toda
manifestación de las razones por las que la Demandada sigue sin usar el sitio y dada la
reputación de la que goza la marca NIVEA en el momento del registro del nombre de
dominio, que no existió ninguna finalidad legítima o de buena fe para el registro.
Por lo expuesto, el Panel considera probado el requisito de la Política, Parágrafo 1.a.iii,
de que el registro fue de mala fe.
6.6. Uso de mala fe
Dada la falta de uso del sitio web <www.nivea.com.mx> por parte de la Demandada, el
Panel considera del todo aplicable la doctrina del caso OMPI D2000-0003 Telstra
Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, resuelto de acuerdo a la Política de la
ICANN, en cuanto se estableció que, si existen circunstancias relevantes, la inactividad
puede equivaler a una acción positiva de mala fe. Las circunstancias que en este caso se
estiman relevantes son las siguientes:
La marca NIVEA de la Demandante para proteger cremas y otros productos cosméticos
es bien conocida, o por lo menos era conocida por la Demandada al momento del
registro. La propia Demandada, sociedad mexicana o residente en México, reconoce
que “el demandante es dueño de la marca no sólo en México sino en muchas otras
partes del mundo”.
La Demandante ha acreditado tener registrada la marca denominativa NIVEA en unos
200 países. Además, en el caso D2000-1759, citado en el punto 6.3. supra, la marca
NIVEA ha sido considerada con gran reputación internacional.
La Demandada no ha alegado motivo alguno ni para el registro del dominio ni para
mantener durante más de tres años el sitio web sin uso alguno (o sólo con una leyenda
que indica que el sitio está “en construcción”).
En defecto de cualquier alegación de la Demandada sobre algún proyecto o preparativo
demostrable para un uso legítimo del nombre de dominio, resulta muy poco probable
que lo pueda usar como no sea en infracción de los derechos de la Demandante sobre la
marca idéntica muy conocida, mundialmente protegida y de gran reputación
internacional.
La permanencia en la Red del sitio www.nivea.com.mx con la única leyenda de que se
encuentra “en construcción”, y por lo tanto sin anunciar que no se trata de un sitio
perteneciente a la Demandante, hace concluir a cualquier navegante de la Red que con
un programa navegador intente conectarse al sitio bajo el dominio mexicano de uso
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comercial verosímilmente correspondiente a la conocida marca NIVEA, que el titular
de la misma no mantiene un sitio web o que no es técnicamente capaz de hacerlo.
Por lo que antecede, el Panel concluye que el nombre de dominio se usa de mala fe
(Política, Parágrafo 1.a.iii.).
7.
Decisión
El Panel considera probado que el nombre de dominio <nivea.com.mx> es idéntico a la
marca de la Demandante o resulta engañoso respecto a la misma, que la Demandada
carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que este fue
registrado y se usa de mala fe.
Por ello, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio
<nivea.com.mx> sea transferido a la Demandante, BEIERSDORF AG.
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Roberto A. Bianchi
Panelista único
Fecha: de septiembre de 2001
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