DME2016-0001

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Inpact S.A. c. Inpactme SpA
Caso No. DME2016-0001
1. Las Partes
La Demandante es Inpact S.A., con domicilio en Providencia, Santiago, Chile, representada por fpp Abogados,
Chile.
La Demandada es Inpactme SpA, con domicilio en Santiago, Chile.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <inpact.me>.
El Registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el
18 de mayo de 2016. El 19 de mayo de 2016 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una
solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de mayo de 2016
GoDaddy.com, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la
persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo,
técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 31 de mayo de 2016, en relación con el idioma del
procedimiento en tanto que la Demandante había presentado la Demanda en español y el idioma del acuerdo
de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demandante presentó su solicitud para que el
idioma del procedimiento fuera el español el 3 de junio de 2016. La Demandada no presentó comunicación
alguna en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 31 de mayo de 2016 solicitando la
aclaración de la Demanda en relación con el nombre de dominio en disputa objeto de la Demanda y la identidad
del registrador del nombre de dominio en disputa. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda el
3 de junio de 2016.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda (en adelante denominados
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conjuntamente como la “Demanda”) cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la
Demandada, dando comienzo al procedimiento el 6 de junio de 2016. De conformidad con el párrafo 5 del
Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de junio de 2016. La Demandada no
contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y
ausencia de contestación a la Demanda el 27 de junio de 2016.
El Centro nombró a Andrea Dawson como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día
15 de julio de 2016. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El
Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el
Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad anónima creada en 1987 en Chile.
La Demandante presta servicios de soluciones tecnológicas de la información a medianas y grandes empresas
de Chile, además cuenta con un área de capacitación cuyo objetivo es entregar conocimientos en el área del
“coaching”, la hipnosis y neurolingüística, con el fin de mejorar la motivación personal y el clima laboral de las
empresas.
La Demandante es propietaria de dos marcas registradas que contienen la denominación INPACT en Chile.
Concretamente, las marcas chilenas no. 797,416 IMPACT HNL, con fecha de registro
29 de septiembre de 2007, y no. 834,797 INPACT NEUROMARKETING INTEGRAL, con fecha de registro
25 de noviembre de 2008.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de octubre de 2011. De conformidad con las alegaciones
contenidas en la Demanda, el nombre de dominio en disputa incluía de manera previa a la presentación de la
Demanda una plataforma dirigida a obtener la financiación a proyectos de ayuda social a través de un sistema
de financiación colectiva, comúnmente denominado “crowfunding”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es una copia literal de los nombres de dominio
de su titularidad <inpact.cl> e <inpact.net> y de sus marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial de Chile, al reproducir el nombre de dominio en disputa el término “inpact” común a todos ellos.
Además indica que la Demandada registró un nombre de dominio caracterizado por incluir íntegramente la
marca de Inpact S.A, al cual solo le agrega el sufijo “me”, que no es más que el dominio de nivel superior
geográfico (“ccTLD”) “me”. La Demandante sostiene que la Demandada no tiene legitimo interés en el nombre
de dominio en disputa, ya que no tiene marcas de productos o servicios registradas consistentes o compuestas
por “inpact” a su nombre con anterioridad a las de la Demandante y dado que copia literalmente “inpact” en el
nombre de dominio en disputa, quedando claro que se aprovecha del reconocimiento de la marca registrada de
la Demandante.
La Demandante agrega que la Demandada antes de ser notificada de la Demanda hacia uso del nombre de
dominio en disputa <inpact.me> y que continua usando esta denominación para difundir en otras plataformas de
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Internet servicios para obtener financiamiento a proyectos de ayuda social, a través de “crowdfunding”.
Agrega que aun cuando la Demandada está haciendo uso de <inpact.me> para una actividad que en apariencia
es gratuita, se engaña a los consumidores que buscan los servicios que ofrece la Demandante a través de sus
nombres de dominio <inpact.cl> e <inpact.net>.
Adicionalmente agrega la Demandante que ella ofrece otros productos y servicios a través de su sitio web
“www.inpact.cl” y que no podrá ser conocida por los potenciales consumidores si estos han visitado
erróneamente el sitio de la Demandada.
Por ultimo indica que el nombre de dominio en disputa <inpact.me> ha sido utilizado por la Demandada de mala
fe ya que el sitio web de la Demandante fue registrado como nombre de dominio en el portal .CL cuyo sitio web
es publico y permite a cualquier usuario buscar si el nombre de dominio que pretende registrar ya existe.
Agrega la Demandante que queda claro que al no estar disponible, la Demandada recurrió al ccTLD “me” para
proceder con el registro de el nombre de dominio en disputa aun cuando la Demandada tiene domicilio en Chile.
Concluye la Demandante señalando que existen circunstancias que inducen a pensar que la Demandada esta
utilizando el nombre de dominio en disputa <inpact.me> para atraer a usuarios de internet, creando una
confusión por el vidente parecido con la marca registrada de la Demandante.
B. Demandado
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
A. Idioma del procedimiento
El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El párrafo 11(a) del
Reglamento establece que “[a] menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el
Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a
la autoridad del Panel de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento
administrativo.”
Al decidir si se debe permitir que un procedimiento se lleve a cabo en un idioma distinto del idioma del acuerdo
de registro, el Experto debe tener en cuenta todas las circunstancias del procedimiento administrativo. Entre los
factores que el Experto debe de considerar es, si el demandado es capaz de entender y comunicarse
efectivamente en el idioma en el que se ha presentado la demanda y que el demandado no sufrirá un real
perjuicio por el cambio del idioma. En definitiva, el Experto debe velar y garantizar que las Partes sean tratadas
con equidad y que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso y que ninguna parte quede en
la indefensión.
En este caso en particular, la Demandante ha presentado la Demanda en idioma español. La Demandante
sostiene que la realización del procedimiento en español no sería perjudicial para la Demandada dado que tanto
la Demandante como la Demandada poseen su domicilio en Chile, ambas sociedades han sido constituidas en
Chile y por último el representante legal de la Demandada posee nacionalidad chilena.
En virtud de lo anterior, este Experto está dispuesto a inferir que la Demandada es capaz de entender y
comunicarse en español basado en los antecedentes objetivos presentados por la Demandante. El Experto
observa además que ninguna objeción fue hecha por la Demandada a la Demanda por estar en español, ni
ninguna petición solicitando el cambio del idioma del procedimiento al idioma del acuerdo de registro, pudiendo
hacerlo en su oportunidad procesal. Es más, tanto la notificación de la Demanda como el resto de
comunicaciones emitidas por el Centro en las diferentes etapas del procedimiento administrativo fueron
realizadas en ambos idiomas, ingles y español, indicando claramente un plazo para contestar a la Demanda
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presentada en su contra e informándole que tenia la posibilidad de cambiar el idioma del procedimiento, pero la
Demandada no hizo uso de su oportunidad de formular objeciones o dar a conocer su preferencia.
Ante todas estas circunstancias, este Experto considera que es apropiado ejercer su discreción y permitir que el
procedimiento se lleve a cabo en idioma español.
B. Análisis de los supuestos del párrafo 4 (a) de la Política
De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, con el fin de tener éxito en este procedimiento, el demandante
debe probar (i) que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca en la que tiene
derechos; (ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y (iii)
que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Está claro que se trata de requisitos
acumulativos y por lo tanto es apropiado considerar cada uno de ellos a su vez.
Ahora, se requiere que el Experto ha de decidir la Demanda sobre la base de las declaraciones y la evidencia
presentada por las partes y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de
derecho que considere apropiado.
En concordancia con lo anterior, el párrafo 4(b) de la Política establece ciertas circunstancias que de existir,
demuestran el registro y uso del nombre de dominio de mala fe. El párrafo 4(c) establece a su vez,
circunstancias que, si se constatan, con base a la ponderación de todas las pruebas presentadas, demuestran
si el demandado dispone de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
B.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante hace mención de la existencia de varias marcas registradas con la mención INPACT, sin
embargo, este Experto solo ha podido verificar que la Demandante es efectivamente la titular de dos registros
de la marca compuestos por “inpact”. Esto registros son INPACT HNL e INPACT NEUROMARKETING
INTEGRAL, referidos anteriormente en el apartado cuarto de la Decisión.
Ahora, establecido derechos marcarios, la Política requiere una comparación entre el nombre de dominio en
disputa y las marcas de la Demandante en que se basa el procedimiento.
Para determinar si un nombre de dominio en cuestión es idéntico o confusamente similar a la marca de la
Demandante la comparación relevante consiste en la porción de segundo nivel del nombre de dominio, en este
caso, “inpact”, con las marcas titularidad de la Demandada. Sobre esta base, el Experto considera que aunque
las marcas de la cual es titular la Demandante son marcas compuestas, el segmento distintivo de ambas
marcas es el término “inpact”, idéntico al segmento relevante del nombre de dominio en disputa <inpact.me>,
por lo que se puede concluir que es semejante al signo de la Demandante.
De acuerdo con ello, el primer elemento requerido por la Política es satisfecho.
B.2. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.
El segundo requisito de la Política exige que el demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance,
aporte indicios que demuestren prima facie, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. El
demandante ha de probar lo anterior con afirmaciones creíbles, apoyadas por evidencia y pruebas
consideradas suficientes para establecer una conclusión determinada. Habiendo probado prima facie el
demandante la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde a este último establecer
sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandante ha presentado como prueba copia de la escritura pública de constitución de su empresa, copia
de sus registros de nombre de dominios, copias de los certificados de registro de marcas de la cual es titular,
copia de la Política .ME y del Reglamento, y finalmente copias de ciertos documentos relacionados con los
servicios prestados por la Demandante.
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Los únicos dos documentos de prueba que presenta la Demandante en relación con la Demandada es el WhoIs
del nombre de dominio en disputa y copia del certificado de registro de la Demandada Inpact.me SpA ante el
Registro de Comercio.
Ahora, la Demandante hace una serie de alegaciones y acusaciones en su Demanda relativas tanto a la
Demandada como a la utilización que la misma realiza del nombre de dominio en disputa, pero no provee
evidencia alguna para apoyar dichas acusaciones. Es importante que todo demandante tenga presente que no
basta simplemente hacer mención de los supuestos de falta de derechos o legítimo interés, es menester que
dichas afirmaciones se apoyen con pruebas, alegaciones de hecho que, de ser cierto, permita al experto llegar
a la conclusión jurídica deseada.
La Demandante hace mención de que la Demandada hacia uso del nombre de dominio previo a ser notificado
de la presente controversia, pero sin acompañar imágenes de dicho sitio web, por lo que en definitiva no se
sabe si este uso era legitimo o no, ya que ni la propia Demandante lo especifica. Así también hace mención
que actualmente la Demandada hace uso de la denominación “Inpact.me” en Facebook y Twitter, pero
lamentablemente sin acompañar prueba alguna de este uso.
La Demandante luego indica que la Demandada ofrece productos y servicios bajo la denominación “Impactme”
y que se presenta como una plataforma dirigida a obtener financiamiento a proyectos de ayuda social a través
de “crowdfunding”, además de otros servicios que permite la comunicación entre emprendedores y empresas.
La Demandante agrega que el sitio web de la Demandada es difundido en plataformas de Internet tales como
Wayra y Webprendedor, ofreciendo enlaces que permiten a este Experto verificar efectivamente los servicios
proporcionados por la Demandada, todos los cuales parecen a lo menos verosímiles. Es más en la pagina web
“www.webprendedor.com”, en donde se le hace un reportaje a la Demandada se indica lo siguiente respecto de
la misma “Este startup fue elegido por Wayra Chile para ser incubado, son parte de la quinta ronda de Start-Up
Chile y están en un programa del MBA de la UDD que les da mentoría. Además, están postulando a Socialab
del Techo, donde ya fueron pre-seleccionados entre 639 proyectos”.
En conclusión y en virtud de la escasa prueba documental proporcionada por la Demandante y sus alegaciones,
le es difícil a este Experto concluir que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre
de dominio en disputa. Es más, con las alegaciones realizadas y los enlaces a Internet proporcionados por la
propia Demandante, a primera vista es posible concluir de que la Demandada antes de haber recibido cualquier
aviso de la controversia, efectivamente utilizaba el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe
de servicios, siendo además comúnmente conocida como “Impactme” - su razón social de conformidad con la
Copia de Inscripción del Registro de Comercio de Santiago aportado como anexo a la Demanda – como se le
introduce y presenta en los sitios webs y enlaces mencionados por la propia Demandante en la Demanda.
Habida cuenta que corresponde a la Demandante aportar indicios que demuestren prima facie, que la
Demandada carece de derechos o intereses legítimos, se deduce que este requisito de la Política Uniforme no
ha sido satisfecho ya que en definitiva la Demandante no ha logrado demostrar de manera concluyente este
supuesto.
B.3. Registro y uso de mala fe
En vista de que no se ha cumplido el segundo de los requisitos establecidos en la Política para ordenar la
transferencia del nombre de dominio disputado, no es necesario analizar el tercer elemento contemplado en la
Política En todo caso, la Demandante no ofrece ninguna prueba para apoyar sus alegaciones de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
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Andrea Dawson
Experto Único
Fecha: 29 de julio de 2016