DES2012-0037

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL EXPERTO
Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. c. DI S.A.
Caso No. DES2012-0037
1. Las Partes
La Demandante es Fundación Universitaria San Pablo C.E.U. con domicilio en Aravaca, Madrid, España,
representada por Elzaburu, España.
La Demandada es DI S.A., con domicilio en Luxemburgo, representada por Law.es, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <postgradoceu.es> (el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el
9 de octubre de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 15 de octubre de 2012, Red.es envió al
Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de
resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a
España (“.ES”) (el Reglamento).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la
Demandada, dando comienzo al procedimiento el 16 de octubre de 2012. De conformidad con el artículo
16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de noviembre de 2012. El Escrito
de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro en inglés el 6 de noviembre de 2012. En
fecha 15 de noviembre de 2012, la Demandante solicito una suspensión del procedimiento por 30 días, a
cuya solicitud la Demandada contestó en la misma fecha manifestando su acuerdo. A petición de las
partes, el Centro acordó con fecha de 16 de noviembre de 2012 la suspensión del procedimiento por treinta
días.
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Entre las fechas 16 de noviembre de 2012 y 17 de noviembre de 2012, las partes intercambiaron diversas
comunicaciones electrónicas, la Demandada en inglés y la Demandante en castellano con alguna
comunicación excepcional en inglés en las que finalmente ambas partes coincidieron en su deseo de reinstituir el procedimiento. El procedimiento fue en consecuencia re-instituido y notificado así a las partes en
fecha 19 de noviembre de 2012.
Con fecha 20 de noviembre de 2012, el Centro recibió una comunicación electrónica en inglés de la
Demandada manifestando en primer lugar su ya expresado deseo de que el procedimiento fuera continuado
en inglés así como su solicitud de que la Demanda fuera denegada.
El 5 de diciembre de 2012, el Centro recibió una comunicación electrónica en inglés de la Demandada
indicando que el procedimiento estaba sujeto a la “UDRP” y que por lo tanto la transferencia del nombre de
dominio en disputa estaba estrictamente prohibida. Dicha comunicación contestaba a un correo electrónico
enviado por la Demandante a la Demandada en la que la primera recordaba los pasos a seguir para
proceder con la transferencia del nombre de dominio en disputa.
En fecha 6 de diciembre de 2012, el Centro acusó recibo de la comunicación de la Demandada y solicito a
las partes la confirmación en caso de que éstas hubieran decidido negociar nuevamente. La Demandada
contestó en inglés manifestando su deseo de que el procedimiento continuara. Asimismo, la Demandante
contestó al Centro en fecha a 11 de diciembre de 2012 manifestando la existencia de un malentendido e
indicando igualmente su intención de no negociar y de que el procedimiento continuara.
En fecha 7 de enero de 2013, el Centro notificó a las partes del próximo nombramiento del Experto.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 22 de enero de 2013, recibiendo la
Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del
Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Idioma del procedimiento
La Demandada ha solicitado que la lengua del procedimiento sea la inglesa en base a su desconocimiento
del idioma español, sin que su abogado, residente en España y de nacionalidad estadounidense, pueda
dirigir el procedimiento en español por lo sofisticado del mismo. Admite por lo demás que ha traducido por
un servicio profesional la Demanda. Además considera que la Demandante tiene capacidad para
comunicarse en inglés.
Este Experto considera que a la vista de los escritos de las partes, especialmente los correos de la
Demandante de 16 y 17 de noviembre de 2012 insistiendo en que el idioma del procedimiento es el español
así como en intención de no incurrir en más gastos, la petición realizada por la Demandada y, el propio
Reglamento el procedimiento se debe sustanciar en castellano, admitiéndose, no obstante, los documentos
en inglés presentados por la Demandada por razón del conocimiento que de esta lengua tiene el Experto,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento.
En todo caso y, de acuerdo a las facultades generales del Experto contenidas en el artículo 18 del
Reglamento el idioma de la Decisión es el español.
5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca CEU que protegen diversos logotipos pero
siempre con la marca CEU como elemento distintivo, y que están plenamente vigentes en España:
- Registro de marca español 2545953 CEU (denominativa) en clases 9, 16, 38, 41 y 42 de la Clasificación
Internacional de Niza.
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- Registro de marca español No. 1119607 CEU (mixta) en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza,
concedida el 16 de junio de 1987.
- Registro de marca español No. 1119608 CEU (mixta) en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza,
concedida el 2 de junio de 1987.
- Registro de marca comunitaria No. 3813111 CEU (mixta) en clases 9, 16, 38, 41 y 42 de la Clasificación
Internacional de Niza, registrada el 12 de febrero de 2007.
- Registro de marca comunitaria No. 9394743 CEU (mixta) en clases 9, 16, 38, 41, 42 y 45 de la
Clasificación Internacional de Niza, registrada el 1 de marzo de 2011.
La marca CEU goza del carácter de marca notoria dentro del sector académico en España por razón de la
constante permanencia en el sector educativo tanto univesitario como escolar desde 1933.
El Nombre de Dominio fue registrado el 15 de junio de 2008.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:
En primer lugar, por ser titular de numerosos registros referidos al término “ceu” que es notablemente similar
al Nombre de Dominio <postgradoceu.es> pues la adición de la palabra “postgrado” tiene un valor genérico
de los servicios que presta la Demandante, con escasa relevancia a la hora de hacer comparaciones entre
las dos denominaciones. En este sentido, considera que cualquier consumidor asociaría un nombre de
dominio como <postgradoceu.es> al CEU pues entre otras cosas la Demanda desarrolla parte de su
actividad a través del sitio Web “www.postgradoceu.es”.
En segundo lugar, considera que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el Nombre
de Dominio puesto que no dispone de registro o signo distintivo sobre el que acreditar su derecho previo, ni
se corresponde con el nombre de la Demandada ni es comúnmente conocida a través de la denominación
“postgradoceu” en el tráfico jurídico o económico, según la información que ha obtenido a través de Internet.
Y, finalmente, manifiesta la Demandante que el registro del Nombre de Dominio <postgradoceu.es> se
realizó en base al valor notorio de la marca de su propiedad y con la intención de venderlo. Además, el
Nombre de Dominio permanece sin ningún contenido pues cuando se accede al mismo aparecen una serie
de “posibles links” que en el fondo se encuentran inoperativos pues por mucho que se “cliquea” en ellos no
se abre ningún tipo de vínculo. E insiste que caso de presionar sobre “preguntar sobre este dominio” que
aparece en la parte superior derecha del sitio Web, se abre un formulario de compra para que el usuario
realice una oferta de compra del Nombre de Dominio.
B. Demandada
La Demandada contestó a las alegaciones del Demandante admitiendo la cesión del Nombre de Dominio
<postgradoceu.es> bajo la condición de que el Experto no entrara a analizar el fondo del asunto. Por lo que
de no admitirse su pretensión presentó las siguientes alegaciones:
Con carácter previo, consideró que las pruebas relacionadas con el carácter notorio en base a los
resultados de la búsqueda realizada con Google, el anexo sobre los resultados en los que aparece la
intención de venta del Nombre de Dominio y la secuencia del anexo 10 de la Demanda es engañosa.
En cuanto al análisis de los requisitos alega la Demandada que la Demandante no ha probado el primer
requisito a propósito de la identidad o confusión entre el Nombre de Dominio y la marca que reivindica en
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base a que la comparación de la marca CEU (3 letras) frente al Nombre de Dominio <postgradoceu.es> (12
letras) aboca a una diferencia tal que impide la confusión. Por lo demás niega el carácter “famoso” de la
marca en base a que el resultado de la búsqueda efectuada en Google se reduce al área de Madrid.
Por lo demás, insiste en el c7arácter legítimo del Nombre de Dominio en base a que la Demandante realiza
un negocio de adquisición en masa de nombres de dominio tanto para prestar servicios en páginas Webs
específicas como para prestar servicios aprovechándose de la práctica del “Direct Navigation”. Que se
centran en palabras genéricas. Que la adquisición del referido Nombre de Dominio se efectuó en virtud de
contrato por el que el vendedor aseguraba el respeto a los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Que realizó una comprobación basada en la comparación del portfolio de nombres de dominio con las
bases de datos de la “USPTO” y “OMNI”, tal y como así lo indica la Demandada.
Que aportó numerosas referencias a términos genéricos relativos con la educación que tiene a la venta
tales como <cursogestión.es>, <cursomaquillaje.es>, <cursoestética.es> y muchos más.
Consecuentemente, considera que en ningún caso la marca de la Demandante ha sido blanco de sus
actividades en nombres de dominio. Y así entiende que tampoco existe intento de desviar el trafico de los
usuarios de Internet de la Demandante. Para concluir que la práctica de venta de nombres de dominio es
lícita y no supone la violación del Reglamento.
Finalmente la Demandada niega la aplicación del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows
Caso OMPI No. D2000-0003 al presente caso y considera engañosa la aseveración de la Demandante de
que remitió sendas comunicaciones antes del inicio del procedimiento por cuanto no existe prueba de que
se hayan recibido.
7. Aceptación del Demandado a la transferencia del Nombre de Dominio
A la vista de la aceptación de transferencia realizada por la Demandada, debemos analizar la conveniencia
de emitir una decisión analizando los tres requisitos o no.
En el presente caso, debe tenerse en cuenta el hecho de que la aceptación a la transferencia realizada por
el Demandado se encuentra limitada a que este Experto no entre en el fondo del asunto. Además, debe
tenerse presente el hecho de que la adquisición del Nombre de Dominio <postgradocue.es> se realizó junto
con un paquete numeroso de otros nombres de dominio en virtud de contrato de compraventa con garantía
sobre el respeto de los derechos marcarios de los mismos emitida por el vendedor y que, asímismo, se
procedió a la comparación de los nombres de dominio con bases de datos de marcas estadounidenses.
Asimismo, debe destacarse el hecho de la falta de contestación del Demandado a los requerimientos de la
Demandante y la suspensión, una vez iniciado, del procedimiento durante treinta días a fin de que las partes
pudieran materializar un acuerdo.
Pues bien, en opinión de este Experto y, en uso de las facultades que se le reconocen en el artículo 18 del
Reglamento, debe analizarse la existencia de los tres requisitos toda vez que la aceptación de transferencia
es condicional y, sobre todo porque las partes han tenido oportunidad y ocasión de resolver antes y, durante
este procedimiento, sin que hayan alcanzado un acuerdo entre las partes.
8. Debate y conclusiones
Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes
requisitos: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro
término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de
derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido
registrado o utilizado de mala fe.
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A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la
Demandante alega poseer Derechos Previos
Según el artículo 2 del Reglamento, el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o
abusivo cuando sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el
Demandante alega poseer Derechos Previos”.
Por tanto, habiendo probado la Demandante ser titular de Derechos Previos en los términos previstos en el
Reglamento, sólo queda por comparar el Nombre de Dominio <postgradoceu.es> con la marca CEU de la
Demandante. Por tanto, al haber incorporado la marca de la Demandante en el Nombre de Dominio
debemos dar por cumplido con este requisito.
En apoyo a cuanto antecede, numerosas decisiones anteriores bajo el Reglamento y bajo la Política de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”) de la cuál se
inspira el Reglamento, han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce
íntegramente la marca, es suficiente para dar por cumplido con este requisito (La Caixa D'Estalvis I
Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen, Caso OMPI No. D2006-1615; Aerovías del Continente
Americano,S.A. Avianca v. Juan González Domínguez, Caso OMPI No. DES2011-0034).
Por ello, consideramos que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2
del Reglamento pues el Nombre de Dominio <postgradoceu.es> es similar a la marca CEU de la
Demandante hasta el punto de crear confusión.
B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha probado ser titular de una marca notoria en base a contar con una amplia y duradera
actividad relacionada con el sector educativo en general y, en especial con el universitario, en España
desde 1933. Alega, además, que la Demandada ni es comúnmente conocida por el término “ceu”, ni
dispone de marcas sobre dicho término.
Por otra parte, el uso que realiza la Demandada del Nombre de Dominio consiste en conectar el mismo con
un aparcamiento de páginas que muestra enlaces esponsorizados. Este Experto ha podido acceder a tales
enlaces y ha comprobado como los mismos se refieren al sector de la formación de nivel postgrado en
España, con referencias en última instancia a competidores de la Demandante como Escuela Europea de
Negocios, Universidad Europea de Madrid, IE Businees School, etc. En cuanto a la alegación de que la
expresión “ceu” es un genérico utilizado por numerosas entidades educativas no podemos aceptarlo pues
habiendo introducido el Experto dicho término en el buscador Google el resultado obtenido por este Experto
se refiere principalmente a la Demandante. Nótese que este Experto realiza la búsqueda sin referencia a la
sede del Demandante.
Por otro lado, la defensa realizada por la Demandada en el sentido de haber adquirido el Nombre de
Dominio en masa dentro de una cartera de nombres de dominio relativo a términos genéricos, con garantías
del vendedor de respetar los derechos marcarios y su comparación posterior con determinadas bases de
datos norteamericanas, no puede ser admitida toda vez que la reproducción de la marca CEU es real y no
ficticia. Y en todo caso, débil defensa sino inútil la comparación con bases de datos norteamericanas
tratándose de un nombre de dominio español. Nótese que la adquisición en masa de nombres de dominio,
de por sí, no supone necesariamente dolo, pero sí se le imputa a la Demandada, en este caso, la
responsabilidad por una insuficiente labor de comprobación de posibles derechos marcarios afectados,
cuanto menos en España. Además, surgen dudas a este Experto acerca de la realidad de tales garantías o
proceso de verificación de bases de datos por no constar documento alguno que lo apoye.
A mayor abundamiento, la alegación relativa a la compra de una remesa abultada de nombres de dominio
supone, para este Experto, que la Demandada no sabía lo que compraba. Por tanto, si su intención era la
compra de un nombre de dominio en relación a un término genérico y, por error u omisión eso no fue así, lo
cierto es que no cabe reclamar derechos o intereses legítimos conforme a los términos del Reglamento.
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Consecuentemente, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos exigido por el
Reglamento.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El punto de partida en el análisis del presente elemento debe ser el carácter notorio de la marca CEU en
España. El hecho de que la Demandada sea extranjera, haya comprado en masa el Nombre de Dominio
junto con otros muchos nombres de dominio y que finalmente haya procedido a comparar el mismo con
bases de datos estadounidenses dice poco a favor de su defensa en la medida de que como decíamos
anteriormente, la marca queda reproducida, además de no haber procedido a comparar el Nombre de
Dominio <postgradoceu.es> con bases de datos europeas o acaso españolas. El hecho de que nos
encontramos en sede de nombre de dominio geográfico español es evidente y, consecuentemente, la
comparación del Nombre de Dominio adquirido con bases de datos de marcas españolas también. Es decir,
el test de validez realizado no fue adecuado para evitar este requisito. En este sentido, véase mVisible
Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc, Caso OMPI No. D2007-11411.
Por otra parte, ha quedado probado como el Nombre de Dominio <postgradoceu.es> redirige a páginas
competidoras de los intereses de la Demandante por lo que todo conduce a que la utilización del Nombre de
Dominio constituye un cebo a posibles internautas quienes llegando al sitio Web ven aumentada la oferta
con numerosos enlaces de postgrado. Por lo demás, este Experto ha comprobado como el Nombre de
Dominio objeto de disputa se encuentra a la venta cuando se accede al enlace “preguntas sobre este
dominio”.
Por tanto, se cumple igualmente el tercer requisito en la medida de que el registro y el uso son de mala fe.
9. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el
Nombre de Dominio <postgradoceu.es> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 22 de febrero de 2013
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Como ya se señaló anteriormente, el Experto cita una decisión emitida en virtud de la UDRP por haber servido ésta de inspiración al
Reglamento.