DES2011-0026

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL EXPERTO
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Laser Center
Caso No. DES2011-0026
1. Las Partes
La Demandante es el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna con domicilio en Santa Cruz de
Tenerife, España, representada por Ubilibet, España (en adelante, la “Demandante”).
El Demandado es Laser Center, con domicilio en Asturias, España (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lalaguna.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el
2 de junio de 2011. El 3 de junio de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El mismo día ESNIC envió al Centro por medio
de correo electrónico su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como
registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de
facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de
resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a
España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2011. De acuerdo con el artículo 16a) del
Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de julio de 2011. El Escrito de
Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de julio de 2011.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día
28 de julio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
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4. Antecedentes de Hecho
A. La Demandante
La Demandante es la administración competente para el gobierno del municipio de San Cristóbal de la
Laguna, siendo titular de la denominación oficial “Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna”, la
cual ha registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas como marca para numerosos servicios y
productos con anterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio.
Asimismo, la mencionada denominación se encuentra específicamente protegida en el Anexo IV de la
Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprobó el Plan Nacional de Dominios de
Internet bajo el código correspondiente a España (“.ES”).
La Demandante ha aportado numerosas pruebas acreditando que popularmente e incluso a nivel comercial
es conocida como “Ayuntamiento de la Laguna”. La Demandante ha acreditado igualmente que el municipio
que administra es conocido tanto en el tráfico comercial como en general como “La Laguna”, sin utilizar de
forma habitual su denominación oficial completa (“San Cristóbal de la Laguna”).
B. El Demandado
De acuerdo con la información incluida en la Demanda, el Demandado es una compañía española que
presta diversos servicios tecnológicos tales como el desarrollo de sitios Web, optimización de visibilidad en
motores de búsqueda. De acuerdo con la información incluida en su página Web corporativa, desde 2008 el
Demandado tiene su sede en la isla de Tenerife, desde la que presta sus servicios.
C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 4 de octubre de 2006 y se encuentra conectado
a un sitio Web con numerosos enlaces a páginas de terceros en las que se ofrece información general y
noticias sobre el municipio de San Cristóbal de la Laguna así como sobre otros ámbitos, complementándose
con diversos espacios ocupados por publicidad de terceros.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es titular de la denominación oficial "Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna", la cual ha
registrado como marcas españolas en numerosas clases correspondiendo a una amplia variedad de
productos y servicios. Indica asimismo la Demandante que, de conformidad con lo dispuesto en la Orden
Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprobó el Plan Nacional de Nombres de Internet
bajo el código correspondiente a España (".es") cuenta con un derecho exclusivo de registro de los nombres
de dominio .ES correspondientes a la denominación oficial del municipio de administra, siendo dicha
denominación "San Cristóbal de la Laguna";
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar respecto a las marcas y denominación oficial de las
que es titular, especialmente si se tiene en cuenta que el correspondiente término municipal suele
conocerse como "La Laguna" de modo que el uso de dicha denominación en el Nombre de Dominio no hace
sino referir el mismo de forma inequívoca a la Demandante. Por último, la Demandante indica respecto a
este punto que las marcas de las que es titular han adquirido una gran notoriedad como consecuencia de su
uso continuado por parte de la Demandante;
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- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio en cuanto
no es titular de signo distintivo alguno bajo la denominación "La Laguna", ni se encuentra vinculado en
forma alguna con la Demandante, ni es ni ha sido nunca conocido bajo la mencionada denominación. En el
mismo sentido, la Demandante sostiene que el uso que ha hecho el Demandado del Nombre de Dominio
constituye otra muestra clara de la ausencia de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio
por parte del Demandado es que el mismo se ha conectado a un sitio web que pretende presentarse -de
forma falsa- como el oficial del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, pretendiendo con ello el
Demandado -en opinión de la Demandante- apropiarse de un distintivo ajeno con el ánimo de inducir a la
errónea creencia de que el Nombre de Dominio correspondía a la Demandante como legítima autoridad del
citado término municipal;
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que, al residir en la isla de Tenerife,
no puede alegar desconocimiento alguno de la denominación controvertida, sino por el contrario un obvio
ánimo de aprovecharse de la denominación legalmente protegida a favor de la Demandante;
- Que el Demandado ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe pues, con el uso dado al mismo desde
su registro, no ha pretendido otra cosa que obstaculizar a la Demandante el libre acceso al Nombre de
Dominio que, en opinión de la Demandante, por ley le corresponde. En este sentido considera la
Demandante que el ánimo último del Demandado al utilizar el Nombre de Dominio ha sido obligar a la
Demandante a pagar un precio por su transferencia. En un sentido parecido la Demandante considera que
el Demandado al conectar el Nombre de Dominio con un sitio Web aparentemente vinculado a la
Demandante ha pretendido confundir a los usuarios de Internet, impidiendo que la Demandante acceda a un
nombre de dominio que legítimamente le pertenece y, de esta manera, forzar a aquélla a pagar un precio
por el mismo así como obtener ingresos por la publicidad mostrada en dicho sitio Web hasta que dicha
transferencia no se produzca; y
- Que, atendiendo a lo indicado, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
B. Demandado
El Demandado indica en la Contestación a la Demanda:
- Que la denominación “La Laguna”, como tal, no se encuentra protegida por la Orden Ministerial
ITC/1542/2005, sino que el nombre objeto de protección en dicha orden es el oficial de la Demandante, es
decir “Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna”. En este sentido, el Demandado considera que
es dudoso que pueda referirse al municipio de San Cristóbal de la Laguna como “La Laguna” pues ello
derivaría en la supresión del patrón del pueblo en nombre del correspondiente ayuntamiento y, por tanto, en opinión del Demandado- a su “ninguneo”;
- Que existen en España varias localidades que incluyen la denominación “La Laguna” en sus nombres
oficiales de lo cual podría derivarse que, en caso de estimarse la Demanda y, por tanto, en caso de que se
transfiriera el Nombre de Dominio a favor de la Demandante, con ello se estaría infringiendo los derechos
de esos otros municipios que incluyen la denominación “La Laguna” en sus nombres oficiales;
- Que, atendiendo al sistema marcario español, los términos geográficos – por definición - no pueden gozar
de protección marcaria, tal y como se reconoce de forma expresa en los artículos 37 y 62 de la Ley 17/2001.
En este sentido, señala el Demandado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha confirmado en
numerosas ocasiones que nadie puede apropiarse en exclusiva de derechos de marca sobre este tipo de
denominaciones, ni mucho menos prohibir su uso. Por último, el Demandado indica que numerosas
decisiones adoptadas en el marco de conflictos sobre nombres de dominio han adoptado una interpretación
idéntica a la mencionada;
- Que el Demandado, al querer utilizar el Nombre de Dominio para ofrecer informaciones y servicios
referidos al municipio administrado por la Demandante, ha demostrado contar con un interés legítimo sobre
el Nombre de Dominio. Es más, según indica el Demandado, al haberse establecido en la isla de Tenerife
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hace varios años y haber desarrollado sus actividades en tal área geográfica el Demandado considera que
se refuerza su tesis en el sentido de considerar que ostenta un derecho legítimo sobre el Nombre de
Dominio;
- Que el registro del Nombre de Dominio se produjo una vez el Demandado se había instalado en la isla de
Tenerife y en ningún momento se vinculó a un ánimo especulativo sino que, por el contrario, el Demandado
prevé ofrecer informaciones públicas sobre el municipio de San Cristóbal de la Laguna una vez haya
desarrollado completamente el sitio Web asociado al Nombre de Dominio. En el mismo sentido, el
Demandado indica que en ningún momento ha pretendido presentar dicho sitio Web como oficial, indicando
que si ha incluido enlaces a las páginas Web de la Demandante así como de la Universidad de la Laguna
ha sido por deferencia a dichas instituciones;
- Que ha registrado numerosos nombres de dominio basados en denominaciones geográficas españolas
para crear portales con información local de distintos ámbitos territoriales, habiendo igualmente actuado
como prestador de servicios técnicos para numerosas administraciones públicas y, por tanto, se encuentra
lejos de una posición de infractor de derechos de terceros; y
- Que, atendiendo a lo indicado hasta el momento, la Demanda debería ser rechazada.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres
condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(1)
Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término
sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
(2)
Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al
Nombre de Dominio.
(3)
Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos
por el Reglamento respecto al presente caso.
No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con
criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la
interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución
de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base
para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las
decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en Citigroup, Inc., Citibank N.A.
v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, en Ladbrokes International Limited v. Hostinet,
S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o en Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibéria, S.A. v. Maxtersolutions C.B,
Caso OMPI No. DES2006-0003).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la
Demandante alega poseer Derechos Previos
La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el
Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar respecto a una denominación sobre la cual la
Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida
por el artículo 2 del Reglamento tanto las marcas con efectos en España como las denominaciones oficiales
legalmente reconocidas y protegidas.
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A los efectos de la presente decisión el Experto desea puntualizar que, en el presente caso, el análisis de la
eventual concurrencia de este primer elemento requerido por el Reglamento debe centrarse en la
denominación oficial de la Demandante más que en sus marcas. La razón para ello es que, tal y como el
Experto ha indicado en anteriores decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (ver, por ejemplo,
Gobierno de Asturias v. Diego Miras Silva, Caso OMPI No. D2007-1392; o Gobierno de Asturias v. Dispal
Astur, S.A., Caso OMPI No. D2007-1233), éste considera que la inclusión de una denominación geográfica
en una marca comercial no debe interpretarse automáticamente como el establecimiento de un derecho
exclusivo de uso de dicha denominación geográfica como nombre de dominio en relación al Reglamento.
Dicha interpretación, no obstante, se daba en un entorno como es el de la UDRP, cuyo ámbito material es
significantemente más restringido que el ofrecido por el Reglamento.
En efecto, si bien en la UDRP los demandantes solamente pueden basar sus pretensiones en la existencia
de una “marca”, en el marco ofrecido por el Reglamento el concepto de “derecho previo” va más allá de la
marca, incluyendo otros signos distintivos y denominaciones entre las que se incluyen las denominaciones
oficiales de administraciones públicas (como es el caso de la Demandante en este procedimiento).
De este modo, el elemento clave a considerar es si la denominación oficial “Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de la Laguna” titularidad de la Demandante es susceptible de ser considerada confusamente
similar respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, al comparar dicha denominación oficial y Nombre
de Dominio se constatan dos diferencias básicas:
- Por un lado, la mencionada denominación oficial se basa en una fórmula que recoge todos los elementos
identificativos de la Demandante (““Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna”), mientras que el
Nombre de Dominio se compone exclusivamente de la denominación ”La Laguna”; y
- Por otra parte, el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”.
Seguidamente se analizarán si dichas diferencias son lo suficientemente relevantes como para descartar
cualquier riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y la denominación oficial de la Demandante.
Por lo que respecta a la primera diferencia señalada no parece que el uso de un nombre más extenso por
parte de la Demandante en su denominación oficial permita descartar un riesgo de confusión con el Nombre
de Dominio. Por el contrario, el Experto considera (según un delicado análisis del Reglamento) que el
núcleo distintivo de tal denominación lo constituye el nombre con el que popularmente es conocido su
municipio (“La Laguna”), siendo el resto de elementos incluidos en dicha denominación complementos del
mencionado núcleo distintivo, refiriéndose al tratamiento oficial de la institución (“Excmo.”), al tipo de
institución que es la Demandante (“ayuntamiento”) así como al nombre completo del municipio que la
Demandante administra (“San Cristóbal de la Laguna”).
Tampoco parece que la inclusión del sufijo “.es” pueda considerarse como una diferencia relevante, al
derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han
considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance
Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Inc., Abercrombie &
Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI No. D2003-0172;
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. Oscar Espinosa Comín, Caso OMPI No. D2005-1029.
De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los
elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.
B. Derechos o intereses legítimos
En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos - de carácter meramente enunciativo en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de
dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:
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- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de
Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de
buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de
marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los
consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.
En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni
cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del
Demandado respecto al Nombre de Dominio.
De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar
derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “La Laguna” ni la ha utilizado en el
mercado ni en relación con un uso leal o no comercial.
De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican todo lo contrario, especialmente si se considera
el hecho que desde su registro los Nombres de Dominio se ha vinculado a un sitio Web en el que se
incluyen referencias tanto a la Demandante como a servicios que presta la Demandante, si bien
exclusivamente por medio de enlaces a páginas de terceros (lo cual denota un nulo desarrollo propio de
dicho sitio Web por el Demandado, sino una labor de enlace a páginas de terceros entre los que incluye la
propia Demandante). (El Experto nota que el caso hubiera sido diferente si el nombre de dominio en disputa
hubiera sido utilizado nada más en su forma como una frase descriptiva, es decir, para un sitio Web que
tratase “lagunas” u otros cuerpos de agua relacionados).
Teniendo en cuenta esta circunstancia y la residencia del Demandado, parece difícil imaginar que al
registrar el Nombre de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y de sus marcas y
denominación oficial. Es más, la ausencia de desarrollo de contenidos propios durante los diversos años en
los que el Demandado ha sido titular del Nombre de Dominio, combinado con el hecho de que el
Demandado sí que ha incluido en cambio numerosos anuncios en dicho sitio Web (con la correspondiente
generación de ingresos a su favor), parecen actuaciones incompatibles con una actuación legítima por su
parte.
En atención a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los
elementos requeridos por el Reglamento.
C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe
El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado
ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.
A tal efecto, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de esta
decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. Habida
cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el
Nombre de Dominio, percepción que se ve reforzada por el hecho de que la similitud existente entre la
denominación oficial de la Demandante y el Nombre de Dominio así como el hecho de que el Demandado
parece residir en la isla de Tenerife, donde la Demandante utiliza sus marcas y denominación oficial con
mayor intensidad. Tomando en cuenta el uso del nombre de dominio, estos factores hacen difícil imaginar
que el Demandado no usa el nombre de dominio de mala fe al presentar enlaces referidos al Demandante y
terceros.
Asimismo, la inclusión en los sitios Web conectados a los Nombres de Dominio de informaciones referidas a
la Demandante y a sus servicios y actividades así como de publicidad dirigida a un ámbito local parecen ser
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una muestra clara de la mala fe de la Demandada en el uso del Nombre de Dominio. Dicha impresión se ve
confirmada, en opinión del Experto, teniendo en cuenta el hecho de que la inclusión de la citada publicidad
ha supuesto durante años una fuente de ingresos para el Demandado, ingresos que en gran parte se
derivan del uso no autorizado de la denominación oficial de la Demandante por medio del Nombre de
Dominio.
Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las
condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el
Nombre de Dominio <lalaguna.es> sea transferido a la Demandante.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 14 de agosto de 2011