D2008-0874

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. Araz c.b. (Araz Net,
S.L.)
Caso No. D2008-0874
1.
Las Partes
La Demandante es el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, con
domicilio en Gijón, Asturias, España, representada por UBILIBET, Barcelona,
España.
La Demandada es Araz c.b. (Araz Net, S.L.), con domicilio en Gijón, Asturias,
España, representada por J & A Garrigues, SLP, Oviedo, Asturias, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene por objeto los nombres de dominio <asturies.com> y
<asturies.org>.
El registrador de los citados nombres de dominio es GKG.NET, Inc.
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el
“Centro”) el 6 de junio de 2008. En esa misma fecha, el Centro envió al registrador a
través de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los
nombres de dominio en cuestión. El 7 de junio de 2008, GKG.NET, Inc. envió al
Centro su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como
registrante, y proporcionando los datos de los contactos administrativo, técnico y de
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facturación. Esa comunicación fue confirmada al Centro en fecha de
24 de junio de 2008. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos
formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres
de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres
de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
26 de junio de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijó para el 16 de julio de 2008. La Contestación a la
Demanda fue presentada ante el Centro el 16 de julio de 2008.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain, Manuel Moreno-Torres y Albert
Agustinoy Guilayn como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el
8 de agosto de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e
Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
Se consideran hechos probados y no controvertidos en este caso los siguientes.
La Demandante es el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
órgano de la Administración Autonómica de España. Tiene personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, los cuales,
atendiendo al artículo 2 de la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de medios de
comunicación social del Principado de Asturias, consisten en la gestión directa de los
servicios públicos de radiodifusión y televisión de titularidad de dicha Comunidad
Autónoma.
La Demandante es titular de los derechos que el Ordenamiento le confiere sobre las
marcas M-2.660.282 ASTURIES (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38)
y M-2.660.283 ASTURIAS (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38).
Dichas marcas se registraron con efectos desde fecha 1 de junio de 2006. La
Demandante alega ser titular de otras muchas marcas que incorporan el término
“Asturias”. Sin embargo, como la Demandante no deja de reconocer, y la Demanda
no pierde ocasión de incidir sobre ello y lo prueba, dichas otras marcas no son de la
directa titularidad de la Demandante, sino de otras personas jurídicas pertenecientes a
la Administración Territorial del Principado de Asturias.
La controversia gira en torno a los nombres de dominio <asturies.com> y
<asturies.org>, los cuales fueron registrados, respectivamente, en fecha de
28 de noviembre de 1996 y 11 de noviembre de 1996.
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Tales nombres de dominio fueron registrados inicialmente por un ente sin
personalidad jurídica que giraba en el tráfico como comunidad de bienes con el
nombre de “Araz c.b.”. Sin embargo, es pacífico entre las partes enfrentadas, y
específicamente la Demandada lo reconoce, que los nombres de dominio objeto de
esta disputa pertenecen y son gestionados por Araz Net, S.L. (constituida el
4 de junio de 1998), que es contra quien, en suma, se dirige la demanda y quien,
obviamente, ostenta la legitimación pasiva en este procedimiento.
La Demandada ha venido utilizando los nombres de dominio desde su registro hasta
la actualidad para difundir la cultura asturiana, noticias relacionadas con el
Principado y, en concreto, para mantener, fomentar y divulgar la lengua asturiana
(bable), la cual se habla en aquella zona particular de España.
La Demandada ha recibido del Gobierno del Principado al menos (que se haya
probado) cuatro subvenciones o ayudas públicas destinadas a la promoción del
asturiano en Internet, en particular, como rezan las resoluciones de la Consejería
competente, “con destino a medios de comunicación para la promoción del bable”.
La Demandada ha sido objeto de noticia desde 1997 en diversos periódicos de tirada
local, tales como “El Comercio” y “La nueva España”, en los que aparecen
entrevistas a los promotores de la Demandada, y noticias generales sobre el tipo de
actividad desarrollada por ésta.
Las páginas web correspondientes a los nombres de dominio disputados tienen un
promedio de 9.400 visitas al mes (datos de abril de 2003).
La actividad desarrollada por la Demandada ha sido objeto de reconocimiento por
profesores de la lengua asturiana.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante alega lo siguiente.
Que hay que colegir del hecho de que los datos identificativos correspondientes a los
nombres de dominio no coincidan, un deseo de ocultación de la verdadera identidad
de los titulares de los mismos.
Que es titular de las marcas españolas M-2.660.282 ASTURIES y M-2.660.283
ASTURIAS. Fueron registradas con efectos desde 1 de junio de 2006.
Que el propio Gobierno de Asturias, y otros órganos de gestión de aquella
Comunidad Autónoma, son titulares de un número elevado de marcas en las que se
incluye el término “Asturias”. La relación completa de tales signos distintivos está
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referida en el cuerpo del escrito de Demanda, y a ella nos remitimos en aras de la
brevedad.
Que, asimismo, el Gobierno de Asturias, del cual la Demandante depende, tiene
registrados más de 80 nombres de dominio donde la palabra principal de los mismos
es “Asturias”. Se aporta por la Demandante simple listado, no contrastado, de dichos
nombres de dominio.
Que aunque el Gobierno de Asturias utiliza para referirse a la institución el grupo de
palabras “Principado de Asturias”, es éste un uso legal, estatutario y protocolario,
siendo el nombre “Asturias” o “Asturies” la identidad más generalizada a todos los
efectos para referirse a esta región de la zona norte de España.
Que la Administración Territorial, en un esfuerzo por recuperar las señas de identidad
del pueblo asturiano, ofrece a través de su página web oficial (“www.asturias.es”)
diversos servicios todos ellos asociados o referenciados con el nombre “Asturies” o
“Asturias”.
Que los nombres de dominio objeto de esta controversia son idénticos o similares
hasta el punto de causar confusión con las marcas de las que la Demandante es titular,
y que se han enumerado más arriba.
Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de aquellos
nombres, lo cual hace basar la Demandante en el hecho de que la Demandada no es
titular de un derecho de marca sobre el término “Asturies” y que éste no es un
término que aparezca en su denominación social.
Que la Demandada registró y está usando los nombres de dominio disputados de mala
fe, lo que se pone de manifiesto por el hecho de que la Demandada, estando
domiciliada en el Principado de Asturias, tenía forzosamente que conocer de la
existencia del Gobierno del Principado, así como de sus entes administrativos; por el
hecho de que la Demandada obtiene un lucro derivado de la inserción en la página
web de los nombres de dominio de publicidad; y por el hecho de que el uso actual de
tales nombres de dominio obstruye la posibilidad de que la Demandante haga un uso
legítimo de ellos.
B.
Demandado
La Demandada alega lo siguiente.
Que no tiene ningún deseo de ocultación o engaño respecto de los datos de su
verdadero domicilio, y que el hecho de que aparezcan diferentes direcciones y
titulares en los registros de los nombres de dominio obedece al hecho de que en un
caso se facilitó los datos del domicilio social y en otro el de la oficina, pero no a
ninguna intención de falsificación de identidad.
Que su objeto social consiste en la prestación de servicios integrales en Internet.
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Que la Demandante sólo es titular de 8 de las 41 marcas alegadas.
Que el término “asturies” es una denominación geográfica que no puede ser opuesta
como marca en el marco del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos
entre marcas y nombres de dominio de la ICANN, y que, por tanto, no se da el
primero de los requisitos establecidos en la Política.
Que la Demandada sí ostenta intereses legítimos sobre los nombres de dominio, como
se pone de manifiesto por el hecho de que ha venido utilizándolos desde su registro
en 1996 con el fin de facilitar información de la lengua asturiana y ofrecer noticias e
información acerca del Principado de Asturias; que en el momento de comienzo de
su andadura tuvieron aproximadamente 4.189 visitas, mientras que en abril de 1993
alcanzaron la media mensual de 9.393; que han empleado recursos humanos desde el
comienzo de su actividad; que han recibido subvenciones públicas del Principado de
Asturias desde 1998 hasta la actualidad, enmarcadas en el objetivo de promover el
bable en los medios de comunicación; que dicha actividad desarrollada por la
Demandada ha sido reconocida en artículos doctrinales publicados en revistas
especializadas desde 1997 hasta 2007; que también se les ha reconocido
públicamente su actividad encaminada a difundir la cultura asturiana en periódicos de
difusión regional desde 1999 hasta la actualidad; que también se les ha reconocido
por instituciones culturales asturianas su labor. Por lo que, en definitiva, han sido
conocidos en el marco territorial de Asturias bajo dichos nombres de dominio.
Que el registro de los nombres de dominio es anterior al de solicitud de las marcas
que se oponen de contrario.
Que tampoco hubo un registro ni un uso de los nombres de dominio de mala fe, ya
que la Demandada sólo ha procurado cuidar y difundir la lengua asturiana (bable), así
como divulgar eventos y noticias reseñables relacionadas con el Principado de
Asturias.
Que en atención a todo lo anterior han utilizado los nombres de dominio de forma
legítima y de buena fe, sin intención de obstruir a la Demandante su actividad y
presencia en Internet, ni de atraer intencionadamente a usuarios, ni de venderlos,
alquilarlos o ceder su registro a la Demandante.
6.
Debate y conclusiones
A la vista de los argumentos jurídicos y hechos expuestos por las partes, y teniendo
en cuenta la Política y el Reglamento, este Grupo de Expertos llega a las siguientes
conclusiones.
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
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El primero de los requisitos establecidos en la Política se refiere al hecho de que la
parte denominativa del nombre de dominio objeto de controversia sea idéntica o
similar hasta el punto de causar confusión con un derecho de marca del que el
Demandante sea titular.
En este sentido, este Grupo de Expertos observa que las marcas opuestas por la
Demandante, y que verdaderamente deben ser tenidas en consideración en este caso,
son la M-2.660.282 ASTURIES (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38) y
la M-2.660.283 ASTURIAS (denominativa con gráfico, registrada en Clase 38).
Por su parte, la parte denominativa de los nombres de dominio es, en ambos casos,
“Asturies”.
Siguiendo la teoría de la intercambiabilidad, adoptada por otras decisiones del Centro
en anteriores ocasiones, se puede llegar a la conclusión de que, en efecto, al menos en
el caso de la marca M-2.660.282 se produce una identidad como la requerida por el
primero de los requisitos establecidos en la Política.
Al darse al menos respecto de una de las marcas este requisito de la “identidad”, el
Grupo de Expertos considera que se da la primera de las condiciones establecidas en
la Política para la estimación de la demanda.
B.
Derechos o intereses legítimos
En lo que respecta al segundo de los requisitos previstos en la Política Uniforme para
la estimación de la demanda, es decir, el relativo a que el Demandado carezca de
intereses legítimos o derechos sobre los nombres de dominio objeto de la
controversia, el Grupo de Expertos ha llegado a las siguientes conclusiones.
Las posturas de las partes han quedado claras, por lo que no es necesario
reproducirlas.
Respecto de esta cuestión que analizamos, es del todo necesario referirse a la no
menos importante de si se puede registrar como nombre de dominio un identificador
que coincida con una denominación o zona geográfica o con un topónimo, y si el
hecho de que el Demandado desarrolle una actividad de promoción de dicha zona o
lugar, o en nuestro caso, de información cultural relativa a dicha zona o lugar, sin
ánimo de desviar internautas o potenciales usuarios de la red, constituye en sí mismo
un interés legítimo susceptible de amparo por la Política.
Esta cuestión no es nueva y se suscitó ya en el documento denominado WIPO
Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (“WIPO Overview”),
el cual puede ser revisado en la dirección URL
www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html.
A la vista de este documento la conclusión en un tipo de controversia como la que
estamos analizando debe ser la siguiente.
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El consenso alcanzado por el Centro, tras las numerosas decisiones que han recaído
sobre esta cuestión, es que el Demandado ostenta un interés legítimo si éste utiliza
como nombre de dominio una palabra o un término genérico para describir su
producto o su negocio, o para generar lucro a partir del uso de esa palabra o término
genérico, sin que de esa manera el Demandado esté pretendiendo, o de hecho lo
consiga, obtener una ventaja sobre los derechos del Demandante en dicha palabra o
término.
Las decisiones más relevantes sobre este debatido asunto, todas ellas unánimes en
esta tesis que se sostiene, son las siguientes: Allocation Network GMBH v. Steve
Gregory, Caso OMPI Nº D2000-0016; Porto Chico Stores, Inc. v. Otavio Zambon,
Caso OMPI Nº D2000-1270; Asphalt Research Technology, Inc. v. Nacional Press &
Publishing, Inc., Caso OMPI Nº D2000-1005; Gorstew Limited. v.
Worldwidewebsales.com, Caso OMPI Nº D2002-0744; o Kur- und Verkehrsverein
St. Moritz v. StMoritz.com, Caso OMPI Nº D2000-0617, así como las que se citan en
esta última decisión.
En el presente caso, es cierto que el Demandante ostenta derechos de marca sobre el
vocablo “Asturies” y “Asturias” (para la clase 38 y como marca denominativa con
gráfico, no se olvide, es decir, no estrictamente sobre el término, sino sobre éste más
un gráfico, cuyo conjunto es lo que protege el derecho de marca conferido; supra se
reproducen los números de registro correspondientes).
Pero no lo es menos que las marcas registradas son mixtas (es decir, formadas por
una parte denominativa y por una parte gráfica), y que la parte denominativa de las
mismas es “Asturies” o “Asturias”, términos éstos coincidentes plenamente con una
zona geográfica, un territorio o topónimo de una parte de España. Desde este punto
de vista, cada uno de estos términos es ciertamente genérico en el sentido de que se
asocia a una franja de terreno o a una zona geográfica o territorial conocida bajo ese
nombre. En consecuencia, la parte denominativa de la marca podría ser utilizada por
un tercero como nombre de dominio, sin que ello constituya infracción de marca, si el
tercero demuestra, o de las circunstancias se puede deducir, que desarrolla una
actividad de promoción de buena fe del lugar en cuestión sin ánimo de desviar
consumidores o visitantes de otros usuarios de la Red.
A juicio de este Grupo de Expertos, y a la vista de las pruebas documentales obrantes
en el caso, y de lo que se ha podido comprobar mediante el acceso a la página web
controvertida, lo anterior es precisamente lo que ocurre en el presente caso.
Así, la Demandante ostenta derechos de marca sobre una denominación territorial o
geográfica. Además, la Demandada desarrolla una actividad legítima, tal y como
dicha entidad ha probado exhaustivamente, a través de la cual promueve el uso de la
lengua asturiana, al tiempo que ofrece servicios de información y noticias diversas
relacionadas con el Principado de Asturias. Este uso viene produciéndose desde
1997; no ha sido discutido por la Demandante (antes bien lo reconoce en su propio
escrito de demanda), y, antes bien, ha sido reconocido públicamente por instituciones
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culturales y profesores de universidad especializados en la materia. Aparte las
páginas web de los nombres de dominio disputados vienen contando con un número
aceptable de visitas mensuales, que en abril de 2003 se situaba en 9.393 y en abril de
2004 en 7.778.
Asimismo, en este orden de cosas, llama la atención que, habiendo concedido a la
Demandada en diversas ocasiones (al menos se ha probado que en cuatro, mediante
Resolución de 8 de julio de 1998 de la Consejería de Cultura; por Resolución de la
Consejería de Educación y Cultura de 1 de agosto de 2000; por Resolución de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo de 7 de marzo de 2006, y
finalmente, por Resolución de la misma Consejería de fecha 9 de julio de 2007)
subvenciones públicas para ayudar en los gastos de gestión de la actividad
desarrollada por la Demandada, la Demandante, como parte de la Administración
Territorial del Principado que es, reproche en el momento actual el uso de los
nombres de dominio y tache de ilegítima su utilización a los efectos de los requisitos
establecidos en la Política Uniforme. Tales subvenciones tenían por objeto, como ha
quedado acreditado, la promoción del bable en los medios de comunicación, e
Internet lo es, y en cuyas resoluciones, en suma, se puede apreciar claramente que el
nombre de dominio <asturies.com>, es decir, uno de los controvertidos, aparece en
los Boletines Oficiales de la Comunidad Autónoma en cuestión.
También hay que tener en cuenta que el término “Asturies” se identifica con un
territorio antes que con una concreta persona, entidad pública o institución.
En estas condiciones, no es procedente, a la luz de la Política y del criterio ya
asentado por el Centro en repetidas decisiones antes referenciadas, entender que la
Demandada carece de un interés legítimo en los nombres de dominio objeto de la
presente disputa, cuando, aparte, no se olvide, viene desarrollando su actividad con
años de antelación al momento de la solicitud de registro de las marcas opuestas de
adverso, lo que unido al resto de pruebas documentales aportadas por la Demandada
y a las que se ha hecho referencia, consolidan la opinión de que ha venido efectuando
un uso legítimo de los nombres de dominio.
Y, respecto de los nombres de dominio coincidentes con territorios o zonas o
denominaciones geográficas o topónimos, ésta es la consolidada opinión del Centro,
vertida a través de numerosas decisiones, entre las que destacamos las siguientes:
Grupo Nicolás Mateos, S.L. v. Javier Soler Pico, Caso OMPI D2006-1157 (tenía por
objeto diversos nombres de dominio en relación con el lugar denominado “Lagoa-docoehlo”); Empresa Municipal Promoción Madrid S.A. v. Easylink Services
Corporation, Caso OMPI D2002-1110 (relativa al nombre de dominio
<madrid.com>); Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A., Caso OMPI D20071233 (relativa a los nombres de dominio <asturias.com> y <asturias.org>); Gobierno
de Asturias v. Diego Miras Silva, Caso OMPI D2007-1392 (relativa al nombre de
dominio <asturias.biz>); Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios de
Red, S.L. /Laser Center/ Juan Alonso López, Caso OMPI D2007-1391 (relativa al
nombre de dominio <asturias.net>); Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias v. Xose Sbardu/ Xosé Ramón Álvarez, Caso OMPI D2008-0673 (relativa
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al nombre de dominio (<asturies.biz>); Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias v. Arturo Rodríguez Arias, Caso OMPI D2008-0826 (relativo
al nombre de dominio (<asturies.info>); Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias v. Pablo Iglesias Junco, Caso OMPI D2008-0845 (relativo al
nombre de dominio <asturies.net >); y Patronat de Turisme Costa Brava Girona v.
Daniel Maresma Bosch, Caso OMPI D2007-0566 (relativo al nombre de dominio
<costabrava.com>).
Por las razones expuestas, entiende el Grupo de Expertos que no se da la segunda de
las condiciones establecida en la Política, relativa a la ausencia de un derecho o
interés legítimo del Demandado en los nombres de dominio.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
No cumpliéndose el segundo de los requisitos establecidos en la Política, no procede
entrar al análisis del tercero.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.
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José Carlos Erdozain
Experto Presidente
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Manuel Moreno-Torres
Experto
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 22 de agosto de 2008
página 9