D2011-0384

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Euroestudios, S.L. v. Javier Mingo
Caso No. D2011-0384
1. Las Partes
La Demandante es Euroestudios, S.L., representada por Bufet Almeida, Abogados Asociados, con domicilio
en Madrid, España (en adelante, la “Demandante”).
El Demandado es D. Javier Mingo con domicilio en Granada, España (en adelante, el “Demandado”).
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <euroestudios.com> (en adelante, el “Nombre de
Dominio”).
El registrador del citado nombre de dominio es CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com
(en adelante, “Joker.com”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el
28 de febrero de 2011. El 1 de marzo de 2011 el Centro envió a Joker.com por medio de correo electrónico
una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de marzo de
2011 Joker.com envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la
persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto
administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a las partes el 7 de
marzo de 2011 relativa al idioma del procedimiento. En la misma fecha la Demandante envió su solicitud en
relación con el idioma de procedimiento. Igualmente, el mismo día el Demandado envió una comunicación
solicitando el inglés como el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Política"), el Reglamento de la Política
uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y
el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de
dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a)
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del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2011. El Demandado
presentó comunicaciones el 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21 y 25, de marzo de 2011 de las cuales el Centro
acusó debidamente recibo.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 11 de abril de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de
Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que
su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Tras haber revisado los escritos presentados por las partes y considerar que éstas debían remitir
informaciones adicionales sobre el fondo de la disputa, el 4 de mayo de 2011 Experto emitió una orden de
procedimiento (en adelante, la “Orden de Procedimiento”), instando tanto a la Demandante como al
Demandado a aportar documentos suplementarios. Dicha orden fue atendida tanto por la Demandante (el
9 de mayo de 2011) como por el Demandado (el 6 de mayo de 2011).
4. Idioma del procedimiento
La Demandante presentó la Demanda en castellano. Teniendo en cuenta que dicho idioma no es el que el
Demandado utilizó respecto a los acuerdos de registro del Nombre de Dominio, el Centro instó a la
Demandante a justificar la elección de dicha lengua. A tal efecto, en su respuesta de fecha 7 de marzo
de 2011 el Demandante indicó que la mencionada elección se basó en los siguientes factores:
- Tanto la Demandante como el Demandado tienen su domicilio en territorio español;
- El Demandado ha reconocido desarrollar sus actividades profesionales en España; y
- La Demandante ha indicado no estar familiarizada con la lengua inglesa (lengua que utilizó el Demandado
para el registro de los Nombres de Dominio), mientras que el Demandado ha demostrado su conocimiento
del castellano.
Por su parte, el presunto representante del Demandado en este procedimiento respondió a la mencionada
comunicación del Centro indicando que no es español (limitándose a indicar que es profesor de inglés, sin
informar sobre su nacionalidad) y que, a pesar de reconocer contar con un conocimiento coloquial del
castellano, consideraba que tenía derecho a defenderse utilizando el inglés como lengua en este
procedimiento, ya que le permitía evitar tecnicismos legales en castellano.
Para decidir sobre esta cuestión, de acuerdo con los criterios expresados en numerosas decisiones
adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano
Ambros v. r&t y Tino Hernández, Caso OMPI No. D2000-0201; CPS 1 Realty LP. v. DomainAgent.com,
Caso OMPI No. D2005-0869; Colombo Franchising Ltda. v. Mehdi Tchavosinia, Caso OMPI No.
D2006-1572; o General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi, Caso OMPI No.
D2007-0645), deben tenerse en cuenta factores como el origen geográfico y lugar de residencia de las
partes, las capacidades lingüísticas mostradas tanto antes del procedimiento como durante el mismo, los
costes y retrasos que pueda suponer la adopción de uno u otra lengua para el procedimiento así como los
perjuicios que el uso de una determinada lengua puede ocasionar a las partes.
En este sentido, el Experto considera probado que, atendiendo a las comunicaciones remitidas al
Demandante, el hecho que el Nombre de Dominio ha estado asociado durante un tiempo significativo a un
sitio web con contenidos en lengua castellana, así como al hecho de que desarrolla actividades comerciales
en España, el Demandado cuenta con un conocimiento suficiente de la mencionada lengua.
Teniendo en cuenta lo anterior, la solución más lógica parece ser utilizar el castellano como lengua de este
procedimiento. Con ello no cree el Experto que el Demandado vea en forma alguna afectado su derecho de
defensa. Por el contrario, el Experto cree que las comunicaciones remitidas por el Demandado en inglés en
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este procedimiento deben aceptarse y ser tenidas en cuenta, sin necesidad de que sean traducidas al
castellano.
Por todo ello, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la
lengua del procedimiento debe ser el castellano.
4. Antecedentes de Hecho
A. La Demandante
La Demandante es una sociedad española que, desde su constitución en 1968, se ha dedicado a la
prestación de servicios en el sector de la ingeniería civil y la edificación, habiéndose consolidado como una
de las empresas líderes de dicho sector en España. De hecho, la Demandante ha consolidado una
experiencia tanto a nivel español como en otras múltiples jurisdicciones en el desarrollo y ejecución de
proyectos de ingeniería.
La Demandante es titular de los siguientes signos distintivos basados en la denominación “euroestudios”:
- Marca española E EUROESTUDIOS S.L. INGENIEROS DE CONSULTA (registro nº 2.010.176), registrada
con efectos desde el 2 de febrero de 1996 en la clase 42 del Nomenclátor Internacional.
- Nombre comercial EURESTUDIOS, S.L. (registro nº 207.153), registrado con efectos desde el 2 de febrero
de 2 de febrero de 1996 para estudios y proyectos de ingeniería.
- Marca comunitaria E EUROESTUDIOS S.L. INGENIEROS DE CONSULTA (registro nº 2.710.168),
registrada con efectos desde el 22 de mayo de 2002 en las clases 37 y 42 del Nomenclátor Internacional.
La Demandante indica en los escritos presentados en el marco de este procedimiento que los signos
distintivos anteriormente mencionados han adquirido una notoriedad internacional.
El Experto, no obstante, tras haber revisado la mencionada documentación considera que, si bien podría
considerarse que la Demandante es notoriamente conocida a través de la denominación “Euroestudios” en
el sector de la ingeniería en España, dicha notoriedad queda agotada en dicho sector, sin que pueda
considerarse que la misma se extiende a otros ámbitos o que permite presumir un carácter renombrado de
las marcas y nombre comercial alegados por la Demandante en el marco del presente procedimiento.
B. El Demandado
El Demandado parece ser un ciudadano español cuyas actividades profesionales se centran en la docencia
de idiomas extranjeros, actividad que parece haber desarrollado durante años en la ciudad de Granada.
De acuerdo con la numerosa documentación presentada por el Demandado (especialmente en su
contestación a la Orden de Procedimiento), éste ha acreditado haber utilizado durante años la
denominación “Euroestudios” para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, si bien no ha
constituido entidad alguna con dicho nombre ni ha registrado signo distintivo alguno basado en dicha
denominación.
C. El Nombre de Dominio
El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 22 de abril de 1999. A pesar de que actualmente
se encuentra desactivado, el Experto ha podido comprobar que el Nombre de Dominio ha estado conectado
durante años a diversas páginas web en las que el Demandado ofrecía información sobre sus actividades
de docencia en el ámbito lingüístico.
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5. Alegaciones de las partes
A. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
- Que ha venido desarrollando durante años sus actividades de consultoría en el ámbito de la ingeniería de
proyectos, para las cuales han utilizado la denominación “Euroestudios”, la cual ha obtenido un carácter
internacionalmente notorio;
- Que, atendiendo al carácter notorio de las marcas titularidad de la Demandante, el Demandado debía
conocer tanto la existencia de aquélla como de sus marcas al momento del registro del Nombre de Dominio;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas y nombre comercial de los que es titular
la Demandante, atendiendo al hecho que el núcleo distintivo de los mencionados signos distintivos lo
constituye la denominación “Euroestudios”, en la cual se basa igualmente el Nombre de Dominio;
- Que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo respecto al Nombre de Dominio,
considerando la Demandante que, a la luz de las circunstancias que se dan en el marco del presente caso,
el ánimo del registro y uso del Nombre de Dominio fue el de intentarse aprovechar de forma injusta de las
marcas titularidad de la Demandante;
- Que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado actuó de mala fe puesto que dicho registro
respondía exclusivamente al conocimiento de las marcas de la Demandante y de la correspondiente
voluntad de aprovecharse de las mismas;
- Que, al intentar vender el Nombre de Dominio a la Demandante, el Demandado actuó con una obvia mala
fe; y
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor del Demandante.
B. Demandado
El Demandado alega en la Contestación a la Demanda:
- Que la denominación “Euroestudios” en la que se basa el Nombre de Dominio responde a la combinación
entre dos palabras genéricas y, por tanto, no debería entenderse como infractora de los derechos de la
Demandante;
- Que ha venido utilizando la denominación “Euroestudios” durante más de quince años para la prestación
de servicios de formación en lenguas extranjeras, actividad para cuya promoción ha utilizado el Nombre de
Dominio (a fin de informar a potenciales alumnos sobre sus servicios lectivos);
- Que en ningún momento ha ofrecido el Nombre de Dominio en venta ni ha pretendido aprovecharse de las
marcas de la Demandante, respecto a la cual no tenía conocimiento alguno con carácter previo a la disputa
planteada en el marco de este procedimiento; y
- Que, atendiendo a lo anterior, debería desestimarse la Demanda.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres
condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
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- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre
las que la demandante tiene derechos; y
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado respecto al nombre de
dominio; y
- Acreditar que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos
establecidos por la Política en relación con el presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En relación con este primer elemento, el Experto considera que, en efecto, existe un riesgo real de
confusión entre el Nombre de Dominio y los signos distintivos alegados por la Demandante en el marco de
este procedimiento y basados en la denominación “Euroestudios”.
En efecto, las diferencias derivadas de su comparación no son lo suficientemente relevantes como para
descartar cualquier riesgo de confusión. Para llegar a esta conclusión, el Experto ha tenido en cuenta los
siguientes elementos:
- La primera diferencia existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad del Demandante es
que éstas incluyen no tan sólo la denominación “Euroestudios” sino que ésta se complementa con otros
elementos denominativos (la letra “E” –en formato gráfico especial- e “Ingenieros de Consulta”) que el
Nombre de Dominio se basa exclusivamente en la denominación “Euroestudios”. Ello no obstante, cabe
considerar que dicha palabra constituye el núcleo identificativo de las marcas alegadas por la Demandante,
siendo dichos elementos denominativos partículas adicionales que complementan el elemento diferenciador
de tales marcas. De este modo, en opinión del Experto, la mencionada diferencia no es lo suficientemente
relevante como para descartar un riesgo de confusión.
- La segunda diferencia es que el Nombre de Dominio incorpora el sufijo “.com”, mientras que las marcas de
la Demandante no. Esta diferencia, sin embargo tampoco parece suficientemente importante ya que la
misma se deriva de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han
considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en New York Life Insurance
Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812; A & F Trademark, Abercrombie & Fitch
Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172; Caja de
Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. Oscar Espinosa Comin, Caso OMPI No. D2005-1029.
Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las
marcas titularidad de la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada
ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio.
En concreto tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio
o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de
productos o servicios; o
- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el nombre de dominio, aún cuando no se
hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
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- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombres de dominio, sin intención de desviar a los
usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad del
demandante con ánimo de lucro.
En este punto es importante recordar que el Demandado ha acreditado haber utilizado durante años la
denominación “Euroestudios” para identificar sus servicios profesionales, si bien no ha protegido dicha
denominación por medio de registro de signo distintivo alguno. Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto
considera que el Demandado ha acreditado ostentar un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio, al
responder el mismo al nombre que el Demandado ha conseguido probar que ha utilizado durante años para
el desarrollo de sus actividades profesionales en España.
Dicha interpretación es plenamente conforme con al adoptada en numerosas decisiones adoptadas con
anterioridad y basadas en circunstancias parecidas a las que se dan en el presente procedimiento (ver, por
ejemplo, G.A. Modefine S.A. c. A.R.Mani, Caso OMPI No. D2001-0537; Internacional Youth Hostel
Federation c. Ivor Yevgeni Haya-Filkov, Caso OMPI No. D2002-0720; o Merrell Pharmaceuticals, Inc. and
Aventis Pharma S.A. c. Russell Allegra, Caso OMPI No. D2005-0464).
Sin perjuicio de lo indicado con anterioridad, el Experto desea puntualizar que la conclusión respecto a la
efectiva concurrencia de un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio debe entenderse
estrictamente dentro del (limitado) marco interpretativo que permite la Política, sin que pueda dicha
conclusión extrapolarse a otros ámbitos jurídicos –como, por ejemplo, el derecho de marcas español- los
cuales se basan en criterios de interpretación mucho más amplios que los que pueden darse en el marco
del presente procedimiento.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Teniendo en cuenta que el Demandado ha acreditado ostentar un derecho legítimo (en el sentido previsto
por la Política) sobre el Nombre de Dominio, el Experto no considera necesario analizar la eventual
concurrencia del tercero de los elementos requeridos por la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 14 de mayo de 2011