D2011-1971

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Inter Ikea Systems B.V. v. Luis Fernando Kosonoy Michel
Caso No. D2011-1971
1. Las Partes
La Demandante es Inter Ikea Systems B.V. (“Ikea”) con domicilio en Delft, Países Bajos, representada por
Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.
El Demandado es Luis Fernando Kosonoy Michel, con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ikeamexico.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de noviembre
de 2011. El mismo día, el Centro envió a GoDaddy.com, Inc. vía correo electrónico una solicitud de
verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa y GoDaddy.com, Inc. envió al Centro,
vía correo electrónico, su respuesta con la confirmación sobre el registrante y los datos de contacto del
nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto
señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha
17 de noviembre de 2011 suministrando el registrante y los datos de contacto enviados por GoDaddy.com,
Inc invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día, la Demandante
presentó una Demanda enmendada.
El 17 de noviembre de 2011, el Centro notificó a las partes que la Demanda había sido presentada en
español, mientras que el idioma del procedimiento es inglés. La Demandante, el mismo día, contestó a
dicha notificación haciendo referencia a los argumentos indicados en su Demanda original en relación al
idioma del procedimiento. El Demandado no contestó a la comunicación del Centro.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el
Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
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De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al
Demandado en inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 29 de noviembre de 2011.
De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el
19 de diciembre de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al
Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de diciembre de 2011.
En fecha 29 de noviembre de 2011, el Centro informó a las partes y a GoDaddy.com, Inc del próximo
vencimiento del nombre de dominio en disputa y de la posibilidad para el Demandante de proceder a su
renovación.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día
11 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en
conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a
las normas del procedimiento.
En relación con la escogencia del español como idioma del procedimiento, el Experto considera que es su
potestad conforme a la Política definir en ciertas circunstancias un idioma distinto al del Acuerdo de
Registro. En este sentido, se deben tener en cuenta varios aspectos como la nacionalidad del titular, el
lugar de residencia, los destinatarios de las actividades del sitio Web que aloja al nombre de dominio en
disputa y la inclusión en el propio dominio del nombre de un país hispanoparlante. Lo anterior es relevante
por cuanto las garantías procesales y de defensa del Demandado son aún mayores con el uso de su propio
idioma en el actual procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de la marca IKEA en varios países. En particular, para el presente procedimiento,
la Demandada invoca las siguientes marcas registradas en Estados Unidos de América:
- Registro de marca internacional IKEA No. 1.118.706, registrada el 22 de mayo de 1979 en las clases 11,
20, 21, 24 y 27 del 22 de la Clasificación Internacional de Niza para amparar muebles y productos para el
hogar.
- Registro de marca Internacional IKEA No. 1.418.733, registrada el 25 de Noviembre de 1986 en la clase
42 de la Clasificación Internacional de Niza para amparar tiendas de muebles y productos para el hogar.
- Registro de marca Internacional IKEA N. 1.443.893, registrada el 23 de Junio de 1987 en las clases 8, 11,
16, 20, 21, 24, 27 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza para amparar muebles y productos para el
hogar.
El Demandante es titular de varios registros de la marca IKEA en México como aparece a continuación:
- Registro de marca mixta IKEA y Diseño No. 355515, registrada el 25 de abril de 1988 en la clase 32 de la
Clasificación Internacional de Niza.
- Registro de marca mixta IKEA No. 382752, solicitada el 29 de mayo de 1990 en la clase 20 de la
Clasificación Internacional de Niza .
- Registro de marca IKEA No. 498797 registrada el 9 de marzo de 1995 en la clase 42 de la Clasificación
Internacional de Niza.
- Registro de marca mixta IKEA y Diseño No. 1193456 solicitada el 14 de Abril de 2010 en las clases
26.1.18, 26.1.20, 26.4.10 y 27.5.17 de la Clasificación de Viena.
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- Registro de marca mixta IKEA y Diseño No. 1204137 solicitada el 14 de Abril de 2010 en las clases
26.1.18, 26.1.20 y 27.5.17 de la Clasificación de Viena.
La Demandante comenzó sus actividades de comercialización de muebles y artículos para el hogar en
Suecia en 1943. Luego se inició una expansión internacional incluyendo los Estados Unidos desde los años
setenta y más tarde se registró la marca IKEA en México, en 1988.
Actualmente existen más de 270 tiendas titularidad de la Demandante en 25 países con un catálogo de más
de 12,000 productos.
La Demandante también es titular de los nombres de dominio <ikea.com.mx> e <ikea.mx>.
El Demandado es Luis Fernando Kosonoy, dedicado a la distribución de productos de las tiendas de la
Demandante localizadas en los Estados Unidos, dentro del territorio mexicano. Además, es titular de los
nombres de dominio <ikeamexico.com.mx> e <ikeamexico.mx>, los cuales son asimismo objeto de un
procedimiento administrativo la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio
para .MX (LDRP).
El nombre de dominio en disputa es <ikeamexico.com>, el cual fue registrado el 4 de febrero de 2011.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante afirma que es titular de la marca IKEA registrada en 1979 en los Estados Unidos y con una
notoriedad de carácter mundial. Por lo tanto, con el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se
crea confusión ya que el mismo constituye la combinación de la marca IKEA con la de México, la cual
sugiere la venta de los mencionados productos distinguidos con la reconocida marca en el territorio de
México.
La Demandante es titular de varios nombres de dominio con los cuales identifica los productos ofrecidos
relacionados con la marca IKEA, entre los cuales se encuentran los siguientes:
- <ikea.com>
- <ikea.com.mx>
- <ikea.mx>
Finalmente, la Demandante es titular de los derechos de autor sobre todas las fotografías, catálogos y
contenido de las Web en las que se alojan los mencionados nombres de dominio.
La Demandante alega que el Demandado no es reconocido por la utilización de la marca IKEA ya que éste
no es titular de la misma y por lo tanto, el único nexo con dicha marca y sus productos es el uso no
autorizado e ilegítimo por el Demandado de la marca IKEA.
La Demandante considera que el uso de la marca IKEA por parte del Demandado constituye
aprovechamiento del prestigio (“goodwill”) de la marca IKEA en el territorio mexicano. Esto se debe a que el
nombre de dominio en disputa remite a los navegantes a los catálogos de Inter Ikea Systems B.V..
Lo anterior es llevado a cabo sin autorización alguna por parte de la Demandada, con lo cual se configura la
violación de los derechos de propiedad intelectual de Inter Ikea Systems B.V. y se crea confusión y engaño
para el consumidor.
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La Demandante alega la mala fe del Demandado debido al reconocimiento del mismo de la existencia de la
marca IKEA incluido en el nombre de dominio en disputa y el ofrecimiento de sus productos a través del
mismo. Lo anterior aprovechando la notoriedad de la misma construida desde hace 32 años antes del
registro del dominio. La mala fe del Demandado también se encuentra probada, según la Demandante, con
la solicitud por parte de éste de la suma de EUR 1,000 a la Demandante para así hacer la transferencia del
nombre de dominio en disputa.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para
que sus pretensiones sean estimadas:
(i)
Acreditar que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión
con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii)
Acreditar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio
en disputa; y
(iii)
Acreditar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio en disputa está compuesto por dos expresiones: “ikea” y “mexico”. El análisis de
ambas tanto de manera independiente como combinada es relevante para determinar el cumplimiento del
primer requisito de la Política.
La expresión “ikea” es idéntica a la marca registrada por la Demandante y la expresión “mexico” se refiere a
un país o, en términos comerciales, a un territorio en el cual se desarrolla una actividad. Por ende, la
expresión “mexico” no agrega un elemento de distinción entre el nombre de dominio en disputa, sino más
bien puede causar confusión en relación al sitio geográfico en el cual se distribuyen o comercializan los
productos de la marca IKEA. En efecto, el uso de la expresión “mexico” junto con la expresión “ikea” podría
sugerir que el Demandado tiene un vínculo comercial o contractual que le permite con alguna clase de
autorización comercializar los productos de la marca IKEA en el territorio de México.
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el
nombre de dominio en disputa es similar y confundible a la marca IKEA registrada por la Demandante.
B. Derechos o intereses legítimos
Teniendo en cuenta que la prueba de un hecho negativo puede ser imposible, se ha interpretado de manera
reiterada el requisito segundo de la Política en el sentido de que un demandante debe establecer prima
facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio, y que
entonces pasa al demandado la carga de demostrar aquello que está en mejores condiciones de demostrar,
a saber, que sí tiene algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, presentando prueba al
efecto.
El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido, con la prueba presentada, un caso
prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de
dominio en disputa <ikeamexico.com>.
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El Experto ha valorado las pruebas relacionadas con el reconocimiento y prestigio de la marca IKEA.
También se ha tenido en cuenta la prueba presentada por la Demandante en el sentido del uso no
autorizado que ha hecho la Demandada del contenido original de la página Web de la Demandante en los
Estados Unidos que se identifica con el nombre de dominio en disputa <ikeamexico.com>. Tal
direccionamiento, en lugar de justificar un supuesto interés legítimo más bien realza el hecho de que
anunciar o promocionar contenido de terceros, sin licencia o autorización, es ilegítimo.
No se aprecia tampoco que las actividades del Demandado a través de su página Web hayan contribuido a
la buena fama del Demandado. Por el contrario, se aprecian que el Demandado ha utilizado el nombre de
dominio en disputa sin interés legítimo y más bien con el ánimo de beneficiarse de la reputación de la
Demandante con el agravante de que también aparece acreditada una petición de una suma económica
como contraprestación por la cesión del nombre de dominio en disputa.
En concordancia con lo anterior, es al Demandado a quien le correspondía demostrar la legitimidad de sus
derechos o intereses legítimos. Sin embargo, el Demandado, sin justificación alguna, no ejerció su derecho
de contradicción al no contestar la Demanda debidamente notificada.
De todo lo anterior se deriva que al interés legítimo argumentado y probado por la Demandante se
contrapone a la carencia de derechos o intereses legítimos del Demandado para continuar detentando el
registro del nombre de dominio en disputa. Con lo anterior se cumple el segundo requisito de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo al artículo 4(a)(iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza
el nombre de dominio en disputa de mala fe. El párrafo 4(b) de la Política establece cuatro circunstancias
que, sin ser limitativas, constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i)
circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de
dominio en disputa a la Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un
competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados
que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
(ii)
se ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de
productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando
se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii)
se ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la
actividad comercial de un competidor; o
(iv)
al utilizar el nombre de dominio en disputa, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo
de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de
que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o
promoción de su sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web o
sitio en línea.
Los hechos del presente caso configuran diversos supuestos de mala fe tanto en el registro como en el uso
que se ha dado al nombre de dominio en disputa. El Experto ha examinado las diversas pruebas
presentadas por la Demandante en las que se acredita el ánimo de lucro que directa e indirectamente
animaba al Demandado tanto al momento del registro como con la ilegítima utilización que ha hecho del
nombre de dominio en disputa. En relación con las pruebas aportadas por la Demandante, se presta
particular atención y se le concede la debida importancia a las comunicaciones electrónicas
del 28 de octubre de 2011 enviada por el Demandado a la Demandante, en las que solicita una
contraprestación por demás excesiva a la transferencia del nombre de dominio en disputa. Frente a tal
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comunicación en las que se manifiesta el ánimo directo de obtener lucro, no se ha encontrado réplica
alguna del Demandado.
También es relevante que el Demandado, en el sitio Web identificado con el nombre de dominio en disputa,
no comercializa productos propios ni promociona su imagen empresarial sino que reproduce sin
autorización o licencia alguna el contenido original de la página Web de la empresa Inter Ikea Systems B.V.
en los Estados Unidos.
De este conjunto de circunstancias, en opinión del Experto, resulta que la actuación del Demandado, tanto
al registrar el nombre de dominio en disputa como al utilizarlo en la forma descrita es una actuación de mala
fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio en disputa como a su uso.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el
Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, <ikeamexico.com>, sea transferido a la
Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 23 de Enero de 2012