D2011-1694

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL EXPERTO
Bankia, S.A.U. v. Pablo Martínez Hernández
Caso No. D2011-1694
1. Las Partes
La Demandante es Bankia, S.A.U. con domicilio en Madrid, España, representada por Ungria, Patentes y
Marcas, S.A., España.
El Demandado es Pablo Martínez Hernández con domicilio en Murcia, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bankiajoven.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de octubre
de 2011. El 6 de octubre de 2011 el Centro envió a 1&1 Internet AG, vía correo electrónico, una solicitud de
verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 10 de octubre de 2011, 1&1
Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la
persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos
administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en relación con el
idioma del Procedimiento, la Demandante presentó, el 13 de octubre de 2011, una solicitud para que el
español sea el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional
de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento
Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al
Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de octubre de 2011. De conformidad con el párrafo
5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de noviembre de 2011. El
Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de
personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de noviembre de 2011.
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El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el
día 16 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia,
en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es titular de las siguientes marcas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas:
REGISTRO
DISTINTIVO
CLASES
FECHA SOLICITUD
2.964.282
BANKIA
16, 35, 36
18.01.2011
2.966.940
BANKIA
1 a 15, 17 a 31,
34, 37 a 45
02.02.2011
2.971.579
BANKIAJOVEN
35, 36
26.02.2011
2.969.752
Mixta
1 a 31, 34 a 45
17.02.2011
2.971.441
Mixta
16, 35, 36
25.02.2011
BANKIA es la marca que adoptó el Banco Financiero y de Ahorro, entidad financiera que agrupa en un
SIP a siete cajas de ahorros españolas: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa
Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
El anuncio de creación de la Demandante se produjo el 2 de marzo de 2011 y el registro del Nombre de
Dominio se produjo el 15 de marzo de 2011. Cotiza en el IBEX-35 de la Bolsa Española desde julio
de 2011.
La Demandante utiliza la marca BANKIA para identificar sus servicios financieros a través de una extensa
red de oficinas en toda España, promociona sus productos con dicha marca y patrocina actividades
deportivas y, tiene una gran presencia en los medios de comunicación españoles. Por ello, la marca
BANKIA debe calificarse como notoria.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega ser la titular de diversas marcas en las que aparece como único término BANKIA y
también alega ser titular de la marca BANKIAJOVEN que coincide con el Nombre de Dominio en disputa.
Además, manifiesta que nunca ha dado autorización para registrar como Nombre de Dominio la marca
BANKIAJOVEN de su titularidad.
Por lo que se refiere al registro y uso del Nombre de Dominio <bankiajoven.com> manifiesta la Demandante
que el registro del Nombre de Dominio infringe los derechos marcarios que le corresponde, además de
haberse efectuado al haberse presentado la nueva marca BANKIA de manera notoria en los medios de
comunicación.
La Demandante pone de manifiesto las gestiones realizadas para alcanzar un acuerdo amistoso con el
titular del Nombre de Dominio. Gestiones éstas que no permitieron la solución del presente conflicto.
Por otra parte, considera que resulta evidente que el Demandado se dedica en su actividad profesional a la
intermediación financiera y contable, como se deduce de su condición de Administrador Único de la entidad
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Intermediacion Financiera Del Sureste Credygest, S.L. y su condición de propietario de la página web
“goldcredit.es” a la que se accede a través de los dominios de su propiedad <dañomoral.com> y
<credygest.es>. Por ello, si se dedica a la actividad financiera es imposible que desconociera la existencia
de la marca BANKIA o incluso BANKIAJOVEN titularidad de la Demandante.
Igualmente y como prueba de la mala fe aporta documental de la que se deduce que el Demandado registró
el Nombre de Dominio <bankiajoven.es>.
Finalmente, alega que “el Demandado no ha actuado de buena fe al solicitar como nombre de dominio una
denominación idéntica a marca registrada de la demandante y cuasi-idéntica a la marca de identidad
corporativa de la demandante, marca conocida por todos los españoles, marca y nombre de los que pudiera
predicarse, por sus circunstancias antes relatadas, la condición de marca notoria o renombrada”.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto “resolverá la demanda teniendo en cuenta las
declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política y el Reglamento, y
cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”. Del mismo modo, el párrafo 5(e)
del Reglamento, establece que: “si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y
cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia
basándose en la demanda.”
Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto “sacará las conclusiones que
considere apropiadas”, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud
de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de Contestación y personación por parte
del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte (punto 4.6. del “WIPO
Overview 2.0 of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” “WIPO Overview 2.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De la prueba aportada en el expediente ha quedado probado que la Demandante es titular de numerosas
marcas con el término BAKIA así como titular de la marca BANKIAJOVEN. Asimismo, ha quedado probado
un uso intensivo desde su creación y extensivo en el territorio español.
Resulta evidente que entre la marca de la Demandante BANKIAJOVEN y el Nombre de Dominio en disputa
<bankiajoven.com> existe identidad absoluta, además de ser confusamente parecida con las marcas
BANKIA de la Demandante.
Por tanto, queda probado por la Demandante el cumplimiento de este primer requisito del artículo 4(a)(i) de
la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La apreciación de este segundo requisito queda probada por el hecho que la Demandante ha logrado
establecerlo prima facie, de tal manera se aceptan como razonables sus aseveraciones y pruebas
aportadas, de las cuales se infiere que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el
Nombre de Dominio en disputa. Al no haber contestación por parte del Demandado, la carga de la prueba
en relación a la tenencia de estos derechos se traslada al mismo. Por lo anteriormente expuesto, este
Experto considera cumplido el segundo requisito del parágrafo 4(a)(ii) de la Política, a su vez de acuerdo
con lo establecido por el punto 2.1. del WIPO Overview 2.0.
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C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Este Experto considera que con las circunstancias descritas en antecedentes el Demandado registró el
Nombre de Dominio en disputa por tener un conocimiento previo de la marca BANKIA Que a pesar del
breve recorrido de la marca BANKIA, se ha calificado como notoria en España por razón del uso, publicidad
e impacto mediático desde el anuncio de creación a principios de este año 2011, en relación a los servicios
financieros propios de la actividad de la Demandante. Prueba de todo ello es su entrada en el selecto IBEX35 de la Bolsa Española al poco tiempo del anuncio de la creación de la Demandante. Por tanto, queda
probado el conocimiento previo de la marca por el Demandado lo que abocaría a declarar el registro como
de mala fe. En este sentido Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Viajes Navarra, S.L., Caso
OMPI No. D2008-1035.
Por lo demás, el uso del Nombre de Dominio consiste en un redireccionamiento a un sitio web sin ningún
contenido relacionado con la oferta de bienes y servicios del Demandante. En el pie de página de este
Nombre de Dominio aparece una referencia al nombre de dominio <dañomoral.com>. Desde este último
nombre de dominio la Demandante ha logrado acceder al sitio web ”goldcredit.es”, de titularidad del
Demandado y cuyo objeto es la información financiera y prestación de servicios relacionados. Asimismo, la
Demandante ha alegado que el Demandado se dedica a la actividad de la intermediación financiera como
administrador de determinada sociedad mercantil y que es propietario de los nombres de dominio
<dañomoral.com> y <goldcredit.es>.
Nótese que el Demandado no atendió a los requerimientos de la Demandante ni tampoco ha contestado al
presente procedimiento.
Con cuanto antecede este Experto debe dejar constancia que las cuatro circunstancias recogidas en el
artículo 4(b)(i)-(iv) de la Política constituyen una lista abierta sobre situaciones de mala fe, por lo que es
posible calificar como tal otras situaciones de hecho.
Por tanto y como ha quedado claro, este Experto entiende que la marca BANKIA es notoria y, que cuando se
registra una marca notaria como nombre de dominio por un tercero, sin dar explicación plausible al respecto,
debe ser considerada de mala fe (Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix
Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, Caso
OMPI No. D2001-0087; Microsoft Corporation v. Montrose Corporation, Caso OMPI No. D2000-1568).
El Demandado ha registrado el Nombre de Dominio en disputa pero sin contenido o material que justifiquen
tal registro. De esta manera, simplemente lo tienen aparcado o poseyéndolo de manera pasiva. Es criterio
asentado en decisiones previas en base a la Política que el uso pasivo de un nombre de dominio que
incorpora una marca notoria no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del artículo
4(b)(iii) de la Política. En este sentido, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI
No. D2000-0003).
Por tanto, debemos concluir que el Nombre de Dominio <bankiajoven.com> ha sido registrado y es utilizado
de mala fe en los términos del artículo 4(b)(iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el
Experto ordena que el Nombre de Dominio <bankiajoven.com> sea transferido a la Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 18 de Noviembre de 2011