D2009-0596

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO ADMINISTRATIVO
Consultorio Dexeus, S.A. v. Damián Dexeus
Caso No. D2009-0596
1.
Las partes
1.1. La Demandante es Consultorio Dexeus, S.A., domiciliada en la ciudad de
Barcelona, España, representada por Baker & McKenzie, Barcelona, España.
1.2. El Demandado es Damián Dexeus, residente en Barcelona, España, representado
por Dª Rosa Martínez Brines, domiciliada en Barcelona, España.
2.
Los Nombres de Dominio y el Registrador
2.1. La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <clinicadexeus.com>,
<clinicadexeus.net>, <clinicadexeus.org>, <dexeus.info>, <hospitaldexeus.com>,
<hospitaldexeus.net>, <hospitaldexeus.org>, <institutdexeus.com>,
<institutdexeus.net>, <institutdexeus.org>, <institutodexeus.com>,
<institutodexeus.net>, <institutodexeus.org>, <institutosantiagodexeus.com>,
<institutosantiagodexeus.net> y <santiagodexeus.com>
2.2. El registrador de los citados nombres de dominio es GoDaddy.com, Inc.
3.
Iter procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (“el
Centro”) el 4 de mayo de 2009. El 7 de mayo de 2009, el Centro envió vía correo
electrónico a GoDaddy.com, Inc. una solicitud de verificación registral en relación con
el nombre de dominio <dexeus.info>. El 8 de mayo de 2009, GoDaddy.com, Inc.
transmitió vía correo electrónico al Centro, confirmando que el Demandado figuraba
como titular del nombre de dominio citado y proporcionando sus datos de contacto. El
Centro verificó que la demanda cumplía con los requisitos formales de la Política
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Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (“la
Política” o “UDRP”), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de
Controversias en materia de Nombres de Dominio (“el Reglamento”) y el Reglamento
Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres
de Dominio (“El Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la demanda al demandado, dando comienzo al procedimiento el
26 de mayo de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para
contestar a la demanda se fijó para el 15 de junio de 2009.
Con fecha 9 de junio, la Demandante presentó vía correo electrónico ante el Centro un
escrito suplementario de la demanda con el fin de extender la disputa y el alcance de la
demanda a quince nombres de dominio más, identificados al inicio de esta decisión. El
17 de junio de 2009 el Centro notificó la extensión del plazo para responder a la
demanda hasta el día 7 de julio de 2009.
La contestación a la demanda fue presentada en el Centro con fecha de 6 de julio
de 2009.
El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como único miembro del Grupo
Administrativo de Expertos el día 20 de julio de 2009, recibiendo la declaración de
aceptación y de imparcialidad e independencia en conformidad con el párrafo 7 del
Reglamento con posterioridad.
Con fecha 29 de julio de 2009 Luis H. de Larramendi, como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos, solicitó respetuosamente al Centro la extensión del plazo
para dictar la decisión correspondiente al presente caso, hasta el día 7 de agosto, cuando
había sido fijada inicialmente para el día 3 de agosto, extensión que fue comunicada a
las partes por el Centro mediante correo electrónico de 29 de julio de 2009.
4.
Idioma del procedimiento
El Panel considera que siendo tanto las dos partes como sus representantes de
nacionalidad española y con residencia en España, carece de todo sentido y lógica que la
decisión sea dictada en lengua inglesa.
En consecuencia y con el fin de una mayor eficiencia y ahorro de costes, y en ejercicio
de la facultad que asiste al Panel contenida en el párrafo 11.a) del Reglamento, la
decisión será dictada en español.
5.
Antecedentes de hecho
La Demandante es una conocida entidad constituida en 1972, que presta sus servicios en
el sector de la ginecología, obstetricia y sectores afines de la medicina, pasándose a
llamar Consultorio Dexeus, S.A. en 1986.
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Consultorio Dexeus, S.A es titular del registro de nombre comercial nº 252739
Consultorio Dexeus, S.A. con prioridad 16 de marzo de 2003, así como de los registros
de marca comunitaria nº 5622185 WOMAN’S HEALTH DEXEUS y nacional nº
2751877 WOMAN’S HEALTH DEXEUS, con prioridad de 30 de enero y 26 de enero
de 2007 respectivamente.
El Demandado es una persona física, D. Damián Dexeus, de nacionalidad española, con
residencia en la ciudad de Barcelona, España, y pertenece a la conocida dinastía de
médicos ginecólogos comenzada por su abuelo Santiago Dexeus y continuada por su
padre de igual nombre y apellido.
Que el Demandado prestó sus servicios profesionales para Consultorio Dexeus, S.A.
desde el 18 de julio de 2005 hasta el 3 de marzo de 2009.
6.
Alegaciones de las partes
A.
Demandante
El Demandante afirma en su escrito de demanda:
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Que la Demandante es una sociedad constituida en 1972 y cuya denominación
cambió en 1986 para llamarse Consultorio Dexeus y que desde la primera fecha de
su constitución ha venido prestando servicios relacionados con la ginecología,
obstetricia y reproducción humana.
Que la Demandante es titular del registro de nombre comercial nº 252739
CONSULTORIO DEXEUS, S.A. con prioridad de 16 de marzo de 2003, así como
del registro de marca nacional nº 2751877 WOMAN’S HEALTH DEXEUS con
prioridad de 26 de enero de 2007 y registro de marca comunitaria WOMAN’S
HEALTH DEXEUS nº 5622185 con prioridad de 31 de enero de 2007;
protegiendo los tres registros servicios relacionados con los campos médicos antes
citados, dentro de la clase 44 del Nomenclátor Internacional.
Que DEXEUS es el elemento más distintivo de los registros mencionados, por lo
que debe considerarse que el nombre de dominio <dexeus.info>, es cuasi idéntico
y confundiblemente similar a los mencionados registros de marca, marca
comunitaria y nombre comercial.
Que el Demandado no ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio
<dexeus.info> ni es titular de registro de marca alguno que incluya el término
DEXEUS.
Que no hay evidencia de que el Demandado haya usado o haya llevado a cabo
actos de preparación del uso del nombre de dominio <dexeus.info>, o un nombre
que corresponda con el mismo, en conexión con una oferta de buena fe de
productos o servicios, antes del inicio de la disputa, demostrando todo ello la
inexistencia de un derecho o interés legítimo a su favor en el registro o uso del
citado nombre de dominio.
Que con fecha 17 de marzo de 2009 se envió al Demandado un requerimiento para
que el nombre de dominio <dexeus.info> fuera cedido a la Demandada; lo que fue
rechazado mediante contestación de 14 de abril de 2009 indicando, en primer
lugar, que el nombre de dominio había sido registrado siguiendo instrucciones de
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su padre (si bien inicialmente el nombre de dominio se registró a nombre de
Espaivirtual Serveis Telemàics S.L.), en segundo lugar, que el nombre de dominio
<dexeus.info> reproduce el apellido de su padre Santiago Dexeus, y que, en
tercero lugar, el nombre de dominio <dexeus.info> se refiere a una página web
con fines no comerciales, para proporcionar información sobre el padre del
Demandado y su trayectoria profesional, así como anunciar el nuevo proyecto
profesional de D. Damián Dexeus, su padre D. Santiago Dexeus, y demás
colaboradores.
Que el Demandado no está efectuando un uso legítimo no comercial del nombre
de dominio <dexeus.info>, sino que usa el nombre comercial, razón social y
marca de la Demandante con el fin de confundir a los usuarios de Internet y a los
pacientes clientes de la Demandada.
Que el Demandado prestó sus servicios como ginecólogo para la Demandante
desde el 18 de julio de 2005 hasta el 3 de marzo de 2009, comenzando a trabajar
para la clínica Tres Torres (directo competidor de la Demandante), siendo
conocedor de la existencia de la razón social, nombre comercial y marca de la
Demandante, lo que constituye una muestra de mala fe en su proceder.
Durante su relación profesional con la Demandante, y sin autorización, el
Demandado obtuvo la titularidad sobre el nombre de dominio <dexeus.info> de la
firma Espaivirtual Serveis Telemàics, S.L., que ya había obtenido el registro el
17 de noviembre de 2008.
Que el Demandado ordenó el registro del citado nombre de dominio a dicha firma,
con la intención de esconder su identidad y transferírselo luego a su favor, una vez
finalizada la relación profesional entre las partes.
Que el Demandado usa la dirección postal de la clínica Tres Torres en la propia
información “WhoIs” del nombre de dominio <dexeus.info>, así como en la
página web que lo identifica, lo que acredita la conexión del Demandado con el
citado establecimiento competidor, siendo clara su intención de desviar los
pacientes que sean clientes de la Demandante a uno de sus competidores.
Que el nombre de dominio <dexeus.info> conduce a una página que proporciona,
en primer lugar, servicios que compiten con los de la Demandante y, en segundo
lugar, a un establecimiento que compete con el de la Demandante. Como
consecuencia de todo ello el Demandado ha registrado y usado el nombre de
dominio <dexeus.info> de mala fe.
En base a todo lo expuesto, el Demandante solicita la transferencia del nombre de
dominio <dexeus.info> a su favor.
Con posterioridad a la presentación de la demanda principal, la Demandante presentó
con fecha 9 de junio un escrito suplementario con el fin de extender la disputa y el
alcance de la demanda a quince nombres de dominio más, identificados al inicio de esta
decisión. Básicamente las afirmaciones más relevantes que contienen dicho escrito son:
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Que excepto los nombres de dominio <institutosantiagodexeus.com> y
<institutsantiagodexeus.net>, los restantes fueron registrados en el curso de la
relación profesional entre las partes y sin autorización de la Demandante.
Que dado que contienen como elemento fundamental el término “DEXEUS”, debe
considerarse también, respecto de estos nuevos nombres de dominio, que
concurren los tres requisitos de la Política descritos y desarrollados en el escrito de
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demanda principal.
B.
El Demandado
El Demandado, en su escrito de Contestación, llevó a cabo las siguientes afirmaciones:
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Que no puede negarse que concurre el primer requisito exigido por la Política, al
coincidir la marca del Demandante con el nombre de dominio, en cuanto al
vocablo DEXEUS.
Que el Demandado es el más joven representante de la dinastía Dexeus, que goza
de una notable reputación en el sector de la ginecología y la obstetricia, tanto en
España como internacionalmente.
Que tanto el Demandado como su padre han venido prestando sus servicios a
Consultorio Dexeus, S.A. (que es lo mismo que decir el departamento de
ginecología, obstetricia y reproducción del Instituto Dexeus), que actúa como
Demandante de este procedimiento.
Tanto el consultorio, como la clínica y el instituto deben su nombre a Santiago
Dexeus, fundador y promotor.
Que debido a disensiones surgidas con los socios de Consultorio Dexeus, S.A.,
que provocaron la salida forzada de Santiago y Damián Dexeus (que ya están
siendo objeto de análisis por un tribunal), estos iniciaron un nuevo rumbo
profesional en la clínica Tres Torres.
Con el único fin de presentar su nuevo proyecto a sus leales pacientes y clarificar
cualquier malentendido, el demandado registró el nombre de dominio
<dexeus.info>.
Todo ello demuestra que el Demandado tiene un claro derecho e interés legítimo
en relación con el nombre de dominio <dexeus.info>, compuesto por su propio
apellido y el de sus antecesores, notablemente conocidos en el sector y cuyo
registro y uso no se ha producido de manera abusiva o maliciosa.
Que debe tenerse en cuenta que, aplicando la Política, la decisión del Experto no
debe pronunciarse acerca de quien tiene un mejor derecho sobre el término
“DEXEUS”, sino simplemente acerca de si el Demandado tiene o no algún
derecho o interés legítimo, que de existir, debiera bastar para desestimar la
demanda.
Que ninguna de las cuatro razones establecidas en el párrafo 4(b) de la Política,
cuya consecuencia daría lugar a concluir que el nombre de dominio <dexeus.info>
ha sido registrado de mala fe, concurren.
Que no existe base real para efectuar esa reclamación ya que el nombre de
dominio <dexeus.info> está constituido sobre el propio apellido del Demandado e
identifica una página web meramente informativa acerca del Dr. Dexeus y su
equipo, incluido su hijo, ya que los pacientes que han acudido a él durante su
estancia en el Consultorio Dexeus, y que no han podido encontrar a los doctores
Dexeus, tienen derecho a estar informados de cualquier cambio.
Que ello demuestra que no existe mala fe alguna en el proceder del Demandado,
lo que no se desvirtúa por el hecho de que el nombre de dominio <dexeus.info>
fuere inicialmente registrado por Espaivirtual Serveis Telemáics, S.L.
Que la Política no ha sido creada para resolver una controversia como la aquí
planteada, en la que el Demandado goza de un claro derecho o interés legítimo
sobre el nombre de dominio <dexeus.info>, habiéndose producido su registro y
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uso de indudable buena fe.
Por su parte, con fecha 6 de julio de 2009, la representación del Demandado presentaba
escrito de respuesta al escrito suplementario de demanda principal antes citado, que la
Demandante había formulado con fecha 9 de junio de 2009.
Sus alegaciones pueden resumirse en la siguiente forma:
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7.
Que los nuevos nombres de dominio a los que se ha solicitado extensión del
ámbito de la demanda, no son idénticos a la marca de la demandante, a pesar de la
coincidencia en el término “DEXEUS”.
Que también en relación con esos nuevos nombres de dominio, el Demandado
tiene derecho e interés legítimo al estar constituidos con su apellido y el de sus
antecesores, como elemento fundamental.
Debate y conclusiones
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
A juicio del Experto, la concurrencia de este requisito es indiscutible por cuanto el
elemento verdaderamente distintivo de los nombres de dominio involucrados es el
componente “Dexeus”, a su vez también único elemento distintivo de los derechos de
marca cuya existencia ha acreditado la Demandante.
A juicio del Experto no puede aceptarse la alegación de que por el mero hecho de incluir
el vocablo “Santiago”, los nombres de dominio <santiagodexeus.com> y
<santiagodexeus.net> no deban considerarse confundiblemente similares con las marcas
de la Demandante que incluyen el vocablo “Dexeus”, más aún cuando el añadir una
palabra genérica -en este caso el nombre civil del fundador- sólo consigue acentuar la
confusión de dicho término entre la marca del Demandante y los nombres de dominio
del Demandado, lo que hace que este Experto determine que entre ambos existe
similitud hasta el punto de causar confusión.
Adicionalmente, como consecuencia de ello se deriva que tanto los registros de marca
de la Demandante, como los nombres de dominios registrados por el Demandado
puedan ser asociados, en este caso por el público español, conocedor de la misma, a un
mismo origen.
Teniendo en cuenta que, en ninguno de los casos, la partícula identificativa del dominio
de nivel superior en cuestión (ya sea <.com>, <.org> o <.net> u otras) carece de
transcendencia en el proceso comparativo a efectuar, el Experto concluye que sí se
cumple el primer requisito exigido por la Política.
B.
Derechos o intereses legítimos
Hay dos premisas indiscutibles que deben ser tenidas en cuenta a la hora, de determinar
si al Demandado le asiste o no algún interés legítimo. Estas premisas son:
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El Demandado es médico/doctor especializado en ginecología y obstetricia,
precisamente el mismo sector de la medicina en el que el Consultorio Dexeus ha
adquirido notoriedad.
El Demandado se apellida “Dexeus”, que es el elemento más distintivo de la razón
social de la Demandante, Consultorio Dexeus, S.A.; institución que proviene del
entramado institucional fundado por su abuelo, Santiago Dexeus, y continuado
después por su padre, de igual nombre y apellido.
A tenor de las afirmaciones efectuadas por las partes, es claro que en el mes de marzo
del presente año el Demandado se desvincula profesionalmente de la Demandante. No
obstante, no se ha presentado evidencia alguna en el expediente que implique la
extinción total del derecho del Demandado a continuar ejerciendo su profesión, a que
compita con la Demandante, o a no hacerlo empleando la denominación “Dexeus” o
cualquier otra que lo contenga. Dicho en otras palabras, si bien es cierto que a nivel
institucional el término “Dexeus” puede ser vinculado en mayor medida por el público a
un reconocido establecimiento que ofrece servicio de la más alta calidad en un sector
determinado (lo que incluso podría dar lugar a concluir que la Demandante ostenta un
“mejor” derecho), ello no implica que un individuo, que ostenta el apellido “Dexeus”, y
que además pertenece a la familia que dio origen al nombre con el que la institución en
sí es conocida, carezca totalmente del derecho a usarlo y a registrarlo como nombre de
dominio.
Antes al contrario, obtener el registro de un nombre de dominio que se corresponde con
el apellido propio o que lo incluya, parece evidenciar prima facie un interés legítimo, no
correspondiendo al Experto el decidir si, pese a ello, como consecuencia de relaciones
entre las partes la Demandante tiene mejor derecho. Es de hacer notar a este respecto
que existen acciones judiciales pendientes entre las partes, donde probablemente, con
todo el abanico de pruebas y alegaciones que la jurisdicción ordinaria ofrece, pueden
dilucidarse esa y otras cuestiones que enfrenten a las partes.
La acreditación por parte de la Demandada de ser titular de algún tipo de derecho o
interés legítimo, independientemente de la naturaleza, amplitud o envergadura del
derecho que ostente la Demandante, puede ser suficiente para desvirtuar una pretendida
inexistencia de derecho o interés legítimo, como a juicio de este Experto ocurre en el
presente caso.
Este criterio ha sido ya seguido en otras decisiones emanadas del Centro. En concreto
puede citarse la decisión Celina García Iváñez y Eladio García Iváñez v. Adelia Iváñez
García, Caso OMPI No. D2008-0831, así como la Rapido TV Limited v. Jan DuffyKing, Caso OMPI No. D2000-0449.
En cualquier caso, este Experto no quiere dejar de reiterar que, dada la naturaleza del
conflicto planteado en el presente procedimiento, no es la Política, ni el Centro, el foro
más adecuado para dilucidar las diferencias suscitadas. En el desarrollo argumental de
esas diferencias se han planteado innumerables supuestos que no tienen cabida, en
cuanto al análisis o decisión, en un procedimiento seguido al amparo de la UDRP, y
deben ser resueltas en otro foro.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
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Considerando todo lo descrito en el punto precedente, este experto considera innecesario
el análisis de la concurrencia del tercer requisito exigido por el párrafo 4(b) de la
Política, ya que no dándose cualquiera de ellos, la demanda debe ser desestimada.
8.
Decisión
Por las razones expuestas, el Panel decide desestimar la demanda.
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Luis H. de Larramendi
Experto Único
7 de agosto de 2009
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