D2009-1794

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España v. José Florido Conde
Caso No. D2009-1794
1.
Las Partes
La Demandante es Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España,
representada por José Manuel Corral Mateos, España, con domicilio en Madrid,
España.
El Demandado es José Florido Conde, representada por Eduardo Coca Pérez, España,
con domicilio en Zurich, Suiza.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <premiosgoya.com>,
<premiosgoya.net> y <premiosgoya.org>.
El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 29 de diciembre de 2009. El 30 de diciembre de 2009 el Centro envió a
Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en
relación con los nombres de dominio en cuestión. El 31 de diciembre de 2009 Network
Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el
Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los
datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro
verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el
Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres
de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento
Adicional”).
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De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
13 de enero de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para
contestar la Demanda se fijó para el 2 de febrero de 2010. El Escrito de Contestación a
la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de febrero de 2010.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 10 de febrero de 2010, recibiendo la Declaración de
Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del
Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
De conformidad con lo peticionado por la Demandante en el sentido de tener al idioma
español como idioma del procedimiento, y considerando que el Demandado es
hispanohablante, como lo demuestra el contenido de los sitios Web a los que dirigen los
nombres de dominio en disputa y la Contestación a la Demanda presentada, el Experto
considera que el idioma del procedimiento será el español.
Ello sin perjuicio del planteo de nulidad introducido por el Demandado en su
Contestación a la Demanda. En particular, el Demandado manifiesta que el Centro
remitió al Demandante y al Demandado una comunicación que los instaba a presentar
sus alegaciones con relación al idioma del procedimiento, bajo apercibimiento, “En
caso de que el Demandante no presente para el 9 de enero de 2010, al menos unas de
las opciones arriba mencionadas”, de poder considerar a la Demanda retirada, sin
perjuicio de la presentación de una nueva Demanda. En ese sentido, sostiene que la
Demandante presentó una contestación una vez vencido el plazo otorgado.
Más allá de la fecha en la que la Demandante presentó la contestación objetada, el
Demandado no indica de forma clara y precisa el perjuicio que habría sufrido. En tales
circunstancias, no corresponde hacer lugar a un pedido de nulidad ya que lo contrario
implicaría hacer lugar a la nulidad, por la nulidad misma. Máxime cuando aún en el
supuesto en que la Demandante no hubiera presentado la contestación en tiempo
oportuno, ésta aún podría volver a presentar una Demanda, por lo que también por
economía procesal, corresponde rechazar lo solicitado por el Demandado. Por ultimo,
la comunicación del Centro relativa al idioma del procedimiento claramente
mencionaba que en caso que el Demandante no presentara para el 9 de enero de 2010
las opciones mencionadas en este documento, la Demanda podría ser considerada
retirada. Esto es, en ningún momento se señaló que la Demanda sería considerada
retirada.
4.
Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad española que organiza los “Premios Goya” al cine
desde el año 1987. La Demandante es titular de la marca española PREMIOS GOYA,
Reg. No. 2.852.989, concedida el 11 de agosto de 2009.
Los sitios Web del Demandado ofrecen información sobre los nominados y los
ganadores de los “Premios Goya”.
El Demandado registró los nombres de dominio <premiosgoya.com>, el
5 de noviembre de 2005, y <premiosgoya.net> y <premiosgoya.org>, el
19 de diciembre de 2006.
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5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante alega que:
Los nombres de dominio en disputa <premiosgoya.com>, <premiosgoya.net> y
<premiosgoya.org> son idénticos a la marca PREMIOS GOYA, sobre la que la
Demandante tiene derechos.
En ese sentido, la Demandante alega ser titular de la marca española PREMIOS
GOYA, Reg. No. 2.852.989, concedida el 11 de agosto de 2009. Agrega la
Demandante que su marca PREMIOS GOYA sería una marca notoria en los términos
del artículo 6 bis del Convenio de París.
Por otro lado, alega que los premios conocidos como “Goya” son otorgados y
convocados de forma anual por la Demandante desde hace 24 años, gozando de
reconocimiento internacional y con gran cobertura en los medios de comunicación.
Alega asimismo que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre los
nombres de dominio en disputa y que mediante el uso de los nombres de dominio en
disputa no ha hecho una oferta de buena fe de bienes o servicios.
Por otro lado, la Demandante alega que el Demando no es conocido por los nombres de
dominio en disputa y que hace un uso comercial de los mismos.
Asimismo, la Demandante alega que el Demandado registró y usa los nombres de
dominio en disputa de mala fe. En ese sentido, alega que el Demandado no podía
desconocer a la Demandante y su marca PREMIOS GOYA al registrar los nombres de
dominio en disputa.
Por último, alega la Demandante que el Demandado utiliza los nombres de dominio en
disputa para atraer, con ánimo de lucro, visitantes a los sitios Web asociados con los
nombres de dominio <premiosgoya.com>, <premiosgoya.net> y <premiosgoya.org>.
Por todo lo expuesto, solicita que los nombres de dominio en disputa sean transferidos a
la Demandante.
B.
Demandado
El Demandado alega lo siguiente:
Que acepta la identidad entre los nombres de dominio en disputa <premiosgoya.com>,
<premiosgoya.net> y <premiosgoya.org> y la marca PREMIOS GOYA de la
Demandante.
Que la marca PREMIOS GOYA de la Demandante ha sido solicitada y registrada
tiempo después de que el Demandado registrara los nombres de dominio en disputa, y
que la Demandante no ha cumplido con lo establecido por el párrafo 3.b)viii del
Reglamento en el sentido de identificar los productos o servicios en relación con los
cuales usa la marca PREMIOS GOYA lo que debiera ser tenido en cuenta para
determinar la ausencia de mala fe del Demandado.
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Asimismo, alega el Demandado que ha registrado los nombres de dominio en disputa
<premiosgoya.com>, <premiosgoya.net> y <premiosgoya.org> para desarrollar un sitio
Web no comercial que sirviera para brindar información a los usuarios sobre los
premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas los que,
en su opinión, se denominan “Premios Anuales de la Academia”, todo lo cual probaría
su interés legítimo en los nombres de dominio en disputa.
Por otra parte, el Demandado se presenta a si mismo como un emprendedor que ha
desarrollado una gran cantidad de proyectos en Internet entre los que enumera el
desarrollo de algunos sitios Web que habría vendido a empresas tales como Google o
Ebay.
Agrega que la finalidad principal de los sitios Web a los que dirigen los nombres de
dominio en disputa <premiosgoya.com>, <premiosgoya.net> y <premiosgoya.org> es
la de brindar información sobre los mencionados premiados, habiendo sumado en la
última entrega de los premios su transmisión en vivo por Internet. Alega asimismo que
ha desarrollado otros emprendimientos complementarios como un blog sobre cine
español y una lista de películas del cine español con información y crítica a las mismas.
Por otro lado, el Demandado reconoce la existencia de enlaces pagos en los sitios Web
a los que dirigen los nombres de dominio en disputa, alegando que la finalidad de
dichas enlaces fue únicamente la de poder costear los gastos de mantenimiento de los
sitios.
Por ello, alega que realiza un uso no comercial y leal de los nombres de dominio en
disputa sin intención de obtener beneficios comerciales de una posible confusión de los
usuarios, de desviar a los consumidores o de empañar el buen nombre de la
Demandante.
Por último, alega que registró y usa los nombres de dominio en disputa de buena fe y
que la Demandante no probó lo contrario. Basa su ausencia de mala fe en que (i) la
Demandante registró su marca PREMIOS GOYA con posterioridad al registro de los
nombres de dominio en disputa por lo que el Demandado no pudo tener presente una
marca que no existía (y que alega no es notoria); (i) en que la denominación oficial de
los premios otorgados por la Demandante es “Premios Anuales de la Academia “, y no
“Premios Goya”; (iii) toda falta de prueba sobre su intención de registrar los nombres
de dominio en disputa con el fin de venderlos; (iv) como así también en la falta de
prueba sobre su intención de atraer con ánimo de lucro usuario a sus sitios Web,
aprovechando una supuesta confusión con la marca de la Demandante.
Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del reclamo.
6.
Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos
siguientes:
(i)
que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión
con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante
tiene derecho;
(ii) que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
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Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo
en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la
Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que
considere aplicable.
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Demandado reconoce los derechos de la Demandante sobre la marca PREMIOS
GOYA y, asimismo, reconoce la identidad de los nombres de dominio en disputa
<premiosgoya.com>, <premiosgoya.net> y <premiosgoya.org> con dicha marca.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer
elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política, lo que ha sido reconocido por el
Demandado.
B.
Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de
derechos o intereses legítimos de la demandante respecto del nombre de dominio recae
sobre la demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la
Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de
probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o
conocimiento de la demandada. Por lo tanto, se requiere que la demandante establezca
de manera prima facie que la demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre
el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la
demandada quien carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés
legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la demandada no probara tal
circunstancia, entonces se entenderá que la demandante ha acreditado el segundo
elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v.
Lorna Kang, Caso OMPI No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis
Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827; Comercio Más S.A. de
C.V. v. Master Domain, Caso OMPI No. DEC2007-0001; Publicaciones Semana S.A.
v. Hermes Fajardo Morán, Caso OMPI No. DVE2008-0001; y Latinomovil S.A. v.
CIVILA.com, Caso OMPI No. D2009-1411).
La Demandante alegó que el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos
respecto de los nombres de dominio en disputa y que no es ni ha sido conocido
corrientemente por los nombres de dominio <premiosgoya.com>, <premiosgoya.net> y
<premiosgoya.org>.
Entiende el Experto que la Demandante ha establecido que prima facie el Demandado
no posee derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, por
lo que la prueba sobre tal circunstancia recayó sobre el Demandado.
Por su parte, el Demandado alega que hace un uso legítimo y no comercial de los
nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera
equívoca.
De los documentos acompañados por la Demandante y de las manifestaciones del
Demandado al presentar el Escrito de Contestación a la Demanda surge que al menos
uno de los fines de los sitios a los que dirigen los nombres de dominio en disputa es
informar sobre los nominados y los ganadores de los “Premios Goya”, año a año.
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El Experto encuentra que esta conducta del Demandado no puede equipararse a un uso
legítimo y leal de los nombres de dominio. El Demandado puede ejercer su derecho de
libertad de expresión y de prensa en Internet, informando sobre un acontecimiento del
cine español como lo es la entrega de los “Premios Goya”, pero ello no significa que
tenga derecho para utilizar nombres de dominio confundibles (en este caso idénticos)
con una marca ajena, sin la debida autorización de su titular.
A mayor abundamiento, el Demandado reconoce poseer anuncios pagos en sus sitios
Web que, más allá del mucho o poco rédito económico que le reporten, no dejan
constituir un uso comercial de los nombres de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo
elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii).
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandado reconoce que conocía a la Demandante y al certamen que ésta organiza,
los “Premios Goya”, al momento de registrar los nombres de dominio en disputa. Sin
embargo, alega que la Demandante no poseía derechos sobre “Premios Goya” en ese
momento, pues solicitó el registro de su marca PREMIOS GOYA recién el
18 de noviembre de 2008, mientras que los nombres de dominio en disputa
<premiosgoya.com>, <premiosgoya.net> y <premiosgoya.org>, fueron registrados el
5 de noviembre de 2005 y el 19 de diciembre de 2006. Alega asimismo, que el nombre
de los premios que otorga la Demandante no es “Premios Goya” sino “Premios Anuales
de la Academia”.
Si bien es cierto que la Demandante solicitó el registro de la marca PREMIOS GOYA
el 5 de noviembre de 2008, a partir de los documentos acompañados por la
Demandante, el Experto encuentra acreditado que la Demandante ha venido usando
como marca de hecho PREMIOS GOYA y LOS GOYA desde al menos el año 1987.
De esa misma forma los identifica la prensa escrita española.
En ese sentido, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la
Política en el sentido de que a fin de demostrar derechos marcarios sobre un nombre
que no ha sido registrado como marca, la Demandante debe demostrar que dicho
nombre ha adquirido distintividad o un significado secundario, o que es asociado con la
Demandante o con los bienes o servicios que presta. Asimismo, existe consenso en que
tales derechos pueden surgir aún en aquellos casos en los que la Demandante tiene
domicilio en una jurisdicción de derecho civil.1.
Sobre tales principios y sobre la base de los documentos acompañados por la
Demandante, el Experto encuentra que la Demandante ha probado tener derechos
marcarios sobre PREMIOS GOYA en el sentido de la Política desde el año 1987, y que
esta expresión es utilizada y asociada con la actividad desarrollada por la Demandante
en España.
Habiendo el Demandado reconocido conocer a la Demandante y al certamen que ésta
organiza, los “Premios Goya”, el Experto entiende que el Demandado registró los
nombres de dominio en disputa de mala fe.
No escapa al conocimiento del Experto que tal como lo afirma el Demandado, a la par
que utiliza PREMIOS GOYA, la Demandante también ha utilizado la expresión
1
WIPO Overview punto 1.7.
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“Premios Anuales de la Academia” y “Premios anuales Goya”. Pero ello no implica
que al Demandante no haya usado desde el año 1987 su marca PREMIOS GOYA para
identificar la organización de los premios mencionados. Tal uso es claramente un uso
marcario para identificar un servicio.
Por otro lado, el Experto entiende que al utilizar los nombres de dominio en disputa, el
Demandado ha creado la posibilidad de que exista confusión con la marca de la
Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de sus sitios Web,
lo que constituye un uso de mala fe en los términos del párrafo 4.b).iv) de la Política.
No obsta lo expuesto el hecho de que el Demandado haya insertado en los sitios Web
una leyenda que textualmente dispone “Página no oficial de los premios de la Academia
del Cine”. Ello por cuanto los usuarios recién habrán notado tal circunstancia una vez
que hayan ingresado a los sitios Web del Demandado y en ese entonces ya habrán sido
confundidos y desviados. Tal uso no puede ser considerado un uso de buena fe en los
términos del párrafo 4.b) de la Política.
El uso de marcas conocidas de terceros para atraer usuarios de Internet en provecho
propio, es una actitud reñida con la buena fe, que no resulta justificada con la mera
aclaración de que el sitio no es la página oficial del titular de la marca.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y
último elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política
7.
Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del
Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <premiosgoya.com>,
<premiosgoya.net> y <premiosgoya.org> sean transferidos a la Demandante.
Miguel B. O’Farrell
Experto Único
Fecha: 23 de febrero de 2010
página 7