D2010-2202

CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra v. Francesc Pérez Torres
Caso No. D2010-2202
1. Las Partes
La Demandante es Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra con domicilio en Bellaterra, España,
representada por J. M. Toro, S.L.P., España.
La Demandada es Francesc Pérez Torres, con domicilio en Bellaterra, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bellaterra.cat>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de
diciembre de 2010. El 16 de diciembre de 2010 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM
vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en
cuestión. Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta
confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los
datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación del registrante. A pesar de que los
datos de contacto del registrante del nombre de dominio en disputa que obran en el registro Whois difieren
de los datos de contacto que señala el Demandado en su contestación a la Demanda, este Experto ha
cotejado los datos del domicilio del registrante del nombre de dominio en disputa mostrados al público en el
WhoIs y ha comprobado que tales datos se corresponden con los que se consignaron en la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o “UDRP”), el Reglamento de la Política
uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el
Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de
dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la
Demandada, dando comienzo al procedimiento el 6 de enero de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a)
del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el día 26 de enero de 2011. El Escrito de
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Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de enero de 2011.
El Centro nombró a Don Mario Aurelio Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de
Expertos el día 23 de febrero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e
Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su
nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra, es una entidad local radicada en
la Comunidad Autónoma de Cataluña, en España. El nombre de dominio objeto de la controversia es el
consistente en la reproducción del nombre de dicho ente local.
La Demandante aporta como prueba en defensa de sus argumentos la copia de una Orden dictada por un
Departamento del gobierno territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña (“Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas”), que este Experto toma en consideración, aún aportándose en el
idioma catalán, ajeno al procedimiento, al ser este conocido por él, y por las partes, según declaran en sus
escritos. Esta Orden publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC), número 5.654,
señala que “el 5 de noviembre de 2009 se publicó en el DOGC el Decreto 167/2009, de 3 de noviembre, por
el cual se aprueba la constitución de la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra, en el término
municipal de Cerdanyola del Vallés”.
En consecuencia se revela como hecho no controvertido que la autoridad administrativa aprobó la creación
formal del ente territorial local de Bellaterra, ubicada en el término municipal de Cerdanyola del Vallés, con
anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, que tuvo lugar el día 8 de noviembre de 2009.
La Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra había solicitado a la Demandada la cesión del nombre
de dominio en disputa a favor de aquélla, en un pleno de la Entidad celebrado en julio del año 2010, y en
varias ocasiones a través de comunicaciones y requerimientos de abogados remitidos a la Demandada por
burofax en los meses de septiembre y octubre de 2010, y por correo electrónico en el mes de octubre del
citado año.
Por otra parte, en la página web del registrador, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, y en la página web
“www.domini.cat” se ofrece la normativa para el registro de dominios “.cat”, que establece que “puede
utilizar un .cat toda persona que pueda demostrar su relación con la comunidad cultural y lingüística
catalana en Internet: quien se comunique en línea en catalán, quien tenga la web en catalán, también
empresas, grupos o particulares no establecidos en el área lingüística catalana que quieran dirigir sus
servicios a la comunidad y la lengua catalanas.” Esta normativa también indica que “…el reglamento del
registro del TLD .CAT puede permitir registrar dominios .CAT a: … – Particulares, grupos, empresas,
asociaciones, entidades, organizaciones o iniciativas de cualquier clase y personalidad jurídica que hagan
comunicaciones en línea en catalán.” De otra parte, en el contrato a firmar por quien registra un dominio
“.cat” se realiza la siguiente declaración: “Para registrar un nombre de dominio .CAT, declaráis que sois
parte de la comunidad lingüística y cultural catalana …”. Asimismo se declara: “Aceptáis someter los
procedimientos iniciados bajo la Normativa Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio
(UDRP) de la ICANN…”.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante afirma que el 5 de noviembre de 2009 en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) se publicó la aprobación por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, esto es, por la
Generalitat, la constitución de la Entidad Municipal Descentralizada de “Bellaterra”, aprobada dos días
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antes.
La Demandante afirma asimismo que Bellaterra es famosa por encontrarse en ella una de las Universidades
catalanas más conocidas, la Universidad Autónoma de Barcelona, y también aporta documentación como
prueba de que Bellaterra es una circunscripción territorial de Cataluña.
La Demandante asevera la existencia de protección de la palabra BELLATERRA de conformidad con la
legislación marcaria española e internacional, calificándola como una marca notoria no registrada, “conocida
en buena parte del territorio nacional, en especial y tratándose de un dominio .cat” refiriéndose al “territorio
de Catalunya”.
La Demandante afirma que la Demandada actuó con mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa
más de cuatro años después de la aprobación municipal de la EMD de Bellaterra, y algunos días después
de la aprobación de la citada Entidad Municipal por el gobierno territorial.
La Demandada alega que existe coincidencia aplicativa en los contenidos de la web de la Demandada con
los que ofrecería la Demandante en su actividad municipal si fuera ésta la titular. Manifiesta también la
Demandante que la Demandada utiliza la web con mala fe porque crea una falsa apariencia de oficialidad
de su nombre de dominio y web, sirviéndose de ésta para confundir, engañar y desprestigiar a la
Administración, por razones políticas.
Finalmente, afirma la Demandante que no existen vínculos entre la Demandada y la denominación
contenida en el nombre de dominio en disputa, al carecer de vínculos con su nombre o apellidos, con
marcas, nombres comerciales o distintivos. También afirma la Demandante que en plenos de la Entidad
Municipal se le ha solicitado a la Demandada la cesión del nombre de dominio, y que también se le ha
requerido a través de abogados, con resultado infructuoso. La Demandante afirma que la negativa de la
Demandada a ceder el dominio, aún a pesar de las reiteradas peticiones, causa prueba de su mala fe, por
considerar que la Demandada quiere, principalmente, perturbar la actividad de la EMD y utilizar el nombre
de dominio en disputa “para atraer, con ánimo de lucro e interés personal o particular”, según manifiesta la
Demandante literalmente.
B. Demandada
La Demandada afirma que su vínculo con el ente local de Bellaterra surge a partir de su mudanza a su
actual residencia familiar en dicha localidad, surgiendo desde ese momento interés por la comunidad de
vecinos de Bellaterra, por su naturaleza, su historia, su arte, etc. La Demandada afirma que quiere
proyectar estos intereses en el nombre de dominio en disputa, y mostrar en él fotodenuncias, para que la
Entidad Municipal Descentralizada, sin querer perturbar su actividad, solucione problemas del ente
municipal.
La Demandada afirma haber sido dueña también del nombre de dominio <emdbellaterra.cat>,y haberlo
donado a la Entidad Municipal para que ésta crease una web que identificase apropiadamente a la Entidad
Municipal Descentralizada de Bellaterra.
La Demandada afirma cumplir con los requisitos legales para registrar el nombre de dominio en disputa, y
ajustarse a los requisitos estatutarios del “.cat”, establecidos por la Fundació Punt Cat, señalando la
Demandada que los dominios “.cat” no son dominios territoriales, sino culturales, pudiendo ser utilizados por
todo tipo de particulares, y alegando también que la Entidad Municipal Descentralizada de Bellaterra actúa
hoy mediante el sitio web “www.bellaterra.diba.cat.”
La Demandada niega de plano haberse lucrado con el nombre de dominio en disputa y en defensa de ello
aporta doce escritos de vecinos o personas vinculadas a Bellaterra que manifiestan no haber pagado por
sus apariciones en el sitio web.
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6. Debate y conclusiones
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
En primer lugar, para valorar si existe identidad entre los derechos marcarios alegados por la Demandante y
el nombre de dominio en disputa registrado por la Demandada, es necesario analizar la existencia y el
alcance de dichos derechos marcarios.
En referencia a los términos geográficos es necesario remitirnos a los informes realizados por este Centro,
concretamente, el Segundo Proceso de la OMPI relativo a Nombres de Dominio de Internet declinó extender
de forma específica la protección a los términos geográficos bajo el amparo de la Política Uniforme de
Resolución de Conflictos (UDRP) y ello sin perjuicio de que “algunos términos geográficos, no obstante,
pueden ser protegidos mediante la UDRP, cuando la Demandante muestre que ostente derechos en el
término y que dicho término esté siendo utilizado como marca. Normalmente ello requeriría el registro del
término geográfico como marca.”
En este sentido son numerosas las decisiones bajo la Política que han seguido tal criterio en relación con el
análisis de la posible existencia de derechos sobre términos geográficos, por ejemplo en Stadt Heidelberg v.
Media Factory, Caso OMPI No. D2001-1500. En este caso la ciudad de Heidelberg disputaba el nombre de
dominio <heidelberg.net> a una empresa estadounidense, suscitándose también en el caso el dilema de “si
el nombre de esta ciudad es una marca sobre la que la Demandante tiene derechos”. El experto en este
caso consideró que conforme a la Política y a lo establecido en el Informe del Primer y Segundo Procesos
relativos a Nombres de Dominio, y en precedentes decisiones bajo la Política, las disposiciones de la
Política no se extienden a la apropiación indebida de nombres geográficos per se. Como indica la decisión
en este caso, el apartado 167 del Informe del Primer Proceso relativo a Nombres de Dominio señaló que:
“La segunda limitación definiría el registro abusivo con referencia sólo a marcas comerciales y marcas de
servicio, por este motivo, registros que violen nombres comerciales, indicaciones geográficas o abuso de los
derechos de la personalidad, no se consideraría que queden subsumidos en la definición de registro para el
propósito del procedimiento administrativo.” De otra parte, debemos recalcar que el Informe del Segundo
Proceso relativo a Nombres de Dominio relega las indicaciones y los términos geográficos, como
identificadores para analizar y examinar la mala fe en el registro y en su uso como nombres de dominio. La
decisión Puerto Rico Tourism Company v. Virtual countries, Caso OMPI No. D2002-1129 también puede
ilustrarnos en este asunto. En él se disputaba el nombre de dominio <puertorico.com>, y en la misma línea
que el caso que acabamos de citar, la decisión del experto señaló que “… el Panel está de acuerdo con la
Demandada respecto al hecho de que los casos UDRP evidencian un consenso respecto al hecho de que
las Demandantes carecen de derechos marcarios sobre los nombres de lugares geográficos.”
En el caso que nos ocupa la Demandante alega ostentar sobre la palabra “Bellaterra”, integrada en el
dominio de segundo nivel del nombre de dominio en disputa, como derecho previo, una marca no registrada
notoriamente conocida en el territorio. Afirma también la Demandante que al ser el dominio de primer nivel
un dominio “.cat”, el territorio relevante en el que “bellaterra” se debe revelar como marca notoriamente
conocida no es otro que el de la Comunidad Autónoma de Cataluña. La Demandada realiza esta
manifestación con prueba de dicha notoriedad insuficiente, a juicio de este Experto.
La prueba de la existencia de una marca no registrada corresponde a la Demandante, Y – habida cuenta de
la posición común bajo la Política en materia de términos geográficos – esta prueba debe ser especialmente
especialmente demostrativa de un uso a título de marca de esa denominación, demostración que, más allá
de la mera prueba del uso como indicador de un espacio geográfico, debe aglutinar valores concretos y bien
conocidos asociados con esa denominación, en este caso geográfica.
Por otra parte, la normativa española sobre marcas – a pesar de la prohibición de las “que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar … la procedencia
geográfica, … del producto o del servicio” –, permitiría que una denominación geográfica – aisladamente
considerada – pudiera ser constitutiva de marca sin necesidad de incurrir en una prohibición de registro.
Sin embargo, esta misma normativa prevé que tal marca se encontrará incursa en prohibición absoluta de
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registro cuando la misma induzca a error sobre el titular de la marca (por ejemplo, cuando de una apariencia
de oficialidad y ésta no corresponda con el titular como podría ser solicitar como marca la denominación de
una ciudad junto con su escudo para servicios propios de un ayuntamiento) o sobre la procedencia
geográfica del producto que se distingue, es decir, que de la sensación que los productos provienen de tal
ciudad y no sea cierto (como por ejemplo sucedería cuando la marca se solicite para distinguir productos y/o
servicios típicos de aquella zona/ciudad puesto que en esta circunstancia, la marca se percibirá como un
indicador de la procedencia geográfica del producto. De tal forma, resulta que este procedimiento bajo la
Política no es la vía más apropiada para solicitar la transferencia del nombre de dominio en disputa,
disponiendo la Demandante de vías más apropiadas para atacar un registro que, según la Demandante, se
ha realizado de forma, cuanto menos, irregular.
En razón a todo lo antedicho este Experto considera que no hay prueba de la existencia de derechos
suficiente como para valorar que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a
una marca o marca de servicio sobre la cual la Demandante ostente derechos, de conformidad con la
Política. Dada cuenta que la Política establece que la Demandante debe justificar todos los apartados de la
Política, este Experto no entrará a analizar si la Demandada tiene derechos o intereses legítimos en el
nombre de dominio en disputa, ni si la Demandada registró y usa el nombre de dominio en disputa, de mala
fe. Todo ello sin prejuzgar que pueda recurrir la Demandante a otros cauces procedimentales para requerir
a la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa.
B. Derechos o intereses legítimos
No cumpliéndose el primero de los requisitos establecidos en la Política, no procede entrar al análisis de los
subsiguientes.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
No cumpliéndose el primero de los requisitos establecidos en la Política, no procede entrar al análisis del
tercero.
7. Decisión
Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Mario Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 11 de marzo de 2011