D2007-0892

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
La Vanguardia Ediciones S.L. v. Juan Andres Mijares Elizondo
Caso No. D2007-0892
1.
Las Partes
La Demandante es La Vanguardia Ediciones S.L. con domicilio en Barcelona, España,
representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., España.
El Demandado es Juan Andres Mijares Elizondo con domicilio en Nuevo León,
México.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lavanguardia.mobi>.
El Registrador del citado nombre de dominio es Go France Domains, Inc.
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el
“Centro”) el 15 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007, el Centro envió a Go France
Domains, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación
con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de julio de 2007, Go France Domains, Inc.
envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es
la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto
del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la
Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el
“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
12 de julio de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para
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contestar la Demanda se fijó para el 1 de agosto de 2007. El Escrito de Contestación a
la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de julio de 2007.
El Centro nombró a Miguel B. O’Farrell como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 9 de agosto de 2007, recibiendo la Declaración de
Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del
Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
La Demandante La Vanguardia Ediciones S.L. pertenece al Grupo Godó, primer
holding de comunicaciones en Barcelona, España y posee una reconocida publicación
llamada “La Vanguardia”.
La Demandante es titular de varios registros españoles de la marca LA
VANGUARDIA, Reg. No. M1294156 al 87, entre otros, del registro comunitario
(Comunidad Europea) No. 1.697.408 y del registro internacional (Protocolo de Madrid)
No. 731075, todo ellos registrados con anterioridad a que el Demandado registrara el
nombre de dominio en disputa.
El Demandado es titular del nombre de dominio <lavanguardia.mobi>, registrado
el 26 de septiembre de 2006.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante alega que:
Pertenece al Grupo Godó, primer holding de comunicaciones en Barcelona, España.
Que es el indiscutible líder del sector de Medios de Comunicación tanto a nivel local
como nacional, narrando su trayectoria e importancia.
En el año 2003 inició ante el Centro un procedimiento UDRP para la recuperación del
nombre de dominio <lavanguardia.com>, con resolución favorable.
Que debido a su actividad económica ha creado dentro su edición digital un sitio Web
donde se pueden consultar los diferentes servicios de alertas informativas. Es evidente
la importancia que tiene para la Demandante el nombre de dominio
<lavanguardia.mobi> para la creación de contenidos ad-hoc dirigidos a terminales. En
definitiva, los nombres de dominio .mobi son el primer y único dominio de nivel
superior dedicado a la conexión a Internet a través de los dispositivos móviles.
La Demandante es titular de varios registros españoles de la marca LA
VANGUARDIA, Reg. No. M1294156 al 87, entre otros, del registro comunitario
(Comunidad Europea) No. 1.697.408 y del registro internacional (Protocolo de Madrid)
No. 731075, los que son idénticos al nombre de dominio en disputa.
La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio como por ejemplo
<lavanguardia.com>, <lavanguardia.es>, <lavanguardia.biz>, entre muchos otros.
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Tanto los registros de marca como los nombres de dominio enumerados son anteriores
a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa <lavanguardia.mobi>.
El Demandado no tiene intención de desarrollar una actividad dirigida a la comunidad
de Internet ya que lo que ha hecho es poner el nombre de dominio en disputa a la venta.
El Demandado no está realizando ninguna actividad de carácter comercial ni dirigida al
desarrollo de contenidos Web para teléfonos móviles y mucho menos una preparación
para utilizar el dominio pues simplemente se dedica a venderlo en Sedo, conocido
subastador de nombres de dominio. No es probable que quien está realizando
preparativos para utilizar un nombre de dominio, lo ponga a la venta.
El Demandado ha intentado vender el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> por
encima de su precio de registro.
El Demandado no es conocido por el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> ni por
el nombre “La Vanguardia”.
El Demandado, titular del nombre de dominio <disysol.com>, posee asociado el
nombre de dominio a un sitio Web dedicado a la venta y distribución de vinos,
actividad comercial a la cual parece dedicarse y que nada tiene que ver con la
denominación “La Vanguardia”.
El Demandado carece de licencia o permiso para usar la marca LA VANGUARDIA o
para utilizarla como nombre de dominio.
La puesta en venta del nombre de dominio <lavanguardia.mobi> no se puede
considerar un uso legítimo por parte de su titular.
La denominación LA VANGUARDIA goza de notoriedad incuestionable a nivel
internacional, habiendo el Demandante acreditado su posicionamiento en el mercado.
De esta circunstancia ha de seguirse que el Demandado registró el nombre de dominio
en disputa siendo plenamente consciente de estar perjudicando los derechos de la
Demandante y que la adopción del nombre de dominio <lavanguardia.mobi> podría ser
susceptible de inducir a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad
del titular del nombre de dominio.
Otro elemento que demuestra la mala fe del Demandado es que además de registrar el
nombre de dominio <lavanguardia.mobi>, ha registrado conjuntamente el nombre de
dominio <elmundodeportivo.mobi> coincidente con la marca de la empresa El Mundo
Deportivo, otra de las compañías del holding Grupo Godó y además segundo diario
deportivo de Europa.
El Demandado debía conocer la marca LA VANGUARDIA previo a solicitar el
registro del nombre de dominio <lavanguardia.mobi>.
Es evidente que al momento del registro del nombre de dominio en disputa, el
Demandado conocía la existencia de La Vanguardia por lo que la puesta en venta de
este nombre de dominio hace que se valore esta acción como un uso de mala fe.
B.
Demandado
En contestación a las alegaciones de la Demandante, el Demandado alega que:
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“La Vanguardia” es una frase genérica, formada por palabras comunes que son parte
oficial del idioma español, citando su definición según el diccionario de la Real
Academia Española.
“La Vanguardia” no es un vocablo vinculado al pueblo español, sino que tiene un
carácter cosmopolita.
En México, el Grupo Godó y su publicación periodística no tienen injerencia alguna y
no son conocidos. De hecho, en México existe un periódico impreso de gran
circulación, que no tiene ninguna relación con el Grupo Godó, que lleva la misma
denominación “Vanguardia” y utiliza el sitio web “www.vanguardia.com.mx”
La Demandante no puede pretender monopolizar una frase tan genérica a nivel absoluto
y mundial.
La resolución que la Demandante haya obtenido respecto del nombre de dominio
<lavanguardia.com> es irrelevante y tampoco la legitima pues el presente caso se da
ostensiblemente bajo diferentes hechos y circunstancias.
El Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa junto con otros dominios con
visión a futuro para negocios con los que ya cuenta o respecto de los cuales ha invertido
en proyectos, con la idea de dar uso a los que resulten más propios y legítimamente
vender los que siguieren otra suerte, teniendo derecho a así hacerlo.
El Demandado tiene particular interés en el nombre de dominio en disputa para
promocionar y comercializar, bajo el esquema moderno de Internet para teléfonos
móviles, vinos y licores que vende en forma profesional. Es precisamente ese esquema
vanguardista para móviles lo que hace que la denominación “lavanguardia” resulte
atractiva para el Demandado.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de diciembre de 2006, y el
Demandado tiene derecho a que se le de un tiempo razonable para terminar de
desarrollar el interactivo del sitio, más considerando la complejidad de las operaciones
que pretende realizar.
Es falso que el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> haya sido puesto en venta a
través del sitio Web Sedo. Si bien se dio de alta en dicho sistema, no está a la venta.
La página dice “may be for sale” que significa “que puede estar a la venta”, siendo éste
un parámetro default de Sedo.
El Demandado tendría derecho a vender el nombre de dominio <lavanguardia.mobi>
pues no estaría violando en forma alguna derechos marcarios de terceros ni actuando de
mala fe. De hecho el Demandado no tenía conocimiento alguna sobre la existencia del
Grupo Godó y su periódico español “La Vanguardia” hasta que se planteo la
controversia sobre el nombre de dominio en disputa.
Las actividades de la Demandante y el Demandado son de distinta naturaleza y no hay
competencia o mercados encontrados entre los mismos. El uso por parte del
Demandado del nombre de dominio <lavanguardia.mobi> no va en contra de derecho
alguno de la Demandante, por ser un término genérico.
El uso de <lavanguardia.mobi> ha sido legítimo y leal, sin intención de desviar a los
consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de
producto o de servicios de la Demandante. La Demandante no ha aportado pruebas que
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demuestren lo contrario.
El Demandado tiene derechos e intereses legítimos sobre un nombre de dominio que
consiste en una frase genérica y común.
Como se explicó, el periódico español “La Vanguardia” no es conocido en México y al
tiempo de efectuar el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> el Demandado no había
escuchado ni tenía conocimiento alguno sobre la Demandante y sus operaciones. La
Demandante no aportó evidencia que demuestre que el nombre de dominio
<lavanguardia.mobi> ha sido registrado por el Demandado con el fin de obstaculizar a
la Demandante el uso del término “la vanguardia” o para crear confusión.
La referencia que la Demandante hace sobre el nombre de dominio
<elmundodeportivo.mobi> como sostén de mala fe es infundado, pues el Demandado lo
adquirió para un proyecto de artículo deportivo que está estudiando y, de hecho, es
titular de otros nombres relacionados con el deporte como <gambetear.com>,
<uniformedefutbol.com>, y <tachones.com>, es decir, nunca medió mala fe y al
momento del registro del nombre de dominio <lavanguardia.mobi>, el Demandado no
tenía conocimiento de existencia y actividades de la Demandante, ni de marcas que
pudieran corresponderle.
6.
Debate y conclusiones
Conforme el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante deberá probar los elementos
siguientes:
(i)
que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión
con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante
tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda
teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de
conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y
principios de derecho que considere aplicable.
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa
<lavanguardia.mobi> y la marca LA VANGUARDIA, registrada por el Demandante en
España y en la Comunidad Europea, conforme surge de las copias de los certificados de
marca acompañados como Anexo 7 de la Demanda.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer
elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política.
B.
Derechos o intereses legítimos
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de
derechos o intereses legítimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae
sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la
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UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de
probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o
conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que
prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de
dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la
prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimo sobre el nombre de
dominio en cuestión. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se
entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el
párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang Caso
N° D2002-1064 y decisiones del suscripto Mr. Ronaldo de Assis Moreira v.
GOLDMARK – CD WEBB Caso No. D2004-0827 y Xuxa Promoções E Produções
Artísticas Ltda. v. Laporte Holdings Caso No. D2005-0899).
La Demandante ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre
de dominio por parte del Demandado, respecto de una oferta de buena fe de bienes o
servicios, y que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente como individuo,
organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el
Demandado ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web Sedo,
conocido subastador de nombres de dominio.
Entiende el Experto que la Demandante ha alegado que prima facie el Demandado no
posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Frente a ello, la
carga de esta prueba recayó sobre el Demandado.
Por su parte, el Demandado ha alegado que ha adquirido el nombre de dominio en
disputa con visión a futuro, para negocios con los que ya cuenta o respecto de los cuales
ha invertido en proyectos; que específicamente tiene interés legítimo en el nombre de
dominio <lavanguardia.mobi> para promocionar y comercializar, bajo el esquema
moderno de Internet para teléfonos móviles, vinos y licores que vende en forma
profesional; que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de diciembre de
2006, y que tiene derecho a que se le de un tiempo razonable para terminar de
desarrollar el interactivo del sitio; y que es falso que el nombre de dominio
<lavanguardia.mobi> haya sido puesto en venta a través del sitio Web Sedo.
De acuerdo con los documentos presentados, surge que el Demandado ha puesto a la
venta su nombre de dominio <lavanguardia.mobi> en un conocido sitio Web de
subastas de nombres de dominio, lo cual está reñido con su manifestada intención de
usarla y, por lo tanto, no resulta razonablemente creíble.
Asimismo, el Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es
conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de
dominio, (ii) ha utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe
de bienes y servicios; y (iii) hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de
dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca.
Según surge de las constancias del caso, el Demandado – a través del sitio Web
“www.lavanguardia.mobi” - no hace oferta alguna de bienes y servicios. Asimismo, en
dicho sitio el Demandado únicamente ha colocado vínculos esponsorizados que
redirigen a los usuarios de Internet hacia otros sitios en línea.
Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos
respecto del nombre de dominio en disputa.
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Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo
elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii).
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha probado ser titular de la marca LA VANGUARDIA, registrada en
España y la Comunidad Europea, con anterioridad a que el Demandando registrara el
nombre de dominio en disputa <lavanguardia.mobi>, el 26 de septiembre de 2006.
Siendo la marca de la Demandante altamente reconocida a nivel mundial, tal como lo
sostuvo el Panel de Expertos en el Caso Nº D2003-0539, el Experto encuentra que el
Demandado conocía o debió haber conocido la marca LA VANGUARDIA al solicitar
el registro del nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que no puede concebirse un registro de buena fe
del nombre de dominio en disputa.
Por otro lado, el Experto encuentra que el Demandado ha intentado de manera
intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otros
sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la
Demandante, lo que constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer
elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del
Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio,
<lavanguardia.mobi> sea transferido a la Demandante.
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Miguel B. O’Farrell
Experto Único
Fecha: 23 de agosto de 2007
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