D2007-1442

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Fundación de Ferrocarriles Españoles c. Asoc. Vías Verdes
Caso N° D2007-1442
1.
Las Partes
La demandante es Fundación de Ferrocarriles Españoles, con domicilio en Madrid,
España, representada por Aspamar Asesores, S.L.,, España (en adelante, la
“Demandante”).
La Demandada es Asoc. Vías Verdes, con domicilio Valencia, España (en adelante, la
“Demandada”).
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <viasverdes.net> y
<viasverdes.org> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).
El registrador de los Nombres de Dominio es Spot Domain LLC dba Domainsite.com
(en adelante, “Domainsite.com”).
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 1 de octubre de 2007. El 3 de octubre de 2007 el Centro envió por
correo electrónico a Domainsite.com una solicitud de verificación registral en relación
con los Nombres de Dominio. El 11 de octubre de 2007 Domainsite.com notificó al
Centro que, desde la fecha de presentación de la Demanda, se había producido una
modificación en la titularidad de los Nombres de Dominio, los cuales habían sido puestos
a nombre de la Demandada.
Teniendo en cuenta esta circunstancia, el Centro la notificó a la Demandante a fin de que
modificara correspondientemente la Demanda. La Demandante presentó una versión
modificada de la Demanda en formato electrónico el 19 de octubre de 2007 y en formato
papel el 22 de octubre de 2007.
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El Centro verificó que la nueva versión de la Demanda cumplía los requisitos formales
de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio
(en adelante, “la Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el
Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de
nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el
24 de octubre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijó para el 13 de noviembre de 2007. El escrito de
contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado
ante el Centro el 12 de noviembre de 2007.
El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como
miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de noviembre de 2007,
recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e
independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera
que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Tras revisar la Demanda y la Contestación a la Demanda y constatar dudas sobre ciertos
aspectos vinculados a las alegaciones hechas por la Demandada, el
11 de diciembre de 2007 el Experto emitió una orden de procedimiento (en adelante, la
“Orden de Procedimiento”) instando a la Demandada a aportar información
complementaria, invitando a la Demandante a presentar aquellas observaciones que
estimara necesario. A tal efecto, la Orden de Procedimiento instaba a las Partes a
presentar la documentación que estimaran pertinente en un plazo que expiraba el
21 de diciembre de 2007. La Demandada presentó por vía electrónica ante el Centro su
contestación a la Orden de Procedimiento el 18 de diciembre de 2007, constando dicha
contestación tanto de una respuesta expresa a las cuestiones planteadas por el Experto en
la Orden de Procedimiento como de unas observaciones adicionales. La Demandante
presentó su escrito de observaciones a la Orden de Procedimiento el
17 de diciembre de 2007.
A la luz de las aclaraciones remitidas por la Demandante y a las dudas que persistían
sobre determinados aspectos de fondo del procedimiento, el Experto decidió consultar
varios registros públicos españoles, en atención a lo cual solicitó al Centro que indicara a
las partes que la decisión sería finalmente remitida al Centro el 3 de enero de 2008.
4.
Antecedentes de Hecho
4.1. La Demandante
La Demandante es una fundación española que tiene por objeto la recuperación en
España de vías de ferrocarril en desuso para convertirlas en caminos transitables para
fomentar un uso ecológico de las mismas. La Demandante depende del Ministerio de
Fomento y Obras Públicas y cuenta, asimismo, como partícipes en su estructura con Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).
Entre otras funciones, la Demandante se encarga de la reconversión de infraestructuras
ferroviarias en caminos peatonales o ciclistas transitables, asegurando su conservación
así como una dotación adecuada de puntos de restauración o hostelería para su uso por
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parte de los peatones o ciclistas que utilicen las mencionadas infraestructuras. El uso de
dichas infraestructuras ha tenido un éxito significativo en España, habiéndose
generalizado en el citado territorio su denominación como “vías verdes”. Las
actividades de la Demandante se encuadran dentro de un marco europeo de actuación en
el ámbito indicado, formando parte la Demandante de la Asociación Europea de Vías
Verdes, con sede en Bruselas, Bélgica.
Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante es actualmente titular de los
siguientes registros de marca españoles:
-
Marca mixta VÍAS VERDES (registro Nº 1.905.914), solicitada el
31 de mayo de 1994 y registrada el 29 de marzo de 1996 en la clase 42 del
Nomenclátor Internacional;
-
Marca mixta VÍAS VERDES (registro Nº 2.664.549), solicitada el
28 de junio de 2005 y registrada el 13 de junio de 2006 en las clases 6, 12, 25, 38,
39, 41 y 45 del Nomenclátor Internacional;
-
Marca denominativa TOUR MÁGICO VÍAS VERDES (registro Nº 2.356.100),
solicitada el 27 de noviembre de 2000 y registrada el 21 de mayo de 2001 en la
clase 39 del Nomenclátor Internacional.
Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio
<viasverdes.com> y <viasverdes.es> los cuales se encuentran conectados con su sitio
web oficial, desde el que se ofrecen numerosas informaciones tanto sobre la Demandante
como sobre las infraestructuras que ésta gestiona en España.
4.2. La Demandada
Originalmente la Demandada se constituyó el 21 de octubre de 2004 como una
asociación española ante el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana, siendo
igualmente dada de alta en el Registro Nacional de Asociaciones de España. Se trataba
de una entidad sin ánimo de lucro que tenía por objeto promover el uso de las vías verdes,
informando a los usuarios sobre los distintos recorridos disponibles, sus características,
además de organizar o participar en actos de formación o promoción de las mencionadas
vías.
De acuerdo con lo indicado tanto en la Demanda como en la Contestación a la Demanda,
ambas partes llevan años enfrentadas como consecuencia del uso por parte de la
Demandada de la denominación “Asociación Vías Verdes”. Atendiendo a la
documentación aportada por las partes, este enfrentamiento se remonta a
septiembre de 2005, momento en que, tras tener conocimiento de la existencia de la
Demandada como una asociación constituida bajo la denominación “Asociación Vías
Verdes”, la Demandante inició actuaciones a fin de impedir el uso de dicho nombre por
parte de la Demandada.
En este sentido, el 26 de septiembre de 2005 la Demandante remitió a la Demandada un
burofax indicando que ésta no contaba con derecho alguno para utilizar la denominación
“Vías Verdes” ni en su propia denominación como asociación ni respecto a los Nombres
de Dominio (que, tal y como se indicará más adelante, ya habían sido registrados por la
Demandada) e instándole a cesar en el uso de la mencionada denominación. Asimismo,
el 10 de octubre de 2005 la Demandante presentó un recurso administrativo ante la
Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana (encargada del registro de
asociaciones de la Comunidad Valenciana) reclamando la revocación de la inscripción
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de la Demandada como asociación en dicho registro. Tras la sustanciación del
correspondiente procedimiento administrativo, la citada Dirección General resolvió el
7 de julio de 2006 estimando el recurso presentando y declarando el registro de la
Demandada como asociación nulo y, de conformidad con el derecho español,
retroactivamente sin efecto alguno. De acuerdo con la documentación aportada (y, en
especial, la resolución de 28 de mayo de 2007 de la Dirección General de Justicia de la
Generalitat Valenciana), esta resolución no fue recurrida administrativamente por la
Demandada.
La ejecución de la resolución de la Dirección General de Justicia de la Generalitat
Valenciana de 7 de julio de 2006 se articuló por medio de una nueva resolución de la
misma Dirección General fechada el 8 de mayo de 2007 por la que se ordenaba proceder
a la disolución de la Demandada, con la correspondiente comunicación de dicha
circunstancia al Registro Nacional de Asociaciones de España. Esta resolución, al
contener un error de trascripción, fue revocada por una nueva fechada el
28 de mayo de 2007 en la que se corregía el mencionado error y se confirmaba la
efectiva disolución de la Demandada.
Esta última resolución fue recurrida administrativamente por la Demandada por medio
de un escrito presentado el 27 de agosto de 2007 sobre el cual, por el momento y
aparentemente, no ha recaído resolución. No obstante, de acuerdo con la documentación
aportada y las averiguaciones hechas por el Experto, la Demandada ha sido
efectivamente disuelta y ya no consta inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de
España.
4.3. Los Nombres de Dominio
El nombre de dominio <viasverdes.net> fue registrado el 9 de octubre de 2004, mientras
que <viasverdes.org> fue registrado el 19 de octubre del mismo año. En el momento de
la presentación de la Demanda los registros de ambos nombres de dominio constaban a
nombre de una supuesta entidad llamada ERCNCT.RG. No obstante, con posterioridad
la titularidad de dichos registros fue transferida a favor de la Demandada, tal y como
expresa la Demandante en la Demanda.
En el momento de emisión de la presente decisión, los Nombres de Dominio se
encuentran activos y conectados a los siguientes sitios web:
-
En el caso de <viasverdes.org>, a un sitio web en el que se ofrecen numerosas y
detalladas informaciones sobre las distintas vías verdes existentes tanto en España
como en otros países europeos e incluso iberoamericanos. Asimismo, se ofrecen
en dicho sitio web otros contenidos vinculados a la promoción de las vías verdes
tales como, entre otras, referencias a publicaciones, documentos de interés,
noticias, etc. De acuerdo con la información aportada por las partes y constatada
por el Experto dicho sitio web se encuentra operativo desde 2004.
-
En el caso de <viasverdes.net>, a un sitio web que ofrece acceso a un foro público
de opinión aparentemente gestionado por la Demandada en el que se incluyen
opiniones tanto sobre las vías verdes en general como sobre la Demandante y su
actitud respecto al uso por parte de la Demandada de dicha denominación.
En ambos casos, los mencionados sitios web incluyen espacios publicitarios en los que se
promocionan los servicios informáticos y de almacenamiento de datos ofrecidos a través
de los nombres de dominio <evbs.com> y <eurored.net>. Los dos nombres de dominio
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mencionados, así como los correspondientes sitios web son titularidad y son operados
por el, fundador de la Demandada como asociación.
5.
Alegaciones de las Partes
5.1. Demandante
La Demandante alega en la Demanda:
-
Que dicha Demanda constituye una continuación del escrito originalmente
presentado ante el Centro el 26 de septiembre de 2007 que, no obstante, ha debido
ser modificado como consecuencia de los cambios introducidos por la Demandada
en los datos de titularidad de los registros de los Nombres de Dominio una vez
dicha primera demanda había sido presentada. Indica, en especial, la demandante
que dicha actuación tuvo únicamente el fin de molestarla en su calidad de legítima
titular y propietaria de las marcas basadas en la denominación “Vías Verdes”;
-
Que ha venido desarrollando desde hace años sus actividades de gestión y
promoción en España de infraestructuras ferroviarias reconvertidas a usos de ocio,
sirviéndose para ello del nombre “Vías Verdes”, el cual ha registrado como marca
española y utilizado de forma intensiva a lo largo de toda su existencia;
-
Que las marcas VÍAS VERDES de las que es titular son idénticas a los Nombres de
Dominio. En especial, indica la Demandante que entre dichas marcas y dominios
existe una identidad aplicativa ya que en los sitios web conectados a los Nombres
de Dominio se hace referencia a su vocación cultural y deportiva, servicios que se
clasifican en la clase 41 del Nomenclator Internacional de marcas en el que la
Demandante ostenta un registro marcario en vigor;
-
Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos respecto a los
Nombres de Dominio al carecer de marcas registradas a su nombre. Asimismo,
indica la Demandante que la Demandada se constituyó el 21 de octubre de 2004 y,
por tanto, con posterioridad a los registros de marcas de su titularidad. Igualmente,
señala la Demandante que la inscripción de la Demandada como asociación ha sido
anulada por resolución de 11 de julio de 2006 del Secretario Autonómico de
Justicia de la Generalitat Valenciana y, por tanto, la Demandada no cuenta con
derecho alguno para el uso de la denominación “Vías Verdes” dentro de su
denominación. Por último, indica la Demandante que la Demandada no es
conocida comúnmente con el nombre “Vías Verdes” ya que ello no se ajusta a la
realidad y, adicionalmente, porque el uso de dicho nombre por la Demandada
jamás ha sido pacífico, sino que se ha enfrentado recurrentemente con la oposición
de la Demandante;
-
Que los Nombres de Dominio han sido registrados y utilizados por la Demandada
de mala fe dado su carácter potencialmente confuso para los usuarios respecto a las
marcas y actividades de la propia Demandante. En efecto, adicionalmente, señala
la Demandante que la configuración de los sitios web se basa en una confusión
deliberada entre la Demandada y la Demandante, sirviéndose la primera, sin
autorización alguna, de numerosos contenidos e informaciones titularidad de la
Demandante. Asimismo, indica la Demandante que la Demanda incluye como
únicos espacios publicitarios en los sitios web conectados a los Nombres de
Dominio se dirigen a promover diversos servicios informáticos prestados por el,
fundador de la Demandada como asociación. Finalmente, indica la Demandante
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que otra muestra de la mala fe de la Demandada ha quedado patente al haberse
producido de forma fraudulenta un cambio de titularidad en los registros de los
Nombres de Dominio una vez iniciado el presente procedimiento, teniendo dicha
maniobra la única intención de confundir respecto al auténtico titular de los
mismos e impedir el normal desarrollo de este procedimiento.
Por otra parte, en su escrito de observaciones a la Orden de Procedimiento la
Demandante indica:
-
Que no existe recurso administrativo alguno contra la resolución del Secretario
Autonómico de Justicia de la Generalitat Valenciana de 7 de julio de 2006
anulando la inscripción de la Demandada como asociación;
-
Que la citada resolución, al anular la inscripción de la Demandada como asociación
y de conformidad con el derecho español, comporta considerar que la misma no ha
existido nunca y, por tanto, impide que la Demandada pueda ser considerada como
titular de derechos;
-
Que, atendiendo a lo indicado, la Demandada se plantean dudas sobre la
legitimación pasiva para actuar en el presente procedimiento al haberse disuelto
como entidad con personalidad jurídica propia; y
-
Que su voluntad no es hurtar el derecho de cualquiera a constituir una asociación
sino simplemente que ninguna asociación o cualquier otro tipo de persona jurídica
ostente un nombre que pueda inducir a confusión con sus marcas registrada.
5.2. Demandada
La Demandada alega en la Contestación a la Demanda:
-
Que en momento alguno ha ocultado que no tiene conexión alguna con la
Demandante o, incluso, que está enfrentada a ésta por el uso del nombre “Vías
Verdes”, tal y como queda constancia de ello en los sitios web conectados a los
Nombres de Dominio. Así, señala la Demandante que desde un primer momento
en los mencionados sitios web se ha dejado perfectamente claro la total
desvinculación existente entre éstos y la Demandante;
-
Que la Demandante es titular de marcas registradas para cobertura exclusivamente
española y, por el contrario, los Nombres de Dominio tienen un carácter
internacional. Igualmente, indica la Demandada que los contenidos e
informaciones incluidas en los sitios web conectados a los Nombres de Dominio
incluyen no tan sólo informaciones de las infraestructuras gestionadas por la
Demandante sino también otras fuera de sus competencias (como por ejemplo,
carriles ciclistas urbanos, ciclovías y otras vías verdes ubicadas en países
iberoamericanos u otros);
-
Que la decisión de la Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana de
disolver a la Demandada como asociación se encuentra actualmente recurrida en el
ámbito administrativo, sin que se haya producido por el momento una decisión
definitiva al respecto. Considera, por tanto, la Demandada que su derecho a
utilizar el nombre “Vías Verdes” no ha precluido en derecho español e incluso en el
supuesto de que finalmente se confirmara dicha decisión, ello no cerraría la vía
legal para recurrir dicha decisión ni tampoco perdería la Demandada su
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personalidad jurídica ni su libertad de obrar legalmente, sirviéndose del nombre
“Vías Verdes”;
-
Que los dos espacios publicitarios incluidos en los sitios web conectados a los
Nombres de Dominio no son tales ya que promocionan una asociación sin ánimo
de lucro para el desarrollo de Internet y de divulgación de conocimientos
informáticos y de multimedia denominada Asociación EVBS.com creada el
año 2000;
-
Que desde el registro de los Nombres de Dominio, éstos han sido utilizados
activamente para la promoción e información sobre las vías verdes existentes tanto
en España como internacionalmente, habiendo conseguido la Demandada una
divulgación significativa de los correspondientes contenidos a través de Internet;
-
Que en ningún caso la Demandada ha competido con ánimo de lucro con la
Demandante ya que en ambos casos se trata de entidades sin ánimo de lucro que
persiguen fines parecidos. Asimismo, la Demandada alega que en ningún
momento ha plagiado o utilizado sin consentimiento contenidos titularidad de la
Demandante. Por el contrario, indica que todos los contenidos incluidos en los
sitios web conectados a los Nombres de Dominio han sido desarrollados por la
propia Demandada o por terceros, contando en este caso con las correspondientes
autorizaciones.
Por otro lado, la Demandada alega en su escrito de contestación a la Orden de
Procedimiento:
-
Que la resolución de 7 de julio de 2006 del Secretario Autonómico de Justicia de la
Generalitat Valenciana (ordenando la disolución de la Demandada como
asociación en España) no pudo ser recurrida por la Demandada ya que no le fue
notificada. De hecho, indica la Demandada que solamente ha podido tener acceso
al texto íntegro de dicha resolución al recibir la documentación en el marco del
presente procedimiento;
-
Que a finales de mayo de 2007 recibió una nueva resolución de la Conselleria de
Justicia de la Generalitat Valenciana fechada el 8 de mayo de 2007 por la que se
anunciaba la cancelación de la inscripción registral de la Demandada como
asociación y, por tanto, su disolución;
-
Que el 14 de junio de 2007 la Demandada recurrió la resolución de
8 de mayo de 2007 anteriormente referida, al entender que contenía errores
significativos. Como consecuencia de dicho recurso, el 25 de julio de 2007 la
Demandada recibió una nueva resolución de la Conselleria de Justicia de la
Generalitat Valenciana fechada el 28 de mayo de 2007 (y con fecha de salida de
11 de julio de 2007) por la que se corregían los errores incluidos en la resolución
de 8 de mayo de 2007 y se reiteraba la orden de disolver formalmente a la
Demandada;
-
Que, ante esta última resolución, el 24 de agosto de 2007 la Demandada presentó
un nuevo escrito de recurso administrativo instando la anulación de la mencionada
resolución y, consiguientemente, el mantenimiento de la situación legal de la
Demandada como asociación en España.
Por último, tal y como se ha indicado al describir el iter procedimental en este caso,
aprovechando la Orden de Procedimiento, la Demandada también presentó de forma no
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solicitada unas observaciones adicionales. La admisibilidad de dicho documento se
analiza en el punto siguiente de esta decisión.
6.
Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la
concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i)
Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio
respecto de las marcas de las que la Demandante tiene derechos;
(ii)
Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada
respecto a los Nombres de Dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de
mala fe.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados
elementos por la Política respecto al presente caso.
No obstante, antes de entrar a valorar la eventual concurrencia de los mencionados
elementos en el presente caso, el Experto analizará la susceptibilidad de aceptación, de
acuerdo con la Política, de las observaciones adicionales presentadas por la Demandada
en respuesta a la Orden de Procedimiento.
En efecto, tal y como se ha indicado en la sección correspondiente al iter procedimental,
como respuesta a la Orden de Procedimiento la Demandada presentó dos escritos: uno
conteniendo una respuesta expresa a las cuestiones planteadas en la mencionada orden y
otro incluyendo una serie de observaciones adicionales no solicitadas por el Experto.
Así, es preciso determinar si dichas observaciones no solicitadas deberían ser
consideradas por el Experto a efectos de decidir sobre este procedimiento.
En relación con esta cuestión, numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política
(ver, por ejemplo, Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. c. Alexander
Lehner, Caso OMPI Nº D2001-1447; AutoNation Holding Corp. c. Rabea Alawneh,
Caso OMPI Nº D2002-0058; o De Dietrich Process Systems c. Kemtron Ireland Ltd.,
Caso OMPI Nº D2003-0484) han establecido que, a fin de considerar si un escrito no
solicitado debe ser aceptado o no en el marco de un procedimiento, deben tenerse en
cuenta los siguientes principios:
(1)
Los procedimientos basados en la Política deben basarse en el principio básico de
eficiencia procedimental (evitando ralentizaciones o complicaciones innecesarias);
(2)
Las partes en los procedimientos deben ser tratadas de forma ecuánime, de modo
que cada una de ellas tenga una oportunidad real de presentar sus argumentos; y
(3)
Cualquier documentación adicional presentada por cualquiera de las partes sin
haber ser requerida a ello, para ser aceptada, debe acreditarse como relevante para
la resolución del procedimiento. Asimismo, la parte que presente dicha
documentación adicional debe probar que no pudo aportar la información
contenida en la misma en el momento de presentar la demanda o la contestación a
la demanda.
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El Experto ha revisado globalmente el contenido de las observaciones adicionales
presentadas por la Demandada en respuesta a la Orden de Procedimiento y ha podido
constatar que en las mismas no se incluye nueva información sobre aspectos relevantes
del procedimiento, sino interpretaciones de la Demandada sobre alegaciones de la
Demandante o sobre hechos previamente documentados en este procedimiento. Así, el
Experto no considera que dichas observaciones adicionales aporten nuevos elementos o
informaciones relevantes a los efectos de este procedimiento.
Cabe recordar que uno de los objetivos esenciales de la Política es ofrecer a las partes un
sistema de resolver disputas relativas a nombres de dominio dinámico y flexible,
evitando los inconvenientes propios de los sistemas tradicionales de resolución de
conflictos entre los que cabe destacar, entre otros, el cruce de numerosos documentos de
alegaciones entre las partes. Por el Contrario, la Política, el Reglamento y el Reglamento
Adicional, atendiendo a las especiales características de este tipo de procedimientos,
prevén que las partes centren todas sus alegaciones en un único escrito. Tan sólo en
circunstancias excepcionales –como, por ejemplo, la aparición de nuevas evidencias una
vez presentado el escrito en cuestión- se puede aceptar la presentación de escritos
adicionales no solicitados.
El Experto no considera que en este caso se produzcan dichas circunstancias
excepcionales respecto a las observaciones adicionales presentadas por la Demandada
–las cuales, cabe reiterar, no aportan nueva información o evidencias al procedimiento
sino meras interpretaciones-, por lo que no las considera susceptibles de ser aceptadas y,
por tanto, no serán tenidas en cuenta a los efectos de la presente decisión.
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo indicado anteriormente, la Demandante es titular de diversas marcas
compuestas total o parcialmente por la denominación “Vías Verdes”, las cuales ha
utilizado en el desarrollo de sus actividades.
Si se comparan los Nombres de Dominio con las marcas titularidad de la Demandante
compuestas exclusivamente por la mencionada denominación, se puede comprobar que
existen solamente dos diferencias consistentes en que ambos Nombres de Dominio
incluyen los sufijo “.net” y “.org” y que los Nombres de Dominio no incluyen espacio
alguno entre las dos palabras que lo componen.
Estas diferencias, no obstante, no deberían considerarse relevantes a los efectos de la
presente decisión pues se deriva de la actual configuración técnica del sistema de
nombres de dominio (DNS). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en
el marco de la Política (ver, por ejemplo, las decisiones en el New York Insurance
Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nº D2000-0812; o en A & F Trademark,
Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night,
Caso OMPI Nº D2003-0172).
De este modo, el Experto considera que, a efectos de la Política, los Nombres de
Dominio son idénticos a la marca de la que la Demandante es titular y que,
consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas
en el párrafo 4(a) de la Política.
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B.
Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que
la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio y
que, por tanto, los ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
(i)
Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la
controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos
demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de
productos o servicios;
(ii)
Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aún cuando no hayan
adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin
intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen
nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
A los efectos de evaluar este segundo elemento, es necesario tener en cuenta que la
Demandada fue constituida y ha sido durante años una asociación denominada
“Asociación Vías Verdes” que ha desarrollado numerosos contenidos e informaciones
vinculados a las vías verdes tanto en España como en otros países. Teniendo en cuenta
dichas circunstancias parecería que la Demandada ostenta un derecho legítimo a servirse
de los Nombres de Dominio.
No obstante, esta situación legal parece haber cambiado como consecuencia de las
actuaciones administrativas de la Demandante ante la Generalitat Valenciana a fin de
obtener su disolución como asociación, disolución que –sin perjuicio del resultado del
recurso administrativo presentado por la Demandada o de las eventuales actuaciones
judiciales que se puedan derivar- el Experto ha comprobado que ya se ha ejecutado y, por
tanto, la Demandada ya no consta inscrita como una asociación en el Registro Nacional
de Asociaciones de España.
Efectivamente, la pérdida de la condición de asociación debidamente inscrita y
denominada “Asociación Vías Verdes” supone que, desde el momento en que dicha
disolución se ha ejecutado, la Demandada no podría alegar su condición de entidad
asociativa inscrita de conformidad con el derecho español. De este modo, la pérdida de
la citada condición supondría igualmente la pérdida de un interés legítimo, en el sentido
previsto sobre la denominación “Vías Verdes” y, por tanto, respecto al uso de los
Nombres de Dominio por parte de la Demandada.
Atendiendo a la documentación aportada por las partes, la situación legal aplicable a la
Demandada todavía no ha adquirido firmeza legal (al hallarse, aparentemente,
condicionada a la resolución del recurso administrativo presentado por la Demandada así
como de un eventual recurso contencioso-administrativo que podría derivarse de una
resolución rechazando el recurso administrativo presentado por la Demandada). Así, una
modificación a la situación legal descrita, tal como la revocación en sede administrativa o
judicial de la resolución ordenando la disolución de la Demandada, evidentemente
comportaría la confirmación de la legitimidad por parte de la Demandada respecto al uso
del nombre “Vías Verdes” y, por tanto, la existencia de un derecho por parte de aquélla
en el sentido previsto en el párrafo 4(c) de la Política.
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No obstante, en el momento de adoptarse la presente decisión, la situación legal de la
Demandada se encuentra claramente definida y, atendiendo a la misma, no puede sino
concluirse que su disolución como asociación hace difícil considerar que pueda ostentar
un derecho o interés legítimo sobre la denominación “Vías Verdes” y, por tanto, sobre los
Nombres de Dominio.
Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la
concurrencia en este procedimiento del segundo de los elementos previstos por la
Política.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado
y usado los Nombres de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo
establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la
Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael
Bosman, Caso OMPI Nº D1999-0001; o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso
OMPI Nº D2000-0001,) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos
condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del
registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe
en el presente caso.
(i)
Registro de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada
Tal y como se ha indicado al analizar el segundo de los elementos requeridos por la
Política, la Demandada no parece ostentar actualmente un derecho o interés legítimo
sobre los Nombres de Dominio fundamentalmente por el hecho de que como asociación
española ha sido declarada disuelta y, por tanto, ha desaparecido del ámbito legal como
una entidad legalmente reconocida y denominada “Asociación Vías Verdes”.
No obstante, debe puntualizarse que, en relación con la evaluación de la eventual mala fe
respecto al registro de los Nombres de Dominio, dicha evaluación debe centrarse
precisamente en el momento del registro de los mismos y, para ello, deben tenerse en
cuenta las circunstancias que se daban en el momento de producirse dicho registro y no
las posteriores.
En este sentido, cabe recordar que la inscripción de la Demandada como una asociación
llamada “Asociación Vías Verdes” se produjo el 21 de octubre de 2004, es decir con una
escasísima posterioridad respecto al registro de los Nombres de Dominio (los cuales
fueron registrados el 9 y el 19 de octubre del mismo año). Asimismo, cabría considerar
que, al registrar los Nombres de Dominio, la Demandada actuaba como una asociación
no inscrita (figura legalmente reconocida en derecho español), considerando la
vinculación existente entre los mencionados Nombres de Dominio y los fines asociativos
de la Demandada (vinculación posteriormente demostrada por el uso hecho de los
Nombres de Dominio, en los que se han incluido numerosos contenidos específicamente
dirigidos a informar y promover el uso de vías verdes ubicadas tanto en España como en
otros países).
Teniendo en cuenta estos antecedentes, es difícil considerar que la Demandada actuara
de mala fe, en el sentido previsto por la Política. De hecho, la actuación descrita parece
lejos de los supuestos de mala fe previstos en el párrafo 4(b) de la Política o establecidos
en las numerosas decisiones adoptadas en el marco de la misma, los cuales han
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pretendido sistematizar los supuestos típicos de “ciber-ocupación” de nombres de
dominio. Por el contrario, parece que dicho registro se vinculaba a los fines asociativos
que la Demandada ha venido fomentando hasta su disolución formal (e incluso con
posterioridad a la misma, atendiendo a la reacción legal de la Demandada ante la
resolución administrativa instando la citada disolución).
A este respecto, debe insistirse en que, si bien la actuación de la Demandada respecto a
los registros de los Nombres de Dominio podría ser objeto de consideración desde otros
puntos de vista legales (como, por ejemplo, desde el punto de vista estrictamente
marcario español) en el marco de otro tipo de procedimientos, en el presente
procedimiento dicha consideración debe restringirse exclusivamente al ámbito de la
Política, con las limitaciones que de la misma se derivan. De este modo, si bien la
Demandada ha actuado en ciertas fases de este procedimiento de forma criticable (como,
por ejemplo, al cambiar los datos de registro correspondientes a los Nombres de Dominio
en la base de datos Whois una vez iniciado este procedimiento), es difícil considerar que
la Demandada al registrar los Nombres de Dominio pretendiera infringir de mala fe los
derechos de la Demandante. Por el contrario, parece que dicho registro se vinculaba a
unos objetivos asociativos que con casi inmediata posterioridad cristalizaron en la
constitución de una asociación y en su posterior operación (ello a pesar de que
recientemente la inscripción de dicha asociación haya sido anulada).
Esta conclusión debe mantenerse incluso en el supuesto de considerarse que la disolución
de la Demandada comportó su nulidad. Si el presente fuera un procedimiento basado
estrictamente en la legislación española, la nulidad de la inscripción de la Demandada
efectivamente debería comportar la total retroactividad de sus efectos, debiéndose tener
dicha inscripción por no realizada en momento alguno y, por tanto, debería excluirse
cualquier consideración con base en la mencionada inscripción. No obstante, los
procedimientos basados en la Política, al tener un ámbito mucho más reducido, ofrecer
unos instrumentos necesariamente más limitados y no precluir la posibilidad de entablar
posteriores procedimientos judiciales, deben basarse en los criterios derivados de la
propia Política, la cual basa en gran medida su aplicación en los elementos fácticos (y no
tanto legales) concurrentes en cada procedimiento.
De este modo, independientemente de los efectos que la disolución de la Demandada
podría comportar en derecho español, el Experto considera que, desde un punto de vista
fáctico -y por tanto, de conformidad con la Política-, debe primarse el hecho de que la
Demandada se constituyó como una asociación con práctica simultaneidad respecto al
registro de los Nombres de Dominio y que los mismos se vincularon desde un primer
momento a los fines y actividades de dicha asociación. Independientemente de las
consideraciones legales que en virtud del derecho español se pudieran derivar de dicha
actuación (que, como se ha indicado, no deberían ser tratadas en un procedimiento como
el presente), lo cierto es que el Experto no considera que la actuación descrita pudiera
considerarse como un registro de mala fe en el sentido previsto por la Política.
Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que, de conformidad con los
criterios establecidos por la Política, la Demandada no registró los Nombres de Dominio
de mala fe.
(ii)
Uso de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada
Habiendo constatado que la Demandada no registró de mala fe los Nombres de Dominio,
en el sentido previsto por la Política, el Experto no considera necesario analizar si los
mismos han sido utilizados de mala fe por parte de la Demandada.
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De este modo, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado la concurrencia
del tercero de los elementos requeridos por la Política.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 3 de enero de 2008
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