D2006-0548

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Promotora San Ignacio v. Rodrigo Montilla
Caso No. D2006-0548
1.
Las Partes
La Demandante es Promotora San Ignacio, representada por D’empaire Reyna
Bermúdez Abogados, Venezuela, con domicilio en Los Palos Grandes, Caracas,
Venezuela.
El Demandado es Rodrigo Montilla, representado por Luis Alejandro Henríquez,
Venezuela, con domicilio en Guatire, Estado de Miranda, Venezuela.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es NameSecure, L.L.C. (“NameSecure”).
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el
“Centro”) el 30 de abril de 2006. El 1 de mayo de 2006, el Centro envió a NameSecure
vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre
de dominio en cuestión. El 5 de mayo de 2006, NameSecure envió al Centro, vía
correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que
figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos
administrativo y técnico. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos
formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de
dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de
controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres
de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
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17 de mayo de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para
contestar la Demanda se fijó para el 6 de junio de 2006. El Escrito de Contestación a la
Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de junio de 2006.
El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo
de Expertos el día 15 de junio de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de
Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El
Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del
procedimiento.
Con arreglo al párrafo 11 del Reglamento, el Panel confirma que el idioma del
procedimiento es el español ya que así lo han acordado las partes, al haber aceptado la
Demandante mediante email del 24 de mayo de 2006 al Centro un pedido del
Demandado. En el presente caso el Panel decide que no es necesario que la
Demandante traduzca la Demanda del inglés al español.
4.
Antecedentes de Hecho
Según las copias presentadas de certificados no cuestionados por el Demandado, la
Demandante Promotora San Ignacio, C.A. es titular de los siguientes registros de
marcas y nombres comerciales otorgados por el SAPI (Servicio Autónomo de la
Propiedad Intelectual) de Venezuela:
MARCA/NOMBRE
COMERCIAL Y
TIPO
Fecha y Nro. de CLASE Y
solicitud
PRODUCTOS O
SERVICIOS
PROTEGIDOS
VISTA PLACE
2000-011096
Nombre comercial:
(NOMBRE
(solicitado 22-6- Un establecimiento
COMERCIAL
2000)
que se dedica a
MIXTO) La solicitud
Inmuebles,
muestra un logo en el
construcción,
que se aprecia las
promoción,
palabras VISTA
administración,
PLACE en tipo grande
mantenimiento,
y en un tipo más
consultoría, desarrollo
pequeño la palabra
de centros
BUENAVENTURA
comerciales.
BUENAVENTURA
2004-005796
Clase 39: Transporte,
(MARCA
(solicitada el 23- embalaje, almacenaje,
DENOMINATIVA)
4-2004)
organización de viajes.
BUENAVENTURA
2004-005797
Clase 35: Publicidad,
(MARCA
(solicitada el 23- administración
DENOMINATIVA)
4-2004)
comercial y de
negocios, trabajos de
oficina.
BUENAVENTURA
2000-000963
Nombre comercial: Un
VISTA PLACE
(solicitado el 24- establecimiento que se
(NOMBRE
1-2000)
dedica a inmuebles,
COMERCIAL
construcción,
DENOMINATIVO)
promoción,
administración,
mantenimiento,
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STATUS, Nro. y
fecha de registro
Registrado N044081
el 11-11-2003
Registrada S027353
el 15-4-2005
Registrada S027354
el 15-4-2005
Registrado N041511
el 22-11-2000
MARCA/NOMBRE
COMERCIAL Y
TIPO
Fecha y Nro. de CLASE Y
solicitud
PRODUCTOS O
SERVICIOS
PROTEGIDOS
consultoría, desarrollo
de centros
comerciales.
VISTA PLACE
2000-011094
Clase 16:
(MARCA MIXTA) La (solicitada el 22- Publicaciones.
solicitud muestra un
6-2000)
logo en el que se
aprecia las palabras
VISTA PLACE en tipo
grande y en un tipo
más pequeño la palabra
BUENAVENTURA
VISTA PLACE
2000-011095
Clase 25: Vestidos,
(MARCA MIXTA)
(solicitada el 22- calzado y sombrerería.
6-2000)
STATUS, Nro. y
fecha de registro
Registrada P232077
el 1-6-2001
Registrada P232078
el 1-6-2001
Con fecha 8 de junio de 2004 Rodrigo Montilla, con dirección en Centro Comercial
Buenaventura, Guatire, Estado de Miranda, Venezuela, registró el nombre de dominio
<ccbuenaventura.com>.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho de la Demandante son las
siguientes:
-
Las marcas BUENAVENTURA tales como BUENAVENTURA VISTA PLACE
SHOPPING CENTER pertenecen al grupo de shopping centers que contribuyó al
éxito de Promotora San Ignacio, compañía especializada en la construcción de
shopping centers y administración de inmuebles. Los malls BUENAVENTURA
y BUENAVENTURA VISTA PLACE están ubicados en la ciudad de Guatire,
Estado de Miranda. Ambos contienen restaurantes, bancos, teatros, oficinas de
profesionales, estaciones de servicio, etc.
-
El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es confundiblemente similar a las
marcas BUENAVENTURA de la Demandante, ya que ni la extensión “.com”, ni
las letras “cc” -que significan “centro comercial”- alcanzan a distinguir el nombre
de dominio de la marca.
-
El Demandado no hace un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios desde
que ambas partes de esta disputa pertenecen a la misma área geográfica. Con
relación al párrafo 4.c.ii. de la Política, es legalmente imposible que el
Demandado pueda obtener el registro de la marca BUENAVENTURA ante la
oficina venezolana de marcas. Con relación al párrafo 4.b.iii., el Demandado está
incurriendo en competencia ilegítima y desleal, al tratar de desviar a
consumidores con el fin de confundir, y de dañar el renombre de las marcas de la
Demandante con un objetivo claramente de lucro.
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-
Es evidente que el Demandado tenía mala fe al momento del registro del nombre
de dominio, ya que tenía conocimiento del derecho de la Demandante sobre la
marca; sacó ventaja de ello apropiándose indebidamente del término
“buenaventura”con el propósito de impedirle su acceso a la red. Al momento del
registro del nombre de dominio, las marcas BUENAVENTURA habían adquirido
prestigio y notoriedad, por el grado de conocimiento que tenían. Ese tipo de
marcas goza de un elevado estándar de protección, como lo demuestra su
regulación en el título XIII de la decisión 486 de la Comunidad Andina de
Naciones y el Art. 6 bis del Convenio de París, del que Venezuela es parte. La
conducta del Demandado al usar los principales elementos de las marcas del
Demandante permite inferir que el Demandado tuvo el propósito de perturbar la
actividad comercial de dichas marcas, y de atraer a usuarios de Internet a su sitio
web, creando la posibilidad de confusión en cuanto a su origen. Tal perturbación
consiste en el daño causado a la reputación y prestigio de las marcas, las pérdidas
económicas derivadas de los productos y servicios que no podrá vender la
Demandante como consecuencia de la violación de su derecho de exclusividad, y
la pérdida de poder distintivo de Promotora San Ignacio, C.A.
-
En cuanto al posible uso de mala fe, la Demandante remite a la
decisiónD2000-0239, según la cual “quien registra un nombre de dominio de
mala fe, lo usará de mala fe, porque la mala fe estará unida al conocimiento
existente al momento del registro, de estar dañando, sin causa legítima, los
derechos de un tercero”.
B.
Demandado
Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho del Demandado son las siguientes:
-
El Demandado Rodrigo Montilla es el administrador del condominio del Centro
Comercial Buenaventura (“CC Buenaventura”), y fue autorizado por la Junta de
Propietarios y de Condominio para representarlos, contratar y velar por los
intereses de los copropietarios del referido Centro Comercial. El 15 de
septiembre de 2004, el señor Montilla, en su carácter de Administrador del
CCBuenaventura, suscribió un contrato con la empresa Inversiones Jaca Media,
C.A., para que esta última registrara el nombre de dominio
<ccbuenaventura.com> y desarrollara la página Web del CC Buenaventura que
respondería a dicha dirección. Del referido contrato se desprende que el nombre
de dominio <ccbuenaventura.com> es propiedad del Centro Comercial
Buenaventura. Esto último también se desprende de la Declaración Jurada del
Sr. Montilla ante Notario Público.
-
El Centro Comercial Buenaventura fue construido y vendido en Propiedad
Horizontal por la empresa Promotora Buenaventura, C.A., tal como se desprende
del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Ver anexo “D”) y no por
la Demandante, la empresa Promotora San Ignacio, C.A. El Centro Comercial
Buenaventura es conocido en el mercado nacional desde hace más de 10 años
bajo dicha denominación. Desde 2005 ha venido utilizando de forma pacífica e
ininterrumpida el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> donde se encuentra
hospedada la página Web del CC Buenaventura.
-
Del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Anexo “D”), se desprende
que la referida denominación le fue atribuida al inmueble donde opera el referido
Centro Comercial por la empresa constructora Promotora Buenaventura, C.A., en
el año 1996, es decir que desde hace más de 10 años el referido Centro Comercial
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es conocido, publicitado y denominado como Centro Comercial Buenaventura y
CC Buenaventura.
-
El Demandado niega que la marca BUENAVENTURA sea notoria, y que el
Demandante haya cumplido con lo exigido por el artículo 222 de la decisión 486
de la Comunidad Andina para acreditar tal carácter de notoriedad. El nombre
comercial Centro Comercial Buenaventura del Demandado y el nombre
comercial Buenaventura Vista Place, fundamento de la demanda, han venido
coexistiendo pacíficamente en el mercado desde hace muchos años, sin que a la
fecha se haya producido confusión en el mercado.
-
El señor Montilla, actuando en representación del Condominio del Centro
Comercial Buenaventura, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad
Industrial SAPI, las siguientes marcas:
Marca
Centro Comercial
Buenaventura y
Diseño
Centro Comercial
Buenaventura y
Diseño
Centro Comercial
Buenaventura y
Diseño
Centro Comercial
Buenaventura
-
6.
Clase Inscripción No.
41 20536/05
43 20535/05
3 20537/05
5
1 20538/05
6
Status
Publicada como solicitada
en el Boletín 476 de fecha
19/12/2005.
Publicada como solicitada
en el Boletín 476 de fecha
19/12/2005
Publicada como solicitada
en el Boletín 476 de fecha
19/12/2005
Publicada como solicitada
en el Boletín 476 de fecha
19/12/2005
Dichas solicitudes de registro fueron publicadas en el Boletín de la Propiedad
Industrial 476 de fecha 19 de diciembre de 2005 y no fueron objetadas por ningún
tercero dentro del plazo de 30 días establecido en el artículo 146 de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, las mismas
pasarán a examen de fondo, tiempo en el cual el registrador decidirá acerca de su
concesión o negativa.
Debate y conclusiones
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> contiene íntegramente la palabra
BUENAVENTURA que, como se ha visto en la sección 4 supra, es una marca
denominativa registrada el 15 de abril de 2005 a nombre de la Demandante, y que
protege servicios de transporte y almacenaje de la clase 39, y de publicidad y otros
servicios comerciales de la clase 35. Los derechos de la Demandante Promotora San
Ignacio sobre las marcas denominativas BUENAVENTURA datan del 23 de abril de
2004, fecha de solicitud de las marcas, mientras que el nombre de dominio en disputa
fue registrado por el Demandado el 8 de junio de2004. Considerando que el nombre de
dominio contiene en forma completa la marca BUENAVENTURA, la adición de las
letras “cc” al comienzo del nombre de dominio y el agregado del gTLD “.com” no
alcanzan para distinguirlo de las marcas BUENAVENTURA de la Demandante de un
modo que impida la confusión con la marca de la Demandante.
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Por consiguiente, la Demandante ha probado el primer elemento de la Política,
B.
Derechos o intereses legítimos
Mediante el Documento de Condominio y Reglamento Interno del Centro Comercial
Buenaventura, el Demandado probó que desde aproximadamente 1996 existe en
Guatire, Distrito Zamora del Estado Miranda, Venezuela, un desarrollo inmobiliario y
centro comercial con la denominación Centro Comercial Buenaventura. El Demandado
señor Montilla también probó con actas de Asamblea de copropietarios que él se
desempeña como administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura, y
que la asamblea de los condóminos del mismo le encargó registrar el nombre de
dominio aquí en disputa, que coincide con su denominación, ya que “CC” es la
abreviatura de “Centro Comercial”. De tal modo, el Panel tiene por probado que el
Centro Comercial ha registrado –a través de su administrador señor Montilla- el
nombre que utiliza en su giro comercial como nombre de dominio. Además, tal Centro
Comercial funciona desde 1996 con esa denominación, con lo cual el uso del nombre es
anterior a la solicitud de registro por la Demandante de las marcas BUENAVENTURA.
Conforme al párrafo 4.c.ii.) de la Política, un demandado puede demostrar que tiene
derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio si prueba que él (en calidad
de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o
de servicios. Con los documentos agregados como anexos a la contestación de
demanda, el Demandado probó que la entidad que administra es conocida
corrientemente por el nombre de dominio desde aproximadamente 1996. Además,
aunque ello no sea un requisito del párrafo 4.c.ii., según datos precisos proporcionados
por el Demandado, este presentó las solicitudes de marca CENTRO COMERCIAL
BUENAVENTURA (Y DISEÑO) ante la oficina venezolana de marcas durante el año
2005, declarando que esas solicitudes han sido publicadas, sin recibir oposición durante
el período de 30 días fijado al efecto. Ver punto 5 B supra.
De esto se infiere que la Demandante no ha conseguido probar el segundo elemento de
la Política, lo que sella el destino de la demanda.
Debe destacarse que la Política de ICANN no proporciona un procedimiento para
establecer quién tiene mejor derecho a registrar y usar un nombre de dominio;
simplemente determina que si un demandado tiene algún derecho o interés legítimo
sobre el nombre de dominio, entonces corresponde rechazar la demanda. Ver Empresa
Municipal Promoción Madrid vs. Planners Planners, Caso OMPI No. D2002-1112.
(“La “Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de
dominio” tiene como aspiración únicamente la de resolver una parte pequeña de los
conflictos que puedan plantearse. Concretamente, aspira tan sólo a resolver aquellos
supuestos de conflictos en donde se haya procedido a un registro abusivo, sin pretender
que sean resueltos bajo su ámbito aquellas otras divergencias que puedan surgir en
relación con el mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio.”). Ver también
Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España v. Mariscal
y Rivaya, OMPI Caso No. D2001-0571 (“[E]l objetivo de la “Política Uniforme” es
resolver conflictos entre titulares de derechos invocables conforme a la política, y
quienes han registrado un dominio que puede resultar incompatible con aquellos. No es
objetivo de la política el determinar, con carácter universal, quién goza de mejor
derecho respecto de un dominio o denominación [...]”).
Esto significa que este Panel no se pronuncia sobre el derecho que, más allá del muy
restringido alcance de este procedimiento, pueda tener el Centro Comercial
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Buenaventura o el señor Montilla actuando en nombre y representación del Centro
Comercial Buenaventura, para utilizar esa denominación o una abreviatura tal como
“CC Buenaventura” como nombre comercial de iure o de facto, ni si tal uso está o no
en infracción de marcas y/o nombres comerciales y/o normas sobre prohibición de la
competencia desleal. Para determinar en esas cuestiones es más apropiada la
intervención de los tribunales judiciales competentes que actúan en procedimientos que
permiten abundante producción de prueba y amplio debate contradictorio.
C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Aunque lo concluido en la sección anterior es suficiente para rechazar la demanda, la
demanda también debe rechazarse porque no se ha probado que el registro del nombre
de dominio haya sido de mala fe, y que el nombre de dominio se use de mala fe. La
Demandante no ha alegado ni probado que con el registro el Demandado haya
pretendido lucrar vendiendo el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor
(Política, párrafo 4.b.i.), ni que el nombre de dominio se haya registrado con el
propósito de impedir que el titular de las marcas BUENAVENTURA refleje la marca
en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Demandado haya
desarrollado una conducta de esa índole (Política, párrafo 4.b.ii.). En efecto, de
acuerdo con la prueba existente en este caso, no hay evidencia de una “conducta de esa
índole” (es decir, que el Demandado haya registrado varios otros nombres de dominio
que correspondan a marcas ajenas), ni de que la finalidad del Demandado al registrar el
dominio haya sido obstaculizar la presencia de la marca BUENAVENTURA en
Internet, en lugar de promover la difusión en Internet de la existencia y actividades de
los comercios del Centro Comercial Buenaventura, el cual, como se ha visto en el punto
anterior, tenía derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.
El párrafo 4.b.iii. de la Política (“usted ha registrado el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”)
tampoco parece aplicable al presente caso. En primer lugar, la Demandante no ha
probado que ella y el Demandado (o el Centro Comercial al que representa el señor
Montilla) sean competidores. Mientras que la Demandante alega ser una companía
especializada en la construcción de shopping centers, la administración y bienes raíces
en Venezuela por largo tiempo (“company specialized in shopping centers construction,
management and real estate in Venezuela for a long time”, según la demanda en
inglés), el Demandado afirma que la empresa constructora del Centro Comercial
Buenaventura fue Promotora Buenaventura, C.A, y no la empresa aquí Demandante.
No hay alegación ni prueba en el expediente que haya identidad o relación entre
Promotora Buenaventura, C.A. y Promotora San Ignacio, S.A. En segundo lugar, no se
ha presentado prueba alguna de la que surja que el nombre de dominio se haya
registrado “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial” de la
Demandante (o la de cualquier otra persona o entidad).
La Demandante alega que el Demandado incurrió en la conducta del párrafo 4.b.iv. de
la Política (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera
intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a
cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la
marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su
sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o
en su sitio en línea”). Sin embargo, de la visita que en fecha 28 de junio de 2006 ha
realizado este panelista al sitio web bajo el nombre de dominio no surge del uso del
sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ninguna finalidad de mala fe del
Demandado. El sitio tiene como título: “El portal del Centro Comercial
Buenaventura”. El “Directorio” permite buscar por ramos de los comercios (ver
página 7
“www.ccbuenaventura.com/directorio/categorias.js”). Existe una sección de
promociones y premios con bonos de compra a redimir en algún comercio integrante
del Centro Comercial (“www.ccbuenaventura.com/noticias/promocion_clases.jsp”).
Hay también una sección de información general con amplios datos sobre el Centro
Comercial, incluyendo datos de cómo llegar al mismo
(“www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”). Existe un “link” de noticias en
“www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”.
Según lo aprecia este Panel, el contenido del sitio web corresponde al propio Centro
Comercial Buenaventura, y no hace referencia alguna, ni positiva ni negativa, a la
Demandante Promotora San Ignacio, o a otro centro comercial, ni se percibe un intento
de aprovechamiento de mala fe de la reputación o prestigio ajenos, ni hay denigración a
terceros. En resumen, el Panel considera que no se ha probado que el nombre de
dominio se haya registrado o se esté utilizando de mala fe.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i.) de la Política y 15 del
Reglamento, el Experto Único desestima la Demanda.
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Roberto Bianchi
Experto Único
Fecha: 28 de junio de 2006
página 8