D2006-0453

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Cocihogar Cooperativa Valenciana de Trabajo Asociado v. Wax Home S.A.
Caso No. D2006-0453
1.
Las Partes
La Demandante en este procedimiento es Cocihogar Cooperativa Valenciana de
Trabajo Asociado Benidorm, Alicante, España, representada por Abril Abogados,
España.
La Demandada es Wax Home S.A., Sevilla, España.
2.
Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <cocihogar.com> y
<cocihogar.net>.
La entidad registradora de los nombres de dominio es Wild West Domains, Inc
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el
“Centro”) el 10 de abril de 2006. El 12 de abril de 2006 el Centro envió a Wild West
Domains, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación
con los nombres de dominio en cuestión. El 19 de abril de 2006 Wild West Domains,
Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el
Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los
datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una
notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente
deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 3 de mayo
de 2006. El Centro verificó que la Demanda así como su posterior modificación,
cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en
materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme
de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el
Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia
de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
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De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
3 de mayo de 2006. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para
contestar la Demanda se fijó para el 23 de mayo de 2006. El Demandado no contestó a
la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de
personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de mayo de 2006.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 2 de junio de 2006, recibiendo la Declaración de
Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del
Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas
del procedimiento.
Idioma del procedimiento. El escrito de Demanda se presentó en lengua española, el
Demandado no ha contestado la Demanda, pero ambas partes son españolas y por tanto
comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Experto,
haciendo uso de la facultad contenida en el párrafo 11.a) del Reglamento, estima que el
español debe ser la lengua del procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
La entidad Demandante ostenta la titularidad de distintos registros de marcas españolas
cuya existencia y vigencia ha sido debidamente acreditada por la representación de la
Demandante a través del anexo nº 3 de la Demanda y que consisten en la denominación
COCIHOGAR, siendo la más antigua de las marcas de 26 de noviembre de 1998.
El Demandado es WAX HOME, S.A., persona jurídica con domicilio social en Sevilla,
España.
El nombre de dominio <cocihogar.com> fue registrado el día 21 de diciembre de 2004
y <cocihogar.net> fue registrado el 10 de mayo de 2005.
El Demandado no ha contestado a la Demanda en el plazo concedido, a pesar de haber
sido debidamente notificado.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante estableció en su escrito:
Que es titular de los siguientes expedientes de signos distintivos españoles actualmente
en vigor:
Marca nacional No. 2.198.798 (x) COCIHOGAR;
Marca nacional No. 2.198.799 (8) COCIHOGAR;
Marca nacional No. 2.205.385 (9) COCIHOGAR;
Marca nacional No. 2.216.215 (1) COCIHOGAR;
Nombre comercial Nº 251.403 (6) COCIHOGAR;
Rótulo de establecimiento Nº 260.363 (4) MARINA BAIXA COCIHOGAR;
Rótulo de establecimiento Nº. 272.850 (8) COCIHOGAR.
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Que los nombres de dominio objeto de la Demanda <cocihogar.com> y
<cocihogar.net>, reproducen de forma idéntica, fonética y gráficamente, la
denominación COCIHOGAR, protegida en exclusiva por los signos distintivos
prioritarios españoles ya mencionados, que son titularidad de Cocihogar Cooperativa
Valenciana De Trabajo Asociado.
Que esta reproducción servil de la denominación “Cocihogar” como nombre de
dominio bajo los niveles genéricos “.com” y “.net”, genera confusión en el consumidor
que de forma errónea tendrá la convicción de hallarse ante la página Web de la
Demandante, o de que ésta tiene algún vínculo con el nombre de dominio, o bien que
dicha página Web ofrece u ofrecerá productos o servicios cuyo origen se encuentra
directa o indirectamente relacionado con la Demandante.
Que las marcas de la Demandante fueron solicitadas antes de los registros de ambos
nombres de dominio por el Demandado.
Que la Demandante lleva utilizando la denominación Cocihogar de forma probada y
reiterada en el tiempo, al menos desde la fecha de solicitud de su signo distintivo más
antiguo en vigor, el rótulo de establecimiento 260.636 (4) “Marina Baixa Cocihogar”,
esto es desde el 10 de febrero de 1998.
Que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de
dominio, como lo demuestra el hecho de que la página Web a la que redireccionan los
dos nombres de dominio no acredita derecho alguno del Demandado que le legitime al
uso ni muestra oferta alguna de productos o servicios. Por el contrario, sólo aparece la
leyenda “en breve le mostraremos la nueva página”, sin más indicación de destino o
fines de la misma, e incluye en la página de inicio una fotografía carente de
descripción, mensaje o sentido alguno, acompañada de un dibujo de contenido erótico
que atenta claramente, por asociación, a la buena imagen y prestigio de los signos de la
Demandante.
Que, además, el Demandado carece de registro de un signo distintivo que le legitime
para el uso de la denominación Cocihogar por lo que no se entiende el uso de estos
dominios sino desde una perspectiva de aprovechamiento del prestigio y la reputación
ajenas con innegable mala fe, pues con estos registros impide su uso legítimo a la
Demandante como titular de un derecho prioritario.
Que el Demandado dedica su actividad al registro de dominios y alojamiento de
páginas Web a través de su página corporativa <wadhoo.com>, siendo conocido en el
tráfico mercantil como Wadhoo Internet.
Que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe con el
propósito de impedir el uso al Demandante de cualquiera de las dos denominaciones y
atraer usuarios de Internet.
Que el Demandado realiza una mera apariencia de uso de los nombres de dominio, lo
que constituye un uso de mala fe.
Que tal apariencia de uso puede considerarse como tenencia pasiva y por tanto inactiva,
pues esta actitud viene siendo reiterada en el tiempo sin que se haya producido cambio
alguno.
Que el Demandado se ha apropiado de la reputación y prestigio de COCIHOGAR a
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través del registro de los nombres de dominio <cocihogar.com> y <cocihogar.net>, lo
que constituye un acto de mala fe.
Ante todas estas conductas que considera desleales e ilícitas, reclama la aplicación de la
legislación española de marcas y competencia desleal, citando jurisprudencia de
Tribunales españoles que ha declarado que es infracción de marca el registro posterior
de un dominio semejante, sin autorización del titular de la marca, constituyendo esta
conducta un acto de competencia desleal, sancionado en la Ley española. También cita
casos en los que los citados Tribunales han acordado medidas cautelares contra los
presuntos infractores. En apoyo de la aplicación de esta legislación nacional, cita
diversas Resoluciones del Centro que hacen referencia a la misma.
La Demandante termina solicitando le sean transferidos los nombres de dominio
<cocihogar.com> y <cocihogar.net>.
B.
Demandado
De acuerdo con la documentación relativa a este procedimiento, el 3 de mayo de 2006
le fue notificada la Demanda al Demandado, quien no ha contestado a la misma,
habiéndole sido debidamente notificado el plazo que tenía para contestar así como la
falta de respuesta.
6.
Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda
sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
-
lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento, y
-
de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España y nacionalidad española de
Demandante y Demandado, junto con las reglas de la Política Uniforme, se tendrán en
consideración, para reforzar el cumplimiento de tales reglas, las leyes y principios del
Derecho español.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en
el apartado 4 a) de la política uniforme.
Estos son los siguientes:
1)
que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u
ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca producto o
servicio sobre la que la Demandante tenga derechos.
2)
que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio,
3)
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
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6.2.1.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante alega la absoluta identidad entre sus signos prioritarios COCIHOGAR
y los dominios <cocihogar.com> y <cocihogar.net>.
A la vista de los antecedentes expuestos, el Experto considera que, efectivamente, entre
los nombres de dominio, <cocihogar.com> y <cocihogar.net>, y la marca
COCIHOGAR existe total identidad hasta el punto de crear confusión y lo entiende por
las siguientes razones.
La única diferencia existente entre los signos de la Demandante y los dominios
impugnados se refiere a la extensión “.com” y “.net”, característica de un dominio
genérico. Como numerosas Decisiones del Centro han concluido, estas extensiones por
ser de obligatoria inclusión en los dominios de primer nivel, no deben entrar en el
análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca de la
Demandante. En efecto, en la comparación entre la marca y el nombre de dominio, la
inclusión en éste de los elementos .com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel,
no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificación en cuanto a la
identidad o confundibilidad, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su
atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así
se recoge entre otros en Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI Nº D2005-0023,
Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI Nº D2004-0721, ThyssenKrupp USA, Inc. v.
Richard Giardini, Caso OMPI Nº D2001-1425 y Myrurgia, S.A. v. Javier Iván
Madroño, Caso OMPI Nº D2001-0562.
Por tanto, el único vocablo que constituye ambos nombres de dominio es absolutamente
idéntico a las marcas titularizadas por la Demandante.
El Experto entiende, en consecuencia, cumplido el requisito contenido en el párrafo 4.a)
i) de la Política.
6.2.2. Derechos o intereses legítimos
El Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que no es posible conocer su
versión o intereses legítimos para la adopción de los nombres de dominio
<cocihogar.com> y <cocihogar.net> y ello da a entender, además, que carece de
argumentos para demostrar tal interés o derecho.
Sin embargo este Experto ha examinado los diferentes indicios a través de los cuales se
podría determinar la existencia de tal interés o derecho, atendiendo a lo establecido en
el párrafo 4.c) de la Política y verifica que los antecedentes no acreditan que:
-
el Demandado haya utilizado los nombres de dominio o efectuado
preparativos demostrables para su utilización, dado que durante de la
vigencia de la titularidad que ostenta se ha podido constatar que no ha
realizado una oferta de productos o servicios a través de los
correspondientes nombres de dominio. Es más, el Experto ha visualizado la
página a la que se accede a través de los mencionados nombres de dominio
y ha comprobado que se ha eliminado el dibujo y fotografía que antes
aparecían (según ha acreditado la Demandante) y que lo que se refleja
actualmente es el nombre de una persona física, Fernando Cueva Hidalgo,
que aparentemente debe estar tras la sociedad WAX HOME titular de los
nombres de dominio, pues según se advierte en la página es la persona que
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ha registrado dichos dominios, aunque no figure como titular de los
mismos. Figura también la dirección <wadhoo.com> como referencia que
se encuentra el internauta al consultar esta página. Al no contener la página
mas que la mencionada información, no se puede entender este uso, con el
“ser utilizado” que exige la Política.
-
se conozca al Demandado corrientemente por alguno de los nombres de
dominio que ha registrado, aun cuando no haya adquirido derechos de
marcas de productos o servicios con la misma denominación. Como se ha
acreditado en la Demanda, las únicas referencias que hay del Demandado es
esa dirección <wadhoo.com> y ahora, el nombre de la persona física antes
indicada que debe estar relacionado con la empresa Wax Home.
-
haya hecho un uso legítimo y leal, o no concurrencial del nombre de
dominio, sin intención de desviar al consumidor de manera equívoca. Por
el contrario, ha quedado acreditado que el uso que se ha venido
desempeñando de la página es desleal, en tanto que no permite su uso al
legítimo titular de la marca y desvía a las personas interesadas en conocer
los productos relacionados con la marca COCIHOGAR (referentes a
mobiliario de cocina) a una página cuyo contenido lo comprendían sendas
fotografías de cierto contenido erótico, que vienen a desprestigiar el buen
nombre de la marca de productos o servicios a la cual se vincula la
denominación COCIHOGAR. Por otra parte, el actual contenido de esta
página en el que tan sólo se menciona a una persona física y se incluye la
referencia de la dirección <wadhoo.com> como una llamada al navegante
para que la consulte, tampoco significa uso legítimo. En definitiva, lo que
se deriva del contenido de la página del Demandado es una voluntad de
confundir al internauta y potencial consumidor que visita la página para
encontrar una oferta de productos o servicios relacionados con la marca de
la Demandante, al encontrarse con una página cuyo nulo contenido le crea
un gran desconcierto y le invita a consultar la página <wadhoo.com> que
pertenece al Demandado.
Por todo lo expuesto el experto entiende que queda cumplido el requisito contenido en
el párrafo 4.a)ii) de la Política.
6.2.3. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Demandante ha probado contar con un grupo de registros marcarios que reivindican
la titularidad de la marca COCIHOGAR, cuya primera solicitud se realizó con
anterioridad al registro por el Demandado de los nombres de dominio <cocihogar.com>
y <cocihogar.net>.
La existencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio, normalmente, exige la
prueba del conocimiento por el Demandado sobre la existencia de la marca del
Demandante. Esa prueba no existe directamente en las alegaciones y documentos
aportados en la Demanda. Sin embargo, el Experto entiende que para determinar si el
registro de un dominio se ha hecho de mala fe, esa falta de prueba de conocimiento,
puede suplirse con otras circunstancias que permitan llevar al convencimiento de si tal
mala fe existe o no.
Así, parece evidente que la elección del nombre “COCIHOGAR” por el Demandado no
puede considerarse casual, pues consiste en una denominación de fantasía, producto de
la contracción de los términos “cocina” y hogar”; actividad muy distante de la que
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desarrolla el Demandado y que, sin embargo, es el objeto social de la Demandante,
cuya denominación ha protegido como marca, mucho antes de los dominios
controvertidos.
En efecto, el Demandado se dedica a proporcionar páginas Web a empresas para que
ofrezcan sus servicios o se publiciten a través de la red, y éste parece ser a priori su
único propósito al registrar los dominios <cocihogar.com> y <cocihogar.net>.
Por ello, con su registro el Demandado no parece tener otro interés y finalidad que
atraer, en beneficio propio, posibles interesados en adquirir sus servicios de alojamiento
de páginas Web o publicidad a través de la red, imposibilitando el uso y registro de
estos dominios al legítimo titular de la marca COCIHOGAR.
Como prueba de ello, de los documentos aportados en la Demanda resulta que el
Demandado no parece tener relación alguna con Cocihogar. De la información
contenida en la base de datos WHOIS relativa al dominio controvertido, no se
desprende ningún vínculo del Demandado con la Demandante o sus marcas, ni
circunstancia alguna que permita inferir la buena fe en la adopción de dicho nombre de
dominio, ni la existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado,
respecto de los mencionados nombres de dominio. Y tampoco éste ha mostrado interés
en probar su supuesto derecho, lo que podría haber realizado sin dificultad, contestando
la Demanda.
El Experto considera que estas circunstancias son suficientes para concluir que el
registro de los dominios <cocihogar.com> y <cocihogar.net> ha sido efectuado de mala
fe.
En cuanto a si el uso de los mencionados nombres de dominio ha sido realizado de
mala fe, hemos de remitirnos a que la Demandante ha probado y el Experto ha
verificado, que el Demandado, desde que ostenta la titularidad de los referidos
dominios, no ha realizado ningún uso directo de los mismos, mediante una oferta de
productos o servicios a través de una página Web a la que se acceda con estos nombres
de dominio. Por el contrario, el primer contenido de las páginas Web identificadas por
los nombres de dominio controvertidos, es totalmente vejatorio para el nombre
“COCIHOGAR” y actualmente tan sólo constan los datos identificativos y de
localización del Demandado y una referencia una Web relacionada con él, como es
“wadhoo.com”. Ello hace inevitable llegar a la conclusión de que el Demandado
realiza una tenencia pasiva de ambos nombres de dominio con el único fin de
obstaculizar el acceso de la Demandante a estos dominios y aprovecharse, en beneficio
propio, de las consultas que puedan hacer los navegantes creyendo que van a encontrar
información sobre los productos o actividades de la Demandante. En lugar de ello, de
lo que son informados es de la Web corporativa “wadhoo.com” y del nombre de quien
ahora afirma ser el que ha registrado el dominio, lo que provocará, en muchos casos, la
consulta a esa Web y la captación fraudulenta de clientes, a costa del nombre de la
Demandante.
Además, la tenencia pasiva, en doctrina consagrada en numerosas decisiones emanadas
también del Centro de Arbitraje, constituye causa justificada de mala fe, tanto en el
registro como en el uso de los dominios en cuestión (Montes De Piedad Y Cajas De
Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando
Labadia Pardo, Caso OMPI Nº D2000-1402, J. García Carrión, S.A. v. Mª José
Catalán Frías, Caso OMPI Nº D2000-0239, Sociedad General de Aguas de Barcelona,
S.A. v. Frank Koh, Caso OMPI Nº D2003-0559, entre otras). En todas ellas se
establece la exigencia de analizar el caso concreto.
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En este caso, tras el examen realizado, el Experto considera que hay suficientes indicios
para concluir que la tenencia pasiva equivale a un supuesto de registro y uso de mala fe,
al que hay que añadir las demás circunstancias ya expuestas.
Por otra parte, ha de tenerse en consideración que la legislación española de marcas,
de 7 de diciembre de 2001, concede al titular de una marca el derecho exclusivo -entre
otros- de utilizar el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio,
como prescribe el artículo 34.3.e).
Igualmente, la Ley española de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, reputa
desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la
buena fe. No se juzga una intencionalidad en la buena o mala fe sino un estándar de
conducta que debe ser observado por todos los que concurren en el mercado. La citada
Ley sanciona como “actos de confusión” aquella conducta que resulte idónea para crear
confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos (artículo 6) y
como “explotación de la reputación ajena”, el aprovechamiento en beneficio propio de
las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el
mercado, siendo, particularmente ilícito, el empleo de signos distintivos ajenos
(artículo 12).
En este caso, el Demandado ha registrado como nombre de dominio, una denominación
idéntica a las marcas anteriores de la Demandante, lo que constituye una violación de
su derecho exclusivo. Además, con esta conducta no ha observado la lealtad que debe
presidir la concurrencia en el mercado y se ha aprovechado en beneficio propio del
atractivo que puede tener para el internauta la consulta de una Web que consiste en la
marca registrada por la Demandante, creando un total desconcierto en quien la consulta
y un desprestigio para la reputación de la Demandante.
El Experto, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido en el párrafo 4.a.iii) de la
Política también concurre en el presente supuesto.
7.
Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del
Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <cocihogar.com> y
<cocihogar.net> sean transferidos al Demandante.
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María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 14 de junio de 2006
página 8