D2005-0180

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Terra Networks, S.A. v. Alvaro Baillo Osorio
Caso No. D2005-0180
1.
Las Partes
La Demandante es Terra Networks, S.A., con domicilio en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), España, representada por Javier Ungría López.
El Demandado es Alvaro Baillo Osorio, con domicilio en Madrid, España.
2.
Los Nombres de Dominio y los Registradores
La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <terralegal.com>,
<terralegal.net>, y <terralegal.org>.
El registrador del nombre de dominio <terralegal.com> es Melbourne IT Ltd., y el de
los nombres de dominio <terralegal.net> y <terralegal.org> es Arsys Internet, S.L. dba
nicline.com.
3.
Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
(el “Centro”) el 16 de febrero de 2005, por correo electrónico, y el
17 de febrero de 2005 por correo urgente. El 17 de febrero de 2005, el Centro envió a
los registradores de los nombres de dominio en cuestión, vía correo electrónico, una
solicitud de verificación registral. El 17 y el 18 de febrero de 2005 el Centro recibió
respuesta de ambos registradores, vía correo electrónico, confirmando que el
Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los
datos de contacto de los contacto(s) administrativo, técnico y de facturación. El Centro
verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el
Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres
de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de
solución de controversias en materia de nombres de dominio
(el “Reglamento Adicional”).
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De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó
formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el
28 de febrero de 2005. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo
para contestar la Demanda se fijó para el 20 de marzo de 2005. El Escrito de
Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de marzo de 2005 a las
02’07’’, aunque consta remitido desde el domicilio de la Demandante el 20 de marzo.
El Panelista considera que el documento debe aceptarse.
El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como miembro único del Grupo
Administrativo de Expertos el día 29 de marzo de 2005, recibiendo la Declaración de
Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del
Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas
del procedimiento.
4.
Antecedentes de Hecho
La Demandante ostenta numerosos registros de marca de la denominación “TERRA”:
-
-
-
-
La marca española número 2.259.366, denominativa, solicitada el
24 de septiembre de 1999 y concedida el 22 de mayo de 2000 en clase 42 para
distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
La marca comunitaria número 1.347.227, denominativa, solicitada el
13 de octubre de 1999 y concedida el 22 de enero de 2003 en diversas clases,
entre ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
La marca española número 2.261.489, mixta, solicitada el 4 de octubre de 1999 y
concedida el 5 de abril de 2000 en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios
jurídicos.
La marca comunitaria número 1.332.691, mixta, solicitada el
4 de octubre de 1999 y concedida el 14 de mayo de 2003 en diversas clases, entre
ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
Además de estos registros, la Demandante ostenta otros registros que contienen la
denominación “TERRA”, en prácticamente todas las clases del nomenclator
internacional, para distinguir, entre otros, servicios jurídicos.
No consta que el Demandado haya usado nunca efectivamente ninguna de estas marcas
para distinguir servicios jurídicos.
El Demandado registró el nombre de dominio <terralegal.com> el 19 de junio de 2000,
y el 23 de mayo de 2003 registró los nombres de dominio <terralegal.net> y
<terralegal.org>.
Posteriormente, el Demandado presentó tres solicitudes de registro de la marca
“TERRALEGAL”:
-
Solicitud de marca denominativa en clase 42 para distinguir servicios de
consultoría en materia jurídica, incluyendo la consultoría a través de medios
telemáticos, solicitada en abril de 2001. Inicialmente concedida por la OEPM,
con la oposición de la Demandante, fue posteriormente rechazada tras la
estimación del recurso de alzada presentado por la Demandante contra la
concesión. Actualmente es objeto de un recurso contencioso-administrativo
pendiente de resolución.
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-
Solicitud de marca denominativa en clase 45, solicitada en julio de 2002 y
denegada por la OEPM.
Solicitud de marca mixta en clase 42, para distinguir, entre otros, servicios
jurídicos, solicitada en junio de 2003 y denegada por la OEPM.
En junio de 2002, el Demandado (abogado de profesión) inicia el desarrollo de un sitio
web denominado “TERRALEGAL” destinado a la prestación de servicios jurídicos en
línea –existe constancia documental de sus preparativos–. También ha quedado
suficientemente acreditado –fundamentalmente, a través de la publicidad del mismo–
que este sitio web, al que se accede a través del nombre de dominio “TERRALEGAL,
está operativo desde enero de 2003, si bien, a la fecha la mayor parte de sus contenidos
no son accesibles, reduciéndose el funcionamiento del sitio, sobre todo, a proporcionar
enlaces a recursos de terceros.
En mayo de 2003 el Demandado solicitó y obtuvo la reserva de la denominación
“TERRALEGAL Law Services, S.L.” para designar con ese nombre una sociedad
limitada. Dicha reserva caducó sin haber sido utilizada. Recientemente, en
marzo de 2005, solicitó y obtuvo la reserva de la denominación “TERRALEGAL de
Servicios Jurídicos, S.A.” para designar con ese nombre una sociedad anónima. No
obstante, no se ha acreditado que a la fecha se haya constituido ninguna sociedad con
ese nombre.
5.
Alegaciones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante reclama la transferencia a su favor de los nombres de dominio con base
en sus derechos sobre los distintos registros de la marca “TERRA”, al entender que los
nombres de dominio del Demandado son similares a sus marcas y producen confusión,
en la medida que coinciden en su término distintivo, y alegando que así lo ha declarado
la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Asimismo, la Demandante niega que el Demandado tenga derechos o intereses
legítimos sobre los nombres de dominio, señalando que no existe ninguna sociedad
legalmente constituida con dicha denominación, y que tampoco dispone de marcas que
lo amparen. Precisamente, la Demandante basa en la denegación por la OEPM de las
solicitudes de registro presentadas por el Demandado de la marca “TERRALEGAL” la
prueba de que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe,
por cuanto a pesar de ello sigue haciendo un uso marcario de esta denominación.
B.
Demandado
Con caracter previo, el Demandado solicita que se rechace la Demanda con base en la
falta de legitimación del representante de la Demandante, por cuanto el poder aportado
por dicho representante (procurador de los Tribunales) no lleva la apostilla de la Haya,
lo cual vulnera normas imperativas de derecho público internacional.
Por otro lado, alega también el Demandado que la Demandante no menciona en su
demanda que el rechazo de la OEPM a su solicitud de registro de la marca
“TERRALEGAL” está siendo objeto en la actualidad de un recurso
contencioso-administrativo que se tramita por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, lo cual supone una vulneración del párrafo 3, apartados xi y xiv del
Reglamento.
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En cuanto al fondo, el Demandado alega disponer de derechos o intereses legítimos
sobre la denominación “TERRALEGAL” y niega que se produzca la pretendida
confusión entre sus nombres de dominio y la marca “TERRA” de la Demandante.
6.
Debate y conclusiones
Con carácter previo, antes de entrar en el fondo del asunto, es necesario despejar dos
cuestiones ajenas al Procedimiento planteadas de adverso por el Demandado.
1.
Acreditación del representante del Demandante
El presente procedimiento es un procedimiento de carácter privado, cuya fuerza
proviene de los contratos suscritos entre las partes y los registradores, y cuya
reglamentación no contiene ninguna previsión específica acerca de la forma en la que
ha de producirse la acreditación del representante de las partes, ni mucho menos exige a
éste ostentar condición alguna (por ejemplo, no impone que deba tener la condición de
abogado). De hecho, ni siquiera se exige acreditar la condición de representante
mediante documento público, e incluso, la representación se presume por la mera
ratificación tácita del representado. Por lo tanto, entiende este panelista que no cabe
estimar la pretensión de rechazo de la Demanda por falta de legitimación del
representante de la Demandante.
2.
Ocultación por el Demandante de un procedimiento judicial
Respecto a la ocultación del recurso contencioso-administrativo por parte de la
Demandante, entiende este panelista que, si bien no supone una vulneración en sentido
estricto del Reglamento (que obliga al Demandante a identificar en la Demanda
“cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación
con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda”), la existencia de dicho
recurso tiene consecuencias relevantes para la resolución de este procedimiento, por
cuanto no puede considerarse como un hecho definitivo la decisión de la OEPM de
rechazar la convivencia de las marcas TERRALEGAL y TERRA, para designar
servicios jurídicos, tal como ha pretendido la Demandante con una cierta “mala fe”.
En cuanto al análisis de las cuestiones de fondo:
A.
Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
(a)
El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisión de la
demanda sobre la base de:
(b)
-
Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
-
Lo dispuesto en la “Política” y en el propio “Reglamento”, y
-
De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel
considere aplicables.
Las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Política, el
Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o
desigual en relación con los nacionales de países que no sean parte en la
controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser
diferentes a los aplicados. En tal sentido, deberán aplicarse normas internacional
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y convencionalmente uniformes, como también lo son las que rigen en el
procedimiento administrativo, y sólo en su defecto las legislaciones nacionales
podrán tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.
Por lo tanto, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de
nombres de dominio son distintos, y por tanto que, a la hora de valorar los derechos
ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de
dominio que pudiera entrar en conflicto con esa marca, no cabe una aplicación
sistemática de la normativa marcaria, como si de una infracción del derecho exclusivo
de marca se tratara, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable. Y eso es
especialmente así, cuando se trata de resolver el conflicto entre marcas y nombres de
dominio bajo la óptica de la Política, que es lo que corresponde hacer a este panelista.
Dicho esto, también es cierto que, para la valoración del primero de los requisitos
exigidos por la Política, los criterios que rigen el derecho de marcas en el territorio
donde los signos en conflicto vayan a operar (en este caso España) constituirán una
referencia esencial a la hora de su comparación.
Se trata de determinar si existe riesgo de confusión entre TERRA y TERRALEGAL,
comparando ambos signos, así como los servicios que designan.
En cuanto a la comparativa de los signos existe identidad en la raíz de ambos
(TERRA). Sin embargo, la utilización del genérico LEGAL completando la
denominación utilizada por el Demandado ofrecería suficiente distancia con la
denominación reivindicada por la Demandante si no fuera por el carácter, cuanto
menos, notorio, de la marca de la Demandante.
No hay duda que la marca TERRA es una marca registrada notoria, de manera que su
ámbito de protección debe extenderse más allá del mero ámbito objetivo en el cual se
aplica. Es decir, el derecho de marca de la Demandante se extiende también a aquellos
servicios que presentan una proximidad relativa con los servicios que designa la marca,
de forma que cuanto mayor sea el grado de notoriedad reconocido a la marca, mayor
deberá ser su ámbito de protección objetivo. La cuestión a valorar es si existe una
proximidad suficiente en el sentido indicado entre los servicios designados por esa
marca por la Demandante (portal de noticias y contenidos de muy diversa índole, así
como servicios de telecomunicaciones) y los servicios jurídicos prestados por el
Demandado a través del nombre de dominio, como para apreciar el riesgo de confusión
alegado por la Demandante.
En esa valoración, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
(a)
Es un hecho acreditado a tener en cuenta que existen diversos registros marcarios
que distinguen servicios jurídicos y que incluyen en su denominación el prefijo
TERRA. Se trata de numerosos registros que estando en pleno vigor conviven
con la marca de la Demandante.
(b)
En línea con el anterior, es también reseñable que la denominación TERRA, por
más que figure inscrita a favor de la Demandante, no es un término de fantasía,
sino que se trata de una voz común, frecuentemente utilizada, por lo que debe
establecerse y delimitarse con suma precisión el espacio privativo que conforma
el signo registrado del espacio de libre utilización.
(c)
Siguiendo con el razonamiento, la Demandante debería probar con especial
claridad las razones en las que fundamenta su alegación de que el Demandado
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toma conocimiento de la denominación TERRA de las marcas de la Demandante
y no del acerbo común.
(d)
Y por fin, de los propios actos de la Demandante, quien tiene inscritas numerosas
marcas compuestas por la raíz TERRA acompañada de un adjetivo (TERRANET,
TERRATEL, TERRALIBRE…) se debe deducir su conocimiento de que la
denominación que utiliza no puede extenderse a cualesquiera combinaciones que
incluyan el término TERRA.
Por lo que se refiere a la comparativa de los servicios designados, si bien es cierto que
la Demandante tiene su marca registrada para designar servicios jurídicos, hay que
destacar que en realidad ha pretendido ocupar la totalidad del espectro del nomenclator
de clases, sin que de entrada pueda admitirse una apropiación absoluta y en exclusiva
de un término, especialmente cuando se trata de un término común como es éste, y
además, cuando no consta (porque no se ha alegado ni probado) que en los últimos
cinco años haya sido o esté siendo usada efectivamente en ese campo.
En consecuencia, no se aprecia en este ámbito identidad, aunque objetivamente hay
similitud. Otra cosa será si dicha similitud es capaz de poder generar confusión habida
cuenta de los servicios que efectivamente han demostrado que prestan cada una de las
Partes. Ello nos lleva a seguir con el análisis de los restantes requisitos.
B.
Derechos o intereses legítimos
Contra las alegaciones de la Demandante, el Demandado defiende que dispone de
derechos o intereses legítimos sobre la denominación TERRALEGAL.
Por un lado, el nombre de dominio se viene utilizando, desde mucho tiempo antes de
que se presentara la Demanda, para direccionar al servicio web TERRALEGAL, en el
cual se ofrecen diversos contenidos de carácter jurídico. El desarrollo de este servicio
empezó, al menos, en junio de 2002. Incluso se ha acreditado la existencia de
preparativos para su puesta en marcha anteriores a esa fecha (e-mail dirigido a una
editorial jurídica solicitando una posible colaboración). Y consta también el pago de
los servicios de hospedaje del sitio web desde enero de 2003. Otro elemento a valorar
es el de la publicidad del sitio web TERRALEGAL, efectuada tanto por medios
convencionales (páginas amarillas impresas) como electrónicos (incluso, a través del
propio portal de Terra).
Es cierto que no parece ser un sitio web que cuente detrás con una base sólida de
contenidos, ya que a la fecha se reduce a ofrecer enlaces a recursos de terceros (muchos
de los cuales ni siquiera funcionan), pero lo cierto es que la página web existe y que el
servicio se identifica con el nombre TERRALEGAL.
Además, la reserva de una denominación que contiene como elemento principal el
término TERRALEGAL para ser usada como nombre de una sociedad mercantil, si
bien esta sociedad no ha llegado a constituirse formalmente, puede ser considerado
también como una muestra de la existencia de indicios o preparativos en el sentido
señalado por la Política.
Puesto que como veremos el Demandante no demuestra que los nombres de dominio
fueron registrados y usados de mala fe no es necesario determinar la existencia de un
interés legítimo.
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C.
Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4.b de la Política establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de
los requisitos previstos en la misma, constituirá prueba del registro y utilización de
mala fe de un nombre de dominio la constatación de la presencia de cualquiera de las
circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que
pueda ser considerada como prueba de este hecho.
Sobre la existencia de mala fe por parte del Demandado, la Demandante le imputa los
siguientes hechos:
(a)
La intención de atraer usuarios con ánimo de lucro a su sitio web, creando riesgo
de confusión con la marca del demandante.
No obstante, esta imputación no se fundamenta. Nada se dice acerca de los
hechos o circunstancias en los que se basa para entender que existe voluntad de
aprovecharse. De hecho, si visitamos la página del Demandado no se observa
ningún elemento que permita apreciar una voluntad por su parte de querer buscar
algún tipo de asociación con el demandante. La única “similitud” proviene del
propio nombre del servicio web (TERRALEGAL), y está claro que a la hora de
analizar la eventual existencia de mala fe, este elemento no resulta suficiente, si
no viene acompañado de otros que permitan deducir esa voluntad de
aprovecharse de la marca del Demandante.
(b)
La utilización del nombre TERRALEGAL en funciones de marca, cuando su
registro le ha sido denegado por la OEPM.
Al respecto hay que hacer dos reflexiones. Primero, y muy importante, que la
decisión de la OEPM no es firme, por cuanto se encuentra aún pendiente de
resolución judicial. Y segundo, que la denegación del registro conlleva que el
Demandado no adquiere derechos exclusivos para el uso de esa denominación,
pero nada prejuzga acerca de que ese uso suponga la infracción de los derechos
marcarios de un tercero (en particular de la Demandante), porque ese no es el
objeto ni del procedimiento administrativo seguido ante la OEPM, ni del vigente
procedimiento judicial contencioso-administrativo (que sólo debe revisar la
decisión administrativa).
Si la Demandante considera que los contenidos de la web TERRALEGAL
infringen sus derechos de marca, puede requerir al Demandado su cesación, y en
todo caso, interponer la correspondiente demanda en vía civil. Pero hasta ahora
no lo ha hecho (o por lo menos no consta).
En definitiva, no puede considerarse como prueba de la mala fe del Demandado su
pretendido conocimiento de una eventual vulneración de los derechos de marca del
Demandante, cuando ésta ni siquiera ha sido declarada.
Al margen de los dos extremos anteriores, no se aprecia en este caso ninguna otra de las
circunstancias que la Política considera como prueba de la existencia de mala fe.
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7.
Decisión
En base a lo expuesto el Panel resuelve que la demandante no ha probado, de acuerdo
con el artículo 4 apartado a) de la Política Uniforme que concurran los tres requisitos
contemplados en dicho apartado. En consecuencia la demanda es desestimada.
Dr. Mario Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 26 de abril de 2005
página 8