D2004-0610

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Andreu Buenafuente Moreno vs. Xavier March Morla
Caso No. D2004-0610
1.
Las partes
1.1. Demandante: D. ANDREU BUENAFUENTE MORENO, persona física,
domiciliado en c/ Denia 1-3, Bajos, Barcelona 08006, España.
1.2. Demandado: D. XAVIER MARCH MORLA, persona física, domiciliado en
Av. Joan March, 6, 07002 Palma de Mallorca, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La presente demanda tiene por objeto el nombre de domino
<andreubuenafuente.com>.
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt
Ltd., con domicilio en 330, Link-way Estate, Link Road, Malad (W), Mumbai,
Maharashtra 400064, India.
3.
Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio, en los sucesivo denominada
“Política Uniforme”, según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y
de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo
denominado el “Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI con fecha 4 de Agosto de 2004, tanto vía correo
electrónico como en formato papel.
3.2
Tras la verificación registral correspondiente se dio traslado de la demanda al
demandado con fecha 18 de Agosto de 2004, quien no contestó a la misma dentro
del plazo establecido al efecto.
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3.3
4.
Con fecha 21 de Septiembre de 2004 el expediente completo del caso ha sido
remitido en formato papel a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Único.
Idioma del procedimiento
La demanda ha sido presentada en idioma inglés, sin que se haya hecho expresa petición
por ninguna de las dos partes de la que decisión sea dictada en lengua alguna.
Este Panel considera, no obstante, que siendo las dos partes de nacionalidad española,
teniendo sus respectivas residencias establecidas en España, al igual que la tiene la
representante del demandante, no existe razón que justifique que la decisión deba ser
dictada en una lengua diferente de la española.
Así pues, por razones de índole práctica y económica, y en ejercicio de la facultad que
me confiere el párrafo 11-a) del Reglamento, el Panel ha decidido dictar esta decisión
en español.
5.
Antecedentes de hecho
5.1. El demandante es un conocido profesional del periodismo español que viene
desempeñando sus actividades, según le es conocido al Panel, desde hace varios
años, tanto en medios radiofónicos como en televisivos.
5.2. El demandante es titular del registro de marca nº 2.521.043 ANDREU
BUENAFUENTE, que distingue productos de las clases 9, 16, 25 y 28, así como
servicios de las clases 38 y 41 del Nomenclátor Internacional. La prioridad de
dicho registro es de 14 de Enero de 2003.
5.3. A los efectos de este procedimiento se tienen en cuenta también los siguientes
hechos:
6.
-
Cuando Panel ha accedido al dominio controvertido, ha encontrado
exactamente la imagen que reproduce el anexo nº 5 del escrito de demanda.
En dicha página se ofrece la posibilidad de contactar con la dirección
“www.dominiosa12.com” en la que se ofrece un servicio de registro y venta
de dominios, de la que el demandado es responsable del departamento
comercial, según figura también mencionado en el anexo nº 4 del escrito de
demanda.
-
El dominio controvertido fue inscrito con fecha 24 de Mayo de 2004, es
decir, con considerable posterioridad a la fecha de prioridad del registro de
marca obtenido por el demandante.
Pretensiones de las partes
6.1. El Demandante
El demandante, en su escrito de demanda, afirma:
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-
-
-
Que el dominio controvertido es un signo protegido por el registro de marca
nº 2.521.043 ANDREU BUENAFUENTE.
Que el demandante es un muy conocido showman, periodista y productor de
televisión que ya ha recibido numerosas distinciones como el Premio
Ondas de 1997 (por su programa “El Terrat”), el Premio Ondas de 1998 (por su
programa “Malalts de Tele”) y el Premio Ondas del 2000 (por su programa
“La Cosa Nostra”), entre otros.
Que al demando no le asiste ningún derecho o interés legítimo sobre el dominio
controvertido ya que no ha efectuado uso alguno del mismo y nunca ha sido
conocido por el nombre “ANDREU BUENAFUENTE”.
Que el dominio controvertido se ha registrado y usado de mala fe puesto que fue
adoptado con el fin de obtener una cantidad superior a los costes de registro, lo
que queda demostrado con lo petición por parte del demandado de una oferta
económica en firme a cambio de su venta, según se refleja en el anexo nº 4 del
escrito de demanda.
Como consecuencia de todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el
dominio <andreubuenafuente.com>.
6.2. El demandado
El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto
en el Artículo 2-a) del Reglamento por correo electrónico y fax a las direcciones
correspondientes.
El demandado no ha contestado a la demanda.
7.
Debate y conclusiones
7.1. Reglas aplicables
El apartado 15a) del “Reglamento” encomienda al Panel la decisión de la demanda
sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
lo dispuesto en la “Política Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de
especial atinencia, junto con las reglas de la “Política Uniforme”, las leyes y principios
del derecho nacional español.
7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, párrafo 4 a) de
la “Política Uniforme”
Estos son:
-
que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u
ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o
servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
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-
que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio, y
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
7.2.1. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca
No puede discutirse, teniendo en cuenta la irrelevancia a efectos comparativos de
la partícula “.com”, la total identidad que se produce entre el nombre dominio
controvertido y el registro de marca de que es titular el demandante, pues ambos
se componen de los mismos elementos (los términos “ANDREU” y
“BUENAFUENTE”).
El demandante, por tanto, ha acreditado la concurrencia del primer requisito
establecido en el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”.
7.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del
demandado, titular del dominio controvertido
El hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda no permite
conocer su versión acerca de las razones que le llevaron a registrar el dominio
<andreubuenafuente.com>.
El Panel entiende, además, que esa falta de contestación constituye una aceptación
implícita de la carencia de derechos o intereses del demandado, al no permitir al
Panel conocer si se ha llevado a cabo actividad comercial alguna conectada con la
denominación ANDREU BUENAFUENTE y si dispone de algún derecho sobre
la misma o que fines u objetivos perseguía.
El Panel concluye, por consiguiente, que el demandado también ha probado la
concurrencia del segundo requisito establecido por el párrafo 4-a) de la “Política
Uniforme”.
7.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio
controvertido
Por lo que se refiere al análisis de este último requisito, el Panel entiende que
existen tres factores a considerar para determinar si el dominio controvertido ha
sido registrado y usado de mala fe.
7.2.3.1.
La actuación del demandado se considera subsumible en el supuesto
contemplado en el párrafo 4-b i) de la Política Uniforme
Dicho párrafo señala que existirá mala fe en el uso y registro de un dominio si éste
fuera adoptado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de
nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o
servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor absoluto que supera
los costes diversos documentados que están relacionados directamente con el
nombre de dominio.
En el caso que nos ocupa, el Panel considera que la petición de oferta económica
cursada por el demandado según figura en el anexo nº 4 del escrito de demanda,
no puede sino considerarse como una firme intención de vender el dominio por un
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coste superior a los incurridos en su registro. De no ser así, el demandando
hubiera ofrecido su venta por una cantidad equivalente, o incluso ligeramente
superior a dichos costes en lugar de cursar dicha petición.
Indudablemente la ausencia de contestación a la demanda no permite al Panel
considerar eventuales justificaciones que, sobre su conducta, el demandado
hubiera podido aportar.
Así pues, este primer factor analizado permite concluir, por sí mismo, que el
demandante ha acreditado también la concurrencia del tercer requisito establecido
en el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”.
7.2.3.2.
Tenencia pasiva del elemento controvertido
La ausencia de todo contenido relevante en la página web identificada por el
dominio <andreubuenafuente.com>, hace incuestionable la conclusión de que se
ha llevado que se a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en
cuestión.
A este respecto procede traer a colación el criterio seguido por numerosas
decisiones emanadas del Centro (entre otras decision OMPI D2000-0464
Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation vs Distribution Purchasing
& Logistics Corporation, decision OMPI D2000-0239 J. García Carrión, S.A.
v. José Catalán Frías, decision OMPI D2000-1402 UNICAJA-Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera vs Fernando
Labadía Pardo y decision OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Ltd.
v. Nuclear Maushmallows), en el sentido de que la mera tenencia pasiva
constituye una causa justificativa de mala fe tanto en el registro como en el uso
del dominio.
7.2.3.3.
Consideración de la denominación ANDREU BUENAFUENTE como
marca notoria
Aunque la ausencia de contestación a la demanda impide conocer cualquier
pronunciamiento del demandado acerca de si conocía o no la existencia de la
marca ANDREU BUENAFUENTE, su notoriedad resulta indiscutible por cuanto
el Panel ha podido verificar que ya existía con mucha antelación al momento en el
cual el demandado obtuvo el registro del dominio controvertido.
El Panel entiende que no sólo no resulta creíble una invención o creación
independiente de la denominación ANDREU BUENAFUENTE por parte del
demandado, sino que fue precisamente esa notoriedad la que le llevó a adoptar
para si el citado dominio.
Ello, no sólo constituye motivo más que sobrado para que se entienda que
concurre la mala fe en el uso y registro de un dominio (de acuerdo con otras
decisiones como la decision OMPI D2000-0045 Hipercor, S.A. vs Miguel
González), sino que constituye una conducta, a juicio del Panel, directamente
subsumible en lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia
Desleal que establece, a modo de cláusula general, en su Artículo 5, que:
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“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.
Se señala en dicho texto legal, adicionalmente, en su Artículo 6, “Actos de
Confusión”, que:
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo
para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el
establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los
consumidores respecto de la procedencia o presentación, es
suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.
El Panel considera, aplicando el criterio seguido en decisiones como la decision
OMPI D2000-0018 Banco Español de Crédito, S.A. v. Perry Vidal Tave/Miguel
Duarte, o la decision OMPI D2001-0151 Casa Tarradellas, S.A./D.
José Tarradellas Arcarons v. Indices de Gestión, S.L., que la presencia de un
dominio en la red constituye, “per se”, una presencia pública, por lo que la
actuación del demando puede calificarse como transgresora de las exigencias de la
buena fe.
Por otro lado, y para finalizar, necesaria referencia ha de hacerse a la
Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas que señala en su Artículo 34,
“derechos conferidos por la marca” que “el registro de la marca
confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico
económico”.
El inciso 2 de dicho Artículo establece que “el titular de la marca registrada podrá
prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
c)
cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no
sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta
se notoria o renombrada en España y que la utilización del signo realizada
sin justa causa, se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o
servicios y el titular de la marca o, en general, cuando su uso pueda implicar
aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo de la
notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.
A su vez, el inciso tercero del mismo precepto señala que “cuando se cumplan las
condiciones enumeradas en el apartado anterior, podrá prohibirse, en especial:
e) usar el signo en redes de comunicaciones telemáticas y como nombre de
dominio”.
El Panel considera, por consiguiente, que también el demandante ha probado la
concurrencia del tercer requisito establecido por el párrafo 4-a) de la “Política
Uniforme”.
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8.
Decisión
El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha
obtenido el dominio <andreubuenafuente.com> siendo idéntico el registro de marca
ANDREU BUENAFUENTE del que es titular el demandante, que dicho registro se
produjo sin existir derecho o interés legítimo alguno, y que el registro y uso de dicho
dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio
<andreubuenafuente.com> al demandante.
Luis H. de Larramendi
Panelista Único
Fecha: 4 de Octubre de 2004
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