D2004-0116

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Dinamica Directiva, S.L. vs. Javier Larumbe Ochoa
Caso No. D2004-0116
1.
Las partes
1.1. Demandante: DINAMICA DIRECTIVA, S.L., con domicilio en Avda. Diagonal
nº 615, 8ºF, Barcelona, España
1.2. Demandado: JAVIER LARUMBE OCHOA, con domicilio en c/ Manuel Iradier
nº 39, 2º, Vitoria, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio
<dinamicadirectiva.com>.
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Core Internet Council of
Registrars, con domicilio en World Trade Center II, 29 route de Pré-Bois,
Ginebra, Suiza.
3.
Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de Solución de Controversias
en Materia de Nombres de Dominio”, en lo sucesivo denominaida "Política
Uniforme”, según fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de
acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo
denominado “El Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI con fecha 16 de Febrero de 2004, vía correo electrónico,
así como el siguiente día 17 de Febrero de 2004, en formato papel.
3.2. Tras la verificación registral correspondiente, el día 1 de Marzo de 2004, se dio
traslado de la demanda al demandado, quien no contestó dentro del plazo
establecido al efecto.
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3.3. Con fecha 5 de Mayo de 2004, el expediente completo del caso fue remitido, en
formato papel, a D. Alberto de Elzaburu, panelista único.
4.
Idioma del procedimiento
Dinámica Directiva, S.L., la firma demandante, ha solicitado expresamente que la
presente decisión sea dictada en idioma español.
Atendiendo a las circunstancias concretas del caso y teniendo en cuenta especialmente
la nacionalidad de ambas partes, el Panel ha decidido dictar esta decisión en español,
haciendo uso de la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento.
5.
Antecedentes de hecho
5.1. La firma demandante Dinámica Directiva, S.L. es titular de los registros de marca
nos. 2420193 DINAMICA DIRECTIVA en clase 36 y 2420195 DINAMICA
DIRECTIVA en clase 42, ambas con prioridad de 8 de Agosto de 2001.
5.2. En el momento de dictar esta decisión por el Panel, se encuentra en curso el juicio
declarativo ordinario nº 72/04 instado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Bilbao, por la firma demandante frente al demandado, D. Javier Larumbe
Ochoa, habiéndose dictado auto por el citado Juzgado con fecha
26 de Abril de 2004 requiriendo al demandado para que cese en el acto que viola
el derecho de la demandante titular registral de la marca DINAMICA
DIRECTIVA, y para que cancele de manera inmediata el registro de dominio que
es objeto de este procedimiento.
5.3. A los efectos de este procedimiento se tienen en cuenta también los siguientes
hechos:
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El Panel ha consultado la página identificada por el dominio controvertido
<dinamicadirectiva.com> con fechas 11 y 12 de Mayo, siendo evidente que
se ha cumplido ya uno de los mandamientos contenidos en el citado auto,
puesto que únicamente aparece el logotipo de la firma Nominalia Internet,
S.L., no habiendo podido, por tanto, verificar el Panel la información que
acerca del contenido que esa web identificada por el dominio controvertido
tenía anteriormente, al que se refiere el demandante en su escrito de
demanda.
El Panel también ha consultado si se ha cumplido la segunda parte
dispositiva del citado auto, esto es, la cancelación inmediata del dominio,
no habiendo tenido lugar dicha cancelación de acuerdo con las
comprobaciones hechas en las mismas fechas que las anteriormente
mencionadas.
El demandado mantuvo relaciones comerciales en calidad de cliente con la
firma demandante, según se desprende la documentación aportada en el
expediente y según reconoce la representación de D. Javier Larumbe en su
escrito de contestación a la demanda presentado en el contexto del
procedimiento que se está siguiendo ante el Juzgado de Bilbao
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-
6.
anteriormente mencionado.
El dominio controvertido fue registrado con fecha 3 de Julio de 2000, esto
es, con anterioridad a la fecha de prioridad de los registros de marca de los
que es titular la firma demandante Dinámica Directiva, S.L.
Pretensiones de las partes
6.1
El demandante
El demandante, en su escrito de demanda, afirma:
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Que el demandante es titular de los registros de marca nos. 2420193
DINAMICA DIRECTIVA en clase 36 y 2420195 DINAMICA
DIRECTIVA en clase 42, y que el demandado está utilizando un nombre de
dominio idéntico a las citadas marcas registradas.
Que el dominio controvertido crea confusión respecto de la marca
registrada, pues los internautas interesados en localizar a la demandante que
se dirijan a la dirección “www.dinamicadirectiva.com” en la creencia de
que están accediendo a su página web oficial, son redireccionados
automáticamente a una página que nada tiene que ver con lo que esperan
encontrar, y de la que no se deduce otra finalidad que la de hacer el mayor
daño posible a la imagen y prestigio de la firma demandante.
Que el demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto del
citado nombre de dominio, ya que nunca ha sido conocido comúnmente por
el nombre de “DINAMICA DIRECTIVA”, y que además la firma
demandante es titular de los dominios <dinamicadirectiva.es>,
<dinamicadirectiva.org> y <dinamicadirectiva.net>, lo que sin duda
constituye una razón adicional para que se produzca esa errónea asociación
entre la página identificada por el dominio controvertido y la firma
demandante.
Que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado y se utiliza de
mala fe, con el fin de impedir que la demandante refleje la marca en el
dominio correspondiente a la extensión “.com”.
Que ese dominio y uso de mala fe viene también manifestado por la
intención de perturbar la actividad comercial de la demandante y atraer de
manera intencionada y con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su sitio
web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la
demandante.
Que el demandado ha usurpado dicho dominio con el fin de hacer el mayor
daño posible al prestigio de Dinámica Directiva, S.L. y de confundir y
desviar a sus posibles clientes y a los que ya lo son.
Como consecuencia de todo ello la firma demandante solicita que le sea transferido el
dominio <dinamicadirectiva.com>.
6.2.- El demandado
El contenido de esta demanda ha sido remitido al demandado, de acuerdo con los
previsto en el Artículo 2-a) del Reglamento, por correo electrónico y fax a las
direcciones de contacto correspondientes
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El demandado no ha contestado a la demanda.
7.
Debate y conclusiones
7.1.- Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda
sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia de la firma demandante y del demandado son
de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las Leyes y
Principios del Derecho Nacional Español.
7.2. Examen de los supuestos de admisibilidad de la demanda, contenidos en el
párrafo 4-a) de la "Política Uniforme"
7.2.1.- Cuestiones previas
Previamente al análisis de la concurrencia de los tres requisitos exigidos por
la “Política Uniforme”, el Panel entiende necesario analizar someramente, en
primer lugar, la razón por la cual este Panel no ha decidido la suspensión ni la
terminación de este procedimiento a pesar del procedimiento judicial que se
encuentra en curso identificado con anterioridad, y en segundo lugar, si el hecho
de que el dominio controvertido haya sido registrado con anterioridad a los
regitros de marca de los que es titular la firma demandante, impide que ésta sea
titular también de derechos susceptibles de ser amparados por la propia “Política”.
En relación con ambos puntos el Panel ha alcanzado las siguientes conclusiones:
* El artículo 18-a) del Reglamento señala expresamente que:
“En caso de que se inicien procedimiento judiciales antes o
durante la resolución del procedimiento administrativo respecto
de una controversia en materia de nombres de dominio que sea
el objeto de la demanda, el grupo de expertos estará facultado
para decidir si suspende o termina el procedimiento
administrativo, o continúa con el mismo hasta adoptar una
resolución”.
Ya se ha indicado anteriormente que el Panel ha podido verificar que el
demandado ha dado ya cumplimiento a una de las partes dispositivas del
auto de 26 de Abril dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de
Bilbao, no habiéndose podido, no obstante, verificar que se había procedido
también al cumplimiento de la segunda parte dispositiva del citado auto,
esto es, la cancelación del dominio controvertido.
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Ello constituye, a juicio de este Panel, razón suficiente como para se dicte
una decisión que sólo dicha cancelación hubiera hecho realmente
innecesaria, y que lógicamente se dicta sin perjuicio de lo que finalmente
ordene y mande el mencionado Juzgado.
* En relación a la segunda cuestión previa, este Panel desea hacer expresa
mención al hecho de que la “Política Uniforme” no menciona en modo o
manera alguna la necesidad de que el registro o registros de marca en los
que se base la demanda, hayan tenido necesariamente que ser depositadas o
registradas en la oficina correspondiente con anterioridad a la fecha de
registro del dominio controvertido.
Tal y como ya se interpretaba en las decisiones de D2000-1697 y
D2002-0648, esa ausencia de mención a criterios de temporalidad y
formalidad registral respecto de ese registro o registros de marca, exonera al
Panel de la obligación de tener que exigir su concurrencia al examinar la
demanda.
En este mismo contexto, es también digno de mención el hecho de que el
registro del dominio controvertido necesariamente tuvo lugar con
posterioridad a la relación comercial que en calidad de cliente había
mantenido el demandante con la firma demandada, lo cual implica
necesariamente que fue registrado cuando la denominación de la que es
objeto ya identificaba en el tráfico mercantil a una persona distinta del
solicitante, la mercantil hoy demandante DINAMICA DIRECTIVA, S.L., y
podía considerarse, por tanto, como una marca usada en el comercio,
aunque ésta no hubiera sido aún registrada.
Tanto en el momento en el que fue registrado el dominio controvertido,
como en la fecha en que fuero depositadas las solicitudes de marca de la
firma demandante, se encontraba en vigor la Ley Española de
10 de Noviembre de 1988, de Marcas, que señalaba en su Artículo 13-b),
incido primero, que no podrían registrarse como marcas:
“el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del
solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, pseudónimo o
cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a
persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida
autorización”.
Dicha prohibición ha sido también continuada y consolidada en la actual
Ley Española de Marcas de 8 de Diciembre de 1001 (que entró en vigor
el 31 de Julio de 1002), en su Artículo 9.1 apartados a) y d).
El criterio aquí reflejado ha sido ya aplicado en otras decisiones emanadas
del Centro, como la D2000-0896.
Una vez analizadas las cuestiones previas mencionadas, el Panel examinará
a continuación la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el párrafo
4-a) de la “Política Uniforme”.
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7.2.2.- Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marcas
A juicio del Panel no puede discutirse que exista identidad entre el dominio
controvertido y los registros de marca del demandante, ya que todos ellos se
refieren a la denominación DINAMICA DIRECTIVA. Evidentemente, no puede
tenerse en cuenta a efectos comparativos la partícula “.com”, que identifica el
nivel superior de dominio genérico.
El Panel entiende que, por consiguiente, la firma demandante ha acreditado la
concurrencia del primer requisito recogido en el párrafo 4-a) de la “Política
Uniforme”.
7.2.3.- Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del demandado
La concurrencia de este segundo requisito viene marcada, a juicio del Panel por
una serie de premisas:
* El hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda, impide
tener conocimiento de su versión en relación con su verdadera intención al
registrar el dominio controvertido y con la posible existencia de derechos o
intereses legítimos en los que poder apoyar tal registro. Atendiendo al
contenido del escrito de demanda y la documentación aportada por la firma
demandante, tampoco puede conocerse si el demandado había desempeñado
alguna actividad vinculada con la denominación DINAMICA DIRECTIVA
o si era titular de algún derecho sobre la misma.
Teniendo en cuenta esa ausencia de contestación a la demanda debe
entenderse, a juicio del Panel, que el registro del dominio
<dinamicadirectiva.com> proviene de la relación que, en calidad de cliente,
mantuvo el demandado con la firma demandante, y no de una posible
creación o invención independiente por el demandando de la denominación
DINAMICA DIRECTIVA.
A pesar de que, tal y como ya se ha indicado en el apartado de antecedentes
de hecho, el cumplimiento parcial por el demandado de lo dispuesto en el
auto de 26 de Abril ha impedido a este Panel examinar el contenido de la
página web que identificaba el dominio controvertido, del anexo nº 6 de la
demanda, con el que se adjunta una impresión de alguno de los contenidos
que albergaba ese sitio web, se desprende el descontento por lo servicios
prestados por la demandante a “un cliente desencantado”, lo que
indudablemente significa que si no hubiera habido esa relación comercial, el
demandado no hubiera conocido con anterioridad la denominación
DINAMICA DIRECTIVA.
* Algunas de esas impresiones incluye frases como “podéis poneros en
contacto con nosotros para dar vuestras impresiones sobre la empresa en
cualquiera de estas direcciones de correo electrónico” o “página no oficial
creada por un cliente desencantado...”, “empresa dedicada al asesoramiento
en las áreas fiscal, laboral, contable y financiero”, que vienen a ratificar que
no es factible la atribución de la creación independiente del dominio
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<dinamicadirectiva.com> al demandado, sino que su registro se derivó de
necesariamente de un previo conocimiento de la existencia del demandante
y de sus actividades.
* El Panel entiende, por otra parte, que resulta procedente analizar la
posibilidad de que el registro del dominio <dinamicadirectiva.com>
estuviera justificado o amparado por un ejercicio del derecho del
demandado a la libertad de expresión en la red, tal y como pretende la
representación del mismo en su escrito de contestación a la demanda,
instado ante el mencionado Juzgado de Bilbao por el demandante, y cuya
copia aporta éste también con su escrito de demanda.
De la documentación aportada el Panel ha obtenido la innegable conclusión
de que la página identificada por el dominio controvertido ha constituido el
instrumento del demandante para hacer públicas opiniones que perjudican o
pueden perjudicar la imagen del demandante.
Debe recordarse a este respecto que el ejercicio de un derecho no puede
materializarse sobre la base de vulnerar otro derecho ajeno o, lo que es lo
mismo, que no existe razón que justifique que el derecho de libertad de
expresión deba materializarse a través de la marca de un tercero, o del
nombre con que éste es conocido para la generalidad del público.
Decisiones como la D2000-0299, D2001-1331 y D2001-0648 han
interpretado circunstancias análogas o idénticas de igual manera.
El Panel concluye que el demandado no ha acreditado que en el momento de
registrar el dominio controvertido le asistía derecho o interés legítimo alguno, por
lo que el demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito exigido
por el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”. andado a adoptar el dominio
controvertido,
7.2.4.- Posible existencia de mala fe en el uso del dominio controvertido
Atendiendo a las circunstancias recogidas en el párrafo 4-b) de la “Política
Uniforme”, el Panel entiende que el caso planteado no puede ser subsumido en
ninguna de ellas, teniendo en cuenta que:
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No se ha aportado al expediente prueba alguna de que el demandado
procediera al registro del dominio controvertido, con la finalidad de
venderlo o alquilarlo a cambio de cantidad económica alguna.
-
Aún cuando es evidente que la imposibilidad de registrar en la
extensión “.com” es una consecuencia inherente al registro del
domino controvertido, el Panel tampoco ha podido concluir de la
documentación obrante en el expediente, que éste fuera registrado con
ese fin.
-
El hecho, también contrastado, de que el demandado no sea un
competidorde la entidad demandante, impide la aplicación del
supuesto contemplado en el párrafo 4-b iii).
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-
Por último, a igual conclusión debe llegarse respecto de la posible
aplicación del párrafo 4-b IV) al no poder inferirse de la
documentación obrante en el expediente, que existiera ánimo de lucro
alguno por parte del demandado.
No obstante, el párrafo 4 de la “Política Uniforme” permite al Panel determinar
que ha podido existir registro y uso de mala fe del dominio controvertido, si
concluye que concurren circunstancias, que no necesariamente han de ser las
contempladas en sus cuatro apartados, de las que se deduzca esa mala fe.
El Panel desea, por tanto, manifestar lo siguiente en relación a este punto:
* Del expediente se deduce, indudablemente:
-
Que el demandado conocía el signo distintivo DINAMICA
DIRECTIVA, y que éste identificaba a una persona jurídica ajena a él.
-
Que la intención del demandado ha sido obtener ese registro como
instrumento para referirse a las actividades de la citada persona
jurídica.
-
Que el dominio controvertido ha sido registrado en la extensión
“.com”, que ha sido ya reconocida en innumerables decisiones
emanadas del Centro, como la más popular e indicativa de un sitio
web a través del cual se desarrollan actividades comerciales. La
lógica consecuencia de ello es que cualquier internauta que a través de
la red trate de localizar a Dinámica Directiva, S.L., lo hará acudiendo
en un primer momento casi con toda probabilidad, a la extensión
“.com” y que en lugar de obtener la oferta de servicios deseada,
encontrará opiniones y juicio personales acerca de la actividad o
actividades del demandante a través de un nombre que sólo a él
identifica.
* El Panel entiende, adicionalmente, que a la conducta del demandado tanto
en lo que al registro como al uso del dominio controvertido se refiere, le es
aplicable la premisa de que “quien actúa de mala fe para registrar un
nombre de dominio, lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al
conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin
causa legítima los derechos de un tercero”, contemplada en un gran número
de resoluciones emanadas del Centro y contenida originariamente en la
decisión D2000-0239.
Por todo ello el Panel concluye que el demandado ha registrado y usado de mala
fe el dominio controvertido, y que ha quedado debidamente acreditada la
concurrencia del tercer requisito exigido por el párrafo 4-a) de la “Política
Uniforme”.
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8.
Decisión
El Panel decide que el demandante ha probado, por las razones ya expuestas, que
concurren los tres requisitos contemplados en el párrafo 4-a) de la “Política Uniforme”
y, por consiguiente, ordena que el dominio <dinamicadirectiva.com> sea transferido a
la entidad demandante.
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Alberto de Elzaburu
Panelista Único
19 de Mayo de 2004
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