D2001-0773

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÖN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Ediciones Del Prado, S.A. v. Margarita Celada
Caso Nº D2001-0773
1.
Las partes
1.1. Demandante: Ediciones del Prado, S.A., con domicilio social en c/ Cea Bermúdez,
39, 5º, Madrid 28003, España.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Morgan
Agustí López, Abogado del Despacho profesional Marzo & Abogados, c/ Don
Ramón de la Cruz, 36, 1º A, Madrid 28001, España.
1.2. Demandada: Dª Margarita Celada, domiciliada en c/ Tramontana, 20, 28220
Majadahonda, Madrid, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <edicionesdelprado.com>.
2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions Inc.
3.
Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Política
Uniforme", según fue aprobada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo
con el Reglamento igualmente aprobado por ICANN para esa Política Uniforme, en
lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico al Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día
12 de junio de 2001, habiendo sido recibida confirmación en papel el día 19 de
junio de 2001.
3.2. La demanda fue notificada con fecha 22 de junio de 2001, y la demandada contestó
a la misma el 9 de julio de 2001.
3.3. Con fecha 18 de julio de 2001, de acuerdo con la petición de ambas partes de que la
disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sólo miembro, la OMPI
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designó a D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano como panelista único, haciéndole
llegar copia completa de la documentación.
4.
Antecedentes de hecho
4.1. La demandante es EDICIONES DEL PRADO, S.A. constituida legalmente
conforme a la legislación española ante el Notario de Madrid, D. Antonio Cuerda y
de Miguel, el 29 de julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
hoja nº 84.502-1, folio 163, tomo 8.846 general, 7.680 sec. 3ª, extendida
el 19 de septiembre de 1988. Su objeto social consiste en la producción, edición,
composición, publicación, distribución y comercialización en cualquier forma de
libros, partituras, fascículos, revistas, material didáctico y audiovisual y productos
similares, así como su exportación e importación.
EDICIONES DEL PRADO, S.A. es titular en España del nombre comercial
“EDICIONES DEL PRADO, S.A.” y de diversas marcas en las que se incluye la
denominación “EDICIONES DEL PRADO”. Es también titular de una marca
comunitaria sobre la denominación “DEL PRADO”.
4.2. La demandada es una persona física domiciliada en Majadahonda, Madrid (España).
La demandada registró a su nombre el Nombre de dominio
<edicionesdelprado.com> a través de la entidad de registro Network Solutions Inc.
5.
Alegaciones de las partes
5.1. Demandante
La demandante afirma:
-
Que es titular en España del nombre comercial nº 119.572 “EDICIONES DEL
PRADO, S.A.” solicitado el 2 de septiembre de 1988 y concedido
el 4 de febrero de 1991 para la producción, edición, composición, publicación,
distribución y comercialización en cualquier forma de libros, partituras, fascículos,
revistas, material didáctico y audiovisual y productos similares, así como su
importación y exportación. Es también titular de las siguientes marcas españolas
que incluyen todas ellas la denominación “EDICIONES DEL PRADO”: nº
1.245.197, para la clase 41, solicitada el 8 de abril de 1988 y concedida el 4 de
febrero de 1991; nº 1.245.196, para la clase 16, solicitada el 8 de abril de 1988 y
concedida el 6 de mayo de 1991; nº 2.011.285, para la clase 16, solicitada el 9 de
febrero de 1996 y concedida el 5 de agosto de 1996 y nº 2.011.286, para la clase 41,
solicitada el 9 de febrero de 1996 y concedida el 7 de enero de 1997. La
demandante es igualmente titular de la marca comunitaria 579.615 “DEL PRADO”,
para las clases 9 y 41, solicitada el 3 de diciembre de 1996 y concedida el 28 de
mayo de 1999.
-
Que EDICIONES DEL PRADO es, además, una marca notoriamente conocida en
España por los sectores interesados y por el público en general, puesto que viene
desarrollando una actividad comercial mediante la distribución de publicaciones,
fascículos y demás productos propios de una editorial en quioscos de prensa,
grandes superficies y establecimientos especializados, acompañando cada
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lanzamiento editorial con intensas campañas publicitarias en prensa, radio y
televisión. Acredita este extremo aportando dossieres sobre campañas publicitarias,
especialmente en televisión de los siguientes productos: “La Edad Media ladrillo a
ladrillo” (Madrid, 17 de julio de 2000); “La casa de muñecas ideal” (Madrid,
17 de julio de 2000); “Escuela de cocina” (Madrid, 19 de diciembre de 2000); “Los
grandes clásicos” (Madrid, 29 de diciembre de 2000), y “Soldados” (Madrid,
23 de marzo de 2001). Cada una de estas campañas tiene un presupuesto de decenas
de millones de pesetas.
-
Que la demandante tiene especial interés en la expansión y promoción de su
actividad en Internet, para lo que solicitó el registro del nombre de dominio
<edicionesdelprado.com>, toda vez que es la marca más conocida por el
consumidor y por la cual se da a conocer en el tráfico mercantil, advirtiendo
entonces su registro por la demandada.
-
Que la demandada no puede utilizar el nombre de dominio
<edicionesdelprado.com>, puesto que esto violaría lo dispuesto en la leyes de
marcas, general de publicidad, general para la defensa de consumidores y usuarios y
de competencia desleal, mencionando diversos artículos de esas disposiciones
legales de los que deduce la demandante que esa utilización del nombre de dominio
<edicionesdelprado.com> por la demandada sería ilícita.
-
Que existe identidad entre el nombre de dominio y las marcas de la demandante,
por cuanto las diferencias en cuanto a los espacios en el nombre de dominio no
pueden ser consideradas a la hora de analizar la igualdad entre la marca y el nombre
de dominio.
-
Que la demandada no tiene intereses legítimos respecto al nombre de dominio, toda
vez que el único uso que puede hacer de él en el tráfico económico es,
precisamente, no usarlo.
-
Que la demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe, puesto que, sin
duda, la demandada conoce sobradamente tanto la marca de la demandante,
notoriamente conocida como su objeto social.
-
Que la única finalidad del registro y uso del nombre de dominio en conflicto por la
demandada era y es impedir que el titular de la marca de productos o de servicios
refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente.
-
Que es difícil pensar en la posibilidad de usar de buena fe un nombre de dominio
registrado de mala fe, y que el no uso de un nombre de dominio para hacer alguna
oferta de bienes o servicios a través de la web, es, sin duda, una forma más de uso
en tanto en cuanto se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del
mismo a favor del titular de la marca. Que por todo ello solicita que se dicte una
resolución por la que el nombre de dominio objeto de la controversia,
<edicionesdelprado.com>, sea transferido a la demandante.
5.2. Demandada
La demandada ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:
-
Que niega todos y cada uno de los fundamentos de hecho y derecho de contrario y,
por supuesto, niega todos y cada uno de los documentos aportados, meras copias,
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sin acreditación alguna, y a la sumo meras indicaciones, sin justificar; salvo, por
supuesto, las certificaciones aportadas.
-
Que la demandada desconocía la existencia de una empresa de nombre
EDICIONES DEL PRADO, S.A.
-
Que conocen las leyes citadas por la demandante pero que no sabe concretamente
en este caso que tienen que ver con un “dominio”.
-
Que niega categóricamente que los productos a que se refieren la marca de la
demandante y el dominio discutido sean idénticos o similares y que la semejanza
produzca errores.
-
Que tanto el término “ediciones” como el término “prado” tienen significados que
aparecen en los diccionarios.
-
Que la demandante sobrevalora la importancia de la marca EDICIONES DEL
PRADO; desde luego no conocida por el gran público en España y menos desde
luego conocida en el mundo.
-
Que no es posible que la demandante alegue mala fe de la demandada en el uso del
dominio, cuando aún no ha dado tiempo a poner en marcha ese dominio dado el
escaso tiempo transcurrido y lo costoso en tiempo y trabajo que está resultando
poner en marcha el mismo.
-
Que sin duda la demandante ha confundido un dominio en Internet bajo el código
del país correspondiente “.es”, con un dominio genérico de tres letras “.com”.
-
Que la demandada no es una especuladora ni una accionante de mala fe. Muy al
contrario es un profesional de reconocido prestigio en el sector de las
telecomunicaciones y de la publicidad, donde tanto ella como su marido tienen
realizadas importantes inversiones económicas, participando en varias empresas,
entre ellas informáticas y de Internet, donde incluso tienen una empresa de venta
por esta vía, y de divulgación de todo tipo, incluso culturales. Por ello, tienen interés
legítimo en esta materia.
-
Que en cuanto al nombre de dominio, se pensó en unir un nombre de una actividad
genérica, como es “ediciones”, con un nombre común y genérico, como es la voz
“Prado”, por ser el nombre de un importante museo español.
-
Que es abusivo otorgar a alguien la exclusiva de nombres genéricos sin más, en
base a un derecho inexistente de marcas.
-
Que obligar ahora a ceder obligatoriamente un nombre de dominio, adquirido con
honradez y lícitamente, y sobre el que se ha hecho importantes inversiones
económicas, causará un enorme daño y perjuicio económico por el desembolso
realizado hasta la fecha, que no se podrá soportar.
-
Por todo ello se pide que se mantenga el dominio en controversia a su actual
propietaria, por ser ajustado a derecho.
Hay que hacer notar que aún cuando el escrito de oposición a la demanda aparece
presentado y firmado por la propia demandada, sorprendentemente en el punto cuarto se
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refiere reiteradamente a “mi mandante”, por lo que parece evidente que ha sido redactado
por otra persona.
6.
Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre
la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
-
lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
-
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de demandante y
demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes
y principios del Derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el
apartado 4.a) de la Política Uniforme.
Estos son:
-
que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u
ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o
servicios sobre la que el demandante tenga derechos,
-
que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio, y
-
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1. Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.
La demandante es titular del nombre comercial “EDICIONES DEL PRADO, S.A.”
nº 119.572 y de las marcas españolas “EDICIONES DEL PRADO, S.A. (nº
1.245.197), EDICIONES DEL PRADO (nº 1.245.196); EDICIONES DEL PRADO
(con gráfico) (números 2.011.285 y 2.011.286).
Es evidente que el nombre de dominio <edicionesdelprado.com> es idéntico a las
marcas y nombre comercial mencionados, con la única diferencia de suprimir los
espacios entre las palabras. Pero es bien sabido que la supresión de espacios es
irrelevante a los efectos de establecer la identidad (vid., por ejemplo, D2000-0098,
D2000-0239 y D2001-0397).
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6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado
titular del nombre de dominio.
La demandada no alega que, antes de registrar el nombre de dominio
<edicionesdelprado.com> tuviera algún derecho o interés legítimo sobre esa
denominación. Solamente alega el carácter genérico de las palabras “ediciones” y
“prado”, mencionando en relación con este último término que es igualmente el
nombre de un importante museo español. En ningún momento alega la demandada
que antes del registro del nombre de dominio <edicionesdelprado.com> hubiera
tenido algún tipo de actividad amparada por esa denominación.
No ha probado, por tanto, la demandada que tenga derecho o interés legítimo sobre
el nombre de dominio <edicionesdelprado.com>.
6.2.3.Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
EDICIONES DEL PRADO es una denominación protegida como marca en España.
Esto implica de entrada que no tiene el carácter genérico que pretende atribuirle la
demandada. Si tuviera ese carácter genérico no podría haber sido concedida la
marca en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de Marcas.
Por otra parte, la demandante aporta pruebas de haber desarrollado en los años 2000
y 2001 importantes campañas publicitarias en televisión en España y no cabe
ignorar la trascendencia que esas importantes y costosas campañas de publicidad
tienen en el hecho de que la marca promocionada sea conocida por el gran público
integrado por la mayor parte de la población como son los telespectadores.
A este respecto hay que señalar que no es posible rechazar la prueba documental
aportada por la demandante al amparo de criterios rígidamente formalistas,
especialmente cuando las campañas de televisión a las que se refieren esos
documentos han tenido lugar según conocimiento público, al menos, en la región de
Madrid.
Teniendo en cuenta los datos mencionados es difícilmente aceptable que,
precisamente en la segunda parte del año 2000, que es cuando se desarrollan esas
campañas televisivas, esto es el 17 de septiembre de 2000, la demandada registre a
su nombre como nombre de dominio la denominación <edicionesdelprado.com>.
Es difícilmente admisible que viviendo la demandada en la zona de Madrid y por
tanto en un ámbito territorial donde se desarrollan esas campañas publicitarias, por
casualidad haya inscrito un nombre de dominio que es idéntico a las marcas y
nombre comercial de la demandante promocionados televisivamente. Esto es
especialmente así si se considera que la demandada en su escrito de oposición a la
demanda se limita a manifestar que es profesional de reconocido prestigio en el
sector de las telecomunicaciones y de la publicidad y que ella y su marido tienen
inversiones económicas importantes en varias empresas entre ellas de informática y
de internet. Pero no dan ni un solo dato que permita concretar esas alegaciones, no
mencionan ni una sola empresa, ni aportan, por supuesto, documento de ninguna
clase. Y en cuanto a la utilización futura del nombre de dominio se limitan a decir
que se utilizaría para promocionar vía internet los productos de esas innominadas
empresas.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias no parece dudoso que el registro de el
nombre de dominio <edicionesdelprado.com> se hizo con mala fe.
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Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Política
Uniforme establece distintos requisitos para la admisibilidad de la demanda, no
puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una
relación importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que
cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés
legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de
dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha
registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estaría usando
de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente
contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará
de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento
del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero.
La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podrían darse en
otros supuestos. Piénsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y
posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto
en el que aún cuando el registro se hizo de mala fe, después se ha transferido a un
tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a
intereses legítimos.
Aplicando estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay
que considerar que la demandada está haciendo un uso de mala fe del nombre de
dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningún interés
legítimo que justifique ni el registro ni ningún uso previsible.
Así pues hay que declarar que la demandada ha registrado y utilizado de mala fe el
nombre de dominio <edicionesdelprado.com>.
7.
Decisión
En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve que la
demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4(a) de la Política Uniforme que
concurren los tres elementos contemplados en dicho apartado y, consiguientemente, el
Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio
<edicionesdelprado.com> sea transferido a la demandante.
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Alberto Bercovitz
Panelista Único
Fecha: 31 de julio de 2001
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