D2001-0630

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Henkel Ibérica, S.A. v. Jesús Sancho Borraz
Caso No. D2001-0630
1.
Las Partes
La demandante es Henkel Ibérica, S.A., con domicilio social en la calle Córcega, 480492, 08025 Barcelona, España. El demandado es Jesús Sancho Borraz, con domicilio en
la calle Pelayo 12, 0800 Barcelona, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <latoja.com>.
La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en
505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170, Estados Unidos de América.
3.
Iter Procedimental
Una Demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de Solución de Controversias en
materia de Nombres de Dominio” (en lo sucesivo, denominada “Política Uniforme”),
según fue aprobada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el
Reglamento igualmente aprobado por el ICANN para dicha “Política Uniforme” (en lo
sucesivo, “el Reglamento”), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de
la OMPI (en lo sucesivo, “el Centro”), el 3 de mayo de 2001 por medio de correo
electrónico (acuse de recibo del Centro en fecha de 7 de mayo).
Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha
de 8 de mayo de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 11 de
mayo de 2001, confirmando el Registrador: (i) que el nombre de dominio objeto de
controversia había sido registrado ante dicho Registrador; (ii) que el titular de dicho
nombre de dominio es Jesús Sancho Borraz; (iii) que constan los datos de contacto
administrativo y demás necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio;
(iv) que la Política Uniforme y el Reglamento son aplicables al nombre de dominio
disputado, en la medida en que el Acuerdo de Servicio con el titular del nombre de
dominio disputado está en vigor; y (v) que actualmente dicho nombre se encuentra en
estado “On Hold”.
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La demanda fue notificada al Demandado el 14 de mayo de 2001, tanto por correo
ordinario, como por correo electrónico (Demanda con anexos), como a través del fax
(demanda sin anexos), dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual
notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.
En fecha de 5 de junio de 2001 se notifica al Demandado su falta de personación, la
ausencia de Contestación a la Demanda, así como las consecuencias legales y jurídicas
derivadas de ello, de acuerdo con la Política Uniforme y el Reglamento.
En fecha de 28 de junio de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de Experto
para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al
Centro su Decisión, fecha que se fijó en no más tarde del 11 de julio de 2001, de
conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.
Dado que la parte demandante ha redactado su escrito de demanda en castellano y que
las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel
Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Parágrafo 11.(a) del
Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte
la presente Decisión.
4.
Antecedentes de Hecho
La Demandante es filial del grupo empresarial de origen alemán Henkel. Fue
constituida en 1941. La demandante comercializa una gran variedad de productos de
cosmética e higiene corporal, así como detergentes y productos de limpieza, operando
bajo marcas ampliamente reconocidas en España, no sólo por el volumen de ventas,
sino también por la amplia difusión de las marcas sobre las que la comercialización de
sus productos se apoya.
No constan las actividades a las que se dedica el Demandado quien no ha respondido a
la Demanda.
El Demandado registró el nombre de dominio cuestionado el 14 de enero de 2000 ante
Network Solutions, Inc.
El dominio controvertido es <latoja.com>. Actualmente, consta registrado aún a nombre
del Demandado.
El Demandante presenta en apoyo de su pretensión varios registros de marca
comunitaria (concretamente, la número 660.688, concedida en 8 de marzo de 1999, en
la Clase 3), así como diferentes marcas internacionales (entre otras, la número 132.464
(2 R), concedida en 3 de septiembre de 1987, en la Clase 3) y nacionales (entre otras, la
número 99.007, concedida en 22 de noviembre de 1934, en la Clase 5), todas las cuales
constan como Anexo E a la Demanda. Queda probado que todas las marcas
mencionadas coinciden en emplear la denominación “LA TOJA”, y que se encuentran
vigentes y al corriente en el pago de las tasas. Dada la prolijidad de las citadas marcas y
su amplio número este Panelista encuentra innecesario hacer expresa mención de las
mismas, remitiéndose al cuerpo de las pruebas documentales aportadas por el
Demandante.
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5.
Pretensiones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante afirma:
Que es titular de varios derechos de marca, debidamente registrados ante las
respectivas Oficinas de registro de marcas (específicamente, la Oficina Española
de Patentes y Marcas y la Oficina para la Armonización del Mercado Interior).
Que el dominio disputado es similar con las marcas anteriormente mencionadas,
en la medida en que el punto relevante de comparación es entre las palabras <la
toja> (coincidente con los derechos de marca de la demandante) y <latoja>
(consistente en el nombre de dominio cuestionado) hasta el punto de crear o
existir confusión entre ellos.
Que las diferentes marcas LA TOJA, que son titularidad de la Demandante, son
notorias en el mercado español.
Que Jesús Sancho Borraz no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el
dominio <latoja.com>, no habiendo otorgado el Demandante licencia o
autorización de uso alguna en relación con sus marcas, ni poseyendo el
Demandado derecho marcario alguno sobre los vocablos LA TOJA (véase Anexo
F de la Demanda).
Que se han enviado diferentes comunicaciones al Demandado, por las que se le
ponía de manifiesto la infracción de los derechos de la Demandante (Anexo G de
la Demanda). El Demandado no comunicó respuesta alguna al Demandante al
respecto.
Que en la actualidad el Sitio Web correspondiente al dominio disputado carece de
contenido alguno, estando en situación inactiva (véase Anexo H de la Demanda),
por lo que el Demandado no ofrece producto o servicio alguno a través de la
Página en cuestión.
Que el Demandado registró y en la actualidad está usando el nombre de dominio
discutido de mala fe en la medida en que el Sitio Web correspondiente carece de
contenido alguno desde hace aproximadamente un año, así como por el hecho de
que el Demandado no ha contestado a los comunicados enviados por la
Demandante. Asimismo, alega como causa de mala fe la de residir en el mismo
país donde reside el Demandante.
Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente
confusión en el público respecto a las marcas sobre las que la Demandante ostenta
derechos, dándose los requisitos y circunstancias previstos en la Política Uniforme
y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la
titularidad sobre el nombre de dominio <latoja.com> a aquélla.
B.
Demandado
La parte Demandada no ha contestado a la Demanda.
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6.
Debate y Conclusiones
Reglas aplicables
El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la
Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de
conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera
normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues,
que en la construcción jurídica de la decisión de este Panel, éste no ha de verse
constreñido necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o
en la Política Uniforme, sino que puede también recurrir y aplicar normas y principios
de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrán ser de aplicación
nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos
D2000-0001 y D2000-0896) y, además, no conste que no residen en un mismo país o
Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurídico.
En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación junto con las reglas de la
Política Uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas
y signos distintivos, y sanción de las prácticas consideradas como desleales.
Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el
Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento
De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera
obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:
Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de
crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el
demandante tenga derechos,
Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio,
Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté
utilizando de mala fe.
A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en
el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia,
importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre
los que gira la controversia.
“4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión”
Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los
derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los que el
Demandante sea titular en su normal actividad, ya sea actual o prevista, en el mercado.
Se da el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta o total
reproducción de los elementos fonéticos básicos o fundamentales que conforman los
signos enfrentados; mientras que habrá similitud que causa confusión cuando
subjetivamente el examinador llegue a esta conclusión a partir de una serie de
razonables criterios de comparación.
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En primer término, existe identidad si ambos signos distintivos están formados
exactamente por las mismas letras o vocablos, o si lo están a partir de partes sustanciales
de los signos a considerar. En segundo lugar, el nombre de dominio es similar hasta el
punto de causar confusión cuando es similar respecto del nombre de dominio o marca o
cualquier otro derecho legítimo del Demandante hasta el punto de causar confusión
sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o de crear en el público el
riesgo de asociación con las que el Demandante desarrolle pacífica y legítimamente en
el mercado, entendiendo este concepto en un sentido amplio, abarcando no sólo las
actividades propias del legítimo titular de derechos off line, sino también las realizadas
on line.
Por otra parte, para proceder a la comparación entre los signos distintivos enfrentados
no es relevante tener en cuenta las partículas TLD que conforman los nombres
genéricos. Las partículas <com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la
comparación, ya que las mismas no añaden diferenciación alguna respecto al nombre de
dominio cuestionado. Las partículas referidas únicamente suponen una diferencia
teórica, en la medida en que sirven para diferenciar el tipo de sector y actividad
anunciado a través del dominio (por ejemplo, que el <com> se usa en actividades
comerciales, que el <net> es usado para distinguir actividades relacionadas con Internet,
etc.).
Aunque los derechos marcarios del Demandante estén formados por los vocablos LA
TOJA, es decir, exista un espacio en blanco entre el artículo y el sustantivo, lo cierto se
que, fonéticamente, la diferencia es irrelevante; mientras que, sintácticamente, el hecho
del espacio en blanco cuenta, igualmente, con carácter mínimo.
Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio <latoja.com> es
similar hasta el punto de causar confusión con la marca española LA TOJA.
En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo
4.a.(i) de la Política Uniforme.
“4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre
de dominio <latoja.com>
Al Panel administrativo no le consta que el nombre de dominio en disputa coincida en
parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominación de la que el
Demandado sea titular.
El Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de
dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante hubo registrado
sus derechos de marca LA TOJA, como prueba de interés legítimo que, entre otras,
propone la Política Uniforme. Recordemos que la Demandante niega que exista
autorización alguna por su parte a favor del Demandado, y que, los productos ofrecidos
bajo la marca en cuestión son muy conocidos en el mercado español (estando alguna
marca nacional registrada incluso desde los años 30).
Todo ello nos debe hacer concluir que el Demandado no tiene interés legítimo o derecho
alguno en el nombre de dominio <latoja.com>.
Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la
Política Uniforme.
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“4.a.(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del
Demandado”
En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideración,
en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de varios derechos de marca
(comunitaria, nacionales e internacionales) que incorporan de manera predominante y
fundamental el vocablo LA TOJA tal y como ha sido probado en el Anexo E aportado
con la Demanda.
Debido al hecho de los registros mencionados y a la extendida actividad comercial
desarrollada por la Demandante en el ámbito geográfico, comercial y jurídico en el que
conviven Demandante y Demandado, debe entenderse que el Demandado tenía
conocimiento en el momento del registro del dominio, y posteriormente a la hora de
usarlo, de los derechos marcarios de la Demandante sobre el vocablo LA TOJA. Tal uso
bajo esas premisas de conocimiento previo y notorio de los derechos marcarios del
Demandante, llevan a la lógica conclusión de que el Demandado era completamente
consciente de que el registro del nombre de dominio <latoja.com> fue algo deliberado,
hecho con el ánimo de querer causar un daño y perjudicar los derechos e intereses
legítimos del Demandante.
Así pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <latoja.com> fue registrado y
está siendo usado de mala fe.
7.
Decisión
De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del
Reglamento, así como con lo señalado en la Ley de Competencia Desleal y en el
Código Civil españoles, la Demandante ha probado que el nombre de dominio
disputado es similar hasta el punto de poder causar confusión respecto de derechos de
marca de su titularidad; que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el
uso del nombre en cuestión; que el Demandado está usando y ha registrado de mala fe
tal nombre. Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este
Panelista requiere que se proceda a la transferencia del nombre de dominio
<latoja.com> al Demandante, según los remedios jurídicos por él solicitados.
Jose Carlos Erdozain
Panelista Único
Fecha: 11 de julio de 2001
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