D2001-0397

Centro de Arbitraje y de Mediación
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caixa d’Estalvis del Penedes v. Carlos Mesa Orrite
Caso nº D2001-0397
1.
Las Partes
Demandante: Caixa d’Estalvis Del Penedes domiciliada en Rambla Nostra Senyora nº 2
– 08720 Vilafranca del Penedés – España.
El representante autorizado para el procedimiento administrativo es D. Elia Sugrañes
Coca, Agente de la Propiedad Industrial, domiciliado en C. Provenza, 304, 08008
Barcelona, España.
Demandado: D. Carlos Mesa Orrite, domiciliado en C. Albareda, 31-33, 08904
L’Hospitalet, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>.
La entidad registradora del nombre de dominio es Tucows Inc.
3.
Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio” en lo sucesivo denominada “Política
Uniforme”, según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo
con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en
lo sucesivo “el Reglamento”, fue enviada por correo electrónico al Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo “El Centro de Arbitraje”, el día
20 de marzo de 2001, habiendo sido recibida confirmación en papel el día
10 de abril de 2001. Un escrito modificativo de la demanda fue recibido por correo
electrónico el 24 de abril de 2001, escrito modificativo recibido a su vez en papel el
día 25 de abril de 2001.
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3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha
30 de abril de 2001 al demandado, quien contestó a la demanda con fecha
4 de mayo de 2001.
3.3. Con fecha 29 de mayo de 2001, de acuerdo con la petición de ambas partes de que la
disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sólo miembro, la OMPI
designó a D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano como panelista único, haciéndole
llegar copia completa de la documentación.
4.
Antecedentes de hecho
4.1. La demandante es la Caixa d’Estalvis del Penedes, entidad financiera con
notable tradición desde 1910, siendo en la actualidad la tercera caja de
ahorros mas importante de Cataluña. Tiene 483 oficinas en España.
Esa entidad es titular de marcas en España consistentes en las
denominaciones “CAIXA DEL PENEDES”, “CAIXA D’ESTALVIS DEL
PENEDES” y “CAIXA PENEDES”.Así como otras para las
denominaciones “BANCPENEDES” y “CAJA DE AHORROS DEL
PENEDES”.
4.2. El demandado es una persona física, D. Carlos Mesa Orrite, domiciliado en
l’Hospitalet , en Cataluña (España).
El demandado registró a su nombre el nombre de dominio <caixadelpenedes.com> a
través de la entidad de registro Tucows Inc.
5.
Alegaciones de las partes
5.1. Demandante
La demandante afirma:
Que el nombre de dominio registrado por el Demandado <caixadelpenedes.com>
corresponde al nombre propio y marca que identifica a La Caixa d’Estalvis del
Penedes, una entidad bancaria establecida en 1910, que en la actualidad dispone de
483 oficinas en las Comunidades de Cataluña, Valencia, Madrid y Aragón. En la
actualidad Caixa del Penedes es la tercera Caja de Ahorros más importante de
Cataluña.
Que Caixa d’Estalvis del Penedes ha promocionado numerosas actividades
culturales y sociales en Cataluña.
Caixa d’Estalvis del Penedes ostenta los siguientes registros de marca: Marca nº
1.113.658 “CAIXA DEL PENEDES” en la clase 35; Marca nº 2.251.306
“BANCPENEDES” en la clase 35; Marca nº 920.309 “CAIXA DEL PENEDES” en
la clase 36; Marca nº 1.113.652 “CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES” en la clase
35; Marca nº 1.126.264 “CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES” en la clase 36;
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Marca nº 1.126.253 “CAIXA PENEDES” en la clase 35; Marca nº 1.221.824
“CAIXA PENEDES” en la clase 36; Marca nº 1.126.268 “CAJA DE AHORROS
DEL PENEDES” en la clase 35 y Marca nº 1.126.269 “CAJA DE AHORROS DEL
PENEDES” en la clase 36.
Que la apropiación por parte de D. CARLOS MESA del nombre de dominio
<caixadelpenedes.com>, solo puede haber sido con mala fe, lo que se confirma a la
vista del contenido de la página Web en la que se declara sin lugar a dudas el
DOMINIO EN VENTA.
Que basta observar la dirección del demandado para percatarse que éste es
perfectamente conocedor de la reputación de la CAIXA D’ESTALVIS DEL
PENEDES.
Que es evidente que D. CARLOS MESA no tiene intereses legítimos en el citado
nombre de dominio, especialmente teniendo en consideración el contenido de la
página Web.
Que existe identidad entre el nombre de dominio solicitado y los antecedentes
registrales de marcas de CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES.
Que cabe tener en consideración además la facilidad para cualquier usuario en
Internet para “redirigir” de una página Web a otra, además las posibles transferencias
que pudieran hacerse de este nombre de dominio a la competencia de CAIXA
D’ESTALVIS DEL PENEDES.
Que por todo ello considera fundamentada la solicitud de transferencia del nombre
de dominio <caixadelpenedes.com> a nombre de Caixa d’Estalvis del Penedes.
5.2. Demandado
El demandado ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:
Que no es verdad que CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES se haya identificado
tradicionalmente con la marca CAIXA DEL PENEDES, ostentando el registro de
marca correspondiente. La marca con la que se ve en todas las sucursales bancarias
de España es CAIXA PENEDES.
Que las otras marcas de las que dice disponer la demandante como
BANCPENEDES, CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES o CAJA DE AHORROS
DEL PENEDES están disponibles como nombres de dominio para su compra.
Que CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDES no dispone de oficinas bajo el nombre
de CAIXA DEL PENEDES, sino que todas sus oficinas responden al nombre
CAIXA PENEDES.
Que hay mala fe a la vista de una captura de pantalla de la página Web
<caixadelpenedes.com>, que no se sabe de donde ha aparecido y que la dirección en
Internet <caixadelpenedes.com> no está direccionada a ninguna parte, y siempre ha
estado de esta forma.
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Que la jurisprudencia asentada en España con el caso <METROBILBAO.COM>
demuestra que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao favoreció al
propietario del nombre de dominio en su auto de 25 de enero del 2001, y no a
quienes exigían la transferencia de ese dominio.
Que el nombre <caixadelpenedes.com> se adquirió para crear una página Web
financiera en la comarca del Penedés. Esta comarca pertenece a la Comunidad
Autónoma de Cataluña, en España. Por tanto, la palabra “PENEDES” no es
propiedad de CAIXA PENEDES.
Que la construcción de la página Web financiera está en desarrollo y todavía no se
ha terminado, por lo que no se encuentra direccionada en la actualidad desde
<caixadelpenedes.com>.
Que no hay ninguna identidad verdadera entre el nombre de dominio solicitado por
CAIXA PENEDES y el nombre de dominio que en su día adquirió de forma legal el
demandado.
Que en virtud de los argumentos expuestos considera infundada la solicitud de
transferencia del dominio <caixadelpendes.com> a una entidad bancaria que en
ningún momento hizo lo posible para adquirir ese nombre de dominio, cuando lo
pudo haber adquirido hace muchísimos años.
6.
Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisión de la demanda
sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
lo dispuesto en la “Política Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de demandante y
demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las
leyes y principios del Derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el
apartado 4.a) de la política uniforme.
Estos son:
-
-
que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca
semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios
sobre la que el demandante tenga derechos,
que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio, y
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-
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1 Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca
La demandante es titular de las marcas “CAIXA DEL PENEDES (MARCAS
Nº: 1.113.658 y 920.309), así como de las marcas “CAIXA PENEDES”
(Marcas nº 1.126.252 y 1.221.824).
Es evidente que el nombre de dominio <caixadelpenedes.com> es idéntico a la
marca denominativa “CAIXA DEL PENEDES” con la única diferencia de
suprimir los espacios entre las palabras. Pero es bien sabido que la supresión
de espacios es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (Vid., por
ejemplo, los casos número 2000-0098 y 2000-0239).
La alegación que hace el demandado de que en las oficinas de La Caixa
d’Estalvis del Penedes figura el nombre CAIXA PENEDES no es relevante,
por cuanto la demandante tiene también protegida la marca “CAIXA
PENEDES”, que no sólo induce a confusión con el nombre de dominio
<caixadelpenedes.com>, sino que es una denominación prácticamente
idéntica. No se olvide, a título de ejemplo, que en el Reglamento del Registro
Mercantil español, se declara que se entiende que existe identidad entre las
denominaciones sociales cuando se utilizan las mismas palabras con la adición
de preposiciones u otras partículas similares de escasa significación (art. 408)
6.2.2 Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado
titular del nombre de dominio
El demandado no alega que, antes de registrar el nombre de dominio
<caixadelpenedes.com>, tuviera derecho o interés legítimo sobre esa
denominación . Solamente manifiesta que el nombre de dominio se adquirió
para crear una página Web financiera en la comarca del Penedés. Afirmación
genérica y vaga, sin ningún tipo de prueba, y sin que se manifieste ninguna
relación con alguna actividad habitual o profesional del demandado.
No ha probado por tanto el demandado que tenga derecho o interés legítimo
sobre el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>.
6.2.3 Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio
CAIXA DEL PENEDES es una marca renombrada en Cataluña, donde es
conocida por el gran público. Si se tiene en cuenta el lugar del domicilio del
demandado en Cataluña, junto a Barcelona, es indudable que el demandado
tenía conocimiento perfecto de la existencia de la marca y de su renombre al
registrar su nombre de dominio. En su propia contestación demuestra conocer
perfectamente la existencia de las oficinas de la Caixa d’Estalvis del Penedes,
al afirmar que “todas sus oficinas responden al nombre CAIXA PENEDES”.
Siendo esto así, y faltando todo interés legítimo para el registro del nombre de
dominio <caixadelpenedes.com>, no parece dudoso que ese registro se hizo
con mala fe.
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Hay que plantearse, además si también ha existido un uso de mala fe.
Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Política
Uniforme establece distintos requisitos para la admisibilidad de la demanda,
no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no
tengan una relación importante entre ellos. Desde este punto de vista no
parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de
mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de
buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece
indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin
interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una
solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe
para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe
se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar
perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero.
La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podrían
darse en otros supuestos. Piénsese, por ejemplo, en quien ha registrado de
buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de
dominio; o el supuesto en el que aún cuando el registro se hizo de mala fe,
después se ha transferido a un tercero de buena fe, que usa el nombre de
dominio de buena fe y atendiendo a intereses legítimos.
Aplicando estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que
hay que considerar que el demandado está haciendo un uso de mala fe del
nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin
ningún interés legítimo que justifique ni el registro ni ningún uso previsible.
De hecho el panelista único ha podido comprobar personalmente que la página
Web con el nombre de dominio <caixadelpenedes.com> figura como “en
construcción” (under construction), lo cual es especialmente significativo si se
considera que el registro del nombre de dominio tuvo lugar el 6 de abril del
año 2000, es decir, hace mas de un año. Y ya se ha declarado desde las
primeras decisiones de los panels administrativos (Caso nº D 2000-0022) que
el no uso del nombre de dominio para hacer alguna oferta de bienes o
servicios en la página Web constituye una forma de uso en la medida en que se
utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del
titular de la marca.
Así pues hay que declarar que el demandado ha registrado y utilizado de mala
fe el nombre de dominio <caixadelpenedes.com>.
6.2.4 Alegaciones irrelevantes del demandado
Por lo demás son irrelevantes otras alegaciones formuladas por el demandado.
En primer término, no es aceptable basar la defensa del registro del nombre de
dominio, en que la palabra “PENEDES” es el de una comarca y por tanto no
es propiedad de CAIXA DEL PENEDES. Es absolutamente habitual en
España que las entidades financieras incluyan en su denominación y signos
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distintivos nombres geográficos referentes a la localidad, comarca o región
donde desarrollan sus actividades. Y la mejor prueba de que esto es así
consiste en que las marcas “CAIXA DEL PENEDES” y “CAIXA PENEDES”
están inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Debe recordarse
que el registro de las marcas en España se hace después de un procedimiento
donde la Oficina Española de Patentes y Marcas examina de oficio si
concurren los requisitos para la inscripción de la marca.
En segundo término, nada tienen que ver con este caso las referencias que se
hacen en la contestación a la demanda a la existencia de otros registros de
nombres de dominio inscritos, según el parecer del demandado en contra de
las propias normas de ICANN.
Y por último, la mención de un auto dictado al parecer por un Juzgado de
Primera Instancia de Bilbao no puede tomarse en consideración desde ningún
punto de vista. En primer lugar porque no se ha aportado el texto del auto; en
segundo término porque una resolución judicial aislada de un Juzgado de
Primera Instancia no tiene, en absoluto, valor de doctrina jurisprudencial; en
tercer lugar se trata en todo caso de un supuesto del que se desconocen las
circunstancias y que nada tiene que ver con el caso sobre el que ahora se
decide, y, por último porque, según la referencia que se hace al auto del
Juzgado, éste denegó unas medidas cautelares, basándose, no en que faltara la
apariencia de buen derecho, sino en el retraso con que el demandante había
solicitado las medidas, es decir, que faltaba lo que se denomina “periculum in
mora”, es decir, peligro por el retraso en adoptar las medidas. Es sobradamente
conocido que la resolución sobre las medidas cautelares no prejuzga la
resolución judicial final, y mucho menos cuando la medida cautelar se deniega
solamente porque el Juez entiende que el demandante ha tardado excesivo
tiempo en presentar su demanda y no puede por tanto pedir que se adopten
medidas con carácter de urgencia.
7.
Decisión
En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve que la
demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme que
concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el
Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio
<caixadelpenedes.com> sea transferido a la demandante.
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Alberto Bercovitz
Panelista Unico
Fecha: 8 de junio de 2001
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