D2001-0384

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DE PANEL ADMINISTRATIVO
Universal City Studios, Inc. v. Javier Laguna García
Caso No. D2001-0384
1.
Las Partes
El Demandante es Universal City Studios, Inc., empresa estadounidense con domicilio en
100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, Estados Unidos (en adelante el
“Demandante”).
El Demandado es JAVIER LAGUNA GARCÍA, con domicilio en Vilaseca (sin denuncia
de calle ni número) Tarragona, España (en adelante el “Demandado”).
2.
Nombre de dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es <universalstudiosportaventura.com>. El registrador es
Core Internet Council Of Registrars, con domicilio en World Trade Center II, 29, Route de
Pre-Bois, CH-1215 Geneva, Suiza, a través de Nominalia Internet, S.L., con domicilio en
Pg. Lluis Companys, 23, 08010 Barcelona, España (en adelante, conjuntamente, el
“Registrador”).
3.
Historia Procesal
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el “Centro”) recibió la
Demanda del Demandante el 16 de Marzo de 2001 por correo electrónico y en copia
firmada en papel el 19 de Marzo de 2001.
El Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos.
El Centro envió el 26 de Marzo de 2001 al Registrador un requerimiento de verificación de
los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 27 de Marzo de 2001
confirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que el
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Demandado es el registrante “corriente” y que el nombre de dominio esta en estado
“activo”. Al día siguiente, el Demandante modificó parcialmente la demanda.
Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la “Política
Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio” (en adelante
la “Política”) y del “Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en
materia de Nombres de Dominio” (en adelante las “Reglas”), aprobados por la ICANN el
día 24 de Octubre de 1999, así como del “Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI”, (en adelante las “Reglas Adicionales), el Centro envió al
Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando
copias de la Demanda, el 28 de Marzo de 2001.
El Demandado contestó la Demanda por correo electrónico y por copia firmada
el 12 de Abril de 2001, y el Centro envió un acuse de recibo ese mismo día.
El 20 de Abril de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y
Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé
como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el “Panelista”).
En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.
El 24 de Abril de 2001, el Panelista recibió vía courier una copia completa de la Demanda,
la Contestación de Demanda, y de los correspondientes anexos.
4.
Idioma del procedimiento
El Demandante pidió en el punto IV. 9. de la Demanda que se “acepte la lengua española
como lengua del procedimiento”, alegando entre otros motivos que “el registrador de este
nombre de dominio .. tiene su domicilio legal en España”, que “el contrato de registro
suscrito por el demandado está en español” y que “el demandado es .. una persona física
con residencia en España”.
Conforme el párrafo 11 de las Reglas:
a)
A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca
en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el
idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos
de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del
procedimiento administrativo.
Habiendo guardado silencio el Demandado sobre la petición del Demandante y redactado
la Contestación de Demanda en idioma español, el Panelista decidió dictar la presente
decisión en el idioma mencionado.
5.
Hechos
Las Marcas de Comercio sobre las que se basa la Demanda son:
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-
UNIVERSAL STUDIOS PORT AVENTURA: El Demandante agregó copias
probando haber obtenido de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro con
fecha 22 de enero de 2001 de esta marca de Comercio en las clases 3, 6, 9, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 28 y 30. El Demandado no desconoció tales registros, aunque
alegó que la solicitud de las marcas en fecha 2 de noviembre de 2000 resulta
posterior al registro del nombre de dominio en disputa.
-
UNIVERSAL’S PORT AVENTURA: El Demandante agregó copias probando haber
obtenido de la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro con fecha 20 de
septiembre de 2000 de esta marca de Comercio en clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 28, 30, 41 y 42. El Demandado no desconoció tales registros, cuya solicitud
es de fecha 2 de julio de 1998, anterior al registro del nombre de dominio en disputa
realizado el 2 de mayo de 2000.
.
-
-
PORT AVENTURA, PORT’ AVENTURA y PORTAVENTURA: Registradas ante
la Oficina Española de Patentes y Marcas en diversas clases por un titular anterior y
luego transferidas al Demandante. El Demandado no desconoció tales registros.
UNIVERSAL: Registrada en diversas clases y numerosos países. El Demandado no
desconoció tales registros.
Agregando profusa documentación probatoria, el Demandante afirmó que “UNIVERSAL
es una compañía líder en el sector del entretenimiento que viene desarrollando sus
actividades desde hace más de 85 años .. las actividades de la demandante se han
desarrollado en el sector de las películas, vídeos, programas y cadenas de televisión así
como parques temáticos y de .. entre estos parques temáticos se encuentran: Universal
Orlando, Universal Studios Hollywood, Universal Studios Port Aventura Spain, Universal
Studios Experience Beijing y Universal Studios Japan.”
El Demandante proporciona detalles sobre su parque temático “UNIVERSAL STUDIOS
PORT AVENTURA, ubicado en Tarragona, entre los municipios turísticos de Villa-Seca
y Salou .. inaugurado en el año 1995” con 3.100.000 visitantes el año 2.000 “con unos
ingresos por ventas de 13.385 millones de pesetas y un número de empleados de 1.616 en
1998” y facturación de 16.064 millones de pesetas en 1999. Dice el Demandante que cada
año “se destinan doce millones de euros .. para la campaña publicitaria de promoción”.
Agrega igualmente el Demandante evidencias de la magnitud de información que por
medios “tradicionales” y en la Internet se relaciona con “Universal Studios” y con “Port
Aventura”.
Las alegaciones y pruebas reseñadas en los párrafos anteriores han sido sumariamente
verificadas (con resultado positivo) mediante investigaciones en Internet por el Panelista y
han sido consentidas por el Demandado, quien se ha limitado a discutir que el parque
temático del Demandante es conocido como “Port Aventura” y no como “Universal
Studios Port Aventura”.
El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la decisión el uso del nombre de dominio en
disputa como dirección de Internet produce acceso a las páginas que copia el Demandante
en su Anexo 29, hecho que el demandado acepta, aunque alegando que durante cierto
tiempo se exhibió el contenido mostrado por los Anexos 5 y 6 de la Contestación de
Demanda, lo que coincide con lo afirmado también por el Demandante.
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6.
Argumentos de las partes.
6.1
Argumentos del Demandante.
El Demandante alega en apoyo de la Demanda:
a)
Que el domicilio denunciado por el Demandado se encuentra en Vilaseca, uno
de los municipios entre los que se ubica el parque temático UNIVERSAL
STUDIOS PORT AVENTURA.
b)
Que remitió al Demandado, con fecha 23 de Agosto de 2000, requerimiento
informando de los derechos de marca de UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC.
notificando su voluntad de recuperar el nombre de dominio.
c)
Que en respuesta al requerimiento, el Demandado se limitó a comunicar el
nombre y domicilio de su letrado, quien al ser conectado solicitó por la cesión
del nombre de dominio (se infiere que telefónicamente) “la cantidad de
6.000.000’- de Ptas. .. muy superior a lo que suponen los gastos por la
adquisición, registro y mantenimiento del nombre de dominio”.
d)
Que para agosto de 2000 el demandado tenía embrionariamente desarrollada
una página web bajo el nombre de dominio registrado, a través de un
redireccionamiento a la URL http://perso.wanadoo.es/javier.laguna/uspa.htm
con un contador de visitas.
e)
Que inmediatamente después de recibir el Demandado el requerimiento
aludido, modificó el contenido de su página web con el que actualmente se
accede (verificado por el Panelista) con hipervínculos hacia el sitio del
Demandante y hacia información incluyendo la referente a parques temáticos
competidores con el del Demandante.
f)
Que las marcas del Demandante tienen el carácter de “marcas notoriamente
conocidas” y se benefician de la protección adicional que las Políticas
conceden a éstas.
g)
Que “no es discutible que LA UNIVERSAL sea titular de numerosos registros
de marca UNIVERSAL, UNIVERSAL’S PORT AVENTURA, UNIVERSAL
STUDIOS PORT AVENTURA y PORT AVENTURA y, por lo tanto, que se
produzca una identidad o similitud incompatibilizadora entre estas marcas y el
nombre de dominio en disputa”.
h)
Que “la introducción en el nombre de dominio del elemento de primer nivel
“.com” o la eliminación del espaciado entre palabras” no “implica una
diferenciación entre el nombre de dominio y las marcas prioritarias”.
i)
Que el Demandado carece de interés legítimo en el uso del nombre de dominio
en disputa.
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6.2
j)
Que ni los disclaimers ni el contenido de las páginas Web son idóneos para
purgar la mala fe de un uso abusivo de nombres de dominio.
k)
Que “la importancia que en el tráfico mercantil están jugando las operaciones
comerciales a través de Internet o la publicidad por esta vía, han exigido que
compañías como la demandante operen a través de numerosos nombres de
dominio .. por ello, el registro del nombre de dominio .. por un tercero, cercena
los derechos de LA UNIVERSAL, por cuanto le impide comerciar y
publicitarse en Internet a través de un nombre de dominio de segundo nivel,
bajo el dominio genérico de primer nivel de mayor implantación “.com”.
Argumentos del Demandado.
En apoyo de la Contestación de Demanda, el Demandado argumenta que:
a)
El nombre de dominio en cuestión, no coincide con denominación bajo “la que
es reconocido el demandante, sino que en su caso el nombre por el que
públicamente se denomina al parque temático situado en Vila-seca y Salou es
“Port Aventura”.
b)
“El demandante no ha mostrado interés en que su parque temático sea conocido
como “Universal Studios Port Aventura”, ya que en ningún momento ha
corregido mediante notas de prensa o campañas específicas el uso de la que se
ha evidenciado que realmente es su marca notoria: “Port Aventura”.
c)
A la fecha del registro del nombre de dominio el Demandante no tenía
registrada una marca idéntica al mismo.
d)
“El primer diseño de la web www.universalstudiosportaventura.com se
componía de diversas fotografías de álbum familiar” del Demandado en visitas
a parques temáticos “se trataba de un foro de aficionados a parques temáticos
en ningún caso mediaba interés económico alguno” y en su contexto “el
demandado facilitaba el acceso a la propia página del demandante”.
e)
Que el contenido de la página fue modificado luego del requerimiento del
Demandante “con la intención de que el reclamante conociera el destino del
dominio y que de esta manera desistiera en su reclamación infundada”.
f)
Que “el interés en el dominio es exclusivamente para un uso personal,
deseando construir un sitio que pueda compartirse con aficionados a parques
temáticos, que es el único colectivo que conoce y usa la denominación
“universal studios port aventura”, y que en ningún caso existe deseo de obtener
beneficio económico”.
g)
Que “el dominio .com es utilizado universalmente para páginas personales,
como es este caso, ya que siendo el dominio más conocido es el que el
navegante de internet utiliza por defecto”.
h)
Que su respuesta al requerimiento del Demandante con comunicación del
nombre de su letrado constituyó “una respuesta lógica a la recepción de una
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reclamación que efectúa el demandante vía gabinete de abogados, sin ninguna
comunicación previa efectuada por el mismo demandante en forma amistosa
planteando el conflicto habido en el dominio en disputa”.
7.
i)
Que no ha ofrecido en venta al Demandante ni intentado vender a otros el
nombre de dominio sino que por el contrario ofrece a terceros su uso gratuito
en el texto de la página que al presente puede accederse en esa dirección de
Internet.
j)
Que no realiza ningún uso lucrativo del nombre de dominio ni de la página que
a través del mismo se accede.
k)
Que es falso que desde su página brinde acceso a un competidor del
Demandante, puesto que solo existe un vínculo hacia la página de otro
aficionado a parques temáticos, el cual posee hipervínculo a dicha localización.
Análisis y Conclusiones
Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el Panelista procederá
a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o
incumplimiento de las condiciones requeridas por la Política. Esta establece en el artículo
4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para
prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio.
Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
“4.a.(i)
Identidad o similaridad que cause confusión”
Sin entrar a considerar la marca UNIVERSAL STUDIOS PORT AVENTURA, cuya
solicitud por el Demandante es posterior al registro del nombre de dominio en conflicto,
UNIVERSAL’S PORT AVENTURA, PORT AVENTURA, PORT’ AVENTURA,
PORTAVENTURA y UNIVERSAL, forman un cúmulo homogéneo e interconectado de
marcas cuya antigüedad y alto renombre obligan a considerarlas en conjunto, puesto que la
una se halla ligada a la otra en el conocimiento y la consideración del público. Sobre tal
base, el Panelista considera que existe similaridad y alta probabilidad de confusión entre el
nombre de dominio en disputa (que acumula la marca por la que es mundialmente
conocida la empresa matriz con la denominación social de la misma y con la marca por la
que es conocido uno de sus parques temáticos) y el conjunto de marcas comerciales del
Demandante.
Como reiteradamente lo han establecido decisiones anteriores del Centro, el Panelista no
considera que ni la similaridad ni el riesgo de confusión se atemperen por la inexistencia de
espacios entre las palabras ni tampoco por el agregado de la extensión “.com”, que por ser
propia del gTDL del caso no debe considerarse parte del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el requisito del parágrafo a.(i) del artículo 4. de la Política se cumple en
el Caso.
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“4.a.(ii)
Ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado en el nombre de
dominio”
Las expresiones “universalstudiosportaventura”, “Universal Studios”, “Universal” o “Port
Aventura” no forman parte del nombre personal del Demandado ni de la denominación de
alguna de sus empresas o negocios.
La única relación que el Demandado alega con alguna de esas expresiones es su condición
de aficionado a los parques temáticos y de vecino de un municipio donde se ubica aquél de
propiedad del Demandante denominado “Port Aventura”. Pero, como el propio
Demandado destaca, el parque temático se conoce por la indicada denominación y no por
la unión de la misma con la denominación societaria del Demandante, circunstancia que no
apoya la idea de un genuino deseo de formar un centro virtual de encuentro para quienes
poseen afición a los parques de entretenimientos. Parece bastante obvio que si el verdadero
deseo del Demandado hubiera sido evocar el parque temático situado en el Municipio
donde vive, lo hubiera aludido por su nombre y excluido del nombre de dominio la marca
de la empresa propietaria.
Por otra parte, tal centro virtual de encuentro para los aficionados a parques temáticos no
resulta más que una intención expresada pero no realizada a lo largo del año que media
entre la fecha del registro del nombre de dominio por el Demandado y la de esta Decisión,
debiendo notarse que la Contestación de Demanda afirma que al recibir noticia del reclamo
en este caso “la (construcción de la) página tuvo que ser paralizada”. No habiendo el
Demandado alegado ni probado esfuerzo alguno para dar contenido al sitio, el Panelista
debe concluir que nunca lo tuvo, por lo que la supuesta intención de utilizarlo algún día no
puede ser recibida como prueba de un interés legítimo en el Caso. En anterior decisión,
este Panelista sostuvo que la alegada voluntad de llevar a cabo un proyecto de sitio Web en
algún futuro, no puede considerarse fuente de derechos o base para un interés legítimo en
el uso de un nombre de dominio.
Por otra parte, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en
los parágrafos “i.” a “iii.” del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra
circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso del nombre de dominio a los
fines del parágrafo 4(a)(ii) de la Política.
En particular:
Sobre 4.(c)(i):
Admite el Demandante y alega el Demandado que “antes de haber recibido cualquier
aviso de la controversia” el Demandado usaba el nombre. de dominio. Ambas parte
aceptan que lo hacía dando acceso a un sitio Web de diferente diseño que el
actualmente accesible y ambas están de acuerdo en que dicho contenido era la página
que el Demandante copia en el Anexo 28 de la Demanda y el Demandado en el Anexo
6-a de la Contestación de Demanda. Dicha página no es otra cosa que una de las
usuales pantallas indicando un sitio en construcción (no otra cosa implica anunciar que
“próximamente podrás disfrutar” e invitar a “visitarnos dentro de muy poco”).
La mera enunciación de la promesa (nunca cumplida) de proporcionar un servicio a los
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usuarios de Internet, no equivale a haber “efectuado preparativos demostrables .. en
relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”, y por tanto la
circunstancia justificativa prevista bajo el inciso examinado por la Política no se
verifica en el caso.
Sobre 4.(c)(ii):
No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido
“conocido corrientemente por el nombre de dominio” en disputa.
Sobre 4.(c)(iii):
No considera el Panelista, que el uso pasado (al que se hizo referencia en punto
anterior) ni el uso presente del nombre de dominio en disputa constituyan un “uso
legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio”, como podría haber ocurrido si
el Demandado realmente hubiera manifestado su argüida inclinación por los parques
temáticos desplegando en las páginas del sitio Web descripciones textuales, imágenes,
comentarios o críticas acerca de la empresa Universal Studios o de su establecimiento
Port Aventura.
Sin poner en duda las alegaciones del Demandado acerca de su falta de “deseo de
obtener beneficio económico” (y por lo tanto ausencia de finalidad comercial) no cabe
duda de que la página actual no constituye un “uso” en el sentido jurídico de la
palabra: mantener un sitio accesible pero sin cometido funcional alguno, desplegando
una mera pantalla enunciativa de supuestas intenciones, sin ofrecer a los usuarios de
Internet documento ni servicio alguno, constituye una actitud pasiva que resulta en la
práctica una obstrucción al “uso” verdadero de la denominación para tales usuarios y
para quienes en forma legítima y leal desearan darles acceso a documentos o servicios
bajo ese nombre de dominio. No podría alegarse la excusa de “uso legítimo y leal o no
comercial del nombre de dominio” cuando solo se realiza un “uso pasivo” del mismo.
Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo en
el uso del nombre de dominio <universalstudiosportaventura.com>. En consecuencia,
el requisito del parágrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
“4.a.(iii)
Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado”
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al
registrar y usar el nombre de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones
de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de
evidencias de mala fe inclusas en los cuatro parágrafos del artículo 4.(b) de la Política:
Sobre 4.(b)(i):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que el
Demandado haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con “el
propósito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro del nombre
de dominio”. La propuesta telefónica de venta alegada por el Demandante no ha sido
probada y el Demandado la niega terminantemente.
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Sobre 4.(b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que
el Demandado haya “registrado el nombre de dominio para impedir al propietario de la
Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente”.
Sobre 4.(b)(iii):
El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber
“registrado el nombre de dominio con el propósito primordial de obstaculizar los negocios
de un competidor”.
Sobre 4.(b)(iv):
El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente el nombre de
dominio como URL’s de algún sitio activo en la Web (ya que, como se dijo, tanto en sus
versiones anteriores como en la actualmente mantenida por el Demandado, el sitio al que
se accede usando el nombre de dominio en disputa debe calificarse como “pasivo”) estaría
realizando una “tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web
con propósito de lucro comercial” ya que en tal supuesto la similitud del nombre de
dominio con las marcas del Demandante induciría a los usuarios de Internet a confundir el
sitio identificado con el nombre de dominio en disputa con servicios en línea “provistos
por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por éste”.
No resulta admisible la defensa del Demandado al descartar la posibilidad de confusión por
parte de los usuarios de Internet en el caso de que llegara a “construir un sitio que pueda
compartirse con aficionados a parques temáticos, que es el único colectivo que conoce y
usa la denominación “universal studios port aventura”. Precisamente esos aficionados como el resto de los usuarios de Internet no podrían sino atribuir la titularidad del sitio
Web a quien es propietario de las marcas que conforman el nombre de dominio y que
constituyen referencias conocidas de memoria tanto por el público en general como por los
aficionados de los parques de diversiones en particular. El Panelista da por seguro que de
existir un servicio activo en una URL con texto idéntico a las Marcas de Comercio en
cuestión, los usuarios de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la
denominación como nombre de dominio implica alguna clase de participación del
Demandante en el servicio ofrecido bajo el mismo.
En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado
registró originalmente y usó (“pasivamente”) luego el nombre de dominio
<universalstudiosportaventura.com > con mala fe. En consecuencia, el requisito del
Parágrafo a.(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
8.
Decisión
El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a sus Marcas de
Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso del nombre de
dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con mala fe.
En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. parágrafo (i) de la Política, el Panel requiere que
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el registro del nombre de dominio <universalstudiosportaventura.com> se transfiera al
Demandante.
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Antonio Millé
Panelista Único
Fechado: 11 de mayo de 2001
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