D2001-1329

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
B,L & L, Estudio Mercantil e Industrial S.L. v. Práctica Jurídica Batalla y Asociados,
S.L.
Caso No. D2001-1329
1.
Las partes
La parte Demandante es la compañía B, L & L, Estudio Mercantil e Industrial S.L.
compañía con domicilio social en Bilbao, España.
La parte Demandada es la sociedad Práctica Jurídica Batalla y Asociados, SL. con
domicilio social en Madrid, España.
2.
Nombre de dominio y entidad registradora
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <lawoffice-batalla.com>.
El registrador de este nombre de dominio es Interdomain,S.A. con domicilio en Madrid,
España.
3.
Iter procedimental
3.1. Con fecha 6 de noviembre de 2001 se presentó por vía electrónica en el Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI (en adelante el “Centro”) una demanda de
acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de
Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento de
la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de
dominio (en lo sucesivo “Reglamento”), aprobados por la ICANN el
24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "Reglamento Adicional"). El
9 de noviembre de 2001 se recibió la confirmación en papel. El Centro acusó
recibo de la demanda remitida por e-mail el 9 de noviembre de 2001.
3.2. El Centro requirió el 9 de noviembre de 2001 del Registrador Interdomain, S.A. la
confirmación de los datos de registro de dominio < lawoffice-batalla.com>,
recibiendo la confirmación el 13 de noviembre de 2001.
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3.3. El 23 de noviembre de 2001 el Centro notificó al demandado la demanda y el
comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo
electrónico. El demandado contestó a la demanda el 4 de diciembre de 2001.
3.4. El Centro invitó el 25 de enero de 2002 al señor Mario A. Sol Muntañola a servir
como Panelista en el presente procedimiento quien, en respuesta a la invitación,
remitió al Centro un pliego de alegaciones exponiendo las relaciones que había
mantenido en el pasado con ambas partes. Transmitido por el Centro a las partes
dicho pliego y no habiéndose formulado por las mismas objeción alguna, el
Centro procedió al nombramiento del Panelista y fijó la fecha límite para dictar la
decisión.
3.5. No hubo presentaciones ulteriores de las partes. La demanda se hizo en español.
El demandado contestó en español. El español es el idioma en que se tramitaría
eventualmente el caso ante la jurisdicción elegida por el demandante en la
demanda que es la del domicilio del demandado. Por lo tanto, conforme al
Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continúe en
español.
4.
Hechos
Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus
anexos, y no contestados, o constatados directamente por el Panelista se tienen por
verdaderos:
4.1. La demandante es una sociedad constituida el 23 de octubre de 1995, conforme a
derecho español, cuyo objeto social es la prestación de servicios de asesoría
jurídica. Es titular de dos marcas nacionales españolas en clases 35 y 42,
solicitadas en la OEPM el 4 de febrero de 2000, concedidas y en vigor.
4.2. La demandada es una sociedad constituida el 23 de enero de 2001, conforme al
derecho español, cuyo objeto social es la asesoría jurídica, y es titular del nombre
de dominio <lawoffice-batalla.com> que se corresponde con un sitio web en
construcción.
5.
Alegaciones de las partes
5.1. Demandante
(a)
La demandante expone que por ciertas desavenencias -iniciadas a principios del
año 2001-, entre los socios de su compañía, el 24 de mayo de 2001 se formalizó la
separación de uno de ellos (concretamente del Sr. Batalla) de la firma. Este socio,
había constituido el 23 de enero de 2001 su propia compañía denominada Práctica
jurídica Batalla y Asociados, S.L., habiendo registrando el 19 de enero de 2001 el
nombre de dominio <lawoffice-batalla.com>.
(b)
Que dicho nombre de dominio es prácticamente idéntico al de la demandante,
puesto que la única diferencia reside en el elemento accesorio de la identificación
de las denominaciones enfrentadas. Y que tal denominación produce confusión
como lo prueba el correo electrónico que se aporta como documento nº 9,
remitido a la demandante por una compañía de servicios de internet
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(OemMail.com) felicitando a la demandante por la adquisición del dominio
<batalla-lawyers.com> (sic).
(c)
Que la demandada carece de derechos legítimos sobre su nombre de dominio por
cuanto la sociedad titular del dominio se constituyó con posterioridad a la
concesión de las marcas del demandante. Y que el fin último del registro
efectuado por la demandada ha sido el de perturbar la actividad de la demandante
intentando aprovecharse de su prestigio y buen nombre al crear una página en
internet para atraer a los usuarios.
(d)
Que como ambas partes en la presente demanda de arbitraje tienen su domicilio
social en España es de aplicación la ley de Marcas española que otorga un derecho
exclusivo sobre esta al titular de la marca. Y que puesto que se cumplen todos los
requisitos exigidos por la “Política”, solicitan que el dominio <batallalawoffices.com> sea cancelado.
5.2. El demandado
6.
(a)
Que el nombre de dominio en el que fundamenta su demanda la demandante es
titularidad de la mercantil B. L. & L. Madrid, S.L., y no de la demandante B, L &
L, Estudio Mercantil e Industrial, S.L. que sí es titular de las marcas. Que dichas
marcas fueron solicitadas sin conocimiento de la demandada, a través de una
compañía con la que la demandada no tenía relación alguna. Y que, por fin, no se
entiende como es posible que la demandante conserve en su denominación social
el apellido del titular de la sociedad demandada, toda vez que fue apartado de
aquella.
(b)
Que no existe posible confusión entre las denominaciones enfrentadas, y que si la
hay, es en la denominación de la demandante, cuyas marcas “Batalla Abogados”
no se corresponden con el apellido de ninguno de los abogados de su firma.
(c)
Que el demandado tiene un interés legítimo toda vez que el apellido “Batalla” es
el que habitualmente usa, desde hace años y por el que siempre se ha conocido al
titular de la firma de abogados demandada. Que el interés de la demandada reside
en que en su profesión, la de abogado, la identidad de la persona que presta los
servicios es decisiva, resultando que, a contrario, mantener en la denominación
social el apellido de un abogado que ha sido separado de tal sociedad, sólo puede
originar confusiones.
(d)
Que si es de aplicación la ley de marcas española, las marcas de la demandante
son nulas por haber inscrito sin la debida autorización el apellido de una persona
distinta del solicitante. Que no ha registrado ni usa de mala fe el nombre de
dominio. Y que, por fin, la demanda debe desestimarse.
Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables y cuestión previa
(a)
El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisión de la
demanda sobre la base de:
-
Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
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-
Lo dispuesto en la “Política” y en el propio “Reglamento”, y
-
De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel
considere aplicables.
(b)
Las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Política, el
Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o
desigual en relación con los nacionales de países que no sean parte en la
controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser
diferentes a los aplicados. En tal sentido, deberán aplicarse normas internacional y
convencionalmente uniformes, como también lo son las que rigen en el
procedimiento administrativo, y sólo en su defecto las legislaciones nacionales
podrán tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.
(c)
De acuerdo con lo anterior y en el sentido apuntado, teniendo en cuenta la común
nacionalidad y domicilio españoles de la demandante y del demandado se tendrán
en cuenta, junto a las reglas de la Política Uniforme y demás normas y principios
convencionales aplicables como el Convenio de la Unión de París y la ley de
marcas española.
6.2. Examen de los requisitos para la posible estimación de la demanda
contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme
Estos son:
-
Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u
ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o
servicios sobre la que la demandante tenga derechos.
-
Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el
nombre de dominio, y
-
Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
El Panel considera que todos los apellidos que componen la denominación social de la
demandante (Batalla, Larrauri & López-Ante, Estudio Mercantil e Industrial S.L.) son
notorios, pues son bien conocidos por los miembros del colectivo de la abogacía
española. Es obvio que la denominación “batalla” corresponde al segundo apellido del
abogado Sr. Jiménez Batalla, anteriormente socio de la demandante, nombre por el que
es ampliamente conocido en el sector y cuyo apellido da nombre también a su actual
compañía “Práctica Jurídica Batalla y Asociados, S.L.”.
El hecho de que tanto la denominación principal de las marcas de la demandante, como
la que se utiliza en los dominios enfrentados, se correspondan con el apellido de ese
socio (el Sr. Batalla) que ha sido separado de la firma y cuya compañía ha sido
demandada en el presente procedimiento, desvanece la aplicabilidad de la Política al
abrir las puertas de un conflicto de intereses más profundo y complejo que aquellos para
los que está previsto este procedimiento.
El derecho que esgrime la demandante es, a juicio de este Panel, tan sólido como el
interés que exhibe la demandada.
Puesto que la Política establece que deben probarse los tres requisitos, el Panel
considera que, al no entenderse probado el segundo de ellos, no es necesario continuar
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el análisis. Sus reflexiones serían estériles. Ambas partes deben localizar la tutela de sus
derechos e intereses por otra vía, en un conflicto que supera en mucho el objeto para el
que la Política fue prevista.
La demandante considera al presente procedimiento como un arbitraje, extremo erróneo.
Como ya ha sido dicho (Seur España c./ Antonio Llanos, decisión D2000-0691), la
Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de
la ICANN consiste en un procedimiento administrativo para la resolución de conflictos
entre nombres de dominio y marcas limitado a los supuestos de registro abusivo. Su
fuerza obligatoria nace de los contratos de registro. Y no es un arbitraje, ni la decisión
del Panel produce efectos de cosa juzgada, por lo que no cierra las puertas al posterior
arbitraje o el recurso a los Tribunales, el acceso a los cuales está especialmente previsto
en la norma 4.K. de la Política, dejando a salvo el derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
En consecuencia, el Panel considera que la demandante no ha probado el requisito de la
Política, Parágrafo 4(a)(ii).
7.
Decisión
En base a lo expuesto el Panel resuelve que la demandante no ha probado, de acuerdo
con el artículo 4 apartado a) de la Política Uniforme que concurran los tres requisitos
contemplados en dicho apartado. En consecuencia la demanda es desestimada.
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Mario A. Sol Muntañola
Panelista Único
Fecha: 15 de febrero de 2002
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