D2001-1180

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco Santander Central Hispano, S.A. v. Europea de Networking, S.L.
Caso No. D2001-1180
1.
Las Partes
La Demandante es la sociedad mercantil Banco Santander Central Hispano, S.A., con
domicilio social en el Paseo de Pereda, 9-12, Santander, España, y domicilio a efectos
de notificaciones en Plaza de Canalejas, 1, Madrid. El Demandado es la sociedad
mercantil Europea de Networking, S.L., con domicilio en Plaza de la Mancha, 15, 5º G,
Albacete, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <santandercentralhispano.com>.
La entidad registradora del citado dominio es Signature Domains, Inc.
3.
Iter Procedimental
El Demandante presentó una Demanda, de acuerdo con la “Política Uniforme de
Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio” (en lo sucesivo,
denominada “Política Uniforme”), según fue adoptada por el ICANN el
24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el
ICANN para dicha “Política Uniforme” (en lo sucesivo, “el Reglamento”), ante el
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, “el Centro”),
el 26 de septiembre de 2001 por medio de correo electrónico (acuse de recibo del
Centro en fecha de 2 de octubre).
Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fechas
de 3 y 8 de octubre de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha
de 17 de octubre de 2001, confirmando el Registrador: (i) que le había llegado una copia
de la demanda interpuesta relativa al nombre de dominio
<santandercentralhispano.com>; (ii) que el nombre de dominio disputado había sido
registrado ante él; (iii) que el titular de dicho nombre de dominio es el actual
Demandado en el procedimiento D2001-1180; (iv) los datos de contacto administrativo
y demás necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (v) que la
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Política Uniforme era aplicable a las controversias sobre el nombre de dominio; y (vi)
que el nombre de dominio estaba en estado “Registrar-Lock”.
La demanda fue notificada al Demandado el 18 de octubre de 2001, por correo ordinario
y correo electrónico, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual
notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador, pero en ambos casos
a través del correo electrónico.
En fecha de 8 de noviembre de 2001, el Centro dirigió a las Partes Escrito por el que se
ponía de manifiesto la falta de personación del Demandado y la correspondiente
ausencia de contestación a la Demanda, especificándoles las consecuencias que de ello
se podrían derivar, de acuerdo con el Reglamento y la Política Uniforme.
En fecha de 15 de noviembre de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de
Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase
al Centro su Decisión, fecha que se fijó en un principio el 30 de noviembre de 2001, de
conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento. Sin embargo, debido a problemas
técnicos de recepción del expediente a través del correo electrónico, este Panelista
consideró necesaria una extensión del plazo para dictar la resolución, a fin de poder
estudiar convenientemente el caso. En atención a las circunstancias excepcionales, el
Centro acordó dicha extensión, estableciendo como nueva fecha para hacer entrega de la
decisión la del 4 de diciembre de 2001.
4.
Antecedentes de Hecho
La entidad Demandante constituye uno de los mayores grupos financieros y bancarios
del mundo. Posee más de cinco mil sucursales en España y ha concluido acuerdos de
colaboración bancaria con bancos extranjeros por lo que queda probada, como hecho
notorio, la extensa presencia comercial de la Demandante no sólo en el territorio
nacional que le es propio, sino a escala mundial.
Las entidades bancarias Banco Santander, S.A. y Banco Central Hispanoamericano,
S.A. son titulares de diversos derechos marcarios que se referencian específicamente
por aquélla en el Documento número 1 de los de su Escrito de Demanda. La marca
registrada es <SANTANDER CENTRAL HISPANO>. Hay que poner de manifiesto
que el signo distintivo está registrada en las 42 clases del nomenclátor internacional.
Fueron solicitados los diferentes derechos marcarios en 22 de enero de 1999, y
concedidos en 21 de junio de 1999 y en 5 de julio de 1999.
La marca <SANTANDER CENTRAL HISPANO> se ha registrado por la Demandante
como marca comunitaria, en fecha 22 de marzo de 2000, en las clases 16, 35, 36 y 38
(probado con Documento número 2 de los del Escrito de Demanda).
Queda probado, asimismo, que el signo distintivo <BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANO> se haya registrado como marca en las diferentes clases del nomenclátor
internacional a favor de las entidades Banco Santander, S.A. y Banco Central
Hispanoamericano, S.A., habiendo sido solicitadas en fecha de 22 de enero de 1999 y
habiendo sido concedidas en fecha de 5 de julio de 1999 (véase Documento número 3
de los del Escrito de Demanda).
Por su parte, se ha registrado como marca comunitaria la denominación <BANCO
SANTANDER CENTRAL HISPANO>, en fecha de 22 de marzo de 2000.
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No consta documentación registral sobre los registros del citado signo distintivo en
otros países, como afirma la Demandante, por lo que no ha quedado probado.
Queda probado que la Demandante es titular de diversos nombres de dominio de primer
nivel coincidentes sustancialmente con los vocablos <SANTANDER CENTRAL
HISPANO> (véase Documento número 5 de los de la Demanda).
Queda probado que el dominio controvertido fue registrado en fecha de 16 de diciembre
de 1999.
5.
Pretensiones de las Partes
A.
Demandante
La Demandante afirma:
Que una serie de marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas y la Oficina para la Armonización del Mercado Interior, las cuales
coinciden exactamente con el nombre de dominio disputado.
Que el dominio cuestionado es absolutamente idéntico hasta el punto de crear
confusión con las marcas registradas, dañando la imagen corporativa de la
Demandante.
Que la Demandante tiene un derecho exclusivo para hacer prohibir el uso de sus
marcas, lo que implica prohibir el uso de signos distintivos que induzcan a error al
público consumidor sobre las actividades y servicios de una empresa.
Que el Demandado carece de interés o derecho legítimo respecto del nombre de
dominio.
Que la marca <SANTANDER CENTRAL HISPANO> de las que las entidades
bancarias Banco Santander, S.A. y Banco Central Hispanoamericano, S.A. son
titulares, es una marca notoria.
Que ha transcurrido más de un año y medio desde el registro del dominio
cuestionado, sin que el Demandado haya hecho actividades serias o demostrables
para su utilización en relación con la oferta de buena fe de productos o servicios.
Que el Demandado nunca ha sido conocido previamente al registro de la marca
<SANTANDER CENTRAL HISPANO> por este vocablo.
Que el Demandado no hace uso en absoluto del dominio cuestionado, sin llenarlo
de contenido alguno.
Que el Demandado registró y hace uso de mala fe del dominio cuestionado, dado
el carácter notorio de la marca sobre la cual se insta el presente procedimiento, y
el deseo implícito del Demandado en querer apropiarse de la imagen corporativa y
comercial de la Demandante extensamente conocida entre el público consumidor.
Que se cumplen los requisitos establecidos en la Política Uniforme y en el
Reglamento en cuanto a su aplicación y a la transferencia del dominio al
Demandante, siendo aplicables al caso no sólo aquellos textos normativos, sino
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también Convenios internacionales y leyes nacionales en materia de protección de
los derechos marcarios y de sanción de actos realizados en competencia desleal.
B.
Demandado
El Demandado no ha presentado Escrito de Contestación a las alegaciones de la
Demandante, habiéndosele notificado dicho escrito y habiendo dispuesto del plazo
previsto en la Política Uniforme y en el Reglamento para ello.
Se puede colegir, por tanto, que el Demandado no ha querido formular oposición
alguna a las alegaciones del Demandante.
6.
Debate y Conclusiones
Reglas aplicables
El Parágrafo 15.(a) del Reglamento permite que el Panel Administrativo resuelva la
Demanda sobre la base de las declaraciones y los documentos presentados, de
conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera
normas y principios de derecho que considere aplicables. Casos ya resueltos por el
Centro llegan a extender el manto normativo del que el Panelista se puede servir incluso
a las normas y disposiciones de Derecho nacional cuando se den determinadas
circunstancias, a saber: que ambas partes sean nacionales de un mismo país y que no
residan en diferentes países a los que se apliquen, por consiguiente, diferentes
ordenamientos jurídicos (Casos D2000-0001 y D2000-0896).
Por ello, esta decisión se fundamenta en la Política Uniforme, en el Reglamento, así
como en la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos y la
regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.
Examen de los presupuestos para la estimación de la demanda contenidos en el
Parágrafo 4 de la Política Uniforme y Parágrafo 3.(b).ix del Reglamento
De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera
obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:
Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de
crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el
demandante tenga derechos,
Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio,
Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté
utilizando de mala fe.
A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en
el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia,
importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre
los que gira la controversia.
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“4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión”
A la vista de las copias de las certificaciones de marca aportadas por la Demandante, en
las que ha probado una titularidad de un registro de marca nacional y comunitaria sobre
el vocablo “SANTANDERCENTRALHISPANO”, registrada en todas las clases del
Nomenclátor Internacional (en el caso de la marca española), y a la vista del nombre de
dominio cuestionado, consistente en <santandercentralhispano.com>, ha de llegarse a la
conclusión obvia de que existe una identidad absoluta entre los dos signos distintivos,
excepción hecha del sufijo <.com> que, en este tipo de comparaciones, no debe contar
decisivamente, como infinidad de decisiones del Centro han puesto de manifiesto
anteriormente.
En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo
4.a.(i) de la Política Uniforme.
“4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre
de dominio <santandercentralhispano.com>
Queda demostrado que el Demandante ostenta un derecho o titularidad de marca sobre
la denominación “SANTANDERCENTRALHISPANO”, mientras que el Demandado
no ha demostrado poseer o ser titular legítimo de cualquier derecho o interés no ya
sobre el dominio cuestionado, sino sobre los mismos vocablos que lo forman.
Asimismo, la denominación social de la Demandante coincide exactamente con el
dominio cuestionado, y hay que poner de manifiesto que la denominación social, en
cuanto forma de signo distintivo, constituye también un interés digno de protección de
acuerdo con la Política Uniforme, el Reglamento y el resto de normativa nacional
aplicable.
El Demandado, como decimos, no ha probado ninguno de los requisitos que prevé el
Parágrafo 4.c) de la Política Uniforme para demostrar que tiene algún tipo de interés
legítimo defendible o que justifique su titularidad del nombre de dominio cuestionado.
Por el contrario, el Demandante ha puesto de manifiesto la ausencia de dicho interés.
Debe tenerse presente que la marca <SANTANDER CENTRAL HISPANO>, al estar
registrada en las 42 clases del Nomenclátor Internacional constituye sin duda una marca
notoria.
En este sentido, merece la pena poner de manifiesto cómo los titulares de este tipo de
marcas van a poseer una protección añadida, especial, en la nueva Ley de Marcas,
recientemente aprobada, ya con carácter definitivo por el Congreso de los Diputados
español, y a la espera únicamente de la sanción real, consistente en la prohibición de
que cualquier tercero pueda registrar como nombre de dominio aquellos que coincidan
literal o sustancialmente con los signos distintivos (marcas) notorios ya registrados. En
consecuencia, creo oportuno considerar que, dándose las circunstancias legislativas
relatadas, por cuestiones de economía y de interpretación conforme al espíritu de las
leyes y de la realidad social actual, la Demandante pueda también ser digna de
protección de su interés legítimo sobre la marca <SANTANDER CENTRAL
HISPANO>, siéndole negado dicho interés, simultáneamente, al Demandado.
Consecuentemente, y a la vista de las pruebas presentadas, entiendo que se da el
requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.
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“4.a.(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del
Demandado”
El requisito de la mala fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las
circunstancias que a título indicativo se establecen en su Parágrafo 4.(b).
Fundamentalmente, de aquí se deriva que existe mala fe en el uso y registro del nombre
de dominio disputado si se impide la legítima actividad comercial del Demandante o si
el Demandado exige una cantidad de dinero (obtención de un lucro) a cambio de la
transferencia del dominio, entre otros supuestos.
Como ha puesto de manifiesto el Demandante, el Centro ha venido considerando
repetidamente que la falta de uso de la página web relacionada con el dominio
cuestionado, su mantenimiento en blanco, o su dedicación a actividades tales como el
registro de dominios o similares, cuando ello, además, se hace en condiciones de
similitud o identidad entre el nombre de dominio y los derechos de marca legítimos del
Demandante, debe ser considerado como prueba de existencia de un uso y registro de
mala fe del dominio (Casos OMPI D2000-0003, D2000-0018 ó D2000-0239, entre otras
muchas).
A ello ha de añadirse el dato de que la actividad mercantil y comercial desarrollada por
la Demandante son tan notorias y están tan extendidas en el mercado, que se hace
imposible para un consumidor medio, residente en el mismo territorio donde la
Demandante desarrolla su actividad empresarial usual, desconocer dichas actividades o
el renombre y notoriedad de las marcas y denominaciones sociales asociadas a aquélla.
Por todo ello, el Panelista entiende que el nombre de dominio
<santandercentralhispano.com> fue registrado y es usado de mala fe por el Demandado.
7.
Decisión
De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del
Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es
idéntico a los registros de marca de los que es titular; que el Demandado carece de
interés legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión; y que el Demandado usa y
ha registrado dicho nombre de mala fe, todo lo cual no ha quedado desvirtuado por el
Demandado.
Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, se acuerda la
transferencia del nombre de dominio <santandercentralhispano.com> a la Demandante,
de acuerdo con los remedios jurídicos por ella solicitados.
Jose Carlos Erdozain
Panelista Único
Fecha: 3 de diciembre de 2001
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