D2000-0815

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sinteplast S.A. v. Pablo Pablo, d/b/a P.S.
Caso N° D2000-0815
1.
Las Partes
La Parte Demandante es la sociedad SINTEPLAST S.A., una sociedad anónima
organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina y
domiciliada en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina (la “Demandante”),
representada legalmente por el señor RUBÉN OSVALDO RODRÍGUEZ, quien actúa
en su calidad de Presidente y Representante Legal, de conformidad con la
documentación allegada por la “Demandante”. A requerimiento de la “Demandante”,
ésta actúa en el presente proceso a través de sus abogados ALBERTO R. BERTONMORENO, JR. y ENRIQUE JOSÉ FRANCISCO GATTI, en virtud del poder general
judicial y de gestiones administrativas otorgado por la “Demandante”, presentado como
prueba mediante comunicación remitida por la “Demandante” al “Centro” el 20 de
septiembre de 2000, a requerimiento del “Panel”.
La Parte Demandada es PABLO PABLO, d/b/a P.S., quien figura en la base de datos
del “Registrador” como P.S. o PABLO PABLO, con residencia en 777 Brickell Ave.,
Miami, Fl. 33131, U.S.A. (el “Demandado”). Según la información adicional aportada
por la “Demandante” en el escrito de demanda, aparentemente el nombre real del
“Demandado” es PABLO SALVO, quien reside en Félix de Olazábal 3115, 10° Piso B,
1428, Buenos Aires, Argentina.
2.
El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es sinteplast.com, registrado a
nombre del “Demandado” en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y
existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de
América, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos
de América (el “Registrador”).
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3.
Curso del Procedimiento
El 18 de julio de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”),
recibió por vía electrónica una demanda de acuerdo a la Política Uniforme de Solución
de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, adoptada por la ICANN el 26 de
agosto de 1999 (la “Política”), el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de
Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”), aprobado por la
ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI (el “Reglamento Adicional”), en vigor desde el 1° de diciembre
de 1999. Posteriormente, el 21 de julio de 2000, el “Centro” recibió la demanda y sus
anexos en un original y tres copias. En la misma fecha, el “Centro” acusó recibo de la
documentación recibida mediante mensaje electrónico enviado a la “Demandante”.
El 25 de julio de 2000, el “Centro”, por vía electrónica, requirió a la “Demandante”
para que aportara una copia adicional en papel de la demanda y sus anexos. La
“Demandante”, mediante mensaje electrónico enviado en la misma fecha, confirmó el
envío de la copia requerida por el “Centro”.
El 24 de julio de 2000, el “Centro” requirió al “Registrador” la confirmación de los
datos del registro del dominio sinteplast.com.
El 28 de julio de 2000, el “Centro” recibió de parte de la “Demandante” la copia
solicitada de la demanda junto con los anexos respectivos.
El 31 de julio de 2000, el “Registrador” confirmó que tenía registrado el nombre de
dominio sinteplast.com, que como su titular figuraba el “Demandado”, que estaba
vigente el acuerdo de servicio versión 5.0 y que el dominio tenía el status de "activo".
El 2 de agosto de 2000, el “Centro” notificó la demanda al “Demandado”, junto con la
notificación de comienzo del procedimiento administrativo, siendo la fecha límite para
presentar la contestación a la demanda el 21 de agosto de 2000. El 23 de agosto
de 2000, el “Centro” notificó a las partes la falta de contestación de la demanda por
parte del “Demandado”.
Después de recibir la declaración de independencia e imparcialidad de Fernando
Triana, el 4 de septiembre de 2000, el “Centro” notificó a las partes su designación
como Panel Administrativo (“Panel”), fijando plazo hasta el 18 de septiembre de 2000,
para que el “Panel” envíe la decisión al “Centro”. El “Panel” fue por lo tanto
constituido de acuerdo a la “Política” y su “Reglamento”.
Por vía electrónica, el 7 de septiembre de 2000, el “Demandado” remitió al “Centro” la
respuesta a la demanda, por fuera del término fijado por el “Centro” para estos fines,
solicitando al “Panel” la denegación de las pretensiones de la “Demandante”. Esta
comunicación fue puesta en conocimiento del “Panel” el 14 de septiembre de 2000,
mediante mensaje electrónico.
El “Panel”, mediante comunicación transmitida al “Centro” el 8 de septiembre de 2000,
le solicitó a la “Demandante” pruebas adicionales de los hechos contenidos en su
escrito de demanda. Debido a la antedicha petición, se dispuso una prórroga del término
para emitir el fallo, hasta tanto el “Panel” recibiera todos los documentos solicitados.
De igual forma, el “Panel” dispuso que el idioma del procedimiento administrativo
sería el español, de conformidad con el artículo 11, literal a) del “Reglamento”. La
determinación fue tomada por las siguientes razones:
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∙
Según la información contenida en el expediente, el domicilio de la
“Demandante” y, aparentemente, uno de los domicilios del “Demandado”,
es la República Argentina.
∙
El idioma oficial de la República Argentina, es el español.
∙
Varias de las pruebas presentadas con la demanda están escritas en idioma
español.
∙
Para fallar el presente caso, además de del las normas propias del presente
procedimiento administrativo tal y como la Política Uniforme de Solución
de Controversias en materia de Nombres de Dominio y su Reglamento, se
hace necesario utilizar ciertas normas del derecho argentino.
El 14 de septiembre de 2000, el “Centro” corrió traslado a las partes de la anterior
comunicación. En la misma fecha, la “Demandante” acusó recibo del requerimiento del
“Panel. El 20 de septiembre de 2000, la parte “Demandante” envió por vía electrónica
al “Centro” su respuesta al requerimiento del “Panel”, y anunció que el mismo día
había enviado copia de papel y anexos por correo al “Centro”. El “Centro” recibió la
anterior documentación el 25 de septiembre de 2000, y mediante e-mail enviado al
“Panel” el 26 de septiembre de 2000, le informó el envío en dicha fecha, por correo
urgente, de los documentos. Este envío fue recibido por el “Panel” el
2 de octubre de 2000.
Por otra parte, el 21 de septiembre de 2000, el “Centro” solicitó al “Panel” aclaración
con respecto a la decisión de cambio del idioma del procedimiento. El “Panel” envió su
respuesta al “Centro” por vía electrónica el mismo día.
El 22 de septiembre de 2000, el “Centro” transmitió al “Panel” una comunicación del
“Demandado” fechada el 21 de septiembre de 2000, en la que manifiesta su desacuerdo
con el cambio del idioma del procedimiento. El “Panel” envió la respuesta a la
comunicación del “Demandado” en la misma fecha, explicando nuevamente las razones
de su decisión, manifestando su disposición de revisar su decisión, siempre y cuando el
“Demandado” remitiera copia de algún documento de identificación en donde constara
su nacionalidad, ciudad y país de nacimiento.
El 2 de octubre de 2000, el “Centro” remitió al “Panel” una nueva comunicación del
“Demandado”, en la que reitera su inconformidad con la decisión del “Panel” de fijar
como idioma del procedimiento el español, y se pronuncia sobre las pruebas aportadas
por la “Demandante” en respuesta al requerimiento del “Panel”. No obstante lo
solicitado por el “Panel” en su comunicación del 21 de septiembre, el “Demandado” no
aportó copia de su documento de identificación en donde consten su nacionalidad,
ciudad y país de nacimiento.
El 6 de octubre de 2000, el “Panel” acusó recibo de la respuesta de la “Demandante” al
requerimiento del “Panel”, así como de la comunicación del “Demandado” del 2 de
octubre de 2000, y manifestó que, una vez estudiara toda la documentación recibida,
fijaría la fecha de emisión de su fallo.
El 12 de octubre de 2000, el “Centro” informó al “Panel” el envío por correo urgente
nueva documentación remitida por la “Demandante” en relación con sus registros de
marca. Esta documentación fue recibida por e “Panel” el 17 de octubre de 2000.
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El 18 de octubre de 2000, el “Panel” comunicó al “Centro” que ya contaba con la
documentación necesaria para expedir su fallo y que éste se proferiría antes del
día 20 de octubre de 2000.
El “Panel” coincide con el “Centro” en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos
los requisitos formales que fijan la “Política” y el “Reglamento”.
4.
Antecedentes de Hecho
El “Panel”, teniendo en cuenta que la contestación de la demanda por parte del
“Demandado” fue extemporánea, como se analizará en detalle en el punto 5.2. de la
presente decisión, sólo tendrá en cuenta lo afirmado en la demanda y en los documentos
respectivos agregados, que no han sido cuestionados, de conformidad con el artículo 5,
literal e) del “Reglamento”. En consecuencia, tiene por acreditados los siguientes
hechos:
La “Demandante” inició sus actividades en la década de los 50, y fue constituida en la
forma de sociedad anónima, el 9 de septiembre de 1976 e inscrita ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, bajo el N° 4657 del Libro
84 del Tomo “A” de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. La “Demandante”
tiene como objeto social la fabricación de pinturas especiales para la industria, vivienda
y construcción.
La “Demandante” tiene su centro de operaciones en la República Argentina, y en la
actualidad posee plantas industriales tanto en Argentina como en Bolivia y Brasil. La
empresa goza de reconocimiento en el área de manufactura de pinturas en países como
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La “Demandante” también desarrolla
sus actividades a través de la prestación de servicios, mediante la implementación del
“Sistema de Color Sinteplast 2000” para uso de los consumidores en los puntos de
venta de productos identificados con la marca SINTEPLAST, y de la “DAT - División
de Asistencia Técnica”, que provee asistencia profesional a los usuarios de los
productos SINTEPLAST.
Desde 1990, la “Demandante” ha obtenido el registro de la marca SINTEPLAST ante
el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Argentina, en las clases 10 N
(antigua), y 1, 2, 4, 19, 22 y 40 Internacionales, así como de las marcas CLUB DE
PINTORES SINTEPLAST en las clases 2, 16 y 36 Internacionales. Sobre el registro de
las marcas SINTEPLAST GENERACIÓN QUE PINTA BIEN, SINTEPLAST
GENERACIÓN QUE PINTA y SI PINTA BIEN ES SINTEPLAST en la clase 2
Internacional, la “Demandante” no presentó prueba.
De igual forma, ha obtenido el registro de la marca SINTEPLAST en Brasil (clases
02.10 y 02.20), Paraguay (clase 2 Internacional) y Uruguay (clase 2 Internacional), y de
la marca CLUB DE PINTORES SINTEPLAST en Bolivia (clases 2, 16 y 36
Internacionales).
La “Demandante” ha realizado publicidad sobre su marca SINTEPLAST por lo menos
desde 1959, de acuerdo a las pruebas aportadas por la misma. La “Demandante”
produce y comercializa diversos productos identificados con la marca SINTEPLAST, y
de los mismos hace amplia publicidad. Así mismo, edita publicaciones dirigidas a su
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clientela, tales como GENERACIÓN y CLUB DE PINTORES SINTEPLAST,
promocionando en forma directa sus productos y servicios.
La “Demandante” recibió la certificación de calidad ISO 9001, otorgada por BUREAU
VERITAS QUALITY INTERNATIONAL. De otra parte, otorga garantía de sus
productos por un período de diez (10) años.
La “Demandante” ofrece sus productos y servicios por medios electrónicos o Internet,
utilizando su marca SINTEPLAST. A los servicios prestados por la “Demandante” se
puede acceder en la página web: www.sinteplast.com .ar.
De acuerdo con las manifestaciones de la “Demandante” y lo confirmado por el
“Registrador” al “Centro”, el “Demandado” es titular del nombre de dominio
SINTEPLAST.COM desde el 22 de julio de 1999, vigente hasta el 22 de julio de 2001.
Este “Panel”, ingresó al sitio www., el 8 de septiembre de 2000, y pudo comprobar que
el “Demandado” no se encontraba utilizando su nombre de dominio, pues sólo
aparecían las expresiones “COMING SOON” y “CONSTRUCTION”. Sin embargo, el
20 de septiembre de 2000, el “Panel” pudo comprobar que el sitio www.sinteplast.com
presentaba un contenido diferente, bajo el título “SINGAPORE TEXTILE PLASTICS”,
aunque permanecía la indicación de estar en construcción. En la fecha de expedición
del presente fallo, en la página web www.sinteplast.com se presenta a continuación del
título, la bandera de la República de Singapur, seguida de un texto en un idioma
asiático, y la frase “Free information about manufactured plastic fibers, synthetic
fibers, macchinery, modernization and inprovement of Singapore’s textile industry”. Se
encuentran en la página cuatro (4) vínculos a los que no es posible acceder, bajo los
nombres “Macchinery”, “Fibers”, “Accesories” y “Fabric”. A continuación se
presentan tres (3) imágenes relativas a Asia, y dos (2) fotografías de máquinas de coser,
junto con diversas gráficas, al parecer de tipos de tejidos. Al final de la página, se
observa la expresión “Under Construction. Coming Soon!”, así como dos vínculos de
correo, una invitación a visitar la Primera Exhibición Internacional Asiática de
Maquinaria Textil a celebrarse en octubre de 2001, un logo correspondiente a MP
GROUP y un vínculo con la página web www.itma-asia2001.com, seguido de tres
nuevas direcciones de correo electrónico. El “Panel” observa que en los textos de la
página existen errores de ortografía y construcción, tales como “macchinery” e
“inprovement”, así como la palabra “constuction” que, aunque aparecía de esta forma
en la inspección realizada por el “Panel” el 20 de septiembre de 2000, en la fecha de
emisión de este fallo figura en forma correcta.
5.
Alegatos de las Partes
5.1
Demanda
Afirma la “Demandante” que:
SINTEPLAST S.A. es una sociedad de familia constituida en los años 50 para la
producción de pinturas especiales para la industria, la vivienda y la construcción.
Su centro de operaciones se encuentra en Lomas del Mirador, Provincia de
Buenos Aires, Argentina.
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A partir de 1983, la “Demandante” inició la distribución de sus productos en todo
el territorio argentino, para posteriormente expandirse a Bolivia, Brasil, Paraguay
y Uruguay.
En la actualidad, es la compañía con mayor incremento en la producción de
pinturas en los últimos cinco años en Argentina. Ocupa el segundo lugar en
importancia entre las fábricas manufactureras argentinas, y es la única con capital
exclusivamente argentino. De otro lado, ha obtenido la certificación ISO 9001,
que demuestra la calidad en sus ciclos de producción.
De igual forma, la “Demandante asegura que ha incursionado en el campo de la
prestación de servicios, mediante la creación de la División de Asistencia Técnica
–DAT-, con oficinas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.
La “Demandante” tiene gran cantidad de productos en el mercado, tales como
SINTEPLAST ACRÍLICO, SINTEPLAST ACETINADO, EMAPLAT,
RECUPLAST, SINTEPLAST PISOS, entre otros, en cuyas etiquetas se incluye
siempre la marca SINTEPLAST.
La marca SINTEPLAST se encuentra registrada en Argentina, ante el Instituto
Nacional de la Propiedad en la clase 10 N desde el 30 de abril de 1993, en las
clases internacionales 1, 2, 4, 19 y 22 desde el 31 de mayo de 1990, y en la clase
internacional 40 desde el 30 de septiembre de 1994.
Así mismo, la “Demandante” ha registrado su marca en Brasil, Paraguay, Bolivia
y Uruguay.
El nombre de dominio SINTEPLAST.COM registrado por el “Demandado”, es
idéntico a la marca SINTEPLAST de la “Demandante”, a pesar de que la
“Demandante” no ha autorizado al “Demandado” para usar la marca
SINTEPLAST para ningún propósito.
Afirma que no tiene conocimiento de que el “Demandado” haya usado o
preparado el uso del dominio SINTEPLAST.COM, para el ofrecimiento de buena fe
de bienes o servicios, y que éste no ha sido utilizado para ningún fin comercial o
no comercial. En consecuencia, considera que la actividad del “Demandado” se
ha limitado a apropiarse ilegítimamente de la marca de la “Demandante”, para su
beneficio económico. Es así, como la página web identificada como
http://www.sinteplast.com aparece en construcción, con la frase “COMING
SOON-CONSTRUCTION”.
El “Demandado” obtuvo el registro del nombre de dominio SINTEPLAST.COM el
22 de julio de 1999, mucho tiempo después de que la “Demandante” iniciara la
utilización de la marca SINTEPLAST y obtuviera registros marcarios en
diferentes países.
En el mes de febrero de 2000, el señor SEBASTIÁN SARCEDA, empleado de la
“Demandante”, intentó registrar el nombre de dominio sinteplast.com,
encontrando que éste había sido registrado por el “Demandado”.
En consecuencia, procedió a contactar telefónicamente al “Demandado” con el
fin de averiguar la razón por la cual éste había registrado el dominio
sinteplast.com, siendo informado por quien manifestó ser un empleado del
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“Demandado”, de que el sitio había sido registrado para una compañía que se
encontraba desarrollándolo. En la misma conversación, el representante del
“Demandado” preguntó si la “Demandante” estaba interesada en comprar el
nombre de dominio sinteplast.com, sin recibir respuesta de la “Demandante”.
A la anterior conversación siguieron diversos contactos telefónicos, tanto con el
señor SARCEDA como con el señor MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ, uno de
los accionistas de la “Demandante”, en los cuales se concretó la propuesta por
parte del “Demandado” de vender el nombre de dominio sinteplast.com a la
“Demandante” por la suma de US$7.000.oo. La “Demandante” manifestó no
estar interesada por cuanto posee legítimamente los derechos sobre la marca
SINTEPLAST.
Adicionalmente, asegura la “Demandante” que, aunque de acuerdo con la
información contenida en la base de datos del “Registrador”, el nombre de
dominio sinteplast.com fue registrado por PABLO PABLO, identificado también
como P.S., con residencia en 777 Brickell Ave., Miami FL. 33131, U.S.A., una
investigación posterior indicó que la verdadera identidad del “Demandado” es
PABLO SALVO, domiciliado en Félix de Olazábal 3115, 10° Piso B, 1428,
Buenos Aires, Argentina.
Otras alegaciones de la “Demandante” se examinan en el punto 6, abajo.
5.2
Contestación de la Demanda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, literal a) del “Reglamento”, el
2 de agosto de 2000, el “Centro” remitió copia de la demanda y sus anexos al
“Demandado”, tanto a la dirección que reposa en la base de datos del
“Registrador”, en los Estados Unidos de América, como a la dirección aportada
por la “Demandante”, en la República Argentina, dando inicio al término para la
presentación de la contestación de la demanda.
De igual forma, la “Demandante” remitió copia de la demanda y sus anexos vía
courier al “Demandante”, simultáneamente con el envío de la demanda al
“Centro”, a la dirección contenida en la base de datos del “Registrador”. Este
envío, según fue informado por la “Demandante” al “Centro”, no pudo ser
entregado a su destinatario, por cuanto, de acuerdo con la empresa de correos, el
“Demandante” no es conocido en la dirección aportada y ésta carece de algunos
datos necesarios, tales como número del piso y del apartamento. Así mismo, la
“Demandante” manifestó en el escrito de demanda, que al intentar comunicación
telefónica con el “Demandado” en el número telefónico contenido en la base de
datos del “Registrador”, pudo comprobar que éste corresponde a una línea celular
de la República Argentina, cuyo propietario es PABLO SALVO. Agregó la
“Demandante” que las iniciales del nombre del titular de la línea telefónica
corresponden a las que figuran en la base de datos del “Registrador”, es decir,
P.S. Por su parte, el 20 de septiembre de 2000, el “Panel” pudo comprobar que al
intentar comunicación con el mencionado número telefónico, se ingresa a un
buzón de mensajes de una línea celular argentina, de la empresa de telefonía
MOVICOM.
El “Centro” envió al “Demandado” la notificación de la demanda y del comienzo
del procedimiento administrativo, a las direcciones del “Demandado” tanto en los
Estados Unidos de América como en Argentina. No obstante, la empresa de
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correos únicamente suministró constancia de entrega en la dirección argentina,
siendo recibido el envío por quien se identificó como SILVIA SALVO. De la
misma forma procedió el “Centro” al enviar la notificación sobre la falta de
respuesta del “Demandado”, sin que obre en el expediente prueba de que el envío
haya podido ser entregado en los Estados Unidos de América.
El plazo para presentar la contestación de la demanda fijado por el “Centro”
venció el 21 de agosto de 2000, sin que el “Demandado” se hiciera parte dentro
del procedimiento.
No obstante, el “Demandado” remitió extemporáneamente un escrito por vía
electrónica al “Centro” el 7 de septiembre de 2000, en idioma inglés, en un
lenguaje poco técnico y con numerosos errores gramaticales y de redacción, lo
que hace dudar al “Panel” de que el idioma materno del “Demandado” sea el
inglés. Tampoco alegó el “Demandado” circunstancias excepcionales que
excusaran la falta de contestación dentro del término fijado, no firmó el
documento ni proporcionó su nombre completo. En dicho escrito, el
“Demandado” alegó que la página web de la cual es titular fue creada con el
objeto de publicar información actualizada sobre la industria textil en Singapur,
sin fines comerciales. Agregó que el sitio aún se encuentra en construcción y que
no existe riesgo de confusión con las actividades desarrolladas por la
“Demandante”. Manifestó no actuar de mala fe y por el contrario, estimó que
existe mala fe en la actuación de la “Demandante”. Igualmente, el “Demandado”
agregó que la “Demandante” le ofreció vía e-mail la suma de US$9.000.oo por el
nombre de dominio, sin que dicho mensaje fuera contestado.
Observa el “Panel” que el “Demandado” no cumplió con la obligación contenida
en el literal b), numeral i), del artículo 5 del “Reglamento”, según el cual le
corresponde al “Demandado”, en el escrito de contestación, responder
específicamente a las declaraciones y alegaciones de la demanda, e incluir todas
las razones por las que debe conservar el registro y utilización del nombre de
dominio en controversia. El “Demandado” no cumple con la carga de la prueba
que le ha sido impuesta, y se abstiene de aportar medios probatorios que sustenten
sus manifestaciones y desvirtúen las de la “Demandante”. En virtud de la
extemporaneidad de la contestación y la perentoriedad de los términos, como más
adelante se analizará, el “Panel” se abstuvo de requerir al “Demandado” para que
aportara pruebas al procedimiento.
A este respecto, el artículo 5, literal e) del “Reglamento” dispone lo siguiente:
“5.
Escrito de contestación
“(...).
“e) Si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y
cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos
resolverá la controversia basándose en la demanda.”
De igual forma, el artículo 14 de dicho “Reglamento” señala que el
incumplimiento de una de las partes, sin que existan circunstancias excepcionales,
le otorga la facultad al “Panel” de sacar las conclusiones que considere
apropiadas. En consecuencia, con base en las disposiciones del “Reglamento”, el
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“Panel” no tendrá en cuenta el escrito extemporáneo presentado por el
“Demandado” y resolverá la presente controversia basándose en la demanda.
De igual forma, la ley argentina, que el “Panel” considera aplicable al presente
procedimiento, prevé reglas similares en esta materia. Vale insistir en el hecho de
que el “Demandado” no ha comprobado poseer una nacionalidad distinta de la
argentina, y más aún, hizo caso omiso del requerimiento del “Panel” de presentar
un documento de identidad en donde constaran su nacionalidad, ciudad y país de
nacimiento. Además, el “Demandado” ha omitido suscribir con su nombre y
apellido los escritos enviados al “Centro” y que hacen parte del expediente en el
presente procedimiento. Por lo tanto el “Panel”, de acuerdo con lo previsto en el
mencionado artículo 14 del “Reglamento”, toma la conclusión que considere
pertinente, que en este caso se traduce en asumir que existen suficientes indicios
en el expediente que llevan a la conclusión de que el “Demandado” goza de
nacionalidad argentina y en consecuencia, le es aplicable el derecho argentino. Se
suma a lo anterior el hecho de que, al estar el “Panel” obligado a sujetarse
únicamente a lo manifestado por la “Demandante”, y siendo ésta de nacionalidad
argentina, será aplicable el derecho de la República Argentina, sin que sean
necesarias más consideraciones.
En lo pertinente, la legislación argentina, en los artículos 59 y 356 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispone lo siguiente:
“Artículo 59. La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no
compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio
después de haber comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la
otra.
“(...)” (Subrayas fuera del texto)
“Artículo 356. En la contestación opondrá el demandado todas las
excepciones o defensas que, según este Código, no tuvieren carácter previo.
“Deberá además:
“1°) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos
en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le
atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas
copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa
meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de
los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuento a los
documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso.
“(...)” (Subrayas fuera del texto)
De otro lado, el “Demandado” ha debido conocer el carácter de perentoriedad de
los términos procesales, así como también que los mismos, dentro del
procedimiento administrativo, se contabilizan por días calendario, de
conformidad con el “Reglamento”. El Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación Argentina, establece al respecto lo siguiente:
“Artículo 155. Los plazos legales o judiciales son perentorios; podrán ser
prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos
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procesales determinados. Cuando este Código no fijare expresamente el
plazo que corresponda para la realización de un acto lo señalará el juez de
conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la
diligencia”.
Las disposiciones citadas demuestran el carácter perentorio reconocido por la ley
argentina a los términos procesales, así como la aplicación de sanciones de índole
procesal a quienes los incumplan. En consecuencia, el “Panel” reitera su decisión
de no tener en cuenta los escritos presentados por el “Demandado”, por ser
extemporáneos, y emitir su decisión con base exclusivamente en la demanda y
demás escritos de la “Demandante”.
Lo anterior no obsta para que, en ejercicio de las facultades otorgadas al “Panel”
por el literal b) del artículo 10 del “Reglamento”, y dando aplicación al principio
de igualdad de la partes y al debido proceso, el “Panel” haya decidido estudiar en
lo pertinente las comunicaciones del “Demandado” y correrle traslado de los
requerimientos y pruebas aportadas por la “Demandante”.
5.3
Respuesta de la “Demandante” al requerimiento del “Panel”
Ante el requerimiento del “Panel” de aportar la “Demandante” las pruebas
conducentes a demostrar los hechos aducidos en los numerales 4, 13 al 18, 20, 21,
23, 24, 25, 27 al 32 y 34 de la demanda, la parte “Demandante” señaló lo
siguiente:
Con respecto al numeral 4, allega la “Demandante” copia auténtica del
poder otorgado por la sociedad SINTEPLAST S.A. a los abogados
ALBERTO R. BERTON MORENO, JR. y ENRIQUE J. F. GATTI, para
actuar dentro del presente procedimiento administrativo.
En relación con el numeral 13 de la demanda, la “Demandante” anexó
copias auténticas de los documentos de constitución de la sociedad
SINTEPLAST S.A., así como del acto por medio del cual fue elegido su
actual Directorio.
Para probar lo manifestado en los numerales 14 al 18, 20, 21 y 23, la
“Demandante” remite material periodístico y promocional que da fe de las
actividades desarrolladas por SINTEPLAST S.A., así como de su historia y
del reconocimiento del que actualmente goza en toda Latinoamérica, tanto
en el área de productos como en la de servicios. Igualmente, anexa copias
auténticas de las memorias y estados contables de la empresa, del
certificado de calidad ISO 9001:1994, otorgado por BUREAU VERITAS
QUALITY INTERNATIONAL, entre otros documentos.
En cuanto al numeral 23, sostiene la “Demandante” que las constancias de
renovación de los registros marcarios aportados junto con la demanda,
implica la vigencia de los registros involucrados.. Teniendo en cuenta que
la solicitud del “Panel” hace referencia a las fechas de registro de la marca
SINTEPLAST en las Clases Internacionales 1, 2, 4, 19, 22 y 40, la
“Demandante” hace una relación de los datos requeridos, mediante un
cuadro explicativo, toda vez que algunos de los certificados de registro
fueron extraviados.
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Con respecto a los numerales 27 al 32 de la demanda, allega la
“Demandante” declaraciones juradas de los señores SEBASTIÁN
SARCEDA y MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, emitidas ante Escribano
Público Nacional, acerca de la realización y el contenido de las
conversaciones sostenidas con el “Demandante” o su representante, en
relación con el nombre de dominio sinteplast.com.
La “Demandante” se pronuncia en el escrito de contestación al
requerimiento del “Panel”, sobre el escrito presentado extemporáneamente
por el “Demandado”, manifestando que carece de consistencia y de medios
probatorios que demuestren lo dicho, por lo que puede presumirse su mala
fe. Agrega que la página web que el “Demandante” tuvo en construcción
desde el 22 de julio de 1999, fue puesta a disposición de los navegantes el
14 de septiembre de 2000, aunque aún aparece en construcción, situación
que evidencia su falsedad ideológica.
Por otra parte, alega que el “Demandado” nunca se identificó ante el
“Registrador” por su nombre completo, ni brindó su domicilio real. Agrega
que el “Demandado” sostiene falsamente que la “Demandante” le envió un
mensaje electrónico ofreciendo la compra del nombre de dominio, sin
remitir prueba que sustente este hecho. De igual manera, manifiesta la
“Demandante” que le consta que el “Demandado” es un “ciberokupa”.
Por último, en su comunicación del 20 de septiembre de 2000, la
“Demandante” trae a colación diversas jurisprudencias emitidas por los
tribunales argentinos, en las cuales se acepta que el titular de una marca y
nombre conocidos tiene derecho a oponerse a su utilización por un tercero a
través de nombres de dominio en Internet, pues el nombre de dominio no es
sino una forma distinta de comercializar productos o servicios, enfatizando
la “Demandante” en la trascendencia de que goza la marca de la cual es
titular. En consecuencia, solicita la “Demandante” que se tenga por
respondido el requerimiento y se emita decisión favorable a sus
pretensiones.
5.4
Manifestación del “Demandado” sobre las pruebas adicionales aportadas
por la “Demandante”
El 2 de octubre de 2000, el “Centro” remitió al “Panel” una comunicación
aparentemente del “Demandado”, pues no aparece suscrita por él, en la que, con
una redacción poco técnica, se pronuncia sobre las pruebas adicionales aportadas
por la “Demandante”, como respuesta al requerimiento del “Panel”. En dicho
escrito, el “Demandado” manifestó los siguiente:
Reiteró su inconformidad con la decisión del “Panel” de fijar como idioma
del procedimiento el español, arguyendo que no existió al respecto acuerdo
entre las partes. Agregó que se encuentra residenciado en los Estados
Unidos de América, y que en dicho país se llevó a cabo el registro del
nombre de dominio en conflicto. No aportó prueba, sin embargo, sobre su
nacionalidad, incumpliendo el requerimiento realizado por el “Panel” en su
comunicación del 22 de septiembre de 2000.
page 11
Afirmó que en ningún momento ofreció en venta a la “Demandante” el
nombre de dominio www.sinteplast.com e insiste en que ésta le envió una
oferta de compra vía e-mail, que nunca fue contestada.
Con respecto a la presencia de la “Demandante” en la Internet, agregó que
la “Demandante” no posee ningún nombre de dominio para ofrecer sus
productos y servicios en los países de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil,
y que en dichos países no se habla inglés. En consecuencia, manifestó que
no entiende la razón por la cual la “Demandante” pretende obtener el
nombre de dominio de “SINGAPORE TEXTILE PLASTIC”, siendo que no
existe entre ellos nada en común. De igual forma, reiteró que mediante el
nombre de dominio en conflicto se realiza la promoción no comercial de la
industria textil asiática.
Por último, el “Demandado” rechazó la aplicación de los precedentes
judiciales argentinos allegados por la “Demandante”, y solicitó al “Panel” la
denegación de las pretensiones de la demanda, pues no ha actuado de mala
fe y le asisten intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto del
presente procedimiento administrativo.
Sin embargo, el “Demandado” se abstuvo nuevamente de aportar medios de
prueba que soportaran lo manifestado.
6.
Debate y Conclusiones
6.1
Normas aplicables
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 15, numeral a), del “Reglamento”, el
“Panel” tomará su decisión teniendo en cuenta las declaraciones y los
documentos presentados, la “Política”, el propio “Reglamento” y cualesquiera
otras normas y principios de derecho que estime aplicables.
En virtud de que el acuerdo de registro (“service agreement”) aplicable al nombre
de dominio sinteplast.com, es la versión 5.0 del acuerdo de registro del
“Registrador”, según lo manifestado por la “Demandante” y aportado como
prueba en este procedimiento, el “Demandado” está obligado a sujetarse a este
procedimiento de acuerdo a la “Política” y a su “Reglamento”.
Por otra parte, como fue analizado anteriormente, las partes son aparentemente
nacionales del mismo país, es decir, de la República Argentina, por lo que los
principios de derecho aplicables incluyen a los de ese país. El “Panel” ha
estudiado para esos efectos la Ley N° 22.362, que regula el régimen de marcas, y
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en especial sus artículos 38,
40, 41, 59, 60, 133, 330, 356, 364 y 377.
De igual forma, el “Panel” ha considerado aplicables las siguientes normas del
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL, aprobado por la República Argentina mediante la ley 17.011:
Artículo 10 bis 3) 1).
page 12
El artículo 4, literal a de la “Política”, establece de manera expresa las
controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los
siguientes términos:
“a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un
procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un
“demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento
del Reglamento, que:
“i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de
crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios
sobre la que el demandante tiene derechos;
“ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de
dominio; y
“iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza
de mala fe.”
El “Panel” aclara que, como ha sido interpretado en procedimientos
administrativos anteriores, tales como el Caso N° D99-0001 y D2000-0484
(emitido por este mismo “Panel”), así como en el Reporte de la OMPI y en
recomendaciones hechas por los registradores, para que surja la obligación de
sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el artículo 4, literal a
de la “Política”, es necesario que se cumplan todos las situaciones allí
establecidas, vale decir, decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de
dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de
dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del
nombre de dominio.
En aplicación de los lineamientos citados, a continuación el “Panel” estudiará y
evaluará los hechos y las alegaciones de la “Demandante” dentro del proceso.
6.2
Identidad o Similitud Confundible
Alega la “Demandante” que el nombre de dominio sinteplast.com, registrado por
el “Demandado” es idéntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.
Para efectos de determinar la confundibilidad entre el nombre de dominio
sinteplast.com y la marca SINTEPLAST, debe resaltarse en primer lugar que
aunque la “Demandante” tiene registros de marca tanto nominativos como
mixtos, deberá atenderse solamente a la parte nominativa de las mismas, es decir,
la expresión SINTEPLAST, por cuanto los nombres de dominio no son
susceptibles de representación gráfica. De igual forma, es de anotar que en las
marcas mixtas suele prevalecer el aspecto nominativo sobre el gráfico, en
atención a la fuerza expresiva de las palabras, las cuales tienden a ser gravadas en
la mente del consumidor que las percibe con mayor facilidad. Dado que los
nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningún tipo de elemento
gráfico, la identidad existe siempre que las denominaciones así lo sean, con
independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes. Será
necesario, entonces, que el “Panel” determine si existe identidad o similitud
confundible entre las denominaciones en estudio.
page 13
Sobre esta materia se ha pronunciado profusamente la doctrina, destacándose el
pronunciamiento de los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo
Cabanellas De las Cuevas1, en el siguiente sentido:
“En razón de la función distintiva que debe cumplir la marca, se requiere
que el signo sea claramente distinguible de los que ya están registrados; en
este requisito, en cuya observancia se hallan directamente interesados los
fines esenciales de la Ley de Marcas, se basa la exclusión no sólo de las
marcas idénticas a las anteriormente admitidas, sino también de aquellas
que presentan con éstas rasgos de “similitud confucionista.
“(...)
“Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de
signos marcarios para determinar su eventual similitud confucionista son
el gráfico, el fonético y el ideológico: es regla jurisprudencial que basta
con que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres
campos para que el nuevo registro no sea admitido.”
En relación con los criterios mencionados, conviene igualmente tener en cuenta lo
señalado por el también tratadista argentino Jorge Otamendi2, quien al respecto
manifiesta:
“La confusión puede producirse en tres campos el visual, el auditivo o el
ideológico. O si se quiere, dos marcas pueden ser confundibles por sus
similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales.
“4.3. Confusión visual.
“Es la confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean
éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple
observación. (...) Esta calificación obedece a la manera en que se percibe
la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.
“(...)
“4.4 Confusión auditiva.
“Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una
fonética similar.
“(...)
“4.5 Confusión ideológica.
“4.5.1 Similitud conceptual de palabras.
1
DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo II. Editorial Heliasta
S.R.L. 1989. Buenos Aires, Argentina. Páginas 27 y ss.
2
DERECHO DE MARCAS. Editorial Abeledo-Perrot. Segunda Edición. 1995. Buenos Aires, Argentina.
Página 161.
page 14
“Es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las
marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica
o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra.
“(...)”
De esta forma, para determinar la identidad o confundibilidad entre la marca
SINTEPLAST y el nombre de dominio sinteplast.com, debemos tener en cuenta
que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el
ideológico, atendiendo a la impresión de conjunto que despierte la marca,
analizándola sucesivamente, colocándose en el lugar del consumidor presunto y
teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre las expresiones en
conflicto.
El “Panel”, al realizar el análisis de la identidad o confundibilidad entre las
denominaciones SINTEPLAST y sinteplast.com, resalta el hecho de que la
partícula .COM, correspondiente al nivel superior de dominio genérico, no puede
considerarse como elemento distintivo entre una expresión y otra. La adición de
la expresión correspondiente al nivel superior de dominio genérico, sea ésta
.COM, .ORG o .NET en el conjunto del nombre de dominio en nada afecta este
análisis a los fines de la “Política”, artículo 4, literal a), numeral i), pues la marca
y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse
ninguna diferenciación. Por tanto, el “Panel” sólo tomará en consideración el
dominio de segundo nivel, es decir, la denominación SINTEPLAST. En este
orden de ideas, resulta clara para el “Panel” la coincidencia letra por letra del
nombre de dominio de segundo nivel SINTEPLAST con la marca de la
“Demandante”. Con ello, el “Panel” tiene por acreditada la identidad del nombre
de dominio sinteplast.com con tal marca.
De otra parte, la “Política”, en su artículo 4 literal a) numeral i) menciona: "una
marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y
debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente
el demandante, tal y como ha sucedido en este caso, pues la “Demandante” ha
anexado la copia de los certificados de registro, renovación o solicitudes de
renovación de las siguientes marcas:
∙
SINTEPLAST: En la República Argentina, en las clases 10 Nacional
(otorgada el 30 de abril de 1993) y 1, 2, 4, 19, 22 (otorgadas el 31 de
enero de 1980) y 40 (otorgada el 25 de marzo de 1992)
Internacionales. En Uruguay y Paraguay, en la clase 2 Internacional, a
partir del 30 de marzo de 1993 y 21 de septiembre de 1992
respectivamente. En Brasil, en las clases 02.10 y 02.20, otorgadas el
24 de agosto de 1993.
∙
CLUB DE PINTORES SINTEPLAST: En Argentina, en las clases 2,
16 y 36 Internacionales, otorgadas el 24 de julio de 1998. Igualmente
en Bolivia, en las mismas clases Internacionales, otorgadas el
31 de enero de 2000.
Sobre las marcas SINTEPLAST GENERACIÓN QUE PINTA BIEN,
SINTEPLAST GENERACIÓN QUE PINTA y SI PINTA BIEN ES
page 15
SINTEPLAST, que la “Demandante” alega tener en la República Argentina, en la
clase 2 Internacional, no se aportaron pruebas.
A este respecto, la Ley N° 22.362, ley de marcas argentina, establece el sistema
atributivo del registro, en los siguientes términos:
“Artículo 4. La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se
obtienen con un registro. (...)”
En consecuencia, de acuerdo con la normatividad argentina, sólo mediante el
registro ante la oficina nacional competente se adquieren los derechos inherentes
a las marcas, de los cuales el más importante es el derecho al uso exclusivo de la
misma. De esta prerrogativa se deriva la facultad de impedir el uso no autorizado
por parte de terceros, a través de las acciones previstas en la ley. Sobre este
particular, la jurisprudencia de los tribunales argentinos, que ha sido allegada por
la “Demandante” junto con su escrito de respuesta al requerimiento del “Panel”, y
que éste estima aplicable al presente procedimiento administrativo, ha aceptado
claramente que los derechos del titular de un registro marcario pueden ejercerse
incluso en contra de terceros titulares de nombres de dominio, otorgando acciones
tales como la de medidas cautelares, para impedir el uso no autorizado de la
marca y hacer cesar la perturbación.
Dentro de los fallos judiciales aportados por la “Demandante” se encuentra el
expedido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nª 7, dentro del proceso promovido por HELADERÍAS FREDDO S.A.
contra SPOT NETWORK, en el cual se manifestó:
“Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que –como principio- un
nombre de dominio que sea idéntico a marcas existentes podrá ser
detentado o utilizado sólo por el titular de esos derechos de propiedad
intelectual demostrables, o con su autorización (conf. “Controversias en
Materia de Nombres de Dominio Utilizados en Internet”. Documento
preparado por la Oficina Internacional de la O.M.P.I., septiembre de 1997;
punto 6), queda así configurada la verosimilitud en el derecho de la actora
para requerir la pertinente protección cautelar, en tanto es evidente que
esta parte ha negado toda posibilidad al accionado respecto del empleo –
bajo cualquier forma- de la marca en cuestión, y tiene a su vez legítimo
interés a partir de la titularidad que ostenta, para obtener un nombre de
dominio que contenga los registros de que es propietario.
“Y en mérito de ello, la particular situación de hecho que se presenta en el
caso de autos justifica la medida cautelar innovativa que se solicita.
“(...)”
En el mismo sentido se pronunció la Excelentísima Cámara Civil y Comercial
Federal, Sala II, en la sentencia correspondiente al proceso promovido por
PUGLIESE, FRANCISCO NICOLÁS contra PÉREZ, CARLOS ENRIQUE, en
donde se realizó el siguiente análisis:
“4) Que, respecto del agravio sub “b” corresponde indicar que,
independientemente de que el nombre de dominio sea o no una marca, lo
cierto es que lo que aquí se encuentra en juego es la protección de un
page 16
registro marcario, que se estaría utilizando por quien no es su titular, y en
esta inteligencia resulta ineludible la aplicación de las disposiciones que
sobre el tema trae el ADPIC, en tanto incorporado a nuestro ordenamiento
positivo por la ley 24.425. Por consiguiente, esta queja también debe ser
rechazada.
“5) Que, con relación a la calidad de anticipatoria de la medida decretada,
cuadra apuntar que en los casos comunes referidos a la lesión a la
exclusividad de una marca, el daño invocado encuentra reparación,
siquiera provisoriamente, con la orden de cese de uso emitida por el Juez,
puesto que el titular de la marca se halla autorizado a comerciar utilizando
su símbolo por la sola razón de revestir ese carácter.
“En cambio, en el supuesto en examen, no sucede lo mismo en tanto la sola
orden de cese de uso dirigida al supuesto infractor no bastaría para
brindar a la peticionaria la posibilidad de acceder al mercado de Internet
con su propia marca, constituir su propio sitio y distribuir sus productos
desde allí. Ello, desde que para poder así decirlo es necesario contar con el
pertinente registro ante el NIC Argentina, con lo que no ser autorizado
éste, la actora seguiría permaneciendo privada de la posibilidad de
ingresar con la marca de la cual es titular a lo que no es sino una forma
distinta de comercializar sus productos (mercado virtual).
“(...)
“Con relación al peligro en la demora, éste es evidente a poco que se
repare en el auge que hoy día reviste el comercio a través de Internet, como
así también su innegable importancia económica. Y en cuanto a la
argumentación del demandado consistente en que no existe el requisito
ahora examinado, debido al tiempo que la actora dejó transcurrir hasta
que intentó registrar su marca como nombre de dominio, cabe indicar que
no resulta válida, pues lo que aquí importa es que al tiempo que quiso
concretar su ingreso con su marca a Internet la actora no pudo hacerlo, ya
que el privilegio marcario puede ejercerse o no en cualquier momento –
salvo el supuesto de caducidad, que no es el de autos-“
En virtud de lo anterior, el “Panel” encuentra que la legislación argentina prevé
mecanismos a través de los cuales el titular de un registro marcario puede hacer
valer sus derechos frente al titular de un nombre de dominio idéntico a su marca,
siendo de especial importancia la acción de medidas cautelares, que permite no
sólo hacer cesar el uso de la marca por parte del infractor, sino obtener al menos
provisionalmente la transferencia del nombre de dominio al titular del registro de
marca, en aras de evitar que los perjuicios continúen. Por lo tanto, de haber
probado el “Demandado” su nacionalidad argentina, habría sido posible para la
“Demandante” vincularlo a través de las acciones estipuladas en la legislación
interna. Más no habiendo sido esto posible, por las razones antes explicadas, no
queda más remedio a la “Demandante” que acudir a mecanismos de derecho
internacional como el que se encuentra en curso, para proteger su derecho de
exclusividad sobre la marca SINTEPLAST.
Considerando todo lo expuesto, el “Panel” encuentra que el nombre de dominio
sinteplast.com es idéntico a la marca SINTEPLAST, sobre la cual la
page 17
“Demandante” tiene derechos constituidos de conformidad con la normatividad
vigente.
6.3
Derechos e Intereses Legítimos Respecto del Nombre de Dominio
La “Demandante” alega que el “Demandado” no tiene derechos o intereses
legítimos sobre el nombre de dominio sinteplast.com. y que no ha sido autorizado
por la “Demandante” para usar la marca SINTEPLAST para propósito alguno.
Sobre este tema, el artículo 4, literal c) de la “Política”, establece cómo puede el
“Demandado” demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre
de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes formas, de manera
enunciativa y no taxativa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha
utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables
para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en
relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
“ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido
conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya
adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
“iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de
dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o
de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en
cuestión con ánimo de lucro.”
El “Demandado”, al no hacer uso de su derecho a contestar la demanda, tampoco
demostró la existencia de alguna de las situaciones previstas por la “Política” o de
otras que generen los mismos efectos. No obstante, en su escrito extemporáneo, el
“Demandado” aceptó tener conocimiento de que la “Demandante” tiene presencia
en Internet a través del nombre de dominio www.sinteplast.com.ar.
Así mismo, el “Demandado” manifestó que la expresión SINTEPLAST,
correspondiente al nombre de dominio de segundo nivel del cual es titular,
constituye una sigla de la frase “SINGAPORE TEXTILE PLASTIC”, sin que
presente ningún medio de prueba que sustente su relación con el campo textil de
Singapur o con alguna entidad relacionada con dicha actividad.
Por su parte, la “Demandante” ha probado la amplia divulgación de su marca
tanto en la República Argentina como en otros países de Latinoamérica, con
anterioridad a la fecha en que el “Demandado” obtuvo el registro del nombre de
dominio en cuestión, es decir, el 22 de julio de 1999. Igualmente, ha demostrado
sus derechos sobre las marcas SINTEPLAST en las clases 10 nacional de
Argentina y 1, 2, 4, 19, 22 y 40 Internacionales, y CLUB DE PINTORES
SINTEPLAST en las clases 2, 16 y 36 Internacionales. Los primeros registros
sobre la marca SINTEPLAST fueron obtenidos por la “Demandante” el
31 de enero de 1980.
Es importante tener en cuenta que el “Demandado”, con anterioridad a la fecha de
notificación del comienzo de este procedimiento administrativo, no se encontraba
utilizando el nombre de dominio sinteplast.com para ofrecer de buena fe
page 18
productos o servicios. Por el contrario, la página web se anunciaba al público
como “CONSTRUCTION-COMING SOON”, sin ningún otro contenido que
permitiera inferir su relación con alguna clase de producto o servicio, como fue
probado por la “Demandante” y constatado por el “Panel” mediante visita
independiente realizada al sitio el 8 de septiembre de 2000. En consecuencia, el
“Demandado” no cumplía con la causal de justificación contenida en el numeral
i) del artículo 4, literal c) de la “Política”.
No obstante, con posterioridad a la fecha de iniciación del procedimiento
administrativo, fue modificado el contenido del sitio sinteplast.com, situación que
fue puesta en conocimiento del “Panel” por la “Demandante” en el escrito de
respuesta al requerimiento del “Panel”, y constatada por el “Panel” mediante
visita independiente realizada al sitio el 20 de septiembre de 2000. En la
actualidad, en la página web en cuestión se hace referencia a la industria de
textiles en Singapur, aunque continúa apareciendo la constancia de encontrarse en
construcción. No entiende el “Panel” la razón por la cual, aunque el nombre de
dominio sinteplast.com fue registrado desde el 22 de julio de 1999, no se presentó
contenido alguno que permitiera relacionarlo con el campo textil de Singapur o
con cualquier otro tipo de productos o servicios y se introdujo contenido al
mismo únicamente después de la fecha en que el “Demandado” tuvo
conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo en su contra y
sobre el nombre de dominio del cual es titular. El “Demandado” tampoco probó
su interés en la industria textil de Singapur, o su relación con éste, que pudieran
de alguna forma indicar que le asistan derechos o intereses legítimos sobre el
dominio en estudio.
Lo anterior lleva al “Panel” a dudar que el “Demandado” tenga derechos o
intereses legítimos sobre el nombre de dominio, más aún cuando obran pruebas
aportadas por la “Demandante” dentro del procedimiento, que demuestran que el
“Demandado” o alguien actuando en su nombre, ofreció en venta el nombre de
dominio sinteplast.com a la “Demandante” por la suma de US$7.000.oo,
aduciendo que la obtención del nombre de dominio a través de un litigio sería
mucho más onerosa. La primera de estas conversaciones, de acuerdo con las
pruebas testimoniales rendidas ante Escribano Público, fue sostenida entre quien
manifestó ser un trabajador del “Demandado” y el señor SEBASTIÁN
SARCEDA, empleado de la “Demandante”, en el mes de febrero de 2000. En
dicha comunicación, el interlocutor del señor SARCEDA inquirió respecto a si la
“Demandante” estaba interesada en adquirir el nombre de dominio, sin que este
interrogante fuera contestado. Una semana después, el señor SARCEDA recibió
una llamada de la misma persona, ofreciendo en venta el nombre de dominio por
la suma de US$7.000.oo., ofrecimiento al que se negó alegando que a la
“Demandante” le asiste mejor derecho sobre el nombre de dominio.
Posteriormente, a mediados del mes de marzo, el Ingeniero MIGUEL ANGEL
RODRÍGUEZ, accionista de la sociedad “Demandante”, recibió una llamada de
quien afirmó ser representante del “Demandado”, insistiendo en la oferta de venta
del nombre de dominio por la suma de US$7.000.oo, argumentando que resultaría
mucho más oneroso acudir a un litigio.
Sobre este particular, el “Demandado” negó la existencia de conversación
telefónica alguna con la “Demandante”, y agregó que fue la “Demandante” la
que, por vía electrónica, le ofreció la compra del nombre de dominio por la suma
de US$9.000.oo, sin que dicha oferta fuera contestada. Sin embargo, no aportó el
“Demandado” medios de prueba que confirmaran lo dicho, como sí lo hizo la
page 19
“Demandante” ante el requerimiento del “Panel”, a través de los testimonios
rendidos ante Escribano Público, que ya fueron analizados.
Por otra parte, afirma la “Demandante” que al indagar por primera vez sobre las
razones que llevaron al “Demandado” para registrar el nombre de dominio
sinteplast.com, fue informada de que éste se registró para una compañía que se
encontraba desarrollando el sitio. Sin embargo, el nombre de dominio fue
registrado directamente por el “Demandado”, actuando en su propio nombre, sin
que en alguna parte figurara la compañía para la que afirmó haber registrado el
dominio.
De igual forma, el “Panel” estima pertinente analizar el tema de la notoriedad con
respecto a la marca SINTEPLAST, de la cual es titular la “Demandante” en
varios países. Al respecto, los antes mencionados tratadistas Luis Eduardo
Bertone y Guillermo Cabanellas De las Cuevas3, definen las marcas notorias
como “las generalmente conocidas, en los círculos comerciales interesados de
un país.” La importancia de las marcas notorias es que su protección se extiende
más allá de la clase de productos o servicios que éstas cobijan, incluso cuando
dicha marca no esté registrada en el país en el que ocurre la infracción. Para el
“Panel” es claro que la protección de la marca notoria se predica incluso frente a
nombres de dominio capaces de crear confusión en el público, al ser éstos
también signos a través de los cuales se identifican productos o servicios.
Por otro lado, la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios
de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los
compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público
en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas
deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del
conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de
los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de
difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y
su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que
distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso.
En consecuencia, para efectos de determinar si las marcas de propiedad de la
“Demandante” son notorias, se analizan a continuación algunas de las pruebas
aportadas por dicha parte en el presente procedimiento administrativo:
∙
Acta de constitución en la forma de sociedad anónima, del 9 de
septiembre de 1976.
∙
Inscripción del acta de constitución de la sociedad ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, bajo el N°
4657 del Libro 84 del Tomo “A” de Estatutos de Sociedades
Anónimas Nacionales, del 27 de diciembre de 1976.
∙
Certificados de registro, renovación y solicitudes de renovación de las
marcas SINTEPLAST y CLUB DE PINTORES SINTEPLAST, en
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia.
3 Op Cit. Página 256.
page 20
∙
Copia auténtica de la sección Empresas y Protagonistas del diario
Clarín, del día 16 de diciembre de 1994, en donde se publicó el
artículo “SINTEPLAST 35 Años en la Producción de Pinturas para
Hogar y Obra e Industriales”. En dicha publicación, se resume la
historia de la sociedad SINTEPLAST S.A. desde su creación y su
evolución a partir de la producción cuasi artesanal de pinturas hasta la
producción actual altamente tecnificada. De igual forma menciona
que la “Demandante” ocupa el tercer lugar entre las fábricas de
pinturas argentinas por cantidad de litros vendidos y resalta su
actividad de servicios. Hace referencia a las exportaciones de la
empresa a Latinoamérica y la instalación de plantas industriales en
países distintos a Argentina.
∙
Material promocional de la “Demandante” referente a sus diversos
productos, en los cuales se observa la expresión SINTEPLAST. Estos
productos son comercializados tanto en Argentina como en los demás
países en los cuales la “Demandante” desarrolla sus actividades.
∙
Contrato de participación en la exposición Construshow 99 en la
República de Brasil.
∙
Contratos de participación en las Ferias Construir de los años 1996,
1997 y 1998.
∙
Ejemplares de la revista “Generación”, editada por la “Demandante”,
y que se distribuye gratuitamente entre sus clientes.
∙
Ejemplares de la revista “Club de Pintores SINTEPLAST”, editada y
distribuida por la “Demandante” entre los profesionales de la pintura.
Del voluminoso acervo probatorio aportado por la “Demandante”, el “Panel”
encuentra probada la notoriedad de la marca SINTEPLAST, de la cual ésta es
titular, tanto entre los directos consumidores de sus productos y servicios, como
entre el público en general.
En cuanto al tema de la competencia desleal, el artículo 10 bis del CONVENIO
DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, del
cual hace parte la República Argentina, prohíbe los actos de confusión en los
siguientes términos:
“En particular deberán prohibirse:
“1) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial y
comercial.”
Es claro para el “Panel” que la existencia del nombre de dominio sinteplast.com
genera confusión con respecto a la marca de la “Demandante”, ya que al ser ésta
conocida en varios países, el usuario presume que puede acceder a la página web
de la “Demandante” a través del nivel superior de dominio genérico .COM, y al
hacerlo se encuentra con la página del “Demandado” que nada tiene que ver con
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los productos y servicios identificados con la marca SINTEPLAST. Esta
situación ha generado para la “Demandante” la necesidad de hacer presencia en
Internet a través del nombre de dominio local www.sinteplast.com.ar, sin que le
sea posible acceder al nivel superior por cuanto el “Demandado” ha registrado el
nombre de dominio en este nivel, sin demostrar sus derechos o intereses
legítimos.
En sus comunicaciones del 7 de septiembre de 2000, y 2 de octubre de 2000, el
“Demandado” afirma que la finalidad del nombre de dominio del cual es titular
no es comercial, y en consecuencia no puede derivarse de éste perjuicio para la
“Demandante”. Observa el “Panel” que el “Demandado” no aportó ningún tipo de
medio probatorio que sustentara dicha manifestación, lo que implica que la
presunción de finalidad concurrencial, propia del derecho de competencia desleal
no fue desvirtuada por el “Demandado”. Acerca de esta presunción, el doctrinante
José Masager4, señaló lo siguiente:
“…de otro lado, la presunción de finalidad concurrencial se ha formulado
sin restricción alguna desde un punto de vista subjetivo y por tanto, vale
tanto para los operadores económicos profesionales, como para aquellos
que intervienen en el mercado de forma esporádica o para la satisfacción
de necesidades económicas e individuales, así como vale tanto para los que
desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que
lleven a cabo actividades científicas, deportivas, caritativas…”
Por otro lado, el “Demandado” no ofreció ningún dato relativo a su profesión, las
actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir
desempeñando hasta la fecha, ni ningún otro dato que permita valorar la
credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o
concurrencial.
Igualmente, afirmó el “Demandado” que le asisten derechos legítimos para
utilizar el nombre de dominio en conflicto, pues éste fue diseñado para proveer
información sobre el campo textil asiático, dirigido a usuarios de Asia, Estados
Unidos de América y Europa. Agregó que no puede existir perjuicio a la
“Demandante” dado que el contenido de la página www.sinteplast.com está en
idiomas chino e inglés, y la temática tratada no tiene absolutamente ninguna
relación con los productos y servicios de la “Demandante”. Así mismo, sostiene
que antes de solicitar el registro del nombre de dominio, realizó una búsqueda
marcaria ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos de América, y
encontró que la denominación SINTEPLAST no se encontraba registrada.
Sobre estas argumentaciones del “Demandado”, el “Panel” observa que no le
asiste razón, pues no puede pretenderse que desaparezca la posibilidad de
competencia desleal y, por ende, causación de perjuicios a la “Demandante”, por
el hecho de que el contenido de la página web en estudio no se relaciones con las
actividades de la “Demandante” y esté en un idioma distinto al español, oficial de
la República Argentina. De igual forma, ninguna importancia tiene el hecho de
que la “Demandante” no tenga registros marcarios en Estados Unidos de
América, pues basta con un único registro en cualquier país para poder ejercer los
derechos conferidos por la marca, como es el de impedir la utilización no
4 COMENTARIOS A LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Editorial Civitas. 1999. Madrid, España.
Página 124.
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autorizada de la misma por terceros. Debe recordarse que el contenido de la
Internet es global, y a la misma puede accederse desde cualquier lugar del mundo,
sin que sea dable al usuario predecir el contenido de una página antes de acceder
a ella. Así, existe un claro riesgo de confusión y desviación de la clientela de la
“Demandante” ante la existencia de la página del “Demandado”,
independientemente del contenido de ésta, pues el usuario cree acceder a la
página de la “Demandante” al ingresar al dominio www.sinteplast.com, más aún
teniendo en cuenta la notoriedad de la marca SINTEPLAST en el mercado
argentino.
6.4
Registro de Mala Fe
Reitera el “Panel” que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 4 literal a) de
la “Política”, así como de las diversas interpretaciones que del mismo se han
realizado, será necesario comprobar la existencia tanto del registro como del uso
de mala fe por parte del “Demandado” para que sea viable el procedimiento
administrativo. Estas dos circunstancias deberán estar presentes, y de no existir
una de ellas, no será dable acceder a las pretensiones de la demanda.
De acuerdo con el artículo 4 literal b) de la “Política”, existe mala fe en los
siguientes casos:
“4.
Procedimiento administrativo obligatorio.
“(...)
“b. Pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo
4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba
del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de
que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el
nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder
de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el
titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese
demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos
documentados que están relacionados directamente con el nombre de
dominio; o
“ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el
titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un
nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya
desarrollado una conducta de esa índole; o
“iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el
fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
“iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera
intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio
Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista
confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio,
afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un
producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
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En relación con el artículo citado, es claro que bastará con que exista una de las
circunstancias descritas, u otra que el “Panel” estime aplicable, para que se
constituya prueba del registro o del uso de mala fe por parte del “Demandado”.
Afirma la “Demandante” que el dominio sinteplast.com ha sido registrado y
usado de mala fe, y que fue registrado por el “Demandado” con la única y
exclusiva intención de apropiarse indebidamente del buen nombre de la
“Demandante”, en busca de su propio beneficio comercial. De igual forma,
manifiesta que el “Demandado” ofreció en venta el nombre de dominio a la
“Demandante” por un precio muy superior a al monto de los costos en que
incurrió para el registro, ofrecimiento que no fue aceptado.
La “Demandante” ha presentado pruebas testimoniales, rendidas ante Escribano
Público competente para tales efectos, en las cuales los señores SEBASTIÁN
SARCEDA, empleado de la “Demandante” y MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ,
accionista de la misma, afirman haber recibido ofrecimientos por parte del
“Demandado” o de alguien que actuaba en su nombre, vendiendo el nombre de
dominio sinteplast.com por un precio de US$7.000.oo, alegando que la obtención
de éste a través de un litigio sería mucho más costosa para la “Demandante”.
Aunque la “Demandante” no accedió a estos ofrecimientos, por considerar que
SINTEPLAST S.A. es la titular de los derechos legítimos sobre la marca, nombre
corporativo y nombre comercial SINTEPLAST, el representante del
“Demandado” continuó contactando a la “Demandante” con el fin de averiguar si
habían cambiado de parecer, y se decidían a comprar el nombre de dominio.
El “Demandado”, por su parte, negó en sus dos escritos extemporáneos haber
ofrecido en venta el nombre de dominio en estudio, y afirmó haber recibido una
propuesta de compra, vía e-mail, por parte de la “Demandante”, sin que
presentara medio de prueba alguno que corroborara tal manifestación.
El “Panel”, examinando las comunicaciones enviadas por el “Demandado”,
encuentra que aunque el “Demandado” alegó que sólo tuvo conocimiento de la
existencia de la “Demandante” y de los derechos que a ésta le asisten sobre la
marca SINTEPLAST, al momento de la notificación de la iniciación del presente
procedimiento administrativo, no aportó medios de prueba que sustentaran su
manifestación. Por su parte, la “Demandante” sí presentó declaraciones
juramentadas que comprueban la existencia de negociaciones previas a la
iniciación del procedimiento, en relación con la transferencia del nombre de
dominio, hecho que demuestra que el “Demandado” conocía de la existencia de la
“Demandante” y sus derechos marcarios, y que no fue desvirtuado por el
“Demandado” probatoriamente. De otro lado, la notoriedad de la marca
SINTEPLAST, de la cual es titular la “Demandante”, y que se declaró probada en
esta decisión, dotan a la marca de una especial protección, sin que sea dable al
“Demandado” alegar el desconocimiento de la misma, cuando existen indicios
graves dentro del presente procedimiento de que uno de sus domicilios es la
República Argentina.
El “Panel” considera que el “Demandado”, al conocer las circunstancias de
titularidad y uso de la marca ajena a la que es idéntica el dominio, y registrarlo
sin derechos ni intereses legítimos propios, ha incurrido en una conducta de mala
fe. Por lo tanto, registrar como nombre de dominio una expresión confundible o
idéntica con una marca registrada impide que el titular marcario refleje la marca
page 24
en el nombre de dominio correspondiente. Es importante aclarar que aunque la
“Demandante” sea en la actualidad titular de nombres de dominio locales, no
pierde por ese hecho su derecho a acceder al nombre de dominio de nivel
superior, más aún cuando, como se ha analizado, la “Demandante” desarrolla su
actividad comercial en diversos países. Entonces, es claro que la conducta del
“Demandado” menoscaba el derecho de la “Demandante” a utilizar su marca en
internet a través del dominio genérico “.COM”.
De igual forma, no existe en el presente procedimiento prueba alguna de que el
“Demandado” haya registrado el nombre de dominio con un fin distinto al de
ofrecerlo en venta a la “Demandante” por un precio superior a los costos del
registro. No logró el “Demandado” demostrar su interés legítimo en el campo
textil asiático, ni su relación con “SINGAPORE TEXTILE PLASTIC”, en caso de
que ésta sea una organización o entidad jurídica.
El “Demandado” tampoco expresó las razones por las cuales sólo fue introducido
contenido al sitio después de la fecha de iniciación del procedimiento
administrativo, situación que para el “Panel” es indicio de mala fe, y puede ser
considerada como un intento de desvirtuar en forma engañosa las pruebas y
pretensiones de la “Demandante”.
Por otro lado, llama la atención del “Panel” el hecho de que el “Demandado”,
tanto al proporcionar sus datos de identificación al “Registrador”, como al
intervenir dentro del presente procedimiento, se ha negado a proveer su completa
y real identidad. Es así como se observa en los resultados de la búsqueda en el
WHO IS del “Registrador”, aportada como prueba en la demanda, que el
“Demandado” manifiesta llamarse PABLO PABLO, domiciliado en la ciudad de
Miami, Estado de Florida, Estados Unidos de América, y con una línea telefónica
correspondiente a una empresa de telefonía móvil argentina, como fue
manifestado y probado por la “Demandante”. Sin embargo, obran en el
expediente pruebas de que no fue posible entregar envíos de correo al
“Demandado” en la ciudad de Miami, y de que el titular de la línea telefónica es
PABLO SALVO, residenciado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
En relación con lo anterior, la doctrina ha aceptado como indicio de mala fe,
proporcionar datos falsos de identificación al “Registrador”, que dificulten el
contacto con el titular del nombre de dominio. Al respecto, lo autores
estadounidenses Jerome Gilson y Anne Gilson LaLonde5, sostienen que, de
acuerdo con las normas contenidas en el “Anticybersquatting Consumer
Protection Act (ACPA)”, vigente en los Estados Unidos de América, proporcionar
al “Registrador” información sustancial falsa o engañosa para contactos,
impidiendo intencionalmente la obtención de datos precisos y correctos para estos
fines, es indicio de mala fe. Agregan los autores que ésta es una práctica común
en los “cyberpirates”, con el fin de evitar ser detectados. El “Panel” considera
que estas anotaciones pueden hacerse extensivas al caso en estudio.
De otra parte, encuentra el “Panel” que el “Demandado” nunca suscribió los
documentos presentados dentro del presente procedimiento, ni indicó su identidad
5 THE ANTICYBERSQUATTING CONSUMER PROTECTION ACT AND THE ICANN UNIFORM
DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY. Trademark Protection and Practice. Lexis Publishing.
2000. New York, United States of America. Páginas 16 - 17
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completa. Estas actuaciones son consideradas por el “Panel” como indicio de
mala fe en contra del “Demandado”.
El “Demandado” también ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia
de registro de mala fe de la “Política”, en su artículo 4 literal b) numeral iii).
Aunque a todas luces, el “Demandado” no es un "competidor" de la
“Demandante”, ni consta dentro del procedimiento que la finalidad del registro
haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbación, que suele hacerse en
el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de
mercado, encuentra el “Panel” que en este caso la perturbación se ha realizado
para hostigar a la “Demandante” y conducirla a negociaciones sobre venta del
dominio. De este modo, la correspondencia parcial de la conducta del
“Demandado” con el mencionado artículo 4 literal b) numeral iii) de la “Política”
queda probada, así como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el
dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del
dominio.
Además, la falta de uso del nombre de dominio sinteplast.com por parte del
“Demandado”, desde el momento mismo de su registro hasta la fecha de
notificación de la iniciación del presente procedimiento administrativo, no sólo
pone de presente que dicho “Demandado” no lo requiere para el desarrollo de sus
actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con
la intención de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando
consolidar un poder de negociación sobre aquél.
De otra parte, como se mencionó en el punto 3. de esta decisión, el “Panel”
requirió al “Demandado” el 22 de septiembre de 2000, para que allegara al
procedimiento copia de algún documento de identificación en el que constara su
nacionalidad, ciudad y país de nacimiento, sin que dicha solicitud fuera acatada
por el “Demandado”. Esta actitud del “Demandado” permite al “Panel” deducir
las consecuencias que estime convenientes, que en el caso reiteran la evidencia de
mala fe presente en el “Demandado”. Lo anterior está en concordancia con el
artículo 14, literal b) del “Reglamento”, que dispone:
“14. Incumplimiento
“(...)
“b) Si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple
alguna disposición o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda
del grupo de expertos, este último sacará las conclusiones que considere
apropiadas.”
Por todo lo expuesto, el “Panel” determina que el nombre de dominio
sinteplast.com ha sido registrado de mala fe.
6.5
Utilización de Mala Fe
Afirma la “Demandante” que el “Demandado” no ha utilizado en forma legítima
el nombre de dominio sinteplast.com, siendo éste un nombre de dominio idéntico
a la marca SINTEPLAST, de la cual es titular aquélla.
page 26
Como ya fue explicado, ha sido probado por la “Demandante” y constatado por
este “Panel” que el sitio web www.sinteplast.com no mostraba ningún contenido
al momento de iniciación del procedimiento administrativo, y sólo presentaba las
expresiones “COMING SOON” y “CONSTRUCTION”. De igual forma,
resultaba imposible deducir en ese momento cuál sería el contenido futuro de la
página, y tampoco se aclaraba al visitante que dicha página no tenía relación
alguna con los productos o servicios de la “Demandante”.
Después de la iniciación de este procedimiento, el “Demandado” modificó el
contenido de la página web, introduciendo en ésta datos e imágenes relacionados
con el campo textil asiático, así como la expresión “SINGAPORE TEXTILE
PLASTIC”, de la cual aduce el “Demandado” que proviene la expresión
SINTEPLAST que hace parte del nombre de dominio del cual es titular. No
obstante, en el cuerpo de la página aún se anuncia que se encuentra “UNDER
CONSTRUCTION”, con evidentes errores ortográficos, y el “Panel” constató que
resulta imposible acceder a varios de los vínculos presentados en el sitio. La
presencia de faltas ortográficas y de redacción en el cuerpo de la página indican al
“Panel” que el idioma inglés no parece ser completamente conocido por quien la
construyó. De otro lado, no puede deducirse del contenido del sitio, qué clase de
productos o servicios se ofrecen, o el motivo de existencia del mismo, sea éste
comercial o no comercial. Tampoco es clara la relación de la página web con MP
GROUP, expresión que se anuncia al final de la página, ni con ITMA, a cuya
página conduce el link http://www.itma-asia2001.com. Los demás links que
aparecen en la página no pueden ser accedidos por el usuario. En términos
generales, el contenido actual de la página www.sinteplast.com es confuso y no
permite conocer su finalidad ni su relación con el campo textil asiático, o en
especial, el de Singapur. Por el contrario, genera incertidumbre y demuestra haber
sido construido con evidente falta de cuidado. El hecho de que la página aún se
encuentre en construcción, no es excusa para que la página muestre contenido
contradictorio e incoherente, impidiéndose así encontrar probada la existencia de
intereses legítimos en el “Demandado” o buena fe en el registro y uso del nombre
de dominio.
Es pertinente traer a colación la opinión del Panelista Único, Roberto A. Bianchi,
quien en la decisión del Panel Administrativo presentado ante el Centro de
Arbitraje y Mediación de la OMPI en el caso N° D2000-0143, señaló lo
siguiente:
“Por otra parte, mantener meses después del registro el sitio “en
construcción” cuando el nombre de dominio es idéntico o
confundiblemente similar a la marca de vinos del demandante muy
conocida en el país demandado y provocando la posibilidad de confusión a
los navegantes de la WEB que deseen conectarse con el sitio del
demandante –sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del
demandante- representa un uso evidente de la mala fe. En consecuencia, el
“Panel” determina que el nombre de dominio raimat.com ha sido usado y
se usa de mala fe por el demandado.”
En efecto, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino
ampliado a una falta de uso. Es así, como es posible que dadas las circunstancias,
la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando
el nombre de dominio de mala fe. Así fue reconocido por el Panel Administrativo
en el caso N° D2000-003, a propósito del registro del nombre de dominio
TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el artículo 4, literal b) de la “Política”
page 27
reconoce expresamente que la enumeración de las pruebas del registro y
utilización de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: “las
circunstancias siguientes, entre otras,...”
El “Panel” considera que en el caso en cuestión, la falta de uso del nombre de
dominio sinteplast.com por parte del “Demandado”, sin la debida justificación
por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias
particulares del caso en estudio, que llevan al “Panel” a la anterior conclusión son
las siguientes:
a)
El “Demandante” ha demostrado que su marca SINTEPLAST, la cual
es idéntica al nombre de dominio sinteplast.com, ha sido objeto de
extensa publicidad, por lo que es ampliamente conocida en Argentina
y en otros países latinoamericanos;
b)
El “Demandado” no proveyó al “Panel” de prueba alguna que
evidenciara siquiera sumariamente que actuó o ha actuado de buena fe
en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestión;
c)
Reposan pruebas en el expediente del presente procedimiento, de que
el “Demandado” conoce de la existencia de la marca SINTEPLAST y
de la presencia que ésta tiene en Internet.
d)
La “Demandante” ha presentado pruebas de que el “Demandado” o
alguien en su nombre le ofreció en venta el nombre de dominio por un
monto superior a aquél constituido por el valor de su registro y de su
mantenimiento, lo cual evidencia su ánimo de lucro.
e)
El “Demandado” no manifestó el tipo de actividades a las que se
dedica, por lo que resulta poco viable concebir alguna circunstancia
en la que pudiese usar legítimamente el nombre de dominio
sinteplast.com.
f)
Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso
del nombre de dominio sinteplast.com por parte del “Demandado”,
sería ilegítimo, pudiendo constituir una violación de las normas que
regulan la competencia desleal y una usurpación de los derechos de
propiedad industrial de la “Demandante”.
g)
El “Demandado” incumplió con los términos procesales dentro del
presente procedimiento e incumplió con los deberes que le
corresponden en virtud de la “Política” y el “Reglamento”, situación
que configura un indicio en su contra de que todo lo manifestado por
la “Demandante” es cierto.
Por todo lo expuesto, el “Panel” determina que la conducta omisiva en cuanto a la
ausencia de uso del nombre de dominio sinteplast.com por parte del
“Demandado”, constituye una forma de uso de mala fe.
7.
Decisión
El “Panel” ha determinado que el nombre de dominio sinteplast.com es idéntico a la
marca SINTEPLAST de la “Demandante”. Asimismo, el “Panel” ha determinado que el
page 28
“Demandado” carece de derechos e intereses legítimos respecto de dicho nombre de
dominio. El “Panel” también ha determinado que el registro de dicho nombre de
dominio por el “Demandado” ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del
nombre de dominio por parte de éste es una conducta que tiene una clara connotación
de mala fe.
Por todo ello y conforme a los artículos 4, numeral i) y 15 de la “Política” y el
“Reglamento” respectivamente, el “Panel” resuelve ordenar que el registro del nombre
de dominio sinteplast.com sea transferido a la “Demandante”, la sociedad
SINTEPLAST S.A.
Fernando Triana
Panelista Único
19 de octubre de 2000
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