D2000-1017

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Comunidad Autonóma de Galicia vs Jesús Sancho Borraz
Caso No. D2000-1017
1.
Las partes
1.1. Demandante: Comunidad Autónoma de Galicia, con domicilio social en Edificio
Administrativo San Caetano nº 3 E 15771 Santiago de Compostela, España,
representada Dº Sergi Moreu Soler, Nominalia Internet S.L., con domicilio
Passeig Lluís Companys, 23, E-08010 Barcelona, España; Tel. 00 34 93 268
7707, Fax 00 34 93 3 102 360, E mail: legal nominalia.com.
1.2. Demandado: D. Jesús Sancho Borraz, de nacionalidad española, con domicilio en
Pelayo 12; 3M; E-08001 Barcelona, España.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
2.1. Esta demanda tiene como objeto los nombres de dominio,
“xuntadegalicia.net”
“xuntadegalicia.org”
2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK
SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon,
Virginia, 20170 - 5139, USA.
3.
Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política
Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el
Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política
Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día
11 de Agosto de de 2000.
3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo a la entidad registradora y al
demandado con fecha 29 de Agosto de 2000.
Una nueva notificación fue enviada al demandado el 13 de Octubre de 2000 no
habiendo contestado el demandado a ninguna de las notificaciones.
3.3. Con fecha 8 de Noviembre de 2000, de acuerdo con la petición del demandante
de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la
OMPI designó a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haciéndole llegar
posteriormente copia completa de la documentación.
3.4. Siendo la entidad demandante una entidad de derecho público español, donde la
lengua oficial es ese idioma, siendo el panelista también de nacionalidad
española, y pareciendo ser también esa la nacionalidad del demandado rebelde
haciéndose uso de la facultad conferida en el artículo 11.b) de las Reglas de la
Política Uniforme de ICANN del 24 de Octubre de 1999, se considera como
lengua del procedimiento a la española, en ella se dicta la presente resolución.
4.
Antecedentes de hecho
4.1. El demandante, Comunidad de Galicia, es una Comunidad Autónoma que forma
parte de la organización territorial del Estado Español de acuerdo con el artículo
137 de la Constitución Española. La Comunidad Autónoma de Galicia se
reconoce y rige por el Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado por Ley
Orgánica 1/1981 de 6 de Abril (BOE 101, de 28 de Abril de 1981).
Asimismo, la Comunidad Autónoma de Galicia es titular de diversas marcas
inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger productos y
servicios pertenecientes a las 42 clases del Nomenclator Internacional. Estas
marcas están formadas por la denominación Xunta de Galicia dispuesta en una
forma peculiar a las que se acompaña un gráfico que constituye el escudo propio
de Galicia.
4.2. El demandado D. Jesús Sancho Borraz, es una persona física, aparentemente de
nacionalidad española.
4.3. A los efectos de este procedimiento arbitral son también de tener en cuenta los
siguientes hechos:
5.
-
Que la Comunidad de Galicia ha registrado el nombre de dominio
xuntadegalicia.com el 11 de Noviembre de 1999.
-
Que D. Jesús Sancho Borraz ha registrado los nombres de dominio
xuntagalicia.net y xuntagalicia.org el 24 de Marzo de 2000.
Pretensiones de las partes
5.1. Demandante
2
El demandante, en su escrito de demanda, establece:
-
Que la titularidad en favor de la Comunidad Autonóma de Galicia de las
marcas españolas otorgadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y
que reivindican la denominación XUNTA DE GALICIA le otorga un
monopolio en el uso de tal denominación máxime cuando, además, la
misma goza de una gran notoriedad y renombre para todos los ciudadanos
españoles y otros residentes en el Reino de España.
-
Que "XUNTA DE GALICIA" es la traducción al gallego del nombre oficial
que designa al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia según se
reconoce en el propio Estatuto de Autonomía de Galicia.
-
Que la denominación "XUNTA DE GALICIA" es utilizada incluso mas allá
del propio ámbito marcario pues se utiliza a nivel político e institucional y
tiene una masiva presencia en la vida cotidiana española..
-
Que los nombres de dominio "xuntadegalicia.org" y xuntadegalicia.net" son
idénticos a las marcas XUNTA DE GALICIA que la Comunidad Autónoma
de Galicia tiene registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas sin
que la circunstancia de que tal denominación esté escrita de forma continúa
(en los nombres de dominio) o con la correspondiente separación en las
palabras (en las marcas) sea determinante para encontrar una diferenciación
entre ellas.
-
Que el Sr. Sancho Borraz no tiene ningún derecho o interés legítimo en
relación con los nombres de dominio "xuntadegalicia.net" y
"xuntadegalicia.org" respondiendo este registro y uso a una actitud de mala
fe por parte del solicitante que no puede desconocer los legítimos derechos
e intereses que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene sobre la
denominación XUNTA DE GALICIA.
-
Que el 17 de Abril de 2000 envió al Sr. Sancho Borraz un requerimiento
notarial solicitando que transfiriese los nombres de dominio al legítimo
titular sin que el Sr. Sancho Borraz hubiera contestado al mismo.
-
Que el Sr. Sancho Borraz ha registrado bien directamente bien a través de
sociedades que controla otros nombres de dominio que se corresponden a
marcas muy famosas en España sin que estuviera legitimado para ello.
Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor de
los dominios "xuntadegalicia.net" y "xuntadegalicia.org".
5.2. Demandado
El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2.a) de "El Reglamento" a todas las direcciones de contacto, por correo
electrónico y fax, que habían sido proporcionadas por el demandante. Todo ello según
se recoge en la documentación procedimental de "El Centro de Arbitraje". El
demandado no ha contestado
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6.
Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda
sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común residencia en España de demandante y demandado son de
especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del
derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el
apartado 4 a) de la política uniforme.
Estos son:
6.2.1.
-
Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico,
u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de
productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga
derechos,
-
Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación
con el nombre de dominio, y
-
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Semejanza entre nombre de dominio y marcas
El demandante alega la titularidad de diversas marcas aportando fotocopias de la
publicación de las solicitudes de las mismas en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial que es una publicación oficial de la Oficina Española de Patentes y
Marcas. El distintivo tal y como se reivindica se hace de la forma siguiente:
Este panel ha comprobado -a través de un pequeño muestreo- la situación registral
de alguna estas marcas pudiendo afirmarse que los expedientes comprobados se
encuentran en vigor. Tales expedientes concretamente han sido los siguientes:
Marca española 1.298.130 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 16, concedida
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el 5 de Febrero de 1991.
Marca española 1.298.152 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 38, concedida
el 3 de Septiembre de 1990.
Marca española 1.298.155 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 41, concedida
el 3 de Septiembre de 1990.
Marca española 1.298.156 XUNTA DE GALICIA (gráfica) clases 42, concedida
el 16 de Mayo de 1991.
No resulta necesario un razonamiento profundo para apreciar una identidad entre
los dominios "xuntadegalicia.net" y "xuntadegalicia.org" y la denominación
XUNTA DE GALICIA que constituye el elemento relevante de las marcas
alegadas por el demandante..
Debe tenerse en cuenta que la comparación en el presente caso se debe realizar
entre el elemento denominativo que forman las marcas registradas y la
denominación que constituye el nombre de dominio, llegándose a la conclusión,
en primer lugar, que en el aspecto fonético y conceptual los nombres son
idénticos. La circunstancia de la peculiar disposición de la denominación
XUNTA DE GALICIA o la adición de un escudo que se aprecia en las marcas
anteriores no supone que deje concurrir el primero de los presupuestos de
admisibilidad pues lo que resulta evidente es que la comparación entre el
distintivo tal y como se reivindica en la marca y el nombre que constituye el
dominio impugnado revela una profunda "semejanza que produce la confusión",
precisamente por la reivindicación común de la denominación XUNTA DE
GALICIA.
6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del
demandado titular del dominio impugnado.
La ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado no permite
conocer su versión acerca de las razones, derechos e intereses legítimos que le
llevaron a adoptar el dominio “xuntadegalicia.net” y XUNTA DE
GALICIA.ORG.
El panel considera que esa ausencia de contestación supone una aceptación
implícita de carencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado.
No obstante, también quisiera hacer las seguientes precisiones para ahondar en su
convicción de que, efectivamente, el demandado no tiene derechos o intereses
legítimos sobre la denominación XUNTA DE GALICIA.
En efecto, conviene manifestar como ya se indicó en la relación de hechos, que la
Comunidad Autónoma de Galicia es una de las nacionalidades históricas
integradas en la Organización Territorial del Estado Español y que está
reconocida como Institución fundamental de España tanto en la Constitución
como en su Estatuto de Autonomía.
Mas concretamente se puede afirmar que la JUNTA DE GALICIA (en versión
gallega XUNTA DE GALICIA) es uno de los Organos -con el Parlamento y el
Presidente- a través de los cuales se ejerce el poder de la Comunidad Autónoma
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de Galicia, tal y como se señala en el artículo 9.1 de su Estatuto de Autonomía.
Asimismo, el artículo 16 prescribe que la Junta es el Organo Colegiado del
Gobierno de Galicia, disponiendo el artículo 16.4 que una Ley de Galicia regulará
la Organización de la Junta y las atribuciones y el Estatuto Personal de sus
componentes; [Ley del Parlamento de Galicia de 22 de Febrero de 1983 (BOE nº
212 de 5 de Septiembre) Reguladora de la Junta y su Presidente y que fue
modificada por ulteriores disposiciones].
El nombre XUNTA DE GALICIA no es mas que la traducción al gallego de
"JUNTA DE GALICIA". Y en este punto tenemos que señalar que siendo la
lengua propia de Galicia el gallego y, además, siendo los idiomas gallego y
español los oficiales de Galicia se debe concluir afirmando que la "XUNTA DE
GALICIA" es la institución que constituye el Organo colegiado del Gobierno de
Galicia.
Estas circunstancias permiten concluir que ni el demandado en particular ni nadie
en general podría acreditar la existencia de unos derechos o intereses legítimos
para registrar el nombre de dominio XUNTADEGALICIA por cuanto podríamos
decir que por ley pertenece a la Comunidad Autónoma de Galicia. Incluso, si un
tercero pretendiese registrar -por ejemplo, bajo una modalidad de signo distintivola denominación XUNTA DE GALICIA tal registro sería invalidado por no
respetar el principio de legalidad. De ahi se puede concluir que el demandado ni
ostenta ni ha ostentado derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación
XUNTA DE GALICIA y, por tanto, sobre los dominios "xuntadegalicia.net" y
"xuntadegalicia.org".
6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro del dominio
“xuntadegalicia.net” y “xuntadegalicia.org” y posible existencia de uso de
mala fe de ese nombre de dominio.
6.2.3.1.
Preliminar
Una de las cuestiones que ha suscitado mayor controversia a la hora de
decidir un procedimiento iniciado al amparo de la Política Uniforme es la
concurrencia o no de dos requisitos independientes pero íntimamente
conectados, que son:
-
registro del dominio de mala fe, y
uso del dominio de mala fe.
Para un perfecto entendimiento del alcance de tales requisitos y,
especialmente, su carácter conexo conviene recordar lo establecido en la
Decisión del caso número D2000-0239 donde se señaló lo siguiente: "lo
primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la política
uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un
procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos
requisitos sean tan independientes que no tengan una relación importante
entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien
ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, es
difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio
que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado
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un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de
mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente
contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio
lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía
en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los
derechos de un tercero".
Pues bien, sobre la base de las consideraciones realizadas en esta decisión
vamos a analizar si en el presente caso concurren los dos requisitos exigidos
por el apartado 4.a último párrafo de la Política Uniforme.
6.2.3.2.
1.
Registro de mala fe.
El demandado no ha contestado a la demanda presentada, no
aportando prueba ni alegato alguno que justifiquen con qué finalidad
adoptó el dominio controvertido, si ha llevado a cabo alguna actividad
comercial con la denominación XUNTA DE GALICIA o si dispone
de algún derecho sobre la misma.
Por otra parte, ha quedado acreditado que el nombre XUNTA DE
GALICIA es el nombre oficial del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Galicia que, además, constituye un nombre conocido y
que el público lo identifica inexorablemente con un Organismo
Oficial de la Comunidad Gallega. Es obvio que el demandado no
puede alegar desconocimiento de tal nombre ya que aparece
cotidianamente en los medios de comunicación, es utilizado por los
ciudadanos e, incluso también queda reflejado en cuantas campañas
institucionales o promocionales realiza la propia XUNTA DE
GALICIA.
En definitiva, se debe concluir afirmando que no es plausible una
creación independiente por el demandado del dominio
XUNTADEGALICIA por lo que el panel está convencido de que el
demandado ha actuado de mala fe al pretender inscribir a su nombre
los dominios “xuntadegalicia.net” y “xuntadegalicia.org”
concurriendo, por tanto, el requisito del registro de mala fe.
6.2.3.3.
Uso de mala fe.
Ha quedado acreditado que los nombres de dominio no están siendo
usados de tal manera que podría pensarse que al no haber actividad
alguna en relación con estos nombres de dominio los mismos no se
usan y, por tanto, ello supondría que tampoco puede haber uso de
mala fe.
Entendemos que este planteamiento no puede aceptarse ya que
llevado a sus últimas consecuencias podría traer resultados
insostenibles puesto que bastaría con registrar un nombre de dominio
idéntico a una marca ajena y no usarlo para imposibilitar que el titular
de la marca registrada pueda recuperarlo a través de este
procedimiento arbitral. Se podría afirmar que esta actuación implica
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un fraude de ley cuya regulación en el Derecho español está prevista
en el artículo 6.4 del Código Civil que cataloga como tal los actos
realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él.
Esta panel considera que sería un fraude de ley aprovecharse de la
posibilidad de poder registrar nombres de dominio con el objeto de
impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca como
también se puede considerar que puede constituir un uso de mala fe la
mera detentación del nombre de dominio para no utilizarlo;
especialmente en aquellos casos en que el titular del dominio no
puede utilizarlo pues su uso sería considerado ilícito.
En efecto, este panel considera que cualquier utilización futura de un
nombre de dominio XUNTADEGALICIA que no fuera siendo
realizado por el Organo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Galicia puede ser considerado un uso de mala fe por cuanto ha
quedado probado que el único Organismo que tiene derecho a ese
nombre es la propia XUNTA DE GALICIA.
A mayor abundamiento se puede afirmar que un uso por el
demandado de los dominios “xuntadegalicia.net” y
“xuntadegalicia.org” sería ilícito desde el momento que se hace un
uso injustificado de una denominación, marca o distintivo de una
Institución Oficial generando confusión y engaño en los usuarios de
INTERNET, máxime cuando la Comunidad de Galicia es la titular del
dominio XUNTADEGALICIA.COM. Parece presumible asegurar que
cualquier usuario que accediera a un dominio denominado
XUNTADEGALICIA (con independencia del genérico "com"; "org"
o "net") estaría convencido de que está contactando con un Organo
Oficial de la Comunidad Gallega de tal manera que se puede afirmar
que si un tercero sin autorización de la XUNTA DE GALICIA
pudiese utilizar ese nombre lo haría de mala fe y en clara
contravención de la Ley que expresamente otorga el derecho
exclusivo a usar la denominación XUNTA DE GALICIA a la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Concurre, por tanto, a juicio de este Panel, el requisito de mala fe en
el uso de los dominios controvertidos.
7.
Decisión
El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente
expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los
tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo
ordena que los dominios "“xuntadegalicia.net”" y "xuntadegalicia.org" sean transferido
al demandante.
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Alberto de Elzaburu
Panelista único
29 de Noviembre de 2000
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