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TALLER SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y
LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS
Montevideo, 26 al 30 de mayo de 2008
TEMAS A TRATAR
1.- ADQUISICIÓN Y
MANTENIMIENTO DE DERECHOS
SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
EN URUGUAY.
2.- LA IMPORTANCIA DE TENER
UNA MARCA REGISTRADA.
3.- EL REGISTRO DE MARCAS EN
EL EXTERIOR.
Alberto Gestal .- Mayo 2008
• Presentación basada
en la adaptación para
Uruguay de la
publicación de la
Organización Mundial
de la Propiedad
Intelectual:
“El Secreto está en la
Marca”
SIGNOS DISTINTIVOS
• PERMITEN INDIVUALIZAR LOS
PRODUCTOS O LOS SERVICIOS DE UN
TITULAR FRENTE A SU CLIENTELA.
• PERMITEN DISTINGUIRSE DE LOS
PRODUCTOS O DE LOS SERVICIOS DE
LOS COMPETIDORES
DEFINICIÓN DE MARCA
LEY 17.011
• TODO SIGNO CON APTITUD PARA
DISTINGUIR LOS PRODUCTOS Y LOS
SERVICIOS DE UNA PERSONA FISICA
O JURIDICA DE LOS DE OTRA.
SIGNOS QUE PUEDEN SER
REGISTRADOS COMO MARCA
• DENOMINATIVOS: UNO O MAS VOCABLOS
• FIGURATIVOS: GRAFICOS
• MIXTOS: COMBINACION DE
VOCABLO Y GRAFICO
• TRIDIMENSIONALES: EMBALAJES O
ENVASES
• FRASES PUBLICITARIAS
• SONOROS:SONIDOS
TITULARIDAD
• SIGNOS PROPIEDAD DE UNA PERSONA
(FISICA O JURIDICA, PUBLICA O PRIVADA)
O EN REGIMEN DE COPROPIEDAD
• SIGNOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR
PRODUCTOS O SERVICIOS DE UN
AGRUPAMIENTO UNIDO POR UN VINCULO
COMUN
LA LEY 17.011 ADMITE NUEVOS TIPOS
DE MARCAS EN RELACION AL
TITULAR:
• MARCAS COLECTIVAS
• MARCAS DE CERTIFICACION O DE
GARANTIA
REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD
• EL SIGNO DEBE ESTAR DISPONIBLE.
CONFUNDIBILIDAD:
EL SIGNO SOLICITADO DEBE SER
CLARAMENTE DIFERENTE A LOS YA
REGISTRADOS O EN TRAMITE DE
REGISTRO A EFECTOS DE EVITAR
CONFUSION, RESPECTO DE LOS MISMOS
PRPODUCTOS O SERVICIOS, O RESPECTO
DE PRODUCTOS O SERVICIOS
CONCURRENTES.
SCHNEK vs. SHNEC
REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD (CONT)
• EL SIGNO NO DEBE VULNERAR LAS
PROHIBICIONES LEGALES.
– 1. PROHIBICIONES ABSOLUTAS:
DENOMINACIONES QUE SE EMPLEEN PARA
EXPRESAR CUALIDADES O ATRIBUTOS DE LOS
BIENES;
LAS DENOMINACIONES QUE INDICAN LA
NATURALEZA DE LOS BIENES;
LOS NOMBRES GEOGRAFICOS QUE NO SEAN
SUFICIENTEMENTE DISTINTIVOS;
LOS EMBLEMAS DEL ESTADO, DE LA CRUZ ROJA,
DEL COMITE OLIMPICO INTERNACIONAL;
LOS SIGNOS CONTRARIOS AL ORDEN PUBLICO,
LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES;
REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD (CONT)
• EL SIGNO NO DEBE VULNERAR LAS
PROHIBICIONES LEGALES
– 2. PROHIBICIONES RELATIVAS:
LOS DISTINTIVOS QUE IDENTIFIQUEN A LOS
ESTADOS EXTRANJEROS;
LAS OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE
AUTOR;
LOS SIGNOS ENGAÑOSOS;
LOS NOMBRES O RETRATOS DE TERCERAS
PERSONAS SIN SU CONSENTIMIENTO;
LOS SIGNOS QUE REPRODUZCAN O IMITEN A UNA
MARCA NOTORIA;
LOS SIGNOS QUE HAGAN PRESUMIR EL
PROPOSITO DE VERIFICAR UNA CONCURRENCIAS
MARIO BENEDETTI
PROCEDIMIENTO
• 1. BUSQUEDA DE ANTECEDENTES
FONETICOS.
ESTA BUSQUEDA NO ES OBLIGATORIA NI
VINCULANTE PARA LA OFICINA Y,
ADEMAS, NO PRESUPONE LA CONCESION
O LA DENEGACION POSTERIOR DEL
REGISTRO.
2. LA SOLICITUD DE REGISTRO SE
REALIZA ANTE LA DIRECCION NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
DEBIENDO ADJUNTAR COMPROBANTE DE
PAGO DE TASA DE SOLICITUD Y DE PRECIO
DE LA PUBLICACIÓN.
PROCEDIMIENTO (CONT.)
• 3. PUBLICACION DE UN EXTRACTO DE LA
SOLICITUD DE LA MARCA EN EL BOLETIN
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
• 4. DIVISION MARCAS REALIZA UN
EXAMEN DE LOS ASPECTOS FORMALES DE
LA SOLICITUD.
• 5. LUEGO DE LA PUBLICACION SE ABRE
UN PLAZO DE 30 DÍAS PARA RECIBIR
OPOSICIONES DE PARTICULARES
PROCEDIMIENTO (CONT.)
• 6. DIVISION MARCAS REALIZA UN EXAMEN DE
FONDO DE LA SOLICITUD PARA COMPROBAR QUE
EL SIGNO NO VULNERE LO DISPUESTO EN LOS
ART. 4, 5 Y 6 DE LA LEY 17.011.
• 7. SI HAY OPOSICIONES DE OFICIO O DE
PARTICULARES SE DA TRASLADO AL
INTERESADO PARA QUE ARTICULE SUS
DEFENSAS.
• 8. EN CASO DE NO EXISTIR OPOSICIONES O
LUEGO DE HABERSE SUSTANCIADO LAS MISMAS,
LA DIRECCION ADOPTA RESOLUCION SOBRE LA
SOLICITUD REGISTRAL.
RENOVACION DEL REGISTRO
• LAS MARCAS CADUCAN A LOS DIEZ AÑOS.
• PERO PUEDEN SER RENOVADAS
INDEFINIDAMENTE
• EL TITULAR DEBE PRESENTAR EL FORMULARIO
RESPECTIVO Y ABONAR LA TASA
CORRESPONDIENTE.
• AL RENOVAR NO SE PUEDE INCORPORAR
NINGUNA MODIFICACIÓN AL SIGNO MARCARIO.
• NO SE PUEDEN AUMENTAR LOS BIENES
PROTEGIDOS PERO SI SE PUEDEN DISMINUIR.
¿PARA QUE SIRVE TENER
PRODUCTOS O SERVICIOS CON
MARCA?
• GARANTIZA QUE LOS
CONSUMIDORES DISTINGAN LOS
PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS
• PERMITE A LAS EMPRESAS
DIFERENCIAR SUS PRODUCTOS
• MEDIANTE LA PUBLICIDAD PERMITE
PROYECTAR LA IMAGEN Y LA
REPUTACION DE UNA EMPRESA
¿PARA QUE SIRVE TENER MARCA
REGISTRADA?
• LA MARCA REGISTRADA OTORGA AL
TITULAR UN DERECHO DE
EXCLUSIVIDAD QUE LE PERMITE
IMPEDIR QUE TERCEROS USEN SU
MARCA (SIGNO IDENTICO O
SIMILAR) EN EL MERCADO CON
RESPECTO A LOS PRODUCTOS O LOS
SERVICIOS PROTEGIDOS (ACCIONES
CIVILES Y PENALES).
IMPORTANCIA DE TENER MARCA
REGISTRADA (CONT.)
• LA EXCLUSIVIDAD PERMITE QUE EL
TITULAR DESARROLLE ACTOS DE
COMERCIO.
• OTORGA LA POSIBILIDAD DE
OPONERSE AL REGISTRO DE SIGNOS
IDENTICOS O SIMILARES QUE
PUEDAN CREAR CONFUSION
IMPORTANCIA DE TENER MARCA
REGISTRADA (CONT.)
• BRINDA AL TITULAR LA POSIBILIDAD DE
TRANSFERIR EL REGISTRO (VENDERLO)
• OTORGA AL PROPIETARIO LA POSIBILIDAD
DE DAR LICENCIAS (TOTALES O
PARCIALES)
Y FRANQUICIAS
• PERMITE AL TITULAR DAR LA MARCA EN
GARANTIA (PRENDA)
VALIDEZ INTERNACIONAL DE LA
MARCA REGISTRADA
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD.
• LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA
MARCA REGISTRADA SE LIMITAN AL
TERRITORIO DONDE SE REGISTRO.
• PARA EXPORTAR CON MARCA O PARA
CONCEDER LICENCIAS DE USO ES MUY
RECOMENDABLE REGISTRAR LA MARCA
EN LOS LUGARES DE DESTINO.
FORMAS DE REGISTRAR EN EL
EXTRANJERO
• CONVENIO DE LA UNION DE PARIS
DERECHO DE PRIORIDAD DE 6
MESES.
LAS SOLICITUDES SE PRESENTAN
UNA A UNA EN LOS PAISES DONDE
SE DESEA OBTENER PROTECCION
INVOCANDO EL DERECHO DE
PRIORIDAD UNIONISTA.
FORMAS DE REGISTRAR EN EL
EXTRANJERO (CONT.)
• OFICINAS REGIONALES DE MARCAS:
1. OFICINA REGIONAL AFRICANA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (ARIPO)
2. OFICINA DE MARCAS DEL BENELUX
(BTO)
3.OFICINA AFRICANA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OAPI)
4.OFICINA DE ARMONIZACION DEL
MERCADO INTERIOR DE LA UE (OAMI)
FORMAS DE REGISTRAR EN EL
EXTRANJERO (CONT.)
• OFICINA INTERNACIONAL (OMPI).
EL SISTEMA DE MADRID PERMITE AL
TITULAR DE UNA MARCA OBTENER
PROTECCION EN VARIOS PAISES
(MIEMBROS DE LA UNION DE MADRID)
MEDIANTE LA PRESENTACION DE UNA
UNICA SOLICITUD EN SU OFICINA
NACIONAL.
A LA FECHA URUGUAY NO ES MIEMBRO
DEL SISTEMA DE MADRID.
MUCHAS GRACIAS.-
[email protected]