Qué bonita Familia Economía Kimberly Clark y la empresa

Qué bonita Familia
Economía Kimberly
Clark
y
la
empresa colombiana Familia libran una dura batalla jurídica por una de las
marcas más tradicionales de Colombia. Una pelea como para alquilar balcón.
Como si bailaran al ritmo de la mítica canción de Celia Cruz, las poderosas firmas
Productos Familia S. A. y Kimberly Clark están en un verdadero songo le dio a
borondongo, por una de las marcas más tradicionales del mercado colombiano: Familia.
La pelea trasciende el mercado nacional y se desarrolla también ante la autoridad
competente de Perú. El fallo, que se podría conocer este año, tendría grandes
implicaciones
para
ambas
multinacionales.
Todo empezó en 1996, cuando el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú, le transfirió el registro de la
marca Familia a Kimberly Clark, como parte del proceso de compra de la empresa
peruana Papelera Unicel. Esta hasta ese momento figuraba como titular de ese nombre
para
productos
como
papel
higiénico
y
servilletas.
Al enterarse de la noticia, en 1997, Familia S. A. reaccionó inmediatamente y le pidió al
Indecopi revocar la medida. La preocupación central de la empresa colombiana eran las
implicaciones que el aval dado a Kimberly para usar la marca Familia en Perú tendría
sobre ese mercado. En su plan de expansión, Papeles Familia ya había conquistado el
mercado ecuatoriano con la compra de una planta en ese país y se alistaba para entrar al
peruano. Pero todo este proyecto se frenó cuando la demanda ante el Indecopi fue
negada. Hoy Kimberly es la única que puede usar en ese país la marca Familia para
papel
higiénico
o
servilletas,
entre
otros
productos.
A partir de ese momento empezó una guerra sin cuartel entre las dos compañías. Ese
mismo año, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le concedió a la
empresa antioqueña el registro de la marca Familia Dos en Uno. Entonces Kimberly Clark
inició un proceso ante el Consejo de Estado con el argumento de que la expresión 'Dos en
Uno' era descriptiva y no se debería registrar como marca. El asunto fue hasta el Tribunal
Andino de Justicia que negó esa solicitud a la multinacional y en noviembre de 2004 el
tribunal colombiano ratificó ese concepto. Hasta ese momento, ambas partes se fueron a
sus
esquinas
con
un
empate
técnico.
Pero los equipos legales de las dos compañías tenían nuevas sorpresas. En 2004,
Kimberly Clark renovó ante el Indecopi la marca Familia en Perú y actualmente figura con
la titularidad de la misma, permiso que va hasta el año 2014. La empresa colombiana no
se quedó quieta e interpuso un recurso en el que solicita, otra vez, la cancelación de la
marca de Kimberly en ese país. Su argumento es claro: si se tiene en cuenta que Papeles
Familia ha logrado grandes niveles de reconocimiento en Colombia y Ecuador con el uso
de esa marca y que Kimberly la explota en el mercado peruano con el mismo nombre y un
logo muy parecido al original, se trataría de una explotación indebida de la reputación
lograda por la empresa colombiana durante varias décadas en la región.
El proceso, que aún está sin fallar, es un tejemaneje legal en el que ambas partes tienen
claros intereses comerciales. El mercado de papeles para el hogar es uno de los más
movidos en materia de consumo. Sólo en Colombia, el rubro de pañales tuvo el año
pasado un valor de 313.640 millones de pesos, según la firma de inteligencia de
mercados Raddar. El de papeles de cocina, otra de las estrellas, 205.242 millones de
pesos. Como si fuera poco, Ibope registró que a diciembre pasado, las dos empresas
habían invertido 30.851 millones de pesos en publicidad para toallas y papel higiénico, de
los
cuales
el
74
por
ciento
correspondió
a
Familia.
Si bien Familia marca la parada en Colombia en materia de tradición de sus productos,
Kimberly es un peso pesado del mercado mundial, con presencia en los cinco
continentes. En 2004, la multinacional tuvo ventas mundiales por 15.000 millones de
dólares, equivalente al monto total de las reservas internacionales de Colombia. En el
país se venden los productos Kotex, Huggies, Pull Up, Sequitos y Kimbies, entre otros. Su
presencia se incrementó en el mercado local desde 1998, cuando se convirtió en el
accionista
mayoritario
de
la
firma
Colpapel.
Aunque Familia no tiene el uso de su marca estrella en Perú, sí tiene el registro de
productos farmacéuticos y preparaciones líquidas de aseo en ese mercado. Así, por
ejemplo, si quisiera lanzar un blanqueador de ropa marca Familia en ese país, podría
hacerlo. Ante esta verdad, Kimberly Clark no se iba a quedar de brazos cruzados. Por eso
solicitó la cancelación de la marca, en dos procesos que se encuentran actualmente en
trámite.
La multinacional cerró con broche de oro este round al solicitar ante el Indecopi en Perú,
en junio de 2005, el registro de la marca Familia Blanco Hoja Simple, dejando en
evidencia
su
plan
de
consolidar
su
posición
en
este
mercado.
Ante la ofensiva de Familia ante las autoridades peruanas, Kimberly Clark ha respondido
empapelando a su competencia en Colombia. Actualmente está vigente un caso ante la
Superintendencia de Industria y Comercio en el que Kimberly acusa a Familia por
desviación de clientela, actos de concusión y explotación de la reputación ajena. La
demanda se explica porque en 2004 Familia le dio de su propia medicina a Kimberly, al
pedirle a la Superintendencia el registro de la marca Kamila para usarla en Colombia en
productos
de
toallas
sanitarias,
protectores
diarios
y
tampones.
La multinacional puso inmediatamente el grito en el cielo. La razón: Kamila es una
muñequita quinceañera y animada que Kimberly Clark utiliza como personaje
representativo de su producto Kotex Teen y que emplea en muchos de los mercados
donde tiene sus productos de protección femenina. Toda la artillería de Kimberly se puso
a favor de impedir ese registro. Ante la presión, Familia retiró su solicitud. Pero Kimberly
Clark no se quedó quieta y aprovechó la oportunidad para solicitar el registro de Kamila
en la misma categoría de toallas higiénicas. Ante la enorme oposición de pruebas en este
caso,
la
Superintendencia
aún
no
se
ha
pronunciado.
A pesar de la muñequera legal que se ha adelantado en los últimos años, ambas
compañías han preferido guardar silencio, como le dijo a SEMANA Carlos Fernando
Henao, gerente general de Familia: "En los procesos de marcas nos gusta mantener el
asunto en el nivel legal. No queremos hacer ningún comentario ni sobre este ni sobre
algún otro caso". A esta posición se sumaron los representantes jurídicos de Kimberly
Clark en Colombia, quienes, argumentando razones de estrategia jurídica, también
decidieron no decir ni mú. Pero la disputa sigue. En los próximos meses los jueces darán
su fallo. Aún es muy difícil anticipar quién saldrá ganador, pero lo mejor es que dejen de
pelear, porque como dice Celia en la canción, "entre hermanos se vive mejor". n
Aldor y Colombina siguen en disputa jurídica
Vanessa Pérez Díaz - 0 Comentarios
[email protected]
Publicado: 29.03.2011
Bogotá. En un mundo de caramelos, sabores y mucho azúcar las disputas comerciales
pueden
llegar
a
ser
totalmente
amargas.
Una muestra de ello es el pleito por el registro de una marca tridimensional que mantienen
dos de los más grandes fabricantes de confitería en Valle del Cauca: Colombina y
Comestibles
Aldor.
Estos importantes productores permanecen enfrentados desde el año 2006, cuando
Colombina pidió registrar una marca tridimensional de un exhibidor de chupetas. Aunque
no se presentaron oposiciones de terceros, la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) rechazó esta petición porque el objeto mantenía elementos de coincidencia con el
exhibidor de otro fuerte competidor en el mercado, como lo es Aldor.
La decisión, que ya se encuentra ante el Consejo de Estado debido a una apelación por
parte de Colombina, coloca frente a frente a dos empresas que conocen muy bien este dulce
mercado. La que demanda, con mucho más experiencia comercial (más de 70 años) y
comercializadora de la reconocida chupeta Bon Bon Bum; y la que se mantiene como un
tercero interesado, Aldor, con dos décadas de operación y creadora de la marca Yogueta.
"Las compañías intentan registrar marcas tridimensionales como una forma de garantizar
importantes beneficios comerciales como, por ejemplo, distintividad, identificación y
mayor recordación del producto. Sin embargo, para que esto se concrete, la marca tiene
que ser totalmente única o auténtica, y en la mayoría de las solicitudes de registros eso no
sucede", indicó el ex superintendente para la Propiedad Industrial, Giancarlo Marcerano.
LR intentó contactar a los directivos de ambas empresas pero ninguno estuvo disponible
para
atender
esta
solicitud.
¿Quiénes
son
las
que
se
enfrentan?
Además de las plantas de producción que ambos fabricantes de confitería mantienen en el
Valle del Cauca, Colombina y Aldor coinciden en el un aumento exponencial de sus ventas.
De 2008 a 2009, según las últimas cifras de Supersociedades, los ingresos de la empresa
Aldor pasaron de $128.435 millones a $147.844 millones. En Colombina la realidad
comercial fue muy similar, aunque en otra magnitud. Según cifras reportadas a la
Superintendencia Financiera, los ingresos de la compañía pasaron de $565.301 millones en
2008
a
$615.650
millones
al
cierre
de
2009.
Los datos más recientes entregados a la Asamblea General de Accionistas de Colombina,
indicaron que las ventas generales de la compañía el año pasado cerraron en $1,09
billones, de los cuales un total de $493.751 millones correspondieron a la facturación del
negocio
de
confitería.
Esto
representó
un
crecimiento
de
6%.
La significativa actividad exportadora también es un punto de coincidencia entre ambos
fabricantes de dulces. Por el lado de Colombina, sus productos llegan a más de 45 países,
entre los que se encuentran Australia, España, Estados Unidos, Dinamarca, Israel y China.
En mercados similares participa Aldor, específicamente en 40 países de los cinco
continentes. En los últimos años han aumentado su incursión en el mercado sudafricano,
en ciudades como El Congo, Tanzania, Zambia, Kenia y Mozambique, donde se
comercializan
las
marcas
de
chupetas
Yogueta
y
Pin
Pop.
Con una planta de 28.000 metros cuadrados, Aldor produce unas 2 billones de chupetas al
año. Esta cifra se comercializa en un mercado donde competidores como Colombina
invertirán en 2011 una suma de $27.700 millones para la adquisición de equipos,
ampliación de capacidad de producción y desarrollo de nuevos productos.
Un
registro
que
finaliza
en
demanda
contra
la
Nación
Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) falla en contra de una solicitud
de registro de marca, las empresas tienen derecho a apelar la decisión. Si en este nuevo
paso, aún no obtienen un resultado favorable, deben acudir al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. Y si a esas alturas, aún no logran el registro de la marca, el último
paso que tienen por dar es demandar a la Nación ante el Consejo de Estado.
Aunque son varios los intentos y opciones que las empresas pueden tener para lograr
registrar una marca, el proceso tarda mucho en resolverse cuando llega a estos niveles.
La importancia de tomar decisiones adecuadas para proteger una marca
Angélica Raigoso Rubio - Daniel Ricardo Medina - 0 Comentarios
[email protected]
Publicado: 02.09.2011
Bogotá. Los escándalos por los manejos inadecuados de las marcas son cada día más
frecuentes, en unas oportunidades porque las compañías pueden equivocarse a la hora de
escoger la imagen y, en otros, porque cualquier persona decide usarlas sin autorización.
Esto último fue precisamente lo que pasó recientemente con la compañía Abercrombie &
Fitch, cuya marca fue expuesta en el popular reality show Jersey Shore, de la cadena
musical MTV, sin que su protagonista, Mike Sorrentino, tuviera una autorización previa de
la
productora
de
ropa
para
su
uso.
Contrario a lo que han hecho otras empresas que han iniciado una serie de pleitos legales
con el fin de evitar el uso de su marca, en esta oportunidad lo que hicieron las directivas de
la empresa fue efectuar una oferta monetaria al elenco del programa para que no utilizara
sus productos en pantalla, lo que terminó por afectar las ventas de la compañía.
El País de Madrid recuerda el caso de la boda de Belén Esteban (polémico personaje
mediático de España), quien tocó a las puertas de firmas como Rosa Clará, Victorio y
Lucchino y Pronovias para que le confeccionaran su vestido de novia y ninguna de las tres
firmas se comprometió a hacerlo. El tema de los actores, actrices y, en general, los
personajes relacionados con la televisión siempre da de qué hablar cuando éstos son
imagen
de
algunas
marcas.
En Colombia, recordamos el reciente caso de la ex reina y actriz, Valerie Dominguez, que
cuando atravesaba por uno de sus mejores momentos profesionales fue `salpicada` por el
escándalo de Agro Ingreso Seguro, quedando en entredicho su imagen, la cual representó a
marcas como Esika, Nescafé y Frutive, entre otras. Esta situación llevó a que se le
cancelaran todos los contratos, y ocasionó su inminente desaparición de la pantalla chica.
En el mundo, uno de los casos más recordados es el del golfista Tiger Woods, quien tuvo
una seria reducción de sus ganancias por contratos publicitarios, luego de conocerse sus
relaciones extramaritales a finales de 2008. Perdió a patrocinadores como Gatorade, AT&T
y
Accenture,
entre
otros.
Pero el caso, según El País también puede invertirse. A la empresa Ashley Madison, que
facilita la vida a quien mantiene relaciones extramatrimoniales, le está resultando difícil
publicitarse en España, luego de haber publicado un cartel en el que sugería que el príncipe
Carlos y Bill Clinton deberían haber utilizado sus servicios. Esto originó que la compañía
fracasara al negociar con el Atlético de Madrid para aparecer como patrocinadora en sus
camisetas.
Para el ex-superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio, el tema de las marcas es
determinante. "La marca, además de distinguir un producto, cumple la función de
comunicar valores inherentes al producto, por lo tanto, si ésta se asocia con personas que
no tienen una buena reputación, se generan inconvenientes que detecta el consumidor".
El experto en marcas, Ricardo Gaitán, dijo que las empresas están expuestas a la "crisis de
la marca", ya sea porque no eligieron bien a las personas que representan la imagen o
porque
a
las
propias
marcas
se
les
da
un
mal
uso.
Medidas
para
enfrentar
el
problema
Ante ese tipo de situaciones, que muchas veces son inevitables, las medidas que deben
tomar las compañías son ser radicales e inmediatas, para evitar que la crisis de marca se
agrave. El experto en marcas, Ricardo Gaitán, aseguró que cuando se trata de mala imagen
del personaje ícono de la marca las compañías deben retirar inmediatamente su apoyo al
personaje, ya que esa ayuda no está cumpliendo el objetivo inicialmente planteado. Para el
ex superintendente Jairo Rubio, otra forma de proteger la marca es analizar el uso que se
le está dando en los ambientes internos, con el fin de garantizar la correcta utilización de
todas las piezas asociadas, para evitar distorsiones en el mensaje que se quiere trasmitir
ante
sus
diferentes
públicos.
Las
opiniones
Jairo
Rubio
Escobar
Ex
superintendente
de
Industria
y
Comercio
"Cuando las empresas buscan a una persona para que represente la marca, deben
seleccionarlo con cuidado, porque el efecto puede ser contraproducente".
Ricardo
Gaitán
Experto
en
marcas
"Cuando se presentan estas situaciones se debe actuar de la mejor forma para evitar las
llamadas `crisis de marca`, que pueden echar al traste lo logrado hasta el momento".
El signo de Bimbo no se podrá utilizar como marca de ropa
Laura Fernanda Garzón - 0 Comentarios
Publicado: 01.09.2011
Bogotá. Una de las empresas de panificación más reconocidas a nivel mundial, Grupo
Bimbo S.A. de C.V, estuvo inmersa en una discusión judicial contra La Paz Internacional
S.A, cuando la última le solicitó a la SIC registrar como marca de ropa el signo Bimbo.
La empresa opositora no fue la única que pidió a la SIC no otorgar el permiso. Las firmas
Incolmedias S.A. y Creaciones y Estilos Ltda. tampoco estuvieron de acuerdo con la
solicitud, ya que alegaron riesgo de confusión, al tener marcas de ropa registradas bajo el
nombre
Bombi
y
Bimbi
respectivamente.
Al enterarse de los argumentos presentados por las tres compañías, La Paz Internacional
S.A, negó el riesgo de confusión diciendo que el signo Bimbo tiene los suficientes
elementos distintivos para evitar errores a los consumidores. Dijo que su solicitud no
afectaba la fama internacional de los panes y pastelitos Bimbo, pues su signo pretendía
amparar
productos
muy
diferentes.
Después de estudiar los análisis de las cuatro empresas, la Superindustria decidió basarse
en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para resolver el caso. Examinó
primero la posible irregistrabilidad por notoriedad teniendo en cuenta que un signo no
puede ser registrado si constituye una reproducción, imitación, traducción, trasliteración o
transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea
un tercero, sin importar cuales sean los productos o servicios a los que aplique el signo, ya
que puede causar riesgo de confusión o de asociación con ese tercero.
Por tal razón, la SIC se vio en la obligación de medir la notariedad de la marca ya
registrada
Bimbo,
teniendo
en
cuenta
:
1) El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier
país
miembro
de
la
Comunidad
Andina.
2) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro o fuera de las
regiones miembro, incluyendo la fortaleza de su publicidad y presentación.
3) El valor de toda inversión efectuada para promover la marca, productos o servicios a los
que
aplique.
4) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respalda Bimbo, cuya
notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro que
pretende
la
protección.
5)
El
grado
de
distintividad.
Para ello, le pidió a la compañía documentos que verificaran la utilidad del símbolo. Sin
embargo, esta presentó las pruebas un mes más tarde de lo debido, razón por la cual la SIC
las declaró extemporáneas y no las valoró. De todas formas, hizo un estudio comprobando
que Bimbo es la segunda marca con mayor recordatorio entre las amas de casa, solo
superado por la marca Ramo. Y encontró que Bimbo ha sido utilizado desde 1997 para la
promoción
de
panadería
y
repostería.
Observando los resultados, la SIC analizó el riesgo de confusión que podría representar el
nombre Bimbo, a la marca Bimbo. Para ello tuvo en cuenta el riesgo de confusión o
asociación que este representaba, primero para la empresa y segundo para los productos,
al igual que el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca y la dilución de fuerza
distintiva
de
este,
o
de
su
valor
comercial
o
publicitario.
Comparó entonces ambos signos y pronunció que estos son confundibles, ya que su
aspecto nominativo es el mismo. Entonces se fijó también en la conexión competitiva para
determinar si existe o no el riesgo de confusión, y concluyó que el consumidor puede
asumir que los productos de ropa Bimbo pertenecen a Grupo Bimbo S.A.
Por otro lado, la SIC estudió la oposición presentada por Incolmedias S.A. y Creaciones y
Estilos Ltda. y concluyó que el signo Bimbo representa una gran similitud en el aspecto
fonético y visual con las marcas Bombi y Bimbi, al punto de permitir al consumidor pensar
que esta pertenezca a las marcas ya registradas. Además, analizó la conexión competitiva
de las empresas resolvió que Bombi y Bimbo pretenden amparar los mismos productos,
mientras que Bimbi identifica productos de limpieza; vestidos, calzado y sombrería,
además
de
juguetes
y
artículos
de
gimnasia
y
deporte.
Por tanto, la SIC declaró fundadas las oposiciones presentadas por las tres empresas; negó
el registro del signo Bimbo solicitado por La Paz Internacional S.A. y notificó a las
empresas que contra la decisión proceden los recursos de reposición ante la SIC y en
subsidio de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
Antecedentes
El 10 de septiembre del 2001, La Paz Internacional S.A. solicitó el registro como marca
nominativa del signo Bimbo para distinguir artículos de ropa, zapatería y sombrería. Al
enterarse de la solicitud, las compañías Incolmedias S.A. y Creaciones y Estilos Ltda. se
opusieron, pues dicho nombre es muy parecido a dos marcas de ropa ya registradas. Por su
parte, el Grupo Bimbo S.A. de C.V., alegó que el signo Bimbo es una marca registrada
reconocida internacionalmente por sus productos alimenticios, tales como panes y
pastelitos. Por esta razón, la Superitendencia negó el registro en primera instancia.
PARMALAT ENFRENTA A ICOHARINAS POR EL REGISTRO DE LA MARCA SANTAL
Laura Fernanda Garzón - 0 Comentarios
Publicado: 30.08.2011
A pesar de ser un signo de fantasía, Parmalat S.p.A. no ha logrado registrar el nombre
Santal como marca de los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Niza.
Se debe tener en cuenta que la firma utiliza desde hace años dicho signo, para identificar
jugos y en esta ocasión se busca amparar bebidas a base de té.
Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), le negó el registro el 21
de febrero de este año, luego de estudiar la oposición que presentó la firma Icoharinas
Ltda., al decir que este nombre era similar a la marca previamente registrada Santali,
certificada hasta el 31 de octubre del 2016.
Para tomar la decisión, la Superindustria tuvo en cuenta los artículos 146, 148 y 150 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales estudian el riesgo de
confusión que puede generar un signo a una marca registrada.
Primero que todo, dicta la ley, no podrán reconocerse como marcas aquellos signos que
sean idénticos o que se asemejen a un nombre ya registrado por un tercero para los
mismos productos o servicios o para artículos o servicios dónde el signo solicitado cause
riesgo de confusión o asociación.
En este caso, Santal y Santali tienen semejanza fonética, ortográfica y visual, dado que
aquel solicitado comparte la misma sucesión de vocales, longitud, número de sílabas y
terminaciones iguales, capaces de confundir a los consumidores.
Por otra parte, Santal carece de elementos distintivos, teniendo en cuenta que el elemento
que predomina es el denominativo, lo que genera un riesgo se asociación mayor y un alto
grado de similitud con Santali.
Segundo, se debe tener en cuenta la conexión de los productos, según:
1) La inclusión de estos en una misma clase.
2) Los canales específicos de la comercialización de los productos.
3) Los medios de publicidad: Esto quiere decir que se debe saber si ambas marcas
utilizarían los mismos medios o similares.
4) La relación de los nombres.
5) El uso conjunto o complementario de los productos.
6) Las partes y accesorios.
7) El género.
8) La finalidad.
9) La intercambiabilidad de estos.
La clase 30 de Niza comprende: café, te, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos de café,
harinas y preparaciones hechas con cereales, pan bizcochos, tortas, pastelería, confitería,
helados, miel. jarabe de melaza, etc. Santal pretende diferenciar bebidas a base de té,
mientras que Santali identifica café, té, cacao, arroz, azúcar, tapioca, sagu, sucedáneos del
café y otros productos.
De tal forma, ambos signos tendrían la misma finalidad y usarían los mismos canales de
comercialización, además, serían competencia. Su similitud confundiría al consumidor,
pues ellos podrían asumir que ambas marcas pertenecen a la misma empresa, o que en su
efecto Santal es la versión innovadora de Santali. Por las razones anteriormente citadas, la
directora de Signos Distintitvos María José Lamus Becerra resolvió declarar fundada la
oposición de Icoharinas Ltda., negar el registro del signo mixto Santal para representar los
productos comprendidos en la clase 30 de Niza y notificar personalmente a los apoderados
de ambas empresas, Mauricio Bertoletti de la sociedad solicitante y a Martha Amparo
Foseca de la opositora, la decisión tomada. Parmalat S.p.A. puede utilizar los recursos de
reposición ante la misma oficina y de apelación ante el superintendente delegado para la
Propiedad Industrial.
Antecedentes
El 1 de julio del año pasado la empresa internacional Parmalat S.a.P. solicitó el registro del
signo Santal para identificar bebidas a base de té. Después de que la Superintendencia de
Industria y Comercio publicara la solicitud, la sociedad Icoharinas Ltda. presentó su
oposición alegando que ellos ya tenían un producto similar llamando Santali. Este también
representaba, entre otros, productos de té. Por tal motivo la Superintendencia decidió
acoger el caso y estudiar tanto la solicitud, como la oposición.
Giancarlo Marcenaro Jiménez - 0 Comentarios
Publicado: 23.08.2011
Consejos prácticos sobre las marcas y las patentes (27)
Una de las críticas que más frecuentemente se formulan al
sistema de patentes, es que éste se encuentra creado únicamente para favorecer a los
ciudadanos de países desarrollados, pues es allí donde se generan, en su gran mayoría, las
invenciones
susceptibles
de
obtener
patente
de
invención.
Ya en otras columnas hemos desvirtuado dicho argumento, sin negar el hecho del que se
origina, pues es imposible desconocer que, efectivamente, en Colombia, como en todos los
países en vías de desarrollo, las cifras indican que más del 90% de las solicitudes de
patente son de personas o empresas no residentes allí, pero enfatizando que la utilidad del
sistema de patentes para países como el nuestro está dada más por el manejo y uso que
demos a la información que viaja a través de esas solicitudes de patentes y a la que
podemos
tener
acceso
fácilmente.
Pero además de lo anterior, el propio sistema de propiedad industrial, entendiendo que
existen diferentes grados de innovación tecnológica, se ha ido adaptando con el correr de
los tiempos a esta circunstancia y ha contemplado figuras en las que el elemento de
protección no
es patrimonio
exclusivo de los países industrializados.
Surge así la figura de los modelos de utilidad que, más que proteger innovación pura
(invención+novedad+altura inventiva+aplicación industrial), se encamina a conferir
exclusividad a los creadores de desarrollos consistentes en adaptación o mejora a
tecnologías
ya
existentes.
Así las cosas, quien desarrolle, partiendo de algo existente, una mejora o adaptación que
hace que lo que ya existe funcione mejor o diferente, puede hacerse acreedor a un registro
de modelo de utilidad, cuyo efecto será conferirle la exclusividad sobre esa mejora o
adaptación,
como
si
fuera
una
verdadera
patente
de
invención.
Y si bien, para conceder este privilegio, la Superintendencia de Industria y Comercio exige
que la adaptación o mejora cumpla con el requisito de la novedad, no requiere que tal
desarrollo tenga nivel inventivo, de tal manera que aun algo obvio (es decir sin altura
inventiva),
puede
ser
protegido
mediante
esta
figura.
Para obtener el registro de un modelo de utilidad, es necesario seguir el mismo trámite
previsto para conseguir una patente de invención, con la diferencia de que, como las
exigencias son menores (no se requiere de la altura inventiva), el término de protección,
que para las patentes de invención es de 20 años, para los modelos de utilidad es de la
mitad,
es
decir
10
años.
Así mismo, todos los plazos que se prevén en la legislación durante el trámite de la patente
de invención (para dar respuesta a los requerimientos, para presentar oposiciones, para
solicitar el examen de patentabilidad), se reducen a la mitad, de tal manera que el
procedimiento
es
mucho
más
breve
que
el
de
una
patente.
Son, pues, los modelos de utilidad, una excelente alternativa para los creadores
colombianos de quienes siempre se ha afirmado son, más que innovadores puros,
adaptadores
de
tecnologías.
El desarrollo de los modelos de utilidad se considera una etapa previa a la verdadera
innovación.
Es decir, la que genera patentes de invención y, en tal sentido, incentivar su registro y
utilización, debe ser un propósito general que está en perfecta consonancia con los
objetivos gubernamentales de lograr el desarrollo económico del país como un mecanismo
de llevar la prosperidad a todos los sectores de la economía nacional.
Antecedentes El propio sistema de propiedad industrial, entendiendo que existen
diferentes grados de innovación tecnológica, se ha ido adaptando con el correr de los
tiempos a esta circunstancia y ha contemplado figuras en las que el elemento de protección
no
es
patrimonio
exclusivo
de
los
países
industrializados.
Surge así la figura de los modelos de utilidad.
Empresarios podrán registrar sus marcas en el exterior desde Colombia
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Publicado: 18.07.2011
Bogotá. La ley facilita a los colombianos el acceso a la protección internacional de Marcas
de Productos y Servicios
Mediante la Ley 1455 de 2011 el Congreso de la República aprobó el Protocolo de Madrid,
mecanismo que crea un sistema de registro internacional para productos y servicios.
De esta manera, se facilitará a los colombianos el acceso a la protección internacional de
sus marcas mediante un sistema centralizado basado en una solicitud única.
Gracias al instrumento internacional, los empresarios colombianos que deseen registrar
sus marcas en el exterior ya no tienen que hacer solicitudes independientes en cada uno de
ellos, con los costos que esto implica respecto a las tasas en moneda local, honorarios y
traducciones, sino que podrán radicar a través de la Superintendencia de Industria y
Comercio una única solicitud Internacional de registro de marca mediante un solo trámite,
en un único idioma (español), pagando en una sola moneda y designando los países
miembros del Sistema de Madrid en los que desea la protección, que en la actualidad son
más de 80.
Desde la óptica de los solicitantes extranjeros que deseen proteger sus marcas en
Colombia, este sistema también les permitirá designar desde el inicio a Colombia en su
solicitud internacional, con lo cual se espera que el Sistema genere un aumento importante
en el número de solicitudes anuales para la Superintendencia de Industria y Comercio, y en
consecuencia, el registro de la Propiedad Industrial contará con más titulares extranjeros.
El Sistema no solamente hará más fácil el trámite de registro sino que facilitará a los
titulares la gestión posterior de mantenimiento.
Al tratarse de un solo registro internacional para varios países, sólo será objeto de una
renovación y las inscripciones de cambios de titularidad, de nombre o de domicilio pueden
inscribirse en el registro internacional mediante un solo procedimiento sin tener que
acudir a cada uno de los países designados.
El Superintendente de Industria y Comercio José Miguel de la Calle manifestó que "la
aprobación del Protocolo de Madrid es de suma importancia para el país porque coincide
con el propósito fijado en el Plan Nacional de Desarrollo de fomentar el uso del sistema de
propiedad industrial y propiciar la mejora en la competitividad de las empresas nacionales,
toda vez que se incrementará la presencia de las marcas colombianas en el exterior".
De La Calle no desconoció el reto que significa asumir como Oficina Nacional Competente
la implementación y puesta en marcha del Sistema de Madrid, lo cual requerirá de una
serie de acciones de fortalecimiento institucional, adecuaciones normativas y de
sensibilización para promover el uso del Sistema entre los empresarios.
Coltabaco y Protabaco se enfrentan por marca Apache
Andrea Mancera - 0 Comentarios
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Bogotá. Es otro round que protagonizan las compañías Protabaco y Coltabaco, por sus
marcas.
En esta ocasión se trata del signo Apache, enfrentado a Pielroja, caso que la
Superintendencia de Industria y Comercio ya resolvió mediante resolución de abril del
presente año, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno por agotarse la vía
gubernativa.
Se resolvió entonces reconocer la notoriedad de la marca Pielroja, cuyo titular es la
sociedad Compañía Colombiana de Tabaco S.A, que en el presente pleito es la opositora.
También se revocó el artículo primero de la Resolución 26018 del 27 de mayo de 2009, en
el
cual
se
declaraba
infundada
la
oposición
de
Coltabaco.
Es importante resaltar que esa misma resolución de 2009 negó el registro de la marca
Apache solicitada por Protabaco y que se argumentó, se trataba de una derivación de su
mismo signo ya registrado, con vigencia hasta el 2017. Tampoco se debe dejar a un lado
que según dicho documento, la Compañía Colombiana de Tabaco S.A, instauró acción de
cancelación por no uso contra la marca Apache. Dicho registro fue cancelado mediante
Resolución 2882 de del 31 de enero del 2008. Por lo tanto, el 23 de septiembre del mismo
año, la Compañía Colombiana de Tabaco solicitó el registro de la marca cancelada
anteriormente, en ejercicio del derecho preferente que le otorga el artículo 168 de la
Decisión
486
de
la
Comunidad
Andina.
Signos
Analizando los dos signos enfrentados, se establece que el solicitado es mixto y su
elemento nominativo se encuentra compuesto por la expresión Apache, la cual se refiere a
un grupo indígena nómada de las llanuras de Nuevo México, caracterizado por su gran
belicosidad.
Por otra parte, su elemento figurativo se encuentra conformado por la representación de
un indígena, perteneciente a la tribu apache, con un traje ceremonial en el que sobresale
una diadema de plumas y una pipa entre sus manos, parado frente a un poblado indígena.
La marca opositora es figurativa y se encuentra compuesta por la representación de un
indígena de perfil, que sobre su cabeza presenta un tocado decorativo de plumas.
El signo opositor es mixto, su parte nominativa se encuentra compuesta por la expresión
Pielroja, la cual "es la traducción al castellano de un descriptor racial utilizado para los
nativos norteamericanos y es usado como terminología de color para describir las razas en
América del Norte y Europa desde la colonización europea de América". Su parte figurativa
se encuentra compuesta por la representación de un indígena de perfil, que sobre su cabeza
presenta
un
tocado
decorativo
de
plumas.
La Superindustria procedió a verificar si la marca base de la oposición es notoriamente
conocida y si el signo solicitado se encuentra en causal de irregistrabilidad.
Los documentos aportados por el opositor permitieron inferir que la marca Pielroja no solo
es utilizada en el sector de los cigarrillo, sino que su amplio uso y difusión han derivado en
un reconocimiento de la misma, por parte de los consumidores del sector pertinente.
Para la Superindustria, entre el signo solicitado Apache y las marcas notorias Pielroja, se
evidencian semejanzas conceptuales, derivadas del uso en sus partes gráficas de indígenas
de origen norteamericano, que no logran ser diluidas por las denominaciones empleadas
en cada conjunto, si se tiene en cuenta que las marcas opositoras gozan de la calidad de
notorias y su protección debe ser más rigurosa, en tanto los signos pretenden identificar
los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación de Niza.
Antecedentes
El 14 de diciembre de 2006, la sociedad Productora Tabacalera de Colombia-Protabaco,
presentó solicitud de registro de la marca Apache (mixta) para distinguir productos de la
Clase 34 que comprende tabaco, artículos para fumadores y cerillas. Luego de su
publicación, la Compañía Colombiana de Tabaco interpuso oposición argumentando que el
signo solicitado contaba con similitudes gráficas frente a su marca Pielroja. Se debe tener
en cuenta que Protabaco ya contaba con el registro, siendo la solicitud una derivada de la
primera.
¿Quién protege las marcas?
Marcos Masserini - 0 Comentarios
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Publicado: 01.07.2011
A los ya conocidos derechos adquiridos mediante el registro de una marca, es importante
conocer
que
también
podemos
sumarle
otros
aspectos.
En ese sentido, hay que tener en cuenta la importancia que el registro conlleva en cuanto al
valor
que
agrega
a
una
empresa
o
emprendimiento.
Ya hemos tratado que un buen uso sostenido de una marca incrementa su valor con el paso
del tiempo, lo que conlleva la valoración de un activo que el día de mañana podrá ser
dispuesto de la manera más conveniente por su titular, sea vendiendo la marca,
licenciándola
y
cediéndola.
Estos dos motivos, los más fundamentales, deberían ser necesarios para convencer a
cualquier persona que opere con una marca, que el registro de la misma es fundamental. Si
aun no es así, es necesario tener en cuenta también que las marcas funcionan como
garantía para quienes adquieren un producto, toda vez que si quedaron satisfechos con el
producto o servicio utilizado, seguramente vuelvan a consumir el producto o servicio
identificado con la misma marca. Así, esta distinción sobre la competencia permite cuidar
el
mercado
adquirido.
A esta altura ya deberían tener claro lo indispensable del registro. Si no es así, la presente
los hará convencerse de la necesidad de comenzar lo antes posible a realizarlo.
Así como el registro le otorga el derecho de exclusividad sobre su marca, también se lo
otorga a todas las demás personas que soliciten y les sea concedido un nombre. Es decir, es
un
beneficio
si
es
que
tengo
el
titulo
de
marca.
No solo las personas, tanto físicas como jurídicas que operan con marcas sin registrar, se
encuentran expuestas a recibir intimaciones de cese de uso, o sea, a ser intimadas a no
utilizar más la "denominación" o "gráfico" con el cual operan, sino ahora también se
suman los conflictos con los nombres de dominio no registrados como marcas.
El titular de una marca registrada similar y para los mismos productos o servicios, posee el
derecho a ejercer el derecho de exclusión sobre la designación con la que se esté operando
sin
registrar.
De aquí lo fundamental de proceder a los registros de las marcas que estén siendo
utilizadas, más allá de su antigüedad, y poder así evitar este tipo de intimaciones.
Como lo adelantamos, ahora también está presente la batalla entre marcas y nombres de
dominio. Una muestra de esto es la gran cantidad de conflictos que se presentan ante los
Tribunales, solicitando la solución de conflictos entre marcas y nombres de dominio. Los
titulares de marcas intiman a los titulares de nombres de dominio, mientras que estos
ejercen sus defensas amparados en el uso anterior y de buena fe.
Más allá de los pormenores de estas disputas judiciales, lo que se intenta señalar en esta
nota es que la importancia de registrar la marca ha llegado incluso a los nombres de
dominio
en
toda
Latinoamérica.
No solo para casos como el mencionado, sino para evitar tener que someterse a un
conflicto judicial. Es decir, hoy en día, y en relación a que casi todas las empresas tienen su
propia página Web, la necesidad del registro del nombre de dominio como marca se ha
vuelvo fundamental, esto ya que es la única manera de garantizarse un uso tranquilo del
mismo, y poder así proteger su espacio en Internet, algo que hoy en día resulta
fundamental.
Antecedentes
Bien sabemos que el registro de una marca nos otorga la propiedad de esta, es decir, la
facultad de disponer de dicha designación como cualquier otro activo. También tenemos
claro que uno de los beneficios es la exclusividad de su uso, o sea, la posibilidad de excluir
a quienes intenten hacer un uso indebido de nuestra marca.
Alpina es una marca notoria que no pueden usar terceros
Maria Gladys Escobar - 0 Comentarios
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Bogotá. Aunque la marca Alpina siempre se ha relacionado con productos alimenticios,
este nombre no puede ser utilizado por terceros para distinguir productos de otras
categorías tales como vestidos, calzado y accesorios debido ya que es un signo notorio.
Así lo determinó un fallo del Consejo de Estado, el cual revocó una resolución que emitió la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el que se le otorgó los derechos sobre
la marca Alpina (Mixta) a Laura Medina Roa, para distinguir productos de la categoría 9ª
de
la
Clasificación
Internacional
de
Niza.
Según los representantes de Productos Alimenticios Alpina las resoluciones de la SIC,
mediante las cuales se concedieron los derechos de la marca para la categoría 9ª vulneran
sus derechos, ya que en su concepto la entidad realizó una indebida aplicación del literal a)
del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Según la División de Signos Distintivos de la SIC era viable otorgar la marca porque se
manejaría para una categoría diferente a la de alimentos y otras previamente aprobadas,
sin embargo la empresa explicó que hay otras causales que también aplican para impedir el
registro ya que el nombre goza de reconocimiento por lo cual puede calificarse no sólo
como una marca notoria, sino "renombrada" en Colombia, que le da derechos especiales
porque sin importar la categoría el consumidor se asocia con el fabricante.
"El conocimiento de la marca Alpina es ampliamente extendido entre el público
consumidor que reconoce como signo distintivo de una variada gama de productos
alimenticios y otros servicios y lo relaciona mentalmente con el fabricante", señaló la
defensa.
Así mismo, la empresa de alimentos adujo ante el Alto Tribunal que la SIC ignoró los
argumentos de notoriedad pese a que aportó documentos que daban cuenta de ello y no los
tuvo
en
cuenta.
Ante lo expuesto por la compañía, la SIC señaló que la marca registrada en la clase 9a
cumple con los requisitos exigidos y tiene la suficiente fuerza distintiva, pues pese a su
identidad gráfica, fonética y ortográfica con el signo previamente otorgado, ello resulta
irrelevante, en razón a que distinguen productos diferentes y que no existe conexidad
competitiva entre los mismos. En cuanto a los alegatos por la notoriedad de la marca de la
demandante, sostuvo que la declaración de tal característica supone el cumplimiento de
requisitos de tipo probatorio establecidos en la legislación Andina, que la sociedad actora
no
cumplió
pues
no
entregó
las
pruebas
para
demostrarlo.
El fallo del Consejo de Estado tuvo en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina. Dicho Tribunal señaló que "una marca notoriamente
conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre
una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo".
El concepto además aclara que la calidad de marca notoriamente conocida no se presume
sino que debe probarse por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. "El solo
registro de la marca en uno o más países no le otorga dicha categoría, sino que esa calidad
resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su
conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la
publicidad, la antigüedad, su uso constante y el análisis de producción y mercadeo, entre
otros".
Antecedentes
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina destacó que la notoriedad de la marca
implica que los consumidores al apreciarla la reconozcan y puedan identificarla con el
producto o servicio con que se relaciona. Cuando una marca es ampliamente conocida, el
Tribunal precisó que no se puede registrar otras cuyos signos constituyan la reproducción,
la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial. El principal argumento para
cerrar los registros a terceros se debe a que se considera que el signo puede ser relacionado
con el fabricante de otros productos o servicios, así estos correspondan a categorías
diferentes a la aprobada por las autoridades en la materia
Los trámites marcarios
Giancarlo Marcenaro Jiménez - 0 Comentarios
Publicado: 28.06.2011
Es el mismo bien, en cuanto a precio calidad y demás características, sin que haya sido
promovido publicitariamente, con la única diferencia de la marca. ¿Por cuál de los
productos se inclinaría el consumidor, si son objetivamente iguales? La respuesta no puede
ser otra que, descartando la elección aleatoria que pocas veces se presenta, el consumidor
se decidiría por el que tenga la marca que haya captado su atención.
Ahora bien, la marca, gracias a su carácter inmaterial, es ubicua, calidad que le permite
estar presente en muchos sitios simultáneamente. Aprovechar esa característica le
posibilita, precisamente, cumplir con otra de sus funciones; la de servir de instrumento
para ampliar mercados, sin que ello implique la presencia en dichos nuevos mercados del
empresario titular.
Bastará, para ello, que se celebre un contrato de licencia con un tercero, en cuya virtud este
último podrá llevar la marca a mercados que, sin dicho mecanismo, nunca serían
accesibles para el titular de la marca. Ciertamente, tendrá que reconocer una remuneración
al licenciatario, pero percibirá recursos adicionales que, en ausencia de una marca
registrada,
no
tendría.
En la práctica empresarial, existen muchos actos que requieren la existencia jurídica de la
marca. Entrar en el comercio formal de las grandes superficies, en no pocos casos se
encuentra condicionado a que el empresario interesado en ello, acredite la titularidad de su
marca; solicitar un registro sanitario para un producto farmacéutico requiere del registro
otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio; enajenar la marca o licenciarla
u ofrecerla como garantía, no es posible en ausencia de un título marcario. En fin, son
tantas y tan variadas las utilidades y beneficios que se derivan de la titularidad marcaria,
que resulta difícil entender el generalizado desconocimiento que sobre este tema se
presenta en la clase empresarial colombiana, sobre todo, si nos referimos al mayoritario
sector
de
las
Pymes
nacionales.
Algunos pretenden justificar su indiferencia ante el tema marcario, argumentando razones
económicas (registrar es costoso), otros, tienen el convencimiento de que se trata de un
trámite complejo e incierto y hay quienes creen que para adelantar el procedimiento de
registro necesitan de un abogado cuyos honorarios sobrepasan cualquier previsión. Ante
ello vale la pena aclarar que, si bien es cierto que para hacerse verdaderamente dueño de
una marca es indispensable obtener el registro ante la Superindustria, también los es que
ello no es costoso, si se considera que los costos, que por derechos administrativos,
aprovechando los varios descuentos que ofrece la entidad registradora (25% si el que
solicita el registro es una Pyme, y 5% si la solicitud se hace en línea), apenas sobrepasa los
quinientos mil pesos, y que la vigencia de la marca es de 10 años, ni tampoco es
complicado, pues la mayoría de las veces, si se ha escogido bien el signo, no es necesario
hacer nada diferente a presentar la solicitud, lo cual se puede hacer por internet desde el
portal de la SIC y, si no hay complicaciones, es innecesaria la presencia de un abogado.
Haciendo un balance entre costos y beneficios, es indudable que quien pretende hacer
empresa en Colombia debe tener como una de sus prioridades, el crear y apropiarse de los
signos distintivos de sus productos, lo cual implica necesariamente el registro de los
mismos
en
la
SIC.
Antecedentes
En ciertas ocasiones, las marcas fungen, por sí solas, de elementos persuasivos para el
consumidor. Es decir, en los casos a que aludimos, no solo distinguen e informan, sino que,
además persuaden.Piénsese en aquellos eventos, cada vez más frecuentes, en que en la
góndola de un supermercado se exhibe un producto con diferentes marcas
Hasta dónde nos llevan las marcas
Prieto Carrizosa - 0 Comentarios
Publicado: 24.05.2011
Un mundo de signos distintivos está ante nuestros ojos y muchas veces no lo vemos, es
bien sabido que las marcas son un elemento fundamental para la identificación de
productos y servicios, pero ¿Sabemos realmente qué puede llegar a ser una marca?.
En la actualidad, existen marcas de todo tipo, más allá de las simples palabras y gráficos,
estamos ante un escenario de total innovación en los tipos marcarios, sin embargo, en
ocasiones
ni
siquiera
los
reconocemos.
Todos hemos visto al inicio de las películas de FOX esa imagen del número 20TH que se
mueve de forma que al final queda visible al público, pues bien, ese movimiento hace que
el
signo
sea
una
marca
animada.
¿Qué
es
una
marca
animada?
Es un signo distintivo que reconoce la existencia de los avances tecnológicos y de los
medios de comunicación, de esta forma entiende que el movimiento puede ser distintivo y
que el consumidor puede relacionar una figura realizando una acción como una marca que
identifica un producto o servicio. Así, la marca animada es una animación realizada por
cualquier medio que pueda ser percibida por el consumidor. Lo importante es que dicha
animación no sea común o usual para los productos o servicios que pretende distinguir. La
marca animada de 20TH Century FOX está registrada en Estados Unidos y así como
también los está la de Columbia Pictures. En Colombia el único ejemplo es el refrescador
de pantalla que originalmente tenía el Windows Vista, marca que fue concedida en el 2010.
Este es sólo un ejemplo que existe en el mundo, pero son más las marcas que se
encuentran sin registrar que aquellas que cuentan con registro. En efecto, todos hemos
visto que al encender un celular NOKIA aparece una animación de unas manos
acercándose y tomándose la una a la otra, marca aún no registrada en Colombia.
¿Quiénes tienen marcas animadas? Marcas animadas tienen todos aquellos que crean una
imagen digital original, distintiva y dotada de movimiento, sin embargo, el peligro está en
que la mayoría de este tipo de signos no se encuentran registrados y por lo mismo pueden
ser
copiados
por
terceros
o
competidores.
Estos signos están normalmente en Internet, de ahí que muchos las denominen marcas
multimedia. Sin embargo, están también en televisión y demás medios visuales de
comunicación como vallas animadas, cine, equipos electrónicos, entre otros. Colombia
cursa una transición importante en la cual está aceptando la existencia de marcas no
tradicionales, como ejemplo encontramos la concesión de la primera marca animada en
2010. Así, la Oficina de Marcas está aceptando nuevas manifestaciones marcarias,
permitiendo a los empresarios e innovadores en las áreas de signos distintivos, presentar
sus nuevas propuestas y obtener la protección que merecen. Las marcas animadas son sólo
una pequeña muestra de la variedad de signos no tradicionales existentes y protegibles, no
olvidemos la existencia de las marcas olfativas, de las marcas de color, de las marcas
holográficas, de las marcas gestuales, entre otras (aún no reconocidas en Colombia).
No obstante, el camino puede verse obstaculizado por el desconocimiento de los nuevos
tipos marcarios y mucha veces por el apego a los tipos tradicionales. Sin embargo, si los
mismos empresarios buscan la protección de sus signos, se puede comenzar a expandir la
protección. En efecto, así como avanza la tecnología avanza el sistema marcario, no nos
quedemos entonces con los signos tradicionales, cuando existe un mundo de posibilidades
reconocidas
y
por
conocerse.
Sandra
Área
de
Propiedad
www.prietocarrizosa.com
Ávila
Intelectual
de
González
prietocarrizosa
¿Por qué las marcas notorias están en la mira de los plagiadores?
Ricardo Gaitán - 0 Comentarios
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Publicado: 24.03.2011
El crecimiento de las actividades de falsificación que se viene produciendo en todo el
mundo, se debe al hecho de que nos encontramos en una sociedad en la que el
comportamiento de la mayoría de las personas gira alrededor de las marcas,
especialmente,
de
marcas
de
prestigio.
Es la razón por la cual todo producto o servicio de buena calidad, amparado por una marca
conocida se convierte en objetivo de los falsificadores. Esta práctica constituye una
actividad muy dañina para las empresas, no solo desde un punto de vista económico sino
en el detrimento de la imagen y el prestigio que va unido a la marca, sin dejar al margen, el
daño
que
se
ocasiona
a
los
consumidores.
La falsificación es una práctica que se remonta a los orígenes de la civilización. Aristóteles
en el capítulo 29 del libro V de la Metafísica, definió el término "falso", lo que provocó
discusiones en torno a la falsedad y autenticidad; pero fue en los tiempos modernos con la
revolución industrial y las nuevas tecnologías, que el plagio tomo su real dimensión, a tal
punto que ha superado lo "refalsificando". Un ejemplo de ello son las marcas japonesas de
hace cuatro o mas décadas, que lograron superar en calidad a las marcas foráneas de
Europa
y
Estados
Unidos.
La práctica del fraude continúa extendiéndose porque existe la demanda y el consumo de
"productos piratas", que de alguna manera logran suplantar la marca o el producto
auténtico aprovechando la ingenuidad del comprador. La tecnología ha sido uno de los
renglones más afectados. La falsificación de software es el resultado de la copia y
reproducción de productos o programas de computador: Ctrl+C, Ctrl+V. Asi de fácil. Hoy
en día todo se puede copiar. Es una realidad que no podemos desconocer porque somos
víctima
o
también,
porque
conscientemente
somos
cómplices.
La principal causa de este malestar se debe al escaso poder adquisitivo de la gran mayoría
de los consumidores en cualquier parte del mundo, sean de países industrializados o
tercermundistas. Según un estudio realizado por Ipsos-Mora y Araujo a pedido de la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos, China es uno de los países con los mayores
niveles de producción, tránsito y consumo de productos que infringen los derechos de
propiedad intelectual, junto con Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea y
sus pares del Mercosur, Brasil y Paraguay, El estudio concluye en que la compra de estos
productos
predomina
en
los
niveles
socioeconómicos
más
bajos.
Las causas que originan el plagio de una marca son muy variadas, entre ellas esta la poca
capacidad creativa, la pobreza intelectual y los escasos valores éticos y morales de los
falsificadores, escaso control e indiferencia de los gobiernos. Estas causas se originan
principalmente
en
los
países
o
culturas
subdesarrolladas.
Los chinos han sido conocidos mundialmente por la rutilante marquilla "Made in China"
colocada en todo tipo de artículos que salen del gigante asiático: ropa, electrodomésticos,
zapatos, juguetes, relojes, comida, etc. La telefonía móvil no ha sido la excepción y muchos
de estos aparatos son fabricados en ese país, aunque las ideas les llega de otros países
como
Finlandia,
Suecia,
Japón,
Alemania.
¿Cómo
se
contrarresta
la
falsificación
de
este
activo
intangible?
La marca es el activo intangible mas poderoso de una empresa, que muchas veces puede
superar el valor de los activos tangibles como la maquinaria, los edificios los vehículos etc.,
lo cual significa que la propiedad sobre la marca tiene mayor relevancia que las propias
instalaciones donde se producen los objetos amparados por el "signo" que más tarde es
objeto de falsificación. Por esta razón es muy importante que el empresario prevenga
posibles abusos contra ese patrimonio. Lo más aconsejable es que haga las cosas a tiempo,
protegiendo su marca desde el principio, porque no sabemos que pueda pasar con su idea
en
el
futuro
cercano.
Cualquier elemento que diferencie una marca de la competencia debe ser amparada, pues
ello es lo que le da valor: tipografía, música, colores, iconos, símbolos, etc. Un envase con
diseño especial debe ser registrado. La industria de perfumes, tiene como disciplina
proteger sus empaques. A principios del siglo pasado (1914) la compañía Coca-Cola
resolvió el problema de plagio con el diseño de una botella con la forma de cuerpo de mujer
y la registró como marca. Si una marca y todos los elementos que la componen no está
custodiada legalmente, la compañía será vulnerable a la comercialización de su propiedad
intelectual por parte de otros.
La marca notoria
¿Qué se entiende por marca notoria?”.
¿Cómo se torna una marca en notoria?”
¿Cómo se produce el reconocimiento de una marca notoria?
¿Por quién? y,¿en qué condiciones se puede invocar o superar la notoriedad de una marca?
¿Por quién se produce el reconocimiento de una marca notoria?
¿Tiene alguna vigencia este reconocimiento?
¿Qué alcances legales tiene el reconocimiento de una marca notoria?¿Cómo se pierde la
condición de notoriedad de una marca?
Concepto Of. Jurídica 08034465 el 23 de junio de 2008. Superintendencia de Industria y
Comercio.
I. “Qué se entiende por marca notoria?”.
“(…) [L]a Superintendencia de Industria y Comercio reconoce la notoriedad de una marca
en concreto cuando se logra establecer en la correspondiente actuación administrativa que
es conocida por un grupo considerable de personas,
usuarios o consumidores a quienes se dirige el producto o servicio, así mismo, se considera
que una marca puede llegar a ser notoria cuando cuenta con condiciones de calidad,
publicidad, reputación y good will en el sector pertinente.
II. “Cómo se torna una marca en notoria?”
“A este respecto, es preciso resaltar que el uso intenso, las actividades de promoción y
publicidad usadas como estrategia de posicionamiento o recordación de la marca y que
buscan darla a conocer o difundirla en el mercado correspondiente, la buena o excelente
calidad del producto o servicio, el alto grado de distintividad como signo que proviene de
una empresa en particular son, entre otros, los factores que conllevan a que una marca
adquiera notoriedad. El reconocimiento formal de esta característica que hace tan especial a
una marca por parte de la Oficina Nacional Competente,tiene por objeto darle status legal a
un hecho del mercado y del que sólo el titular debe serbeneficiado.
III. “Cómo se produce el reconocimiento de una marca notoria? Por quién? y en qué
condiciones se puede invocar o superar la notoriedad de una marca”
“La Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece dos eventos
en los que la administración se pronuncia sobre la notoriedad de una marca.
“(…)
“(…) [E]l titular de una marca que considera a ésta notoria puede, de acuerdo con el
artículo 146 de la misma decisión, presentar una oposición al registro de una marca
solicitada en tanto concurran las causales para que la misma no sea registrable al tenor del
artículo precitado.
“En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá establecer si se cumplen
los supuestos fácticos previstos, incluyendo la notoriedad del signo distintivo con base en el
cual se presenta oposición, y podrá pronunciarse acerca de si se configura la causal de
irregistrabilidad correspondiente, dentro del trámite de registro de una marca que pueda ser
confundible con aquella.
“En segundo lugar, el artículo 235 de la Decisión 486 de 2000 establece la cancelación por
notoriedad (…)“(…)“La notoriedad se debe demostrar al momento en que se interpone la
acción de cancelación de un registro marcario, acreditándose para tales efectos, las pruebas
que sean pertinentes.
(…)
“Así las cosas, el reconocimiento de la notoriedad de una marca se efectúa, una vez sea
solicitado por su legítimo titular ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, ya sea dentro del trámite de registro de otra
marca, en virtud de la oposición presentada por el titular de aquella, o con ocasión de una
acción de cancelación por notoriedad.
“En este orden de ideas, el reconocimiento efectuado por parte de la Entidad se realizará
mediante la expedición del correspondiente acto administrativo, debidamente motivado y
controvertible a través de los recursos de reposición y apelación antes de adquirir firmeza.
“(…)
“La carga probatoria la tiene la parte interesada,quien deberá allegar al trámite y dentro del
término legalmente establecido para ello, las pruebas que considere sean pertinentes,
conducentes y útiles , de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 228 de
la Decisión Andina.
“(…)
IV. “Por quién” se produce el reconocimiento de una marca notoria
“(…)
“Siendo la Superintendencia de Industria y Comercio el organismo competente para
‘administrar el sistema de la propiedad industrial, le corresponderá conocer y decidir sobre
la notoriedad de una marca cuando se den los supuestos señalados en precedencia, es
decir,ya sea dentro del trámite de registro de otra marca en virtud de la oposición
presentada por el
titular del signo notoriamente conocido o dentro de una acción de cancelación por
notoriedad.
“Por otra parte, la Autoridad Nacional Competente, es decir, el Consejo de Estado, está
facultado para decidir sobre la notoriedad de una marca, siempre y cuando la misma haya
sido alegada en el trámite administrativo cuyo acto fue demandado ante esta Autoridad.
V. “Tiene alguna vigencia este reconocimiento?”
“(…) [U]na marca declarada como notoriamente conocida puede con el transcurrir del
tiempo perder dicha condición o atributo, por cuanto ya esa identificación no se produce en
el sector pertinente de los consumidores del producto o servicio respectivo.
“(…)
“Es por lo anterior, que en las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria
y Comercio, por medio de las cuales se ha reconocido la notoriedad de una marca, se
establece el periodo para la cual la marca debe ser considerada notoria,periodo que
corresponde al de las pruebas que originaron la notoriedad.
VI. “Qué alcances legales tiene el reconocimiento de una marca notoria”
“(…) [L]os principales efectos que el reconocimiento de notoriedad tiene, se materializan
en el acto administrativo dentro del
cual se haya proferido el reconocimiento de la notoriedad, al negar la solicitud de registro
de marca con base en la causal prevista en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, al cancelar el registro de la marca en razón de la
notoriedad reconocida e inclusive al evitar una cancelación por no uso.
“En cuanto al alcance del reconocimiento de la notoriedad de una marca, es importante
mencionar, lo relacionado con la ruptura del principio de especialidad y el alcance del
principio de la territorialidad. Esté último implica que la protección de la marca notoria
desborda el grado de conocimiento que tiene en el país donde se haya protegido, ya que si
bien la marca común está circunscrita a una protección estrictamente territorial al país en
donde se concedió dicho registro, la marca notoria tiene
ciertas prerrogativas en terceros países, así carezca de registro.
“(…)
“El reconocimiento de la notoriedad busca proteger a la marca de los riesgos a los que se
exponen los signos distintivos: el riesgo de confusión, de asociación, de dilución de la
fuerza distintiva y, especialmente, del uso parasitario que eventualmente pueda llegar a
tener, surgir o presentarse.
“(…)
VII. “Cómo se pierde la condición de notoriedad de una marca?
“La notoriedad de una marca puede perderse de facto, cuando la misma ha dejado de ser
conocida en el mercado, promocionada o difundida por su titular.