Revista histórica de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – N°8 Año 2003

REVISTA
DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Abril 2003
NUMERO 8
Segunda Época
SUMARIO
Presentación del Sr. Director Técnico de la Dirección Nacional de
la Propiedad Industrial ................................................................. 5
Dr. Jorge L. Fernández Píriz
La Licencia de Marcas ...................................................................... 7
Dra. Cristina Dartayete
Una mirada al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
(PCT) .......................................................................................... 17
Dra. Brenda Justo Delorenzi
Uruguay: Marcas y Nombres de Dominio, sus conflictos ................ 27
Dr. Gustavo Fischer
Derechos conferidos por la Patente. Alcance y limitaciones en el
Derecho Positivo uruguayo ......................................................... 47
Dra. Alfonsina Santángelo
Principales y tradicionales reglas de confundibilidad .................... 53
Esc. Diego Chijane
Protección de las Indicaciones Geográficas bajo el Acuerdo
ADPIC y el trabajo relacionado con la Organización Mundial del
Comercio (OMC) ......................................................................... 71
Dra. Dariel De Sousa
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DE
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL,
DR. JORGE L. FERNÁNDEZ PÍRIZ
El 26 de abril se conmemora en Uruguay y en todo el mundo el DIA
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no ha encontrado mejor
manera de celebrar que trabajando en la edición del octavo número de nuestra
Revista.El objeto de la celebración será pues, continuar en nuestra tarea de
acercar la Propiedad Intelectual a sus verdaderos destinatarios: creadores,
inventores, empresarios, así como fomentar el indispensable debate que nos
permita avanzar en la búsqueda de soluciones de los complejos temas que
nos ocupan.Reflejando la universalidad del festejo, hemos incluido la disertación de
la prestigiosa especialista hindú, Dra. Dariel De Sousa, funcionaria de la
División de Asuntos Jurídicos de la OMC (Organización Mundial del Comercio),
dictada en Montevideo durante el “Simposio sobre Protección Internacional de
Indicaciones Geográficas” organizado por OMPI/DNPI en Noviembre 2001.Se han incorporado también interesantes aportes sobre diversos temas:
PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes); reglas de
confundibilidad de signos marcarios; contratos de licencia de marcas; alcances
y limitaciones de los derechos conferidos por una patente en Uruguay; un
estudio sobre los conflictos que pueden producirse entre Marcas y Nombres de
Dominio en nuestro país; en suma, todos temas que, sin dudas, contribuirán al
fin último de esta Revista: formar informando.Así en este día de festejo y trabajo, aprovechamos la oportunidad para
agradecer la desinteresada colaboración de los autores y para hacer llegar en
su día, un afectuoso saludo a todos quienes forman parte de este apasionante
mundo de la propiedad intelectual.-
Dr. Jorge L. Fernández Píriz
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Licencia de Marcas
Dra. Cristina Dartayete
I)
INTRODUCCIÓN
La trasmisión de las marcas se
puede hacer de distintas maneras :
a) Trasmisión plena, definitiva o a título
de propiedad que se suele
denominar cesión siendo su régimen
próximo al de la compraventa de
bienes materiales. A ella se asimila
la trasmisión definitiva universal
entre vivos (fusión y trasmisión de
empresa) o “mortis causa” (herencia,
legado) (Artículo 16 de la ley Nº
17.011).
b) Trasmisión limitada, temporal o a
título de uso, que puede a su vez
dividirse en: 1) constitución de
derechos reales de disfrute
(usufructo) o de garantía (prenda) ;
2) constitución de una relación
obligacional. Esta última, en general,
recibe la denominación de licencia.
II)
EL CONTRATO DE LICENCIA
DE MARCAS
El contrato de licencia de
marca puede definirse como aquél por
el cual el titular de una marca concede
a un tercero, en todo o en parte, el
goce de su derecho, mediante el pago
de una regalía. De esta definición
resulta que si el titular de la marca no
transfiere más el que usufructo,
conserva la propiedad de la marca.
Las razones para el éxito de este
contrato son múltiples : la
imposibilidad de explotación propia o
lo que es más común, una forma de
protección internacional de la marca
de las grandes multinacionales sin
necesidad de explotar los productos o
servicios por sí mismos.
En cuanto a la naturaleza
jurídica de estos contratos, en
principio se los puede considerar
contratos civiles. La licencia tiene gran
analogía con el contrato de
arrendamiento de cosa, sólo regulado
por el Código Civil. La doctrina clásica
francesa e italiana (Bosio, Ramella,
Pouillet, Huard, Lyon-Caen) defendió
la naturaleza civil, aunque la más
reciente no sigue esta calificación
(Joliet, Burst) entendiendo que se trata
de contratos comerciales o distinguen
según los casos (Roubier, Saint-Gal).
Por otra parte, generalmente no
se tratan de contratos de licencia de
marcas en estado puro, sino que se
encuentran insertos en contratos más
complejos. Estos contratos pueden
pactarse tanto para la fabricación, la
comercialización o distribución
(agencia o concesión comercial), el
“franchising”, la transferencia de
tecnología patentada o no patentada,
la trasmisión de la “fama”, etc. ya sea
de productos como de servicios. En el
caso de la fabricación generalmente
se acompaña al contrato de licencia de
marca, el contrato de comunicación
del “saber hacerlo” y entonces se
habla de una licencia mixta. La licencia
podrá estar, entonces, acompañada
de una asistencia técnica, lo que
supone una verdadera colaboración
técnica en materia de iniciación a la
tecnología concedida y/o a su
mantenimiento.
III) CONDICIONES DE FORMACIÓN
DEL CONTRATO DE LICENCIA
Tenemos dos tipos de
condiciones :
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
a)
b)
condiciones de fondo, y
condiciones de forma
a) Condiciones de fondo
El contrato de licencia es en
primer término un contrato y por lo
tanto está sometido al régimen general
de los contratos. Entre las condiciones
de validez se encuentran
primordialmente tres :
 consentimiento de las partes ;
 capacidad de las partes para
contratar ; y
 objeto del contrato.
A) El consentimiento : No puede
haber licencia válidamente formada
sin el acuerdo de voluntades de los
co-contratantes, por ej. si se
concede una licencia
exclusivamente, cuando ya se había
concedido una anterior. En este
caso el licenciatario está habilitado
para pedir la anulación del contrato
y los correspondientes daños y
perjuicios.
B) La capacidad : Sólo el propietario
de la marca, debidamente inscripta
en el correspondiente Registro tiene
legitimación para conceder
válidamente una licencia.
C) El objeto : El código civil prescribe
clásicamente tres cualidades que
deben revestir los objetos del
contrato : debe ser determinado,
posible y lícito.
1. El objeto debe ser
determinado : el objeto
principal de un contrato de
licencia de marca es una o
varias marcas. A este objeto
pueden acompañarse otros :
perfeccionamiento, saberhacerlo, asistencia técnica,
etc.
2. El objeto debe ser posible. En
principio la licencia recae
sobre una marca concedida,
pero nada impide que se
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licencie una marca en trámite
de registro. (art. 58 de la ley
17.011). La denegatoria del
registro obviamente llevará a
la nulidad del contrato.
3. El objeto debe ser lícito. En
algunos países se encuentra
prohibido que el licenciante
imponga al licenciatario la
fijación del precio de venta de
los productos.
b) Las condiciones de forma
A) Es consensual, pero para su
inscripción debe presentarse por
escrito, sirviendo entonces como
medio de prueba. (Art. 56 Decreto
Reglamentario).
B) La inscripción en el Registro
de Marcas. No es un requisito de
validez, pero sí de oponibilidad a
terceros. (Art. 59 de la ley Nº 17.011).
Así aunque el contrato sea válido entre
las partes, no podrá oponerse a
terceros más que a partir de su
inscripción en el Registro.
IV) LA CONSTRUCCIÓN DEL
CONTRATO DE LICENCIA
I. CLAUSULAS GENERALES DEL
CONTRATO
Estas cláusulas son calificadas
como generales porque no son
específicas o sea no son propias del
contrato de licencia.
1. Identificación de las partes :
nombre o razón social, forma de la
sociedad, domicilio, representantes
de las partes.
2. Calificación del objeto del
contrato.
3. Fecha : de la firma y de comienzo
efectivo del contrato.
4. Relación entre las partes.
5. Derechos que se otorgan.
6. Notificación a las partes.
II. NATURALEZA DE LOS
DERECHOS CONCEDIDOS
1. Objeto del contrato
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 Licencia de marca, exclusiva,
semi-exclusiva y no exclusiva
 Cuáles son las marcas
concedidas
 Territorio
 Trasmisión de “know-how”
 Asistencia técnica
2. Carácter de la licencia
 Fabricar (generalmente se pacta
control de calidad), utilizar,
vender
 Limitaciones territoriales para
cada una de las cosas
 Consecuencia de estas
limitaciones : prohibición de
exportar
III. DURACIÓN DEL CONTRATO
1. Elección entre duración corta
o larga.
2. Motivación de las dos partes.
3. Posibilidad en caso de
contrato de duración corta de
prolongarlo automáticamente.
4. Posibilidad de rescindirlo por
incumplimiento de cualquiera
de las partes de una
obligación fundamental.
5. Algunas obligaciones pueden
perdurar más allá de la
duración del contrato.
6. Posibilidad de revisar el
contrato.
IV. OBLIGACIONES DEL
LICENCIANTE
1.- Obligación de proveer de
infraestructura
 Precisión de los elementos
trasmitidos : planos, máquinas,
cuadernos de laboratorio, etc.
2.- Garantías
 Garantía de medios
 Existencia de la marca.
 Validez de la misma.
 Elementos del “know-how”
 Calidad de las materias primas
aportadas
3. Garantía de resultado
 Resultado industrial y resultado
comercial
 Puede no darse en todos los
casos
 Puede provenir de un contrato
complementario
4. Garantía de libre uso
 Buena fe (que no sea nula la
marca)
 Defensa de la marca contra
terceros piratas. Salvo pacto en
contrario, el concesionario de la
licencia exclusiva puede ejercitar
en nombre propio todas las
acciones del titular de la marca,
notificándolo a éste. No así el
concesionario de una licencia
simple o no exclusiva, salvo que
requerido el licenciante, éste no
ejercite la acción. Se produce
entonces, una aproximación de
la condición jurídica del
licenciatario exclusivo a la del
titular de un derecho real, tesis
que ha defendido la doctrina
comparada. Aplicando las
normas del arrendamiento de
cosas del Código civil también
se llegaría a la conclusión de
que el arrendatario puede
repeler las agresiones de un
“perturbador”. Pero la aplicación
de esta norma podría ser
insuficiente para la protección de
la licencia exclusiva y excesiva
para la protección de la licencia
no exclusiva.
 Defensa de la licencia
5. Cláusula de la licencia más
favorable
1. Oligación del licenciante de
no conceder una segunda
licencia en mejores
condiciones.
2. Límites territoriales de esta
cláusula.
3. Compentencia entre los
licenciatarios en el país y en
cualquier otro.
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
6. Derecho al perfeccionamiento
1. Definición de
perfeccionamiento
 Referencia al dominio de
aplicación técnica
 Fijación de los límites
 Comunicación de la licencia de
perfeccionamiento
2. Perfeccionamiento aportado
por el licenciante
 Con o sin modificación del
contrato (pago)
 En ausencia de regla general :
depende de las características
del contrato
3. Perfeccionamiento aportado
por el licenciatario
 ¿Cuál es el pago? Esto es
discutible.
V. OBLIGACIONES DEL
LICENCIATARIO
A. REMUNERACIÓN
1. Diferentes formas de
remuneración :
 Forfaitaire
 Inicial
 Proporcional
2. Mínimo de regalías
3. Pago de la asistencia técnica
4. Cláusula de revisión de precio
5. Moneda y tasa de cambio
6. Fecha del pago
7. Transferencia de las sumas
debidas
8. Control de contabilidades
 Registro del licenciatario
 Inspección de registro
9. Incumplimientos por no pago o
quiebra
B. CONTROL DE CALIDAD
C. SECRETO
1. Definición del secreto de las
informaciones trasmitidas
2. Evolución del secreto en el tiempo
3. Duración de la obligación del
secreto
4. Sanciones por no respetar el
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secreto
5. Importancia de definir cuáles de las
informaciones trasmitidas son
secretas.
6. El secreto se extiende a una parte
del personal del licenciatario.
7. El secreto ligado a la asistencia
técnica y a la formación del
personal del licenciatario.
D. IMPOSIBILIDAD DE
CEDERLO SIN PREVIA
AUTORIZACIÓN (INTUITO
PERSONAE)
E. IMPOSIBILIDAD DE
REGALAR LOS
PRODUCTOS SIN PREVIA
AUTORIZACIÓN
F. LIMITACIONES AL USO DE
LA MARCA
 No usarla como razón social
 El uso se atribuye al licenciante
 Cooperación para el
mantenimiento y renovación
 Denuncia de infracciones
E. PUBLICIDAD
VI. SITUACION DE LAS PARTES
LUEGO DE LA EXPIRACIÓN DEL
CONTRATO
1. Extinción de la licencia.
2. El licenciatario puede
conservar o no el “know-how”
3. Al licenciatario se le puede
prohibir concurrir con el
licenciante
4. Respecto de las cláusulas de
secreto y no uso posterior.
DISPOSICIONES PARTICULARES
1. Exigencias administrativas
 Registro
2. Elección de legislación
3. Elección de jurisdicción
4. Arbitraje
5. Fuerza mayor
6. Transferencia del contrato.
Salvo pacto en contrario : el
licenciatario no puede ceder
la licencia a un tercero, ni
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conceder sublicencias.
7. Derechos del licenciatario de
conceder sub-licencias.
Licencias Madre.
8. Designación de la licencia en
el etiquetado.
V) TIPOS PARTICULARES DE
CONTRATOS
1. Acuerdo secreto
2. Trasmisión de primeros
conocimientos
3. Opción de licencia previa a un
contrato definitivo
4. Contrato con condición
suspensiva
5. Contrato de distribución o de
franquicia
6. Contrato exclusivo de licencia de
marca
7. Combinación de posibles tipos
de contratos
VI) CLÁUSULAS ESPECIALES
A. LA CLÁUSULA DE
SALVAGUARDIA
También denominada cláusula
de “hardship” se utiliza en los
contratos internacionales y de larga
duración. Previene los cambios de
condiciones del mercado en función
del volumen de producción y el
consumo, la amenza permanente de
las variaciones de paridad de las
unidades monetarias, el área técnica
proveniente de la evolución de los
métodos de producción, todo lo que
puede hacer que el mantenimiento del
contrato sea problemático. Esta
cláusula puede definirse como aquélla
por la cual las partes pueden pedir una
readecuación del contrato que los liga
si se produce un cambio inevitable. En
definitiva esta cláusula permite una
renegociación del contrato cuando el
cambio previsto se produce. ¿Cuál es
el contenido de esta cláusula? En
general son redactadas en forma
genérica, desprendiéndose que lo que
se busca es restablecer y mantener el
equilibrio general del contrato. Va de
suyo que el hecho que dispara la
cláusula de salvaguardia debe ser
exterior, no pudiendo serle imputable a
las partes. Asimismo el hecho debe
ser importante para hacer jugar el
reajuste del contrato. Es necesario,
además, que el hecho haga imposible
el cumplimiento del contrato para
ambas partes. Finalmente, la cláusula
debe prever que la parte que estima
que la readaptación es necesaria,
debe avisar a su co-contratante de la
aparición del hecho. Si las partes no
se ponen de acuerdo acerca de si el
reajuste es necesario, se debe prever
la designación de un árbitro.
Generalmente, el árbitro tiene una
doble misión : deberá decidir si las
condiciones de puesta en marcha de
la cláusula de salvaguardia están
reunidas y en caso afirmativo hará
operar el reajuste del contrato.
Ejemplo de cláusula de salvaguardia :
“Si, en el curso del presente contrato,
la situación general en vigor en el
momento de su conclusión sufre
modificaciones importantes, o si las
circunstancias sobre las cuales las
partes se basan en el momento de su
conclusión sufre alteraciones que
perjudica a una de las partes, las
partes se pondrán de acuerdo para
adaptar las condiciones del presente
contrato a la nueva situación de una
manera equitativa para ambos
contratantes”.
B. LA CLÁUSULA DE EXPERIENCIA
TÉCNICA
En una operación de
transferencia de tecnología además de
la licencia de marca, el que la recibe
generalmente encuentra dificultades
para su aplicación. Por lo tanto debe
preverse a cargo de quién quedará el
resolverla: si del que la transfiere o del
que la recibe. Cuando no se prevé,
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
debe sí preverse la designación de un
árbitro.
C. LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE
La experiencia indica que las
partes de un contrato internacional
recurren cada vez más al arbitraje para
la resolución de sus eventuales
conflictos.
1. ¿Por qué recurrir al arbitraje?
Las razones son múltiples y
variadas.
La primera es que si no se pacta
el arbitraje hay que recurrir a la
jurisdicción de alguno de los dos
países a los cuáles pertenecen los cocontratantes.
Por otra parte, está demostrado
que el cumplimiento de los laudos
arbitrales es más espontáneo.
El procedimiento es más simple
y rápido
2. Contenido de la cláusula de arbitraje
La cláusula de arbitraje debe
contener cierto número de precisiones.
En primer término debe indicar
la naturaleza de los litigios que se
someten a arbitraje.
También se debe indicar a cuál
jurisdicción arbitral se va a recurrir. Las
partes pueden elegir entre una
institución permanente de arbitraje
como la OMPI o un tribunal designado
expresamente que puede ser tanto
unipersonal como de tres miembros.
La cláusula de arbitraje debe
contener también cuál será la norma de
procedimiento aplicable al arbitraje.
También debe precisarse el lugar y la
lengua del arbitraje.
VII) CONTRATOS PRELIMINARES
1. El contrato de opción
Este contrato tiene por objeto
que el licenciatario pueda estudiar si el
contrato principal le será beneficioso.
En este contrato se puede pactar la
cláusula de confidencialidad y a
menudo es oneroso. Este sistema evita
que mientras duren las negociaciones
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se puedan cambiar las condiciones.
2. Carta intención
A través de este contrato se
pueden precisar las diferentes fases de
la negociación.
Estos dos tipos de contratos,
son por supuesto calificados de tales y
por lo tanto obligan a las partes.
VIII) CONTRATOS ANEXOS AL DE
LICENCIA O QUE INCLUYEN UNA
LICENCIA
Los más comunes son :
El de asistencia técnica.
El de distribución, poniendo a
disposición del licenciatario una red de
representantes que le abrirán el
conjunto del mercado.
El de concesión comercial que
es el contrato por el cual un fabricante,
constructor o productor confía la
exclusividad de sus ventas para un
sector territorial determinado a una
empresa llamada concesionaria. Ésta
por su parte se obliga a no
comprometerse con productos
concurrentes. Generalmente, hay un
concesionario único por país. Éste se
encargará de encontrar otros
concesionarios en el país. El contrato
de concesión comercial presenta un
interés particular ya que los productos
a comercializar tienen tecnología
incorporada e implican el
aprovisionamiento de un service de
calidad de post-venta. Como
contrapartida de la exclusividad que
acuerda, el concedente puede exigir
que su concesionario mantenga la
calidad de post-venta y un stock
suficiente de repuestos a efectos de
que la clientela pueda estar satisfecha
en los plazos más breves.
El de “know how”. La tecnología
actual, especialmente la tecnología de
punta, hace que la competencia entre
empresas se situe en pequeños
avances que dificilmente serían
patentables o que por su rápida
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
obsolescencia no llegan a patentarse.
En estos casos la trasmisión del
conocimiento industrial conservados
bajo el régimen del secreto puede
hacerse mediante un contrato de
licencia o cesión del mero uso de los
mismos, llamado también “contrato de
know how” o de “licencia de know
how”. Y suele acompañar al contrato
de licencia de marca. La licitud de este
contrato a veces ha sido puesta en
entredicho, partiendo de la ausencia de
protección legal directa del secreto
industrial, deduciéndose que el cobro
de un canon carecería de causa. Pero
en todo caso, la doctrina y la
jurisprudencia en todo el mundo han
reconocido la licitud de este contrato,
en la medida en que el licenciatario de
“know how” recibe unos conocimientos
que mejoran su producción, como
ocurre también con otros contratos de
transferencia de tecnología no
patentable como el de formación de
personal, asistencia técnica, etc.
Clausulado habitual del contrato
El clausulado de este contrato
suele ser muy extenso con el fin de
proteger los intereses de las partes e
impedir posibles abusos que
generalmente comete el licenciante : a)
como no hay patente, es indispensable
describir minuciosamente el objeto o
conocimiento industrial cedido, que
delimita las obligaciones del licenciante
y licenciatario (pago de “royalties”,
cláusula de intercambio de
perfeccionamientos, etc.) y los medios
para su trasmisión (documentos,
planos, material, técnicos, etc.). b) Se
fijan las garantías que prestan el
licenciante y el licenciatario y en cuanto
a la obligación de secreto y no
trasmisión de la tecnología cedida a
terceros (cláusulas penales con fuertes
indemnizaciones, garantías con
entrega de títulos valores y avales
bancarios, etc.) c) Se debe fijar la
duración del contrato y las relaciones
entre las partes una vez transcurrida
aquélla : si el licenciatario puede
continuar utilizando los conocimientos
cedidos, si debe restituir todos los
documentos, etc.
El contrato de “know how”
carece de regulación legal. Es un
contrato atípico y complejo con
prestaciones de varios esquemas
negociales (compraventa,
arrendamiento de cosa y de obra) pero
sobre un bien inmaterial. Se le aplican
las normas generales de los contratos
y por analogía las del contrato de
licencia de patente.
El de franquicia que es un
método de colaboración entre
empresas. Está definido como un
conjunto de derechos de propiedad
industrial o intelectual concernientes a
las marcas, nombres comerciales,
diseños y modelos industriales,
derechos de autor, “saber-hacerlo” o
patentes destinados a ser explotados
para la reventa de productos o la
prestación de servicios a destinatarios
finales.
I. Generalidades sobre la franquicia
1. Historia
La franquicia nace en Estados
Unidos de Amércia favorecida por la
legislación anti-trust y las grandes
distancias.
2. Razones del éxito
El primero es la
homogeneización e
internacionalización de los mercados.
Existe una segmentación en la
distribución que tiende a la integración,
particularmente vertical. En segundo
lugar la franquicia es una llave para la
exportación.
3. Tipología de la franquicia
Existen diferentes tipos de
franquicia :
 Franquicia industrial
 Franquicia de producción
 Franquicia de distribución
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 Franquicia de servicios
4. Finalidad y estructura de la
franquicia
La franquicia permite al
franquiciante diferenciarse de su
concurrencia por la constitución a
partir de un “piloto” de una red de
franquiciados que se benefician
generalmente de una exclusividad
territorial. Antes de la constitución de
esta red el franquiciante ha adquirido
ya una experiencia y ha triunfado. La
franquicia permite, precisamente, que
otros también triunfen como él. La
franquicia es la reiteración de un éxito.
Se sigue el ejemplo del franquiciante,
el ejemplo muestra el camino. Si el
camino está bien trazado, el viaje es
fructífero.
Jurídicamente la franquicia se va
a traducir, después de una fase
precontractual, en un contrato escrito,
con la intervención del franquiciante y
el franquiciado. Es generalmente un
contrato de adhesión, de reiteración,
de colaboración, de enseñanza y de
asistencia (saber-hacerlo) con la
obligación para las dos partes de
contribuir de común acuerdo al
desarrollo y la preservación de la
“imagen de la marca”.
II. Relaciones entre franquicia y
propiedad industrial
Los componentes de propiedad
industrial en la franquicia son
esenciales al contrato, son la piedra
angular del mismo. Particularmente la
marca, si es conocida, le agrega a la
franquicia un “sobrevalor”.
Lo que caracteriza a la
franquicia es que los derechos de
propiedad industrial puestos por el
franquiciante a disposición del
franquiciado se mantienen de su
propiedad. El franquiciado se
beneficiará de los mismos pero nunca
devendrá propietario. Serán
generalmente licenciatarios, pero la
franquicia es más que una licencia por
14
cuanto conlleva el “package deal” que
beneficiará al franquiciado mediante
contrapartidas, generalmente sumas
forfaitaire, etc.
Relaciones entre la franquicia y la
propiedad industrial
a) Nacimiento de la franquicia :
cuando la franquicia nace, el
franquiciante dispondrá normalmente
de los derechos de propiedad
industrial concernientes a la misma,
sobre todo la marca, que por la vía del
contrato será puesta a disposición del
franquiciado, a título, generalmente,
exclusivo. En este contrato se
establecerá con precisión los
derechos, con obligación, en la fase
precontractual de comunicar el número
de registro, así como en el propio
contrato con copia del título de
propiedad. Lógicamente trasmite su
exclusividad de uso de la misma.
Asimismo se debe comunicar al
consumidor que el producto es
franquiciado. Esta obligación tiene
como fin evitar los abusos.
El “saber-hacerlo” que está
definido como “el conjunto de
informaciones prácticas no
patentables, resultantes de la
experiencia del franquiciante y
testadas por él mismo, conjunto que
es secreto, sustancial e identificable”
estará también, precisado en el
contrato, con comunicación de los
elementos materiales. En su defecto,
el contrato de franquicia arriesgará ser
falto de causa.
Debe además respetar los
principios sobre competencia desleal.
Después de la firma son
necesarias ciertas formalidades :
registro fiscal en los países que lo
requieren, incripción en el Registro de
marcas, etc.
b) Desarrollo de la franquicia
El franquiciante asegurará al
franquiciado el goce de los derechos
de propiedad industrial que le
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concede, con la obligación de
mantener estos derechos (por ejemplo
renovación de la marca, etc.) El
franquiciado deberá explotar de
manera constante y fiel estos
derechos, a efectos de mantener y
aumentar el impacto. No podrá operar
estos derechos a su nombre, como por
ejemplo registrar la marca para sí, bajo
pena de fraude.
El franquiciante que puso a
disposición del franquiciado su marca
debe controlar que le respeten su
imagen, debiendo realizar un contralor
para evitar que se registren marcas
iguales o semejantes. En caso de
ataque de la marca por terceros con
derechos anteriores, se deberá ir a
una revisión de las cláusulas de
acuerdo.
c) Finalización del contrato
La franquicia puede terminarse o
por expiración del plazo o porque una
de las partes entienda que la otra no
cumple con sus obligaciones,
debiendo ir a la justicia para su
rescisión. En cuanto al plazo, la
mayoría de los contratos se
establecen de duración determinada.
En otros casos se puede pactar de
duración indeterminada pero con un
preaviso razonable para darlo por
terminado. Esta finalización del
contrato ya sea pactada o en vía
judicial, plantea problemas con los
derechos de propiedad industrial. El
franquiciado deberá renunciar al
empleo de la marca. En su defecto
podrá ser impugnado de falta de
legitimación. Lo aconsejable es que la
franquicia tenga duración determinada,
con posibilidad de prórroga automática
por períodos definidos. Se deberá
regular el destino de la marca a su
finalización.
IX) FORMAS DE
INSTITUCIONALIZACIÓN DE ESTOS
CONTRATOS
1.- La necesidad de institucionalización
de estos contratos se traduce en
diversas intervenciones legislativas de
los Estados : 1) Unas veces en la
regulación más o menos minuciosa del
régimen de cada figura concreta,
estableciendo derechos y obligaciones
de cada parte (por ej. las patentes). 2)
Otras con una cláusula general que
atribuye al Juez la facultad de modificar
el contenido del contrato (por ej. en la
ley de derechos del consumidor). 3) La
aprobación de los contratos por la
Administración (una forma sería la
necesidad de registro de los mismos).
X) LA LEY Nª 17.011
.
La nueva ley de marcas Nº
17.011 creó el Registro de Licencias,
por entender que la licencia, por
tratarse de una afectación del derecho
concedido por el Registro, debía
también inscribirse. Sin embargo la ley
no reguló los elementos y
características del contrato, por
entender que correspondían a la libre
voluntad de las partes, salvo en
aquellos aspectos que pudieran
precaver litigios como el de la
exclusividad. Como ya dijimos se
puede licenciar una marca concedida o
en trámite de registro, pudiéndose
conceder tanto sobre la totalidad de la
marca o parcialmente sobre la
protección para algunas clases o
productos o servicios. Se deben
registrar asimismo las modificaciones
de la licencia o sublicencias.
Se estableció que los contratos
tenían que ser de duración
determinada, o sea prohibiéndose en
consecuencia el registro de los
contratos sin plazo. Pero sí se puede
pactar la renovación automática.
¿A partir de cuándo es oponible a
terceros? La oponibilidad a terceros
está establecida en el artículo 59.-
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Una mirada al Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes (PCT)
Dra. Brenda Justo Delorenzi.
INTRODUCCION.Durante mucho tiempo, los hombres
han vivido en sociedades estables y
caracterizadas por una evolución
lenta. Sólo era necesaria una
cantidad mínima de "creatividad",
representada por ciertos individuos
excepcionales -sabios, genios,
inventores- quienes eran los
encargados de alimentar la
necesidad de lo “diferente"; el resto,
quedaba confinado a las tareas de
producción-reproducción.
Pero el progreso científico excede al
tiempo. Cada descubrimiento trae
consigo una multiplicidad de
creaciones potenciales en todos los
terrenos. El cambio es una rutina, y
se inscribe dentro de las
planificaciones industriales, aquello
que comeremos y usaremos dentro
de 5, 10 o 15 años.
Es incuestionable que hoy por hoy,
todas las áreas de trabajo, tienen en
cuenta y dirigen su impulso hacia el
mercado.
Este hecho se acentúa si tomamos
como punto de referencia una serie
de tendencias que nos han llevado
a re-plantearnos ciertos temas y
estrategias que hasta hace muy
poco eran incuestionables, a saber:
1.- La competencia se intensifica.No sólo existe mayor competencia,
sino que ésta se manifiesta de muy
distintas formas. Esto implica seguir
los pasos de los competidores,
buscar índices que nos permitan
compararnos con los mismos e
intentar superar sus niveles de
actuación.
Ya no se siguen reglas conocidas
sino que se crean otras para
mejorar los negocios y esto es una
buena oportunidad para establecer
una revisión periódica de
estrategias y adecuarlas al
mercado.
2.- El cambio se vuelve
constante.- El ciclo de vida del
producto y/o servicio que antes
duraba años, ahora dura meses. La
presión por crear "cosas nuevas" va
en aumento. El cambio exige
flexibilidad y velocidad de
respuesta. Para hacer frente a esta
necesidad, es imprescindible que
exista una continua provisión de
tecnología, infraestructura,
capacitación y conocimiento en
cuanto a mercado y consumidores,
a efectos de ofrecer las respuestas
necesarias.
3.- El cliente asume el mando.Tanto consumidores individuales
como firmas industriales exigen un
trato personalizado. El cliente tiene
la palabra y espera productos y
servicios configurados a sus
necesidades, entregados según sus
planes de manufactura, según sus
horarios de trabajo y, en
condiciones de pago que le sean
más favorables. Esto implica tener
personal preparado para cumplir
con tales expectativas y proyectar
esa imagen.
17
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
4.- La innovación es un hábito.- El
sector Recursos Humanos debe
propiciar y estimular la liberación del
talento y no hacer tanto hincapié en
el fortalecimiento de las normas.
Todo el mundo es creador/inventor.
No existen individuos carentes de
creatividad. La creatividad es un
recurso que el hombre contiene en
sí mismo y funciona como un
poderoso antídoto contra el "stress"
cotidiano.
Obviamente nuestra vida diaria no
puede ser toda ella una creación
permanente, antes bien, por el
contrario, consiste en una
alternativa entre creación y
adaptación, una oscilación entre la
creación de cosas nuevas y la
repetición de cosas antiguas.
Tanto si se trata de una empresa
industrial, como de un movimiento
político o religioso, un centro de
investigación o un grupo de
ingenieros, cuando necesita
soluciones nuevas, debe
organizarse para encontrarlas.
Pero es en la industria donde la
función creativa debe estar
organizada de una forma primordial.
En cuanto a gerenciamiento y
gestión, no existe ninguna diferencia
entre la que se realiza en un grupo
que lleva a cabo la creación de una
nueva fibra textil y la que se realiza
en un grupo que trabaje sobre
medio ambiente. Esto trae como
consecuencia que quienes tienen a
su cargo la responsabilidad de tales
grupos, -llámese directores o
gerentes- deban pasar de
supervisores a entrenadores.
5.- Se afirma la llamada "cultura
de la calidad".- La calidad del
producto y/o servicio se vuelve su
eficacia. En una primera
aproximación, ésta se entiende
como la "plena satisfacción del
cliente/usuario"; pero las
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expectativas del mismo, están
ligadas a la evolución del producto o
servicio, ergo, cada nivel alcanzado,
luego de cierto tiempo, se toma
como adquirido y, no ofrece más su
valor agregado original.
Quienes participan en un comercio
cada vez más globalizado no dejan
de reconocer la importancia que ha
alcanzado últimamente todo lo
referente a Propiedad Industrial. En
efecto, ésta se encuentra en un
período de máximo desarrollo.
Paulatinamente, la Propiedad
Industrial ha dejado de ser un tema
exclusivamente jurídico para
convertirse en un tema cada vez
más relacionado con aspectos
económicos, comerciales y políticos.
En este sentido, se observan
algunos aspectos que merecen
especial atención:
 De tecnologías relativamente
simples se ha pasado a
tecnologías cada vez más
complejas, por lo que se aprecia
una generación de innovación
tecnológica sin fin.
 De la producción masiva
orientada al producto, a la
orientada al mercado.
 De grandes organizaciones
burocratizadas a otras más
pequeñas y ágiles.
 De entidades con múltiples
servicios propios a la
implementación de "joint
ventures".
 De trabajadores pasivos en
cuanto a sus conocimientos
originales a trabajadores cada
vez más capacitados, que se
transforman en piezas clave.
 El creador individual ha dado
paso al creador institucional.
El valor de los bienes que integran
la Propiedad Industrial -signos
distintivos, patentes, etc.- constituye
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
el fundamento para el dominio de
mercados, por lo que a menudo son
el objetivo principal en las
negociaciones. El valor de estos
bienes radica en el derecho a su
utilización en forma exclusiva de
donde se extrae como
consecuencia un beneficio
económico. Por cierto, es posible -y
de hecho sucede en la mayoría de
los casos- que el valor de los bienes
intangibles supere al valor de los
bienes tangibles; de ahí la
importancia de tenerlos
debidamente protegidos.
Antecedentes.En el año 1873, la protección
internacional de la propiedad
intelectual se reclamó como urgente
debido a que los expositores
extranjeros se negaron a asistir a la
Exposición Internacional de
Invenciones de Viena, por temor a
que les robaran las ideas y las
explotaran a nivel comercial en
otros países.
El año 1883, marcó el nacimiento
del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad
Industrial, tratado internacional cuyo
objetivo principal fue lograr que los
ciudadanos de un país pudieran
proteger sus creaciones
intelectuales en otros países;
derechos de propiedad intelectual
tales como: Invenciones (Patentes),
Marcas, Dibujos y Modelos
Industriales. Éste, entró en vigor en
el año 1884 y contaba con 14
miembros, los cuales crearon una
Oficina a efectos de realizar tareas
administrativas tales como la
organización de las reuniones de
los Estados miembros.
En el año 1886 hace su aparición en
la escena internacional el derecho
de autor por medio del Convenio de
Berna para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas, cuyo
objetivo principal era contribuir a
que los nacionales de sus Estados
miembros obtuvieran la protección
internacional de sus creaciones, y a
percibir un pago proveniente del uso
de éstas; este convenio, al igual que
el Convenio de París, también creó
una Oficina Internacional para llevar
a cabo tareas administrativas.
En 1893, estas oficinas se unieron y
formaron una Organización
Internacional llamada Oficinas
Internacionales Reunidas para la
Protección de la Propiedad
Intelectual (BIRPI), la cual estaba
radicada en Berna y fue la
antecesora de la actual
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).
Tras la entrada en vigencia del
Tratado que establece la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, en el año
1960, las Oficinas se trasladaron a
Ginebra y se convirtieron en la
OMPI, hasta que en 1974, ésta
adquirió el estatuto de organismo
especializado de las Naciones
Unidas, con el mandato de
administrar los asuntos de
propiedad intelectual reconocidos
por los Estados miembros.
Entre las actividades principales de
la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual se cuentan el
desarrollo y la aplicación de normas
internacionales. Actualmente la
OMPI administra 11 tratados, 5
relativos a la Propiedad Industrial y
6 al Derecho de Autor.
Entre los tratados en materia de
Propiedad Industrial se cuentan: el
Convenio de París para la
Protección de la Propiedad
Industrial, (1883); Arreglo de Madrid
(1891); el Tratado de Nairobi (1981);
Tratado de Washington (1989) y el
Tratado sobre el Derecho de
19
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Marcas (TLT) (1994). Estos tratados
definen las normas básicas en
materia de protección de Propiedad
Industrial en cada país. No obstante
la OMPI administra otros tratados
destinados a simplificar y reducir el
costo de las solicitudes individuales
en los países en que se solicita la
protección de un derecho de
propiedad industrial determinado, a
saber: Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes (PCT) (1970);
Tratado de Budapest (1977);
Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid (1989); Arreglo de Lisboa
(1958) y Arreglo de La Haya (1925).
El Tratado de Cooperación en
materia de Patentes- PCT
Tiene sus orígenes en las BIRPI, las
que, en 1967 redactaron un
proyecto de tratado internacional
que presentaron al Comité de
Expertos. En años siguientes y en
varias reuniones se elaboraron
proyectos revisados, adoptándose
finalmente un “Tratado de
Cooperación en materia de
Patentes”, – PCT por sus siglas en
inglés- en la Conferencia
Diplomática celebrada en
Washington en junio de 1970,
entrando en vigencia el 24 de enero
de 1978.
El PCT es un acuerdo de
cooperación internacional en el
campo de las patentes, destinado
a racionalizar la presentación de
solicitudes de patentes,
búsqueda y examen, así como la
divulgación de la información
técnica contenida en las
solicitudes.
20
No debemos perder de vista que el
PCT complementa el Convenio de
París en el sentido de que sólo está
abierto a los Estados que ya son
parte de ese Convenio, como así
tampoco podemos dejar de aclarar
que el PCT no concede “patentes
internacionales”; la responsabilidad
de la concesión de la patente es
competencia exclusiva de la oficina
de patentes de los países donde se
busca la protección o de las oficinas
que actúan en nombre de esos
países y que el Tratado denomina
“Oficinas designadas”.
Sistema tradicional de patentes.Las patentes tienen alcance
territorial por lo que el sistema
tradicional de patentes, exige la
presentación de solicitudes de
patente en forma individual, vale
decir que es necesario presentar
una solicitud en cada uno de los
países donde se desee proteger por
patente.
Esto significa que el solicitante debe
preparar y presentar solicitudes de
patente en todos los países donde
desee proteger su invención y para
ello cuenta con el plazo de 1 año a
partir de la presentación de su
primera solicitud. Esto trae como
consecuencia diversos gastos tales
como: gastos de traducción al
idioma del país de que se trate,
honorarios de abogados de
patentes en los distintos países
donde se va a proteger, como así
también pago de las tasas a las
distintas oficinas de patentes en
todos y cada uno de los países
donde se va a proteger la invención.
Una vez presentada la solicitud,
cada oficina de patentes debe
examinarla desde el punto de vista
formal; una vez examinada la forma,
se pasa a examinar el fondo, lo cual
implica proceder a una búsqueda
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
para determinar el estado de la
técnica en el sector tecnológico de
la invención y efectuar el examen de
patentabilidad.
Esto implica que, desde el punto de
vista práctico, el único medio para
obtener protección para una
invención en varios países consiste
en la presentación de solicitudes
separadas en cada país, estas
solicitudes se tramitan aisladamente
lo que se traduce en una repetición
de las operaciones de presentación
y examen en cada país.
Objetivos del PCT
Su principal objetivo es el de
simplificar, hacer más eficaz y
económico -para el solicitante, y
para las oficinas encargadas de
administrarlo- el procedimiento que
debe seguirse para solicitar una
patente en varios países.
Para lograr este objetivo el PCT:
-
Establece un sistema
internacional el cual permite que
ante una sola oficina de patentes
llamada “Oficina receptora” se
presente una única solicitud
llamada “Solicitud Internacional”
redactada en un solo idioma que
va a tener efectos en cada uno
de los Estados parte en el
Tratado que el solicitante
mencione en su solicitud; uno de
los idiomas oficiales es el Idioma
Español.
-
Dispone el examen de forma de
la solicitud internacional por una
sola oficina de patentes, la
“oficina receptora”, (si se
presenta en Uruguay, la oficina
receptora será la uruguaya).
-
Somete cada solicitud
internacional a una búsqueda
internacional que conduce al
establecimiento de un informe
sobre el estado de la técnica a
documentos publicados, fundamentalmente de patentesrelativos a invenciones
anteriores y que posiblemente
habrá que tener en cuenta para
determinar si la invención es
patentable; este informe se pone
a disposición del solicitante y
luego se publica.
-
Dispone la publicación
internacional de solicitudes
internacionales conjuntamente
con el informe de búsqueda
internacional -en forma
centralizada- así como su
comunicación a las Oficinas
designadas.
Admite a título optativo la
realización de un informe de
examen preliminar internacional
(no vinculante) que permite
conocer las posibilidades de
patentamiento de la invención.
Características del PCT
-
Solicitud.- Todo nacional o
residente de un Estado contratante
del PCT, puede presentar una
solicitud internacional, ésta puede
presentarse en la Oficina Nacional
que actúa en calidad de oficina
receptora del PCT.
Efectos de una solicitud
internacional A partir de la fecha
de presentación de la solicitud
internacional, ésta produce los
mismos efectos de una solicitud
nacional en los Estados
contratantes del PCT que el
solicitante haya designado en su
solicitud para una patente nacional.
Costos La preparación y
presentación de una solicitud
Estado de la Técnica = Conjunto de
conocimientos hechos públicos.
21
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
internacional ocasiona un solo
conjunto de tasas que se abonan en
un solo tipo de moneda y en una
sola Oficina (la oficina receptora, p.
ej. la oficina uruguaya).
El pago de las tasas a las oficinas
designadas se pospone; vale decir
que las tasas nacionales van a ser
pagadas mucho más tarde que si se
sigue la vía tradicional del Convenio
de Paris.
Idioma Va a depender de la Oficina
receptora en la que se presenta la
solicitud y de la Administración que
efectuará la búsqueda internacional.
Los principales idiomas en que
puede presentarse son: alemán,
chino, español, francés, inglés,
japonés y ruso. En el caso de
presentarse en Uruguay, la solicitud
será en español.
Funciones de la Oficina
Receptora La oficina receptora -en
nuestro caso, Uruguay- realiza una
verificación de forma y asigna una
fecha de presentación internacional,
luego envía un ejemplar de la
solicitud internacional - “ejemplar
original”- a la Oficina Internacional
de la OMPI, otro ejemplar - “copia
para la búsqueda”- a la
Administración encargada de la
búsqueda internacional (p. ej.
España o la Oficina Europea de
Patentes) y conserva el tercer
ejemplar - “copia para la oficina
receptora”-.
También es su tarea percibir las
tasas PCT y transferir la tasa de
búsqueda a la Administración
encargada de la búsqueda
internacional y la tasa internacional
a la Oficina internacional.
Búsqueda Internacional Es una
búsqueda de alto nivel realizada en
los documentos de patentes y en
literatura técnica relativa a las
patentes, llevada a cabo por las
22
Administraciones encargadas de la
búsqueda internacional; éstas, son
oficinas experimentadas en materia
de patentes designadas por la
Asamblea de la Unión del PCT
(órgano administrativo supremo
creado en virtud del PCT), las
cuales tienen el compromiso de
observar las normas y los plazos
establecidos por dicho tratado.
Administraciones encargadas de la
búsqueda internacional que han
sido designadas:
- Oficina Australiana de
Patentes.
- Oficina Austriaca de
Patentes.
- Oficina China de Patentes.
- Oficina Española de
Patentes y Marcas.
- Oficina Japonesa de
Patentes.
- Oficina Coreana de
Propiedad Industrial.
- Oficina Sueca de Patentes.
- Oficina de Patentes y Marcas
de los Estados Unidos de
América.
- Oficina Rusa de Patentes.
- Oficina Europea de Patentes.
Informe de Búsqueda
Internacional.- Los resultados de la
búsqueda internacional se hacen
efectivos en un informe de
búsqueda internacional, el cual se
pone a disposición del solicitante
generalmente en el cuarto o quinto
mes luego de presentada la
solicitud. Este informe no contiene
ningún comentario sobre el valor de
la invención pero hace referencia al
estado anterior de la técnica y da
alguna indicación en lo que respecta
a la novedad y a la actividad
inventiva.
Estas indicaciones permiten al
solicitante evaluar las oportunidades
que tiene a efectos de obtener una
patente en los países designados
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en su solicitud internacional de
patente y determinar si tiene interés
en continuar buscando protección
para su invención en los Estados
designados.
La Administración encargada de la
búsqueda internacional envía el
informe al solicitante y a la Oficina
Internacional quien va a incluir este
informe en la publicación
internacional y envía una copia a las
Oficinas designadas.
Publicación Internacional La
Oficina Internacional publica un
folleto, que contiene una página de
portada en la que figuran los datos
bibliográficos proporcionados por el
solicitante: descripción,
reivindicaciones, dibujos, y el
informe de búsqueda internacional.
También se publica la Gaceta del
PCT, en papel y en formato
electrónico. En general la
publicación internacional tiene lugar
18 meses después de la fecha de
prioridad de la solicitud internacional
la que se publica en el idioma en el
que fue presentada la solicitud
internacional.
Estas publicaciones, el folleto y la
Gaceta del PCT, son enviadas
gratuitamente por la Oficina
internacional a todos los Estados
Contratantes del PCT –también
están disponibles en CD-Rom- y se
proporcionan al público, previa
petición, contra pago de una tasa.
Examen Preliminar Internacional
Una vez que el solicitante ha
recibido el informe de búsqueda
internacional tiene la posibilidad de
pedir un examen preliminar
internacional, a efectos de saber si
la invención reivindicada responde
total o parcialmente a distintos
criterios, p. ej. si es nueva, si posee
actividad inventiva y si es
susceptible de aplicación industrial.
Este examen es facultativo para el
solicitante, vale decir que la solicitud
internacional no se somete
automáticamente a examen
preliminar internacional, sólo
procede si el solicitante presenta
una petición expresa (debe pagar
una tasa). Las Administraciones
encargadas del examen preliminar
internacional son designadas por la
Asamblea de la Unión del PCT;
estas oficinas son:
- Oficina Australiana de Patentes.
- Oficina Austriaca de Patentes.
- Oficina China de Patentes.
- Oficina Japonesa de Patentes.
- Oficina Coreana de Propiedad
Industrial.
- Oficina Sueca de Patentes.
- Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos de
América.
- Oficina Rusa de Patentes.
- Oficina Europea de Patentes.
El procedimiento para la concesión
de patentes por PCT tiene 2 fases:
Fase internacional = Incluye la
solicitud internacional, examen de
forma, la búsqueda internacional y
la publicación internacional.
Fase nacional = Es la parte final
del procedimiento de concesión de
una patente, la cual es tarea de las
Oficinas nacionales que el
solicitante designe en su solicitud,
vale decir que va a corresponder a
la oficina nacional de cada estado
miembro donde el solicitante desee
proteger su invención.
VENTAJAS QUE REPRESENTA
LA ADHESION AL PCT PARA LOS
PAISES EN VÍAS DE
DESARROLLO.
Es una norma procesal y no
de fondo.
23
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Se trata de un tratado de
integración y cooperación a
nivel internacional haciendo
más fácil el trámite de
solicitud para los inventores.
Es un tratado flexible que se
adapta a todas las
legislaciones nacionales,
(ningún país va a tener que
modificar su legislación
interna para aplicarlo).
Representa una opción más
sencilla, económica y eficaz
para los solicitantes que
deseen obtener protección
por patente en varios países.
No se trata de la única opción
para el solicitante, ya que,
quienes así lo deseen
pueden seguir utilizando el
sistema tradicional.
Facilita y agiliza el acceso a
la información tecnológica
actualizada relativa a las
invenciones. Esto se debe a
la publicación internacional
de las solicitudes PCT el cual
constituye una fuente
constante de información
sobre los últimos adelantos
tecnológicos.
Al obtener el Informe de
Búsqueda Preliminar y el
Examen Preliminar
Internacional permite evaluar
la utilidad de proseguir la
tramitación de la solicitud
(antes de abonar).
Se da una reducción de los
costos de publicación para
las Oficinas Nacionales que
den por válida la publicación
internacional de solicitudes
del PCT a efectos de la
legislación nacional.
24
Produce una mayor
confianza por parte del
público porque la mayoría de
las solicitudes del PCT han
sido objeto de búsqueda y
examen preliminar
internacional, por lo que toda
patente concedida por ese
sistema va a representar una
base sólida para la
realización de inversiones y
la transferencia de
tecnología.
El examen preliminar
internacional no tiene efecto
vinculante, vale decir que no
tiene que ser necesariamente
aceptado por la oficina
nacional.
Se reconocen descuentos de
un 75% en las tasas
internacionales para
solicitantes de países en
desarrollo.
No requiere de aporte
financiero por parte de los
Estados miembros ya que es
un tratado que se
autofinancia.
Ahora bien, fundamentalmente se
han sostenido 2 argumentos en
contra de la aprobación del PCT por
parte de nuestro país.
El primero de ellos entiende que el
PCT atenta contra la soberanía
nacional. Consideramos que esta
creencia se basa en un concepto
erróneo acerca de lo que el Tratado
significa. Sin duda; como dijimos
anteriormente, se trata de una
norma procesal y no de fondo; no se
trata de conceder una patente
internacional, se trata de un
mecanismo de presentación de
solicitudes a efectos de proteger las
invenciones por patente en varios
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
países; pero en definitiva, la
concesión o denegatoria de la
patente va a estar dada en mérito a
lo que disponga la legislación
nacional de cada país.
El segundo argumento en contra,
está dado por el sector privado, -en
algunos países de América Latinael cual entiende que puede verse
disminuido el número de solicitudes
de patente. Si bien esto es cierto,
sólo será por un tiempo en el que se
cumple la fase de presentación a
nivel internacional; el número de
solicitudes va a aumentar luego
cuando se produzca la entrada en la
fase nacional, la que va a requerir
que los solicitantes extranjeros
nombren mandatarios nacionales a
efectos de continuar con el trámite.
CONCLUSION.En este momento hay 118 Estados
miembros, 64 de los cuales son
países en vías de desarrollo.
La incorporación al sistema del PCT
de los países en desarrollo,
constituye una fórmula eficaz para
la difusión de la actividad inventiva a
través de los mecanismos que
proporciona el Tratado.
El reconocimiento de la importancia
cada vez mayor de los servicios de
información tecnológica, el apoyo a
los inventores nacionales, el estudio
de las solicitudes de patentes como
modelos de gestión y la creación de
un marco procedimental estable,
convierten al PCT en uno de los
tratados más fructíferos.
La Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual tiene previsto
un creciente aumento en el número
de solicitudes; así lo han
demostrado los hechos, como así
también será cada vez mayor el
número de países que adhieran al
Tratado en mérito a las ventajas
que éste proporciona.
Confiamos que así será.
25
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Uruguay: Marcas y Nombres de Dominio,
sus conflictos
Dr. Gustavo Fischer.
SUMARIO
Introducción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aspectos básicos de los
nombres de dominio.
Sistemas de marcas y
nombres de dominio: sus
asimetrías hoy.
La situación de los nombres
de dominio genéricos.
El Domain Name System en
el Uruguay.
Tipos de conflictos más
típicos.
Mecanismos de resolución de
conflictos para los nombres
de dominio genéricos.
Solución de disputas:
¿régimen uniforme, o
mecanismos locales?
Sugerencias de futuro.
Sin ánimo de reiterar conceptos ya
discutidos extensamente, ni de
ingresar en lugares comunes, baste
señalar que el advenimiento de la
Internet, el auge del comercio
electrónico en la Red, y de la
denominada Nueva Economía, en el
ciberespacio, plantean desafíos en
materia de marcas.
Es cierto que la Internet es en
principio solamente un nuevo
ámbito en el cual pueden ocurrir
infracciones a derechos de marca,
de la misma forma en que ello
sucede en la actividad industrial,
comercial y de servicios, y la
legislación no está limitada en forma
tal que no pueda tener aplicación a
las actividades en la Internet.
Buena parte de las cuestiones
marcarias que ocurren en la Internet
son simplemente la contraparte
digital de cuestiones que ya han
tenido lugar y se han resuelto en el
comercio físico utilizando las reglas
generales del Derecho de Marcas.
Empero es no menos cierto que
existe un riesgo mayor de que
ocurran infracciones “on-line”,
debido a las características únicas
de la Internet, y principalmente, a su
naturaleza global, sin fronteras, y a
su erosión de conceptos
tradicionales como canales de
comercio.
Por ejemplo, las marcas similares
no pueden ya distinguirse en base a
su ámbito territorial o geográfico
(que puede determinar la
coexistencia de marcas semejantes,
de distintos titulares, en países
diferentes), puesto que las fronteras
regionales son virtualmente
imposibles de definir en el
Ciberespacio.
Por tanto, ciertos aspectos de la
Internet presentan características
nuevas y únicas, que requieren un
estudio particular y pueden requerir
la modificación de conceptos
tradicionales habida cuenta de su
globalidad y alcance sin fronteras.
27
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Existen múltiples conflictos e
infracciones que pueden tener lugar
en el entorno del Ciberespacio
respecto de derechos de Propiedad
Intelectual. Así, por ejemplo,
infracciones a Derechos de Autor,
Patentes, y Marcas: uso ilícito de
marcas en sitios web (“websites”)
metaetiquetas - (“metatags”),
“linking”, “deeplinking” y “framing”, y
Nombres de Dominio.
El objeto de esta breve charla es
referirnos a los conflictos entre
Marcas y Nombres de Dominio (y
eventualmente entre éstos últimos
entre sí), con el propósito de
plantear los aspectos básicos del
tema, y dejar planteadas algunas
interrogantes y algunas alternativas
de solución para estos conflictos.
De ser así habremos cumplido
nuestro propósito, puesto que la
vertiginosidad del desarrollo de la
Internet torna obsoletas las
soluciones de ayer, y obliga a un
constante replanteo y búsqueda de
soluciones para una realidad que
está ya instalada definitivamente
entre nosotros.
Para establecer un denominador
común de inteligencia en este tema,
comenzaremos con un breve repaso
de algunos conceptos básicos de
los temas que habremos de
desarrollar. Nos disculpamos
desde ya con quienes conocen como hay hoy aquí - a cabalidad
estos conceptos, pero
consideramos, por otro lado, que
puede ser de interés para otros para
la debida comprensión del objeto de
nuestra discusión, habida cuenta
que en gran medida, la Internet, sus
problemas y soluciones reposan
sobre aspectos técnicos.
1. Algunos aspectos básicos de
los nombres de dominio.
28
PROPOSITO ORIGINAL Y
EVOLUCION
 Propósito original: facilitar la
conectividad entre
computadoras a través de la
Internet.
 El nombre de dominio, nace
como un mecanismo
mnemotécnico para convertir
un conjunto de números (la
dirección IP), en un conjunto
alfanumérico.
 El dominio rápidamente se
convierte en un elemento de
identificación comercial,
publicitario, y de construcción
de valor marcario.
 En determinado punto de la
evolución de la Internet, se
encuentra más fácil ubicar las
distintas computadoras
conectadas a la Red
mediante la asociación de un
código alfanumérico a dicha
dirección IP: así nacen los
“nombres de dominio”.
 La evolución de la
infraestructura de los
nombres de dominio ha
determinado que en forma
creciente, éstos entre en
conflicto con las marcas.
 No existe conexión entre los
sistemas administrativos de
registro de marcas, y los de
nombres de dominio.
ALGUNOS CONCEPTOS
 La forma de identificar un
equipo/computador
conectado a la Internet es
mediante un conjunto de
números, o Dirección IP
(actualmente es un conjunto
de cuatro números separados
por puntos). Es un número
único.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 La Dirección IP. En la forma
en cómo funciona la Internet,
y de la forma en cómo está
estructurada, existe un
elemento denominado
“Dirección IP” que constituye
un conjunto de cuatro grupos
de números separados por
puntos (por ej. 223.4.212.34),
que sirve para que las
computadoras conectadas a
la Red se encuentren unas a
la otras.
 El sistema de traducción de
la Dirección IP a nombres, es
el DNS (Domain Name
System).
 Los dominios agrupan
máquinas que están
interconectadas entre sí.
 Este sistema está organizado
jerárquicamente.
 El espacio de los nombres de
dominio está construido
sobre la base de una
jerarquía de bases de datos
administradas localmente.
 Su base esta compuesta por
los “servidores raíz".
Originalmente existían 7, en
los Estados Unidos,
administrados desde
mediados de la década de los
80, por la IANA (Internet
Assigned Number Authority).
Hoy existen 13 de los cuales
dos en Europa y uno en
Japón.
 Estos “root servers”
contienen la definición de los
dominios de nivel superior.
 Visualizado como una
pirámide, en la cúspide del
sistema DNS, se encuentra la
“Root” o raíz, que
paradojalmente, carece de
nombre.
 Debajo, en un segundo
escalón, se encuentran los
dominios de primer nivel
(TLD's), según se habrá de
explicar más abajo. En un
tercer nivel (eventual),
pueden existir subdominios
que no estén a disposición ni
de entidades ni de
particulares.
TIPOS DE DOMINIOS
 Debajo de los “servidores
raíz” (“root servers”), se
organizan los llamados TLD‟s
(Top Level Domains). De
éstos existen dos clases:
a. Los TLD‟s (Top Level
Domains) de 3 letras (ej.
“.COM”).
b. Los TLD‟s de 2 letras (ej.
“.UY”).
 Los TLD‟s de 3 letras fueron
los primeros en crearse, y
eran originalmente, dominios
estadounidenses.
 Posteriormente, 3 de dichos
TLD's fueron reclasificados a
TLD's genéricos, mundiales
(gTLD's), bajo los cuales
cualquier individuo o
empresa puede solicitar un
registro: “.COM”, “.NET”, y
“.ORG”.
 Los restantes TLD‟s de 3
letras continúan siendo
norteamericanos, y
comprenden los “.EDU”,
“.GOV”, “.MIL”, “.INT”.
 El dominio “.gov” está
reservado exclusivamente al
gobierno de los Estados
Unidos, el “.edu” a
instituciones educativas en
los Estados Unidos que
ofrezcan carreras de al
menos cuatro años de
duración, el “.mil” está
reservado exclusivamente
29
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
para uso militar de los
Estados Unidos, y el dominio
“.int” es utilizado únicamente
por organizaciones que
hayan sido establecidas por
tratados internacionales entre
gobiernos.
 Los TLD‟s de 2 letras son
establecidos en 1986, cuando
se internacionaliza la Internet,
de acuerdo a la tabla ISO3166, en donde dos letras
corresponden a cada país
(por ej., “. UY”, “.AR”, “.PY”,
“.UK”, etc.). Estos son los
denominados ccTLD’s
(“Country Code TLD's"). La
lista ISO-3166 es una lista
ampliamente aceptada de
códigos de país útil para
muchos usos, administrada
por la Agencia de
Mantenimiento ISO-3166,
formada por miembros
individuales correspondientes
a organizaciones de
estandarización, y
representantes de
organizaciones
internacionales.




LA EVOLUCION EN LA
ADMINISTRACION DE DOMINIOS
 El sistema de Nombres de
Dominio de Internet se
expone en la Invitación a
Comentar ("Request for
Comment") 1591, de marzo
de 1994, redactada por el Dr.
Jon Postel, precursor y uno
de los "padres de la Internet".
Su texto completo puede
verse en
"ftp://venera.isi.edu/innotes/rfc191.txt”.
 Su administración original
estuvo a cargo de la IANA desde la década de los „80 30


como autoridad máxima de
administración de las
direcciones IP, los Nombres
de Dominio y otras
aplicaciones de la Internet.
En la práctica, la actividad
concreta de otorgamiento de
los nombres de dominio se
delegó en los NIC‟s (“Network
Information Centers”).
La Administración de los
ccTLD’s fué asignada a las
entidades a nivel nacional
que así lo solicitaran, junto
con la porción de base de
datos correspondiente al
mismo.
En 1994, comienza la etapa
de pago en la asignación de
dominios de segundo nivel
bajo los gTLD‟s “.com”, “.org”
y “.net”, operada por la firma
Network Solutions, Inc.,
(entidad originada en la
National Science Foundation
de Estados Unidos) - también
conocida como InterNIC
(“Internet Network Information
Center”).
Los TLD de primer nivel de 3
letras “.com”, “.net” .y “.org”
pasan a funcionar como
genéricos, aceptándose por
tanto solicitudes de cualquier
parte del mundo y sin control
por rama de actividad.
El número de pedidos bajo
estos tres únicos TLD‟s
genera rápidamente una
escasez de nombres, y el
inicio de conflictos entre
homónimos.
Las empresas que
demoraban su ingreso a la
Internet encontraban su
marca o nombre ya ocupada
o formando parte de un
dominio registrado.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 Comienza la presión para
abrir nuevos TLD‟s.
 El monopolio de registro de
NSI a nivel genérico y la
presión generada inician un
proceso de apertura del
registro.
 Se crea el Internet Ad Hoc
Committe que propone la
creación de nuevos TLD‟s
genéricos, y un sistema
alternativo de resolución de
conflictos a cargo de la OMPI
en Ginebra.
 En febrero de 1997 culminan
los trabajos del IAHC, y en
julio de 1997 la
Administración
estadounidense promueve la
privatización del Domain
Name System, elaborándose
un “green paper” y un “white
paper” con diversas
propuestas. Como resultado
de este proceso surge
ICANN.
LA CREACION DE ICANN
(INTERNET CORPORATION FOR
ASSIGNED NAMES AND
NUMBERS)
 En octubre de 1998 se crea,
a propuesta del gobierno
estadounidense, la ICANN,
como una organización de
derecho privado sin fines de
lucro, y con el propósito de
asumir el papel de la antigua
IANA en la administración del
DNS.
 ICANN se autodefine como
una entidad de coordinación
“técnica” para la Internet.
 Específicamente, es ahora la
ICANN quien coordina la
asignación de los
identificadores únicos que
son imprescindibles para que
funcione la Internet: los
Nombres de Dominio de
Internet, y los números de
Direcciones IP, así como
parámetros de protocolos de
comunicaciones. Asimismo,
ICANN coordina la
estabilidad en el
funcionamiento del sistema
de “servidores raíz” de
Internet.
 La ICANN está compuesta de
una Asamblea General, y
organizaciones de apoyo
denominadas la ASO
(Address Support
Organization), DNSO
(Domain Names Support
Organization) y PSO
(Protocolo Support
Organization).
 A partir de 1999, comienza
un proceso de apertura en los
registradores específicos a
cargo de la asignación de
nombres de dominio gTLD‟s,
con el fin del monopolio de
Network Solutions, y la
apertura a nuevos
registradores que cumplieran
con las normas de
acreditación exigidas por
ICANN.
 Actualmente existen más de
100 registradores autorizados
para asignar gTLD‟s que
compiten entre sí. Una lista
de estos registradores puede
hallarse en
“http:/icann.org/registrars/accr
edited-list.html”.
EL CRECIMIENTO DE LOS
NOMBRES DE DOMINIO
 Existen actualmente
registrados más de
19.000.000 de Nombres de
Dominio en todo el mundo.
31
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 De este número, más de
13.500.000 corresponden a los
gTLD‟s (.com, .net y .org).
 Bajo el gTLD “.com”, existen a
hoy 9.687,345 Nombres de
Dominio.
 Entre los países con mayor
número de registros están
Alemania (2.421.003), y el
Reino Unido (1.752.776),
Argentina (252-827), Australia
(aproximadamente 149.000), y
los Países Bajos (375.000
aproximadamente).
 Se registran en el mundo,
32
semanalmente,
aproximadamente 50.000
nuevos Nombres de Dominio.
SISTEMAS DE MARCAS Y
NOMBRES DE DOMINIO: SUS
ASIMETRIAS HOY.
Buena parte de las asimetrías
existentes entre el sistema de
marcas, y el de los nombres de
dominio (DNS), subsisten, los
conflictos que éstas original,
permanecen en gran medida,
irresueltos.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
MARCAS
NOMBRES DE DOMINIO
EN CUANTO A SU PROCESO DE
REGISTRO: EXAMEN SUSTANCIAL.
“FIRST COME, FIRST SERVED”.
En general, el proceso de registro de
una marca conlleva un examen
sustancial previo, por parte del
Registrador, de la registrabilidad
inherente del signo.
Ello impide, por tanto, que sean
registrados, como marcas, por ejemplo,
términos que sean absoluta o
relativamente irregistrables.
A modo de ejemplo, la Ley de Marcas
de Uruguay N| 17.011, prohibe que se
registren como marcas términos que
sean
Genéricos
Descriptivos.
Que constituyan nombres de
variedades vegetales
Denominaciones de origen
Que constituyan el nombre de
personajes amparados bajo Derecho de
Autor.
Nombres de Personas Físicas (no
habiéndose obtenido su
consentimiento), etc.
COEXISTENCIA DE MARCAS EN EL
MISMO TERRITORIO: EL PRINCIPIO
DE LA ESPECIALIDAD.
Continúa vigente y goza de buena
salud la regla de oro tradicional en
materia de registro de nombres de
dominio, de “first come, first served”.
El proceso de registro de los nombres
de dominio – sin perjuicio de las
excepciones que puedan existir en
regímenes nacionales en particular –no
conlleva un examen de registrabilidad
inherente, exceptuando en general la
exclusión de registro de aquellos
nombres que afecten la moral y las
buenas costumbres.
Continúa siendo posible, pues, el
registro de nombres genéricos o
descriptivos, como nombres de
dominio, y su utilización como
identificadores comerciales apuntando
a recursos de Internet relacionados con
su significado:
Por ejemplo, el nombre de dominio de
nivel gTLD MUSIC.COM, que apunta a
un sitio relacionado con artistas,
música, etc.
CARÁCTER UNICO DE LOS
NOMBRES DE DOMINIO, PARA CADA
dominio de nivel superior genérico
(gTLD) o dominio de nivel superior de
código de país (ccTLD).
33
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Continúa vigente quizá una de las
asimetrías que mayores dificultades ha
causado en la coexistencia de los
sistemas de marcas y DNS: la
territorialidad de las marcas, y la
aplicación del principio de la
especialidad, que determina que pueda
perfectamente existir registrada una
misma marca, en el mismo territorio, a
nombre de distintos propietarios, para
productos y servicios diferentes,
siendo de aplicación el Nomenclator
Internacional de Marcas.
Subsisten las razones técnicas que
determinan que, dentro de cada TLD,
no puedan existir dos Nombres de
Dominio idénticos, siendo el ND único
para cada TLD. (a cada dirección IP se
le corresponde una serie alfanumérica,
el ND, única).
Esto significa que no podrá existir, bajo
cada Dominio de Nivel Superior, un
nombre de dominio idéntico a otro.
Pueden existir – y existen infinidad de
ejemplos de ello - en cambio, nombres
de dominio idénticos, para cada uno de
los diferentes ccTLD‟s.
La subsistencia de estas razones
técnicas que determinan que pueda
existir únicamente un solo dominio por
TLD, determina la inaplicabilidad del
principio de la especialidad.
Las diversas alternativas tendientes a
resolver este obstáculo parecen haber
sido, hasta ahora, insuficientes.
Así, por ejemplo, proyectos como
InternetONE,
a. que operando como un “directorio”
bajo la desinencia “.IO” reconduce a
los diversos sitios pertenecientes a
empresas que - en el comercio
“real” – poseen idéntico nombre
comercial o marca, empero utilizado
para productos o servicios
diferentes.
b. Por las propuestas conocidas, de
las que nos habrá de ilustrar
Guillermo seguidamente,
tendientes a ampliar el número de
34
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
los gTLD‟s, por la presión generada
por la escasez de nombres de
dominio dentro de los gTLD‟s.
c. Por soluciones voluntarias u
ordenadas por los tribunales, con el
objeto de “compartir” un mismo
nombre de dominio para idénticos
productos o servicios.
d. En el ejemplo, un único nombre de
dominio del gTLD “.com” apunta a
un sitio web “compartido” donde se
clarifica que los derechos sobre
“SCRABBLE” pertenecen, en
Canadá y los Estados Unidos, a
Hasbro, en tanto que en el resto del
mundo, a una subsidiaria de Mattel,
Inc. – J.W. Spear & Sons, Ltd.
Este tipo de soluciones se han
presentado en forma aislada y como
consecuencia en general de solución
transaccional a litigios, o por orden de
los tribunales.
EXAMEN DE CONFUNDIBILIDAD
CRITERIO DE LA IDENTIDAD
Sigue siendo cierto que, en la
concesión de marcas, se tiene
generalmente en cuenta el criterio
de semejanza y confundibilidad
respecto de marcas
prerregistradas o de otros
derechos de Propiedad Industrial,
rechazándose aquellos signos
propuestos que no cumplan estos
requisitos.
Por su parte, continúa siendo
cierto que – por todo cuanto viene
de decirse del sustrato técnico
sobre que reposan los nombres
de dominio en su
correspondencia con una
Dirección IP – no se aplica por
para su registro, el criterio de la
semejanza, sino solamente el de
identidad.
Basta una diferencia de tan sólo una
letra o un número con un dominio
prerregistrado, para que pueda
35
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
efectivamente registrarse en el
mismo TLD, ya sea genérico o de
nivel de país, un nuevo nombre de
dominio.
Ello determina la continuación de
la proliferación del fenómeno
denominado “typosquatting”, o en
español, de “piratería tipográfica”,
en que el expediente al que
acude el infractor es a registrar
nombres de dominio que difieran
en una o pocas letras con el
nombre legítimo, especulando
con una equivocación en su
digitación por los cibernautas.
Benneton.com / Benetton.com
MARCAS, NORMAS DE FONDO.
Continúa siendo en gran medida cierto
que, en lo que hace al sistema de
marcas, las disputas respecto de la
titularidad de los derechos, se
resuelvan de acuerdo con las normas
de fondo en la materia, derivadas de las
leyes y tratados internacionales
aplicables, que conforman un sistema
autónomo de Derecho de la Propiedad
Industrial.
36
NOMBRES DE DOMINIO,
RESOLUCION DE CONFLICTOS.
Los Nombres de Dominio – en su
función de identificadores comerciales no poseen reconocimiento legal como
una categoría diferente de los
identificadores comerciales
tradicionales (por ej., marcas, y
nombres comerciales).
Consecuentemente, las disputas
relativas los relativos a los nombres de
dominio se resuelven acudiendo a los
principios y normas ya largamente
establecidos en relación con los
derechos de Propiedad Intelectual, en
general, y de Marca en particular.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
LOS NOMBRES DE DOMINIO EN
EL URUGUAY
ADMINISTRACION DE DOMINIOS
BAJO .UY
En el Uruguay, la IANA (Internet
Assigned Numbers Authority),
delegó, el 10 de setiembre de 1990,
a la Universidad de la República
en su SeCIU (Servicio Central de
Informática Universitario), el
Dominio Superior “.uy” (Country
Code Top-Level Domain ccTLD),
para el Uruguay.
En lo que refiere en particular al
derecho del registrante al dominio
que solicita, la política del SeCIU
con relación a la asignación de los
Nombres de Dominio establece:
Esta Administración se rige bajo las
normas que estableciera en su
momento la IANA, tendientes a
garantizar equidad y transparencia
en la asignación de dominios y
direcciones IP.
El dominio “.uy” está dividido en
6 dominios de segundo nivel:
.EDU.UY - para organismos
relacionados con la educación
.GUB.UY - para organismos
gubernamentales
.ORG.UY - para organismos sin
fines de lucro
.COM.UY - para organismos
comerciales
.NET.UY - para proveedores de
servicios de acceso y conectividad a
la Internet.
.MIL.UY - para las Fuerzas
Armadas del Uruguay
 El SeCIU administra los
dominios de segundo nivel
.edu.uy, .gub.uy, .org.uy,
.net.uy y .mil.uy.
 El dominio “.com.uy” se
subdelegó por el SeCIU a
ANTEL (Administración
Nacional de
Telecomunicaciones) y es
administrado por su
servicio ADINET.
POLITICAS GENERALES DEL
SECIU PARA LA
 El hecho de registrar un
nombre de dominio no
significa registrar una marca.
Es responsabilidad del
solicitante asegurarse de que
no viola la normativa de
marcas registradas.
 En caso de una disputa entre
solicitantes por los derechos
de un nombre en particular, la
autoridad que registra el
nombre (Universidad de la
República, SeCIU), no
adquiere responsabilidad
alguna, solamente proveerá
de información a ambas
partes.
 El solicitante es responsable
por el uso del nombre de
dominio.
 La longitud total del dominio
no excederá los 26
caracteres. Son caracteres
válidos los números, letras, y
guión.
 No se registrarán
denominaciones contrarias a
la moral y las buenas
costumbres.
 Eliminación de nombres de
dominio. Obedecerá a las
siguientes causas:
Por disputa legal, en caso de
que alguna autoridad
competente determine que el
dominio en litigio no
corresponde al titular actual.
SeCIU acatará sin más
37
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
trámite esta resolución,
retirándolo de las bases de
datos del registro de
dominios y enviando aviso al
responsable, en la dirección
de mail que aparezca en el
SOA (Start of Authority), 15
días antes de la eliminación
efectiva.
Por voluntad expresa del
solicitante, contacto
administrativo, técnico o
aquel que se encuentre en el
registro del SOA (Start of
Authority). En este caso, el
dominio se eliminará el
mismo día de la solicitud.
Por utilización inapropiada
del nombre de dominio no
comercial (ej. .gub.uy,
.edu.uy) por ejemplo, con
fines de lucro. El nombre se
eliminará el mismo día de la
constatación del hecho, y se
enviará aviso a o los
responsables NOTA
POLITICA PARA LA ASIGNACION
DE DOMINIOS DEL NIVEL
“.COM.UY”
La delegada para el dominio de
segundo nivel “.com.uy”, ANTEL,
establece, al momento de registro,
el siguiente ACUERDO DE
REGISTRO DE DOMINIO que
deben suscribir quienes soliciten el
registro de un Nombre de Dominio
en tales condiciones:
Sus notas características principales
son:
 Se aplica el principio del “first
come, first served”.
 La duración del registro es
por 1 año.
 No será de responsabilidad
de ANTEL la resolución de
los eventuales conflictos que
puedan originarse como
consecuencia del registro o el
uso de los dominios. A tales
efectos, deberá procederse
por la vía legal
correspondiente.
 ANTEL no aceptará las
solicitudes de nombres ya
registrados como dominios, o
de aquellos que defina no
registrables (los nombres o
palabras contrarios a la moral
o las buenas costumbres).
 El solicitante declara no violar
derechos de terceros ni
marcas, y exonera a ANTEL
por cualquier ilícito o uso
indebido.
 El dominio puede ser
cancelado por vencimiento,
cancelación voluntaria por
el titular, incumplimiento de
obligaciones del titular del
dominio, o por orden
judicial.
 El largo máximo del dominio
será de 26 caracteres, y
puede contener letras,
números y guiones.
NOTA
Llamamos su atención que desde la elaboración
de este trabajo hasta el presente se ha producido
una modificación en este aspecto, en virtud de la
puesta en vigencia en el mes de junio de 2001
por parte del SeCIU, el Reglamento de Arbitraje
en materia de Nombres de Dominio para .UY,
para la resolución de conflictos
Detalles de este nuevo reglamento pueden
encontrarse en la página del SeCIU
www.rau.edu.uy/servicios/dom
38
CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y
NOMBRES DE DOMINIO
Las marcas tienen primordial
importancia en el Comercio
Electrónico, y esa relevancia la
poseen tanto fuera como dentro de
la Internet.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las empresas necesitan crear una
reputación y buen nombre, y
distinguir sus productos y servicios
de los de otras. En el ciberespacio,
en que la interrelación física entre
las partes en un negocio es muy
poco frecuente, la marca adquiere
gran relevancia.
La protección de la marca, por
tanto, debe darse tanto dentro como
fuera de la Red, y con una
protección no menos amplia que la
que se ha acordado
tradicionalmente.
Los nombres de dominio - en tanto
que identificadores comerciales han adquirido enorme importancia, y
como tales, han provocado
conflictos con el sistema de
identificadores comerciales que ya
existía antes de la aparición de la
Internet, sistema preexistente
protegido por la legislación de
propiedad industrial e intelectual:
marcas
nombres comerciales
indicaciones geográficas
derechos de la personalidad
LA ACTUALIDAD DE LOS
CONFLICTOS EN LOS gTLD’s.
Con respecto a los tipos de
conflictos típicos producidos por la
intersección entre el sistema de
marcas, y de Nombres de Dominio
- caracterizada por algunos autores
como uso “impropio” de marca (por
oposición al uso propio de marcas
en la Internet en virtud de su
utilización en el tráfico comercial
dentro de un sitio web – continúa
siendo el supuesto más notorio de
conflicto, el relacionado con la
piratería de los nombres de dominio:
“cybersquatting”.
1. Cybersquatting.
El supuesto más habitual continúa
siendo el registro de un nombre de
dominio idéntico o similar a una
marca anterior, conocido también
como “domain grabbing” o “domain
pirating”.
Su característica de accionar
eminentemente especulativo, - en
que el “cybersquatter” (o
ciberocupante) carece de un interés
legítimo en el nombre, sin un interés
real en utilizarlo, y tiene como
propósito lucrar, bien con su venta
al propio titular de la marca, bien
con su venta a un competidor, es la
que ha causado dificultades en la
aplicación de los criterios
tradicionales de tipificación de
infracciones en la materia marcaria.
Provocando reacciones como la
reforma a la legislación de marcas
estadounidense – la Lanham Act de
1946 – mediante la AntiCybersquatting Consumer
Protection Act, del 29 de
noviembre de 1999.
Esta ley establece en esencia que
constituye infracción a los derechos
del titular de una marca,
a. El registro, tráfico o uso de un
nombre de dominio,
b. Idéntico o confundible a dicha
marca,
c. En que el registrante haya
actuado de mala fe con la
intención de lucrar
aprovechándose de dicha
marca.
Son bien conocidos los casos a
nivel de los gTLD‟s – como el
registro de McDonald‟s.com, Levi‟s,
Nokia, etc., por quienes no eran sus
legítimos titulares, así como su
paralelo en los ccTLD‟s, que no
escapan a esta realidad.
39
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
No obstante lo anterior, subsiste y
tiene vigencia - en muchas de
nuestras jurisdicciones - la pregunta
acerca de si – el mero registro de
mala fe, pero sin utilización
efectiva del nombre de dominio,
ya sea por no apuntar a ningún
recurso de la red, ya sea por no
ofrecerse en relación con el
mismo ningún producto o
servicio, constituye una violación
a los derechos de marca
registrada. Ello, desde el
momento en que sin uso, sin
comunicación al público, podría
argumentarse que el nombre de
dominio no operaría como
identificador comercial, y no
constituiría un supuesto de uso
impropio de marca.
La respuesta a estas cuestiones
dependerá, pues, del derecho de
fondo de cada jurisdicción a este
respecto, y variará en
consecuencia.
Se han sostenido, en general, a
este respecto, las siguientes
posturas:
 Que las normas aplicables a
los signos distintivos
autorizan, a sus titulares, a
remediar aquellos actos de
“piratería” que infrinjan sus
derechos anteriores.
 Que el mero registro de un
nombre de dominio por quien
no es su legítimo titular, que
sea igual o similar a una
marca ya registrada, impide
la normal y libre utilización
del signo registrado,
cercenando así el derecho al
uso exclusivo y excluyente
inherente al registro del signo
distintivo.
 Que el “domain grabbing”
constituye – “per se” – una
infracción de los derechos
40
concedidos por las marcas
apropiadas a sus titulares.
 Que puede constituir una
hipótesis de dilución o
debilitamiento de la fuerza
distintiva de una marca (si
esta es notoria), calificando la
conducta de ofrecer la venta
del dominio a cambio de un
precio como uso “comercial”
(sentencia del 17.4.1998 en
Estados Unidos en el caso
Panavision).
 Se han citado a este respecto
criterios doctrinales referidos
al “uso” en sentido amplio,
justificando el registro como
una “etapa preparatoria” de la
puesta en venta o el
ofrecimiento de productos y
servicios.
2. El registro de un Nombre de
Dominio idéntico o similar a una
marca anterior, con el propósito
de efectuar un uso del mismo
efectivo, en la Internet.
Si bien el escenario más frecuente
es el del “cybersquatting”, en forma
creciente es de prever que surjan
otro tipo de conflictos, como el del
registro de un nombre confundible,
con el propósito de utilizarlo en una
efectiva identificación por el
Registrante, de un propio recurso en
la red.
En esta hipótesis, pesarán
algunos elementos y factores:
 Si bien puede discutirse si el
registro constituye – en sí
mismo – un “uso” en las
operaciones comerciales,
está fuera de discusión que –
siempre que exista
coincidencia entre los
productos o servicios que
distingue la marca del
reclamante y el website al
que el dominio conduce – el
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
acto de registro podrá
reputarse como un acto
“preparatorio” de uso a título
de marca.
 Si la marca que colide con el
nombre de dominio es, a su
vez, una marca renombrada,
el registro podrá
eventualmente ser combatido
aún cuando no exista
identidad de productos o
servicios.
 Podrá ser considerado
asimismo como un acto de
obstaculización o
perturbación, cuando la
utilización de la marca como
nombre de dominio por un
tercero no autorizado, reporte
una pérdida de distintividad o
valor para la marca.
3. Los supuestos de conflicto
casual, o de homonimia.
Ya nos hemos referido a ellos (ver
el caso Scrabble.com), siendo de
difícil solución.
En este supuesto, son varias las
personas o entidades que tienen –
al menos apriorísticamente –
derechos iguales o semejantes, o
un interés legítimo – para registrar y
utilizar, de buena fe, un mismo
nombre de dominio.
Ante iguales derechos, serán casi
nulas las posibilidades de modificar
la titularidad del dominio.
SOLUCION DE CONFLICTOS.
El número creciente de registros de
nombres de dominio en los gTLD‟s y
ccTLD‟s, las características propias
de este sistema, y el oportunismo
de “piratas” de la Red que registran
como nombres de dominio marcas,
nombres comerciales y nombres
personales de terceros, han
provocado los conflictos de todos
conocidos entre los Nombres de
Dominio y los diversos derechos
afectados.
El UDRP.
Esta próximo a cumplirse un año de
la aprobación, por ICANN, de la
Política Uniforme de Solución de
Controversias en materia de
Nombres de Dominio, más conocida
como UDRP por su sigla en inglés
(“Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy”), como
instrumento para superar algunos
de los problemas que enfrentaban
los remedios tradicionales frente a
la infracción de marcas por nombres
de dominio - acciones judiciales -,
lentas, costosas y muchas veces
ineficaces.
En efecto, se aprobó por ICANN el
24 de octubre de 1999, y se
comenzaron a aceptar demandas
bajo esta política a partir del 1 de
diciembre de 1999.
Esta Política está complementada
por unas Reglas aprobadas en la
misma fecha, y que establecen el
procedimiento administrativo a
seguir en los casos de efectiva
disputa, ante cualquiera de los 4
proveedores de servicios de
resolución de controversias
aprobados a la fecha por ICANN:
 El CPR Institute for Dispute
Resolution
 EResolution
 NAF (National Arbitration
Forum)
 WIPO (Wipo Arbitration
Centre)
Como es sabido, se trata de un
procedimiento administrativo - no
jurisdiccional - de resolución de
conflictos en los casos de
apropiación - sin interés legítimo y
de mala fe de nombres de dominio
idénticos o similares a marcas.
41
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La finalidad de estas reglas es
combatir las conductas de registro y
uso de dominios idénticos o
similares a marcas, realizadas de
mala fe.
Obligatoriedad. Su carácter
vinculante respecto de las partes
dimana de una de las condiciones
bajo las cuales la ICANN autoriza a
las empresas Registradoras a
registrar nombres de dominio bajo
“.com”, “.net” y “.org”, por la que
cada empresa registradora acepta,
y está obligada a hacer aceptar la
Política Uniforme a los que desean
registrar nombres de dominio en
dichos dominios genéricos de
primer nivel.
En esa medida, la Política es una
parte integrante del contrato de
registro entre la empresa
registradora y quien solicita el
registro del nombre de dominio.
Ambito de aplicación. El UDRP es
de aplicación a aquellos casos en
que se aleguen por un tercero,
acumulativamente, las siguientes
causales:
a. Que el nombre de dominio
registrado es idéntico o
confundible con una marca
de producto o servicio
respecto de la cual el
reclamante tiene derechos; y
b. Que el registrante del
dominio carece de derechos
o interés legítimo con
respecto al nombre de
dominio; y
c. Que el nombre de dominio
ha sido registrado y está
siendo utilizado de mala fe.
Las estadísticas de ICANN al 19
de octubre de 2000, señalaban
42
que desde su implementación,
se iniciaron 2072
procedimientos bajo la UDRP,
de los cuales 1320 ya fueron
resueltos expresamente,
ordenándose la transferencia
del nombre de dominio en 1016
casos, y fallándose a favor del
demandado en 278 de dichos
casos.
Además de los conflictos y
escenarios típicos ya
mencionados, algunas de las
decisiones más recientes
adoptadas en el procedimiento
administrativo bajo el UDRP
involucran aspectos relativos al
nombre civil y seudónimos, y
nombres geográficos. al abuso
de procedimiento (“reverse
domain name hijacking”),
Nombre Civil/Derechos de
Marca en Uso no Registrada.
En el caso Julia Fiona Roberts
v. Russell Boyd, resuelto bajo
el UDRP por el Centro de
Mediación y Arbitraje de Ompi el
29 de mayo de 2000, la
afamada actriz Julia Fiona
Roberts – que tuviera papeles
relevantes en films tales como
Mujer Bonita, Durmiendo con el
Enemigo, El Informe Pelícano,
Notting Hill, Erin Brockovich –
inició procedimiento contra el
Sr. Russell Boyd, un ciudadano
estadounidense con domicilio
en New Jersey, quien había
registrado el dominio
“juliaroberts.com” ante el
registrador Network Solutions,
Inc.
El Demandado había puesto el
dominio a la venta en el sitio de
remates comerciales “eBay”, y
también había registrado otros
cincuenta (50) nombres de
dominio, incluyendo nombres
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
que incorporaban los nombres
de otras estrellas de cine como
“alpacino.com”, y su dirección
de e-mail constaba como
“mickjagger.com”.
De acuerdo a su ámbito de
aplicación el procedimiento
administrativo del UDRP refiere
a conflictos únicamente entre
nombres de dominio y marcas,
por lo que, si bien se
encontraba en juego un nombre
de persona física, se alegaron
asimismo derechos marcarios
de la Demandante sobre el
nombre Julia Roberts
derivados del uso, bajo el
derecho común
estadounidense.
El Panel de árbitros falló a favor
de la Demandante, concluyendo
que se habían acreditado
derechos marcarios no
registrales, adquiridos por el
uso, por la accionante sobre el
nombre Julia Roberts, no
siendo exigible que el conflicto
sea entre una marca registrada,
y un nombre de dominio, sino
únicamente respecto de una
marca, independientemente de
que se trate de derechos
adquiridos bajo el derecho
común, o mediante registro.
En similar sentido, Madonna
Ciccone, p/k/a Madonna, v.
Dan Parisi y Madonna.com,
(ambos demandados de Nueva
York), caso resuelto conforme al
UDRP el 12 de octubre de 2000.
Este caso presenta algunas
diferencias con el de
Juliaroberts.com, en tanto el
nombre “MADONNA” había sido
registrado como marca por la
actriz Madonna, y porque el
demandado había alegado en
su defensa poseer registrada la
marca MADONNA en Túnez, a
modo de protección de su
derecho sobre el dominio. El
Panel concluyó en la existencia
de mala fe, carencia de un
interés legítimo en el nombre, y
en particular, en la
inoponibilidad del registro
obtenido en Túnez (país que
otorga registro sin examen
sustancial), cuyo único objeto
era el de servir de defensa en
una impugnación posterior,
como la que efectivamente
sobrevino.
Reverse
Hijacking
Domain
Name
El artículo 1 de las Reglas de
Procedimiento para la Política
Uniforme de Solución de
Controversias en materia de
Nombres de Dominio, define el
“Reverse Domain Name
Hijacking” como el uso de la
Política de “mala fe para intentar
desposeer de su nombre de
dominio, al titular de un nombre
de dominio registrado”.
A su vez, el artículo 15 de
dichas Reglas, en su literal (e)
establece que el Panel, si
considera que la demanda fue
interpuesta de mala fe, como un
intento de “Reverse Domain
Name Hijacking”, así lo
declarará, consignando que la
promoción de la demanda
constituyó un abuso del
procedimiento administrativo.
Uno de los primeros casos en
que se concluyó en la existencia
de “Reverse Domain Name
Hijacking”, ha sido el resuelto
bajo el UDRP hace escasos dos
meses, el 23 de agosto de
2000, entre la compañía suiza
de productos quitamanchas y de
limpieza para el hogar K2R
43
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Produkte Ag, y el Sr. Jeremie
Trigano, de Paris, Francia, por
el registro del dominio
“K2r.com”.
Lo cierto es que la madre de
Jeremie Trigano, la Sra. Gisela
Trigano, afamada diseñadora de
interiores de Francia, junto con
otro colega de renombre,
abrieron, a fines de 1999, una
boutique en Paris, bajo el
nombre “Kirk & Rosie Rich”,
para la venta de muebles finos,
obras de arte y productos
procedentes de diversos lugares
del mundo. Realizaron
sustancial publicidad y
promoción, entre otros medios,
en revistas francesas de
primera línea, como Elle, Marie
Claire Maison, etc. Su hijo –
diseñador de websites – eligió
para el sitio de su madre,
K2R.com, puesto que a esa
fecha, el dominio KRR.com ya
estaba registrado por otro.
El Panel concluyó en que la
Demanda fue interpuesta de
mala fé por la firma suiza, a
sabiendas de que constituía un
abuso del procedimiento
administrativo, y pese a haber
conocido previamente la parte
Demandante que el Sr. Trigano
tenía un legítimo derecho e
interés al registro y uso del
dominio K2R.com en relación
con el comercio “KIRK y ROSIE
RICH”.
Nombre Geográfico/Marca –
St.Moritz.com/Barcelona.com
Dos recientes decisiones bajo el
UDRP han planteado casos
vinculados con marcas, pero
guardando estrecha relación
con la cuestión de los nombres
geográficos.
44
En el primero – St. Moritz.com –
el Panelista falló a favor del
Demandado, una empresa de
los Emiratos Arabes Unidos,
hallando que si bien no tenía
vinculación alguna con la ciudad
de St.Moritz ni con sus marcas,
tampoco concluyó – a su juicio –
que existiera evidencia de “mala
fe” y de desvío de tráfico en su
favor.
En el segundo – Barcelona.com
– el Panelista falló a favor del
Demandante – el Ayuntamiento
de Barcelona, titular de
aproximadamente 1000 marcas
incluyendo el término
Barcelona.
Más allá de los supuestos
particulares a cada uno de estos
casos, lo cierto es que Ompi ha
anunciado el inicio de su
Segundo Proceso relativo a los
Nombres de Dominio de
Internet, para abordar diversas
cuestiones consideradas ajenas
al alcance del Primer Proceso
de la OMPI, y que incluye los
casos de registros abusivos de
nombres que violen derechos
de propiedad intelectual al
margen de las marcas,
incluyendo:
 Indicaciones geográficas
 Derechos de la personalidad
 Nombres y siglas de
organizaciones
intergubernamentales
 Denominaciones comunes
establecidas por la OMS para
las sustancias farmacéuticas
 La legislación aplicable de
Competencia Desleal.
TIPOS DE CONFLICTOS QUE
PUEDEN PRODUCIRSE DESDE
UNA PERSPECTIVA URUGUAYA.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Desde una perspectiva
estrictamente uruguaya, y desde el
punto de vista del titular de una
marca registrada, puede enfrentarse
eventualmente a los siguientes tipos
de conflictos con el sistema
identificador de los Nombres de
Dominio de Internet:
 Marca uruguaya v. Nombre
de Dominio bajo el ccTLD
“.uy”.
 Marca uruguaya v. Nombre
de Dominio bajo el gTLD
“.com”, “.net” y “.org”.
 Marca uruguaya v. Nombre
de Dominio bajo un ccTLD
que no sea el “.uy”.
a. Marca uruguaya v. Nombre de
Dominio bajo el ccTLD “.uy”.
En el primer caso, no se produciría
un problema de jurisdicción o base
territorial de aplicación del derecho
inherente al registro de Marca
uruguaya.
Siendo de aplicación las normas
establecidas para las marcas, por la
Ley Nº 17.011 del 25 de setiembre
de 1998, y en particular:
 Art. 1º: Se entiende por
marca todo signo con aptitud
para distinguir los productos
o servicios de una persona
física o jurídica de los de otra.
 Art. 9º: El derecho a la marca
se adquiere por el registro
efectuado de acuerdo con la
presente ley.
 Art. 11º: La propiedad
exclusiva de la marca sólo se
adquiere con relación a los
productos o servicios para los
que hubiera sido solicitada.
 Art. 14º: El derecho de
oponerse al uso o registro de
cualquier marca que pueda
producir confusión entre
productos o servicios
corresponderá a la persona
física o jurídica que haya
llenado los requisitos exigidos
por la presente ley.
 Art. 81º: El que con el fin de
lucrar o causar perjuicio use,
fabrique, falsifique, adultere o
imite una marca inscripta en
el registro correspondiente a
otra persona, será castigado
con seis meses de prisión a
tres años de penitenciaría.
 Art. 88º: Los titulares de
marcas registradas podrán
demandar ante el Poder
Judicial la prohibición de uso
de una marca no registrada
idéntica o semejante a la
suya.
SUGERENCIAS DE FUTURO
Es insoslayable la necesidad de
regular la convivencia de los
derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial, y en el caso específico,
de las marcas, y los nombres de
dominio, puesto que la intersección
entre estos derechos, y eventuales
hipótesis de colisión, es inevitable.
Ello es crucial para el sano
desarrollo del comercio electrónico,
y para evitar la desnaturalización de
la red como fuente de intercambio
de información, como medio de
interacción cultural, y como ámbito
de promoción de las relaciones
entre empresas, consumidores, y
público en general. Sólo un
adecuado respeto de los derechos
de Propiedad Industrial ha de
asegurar tal desarrollo.
En el derecho comparado, hemos
asistido a diversas soluciones,
algunas de las cuales han sido
planteadas en el curso de esta
charla, como las soluciones
uniformes de resolución de
conflictos del UDRP.
45
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En otros casos, especialmente en
nuestra América Latina, se ha
optado por soluciones adecuadas a
las particulares características y
sistema jurídico de cada país (como
lo es el caso de Chile, con uno de
los sistemas propios de regulación
de la convivencia entre marcas y
nombres de dominio, y considerado
ejemplo de un sistema nacional de
fluido funcionamiento, o como lo
está considerando la Argentina).
Cualquiera sea el caso, es
inevitable que exista un sistema
46
administrativo claro y ágil,
compatible con la realidad de la
Internet, de solución de
controversias, en que tengan
intervención los derechohabientes,
los titulares de dominio, las
autoridades especializadas en la
materia, eficiente, de bajo costo, y
con un enlace jurisdiccional que
pueda, en último término, garantizar
el respeto de los derechos de todos
los involucrados.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Derechos conferidos por la patente.
Alcance y limitaciones en el Derecho
Positivo uruguayo
Dra. Alfonsina Santángelo.
El sistema de patentes fue
ideado para recompensar la
capacidad inventiva, alentar el
progreso tecnológico y promover la
difusión de las innovaciones.El Estado es el que concede
las patentes a fin de proteger las
invenciones por medio de un
derecho exclusivo de duración
limitada.
El otorgamiento del derecho
de patentes no es automático, sino
que está condicionado al
cumplimiento de una serie de
requisitos formales y sustanciales
que debe cumplir el solicitante a fin
de obtener una patente y así
proteger su inversión.
En este punto es conveniente
aclarar qué se entiende por
Invención: Si bien no existe una
definición universalmente
reconocida de dicho término puede
afirmarse que es una idea nueva
que permite en la práctica resolver
un problema concreto en el campo
de la técnica.-
por finalidad no solo recompensar al
inventor, sino que además y
fundamentalmente, aumentar el
conocimiento tecnológico que posee
la comunidad haciendo evolucionar
de esa forma el estado de la
técnica.
Efectivamente, el sistema de
patentes encuentra su origen en la
necesidad de transferencia de
tecnología de modo que la
condición para que el inventor goce
de los derechos conferidos por la
Ley de Patentes es que de a
conocer la nueva tecnología y la
forma de llevarla a la práctica.Es necesario por tanto,
establecer una definición clara de
los derechos exclusivos conferidos
por la patente y de las limitaciones a
esos derechos para determinar el
alcance de la patente.-
La protección dada por la
patente permite al inventor ser
reconocido y recompensado por su
logro y a cambio de ello se le exige
que divulgue su invención.
La determinación del alcance
de la patente dará certeza jurídica
tanto al titular de la patente como a
los terceros. Al titular de la patente,
en cuanto le permite defender su
invención contra un uso no
autorizado y con relación a los
terceros, en cuanto, les brinda
seguridad jurídica respecto de las
actividades que pueden emprender
sin infringir el derecho patentario.-
Se revela, de esta manera
que el derecho de patentes tiene
La patente confiere a su
titular un jus prohibendi, esto es, el
47
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
derecho de prohibir que terceros no
autorizados exploten su invención.
De ello se deduce que el
derecho que se le confiere al titular
de la patente no es un derecho
positivo, sino un derecho de impedir
usos no autorizados por el titular de
la patente, derecho que se
protegerá por medio de las acciones
legales previstas en la legislación.El alcance limitado de la
patente se comprueba, básicamente
por dos hechos: el primero de ellos,
consiste en que el inventor no
necesita obtener una patente para
fabricar y vender su producto
inventado o utilizar su procedimiento
para una actividad productiva ya
que la patente no confiere el
derecho de explotación a su titular.
Dicho derecho se encuentra
reconocido en nuestra Carta Magna
en sus artículo 7 que establece que:
“Los habitantes de la
República tienen derecho a ser
protegidos en el goce de su vida,
honor, libertad, seguridad, trabajo y
propiedad. Nadie puede ser privado
de estos derechos sino conforme a
las leyes que se establecieren por
razones de interés general”.
En este sentido, puede
decirse que la patente, es
irrelevante.Por otro lado, aunque exista
patente su titular no podrá explotarla
si alguna norma legal o
administrativa, se lo impidiera, por
ejemplo, si una persona tiene una
patente de un producto medicinal
nuevo ésta no puede explotarlo
aunque lo tenga patentado sino
cumple con las normas previstas
para la autorización de
48
comercialización de los productos
medicinales ante el Ministerio de
Salud Pública, o si se trata de un
producto fito-sanitario sino cumple
con las normas previstas para la
autorización de comercialización de
dichos productos que se lleva a
cabo ante el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
El alcance de la protección
conferida por una patente está dado
por las reivindicaciones contenidas
en los documentos de la patente.Las reivindicaciones tienen
una doble función jurídica: por un
lado, delimitan el objeto de la
invención y por otro, determinan el
alcance del derecho.Algunos autores, con el fin de
poner de manifiesto la
trascendencia de las
reivindicaciones las han
denominado como el elemento
decisivo o el alma de la patente.Nuestra ley establece en su
artículo 39 que el al alcance de la
protección conferida por la patente
está determinado por las
reivindicaciones.
Ello significa que las
reivindicaciones determinan la
extensión del objeto para el cual se
reclama la protección, es decir, la
extensión de la invención a la cual
se aplicará el derecho exclusivo
conferido por la patente.Las reivindicaciones deben
ser claras y concisas y deben
corresponderse con la divulgación
contenida en el documento de
patentes, ya que si las
reivindicaciones están redactadas
de manera ambigua, oscura o
imprecisa no permitirán determinar
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
la invención sobre la cual el
solicitante reclama derechos
exclusivos.El artículo 39 citado
establece además que la
descripción y los dibujos servirán
para interpretarlas .Es decir, que la interpretación
debe conducir a comprender
adecuadamente las reivindicaciones
y a precisar los elementos
constitutivos esenciales de la
invención definida. Hay que
observar que interpretar no es
agregar, pues no está permitido
agregar en vía interpretativa un
elemento que la reivindicación no
contenía.Sin dejar de establecer una
relación entre las reivindicaciones y
la descripción, la legislación parece
separar dos funciones atribuyendo
la función técnica o informativa a la
descripción y reservando la función
jurídica a las reivindicaciones. A
pesar de ello, la descripción de la
patente también cumple con una
función jurídica, ya que la misma
está disponible en todo momento
para la interpretación de las
reivindicaciones.
La función esencial de la
descripción es la de proporcionar
una base o apoyo para las
reivindicaciones, esto quiere decir
que no está permitido reivindicar
aquello que no está descripto. El
incumplimiento de este requisito se
traduce en la nulidad de la patente
(artículo 44 literal C).En la descripción el
solicitante revela la nueva regla
técnica que tiene su invención y
debe dar a conocer un método para
llevarla a la práctica. Esta
descripción debe permitir a una
persona con conocimientos medios
en la materia reproducir la invención
objeto de la patente.La descripción consiste en
una exposición de la invención, por
lo que al momento de la
interpretación debe ser tomada tal y
como ha sido redactada.
Nuestra ley dispone que los
dibujos también sirven para
interpretar las reivindicaciones, pero
ello no significa que puedan suplir el
silencio de la descripción. Los
dibujos tienen un papel
complementario de la descripción.
La descripción proporciona cuáles
son los medios constitutivos de la
invención, lo que permite captar el
sentido de las reivindicaciones y así
establecer su verdadero alcance.Se reconoce que cada una
de las partes que conforman el
documento de patente tienen una
función específica y que entre
dichas partes existe una correlación
y que conociendo cada una de ellas
y la forma de cómo se relacionan,
es lo que nos permite percibir al
documento de patentes como un
todo.De lo dicho se desprende que
el derecho de prohibir o impedir una
actividad industrial o comercial de
un tercero sólo podrá ejercerse
respecto de lo que está
reivindicado.El titular de la patente tiene
reservados los siguientes actos de
explotación si el objeto de la patente
es un producto; los actos
reservados del titular son los
siguientes: fabricar el producto,
ofrecer en venta, vender o usar el
49
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
producto o importarlo o almacenarlo
para alguno de estos fines.
USO
CON
FINES
PRIVADOS O NO COMERCIALES
Si el objeto de la patente es
un procedimiento, emplear el
procedimiento, ejecutar cualquiera
de los actos indicados en el inciso
anterior respecto de un producto
obtenido directamente por medio del
procedimiento (artículo 34).
Una patente no confiere a su
titular el derecho de impedir a un
tercero realizar actos con respecto a
su invención cuando ellos se lleven
a cabo en el ámbito privado y sin
finalidad comercial. El derecho
exclusivo conferido por una
invención patentada sólo puede
oponerse contra actos de terceros
que persigan fines industriales o
comerciales.
Los derechos conferidos por
una patente tienen limitaciones que
operan como excepciones a la
acción que normalmente tendría el
titular de la patente para prohibir
ciertos actos cuya realización por
terceros el legislador ha querido
dejar fuera del alcance de la
patente.
Tales limitaciones o
excepciones tienen la finalidad de
proteger un interés publico superior
o garantizar el buen funcionamiento
del comercio o del sistema de
patentes, promover el avance de la
ciencia y la tecnología o preservar
un derecho adquirido por un tercero
respecto a la invención patentada.
Con ello se asegura que el
sistema de patentes cumpla con su
función de promover el desarrollo
tecnológico y la propagación de las
inversiones y nuevas técnicas.Las principales excepciones
o limitaciones al derecho de
patentes se refieren a la libertad que
tiene cualquier tercero de usar la
invención patentada en el ámbito
privado con fines experimentales,
académicos o con respecto a los
productos patentados introducidos
en el mercado por el propio titular o
por un tercero habilitado.-
50
Esta excepción se establece
para preservar el derecho de
privacidad de las personas.USO
CON
EXPERIMENTALES
FINES
La excepción del uso
experimental está prevista para
permitir a cualquier tercero
reproducir o usar el invento
patentado a fin de estudiarlo,
analizarlo y comprender su
funcionamiento, estructura o
composición. Esta excepción
atiende a uno de los intereses
públicos que el sistema de patentes
busca promover, cual es el
desarrollo y promoción de la ciencia
y la tecnología.
Este proceso tiende a
impulsar un desarrollo rápido de la
tecnología ya que eventualmente
pueden mejorarla con nuevos
inventos que a su vez podrán ser
objeto de nuevas patentes. Esta
excepción tiene una limitación
temporal en nuestra legislación,
según lo establece el artículo 39
Literal d).-
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
USO CON FINES
ACADÉMICOS DE ENSEÑANZA O
INVESTIGACIÓN.
Esta excepción busca facilitar
la difusión de nuevos conocimientos
científicos y tecnológicos. Las
invenciones patentadas divulgan los
desarrollos más recientes dentro del
estado de la técnica. Estos
conocimientos pueden usarse en el
contexto de las actividades
académicas, como por ejemplo, en
las Universidades o en los Centros
de Enseñanza Técnica Superior.
También aquí debe quedar claro
que el uso de la invención solo
quedará amparada en esta
excepción si se realiza sin fines
comerciales o industriales. La
misma debe llevarse a cabo de una
manera leal y sin perjudicar la
normal explotación económica de la
patente por su titular.USUARIO ANTERIOR
Otra limitación prevista es el
caso del usuario anterior de una
invención que posteriormente es
patentada por un tercero que
desarrolla el mismo invento paralela
e independientemente. Este caso se
da cuando una persona desarrolla
un invento y lo explota en secreto,
sin que se haga de conocimiento
público. Si otra persona desarrollara
posteriormente el mismo invento de
manera independiente, ella podría
solicitar una patente, pues la
invención anterior explotada en
secreto, al no ser pública, no
destruye la novedad del invento
posterior para efectos del
patentamiento.
Los derechos conferidos por
la patente a favor del inventor
posterior no se podrán ejercer
contra otra persona que con
anterioridad a la fecha de la
presentación o de la prioridad de la
solicitud de esa patente, ya se
encontraba produciendo o usando la
invención o había realizado
preparativos serios para iniciar tal
explotación. Esa persona tendrá un
derecho adquirido que la facultará a
seguir fabricando el producto o
usando el procedimiento como lo
venía haciendo o iniciar la
fabricación o uso según lo tenía
proyectado. El derecho adquirido
sólo podrá cederse o transferirse
junto con el establecimiento que
estuviese realizando la producción o
el uso de la invención.
Esta limitación busca
establecer una solución equitativa
que respete los intereses de ambas
partes, por un lado se preserva el
derecho de un inventor a explotar su
invento en secreto y por otro se
salvaguarda el derecho del inventor
posterior a obtener una patente para
una solución técnica que cumple
con la condición de novedad por no
encontrarse en el estado de la
técnica.
Queda fuera de la excepción
el caso en que el usuario anterior
hubiera adquirido conocimiento de
la invención de mala fe, por ejemplo
apropiándose ilícitamente de un
secreto ajeno.
DEPENDENCIA DE PATENTES
Un caso que puede limitar la
explotación industrial o comercial de
una invención es su dependencia
técnica de una patente anterior
vigente a nombre de un tercero. La
dependencia ocurre cuando un
invento no puede ser practicado o
explotado industrial o
51
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
comercialmente sin utilizar
necesariamente un invento anterior
patentado a nombre de un tercero.
El titular de la patente
anterior puede oponerse a cualquier
uso de su invención para fines
industriales o comerciales, por lo
que el inventor posterior necesitará
una licencia para usar la invención
patentada, sin la cual no podría
explotar su propio invento.
El patentamiento de la
segunda invención podría facilitar el
licenciamiento de la patente anterior
al permitir una licencia cruzada.
El uso de la invención
anterior en la explotación industrial
o comercial de la invención posterior
constituiría una infracción de la
patente anterior, si no se obtiene
una licencia.
RECETA MAGISTRAL
Nuestra legislación reconoce
otra limitación específica al derecho
exclusivo conferido por la patente,
se trata de la denominada receta
52
magistral. Es decir, de la posibilidad
de preparar un producto medicinal o
farmacéutico patentado con receta
médica y bajo la dirección de un
profesional habilitado para un caso
individual.
5 TER. CONVENIO DE PARIS
La razón de esta limitación es
la de preservar la libertad del
transporte internacional y evitar los
perjuicios que una ejecución de
patente provocaría en estos casos
de internación temporal del vehículo
en un territorio donde estuviese la
invención patentada vigente.
En este caso no se
considerará como infracción del
derecho de la patente.
La limitación más importante
al derecho de patentes es el
denominado agotamiento del
derecho, tema que ya ha sido objeto
de tratamiento en la Revista de la
Propiedad Industrial N° 6 por parte
de la Dra. Graciela Road.-
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Principales y tradicionales reglas de
confundibilidad.
Esc. Diego Chijane*
Principales y tradicionales reglas
de confundibilidad. 1
A) Distintividad de los signos
marcarios.
La distintividad constituye la
cualidad primigenia que debe reunir
todo signo para adquirir el estatus
de marca. 2 Es una condición sine
quanon de acceso al Registro y de
consecuente adquisición de
derechos exclusivos en los sistemas
constitutivos. En el sistema marcario
estadounidense, para que
determinados signos puedan
acceder al registro como marca, no
es suficiente que a prima facie
tengan vocación distintiva, sino que
es imprescindible que esa
capacidad sea demostrada
efectivamente mediante el uso
exclusivo y continuo durante cierto
plazo.
La marca es el medio o el modo
externo indispensable del que se
valen los empresarios para
individualizar a sus productos y
servicios, distinguiéndolos de los
proporcionados por el resto de la
competencia del mismo ramo. El
signo distintivo le permite al
comerciante mantener el nexo con
1
El presente trabajo constituye un capítulo de
próximo libro a editarse.
2
Sentencia del Tribunal de Justicia Andino.
Proceso 12-IP-2001 Gaceta Oficial No. 718 del
27 de setiembre de 2001.
sus mercancías y servicios
prestados, así como construir un
prestigio comercial representado
precisamente en el signo utilizado
como marca. A su vez le sirve al
consumidor, como herramienta en el
proceso de cognición, selección y
adquisición de los bienes ofertados
en el mercado. Un signo carecerá
de distintividad cuando el
consumidor no lo pueda asociar
continuadamente con el producto o
servicio que adquiere, ya sea
porque se confunde con ellos, o con
otros signos marcarios, es decir,
porque una vez realizado el acto de
consumo resulta improbable o
dificultosa, una nueva identificación
del objeto o servicio originariamente
adquirido.
Debemos tener presente que
la marca no identifica un solo
producto o servicio, sino a una serie
consecutiva de ellos, por tal motivo,
debe mantenerse la identidad entre
el signo y los productos o servicios
identificados, en interés del
empresario y del consumidor. De
esa forma se le garantiza al
consumidor o al usuario final la
identidad de origen del producto o
del servicio que el signo distintivo
representa, permitiendo su
diferenciación de los que tienen otra
procedencia. A su vez el
empresario mantiene el nexo con su
producto o servicio, manteniendo su
posición y reputación en el
53
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
mercado, evitándose la indeseada
desviación de clientela.
Como venimos expresando, para
que un signo adquiera la calidad de
marca debe ser intrínseca y
extrínsecamente distintivo. Un signo
intrínsecamente distintivo puede
carecer de capacidad diferenciadora
si se lo coteja con marcas
previamente solicitadas o
registradas. La función distintiva se
desvanecería si coexistieran en el
mercado signos marcarios
semejantes o idénticos, para los
mismos productos o servicios o para
productos o servicios respecto de
los cuales el uso del signo pudiera
generar confusión. Por lo indicado
los diversos sistemas, de oficio o a
instancia de parte, impiden el
acceso al Registro de aquellas
solicitudes de signos que amenacen
con introducir confusión en el
mercado, error en el consumidor y
fallas en la identificación de los
bienes y servicios, con quien los
produce. 3
La confusión puede
verificarse bajo dos formas: el
consumidor puede atribuir
erróneamente a una empresa los
productos fabricados por otra, ya
sea porque confunde un signo por
otro - confusión directa - o bien
porque aun diferenciándolos
claramente, cree que ambos
pertenecen a un mismo titular o que
entre los titulares de los signos
existen relaciones empresariales confusión indirecta. El análisis de
confundibilidad se realizará
fácticamente por la correspondiente
Oficina de Marcas y por las
autoridades jurisdiccionales que
entiendan en los conflictos
marcarios.
B) Campos en los que puede
verificarse la confundibilidad.
Las marcas deben
compararse desde tres planos
diversos, el auditivo, el visual y el
semántico.
Auditivo: Existirá confundibilidad en
este ámbito, cuando la expresión
sonora de los signos confrontados
impacte similarmente en el auditor.
Las marcas no pueden
descomponerse en sus
componentes fónicos o silábicos ya
que su expresión se realiza
mediante un continuo sonoro, no
obstante, la similitud vocálica y
consonántica puede generar
expresiones sonoras emparentadas.
El Manual de Marcas y
Procedimientos de la Oficina de
Propiedad Industrial de Australia
indica que el cotejo sonoro de
signos marcarios debe realizarse en
base a una primer impresión y al
recuerdo imperfecto dejado por la
marca percibida con anterioridad. El
consumidor que puede confundirse
es aquel que no se encuentra
familiarizado con ambas marcas y
que ha percibido auditivamente un
solo signo teniendo además un
recuerdo imperfecto de él. 4 Por lo
indicado no corresponde realizar
análisis pormenorizados ni
descomponer las palabras en
sílabas, consonantes y vocales.
Semántico: Los elementos gráficos
y denominativos de los signos
marcarios pueden evocar un mismo
concepto. El consumidor asociará
4
3
Proceso 59-IP-2000. Gaceta Oficial de la
Comunidad Andina No.602 del 21 de
septiembre de 2000.
54
IP Australia. Trademarks Manual of Practice
and Procedure. Conflict With Other Signs –
Section 44. 6.2 The Doctrine of Imperfect
Recollection.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
automáticamente una marca con la
otra, y consecuentemente los
productos que ellas identifican. Una
marca figurativa o mixta puede
asociarse con una denominativa
cuando las grafías reenvíen al
significado encerrado por la última.
El riesgo de confusión puede
resultar improbable cuando signos
similares, gráfica y auditivamente,
presentan un contenido conceptual
absolutamente diverso. 5 Así la
OAMI desestimó la oposición
realizada contra la solicitud
comunitaria “PELE” (artículos de
vestir para la práctica de fútbol) en
base a la marca nacional francesa
“PELLET”. En la composición del
conflicto marcario la autoridad
registral indicó que el signo “PELE”
presentaba una excepcional carga
conceptual en relación con los
productos protegidos, a contrario de
la marca opositora, la que carecía
de significación propia. 6 En idéntico
sentido la Oficina Propiedad
Industrial de Australia resolviendo el
conflicto entre los signos “ Thorpedo
” y “ T Torpedoes “ indicó que la
expresión “Thorpedo” era
reconocida popularmente como el
apodo del famoso nadador
australiano Ian Thorpe, lo cual
determinaba que la marca solicitada
presentara una significación para el
público consumidor que descartaría
cualquier posibilidad de engaño o
confusión. 7 Desde otro punto de
vista marcas no similares auditiva y
gráficamente pueden generar
confusión si ellas resultan
recordadas por el consumidor a
través del idéntico significado que
evocan. 8
Visual: Los elementos figurativos y
la grafía de las denominaciones
pueden generar una similar o
diversa impresión visual. Las
denominaciones pueden presentar
similitud ortográfica por la presencia
de las mismas letras o sílabas, y por
corresponderse su ubicación
espacial. El uso de las mismas
letras al inicio o al final de ambas
denominaciones puede constituir un
elemento propiciador de la
confundibilidad marcaria.9
Tratándose de marcas figurativas o
mixtas debe además estarse a la
correspondencia o no de colores,
formas, relieves o figuras.
El campo visual asume relevancia
cuando el consumidor toma
directamente los productos de los
estantes de supermercados o
almacenes, no existiendo un
individuo que intervenga en el
dispensado de las mercaderías
adquiridas.
En la comparación gráfica debe
tenerse presente que en la mayoría
de las personas el ojo no es un
registrador exacto del detalle visual
y que el recuerdo de las marcas se
basará en una impresión general o
en cierto detalle significativo mas
que en un recuerdo fotográfico del
conjunto. 10
5
Lo mismo cabe expresar cuando sólo uno de
los signos encierra un contenido semántico
entendible por el consumidor medio.
6
Resolución 490/1999 de la División de
Oposición de 20 de julio de 1999. Oposición n
B 2354. Diario Oficial 1/2000.
7
IP Australia. Resolución del 21 de noviembre
de 2002. Solicitud 88509 clase 3 y otras, a
nombre de Thorpedo Enterprises Pty Limited.
8
IP Australia. Trademarks Manual of Practice
and Procedure. Conflict With Other Signs –
Section 44. 6.3 The 'idea' of the trade mark.
9
Sentencia del Tribunal Andino de Justicia.
Proceso 61-IP-2001. Publicado en la Gaceta
Oficial No. 729 del 15 de noviembre de 2001.
10
Resolución del 21 de noviembre de 2002. IP
Australia Solicitud 876986 clase 35. Marca
55
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
C) Reglas y principios que rigen el
cotejo marcario.
Unánimemente se dispone que la
probabilidad de confusión debe
apreciarse globalmente, teniéndose
presente todos los factores
relevantes para la composición del
conflicto. 11 Debe apreciarse la
similitud existente entre las marcas
así como la posible identidad de las
mercancías que ellas abarcan. A los
efectos de evitar criterios arbitrarios
o impregnados de excesiva
subjetividad, la doctrina,
jurisprudencia y las propias Oficinas
de Marcas han elaborado un
conjunto de pautas objetivas de
apreciación de confusión intermarcas.
I- La confusión resulta de la primer
impresión global producida por las
marcas. Se evita así la
descomposición de los signos
enfrentados en sus elementos
integrantes. 12 Los signos si bien se
integran por diversos elementos,
constituyen un conjunto y de esa
forma deben apreciarse
comparativamente, prevaleciendo la
estructura sobre los componentes
individuales. No pueden realizarse
desmembraciones, análisis
pormenorizados, dividir los signos
en sílabas o palabras, ya que el
consumidor medio al que se dirigen
las marcas las percibe como un
todo, no deteniéndose a examinar
detalles ni realiza su
Lettier G Device solicitada por Cameron
Jenkinson and Bim Ricketson
11
The UK Patent Office. Resolución del 10 de
enero de 2002. Oposición Nº 50260 de BY IPC
MEDIA LIMITED.
12
Al analizar las marcas no es apropiado
disecarlas y examinar sus elementos separados.
Resolución del 10 de octubre de 1997. Federal
Court of Canadá, T-245-96, Alibi Roadhouse
Inc v Grandma Lee‟s International Holdings
Ltd.
56
descomposición. 13 En idéntico
sentido se manifestó la Oficina de
Propiedad Industrial de Australia al
resolver el conflicto marcario entre
los signos “P Primex” y “Timex”,
indicándose que no debe realizarse
una comparación meticulosa de las
palabras, letra por letra y sílaba por
sílaba, o pronunciarlas con la
claridad que se esperaría de un
profesor de locución. 14
Las marcas deben entonces
compararse mediante una impresión
global, sintética, de conjunto, propia
del público consumidor corriente, el
que desvalorizando pormenores se
concentra en los elementos
fundamentales dotados de mayor
eficacia distintiva. 15
Por lo indicado, la comparación
global de signos no excluye el
análisis de sus elementos para
determinar si existe algún
componente dominante que
prevalezca sobre los restantes y
concentre el carácter distintivo de la
marca. 16 En tal sentido se
manifiesta el Manual de examen de
marcas de la Patent Office de Gran
Bretaña señalando que la
apreciación de la semejanza visual,
auditiva o conceptual debe
realizarse sobre la impresión global
dejada por las marcas
considerándose en detalle los
13
Fernández-Novoa. Fundamentos de Derecho
de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid.
1984, pág. 215. En idéntico sentido resolución
de la OAMI 1968/2000 del 31 de agosto de
2000 dictada por la División de Oposición en
procedimiento B 57960. Diario Oficial 1/2001.
14
Resolución del 23 de noviembre de 2001. IP
Australia Solicitud 773349 presentada por
International Products Company S.A.
15
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de
Portugal. Sentencia de fecha 26/4/2001 Proceso
01B721.
16
Resolución de OAMI 35/1999 de la División
Oposición de 25 de mayo de 1999
procedimiento B 26346.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
componentes distintivos y
dominantes. 17 Por su parte el
Manual de Examen de la USPTO
establece que en el análisis de
confundibilidad no debe efectuarse
la disección de las marcas,
pudiéndose sí dotar de mayor
trascendencia a una parte
característica de ellas siempre que
el dictamen final tome por base la
consideración global de signos. 18
II- Las marcas deben cotejarse
sucesiva y no simultáneamente, 19
de esa forma podrá apreciarse si la
impresión dejada por la segunda
recuerda a la primera. El adquirente
o usuario no realiza un cotejo
simultáneo de marcas al realizar el
acto de consumo. No toma
generalmente en sus manos los
productos y compara
simultáneamente sus signos
marcarios. Por lo indicado se
considera conveniente que quien
deba resolver el supuesto de
confundibilidad deje transcurrir
cierto tiempo entre la visualización
de un signo y otro. 20 La colocación
de un signo al lado del otro
17
Trade Marks Registry Work Manual. 11
Section 5 Relative grounds for refusal 11.2 “
Likelihood of Confusion-all relevant factors to
be considered”Chapter 6 examination pág. 213.
18
United States Patent and Trademark Office.
Trademark Manual of Examing Procedure
(TMEP) 3rd Edition. Chapter 1207. 1207.01
“Likelihood of confusion”. En similar sentido la
USPTO expresó que si bien las marcas deben
analizarse globalmente determinado elemento
de una marca puede ser más significativo que
otros, no siendo incorrecto darle más peso a esa
característica dominante en la determinación de
la impresión comercial creada por la marca.
Trademark Trial and Appeal Board . Asunto
75/865,497.
19
Le Manuel D‟ Examen Des Marques De
Commerce. III. Recherche/Confusión III.· Test
de Confusion Pág. 79.
20
Breuer Moreno. Tratado de Marcas de
Fábrica y Comercio, Ed. Robis, Bs As, pág. 351
y ss
generaría un examen riguroso, lo
que precisamente se debe evitar, ya
que el consumidor adquiere
productos y servicios no realizando
un excesivo análisis de los signos
que los identifican. Además debe
tenerse en cuenta el hecho de que
puede pasar cierto tiempo entre las
sucesivas compras, 21 y de que
estas éstas pueden producirse en
lugares diferentes, por lo que será
vago y no exacto el recuerdo que el
consumidor puede guardar en su
mente. 22 La OAMI refiriendo a esta
regla indicó: “...debe tenerse en
cuenta la circunstancia de que el
consumidor medio rara vez tiene la
posibilidad de comparar
directamente las marcas, sino que
debe confiar en la imagen
imperfecta que conserva en la
memoria.”23
III- Las marcas naturalmente se
destinan a captar la atención de un
presunto consumidor, por lo que el
examinador debe entonces
colocarse en el lugar de él aplicando
su grado de percepción. El que
realiza el acto de consumo es quien
puede errar en la identificación del
producto o servicio por lo que
deviene imposible su
desconsideración al realizarse el
análisis confucionista. El riesgo de
confusión debe apreciarse en
relación al consumidor medio del
tipo de producto o servicio
identificado, sujeto razonablemente
informado y razonablemente atento
21
En similar sentido resolución de la USPTO
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
74/712,30.
22
Resolución de la OAMI de la Tercera Sala de
Recurso de 13 de abril de 2000. Procedimiento
R 260/1999-3. Diario Oficial 10/2000.
23
Resolución de la OAMI 1126/2000 de la
División de Oposición de 31 de mayo de 2000.
Procedimiento de oposición B 7072. Diario
Oficial 10/2000.
57
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
y perspicaz con un grado de
conocimiento y percepción normal,
ni excesivamente desatento ni
excesivamente meticuloso. 24 El
sistema marcario no pretende evitar
la confusión de peritos o de
personas extraordinariamente
atentas u observadoras del mínimo
pormenor, 25 el sujeto referente para
el análisis de confundibilidad es
aquel que conserva normalmente
una impresión general y no
específica de las marcas ofrecidas
en el mercado. 26
El tipo de consumidor y su grado de
percepción variará en atención a la
naturaleza del servicio o producto.
27
Tratándose de productos de
consumo corriente o masivo, en
principio, no es exigible un alto
grado de atención al efectuarse la
compra por lo que el riesgo de
confusión será mayor. Si por el
contrario la marca identifica
productos selectivos, de alto costo o
adquiribles en lugares específicos,
el grado de percepción será mayor,
por lo que el análisis de
confundibilidad deberá presentar
menor severidad, admitiéndose la
coexistencia de marcas que
24
El Manual de Examen de la Oficina de
Marcas de Canadá considera que el consumidor
medio no es un comprador negligente, distraído
o impulsivo, pero tampoco se trata de un
individuo excesivamente instruido o experto. Es
un individuo de inteligencia media y de
prudencia normal.
25
Sentencia de fecha 6/5/99 dictada por el
Tribunal Civil 7º de Lisboa
26
United States Patent and Trademark Office.
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
76/264,699.
27
Así el artículo 29 h) de la Ley de Propiedad
Industrial de Guatemala indica que debe tenerse
en cuenta las características, cultura e
idiosincrasia del consumidor normal de los
productos o servicios identificados.
58
presenten sutiles diferencias. 28 Así
la adquisición de un instrumento
quirúrgico por parte de una entidad
médica presupone un análisis
profesional y detallado de las
diversas cualidades del producto, y
obviamente del signo marcario que
las representa.
Fernández-Novoa resalta como
factor determinante de la atención
del consumidor el elevado o bajo
precio del producto. Si el precio es
alto resulta dable pensar que
prestará mayor atención al realizar
el acto de consumo, analizando
detalladamente la mercancía y
signo marcario adquirido.
Inversamente cuando el precio es
bajo descenderá correlativamente el
grado de atención con que el
consumidor contemplará las marcas
aumentando consecuentemente el
riesgo de confusión. 29
La Oficina de marcas de Australia
analizó detalladamente el tipo de
consumidor que adquirirá productos
para el mantenimiento de
automotores, como ser, líquidos
para frenos, anticongelantes,
aceites, preparaciones
anticorrosivas, etc. El mercado de
consumidores fue dividido en dos
grupos a) personas que no tuvieren
conocimientos de mecánica
automotriz y confiarían el
mantenimiento de sus vehículos a
28
Le Manuel D´Examen des marques de
commerce. III.2.2.3 Genre de merchandises ou
de services Pág 75. En este sentido la USPTO
admitió la coexistencia registral de las marcas
“Sepramesh” y “Supramesh” dado que los
consumidores de los productos identificados
eran básicamente cirujanos, considerados
consumidores sofisticados, cuidadosos y
discriminatorios que distinguirían fácilmente las
marcas cotejadas. Trademark Trial And Appeal
Board. Asunto 75/805,820.
29
Martínez Medrano, Gabriel, “Derecho de
Marcas” Ediciones La Roca, Argentina. 2000,
pág. 99.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
mecánicos, siendo éstos, los que
adquirirán los productos de
referencia y b) quienes mantienen
sus vehículos para ahorrar dinero o
por tratarse de “entusiastas”, o por
la combinación de ambas razones.
Por tanto predominantemente los
consumidores serán sujetos con
conocimiento del mercado y de la
gama de mercancías disponibles.
Quienes mantienen sus vehículos
para ahorrar dinero serán sujetos
cautos al realizar el acto de
consumo. Se indicó que el costo de
las mercancías es relativamente
bajo, sin embargo la posible
inatención derivada del precio se
compensaría con la profesionalidad,
el conocimiento o la precaución del
consumidor. 30
IV- El examinador debe tener en
cuenta preponderantemente las
semejanzas y no las diferencias
existentes entre los signos.
Obviamente son las características
comunes las que determinan la
similitud marcaria y consecuente
confusión del público consumidor.
La similitud general entre marcas no
depende de los elementos diversos
insertados en ellas, sino de los
elementos semejantes o de la
semejante disposición de esos
elementos. 31 Si los caracteres
comunes, son distintivos y resaltan
en los signos confrontados resulta
previsible el riesgo de confusión.
- Por otra regla se indica que las
pequeñas diferencias no son
suficientes para conferir capacidad
30
Resolución del 5 de agosto de 2002. IP
Australia. Solicitud 800973, clases 1, 3, y 4,
marca “Pristine” presentada por Regent
Products Pty Ltd. Opositor Prestone Products
Corporation en base a su marca “Prestone”.
31
Sentencia del Tribunal Andino de Justicia en
Proceso 100-IP-2000. Gaceta Oficial de la
Comunidad Andina No. 651 del 20 de marzo de
2001
diferenciadora a signos cotejados
con marcas de fuerte distintividad
intrínseca. Por el contrario. las
pequeñas diferencias sirven para
diferenciar signos de escasa fuerza
distintiva, como aquellos que se
componen con términos genéricos,
descriptivos o de uso común. 32
Tratándose de marcas débiles,
corresponde aplicar un criterio
benigno en el cotejo para así evitar
monopolios indebidos. En
conclusión, mayor será el grado de
protección y rigurosidad del cotejo
marcario cuanto mayor sea la
distintividad inherente al signo. 33
Idéntica regla debe aplicarse,
cuando la alta distintividad del signo
prioritario se deriva de la notoriedad
alcanzada ante el público
consumidor. 34
- Puede suceder que la autoridad
administrativa o judicial que debe
decidir respecto a la probabilidad
de confusión entre dos signos no
logre definirse en su resolución. En
este caso como regla general se
indica que la decisión del conflicto
debe volcarse a favor del signo
prerregistrado. 35 Así la USPTO
indicó que si existieren dudas en
cuanto a la probabilidad de
confusión, tales dudas deberán
resolverse necesariamente a favor
32
Trade Marks Registry Work Manual. 11
Section 5 Relative grounds for refusal 11.2 “
Likelihood of Confusion-all relevant factors to
be considered”Chapter 6 examination pág. 213.
33
Le Manuel D´Examen des marques de
commerce. III. Rechercehe/Confusión III.2.2.2
Période et degré d´emploi, pág. 74. En similar
sentido Resolución de la Oami, Cuarta Sala de
Recurso de 4 de julio de 2001, Asunto R
195/2000-4. Diario Oficial 2/2002.
34
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
portugués de fecha 20 de junio de 2002. Proceso
02B1757.
35
United States Paten And Trademark Office.
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
76/188,553. M
59
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
de quien registró anteriormente, y
en contra del solicitante, quien tenía
el deber de seleccionar una marca
que no causara confusión con otra
ya en uso en el mercado. 36
La doctrina, y jurisprudencia,
también han ideado reglas
específicas para el cotejo recíproco
de marcas denominativas,
figurativas y mixtas. - Cuando el
cotejo marcario se realizare entre un
signo denominativo y otro mixto, o
entre signos mixtos, se considera
que debe darse mayor importancia,
en términos generales, a los
elementos denominativos, ya que
los consumidores no solicitan los
productos marcados mediante
grafías y sí a través de expresiones
sonoras. La Oami en resolución de
fecha 16 de mayo de 2001 expresó
que la experiencia determina que en
las marcas compuestas el público
tiende a basarse en el elemento
denominativo para la transmisión
oral de la marca, ya que las
palabras tienen un significado
discernible y suelen comunicarse en
general de modo más fácil y menos
ambiguo que las imágenes. 37
Sin embargo el aspecto visual de la
marca adquiere mayor significación
respecto a su pronunciación,
cuando el consumidor adquiere los
productos por autoselección. 38 El
36
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
75/598, 434.
37
Resolución 1196/2001 de la División de
Oposición, procedimiento de oposición nº B
139826. Diario Oficial 11/2001. Por su parte la
USPTO indicó que cuando una palabra se
combina con elementos gráficos será
normalmente la palabra la que quede impresa en
la memoria de los consumidores. Trademark
Trial and Appeal Board. Asunto 75/598, 434.
38
Resolución del 21 de agosto de 2002. Oficina
de marcas de Propiedad Industrial de Australia.
Marca 7even solicitada por Millennium
Clothing Unlimited Pty Ltd, número 832001. Se
indicó que la ropa se adquiere por autoselección
60
elemento figurativo puede llegar a
predominar cuando posea la
suficiente fuerza de penetración en
el público consumidor, por sus
especiales características, tamaño,
color o ubicación en el signo
marcario. Así la OAMI consideró
inconfundibles los signos: Arthur
(marca anterior) y Arthur et Felicie
(marca solicitada), indicando que la
palabra ARTHUR en el signo
anterior se caracteriza desde el
punto de vista gráfico por la peculiar
caligrafía empleada, personalizando
a la marca y relativizando el poder
de individualización del nombre o
apellido Arthur. 39
- En cuanto al cotejo sonoro de los
elementos denominativos insertados
en los signos marcarios se ha
indicado que a) si las
denominaciones comparadas
contienen vocales idénticas y
ubicadas en el mismo orden, puede
concluirse que las denominaciones
son semejantes, ya que ese orden
de distribución de las vocales
produce la impresión de que dicha
denominación impacta en el
consumidor. Por el contrario si
contienen vocales diversas y
ubicadas en distinta posición
interconsonántica, dicho orden de
distribución genera una impresión
auditiva diversa. b) si la sílaba
tónica de las denominaciones
cotejadas es coincidente, tanto por
ser idénticas o muy similares y
ocupan la misma posición, cabe
también advertir que las
denominaciones son semejantes. Si
la sílaba tónica y la sílaba situada
en primer lugar de las marcas
motivo por el cual los aspectos gráficos de la
marca presentan mayor preponderancia.
39
Resolución 905/1999 de la División
Oposición de 8 de octubre de 1999
Procedimiento de Oposición B 56715.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
estudiadas son iguales, la
semejanza es más relevante. 40
También se indica que la primer
palabra o sílaba de la marca es la
más importante, 41 tanto desde un
punto de vista visual como fonético,
al ser percibida primariamente por la
vista y el oído, quedando así más
fácilmente grabada en la mente del
consumidor. En la solicitud verbal
de una marca adquiere
preponderancia la primera sílaba de
la palabra, ya que en la mayoría de
los casos en ella se tensa la
pronunciación. 42 El público la
reconoce con mayor facilidad dada
su fuerza comunicativa y tiende a
aceptarla como descriptiva de una
línea de productos. 43
En igual sentido la Oficina de
Propiedad Industrial de Australia por
resolución del 28 de setiembre de
2000 indicó que por regla general la
primera sílaba de una palabra es la
más importante, sin embargo
pueden existir casos en que otra
sílaba sea la que revista mayor
relevancia. 44
y lo indicado
será sin dudas así cuando las
primeras sílabas se constituyan por
prefijos genéricos.
40
En idéntico sentido se manifestó la Oficina de
Propiedad Industrial de Colombia en resolución
19208 del 16 de setiembre de 1999.
41
Le Manuel D‟ Examen Des Marques De
Commerce. III. Recherche/Confusión III.2.2.6
Degré de ressemblance entre les marques Pág
78. Resolución del 10 de octubre de 2002. IP
Australia. Solicitud número 800924 marca
“Prostan” opositora Pharmacia & Upjohn Co. en
base a su marca “Prostin”.
42
Resolución del 30 de agosto de 2002. IP
Australia. Solicitud número 831889 clase (8),
marca “Slick Shavers” presentada por
Supermarketing (Vic) Pty Ltd.
43
Resolución 57/1998 del 6 de agosto de 1998.
de la División Oposición procedimientos nºs B
3477 y B 3493. Diario Oficial 10/98.
44
Solicitud número 717241 (clases 9, 37 y 38)
marca “Oratel” presentada por Newcom
Technologies Pty Limited.
- La doctrina y jurisprudencia, 45 en
forma unánime, establecen que en
el análisis de confundibilidad
marcaria deben excluirse aquellos
componentes genéricos o
descriptivos. Así el autor español
Jesús Gómez Montero expresa que
si las denominaciones enfrentadas
tienen algún elemento genérico
común "este elemento no debe ser
tenido en cuenta en el momento de
realizarse la comparación" 46 En
similar sentido el manual de examen
de la USPTO indica que la adición o
supresión de términos genéricos o
descriptivos no elimina la
probabilidad de confusión cuando
los signos coinciden en los aspectos
distintivos. 47
Como ya indicamos las expresiones
genéricas o descriptivas no pueden
apropiarse en forma individual lo
que determina a su vez la
imposibilidad de considerarlas como
posibles referentes de
confundibilidad.
D) Reglas específicas para
marcas farmacéuticas o
medicinales.
En la jurisprudencia y
doctrina no existe acuerdo unánime
respecto a la severidad del criterio
que debe aplicarse en la
comparación marcaria de marcas
45
La Cámara Federal Comercial y Civil II de
CAPITAL FEDERAL, se manifestó en dicho
sentido en sentencia de fecha 22 de febrero de
2000. Produfé S.A. c/ Editorial Perfil S.A.
La Ley 2000 C, 694-100470.
46
Jesús Gómez Montero, "Revista General de
Derecho", Valencia - España, OctubreNoviembre 1993, pág. 10389.
47
United States Patent and Trademark Office.
Trademark Manual of Examing Procedure
(TMEP) 3rd Edition. Chapter 1207.
1207.01(b)(iii) “Comparing Marks That
Contain Additional Matter”
61
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
destinadas a individualizar
productos medicinales.
- Existen quienes consideran
necesario aplicar un criterio
benévolo en el cotejo, por cuanto el
consumidor resulta cuidadoso al
examinar los productos aplicables a
la salud humana. Se considera
inadmisible la aplicación de un
criterio severo carente de límites
racionales, y más aún se estima que
la posibilidad de confusión es menor
en este tipo de marcas, pues la
venta o expendio de los productos
farmacéuticos lo hacen personas
con conocimientos técnicos, a base
de recetas extendidas por
profesionales. Así Jesús Gómez
Montero dice: "El eventual riesgo de
error o confusión entre los
consumidores de estos productos
se contrarresta por la calificación
técnica y profesional de quienes lo
dispensan y expenden" 48
La Oficina de Propiedad Intelectual
de Australia resolviendo el conflicto
marcario entre los signos “Immunex”
e “Immuplex” indicó que resulta de
conocimiento común que las marcas
comerciales que identifican
productos farmacéuticos se idean
frecuentemente a partir de palabras
indicadoras de la naturaleza de las
mercancías. Esa forma
convencional de designar los
productos de referencia genera
marcas que se reiteran en sus
prefijos y sufijos, hecho conocido
por el personal de las farmacias,
médicos y consumidores. También
se expresó que tratándose de
productos recetados, ellos serán
dispensados con cuidado particular
por personas altamente entrenadas
y con conocimiento de las
48
Jesús Gómez Montero, "Revista General de
Derecho", Valencia-España, octubre-noviembre
1993, página 10392.
62
consecuencias de posibles errores.
Por último, en un razonamiento no
aplicable enteramente a la realidad
de nuestro país, se señaló que los
médicos tienden cada vez más a
prescribir recetas en forma
mecanografiada sustituyéndose así
la escritura ordinaria. 49 En otra
oportunidad la misma Oficina indicó
que los doctores, enfermeras y
farmacéuticos son profesionales
expertos poco proclives a caer en
confusión y si se tratare de
productos expendidos sin receta
médica, el consumidor medio tendrá
cierto cuidado al realizar la compra
estando además ampliamente
enterado de la común designación
de productos farmacéuticos en base
a prefijos y sufijos coincidentes. 50
- Otro criterio jurisprudencial
sostiene que en las marcas
farmacéuticas no debe aplicarse
prima facie un criterio riguroso o
benévolo. Deben cotejarse las
marcas conforme a las reglas
generales, pero como en toda
comparación marcaria, teniendo en
cuenta todas las circunstancias
circundantes. En este sentido se
manifestó la Oficina de Patentes
Británica, indicándose que el
análisis de confundibilidad debe
realizarse conforme a los preceptos
de la Ley de marcas, no
correspondiendo analizar los
efectos nocivos de una posible
confusión. 51 En otra resolución de
49
Resolución del 15 de noviembre de 2001.
Solicitud 802527 realizada por Marine
Resources Pty Ltd.
50
Resolución del 21 de diciembre de 2001. IP
Australia Marca “Triacelluvax” Solicitud
número 824971 de la clase 5 solicitada por
Chiron S.p.A.
51
The UK Patent Office. Resolución del 15 de
enero de 2002. Oposición 70345 presentada por
Ashbourne Pharmaceuticals Limited. Marca
solicitada “Aclav”, opositora “Amiclav”
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
la citada Oficina se efectuaron las
siguientes indicaciones: a) la
probabilidad de confusión debe
determinarse conforme a la
semejanza de los productos y
marcas cotejadas, no surgiendo de
la normativa la necesidad de aplicar
un criterio estricto o benévolo, b) se
deben tener presente todas las
circunstancias circundantes
relevantes respecto al comercio de
dichos productos, su naturaleza y
las características del consumidor
medio. c) se indicó que el
consumidor de productos
farmacéuticos a pesar de tener una
dolencia al realizar el acto de
consumo, es una persona poco
proclive a ser descuidada en las
cuestiones de salud, siendo un
sujeto razonablemente observador y
circunspecto. d) es razonable
asumir que la mayoría de las veces
se dispensa el remedio que
corresponde, si bien pueden existir
errores, éstos son excepcionales.
Conforme a la ley deben tenerse
presente las circunstancias
normales dables en el comercio, sin
pretenderse atender las ocurrencias
irregulares o excepcionales. 52
La jurisprudencia argentina expresa
comúnmente que en el cotejo de
marcas farmacéuticas existen una
multiplicidad de particularidades, por
lo cual no corresponde ceñirse a
pautas rígidas, sino aplicar criterios
circunstanciales que atiendan a las
especificidades que en cada caso
se puedan presentar. Por lo
indicado no corresponde aplicar a
prima facie un criterio riguroso o
benévolo debiéndose estar a las
especiales circunstancias que
52
UK Patent Office. Resolución del 10 de mayo
de 2002. Oposición 51527 presentada por Glaxo
Group Ltd. Marca solicitada “Cilensa”,
opositora Relenza.
enmarquen el cotejo marcario. 53
Las referidas especiales
circunstancias resultan plasmadas
en el análisis de confundibilidad
realizado por la Oami entre el signo
solicitado “Racer” para “Sustancias
de anticuerpos radiactivadas” y
“Lacer, S.A.” relativo (entre otros
artículos) a productos farmacéuticos
en general. Se indicó que el
producto de la solicitante es muy
específico y está dirigido a un
público altamente especializado de
expertos médicos calificados,
teniendo canales comerciales
restrictivos y controlados y canales
de distribución limitados y
especializados. Se agregó que el
producto es radiactivo y sólo puede
obtenerse de un farmacéutico de
radio, siendo poco probable su
venta sin receta médica. No será
adquirido y administrado por todos
los especialistas médicos, sino tan
sólo por algunos expertos médicos
y, sobre todo, por médicos de
hospital; las medidas de seguridad
requeridas para almacenamiento y
manipulación este tipo de
sustancias respaldan la citada
conclusión. En cambio, los
productos de la oponente pueden
estar destinados al público en
general o ser recetados por los
médicos de cabecera. Aunque
entraran en la misma categoría
general de “productos
53
En este sentido se manifestó en sede de
apelación la UK Patent Office al resolver el
conflicto marcario entre los signos de la clase
internacional 5 Oropram-Seropram, indicándose
que no existen ni resulta necesaria la existencia
de diversos estándares a efectos de resolver
probabilidades de confusión entre signos
marcarios. Agregándose que la prueba de la
probabilidad de la confusión es bastante flexible
permitiendo que cada caso sea juzgado según
sus propios hechos peculiares. Decisión del 8 de
mayo de 2002.
63
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
farmacéuticos”, no tendrían casi
nada en común con las “sustancias
de anticuerpos radiactivadas”. Se
concluyó indicándose que: a) en la
medida en que los productos de la
oponente sean idénticos a los
productos de la solicitante, el grado
de atención requerido para su
manejo implica que una pequeña
diferencia en las marcas bastará
para evitar toda confusión, b) en la
medida en que los productos de la
oponente no sean idénticos, la
naturaleza altamente especializada
de los productos de la solicitante,
combinada con las diferencias entre
los productos, servirá también para
evitar toda confusión. 54
- Por último, se establece la
necesidad de aplicar un criterio
severo al momento de determinarse
la posible confusión entre marcas
utilizables en la industria
farmacéutica, para así evitar las
consecuencias graves que pueden
generarse en la salud humana
producto de errores o negligencias.
55
Los errores en que incurran los
consumidores o profesionales
intervinientes pueden generar
repercusiones que exceden el
ámbito meramente económico,
produciéndose daños irreparables
para la saluda humana. Suele
indicarse que las especiales
condiciones de trabajo de los
sectores de la salud puede
precipitar errores en las
prescripciones médicas. Dentro de
esas especiales condiciones debe
tenerse presente la natural tensión
generada por la actividad
desarrollada así como la situación
de multi-empleo de los
profesionales médicos; la grafía
ilegible de éstos es también otro
factor frecuentemente invocado
para la aplicación de un criterio
severo en el análisis de
confundibilidad. En este sentido la
USPTO indicó que resulta necesario
aplicar un criterio más estricto al
resolverse la posible confundibilidad
de productos usados para el
tratamiento de enfermedades dado
que se encuentra implicada la salud
pública. 56 En otra oportunidad la
misma Oficina indicó que en los
productos farmacéuticos en vista de
las posibles consecuencias que
podrían generarse por tomarse una
medicina incorrecta, un cuidado
adicional debe adoptarse para
prevenir la confusión. 57 El Tribunal
Andino de Justicia se inclina
reiteradamente a favor de la
aplicación de un criterio severo, así
expresó que respecto de los
productos farmacéuticos, resulta de
gran importancia determinar la
naturaleza de los mismos, dado que
algunos de ellos corresponden a
productos de delicada aplicación,
que pueden causar daños
irreparables en la salud del
consumidor, siendo recomendable
en estos casos, aplicar al momento
del análisis de las marcas
confrontadas, un criterio riguroso,
que busque prevenir eventuales
confusiones. 58
56
54
Resolución 3027/2000 de la División
Oposición del 13 de diciembre de 2000, dictada
en el procedimiento de oposición n o B 136897.
55
Le Manuel D‟ Examen Des Marques De
Commerce. III. Recherche/Confusión III.2.2.4
Genre de marchandises ou de services - Produits
pharmaceutiques Pág 75 y siguiente.
64
United States Patent and Trademark Office.
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
75/628,18.
57
United States Patent and Trademark Office.
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
75/401,884.
58
Sentencia del Tribunal Andino de Justicia de
fecha 6 de septiembre de 2000. Proceso 56-IP-
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Por su parte la OAMI al realizar el
cotejo de las marcas “Acamol” y
“Agarol” de la clase 5, expresó:
“Cabe argüir que con respecto a
ciertos productos farmacéuticos
existe una necesidad excepcional
de diferenciar claramente las
marcas, debido a las graves
consecuencias que puede acarrear
el consumo del producto
equivocado.” 59
E) Uruguay. Incidencia de la
obligación de los médicos de incluir
en la receta el nombre genérico del
medicamento.
En primer término debe
diferenciarse el concepto de nombre
genérico del de medicamento
genérico. El nombre genérico o DCI
(Denominación Común
Internacional) es la denominación
de los medicamentos en base al
principio activo contenido por la
especialidad, por ejemplo
paracetamol o amoxicilina. El
principio activo es la parte principal
de la especialidad farmacéutica, y
es responsable de la acción
terapéutica de la misma, por su
parte, medicamento genérico es
aquel que por haber vencido la
patente, puede ser elaborado por
cualquier Laboratorio, mientras que
el medicamento innovador es aquel
amparado por patente.
Nuestro país siguiendo la
línea de diversos países, entre ellos,
Argentina, Alemania, Estados
Unidos, México y Brasil, por decreto
del Poder Ejecutivo 318/2002 de
fecha 20 de agosto de 2002
estableció a cargo de los
2000, en igual sentido Proceso 13-IP-97.
Proceso 20-IP-2001, 68-IP-2000, 4-IP-2001.
59
Resolución de la Primera Sala de Recurso de
15 de mayo de 2000. Asunto R501/1999-1.
profesionales médicos la obligación
de consignar en la receta médica
que expidan el nombre genérico del
medicamento. A su vez los
establecimientos farmacéuticos,
conforme al artículo 2 del Decreto,
deberán informar a los usuarios
acerca de la oferta del producto
genérico requerido, dispensando la
especialidad según la libre elección
del usuario. Comprobando lo
delicado y la complejidad del tema,
inmediatamente de dictado el
decreto 318/2002 el Ministerio de
Salud Pública por resolución del 28
de septiembre de 2002 excluyó la
aplicación del antes mencionado
artículo 2 a determinados principios
activos indicándose que: “....ciertas
sustancias vinculadas a principios
activos de ventana terapéutica
estrecha, deben ser excluidos de la
norma general en la materia, por
estrictas razones de seguridad
sanitaria..” 60
Se argumenta a favor de este
sistema que al recetarse por el
nombre genérico de la droga, el
médico está favoreciendo el acceso
de su paciente al medicamento y
brindándole, al mismo tiempo, la
posibilidad de elegir entre distintas
marcas, presentaciones y precios.
Se genera una promoción por la
competencia del precio mientras
que el consumidor podrá elegir el
medicamento que le sea más
accesible económicamente, sin
renunciar ni interrumpir el
tratamiento médico. Por el contrario
se indica que en el sistema de
marcas es el médico quien impone
la droga, la que en muchos casos
puede ser inaccesible
económicamente a pesar de existir
60
Considerando de la citada resolución. Se
agradece a la Sra. Inés Olivera Jiménez el
asesoramiento técnico brindado en el tema.
65
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
otras de muy inferior precio que
igualmente podrían utilizarse en el
tratamiento de la afección. Debe si
tenerse presente que en los países
desarrollados en los que se adoptó
el sistema de genéricos, se efectúan
análisis denominados de
biodisponibilidad 61 y
bioequivalencia, 62 para determinar
si los distintos productos genéricos
intercambiables presentan idénticos
efectos terapéuticos.
Conforme al artículo 1 del
citado decreto se establece “...para
los profesionales médicos u
odontólogos, que actúen
individualmente, en equipo o a
través de entidades públicas o
privadas, particulares o colectivas,
la obligación de consignar en la
receta que expidan, el nombre
genérico del medicamento que
prescriban.” Por tanto, no se le veda
al profesional la posibilidad de
prescribir marcas comerciales, sí
está obligado a consignar su
principio activo.
En lo que a nuestro tema atañe, la
confundibilidad de marcas
farmacéuticas, debemos distinguir la
posible confusión entre marcas
similares que contienen diversos
principios activos y aquellas
similares que contienen el mismo
principio activo.
En cuanto a la primer hipótesis, sin
dudas, el hecho de que junto a la
marca comercial el profesional
médico recete el nombre genérico
favorece la disminución de
probables errores por marcas
confundibles que identifican
61
Es la propiedad que determina que cantidad y
a que velocidad llega la droga activa a su sitio
de acción.
62
Entre dos medicamentos existe
bioequivalencia cuando presentan idéntica
biodisponibilidad.
66
diversos principios activos. Si el
médico se equivocara o confundiera
marcas similares al indicar junto a la
marca el nombre genérico, el
profesional farmacéutico se
percataría del error. En idéntico
sentido disminuyen los posibles
errores de los farmacéuticos, si no
entendieran la letra del médico o
confundieran marcas similares el
nombre genérico les orientará para
que en definitiva se dispense la
droga correcta. Obviamente que si
ante marcas muy similares el
farmacéutico, o empleado de
farmacia, no prestaren atención a
los diversos principios activos la
confusión igualmente sería posible.
Debe además tenerse presente que
el consumidor también controlará la
droga que se le expedirá ya que
conforme al citado decreto deberá
informársele la lista de genéricos y
sus respectivas marcas, así como
sus precios, pudiendo aún elegir
una marca diversa a la recetada. Si
el consumidor eligiere una
determinada marca por el precio, y
si se le pretendiera dispensar
equivocadamente otra similar, al
momento de verificarse el mismo o
exigirse el pago podrá advertirse el
error. Sin dudas, y en términos
generales, creemos que el nuevo
sistema de receta por nombre
genérico disminuye la posibilidad de
errores en la venta de distintas
especialidades farmacéuticas con
marca similar.
En cuanto a la confundibilidad de
marcas similares con idéntico
nombre genérico el nuevo sistema
no disminuye las probabilidades de
confusión, si el médico se
equivocara o confundiera las
marcas el farmacéutico no podría
percatarse del error. Tampoco
disminuye la probabilidad de errores
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
del farmacéutico. Sólo si el
consumidor elige en atención al
precio pueden evitarse posibles
confusiones conforme a lo ya
expresado.
Pero si reiterare el acto de consumo
y la elección de marca fue
antojadiza, o si existieren precios
muy similares, al solicitar
nuevamente la marca comercial
antes elegida podría incurrir en
error.
F) Sufijos y prefijos en marcas
farmacéuticas o medicinales.
Ciertos prefijos y sufijos han
pasado a ser de uso común por lo
que carecen de toda distintividad,
motivo por el cual ninguna persona,
en particular, puede reivindicar
derechos privativos sobre ellos. Es
de común ocurrencia la utilización
de dichos sufijos o prefijos en el
campo de las marcas
farmacéuticas, ya que mediante
ellos se evocan las sustancias
genéricas, facultades terapéuticas o
modo de aplicación del respectivo
remedio. Se ha indicado que la
mera coincidencia de marcas en
elementos de escaso valor distintivo
no sirve de argumento para esgrimir
una supuesta probabilidad de
confusión. 63 Los prefijos o sufijos
usualmente utilizados en el
comercio no sirven como indicativos
de procedencia empresarial, por
tanto carecen de eficacia distintiva y
no pueden utilizarse como único
factor confucionista. 64
63
United States Paten And Trademark Office.
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
76/162,482.
64
En similar sentido se manifestó la Oficina de
Patentes de Gran Bretaña, Resolución del 3 de
setiembre de 1999. Oposición m 45187
presentada por Bohringer Ingelheim Kg, marca
La distintividad en este tipo de
marcas hay que encontrarla en los
elementos fonéticos adheridos a las
expresiones comunes, los que
deben ser suficientemente diversos
para conferir aptitud diferenciadora.
Para ejemplificar lo que
venimos expresando resulta
ilustrativa una decisión adoptada
por la Corte Federal de Canadá al
resolver la confundibilidad entre las
marcas “Eliminex” y “Eliminator” de
la clase internacional 5. En una
primer instancia las autoridades
canadienses consideraron que
ambos signos eran confundibles
atento a la semejanza visual y
fonética derivada del prefijo “elimin”, a su vez se consideró que el
grado de semejanza con respecto a
las ideas sugeridas era aún mayor
puesto que ambos signos
conceptuaban el significado
“eliminación”.
La Corte Federal de Justicia a
contrario de la decisión de primera
instancia afirmó que ante prefijos de
uso común la distintividad resulta
proporcionada por sufijos disímiles,
así analizadas las marcas en su
totalidad, los sufijos “-ator” y “-ex”,
tienen mayor impacto e importancia
ante un prefijo común, débil y no
distintivo, resultando
consecuentemente inconfundibles
los signos comparados. 65
G) Semejanza entre mercaderías y
servicios
En la comparación marcaria debe
tenerse presente además la
similitud entre los productos y
servicios signados, pudiendo existir
solicitada “Duonebs” opositoras “Duovent”,
“Atro-Neb” y “Combineb”
65
Federal Court of Canadá. Decisión del 31 de
enero de 2001. T-1260-99 Merial LLC vs.
Novartis Animal Health Canadá Inc.
67
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
marcas altamente semejantes pero
con bajo grado de similitud en
cuanto a los productos signados, o
producirse la hipótesis inversa. 66
Obviamente, si las marcas resultan
suficientemente disímiles pierde
sentido la realización del análisis
comparativo de los productos
amparados o servicios amparados.
67
El manual de examen de marcas
de la United States Patent and
Trademark Office señala que para la
existencia de probabilidad de
confusión no es necesario que los
productos o servicios sean idénticos
o competitivos siendo suficiente que
se encuentren relacionados
conforme a las circunstancias que
rodean su comercialización de tal
forma que el consumidor pueda
tener la creencia equivocada de que
se originan de la misma fuente. A
su vez expresa, que si las
mercancías o los servicios no se
encuentran relacionados o no son
comercializados de manera tal que
el consumidor pueda asumir
incorrectamente que se originan de
la misma fuente, aunque las marcas
sean idénticas, la confusión no es
probable. 68 La conexión
competitiva puede verificarse
aunque una marca identifique
servicios y la otra mercancías, así
los servicios de instalación,
reparación y mantenimiento se
66
Resolución de la OAMI Primera Sala de
Recurso de 15 de mayo de 2000. Asunto R
501/1999-1. Diario Oficial 10/2000.
67
En similar sentido, resolución de la Oficina de
Propiedad Industrial de Australia del 11 de
octubre de 2002. Solicitud 844519, clase (3) –
marca “Reel” presentada por Lotions „N Potions
Pty Ltd, opositor The Boots Company PLC en
base a su marca “Reef”
68
United States Patent and Trademark Office.
Trademark Manual of Examing Procedure
(TMEP) 3rd Edition. Chapter 1207. 1207.01 (a)
(i) “Goods or Services Need Not Be Identical”.
68
vinculan con los productos sobre los
cuales el servicio se desarrolla, por
ejemplo el servicio de reparación de
televisores se relaciona
específicamente con televisores. 69
Para apreciarse la similitud deben
tenerse en cuenta los diversos
factores pertinentes que
caracterizan la relación entre los
productos o servicios. Entre ellos su
naturaleza, su destino, su
composición material, su utilización,
finalidad, su carácter competidor o
complementario, y los canales de
distribución, publicidad y puntos de
venta correspondientes. a)
Naturaleza, costo, caracteres y
finalidad. Diversos productos
pueden integrar una misma clase de
la nomenclatura internacional sin
presentarse entre ellos conexión
competitiva, tal es el caso de un
analgésico común y una
preparación farmacéutica para
combatir el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.
Específicamente la diversa
naturaleza y finalidad de los
productos farmacéuticos puede
generar a su vez diferenciación en
cuanto a los lugares y forma en que
se expenden. 70 Sin embargo puede
existir riesgo de confusión cuando
las marcas protegen productos que
si bien no tienen idéntica finalidad,
se complementan, resultan
naturalmente asociados en su
aplicación, integran un mismo
proceso productivo o en su conjunto
69
IP Australia. Trademarks Manual of Practice
and Procedure. Conflict With Other Signs –
Section 44. 4.3 Closely related goods and
services.
70
Por sentencia de fecha 13 de julio de 2000 la
Cámara Nacional Civil y Com. Federal Sala III
de la República Argentina admitió la
coexistencia marcaria de los signos “Azotine” y
“Anatine” poniéndose énfasis en la disimilitud
de los productos amparados.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
resultan económicamente útiles, 71
tal es el caso de impresoras y
monitores de computadoras,
armazones y cristales de lentes,
cinturones y pantalones. La Oficina
de Marcas y Patentes de EE.UU.
indicó que entre cigarrillos y
ceniceros existe tal conexión que
los consumidores razonablemente
asumirían que los artículos se
originan de la misma fuente,
considerándose a los ceniceros
productos promocionales de la
marca de cigarros. 72 La Oami en
resolución de la Cuarta Sala de
Recurso, indicó que la similitud
entre productos y servicios puede
derivarse de su relación de
complementariedad, presentándose
ésta cuando un producto satisface
una necesidad que devendría
asociable mentalmente a otra
necesidad, así una cuna de bebé
satisface una necesidad (que el
bebé duerma) que puede asociarse
a la necesidad que satisface un
pijama o body de bebé (que el bebé
lleve ropa por la noche). 73
En otros casos el mismo
componente empleado para la
confección de los productos puede
generar asociación entre ellos por
ejemplo manteca y queso,
tratándose ambos de productos
lácteos. Como oportunamente
expresamos el costo del producto o
servicio debe también tenerse en
cuenta ya que el grado de atención
del consumidor variará en relación a
él, presuponiéndose un mayor
cuidado en la compra de
71
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de
Portugal del 26/9/95 en Proceso 087043.
72
United States Patent And Trademark Office.
Trademark Trial and Appeal Board. Asunto
78/024,803.
73
Resolución de fecha 5 de septiembre de 2001.
Asunto R 674/2000-4. Cuarta Sala de Recurso.
Diario Oficial 6/2002.
mercaderías costosas en relación a
las de bajo costo. Así la Oficina de
marcas de Australia indicó que la
compra de pastas y salsas se
realiza sin especial atención por
parte del consumidor, al tratarse de
productos baratos, añadiéndose que
las compras en supermercados se
hacen generalmente de manera
apresurada sin mucha inspección
de las marcas comerciales. 74
b) Canales de distribución y forma
de venta. Si los productos se
comercian en locales especializados
de diversa naturaleza, el riesgo de
confusión resulta improbable.
Cuando las mercancías comparten
un mismo canal de venta o
competitivos entre sí, el riesgo de
confusión resulta factible. El riesgo
de asociación entre los productos
disminuye cuando se expenden en
grandes supermercados o en
locales que ofrecen una importante
diversidad de artículos, pero ocurre
lo contrario cuando el acto de
consumo se verifica en locales
pequeños o especializados en los
que se venden productos que se
encuentran relacionados entre sí. 75
En el caso de que el propio
consumidor tome los productos que
pretende adquirir debe determinarse
donde se encuentran ubicados o es
probable sean encontrados,
precisando si pueden encontrarse o
no en los mismos estantes o
góndolas. 76
74
Resolución del 6 de mayo de 2002. Oficina de
Propiedad Industrial de Australia. Marca
“Clásico” (label), número de solicitud 835304.
solicitada por Scorpio Meats.
75
Sentencia del Tribunal de Justicia Andino.
Proceso 39-IP-2002. Gaceta Oficial 819 del 24
de julio de 2002.
76
Trade Marks Registry Work Manual. 11
Section 5 Relative grounds for refusal 11.2 “
Likelihood of Confusion-all relevant factors to
be considered”Chapter 6 examination pág. 215.
69
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Debe prestarse además atención a
la forma en que se comercializa el
producto marcado, así si el producto
se comercia telefónicamente
adquiere absoluta importancia el
aspecto sonoro de la marca. 77 c)
Mismos medios de publicidad. Así si
las marcas se publicitan por los
mismos medios de difusión los
productos son presumiblemente
competitivos, si por el contrario, se
difunden por medios específicos
diversos como ser revistas
especializadas la competitividad
será menor.
77
Le Manuel D´Examen des marques de
commerce. III. Recherche/Confusión III.2.2.5
Nature du commerce. Pág 76.
70
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Protección de las Indicaciones
Geográficas bajo el Acuerdo ADPIC y el
trabajo relacionado con la Organización
Mundial del Comercio (OMC)
Dra. Dariel De Souza.
INTRODUCCIÓN A LA OMC Y EL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
Actualmente, el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) es el
convenio multilateral que abarca
más aspectos de la propiedad
intelectual. Cubre cada una de las
áreas principales de la propiedad
intelectual - derechos de autor y
derechos conexos (es decir los
derechos de intérpretes o
ejecutantes, productores de
fonogramas, y organismos de
radiodifusión), marcas de fábrica o
de comercio, indicaciones
geográficas incluidas las
denominaciones de origen, dibujos y
modelos industriales, patentes
incluyendo protección de las
obtenciones vegetales, esquemas
de trazado de los circuitos
integrados, (topografías de circuitos
integrados) e información no
divulgada, incluyendo secretos de
negocios y datos de pruebas.
Respecto de las principales áreas
de propiedad intelectual incluidas en
el Acuerdo ADPIC, el Tratado
establece los niveles mínimos de
protección que los Miembros deben
conferir. Los principales elementos
de la protección son definidos - a
saber, el objeto a proteger, los
derechos conferidos, las
excepciones admisibles y el lapso
de protección mínima. El Acuerdo
establece esos estándares
requiriendo, primero, el respeto de
las obligaciones de fondo
contenidas en las versiones más
recientes de las principales
convenciones de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual,
el Convenio de París y la
Convención de Berna.
Asimismo el Acuerdo también
agrega un substancial número de
obligaciones adicionales en áreas
no incluidas en las preexistentes
Convenciones de OMPI, o bien
cuyas previsiones se consideraron
insuficientes. Por ello el Acuerdo
ADPIC es a veces llamado Acuerdo
“Berna y París plus”.
La protección prevista por el
Acuerdo debe estar al alcance de
los titulares de derechos en los
países Miembros de la OMC, sin
discriminación alguna fundada en
sus nacionalidades. El Acuerdo
también regula detalles relativos al
procedimiento y recursos que
deban estar disponibles para los
titulares de los derechos, a fin de
que puedan hacerlos respetar
efectivamente, sea con asistencia
de órganos judiciales o de otras
autoridades competentes. Los
diferendos entre los Miembros de la
OMC respecto al cumplimiento de
sus obligaciones bajo el Acuerdo
71
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ADPIC se encuentran sometidas al
mecanismo de solución de
controversias de la OMC.
Los diferentes derechos y
obligaciones contenidos en el
Acuerdo ADPIC se aplican de igual
manera a todos los países
Miembros, si bien los países en
desarrollo se han beneficiado del
período de transición hasta el año
2000 para adecuarse a las
disposiciones del mismo, el cual es
hasta el año 2006 para los países
menos desarrollados.
En lo relativo a las indicaciones
geográficas, el Acuerdo sobre los
ADPIC es el resultado de un
compromiso muy delicado en un
área que fue una de las más arduas
de negociar durante la Ronda
Uruguay. Este carácter sensible
puede atribuirse, aparentemente y
entre otras cosas, a un mayor
reconocimiento de la importancia
comercial de las indicaciones
geográficas, en particular respecto a
los productos agrícolas y productos
alimenticios, por parte de los países
exportadores que puedan confiar en
el valor agregado que las
indicaciones geográficas puedan
conferirles.78
78
Como resultado de las negociaciones de la Ronda
Uruguay, se entendió que el comercio de productos
agrícolas debía regirse por un sistema fundado sobre
una serie de reglas, lo que debería tener como
consecuencia favorecer las operaciones que
ofrecieran un valor agregado en términos de
producción y exportaciones agrícolas, en cuanto los
sectores de mercado estarán más vinculados al grado
de competitividad y no a la capacidad y propensión a
conceder subvenciones. Consecuentemente, las
inversiones para la elaboración de productos de
calidad, como las preparaciones alimenticias prontas
para consumir, y otros alimentos o bebidas podrían
aumentar. Al mismo tiempo, las demandas de
protección contra la apropiación indebida de los
nombres o marcas bajo las cuales dicho productos
son comercializados continuarán creciendo, de igual
manera que las demandas para la protección de otras
formas de propiedad intelectual. Durante la Ronda
72
Las previsiones de la Sección del
Acuerdo ADPIC que establece las
normas relativas a la protección de
las indicaciones geográficas
(Sección 3 de la Parte II) están
resumidas en el Anexo I.
El CONSEJO DE LOS ADPIC
Examen de la implementación por
las Legislaciones Nacionales
El Consejo de los ADPIC, en el cual
pueden participar los 142 Miembros
de la OMC, es el órgano encargado
de vigilar el funcionamiento del
Acuerdo ADPIC y supervisar su
cumplimiento, en particular el
respeto por los Estados miembros
de las obligaciones que resultan del
Acuerdo. Uno de los mecanismos
claves de supervisión es el examen
de la implementación en la
legislación nacional de cada
Miembro por los otros Miembros. El
artículo 63.2 del Acuerdo ADPIC
requiere que los Miembros
notifiquen las leyes y
reglamentaciones de aplicación del
Acuerdo al Consejo de los ADPIC,
para asistirlo en su examen del
funcionamiento del Acuerdo. Estas
notificaciones son básicas para el
cumplimiento de las revisiones de
Uruguay, la existencia de tal conexión fue
reconocida, y en particular, en el dominio de las
indicaciones geográficas, algunas delegaciones
vincularon las negociaciones de obligaciones en lo
que concierne al comercio de productos agrícolas y
las dirigidas a asegurar una protección para las
indicaciones geográficas en el contexto del Acuerdo
sobre los ADPIC; Matthijs Geuze, “La protección de
las indicaciones geográficas en virtud del Acuerdo
sobre los ADPIC y los trabajos relativos de la
Organización Mundial de Comercio (en inglés,
solamente) en el Simposio sobre la Protección
Internacional de las Indicaciones Geográficas en el
contexto mundial” Publicación de la OMPI Nº
760(E), 1999, p. 41.7.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
adecuación legislativa cometidas al
Consejo.
Miembros, de las cuales 23 ya
fueron completadas.
La revisión de la adecuación
legislativa toma la forma del examen
por un “grupo de compañeros”. La
legislación es estudiada por los
países que tienen intereses
comerciales en el país notificante
quienes pueden formular preguntas
o aclaraciones a través del Consejo
de los ADPIC. Las preguntas son
generalmente formuladas con dos o
tres meses de anticipación, y las
respuestas se brindan por escrito en
el marco del Consejo delos ADPIC,
en principio unas dos o tres
semanas antes de la reunión de
revisión. Se pueden formular
preguntas complementarias.
Revisión de la Experiencia de la
Practica respecto de la aplicación
de las disposiciones relativas a las
Indicaciones Geográficas
Los archivos de cada revisión, que
consisten principalmente en las
preguntas referidas y las
respuestas brindadas, son
distribuidas en un documento
separado por cada país revisado y
por cada área. Respecto de las
indicaciones geográficas, los
documentos relevantes son aquellos
individualizados como serie IP/Q2.
Por ejemplo, las preguntas y
respuestas dadas por los Estados
Unidos están contenidas en el
documento IP/Q2/USA/1 y Adenda
1; aquellos sobre las Comunidades
Europeas en IP/Q2/EEC/1; etc.
Puede accederse a los documentos
en cuestión en el sitio web de la
OMC 79. En 1996 y 1997 se revisó
la legislación de 33 Miembros, y en
1998 y 1999 la legislación de cinco
países de reciente acceso. En el
curso de 2000 y 2001, se iniciaron
las revisiones de legislaciones de 74
Varios Convenios de la OMC
contienen disposiciones que
requieren a los Miembros de la
OMC la realización de trabajos
suplementarios y en conjunto, en el
marco los órganos competentes de
la Organización. El Acuerdo ADPIC
también contiene disposiciones de
similar contenido y el Consejo de los
ADPIC ha identificado, dentro del
Acuerdo, seis actividades a
emprender, de las cuales tres están
relacionadas con la protección de
indicaciones geográficas, basado
en los artículos 23.4, 24.1 y 24.2.
En noviembre de 1996, el Consejo
de los ADPIC inició, conforme el
artículo 24.2 de dicho Acuerdo, su
primera revisión de la aplicación de
las disposiciones relativas a las
indicaciones geográficas. En el
contexto de esta revisión, se
elaboró una lista de preguntas
acerca de los diferentes aspectos
de los regímenes nacionales de
protección a las indicaciones
geográficas.80 Al respecto los
Miembros brindaron 37 grupos de
respuestas, de los cuales el
Secretariado de la OMC hizo un
resumen, como se le requiriera por
el Consejo.81
Este resumen incluye, en su primera
sección, una visión general de las
diferentes formas de protección de
tipo legislativo. Las siete secciones
80
79
www.wto.org
81
IP/C/13 e IP/C/13/Adenda 1.
IP/C/W/253.
73
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
siguientes del resumen profundizan
en los detalles de los sistemas de
protección que tales Miembros
están utilizando:
(a) las distintas definiciones del
objeto de protección y demás
criterios de fondo que deben
satisfacerse para que una
indicación geográfica se
beneficie de la protección;
(b) los procedimientos aplicados
previamente al reconocimiento
de las indicaciones geográficas
en tanto objetos susceptibles de
protección;
(c) las personas autorizadas a usar
una indicación geográfica
protegida y todos los
procedimientos aplicables en
virtud de la obtención de tal
autorización; la duración de la
protección de las indicaciones
geográficas; las disposiciones
relativas a la anulación o pérdida
de tal protección, y las
disposiciones relativas al control
de la utilización de las
indicaciones geográficas;
(d) la protección disponible para
impedir el uso no autorizado de
las indicaciones geográficas,
incluyendo el uso por terceros
que estén fuera del área al cual
las indicaciones geográficas
refieren, y aquellos que están
habilitados para su uso o son
usuarios autorizados pero no
están utilizando la indicación
geográfica correctamente;
(e) procedimientos relativos a la
observancia de los derechos de
propiedad intelectual;
(f) la relación entre las indicaciones
geográficas y las marcas,
incluyendo la protección
conferida para impedir el registro
como marcas de fábrica o de
74
comercio de signos que
contengan o consistan en
indicaciones geográficas.
El resumen agrupa en tres grandes
categorías las diferentes formas de
protección, de acuerdo a las
respuestas suministradas por los
Miembros de la OMC. La primera
refiere a las leyes relativas a las
prácticas comerciales. Desde esta
óptica, el punto central no es si una
indicación geográfica es susceptible
de protección como tal, sino si
determinado acto que involucra el
uso de una indicación geográfica
contraviene las normas generales
recogidas por las leyes sobre
competencia desleal, protección de
los consumidores, nombres
comerciales, normas alimentarias,
etc.
La segunda categoría refiere a la
protección por medio de las leyes
de marcas. Tales leyes pueden
brindar dos tipos de protección a las
indicaciones geográficas. Por un
lado, la protección puede ser
conferida contra el registro y uso de
indicaciones geográficas como
marcas de fábrica o de comercio.
Por otro lado, la protección puede
ser brindada a través de marcas
colectivas, de garantía o de
certificación.
A diferencia de las formas de
protección de las dos primeras
categorías, la tercera categoría
incluye las formas específicamente
destinadas a la protección de las
indicaciones geográficas. Algunas
de ellas brindan formas sui generis
de protección para las indicaciones
geográficas que se relacionen con
productos con características o
métodos de producción
específicamente determinados; si
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
bien otros medios son aplicables en
ausencia de tales definiciones
especificas.
Las delegaciones de Australia y
Nueva Zelanda han sugerido que la
revisión debería continuar en una
forma estructurada.82 Y en tal
sentido, Australia ha presentado
una lista de preguntas sobre la
protección de indicaciones
geográficas para facilitar la
discusión y planificación del sentido
de las disposiciones de la Sección 3
de la Parte II del Acuerdo ADPIC;83
y analizar la información recogida
hasta ahora por el Consejo de los
ADPIC. Australia también ha
formulado preguntas especificas a
otras delegaciones sobre la
información brindada por las
mismas en respuesta al cuestionario
del Consejo, las cuales fueron
incluidas en el resumen del
Secretariado.84
Negociaciones sobre el
establecimiento de un sistema
multilateral de notificación y registro
de indicaciones geográficas
(Artículo 23.4)
El Artículo 23.4 del Acuerdo
establece que, para facilitar la
protección de indicaciones
geográficas para vinos, deben
desarrollarse negociaciones para
82
Debe remarcarse que las cuestiones legales
relativas a la protección de las indicaciones
geográficas también han surgido en otros
órganos subsidiarios de las OMC,
particularmente el Comité de reglas de origen
(ver G/RO/W/65) y el Comité de Barreras
Técnicas al Comercio (ver G/TBT/W/119).
¿Comisión o Comité? Ver en sitio OMC.
83
Documentos IP/C/W/211 e IP/C/W/205,
respectivamente.
84
Documento IP/C/M/30, párrafos 138 y 140, e
IP/C/M/33, párrafos 105-107.
establecer un sistema multilateral de
notificación y registro de
indicaciones geográficas para los
vinos que sean susceptibles de
protección en esos países
Miembros, y que participen de tal
sistema. En 1997 el Consejo de los
ADPIC inició el trabajo preliminar
sobre este punto, y también ha
estudiado la posibilidad de
establecer tal sistema para las
bebidas espirituosas, en
cumplimiento del mandato
respectivo, tal como figura en el
párrafo 34 del reporte anual
correspondiente a 1996.85
La información recogida por el
Consejo en el contexto de su trabajo
sobre este punto incluye los doce
informes remitidos por países
Miembros de la OMC sobre los
sistemas de registro de las
indicaciones geográficas que están
en práctica (documento IP/C/W/76 y
Adenda); un informe preparado por
el Secretariado de la OMC de los
sistemas de notificación y registro
85
En el párrafo 34 del Reporte Anual 1996 se
establece: “.. respecto de las indicaciones
geográficas, el Consejo ha establecido que la
revisión de la aplicación de las disposiciones de
la sección sobre indicaciones geográficas,
conforme Artículo 24.2 tomará la forma
establecida en el párrafo 27, que otorga a las
delegaciones la posibilidad de presentar
comunicaciones sobre la cuestión del campo de
aplicación, y el Consejo iniciará en 1997 el
trabajo preliminar sobre los puntos relevantes
para la negociación especificada en el Artículo
23.4 del Acuerdo ADPIC, relativo al
establecimiento de un sistema multilateral de
notificación y registro para los vinos. También
formarán parte de este trabajo preliminar las
cuestiones relacionadas con el establecimiento
de un sistema de notificación y registro para
bebidas espirituosas. Los trabajos precitados se
cumplirán sin perjuicio de los derechos y
obligaciones de los Miembros conforme el
Acuerdo ADPIC y en particular conforme las
previsiones específicas de la agenda ADPIC.
75
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
de las indicaciones geográficas
relativos a vinos y bebidas
espirituosas en vigor (documento
IP/C/W/85/Adenda 1); un informe
aportado por el mismo Secretariado
sobre los sistemas internacionales
de notificación y registro de las
indicaciones geográficas para
productos que no sean vinos ni
bebidas espirituosas (ver
documento IP/C/W/85/Adenda 1), y
la información brindada por la OMPI
sobre el trabajo que iniciara esta
Organización en julio del 2000 en
relación al Convenio de Lisboa
(IP/C/M/28, párrafo 107).
En julio de 1998 la Comunidad
Europea y sus Estados miembros
formularon una propuesta en el
Consejo de los ADPIC tendiente al
establecimiento de un sistema
multilateral de notificación y registro
de las indicaciones geográficas86.
En junio del 2000, se presentó una
versión revisada de esta
propuesta87, de acuerdo a la cual
los Miembros participantes
notificarían las indicaciones
geográficas que identifiquen bienes
como originarios de sus respectivos
territorios, conforme la definición del
Artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC88.
Tal notificación deberá acompañar
información básica sobre la
protección de dicha indicación
geográfica en su país de origen así
como evidencia prima facie de que
es susceptible de protección bajo el
citado Acuerdo. Una indicación
geográfica así notificada debe
86
Documento IP/C/W/107.
Documento IP/C/W/107/Rev.1
88
En diciembre del 2000, la Comunidad
Europea también presentó propuestas relativas a
la protección de las indicaciones geográficas en
la propuesta global que introdujo en la Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Agricultura
(G/AG/NG/W/90).
87
76
publicarse, comenzando a correr un
período de 18 meses, durante el
cual los otros Miembros de la OMC
puedan examinarla y contestar
oficialmente la protección de tal
indicación. Transcurrido dicho
período la indicación geográfica
será registrada, incluyéndose
también las contestaciones
formuladas durante el mismo. Los
desacuerdos que se hubieran
planteado deberán ser resueltos por
negociaciones directas entre los
Miembros involucrados, sin prejuicio
de la aplicación del Mecanismo de
resolución de controversias de la
OMC. Aquellos Miembros de la
OMC que no hubieran formulado
objeciones a la protección dentro
del período de dieciocho meses, no
podrán posteriormente rechazar la
misma basados en dicha indicación
geográfica no se encuentra de
conformidad a la definición
contenida en el Artículo 22.1 del
Acuerdo ADPIC; ni de invocar la
excepción del artículo 24.6 relativo a
los términos genéricos, ni pretender
que la indicación sea falsa conforme
el Artículo 22.4. Los efectos legales
serán aplicables, de acuerdo a la
propuesta de la Comunidad
Europea, a todos los Miembros de
la OMC, sea que participen o no del
sistema a ser establecido bajo el
Artículo 23.4. Sin embargo sólo los
Miembros participantes del sistema
a ser establecido bajo dicho Artículo
estarán obligados a brindar las vías
legales para las partes interesadas
en utilizar el registro de indicaciones
geográficas bajo la base del sistema
como una presunción del derecho a
la protección.
Hungría ha sugerido que el sistema
propuesto por las Comunidades
Europeas sobre consultas
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
bilaterales directas en el caso de
desacuerdo sobre el registro de una
indicación geográfica debe ser
complementado con un
procedimiento multilateral que se
aplicaría en caso de que las
primeras no arriben a un acuerdo.89
En apoyo de su propuesta, Hungría
ha sostenido, entre otra cosas, que
la posibilidad de llegar a una
solución de carácter multilateral es
necesaria para asegurar que los
Miembros más pequeños de la
OMC dispongan de las mismas
oportunidades que los grandes
países, para hacer valer sus
legítimos intereses comerciales.
Según esta propuesta, si, dentro del
período de 18 meses, las
negociaciones que sigan a la
contestación presentada por un
Miembro sobre una indicación
geográfica notificada, no han
llegado a un resultado satisfactorio
para las partes, la disputa se
someterá a arbitraje. Las
indicaciones geográficas que
hubieran sido contestadas y se haya
hecho lugar a las mismas, fundadas
en que no responden a la definición
del Artículo 22.1 o porque sean
falsas al Artículo 22.4, no serán
registradas. Los Miembros que
hayan cuestionado el registro sobre
la base de la excepción por
términos genéricos (Artículo 24.6), y
a las cuales se hubiera hecho lugar,
no deberán proteger la indicación
geográfica, si bien no podrán
impedir el registro de la indicación
geográfica por tal motivo. Lo mismo
será aplicable con respecto a las
contestaciones fundadas en las
excepciones del Artículo 24.4 por
uso anterior y Artículo 24.5 por
marcas preexistentes. El registro
solo tendrá efecto para los países
Miembros que participen del
sistema.
Canadá, Chile, Japón y los EE.UU.
han propuesto conjuntamente un
sistema alternativo bajo el cual los
Miembros de la OMC que deseen
participar en el sistema deberán
enviar al Secretariado de la OMC
una lista de las indicaciones
geográficas para productos
reconocidos como susceptibles de
protección bajo sus legislaciones
nacionales.90 Además, las
decisiones definitivas que se
adopten desestimando la protección
también deben ser notificadas.
Luego de recibidas las
notificaciones, el Secretariado
deberá establecer una base de
datos de todas las indicaciones
geográficas notificadas y los
productos incluidos. De acuerdo a
esta propuesta, y en relación a los
efectos jurídicos de estos registros
los Miembros de la OMC que
participen del sistema deberán tener
presente la base de datos de la
OMC sobre indicaciones
geográficas notificadas cuando
adopten decisiones así como en la
protección que brinden a las
indicaciones geográficas conforme
sus legislaciones nacionales.
Asimismo se exhortará a los
restantes Miembros de la OMC a
tener presente la información
contenida en dicha base de datos.
La propuesta también incluye que
las apelaciones u objeciones que se
deduzcan respecto de las
decisiones que concedan o
rechacen la protección de
determinadas indicaciones
90
89
Documento IP/C/W/234 y 255.
Documento IP/C/W/133/Rev.1; una propuesta
previa de Japón y los EEUU está contenida en el
documento IP/C/W/133.
77
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
geográficas, hayan sido notificadas
o no a la OMC, serán examinadas a
nivel nacional, a requerimiento de
las partes interesadas de
conformidad con la legislación
nacional de cada Miembro de la
OMC. Nueva Zelanda, quien apoya
esta proposición, ha cursado una
comunicación al Consejo de los
ADPIC explicando que solo la
propuesta colectiva estaría de
conformidad a su sistema
nacional.91
Una tabla comparativa, que
presenta simultáneamente estas
tres propuestas, fue entregada por
las Comunidades Europeas en la
primavera del 2001, como surge en
el documento IP/C/W/259.
Proposiciones para extender el
Artículo 23 a productos que no sean
vinos y bebidas espirituosas
En Setiembre del 2000 se formuló
una propuesta conjunta92 de
Bulgaria, la República Checa,
Islandia, India, Liechtenstein,
Eslovenia, Sri Lanka, Suiza y
Turquía relativa a la extensión de la
protección adicional del Artículo 23
del Acuerdo a productos que no
sean vinos y bebidas espirituosas.
Moldova, Mauricio, Nigeria,
Paquistán, y Venezuela.93 Estos
Miembros han precisado que los
Miembros de la OMC ya habían
acordado en la Conferencia
Ministerial de Singapur que las
propuestas relativas al alcance de la
protección bajo el Artículo 23 del
Convenio son posibles y estiman
que el Artículo 24.1 deja abierta la
vía a tales proposiciones.94
Consideran que las negociaciones
sobre este tema son acordes a lo
establecido en el Acuerdo, y para
reforzar sus demandas ellos han
vinculado el progreso o la falta del
mismo y otros puntos de los
programas de trabajo incluidos en la
agenda de los convenios de la
OMC, en particular aquellos
relativos a la liberalización del
comercio de productos agrícolas.
Argumentan, entre otras cosas, que:
(a) la protección adicional de
indicaciones geográficas para
todos los productos agrega valor
a las exportaciones, porque
aumenta para esos bienes las
chances de acceso al mercado
para estos bienes;
(b) sin la protección adicional, el
aprovechamiento parasitario es
posible95, y existe el riesgo de
93
Estos países estiman que sería
favorable la extensión de la
protección actualmente acordada
para las indicaciones geográficas en
vinos y bebidas espirituosas bajo el
Artículo 23 del Convenio de ADPIC
a otros productos. Otros
proponentes de esta posición son
Cuba, Egipto, Georgia, Hungría,
Kenia, la República del Kyrgistán,
91
92
Documento IP/C/W/189.
Documento IP/C/W/204/Rev. 1.
78
Documento IP/C/247/Rev.1.
En su reporte anual de 1996, el Consejo de los
ADPIC incluyó una lista, respecto del Artículo
24.1, de acuerdo al cual los Miembros aceptan
entrar en negociaciones dirigidas a aumentar la
protección de las indicaciones geográficas
conforme Artículo 24, como uno de los puntos
de la agenda del Acuerdo ADPIC.
95
Sobre el particular se argumentó que
siguiendo la prueba contenida en el Artículo 22
al cual están sometidos productos que no sean
vinos o bebidas espirituosas, un productor puee
usar una indicación geográfica para su producto,
incluso si no es originario del territorio en
cuestión, sujeto a que en la etiqueta se incluya el
verdadero origen del producto. Por ello se aduce
94
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
que las indicaciones geográficas,
en el transcurso del tiempo,
devengan genéricas96;
(c) el criterio establecido en el
Artículo 22, el cual se aplica
actualmente a productos que no
sean vinos o bebidas
espirituosas, conduce a cierta
inseguridad jurídica sobre la
aplicación de la protección para
las indicaciones geográficas;97
(d) el Artículo 22 impone al
productor autorizado a utilizar
una indicación geográfica que
deba producir una prueba
particularmente onerosa, para
acreditar que el público ha sido
inducido en error, o que se ha
cometido un acto de
competencia desleal.
Quienes abogan por esta postura
también han argumentado que no
existe justificación para el
tratamiento diferencial brindado, por
una parte a los vinos y bebidas
espirituosas, y por otra, a los
restantes productos.
Otra posición se ha sostenido en
particular por Argentina, Australia,
Canadá, Chile, Guatemala, Nueva
que el productor puede sacar provecho del uso
de una “famosa” indicación geográfica
aduciendo que el consumidor no se verá
engañado.
96
Se sostiene al respecto que dado que el
Articulo 22 no prohíbe el uso de la traducción
de indicaciones geográficas o acompañadas de
expresiones como “estilo”, “tipo”, “clase”,
“imitación” o similares, en el futuro pueden
devenir términos genéricos.
97
Quienes sostienen este argumento aducen que
la interpretación por las autoridades nacionales
de qué significa “induzca en error al público”,
difiere de país en país. Esto llevará a decisiones
dispares e incertidumbre legal respecto de la
protección concedida a las indicaciones
geográficas y su observancia a nivel
internacional.
Zelanda, Paraguay y los EE.UU98.
Estos Miembros se oponen a la
extensión de protección adicional a
productos que no sean vinos y
bebidas espirituosas, por entender
que la extensión del Artículo 23.1 va
más allá del mandato contenido en
el Artículo 24.1 y podría solo ser
negociada en el contexto de una
nueva Ronda. Desde su punto de
vista, las disposiciones de este
último conciernen sólo a
“indicaciones geográficas
particulares”, no categorías enteras
de productos, debiendo prestarse
especial atención a las indicaciones
geográficas respecto de las cuales
un país está aplicando una
excepción conforme el Artículo 24, a
fin de estudiar la posibilidad de no
aplicar más tal excepción con
respecto a una indicación
geográfica en particular.99
A mayor abundamiento:
(a) remarcan los costos legales y
administrativos asociados con la
extensión del alcance del
Artículo 23.1;
(b) argumentan que no hay
evidencia de que el Artículo 22
sea deficiente en la protección
de las indicaciones geográficas
para productos que no sean
vinos y bebidas espirituosas y
concordantemente, que no hay
evidencia que indique si
extender los límites del Artículo
23.1 resultará más efectivo que
la protección conferida a los
otros productos bajo el Artículo
22;
(c) sugieren que una protección
adicional podría cerrar futuras
98
Documento IP/C/W/289.
Ver, p.ej. documento IP/C/M/29, párrafos 93
y 96.
99
79
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
oportunidades de acceso de
mercado para industrias
emergentes y acarrearía
incertidumbre sobre la
continuidad de su uso en los
mercados existentes;
(d) la confusión del consumidor
sería causada por la
desaparición de términos usados
desde tiempo atrás para
identificar productos, lo cual a su
vez aumentaría los costos de
búsqueda y transacciones para
los consumidores, y
eventualmente los precios. 100
Los propulsores aducen que un
tratamiento diferencial entre vinos y
bebidas espirituosas por un lado, y
otros productos por otro, se justifica
ya que el nivel adicional de
protección conferida bajo el Artículo
23 es el resultado del compromiso
al cual se arribó en el contexto de
las negociaciones de la Ronda
Uruguay.
RECURSOS DISPONIBLES PARA
UN MIEMBRO DE LA OMC EN
CASO DE QUE UNA INDICACION
GEOGRÁFICA NO ESTÉ
PROTEGIDA EN OTRO MIEMBRO
DE LA OMC.
el Acuerdo deben estar disponibles
en el país involucrado (ver Anexo 2
de esta presentación). Se puede
notar que, mientras en algunos
países la acción puede promoverse
ex officio por las autoridades
públicas lo cual les permite
controlar la utilización de las
indicaciones geográficas o de
hacerlas respetar, principalmente en
aquellos países dónde la titularidad
de las indicaciones geográficas
corresponde al Estado, en otros
países, la promoción de las
acciones sólo es viable a iniciativa
de parte interesada y a través de
procedimientos civiles o
criminales.101
En lo que concierne a las personas
habilitadas para iniciar
procedimientos con el objeto de
hacer respetar sus derechos, ello
puede vincularse a la información
que los Miembros han brindado al
Consejo de los ADPIC en respuesta
a la lista de preguntas que éste
formuló sobre la aplicación de las
previsiones del Acuerdo sobre las
indicaciones geográficas y el cual
fue resumido por el Secretariado de
la OMC en el documento
IP/C/W/253 de dicha Organización
101
A Nivel Nacional
En situaciones donde se dispensa
protección a las indicaciones
geográficas pero tales indicaciones
son usadas por personas que no se
encuentran habilitadas o
autorizadas, los procedimientos
relativos a la observancia de sus
derechos y que están contenidos en
100
La respuesta brindada a estos argumentos por
los propulsores de la extensión puede verse en
el Documento IP/C/W/308/Rev.1.
80
El Artículo 42 del Acuerdo ADPIC establece
“Los Miembros pondrán al alcance de los
titulares de derechos procedimientos judiciales
civiles para lograr la observancia de todos los
derechos de propiedad intelectual a que se
refiere el presente Acuerdo”. El término “titular
de los derechos” incluye las federaciones y
asociaciones que tengan capacidad legal para
ejercer tales derechos” (Acuerdo ADPIC, Nota
Nº 11 al artículo 42). La nota Nº 4 al Artículo
23, “Protección Adicional de las indicaciones
geográficas de los vinos y bebidas espirituosas”
establece “en lo que refiere a estas obligaciones,
los Miembros podrán, sin perjuicio de lo
dispuesto en la primera frase del Artículo 42,
prever medidas administrativas para lograr la
observancia”.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(Ver sección II,B). Como se indica
en los párrafos 116 – 120 y 130 –
132 del resumen, los
procedimientos de observancia
relativos al uso abusivo de las
indicaciones geográficas pueden ser
iniciado ex officio a nivel
administrativo o de otras
autoridades públicas, sea por
iniciativa propia o como resultancia
de una denuncia que se hubiera
presentado, pero también a
instancia de parte interesada. Debe
notarse que en esta área de leyes
de propiedad intelectual, el uso
abusivo puede referir no sólo a la
utilización de indicaciones
geográficas por aquellos que no
están habilitados o autorizados a
usarlas, sino también a aquellos que
si bien cuentan con la autorización
respectiva, están haciendo un uso
inapropiado de la misma. Como se
indica en los párrafos 97 – 99 del
resumen del Secretariado, aquellos
sistemas de protección de
indicaciones geográficas que
confieren su reconocimiento ex
ante, el cumplimiento de los
requerimientos para el uso de una
indicación geográfica protegida está
sujeto al control y supervisión de la
autoridad pública. Y a su vez, los
miembros de la OMC que emplean
medios sui generis de protección de
las indicaciones geográficas sobre
la base de definiciones que
especifican las características del
producto o métodos de producción
han indicado que tal supervisión
puede tomar la forma de controles
de calidad y cantidad, por ejemplo,
a través de inspecciones
específicas de las condiciones de
producción y los productos en sí.
Las autoridades públicas
responsables por tal supervisión
pueden, en algunos países, también
tener la autoridad, o deber, de
iniciar procedimientos de
observancia, mientras que en otros
países deben informar a su vez a
otras autoridades públicas
responsables por iniciar los
procesos de observancia. De la
información suministrada por los
Miembros también surge que la
acción ex officio no es siempre
posible para las indicaciones
geográficas extranjeras (ver
párrafos 100 y 136 del resumen).
Los particulares que se benefician
de la protección establecida en los
Artículos 22 o 23 del Acuerdo
ADPIC y quieran iniciar las acciones
judiciales civiles en el extranjero
respecto de infracciones de sus
indicaciones geográficas pueden
estar en una posición, en aquellos
países cuyo sistema legal acepte la
aplicación directa de las
disposiciones del Acuerdo ADPIC,
para elevar preguntas relativas a la
interpretación y aplicación de estas
previsiones por los tribunales
nacionales de los países relevantes
(ver también la sección III.C del
presente documento).
Para facilitar la protección de
indicaciones geográficas, el Artículo
23.4 del Acuerdo contempla la
convocatoria a negociaciones en el
seno del Consejo de los ADPIC
sobre el establecimiento multilateral
de un sistema de notificación y
registro de indicaciones geográficas.
Está previsión está limitada a
indicaciones geográficas para vinos,
pero el Consejo ha estado
considerando el asunto con una
perspectiva más amplia, como se
explicó en la Sección II de esta
presentación.
81
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
A Nivel Multilateral
Solución de
OMC102:
Controversias en la
En los casos que una indicación
geográfica no esté protegida en un
Miembro de la OMC, contrariando
las disposiciones de los Artículos
22, 23 o 24, o aquellas incluidos en
Parte I, Parte III o Parte IV del
Acuerdo, el país de origen tiene el
derecho de someter el asunto, en
virtud del memorando de acuerdo
de la OMC, al Entendimiento sobre
Solución de Controversias.
Una disputa puede surgir entre dos
o más gobiernos acerca del
cumplimiento de las obligaciones
del Acuerdo ADPIC y puede ser
sujeto al sistema de Solución de
Diferencias de la OMC. Esta es una
versión reforzada del antiguo
mecanismo de arreglo de disputas
del GATT. Ahora es un
procedimiento casi judicial, con más
automaticidad en el paso de una
etapa de los procedimientos a otra,
así como la adopción de un sistema
de reportes, suprimiendo así la
posibilidad de que los Miembros de
la OMC bloqueen o dilaten el
procedimiento. Tal celeridad se ha
equilibrado con el agregado de un
102
Respecto a los derechos que los particulares
puedan tener en relación a las aparentes
violaciones del Acuerdo ADPIC, mientras los
particulares pueden verse envueltos en las
disputas entre los gobiernos, ellos no pueden
acceder directamente a los procedimientos y
órganos de la OMC. Sí pueden promover un
reclamo ante sus gobiernos relativos al
incumplimiento por parte de otro Miembro de la
OMC de sus obligaciones resultantes del
Acuerdo. En algunos países se prevén
procedimientos especiales para presentar tales
reclamos, por ej., en los EEUU y la Unión
Europea.
82
mecanismo de apelación adicional
ante un órgano de apelación
permanente. Si se constata que un
Miembro de la OMC no da
cumplimiento a sus obligaciones del
Acuerdo, y no subsana tal situación
fuera por la reforma de sus leyes
en la materia o sus prácticas, de
acuerdo con las conclusiones del
grupo especial o del Cuerpo de
Apelación, los gobiernos de los
Miembros que hayan promovido el
procedimiento de solución de
controversias, pueden ser
autorizados por el órgano de
solución de diferencias de la OMC a
suspender las concesiones
otorgadas al miembro incumplidor.
Tales medidas pueden ser utilizadas
incluso en otras áreas cubiertas por
los tratados de la OMC, como por
ejemplo, en el campo del comercio
de los productos agrícolas.
En cuanto a los incumplimientos
alegados de las previsiones del
Acuerdo ADPIC, el mecanismo de
solución de controversias de la
OMC ha sido aplicado en
veinticuatro oportunidades. Esto
puede compararse con el total del
número de consultas requeridas en
el sistema de la OMC, y existiendo
un total de veintiséis Acuerdos en la
OMC, se han promovido doscientas
cuarenta disputas desde la creación
de la OMC en 1995. La proporción,
de un diez por ciento de los casos
vinculados al Acuerdo ADPIC, es
bastante considerable, teniendo
presente que hasta el 1º de enero
de 2000, sólo 38 miembros de la
OMC, sobre un total de 142
actualmente, debían cumplir todas
las obligaciones del Acuerdo, no
siendo éste el caso bajo la mayoría
de los tratados de la OMC.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Sólo uno de los 24 casos vinculados
al Acuerdo concierne la protección
de las indicaciones geográficas. El
mismo se encuentra aún en la fase
de consultas, esto es la primera
etapa del procedimiento de solución
de controversias en el Mecanismo
de la OMC. En particular, y por
comunicación del 1º de junio de
1999, los Estados Unidos
requirieron consultas con la Unión
Europea respecto de la protección
de marcas e indicaciones
geográficas para productos de la
agricultura y comestibles en dicha
Unión 103Los Estados Unidos
establecieron en su requerimiento
de consultas que la Regulación
2081/92, tal como fue modificada,
no provee trato nacional respecto de
las indicaciones geográficas y
tampoco suficiente protección para
las marcas preexistentes que son
similares o idénticas a indicaciones
geográficas. Esto parece
inconsistente con las obligaciones
que incumben a las Comunidades
Europeas, conforme el Acuerdo
ADPIC, incluyendo, pero no
necesariamente limitadas a los
Artículos 3, 16, 24, 63 y 65 de dicho
Acuerdo.
103
Documento IP/D/19.
83
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Diferendo
Reclamado
IP/D/1
IP/D/2
IP/D/3
IP/D/4
IP/D/5
IP/D/6
IP/D/7
IP/D/8
Reclaman
te
EUA
EUA
EUA
UE+EM
EUA
EUA
UE+EM
EUA
Japón
Paquistán
Portugal
Japon
India
Indonesia
India
Irlanda
Disposiciones del
Acuerdo ADPIC
14/70.2
70.8/70.9
33/70.2
14/70.2
70.8/70.9
3/20/65.5
70.8/70.9
9-14/41-48/61/70
IP/D/9
IP/D/10
IP/D/11
IP/D/12
EU
EU
CE+EM
EU
Dinamarca
Suecia
Canadá
CE
50
50
27/28/33
9-14/41-48/61/70
IP/D/13
IP/D/14
IP/D/15
IP/D/16
EU
EU
CAN
CE+EM
Grecia
CE
CE+EM
EUA
IP/D/17
IP/D/18
EUA
EU
Canadá
Argentina
41/61
41/61
27.1
9.1(11-11bis
Berna)
33/70.2
70.9/39.3
IP/D/19
EU
CE+EM
3/16/24
IP/D/20
CE+EM
EUA
2/3/4/15/16/42
IP/D/21
CE+EM
EUA
IP/D/22
EU
Argentina
2/3/9/27/41/42/4951
27/28/31/34/39/50/
62
IP/D/23
IP/D/24
EU
Brasil
Brasil
EUA
Hasta poco tiempo atrás los
reclamos sólo se promovían por los
países más industrializados, en su
mayoría los Estados Unidos y la
Comunidad Europea. Esto debería
verse en el contexto más amplio de
los mecanismos de solución de
controversias de la OMC. Entre el
84
27/28
27/28
Area de la Propiedad
Intelectual
Derecho de autor
Patentes
Patentes
Derecho de autor
Patentes
Marcas
Patentes
Derecho de
Autor/Observancia de
derechos
Sanción de derechos
Sanción de derechos
Patentes
Derecho de
Autor/Observancia de
derechos
Sanción de derechos
Sanción de derechos
Patentes
Derecho de autor
Patentes
Patentes/Datos de
pruebas
Marcas/Indicaciones
Geográficas
Marcas/Observancia
de derechos
Patentes/Datos
resultantes de
experimentos
Patentes
Patentes
total de casos iniciados en la OMC,
aproximadamente un tercio de los
requerimientos de consultas fueron
formulados por países en desarrollo,
muchos de los cuales fueron
exitosos.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
También debe valorarse que uno de
los objetivos del sistema de la OMC,
y en consecuencia del Acuerdo
ADPIC, es reducir las tensiones
mediante procedimientos
abreviados para la resolución de
disputas en aspectos de propiedad
intelectual vinculados al comercio a
través de procedimientos
multilaterales.
El Artículo 23, respecto de la
solución de controversias, impone a
los miembros de la OMC que
pretendan reparaciones en casos de
la violación de obligaciones del
Acuerdo u obligaciones en el marco
de la OMC, a usar procedimientos
multilaterales y respetar las
determinaciones adoptadas sobre el
punto, y el acceso a contramedidas.
Finalmente, debe mencionarse un
caso de arbitraje bajo el
Entendimiento para la Solución de
Controversias entre Ecuador y la
Unión Europea, en el cual el cuerpo
de solución de diferencias de la
OMC autorizó a Ecuador a adoptar
contramedidas, en el área
respectiva del Acuerdo ADPIC, y
dado el incumplimiento de la Unión
en adecuarse a lo resuelto por el
panel y el cuerpo de apelación en el
caso llamado Bananas, en el cual
se resolvió que ésta eran
responsables por la violación de
varios acuerdos de la OMC en el
campo del comercio de bienes y
servicios. Un resumen del caso, que
entre otros puntos, refiere a las
indicaciones geográficas, está
contenido en el Anexo 3 del
presente.
Negociaciones bajo el Artículo 24.1
También hay situaciones en las
cuales una indicación geográfica
particular no está incluida, total o
parcialmente, en la protección
prevista por los Artículos 22 o 23, de
acuerdo con las excepciones
previstas en el Artículo 24,
aplicadas por un país con respecto
a esa indicación geográfica. Tal
indicación puede, en ese país, por
ejemplo, constituir un término
genérico, de acuerdo con el Artículo
24.6, o el objeto de derechos
marcarios anteriores de acuerdo
con el Artículo 24.5. Si el país de
origen de la indicación geográfica
en cuestión quisiera modificar tal
situación deberá recurrir a
negociaciones bilaterales o
multilaterales. Para ello, será
aplicable lo previsto en el Artículo
24.1 del Acuerdo ADPIC, que
establece el derecho de negociación
sobre este punto para el país de
origen (ver sección 4 del Anexo 1
del presente). En cuanto al alcance
del artículo 24.1 y las discusiones
sobre el punto en el Consejo de los
ADPIC relativas a su
implementación, ver sección II del
presente.
Interpretación del Acuerdo ADPIC
El Artículo IX: 2 del Acuerdo de
Marruecos que crea la OMC
establece que la Conferencia
Ministerial y el Consejo General
tienen la autoridad exclusiva para
interpretar el Acuerdo de la OMC, a
pesar de que en el caso del
Acuerdo ADPIC estos dos órganos
sólo pueden ejercer su autoridad
sobre la base de una
recomendación del Consejo de los
ADPIC.
Más aún, el Artículo 3.2 del
Memorando de acuerdo de la OMC
sobre las reglas y Procedimientos
85
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
que gobiernan la Solución de
Diferencias establece efectivamente
que los Acuerdos de la OMC,
incluyendo el Acuerdo ADPIC,
deben ser interpretados de
conformidad con las reglas
consuetudinarias para la
interpretación del derecho
internacional público.
Como se mencionó en Sección III.A
de este trabajo, algunos sistemas
legales nacionales establecen la
aplicación directa de las previsiones
del Acuerdo ADPIC. En estos casos
las cuestiones relativas a la
interpretación y aplicación del
Acuerdo deben ser sometidas a los
tribunales de los países en cuestión.
La determinación de si esa
interpretación de las provisiones del
Acuerdo ADPIC es consistente con
las obligaciones asumidas por dicho
país, permanece como un punto a
ser decidido por los restantes
miembros de la OMC.
LA CONFERENCIA MINISTERIAL
DE DOHA
La Conferencia Ministerial es el
máximo órgano de decisión de la
OMC. Debe reunirse al menos cada
dos años, reuniendo a todos los
países y diferentes zonas
aduaneras que son miembros de la
OMC.
La cuarta Conferencia Ministerial de
la OMC tomará lugar en Doha,
Qatar, del 9 al 13 de noviembre de
2001 y están a consideración
diversas propuestas que son
relevantes para los trabajos
incluidos en la agenda del Consejo
de los ADPIC, y en particular el
campo de las indicaciones
geográficas.
86
A la fecha del presente trabajo la
Conferencia Ministerial no ha tenido
lugar aún. En tal sentido, el autor
aportará durante la presentación
oral de esta ponencia una
actualización sobre los aspectos
relevantes de la Declaración
Ministerial de Doha.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ANEXO I
NORMAS DE PROTECCIÓN DE
LAS
INDICACIONES
GEOGRÁFICAS CONFORME LA
SECCION 3 DE LA PARTE II DEL
ACUERDO ADPIC
Definición
El Acuerdo define las indicaciones
geográficas en el Artículo 22.1 como
indicaciones que identifican un bien
como originario del territorio de un
Miembro, o una región o localidad
situada en ese territorio, donde una
cualidad especifica, reputación u
otras características de ese bien
son esencialmente atribuibles a su
origen geográfico. Así, esta
definición especifica que la calidad,
reputación u otras características
del bien pueden por si sola/s ser
una base suficiente para su
elegibilidad como una indicación
geográfica, cuando sean atribuibles
esencialmente al origen geográfico
del bien.
Normas generales de protección
El Artículo 22.2 se refiere a las
normas generales de protección que
deben ser aplicadas para todas las
indicaciones geográficas. En
particular, el Acuerdo prevé que
deben suministrarse medios legales
para impedir el uso de indicaciones
geográficas que puedan inducir al
público en error sobre el origen
geográfico de los bienes.104
Además, el Acuerdo requiere que
las vías legales deben brindarse
para prevenir cualquier utilización
104
Acuerdo ADPIC, Artículo 22.2(a)
que constituya un acto de
competencia desleal en el
significado del Artículo 10bis de la
Convención de París.105 La
protección también debe ser posible
contra el registro de marcas de
fábrica o comercio que contengan
indicaciones geográficas con
respecto a bienes que no sean
originarios del territorio indicado; y
cuyo uso para tales productos fuera
de tal naturaleza como para
confundir al público en cuanto a su
verdadero lugar de origen. 106
Protección Adicional para vinos y
bebidas espirituosas
El Artículo 23 del Acuerdo ADPIC
prevé una protección más intensa
de las indicaciones geográficas para
los vinos y bebidas espirituosas. A
continuación, el Artículo 23.1
establece que las partes
interesadas deben disponer de los
medios legales para impedir el uso
de indicaciones geográficas
identificando vinos que no sean
originarios del lugar referido por tal
indicación geográfica. Esto se aplica
105
Acuerdo ADPIC, Artículo 22.2 (b) De
acuerdo con el Art. 10 bis del Convenio de
París, este incluye “todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial”, en particular:
“Cualquier acto capaz de crear una confusión,
por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;
“Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial;
“Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo,
en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
público a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, la aptitud en el
empleo o la cantidad de los productos”.
106
Acuerdo ADPIC, Artículo 22.3.
87
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
incluso cuando tal uso no induzca
en error al público; cuando esa
conducta no implique competencia
desleal; cuando se indique
efectivamente el verdadero origen
del producto; e incluso cuando la
indicación geográfica esté
acompañada de expresiones como
“clase”, “estilo”, “tipo”, “imitación” o
similares. La protección también
debe estar disponible contra el
registro de una marca para vinos,
que contenga una indicación
geográfica identificatoria de vinos, si
esos vinos no tuvieran el origen
indicado por la indicación
geográfica.107 Similar protección
debe otorgarse a las indicaciones
geográficas para bebidas
espirituosas. Respecto del uso de
estas indicaciones geográficas para
otros productos, son aplicables los
estándares de protección del
Artículo 22.
En el caso de indicaciones
geográficas homónimas (esto es,
diferentes indicaciones geográficas
que consisten o contienen la misma
designación),108 la protección debe
ser acordada a cada indicación
homónima.109 El Acuerdo contiene
una norma específica relativa a las
indicaciones geográficas
homónimas para vinos. En este
caso, la protección puede ser
reclamada por uno contra el uso de
otro(s) (puede haber más de dos)
con el posible resultado de que
ninguna de ellos pueda usarlas. Por
ello, el Acuerdo contiene una regla
que cada Miembro de la OMC debe
aplicar respecto de dichas
107
Acuerdo ADPIC, Artículo 23.2
Un ejemplo es “Rioja”. La Rioja es el
nombre de zonas de producción de vinos que
existen en Argentina y España.
109
Acuerdo ADPIC, Artículo 23.3.
indicaciones geográficas.110 Así, en
cada uno de los Miembros en que
existan indicaciones geográficas
homónimas, deben determinarse las
condiciones prácticas para distinguir
tales indicaciones, considerando la
necesidad de asegurar tratamiento
igualitario para los productores
involucrados y también para
asegurar que los consumidores no
incurran en confusión. Sin embargo,
si el uso de una de las indicaciones
geográficas homónimas, en
determinado Miembro de la OMC
pudiera provocar en el público de
ese Miembro que se incurriera en
confusión, entendiendo que los
productos en cuestión son
originarios del territorio de otro de
las indicaciones geográficas
homónimas,111 los beneficiarios de
la indicación geográfica de los
productos en los cuales el público
de ese Miembro pudieran asociarla
a la otra indicación geográfica
usada deben estar habilitados para
impedir el uso de esta otra
identificación homónima.
Balance de las excepciones
contenidas en las disposiciones
relativas a las negociaciones futuras
para aumentar la Protección.
El Artículo 24 contiene ciertas
excepciones respecto de la
protección de las indicaciones
geográficas. Sin embargo, también
incluye previsiones relativas a
negociaciones dirigidas a aumentar
la protección de las indicaciones
geográficas, y las cuales los
Miembros de la OMC no pueden
negarse a realizar o concluir sobre
la base de las excepciones
108
88
110
Sujeto a las excepciones contenidas en el
artículo 24.
111
Acuerdo ADPIC, Artículo 22.4.
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
existentes de acuerdo con el
Artículo 24.
Hay tres excepciones principales
que son particularmente relevantes
respecto de la protección adicional
de las indicaciones geográficas para
vinos y bebidas espirituosas. La
primera establece que un Estado
Miembro no está obligado a
proteger una indicación geográfica
en casos que la misma hubiera
devenido el nombre genérico en el
país para productos en cuestión o
una variedad de uvas.112
La segunda refiere a la situación
donde una indicación geográfica
pueda estar en conflicto con los
derechos de una marca
preexistente, que hubiera sido
adquirida de buena fe. Las medidas
adoptadas para implementar la
Sección 3 de la Parte II no
perjudicarán la elegibilidad o validez
del registro de una marca, o el
derecho a usar tal marca, sobre la
base de que esa marca es idéntica
o similar a una indicación
geográfica.113
La tercera excepción permite, bajo
ciertas circunstancias, el uso
continuado de una indicación
geográfica que ha sido utilizada por
un Miembro de la OMC, antes de la
conclusión de la Ronda Uruguay, 114
incluso si tal indicación no hubiera
devenido genérica y no exista una
marca preexistente. El alcance de
esta excepción, sin embargo está
circunscrito, pues sólo se aplica a
las indicaciones geográficas
identificatorias de vinos o bebidas
espirituosas. Sólo puede beneficiar
a los nacionales o quienes se
domicilian en el Miembro de la OMC
que haga uso de la excepción, que
hubieran usado previamente la
indicación geográfica, de buena fe,
o en forma continua y por un lapso
mínimo de 10 años antes de la
conclusión de la Ronda Uruguay.
Además, el uso de la indicación
geográfica bajo esta excepción
debe ser “similar” al uso previo. Por
uso “similar” debe entenderse que el
uso ulterior debe ser similar en su
escala y naturaleza.115
El Acuerdo también establece que
las excepciones no puede ser
utilizadas para disminuir la
protección de las indicaciones
geográficas que hayan existido en el
período inmediato y previo a la
entrada en vigor del Acuerdo.116
112
Acuerdo ADPIC, Artículo 24.6.
Acuerdo ADPIC, Artículo 24.5.
114
15 de abril de 1994.
113
115
116
Acuerdo ADPIC, Artículo 24.4.
Acuerdo ADPIC, Artículo 24.3.
89
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ANEXO II
OBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL BAJO EL
ACUERDO ADPIC
Las disposiciones relativas a la
observancia están contenidas en la
Parte III, que se encuentra divida en
cinco Secciones.
La primera Sección contiene las
obligaciones generales que los
procedimientos de observancia
deben cumplir. Ello está
principalmente dirigido a asegurar
su efectividad y que se cumplan
ciertos principios básicos del debido
proceso.
Las Secciones siguientes tratan los
procedimientos civiles y
administrativos, recursos, medidas
provisionales, requerimientos
especiales relativos a las medidas
de frontera y procedimientos
penales. Estas previsiones tienen
dos objetivos básicos: primero
asegurar que los medios efectivos
de observancia están disponibles
para los titulares de los derechos; y
segundo, asegurar que los
procedimientos de observancia se
apliquen de manera que eviten la
creación de barreras al comercio
legítimo y asegurar que no se abuse
de las mismas.
El Acuerdo distingue entre actividad
infractora en general, respecto de la
cual debe disponerse de
procedimientos judiciales civiles y
recursos, y falsificación dolosa de
marcas de fábrica o comercio y
piratería lesiva del derecho de autor,
formas más flagrantes y evidentes
de infracción de los derechos, y
ante las cuales deben brindarse
90
procedimientos y recursos
adicionales, principalmente medidas
en frontera y procedimientos
penales. Para este propósito, los
productos falsificados son definidos
como aquellos que envuelven la
reproducción servil de marcas, y los
productos “piratas” como aquellos
que violan el derecho de
reproducción en el marco de los
derechos de autor o derechos
conexos.
Obligaciones Generales
Las obligaciones generales relativas
a la observancia están contenidas
en el Artículo 41.
El párrafo 1 requiere que los
procedimientos de observancia
deben ser de tal naturaleza que
permitan una acción efectiva contra
cualquier acto de infracción de los
derechos de propiedad intelectual, y
que los recursos disponibles sean
rápidos de manera que impidan las
infracciones, debiendo constituir un
medio disuasivo de ulteriores
infracciones. Además, estos
procedimientos deben aplicarse de
manera que no constituyan barreras
al comercio legítimo y no se abuse
de su utilización.
Los tres párrafos siguientes
contienen ciertos principios
generales, cuyo objetivo es
asegurar las reglas del debido
proceso.
El párrafo 2 refiere a los
procedimientos de observancia.
Estos procedimientos deben ser
justos e igualitarios, no deben ser
innecesariamente complejos o
costosos, ni establecer plazos
irracionales o demoras excesivas.
El párrafo 3 concierne a las
decisiones sobre el mérito de la
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
causa. Estas decisiones deben ser
preferentemente escritas y
razonadas, y deberán notificarse al
menos a las partes involucradas en
el proceso, sin demora injustificada.
Tales resoluciones deberán basarse
exclusivamente en las pruebas
respecto de las cuales las partes
hayan contado con la oportunidad
de ser oídas.
El párrafo 4 requiere que las partes
en el proceso dispongan de la
oportunidad de que sean revisadas
por una autoridad judicial las
decisiones finales adoptadas por la
Administración; y bajo reserva de
las disposiciones sobre
competencia previstas por la
legislación de un Miembro, en
función de la importancia del caso,
al menos de los aspectos jurídicos
de las decisiones judiciales referidas
al fondo. Igualmente no existe
obligación de prever la posibilidad
de requerir la revisión de lo decidido
en los casos penales.
De acuerdo al párrafo 5, se entiende
que las disposiciones relativas a los
medios de observancia de los
derechos de propiedad intelectual
no crean ninguna obligación de
poner en práctica, para hacer
efectivo el respeto de estos
derechos, de un sistema judicial
distinto de aquel que existiere para
hacer observar la ley en general, ni
afecta la capacidad de los Miembros
de hacer respetar su legislación en
general. Más aún, ninguna de estas
disposiciones obliga respecto de la
distribución de recursos entre la
observancia de los derechos de
propiedad intelectual y observancia
de la ley en general. Sin embargo,
varios países han entendido
conveniente crear órganos o
tribunales especiales de
observancia de hacer aplicar la ley,
con las competencias necesarias
para luchar contra la falsificación de
marcas o piratería. Más aún,
algunos países han confiado el
examen de algunas cuestiones de
propiedad intelectual a un solo
tribunal o un número limitado de
ellos, con el objetivo de asegurar la
especialización correspondiente.
Procedimientos y medidas civiles y
administrativas.
La segunda Sección requiere que
ante cualquier actividad infractora
de los derechos de propiedad
intelectual incluidos en el Acuerdo
deberá ser posible recurrir a
procedimientos judiciales civiles.
Las disposiciones de esta sección
tratan en detalle los aspectos
básicos relativos a estos
procedimientos.
El artículo 42 contiene ciertos
principios destinados a asegurar el
debido proceso. Los demandados
deberán ser informados, dentro de
ciertos plazos y por escrito, de
forma suficientemente precisa sobre
las demandas que se les
promovieran. Las partes deben
estar autorizadas a hacerse
representar por un abogado
independiente, los procedimientos
no deben importar exigencias
excesivas sobre la comparecencia
personal obligatoria. Todas las
partes estarán habilitadas para
justificar sus afirmaciones y
presentar todos los elementos de
prueba relevantes, si bien la
información confidencial deberá ser
identificada y protegida.
El artículo 43 versa sobre la
aplicación de reglas relativas a los
elementos de prueba en ciertas
91
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
situaciones. Cuando existieran
elementos probatorios importantes
para una de las partes, los cuales
estuvieran en posesión de la
contraria, el tribunal debe tener la
autoridad para, bajo ciertas
condiciones, ordenar que se le
entreguen esas pruebas. Además
de ello, los tribunales deberán estar
autorizados para basar sus
decisiones en la información que se
les hubiera presentado, si una parte
omitiera, sin una razón valedera,
aportar las pruebas que se le
hubieran requerido, y sujeto a que
las partes hayan tenido la
oportunidad de ser oídas sobre el
punto.
La Sección también contiene
disposiciones sobre los
mandamientos judiciales, daños y
las medidas de reparación. El
artículo 44 prevé que los tribunales
estarán habilitados para expedir
mandamientos, es decir ordenar a
una parte que cese en la infracción
de un derecho, comprendida la
facultad de impedir la introducción
en los circuitos comerciales
nacionales, de mercaderías
importadas que infrinjan derechos
de propiedad intelectual. Los
Miembros no tienen la obligación
conferir tal facultad cuando la
persona haya actuado de buena fe.
El artículo 45 establece que los
tribunales sí tendrán la autoridad de
ordenar al infractor, al menos si
hubiera actuado de mala fe, que
pague al titular de los derechos
compensaciones adecuadas.
También estarán autorizados para
ordenar al infractor que pague al
titular los gastos en que hubiera
incurrido, y también podrán incluir
una suma por los honorarios de sus
abogados. En determinados casos
92
los tribunales tendrán la facultad de
conceder una reparación por los
beneficios y/o el resarcimiento de
perjuicios reconocidos previamente,
incluso si el infractor hubiera
actuado de buena fe.
Para establecer un medio eficaz de
disuasión de las infracciones, el
Artículo 46 requiere que las
autoridades judiciales estén
facultadas para ordenar que las
mercancías en infracción sean
apartadas de los circuitos
comerciales, o si fuera
constitucionalmente admisible,
destruidas. De similar forma, deberá
ser posible que pueda disponer de
los materiales e instrumentos
predominantemente utilizados para
la producción de las mercaderías en
infracción. Al considerar estos
reclamos, los tribunales deberán
apreciar la proporcionalidad
existente entre la seriedad de la
infracción y las medidas ordenadas,
y los intereses de terceros.
Respecto de mercaderías con
marcas falsificadas se aclara que la
mera remoción de la marca
ilícitamente aplicada no será
suficiente, salvo casos
excepcionales, para autorizar el
ingreso de las mismas en los
circuitos comerciales.
Las autoridades judiciales podrán
estar autorizadas para ordenar que
el infractor informe al titular de los
derechos de la identidad de terceros
que estuvieren involucrados en la
producción y distribución de los
productos o servicios en infracción,
y sus circuitos de distribución
(Artículo 47). Esta opción está
dirigida a asistir al titular de los
derechos a hallar la fuente de las
infracciones y a tomar las acciones
apropiadas contra otras personas
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en los canales de distribución. Este
disposición debe aplicarse de
manera que guarde proporción con
la gravedad de la infracción.
Asimismo la Sección contiene
ciertas garantías contra el abuso de
los procedimientos de observancia.
El Artículo 48 establece que las
autoridades judiciales deberán estar
facultadas para ordenar al
peticionante que hubiera abusado
de estos procedimientos que pague
una compensación adecuada al
demandado que hubiera sido
erróneamente requerido de hacer o
no hacer, como resarcimiento de los
daños sufridos y los gastos. Estas
sumas pueden comprender los
honorarios de sus abogados. Las
autoridades y agentes públicos
estarán exentos de responsabilidad
por las medidas correctivas sólo en
caso de que hubieran actuado o
tuvieran la intención de actuar de
buena fe y en el marco de la
administración de la legislación.
El Artículo 49 establece que, en la
medida que se hubieran dispuesto
remedios civiles como resultado de
procedimientos administrativos
sobre el fondo del asunto, estos
procedimientos deberán estar de
conformidad con principios
sustancialmente equivalentes a los
establecidos en esta Sección.
Medidas provisionales
El Artículo 41 requiere que los
procedimientos de observancia
deben permitir una acción efectiva
contra las infracciones, e incluir
procesos abreviados. Como estos
procedimientos judiciales pueden
tomar bastante tiempo, es necesario
que las autoridades judiciales
tengan el poder de dar satisfacción
provisional al titular de los derechos,
de manera que impidan
inmediatamente las infracciones
alegadas.
Las medidas provisionales están
contenidas en el Artículo 50. Este
requiere que cada país asegure a
sus autoridades judiciales las
potestades para ordenar y hacer
efectivas estas medidas. Tales
medidas deben estar disponibles
respecto de cualquier derecho de
propiedad intelectual.
Las medidas provisionales deben
estar disponibles en dos casos. Una
es a vía preventiva, antes de que se
infrinjan los derechos, y para
impedir que las mercaderías en
infracción sean puestas libremente
en los circuitos comerciales. Esto
incluye prevenir que bienes
importados y en infracción entren en
los canales de distribución
doméstica inmediatamente después
de atravesar las aduanas. La otra
situación es cuando las medidas
son necesarias para preservar
pruebas respecto de las
infracciones alegadas.
El uso efectivo de las medidas
provisionales puede requerir que se
actúe sin notificar a la otra parte.
Por ello, las autoridades judiciales
deben tener la facultad para adoptar
las medidas provisionales inaudita
altera parte, en particular cuando la
demora fuera pasible de causar un
daño irreparable al titular del
derecho, o cuando existiera un
riesgo fundado de que la prueba
pudiera ser destruida (párrafo 2).
Los Tribunales pueden requerir que
el demandante aporte prueba
razonable y adecuada de que es el
93
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
titular del derecho y que el mismo
está siendo infringido o tal infracción
es inminente (párrafo 3). También
se podrá requerir al solicitante que
aporte información necesaria para la
identificación de los productos
(párrafo 5). Cuando las medidas
provisionales hubieren sido dictadas
inaudita altera parte, las partes
afectadas deben ser notificadas, sin
demora, luego de la ejecución de
las medidas. Y el demandado
tendrá el derecho, dentro de un
plazo razonable luego de la
notificación de las medidas, para
solicitar la revisión tendiente a que
las mismas fueren modificadas,
revocadas o confirmadas (párrafo
4).
Las disposiciones relativas a las
medidas provisionales contienen
ciertas cláusulas de garantía para
evitar el uso abusivo de las mismas.
La autoridad judicial puede requerir
al solicitante que provea fianza o
garantía equivalente suficiente para
proteger al demandado y para
prevenir el abuso (párrafo 3). Estas
medidas provisionales, pueden, a
solicitud del demandado, ser
revocadas o en su caso dejadas sin
efecto, si el solicitante no iniciara los
procedimientos tendientes al dictado
de una sentencia sobre los méritos
de la causa, dentro de un período
razonable, a ser determinado por la
autoridad judicial que dispuso las
medidas. En ausencia de tal
determinación, este lapso no puede
exceder de veinte días hábiles o
treinta y un días calendario, el más
largo de ellos (párrafo 6). Cuando
las medidas provisionales fueran
revocadas o cuando debido al
transcurso del lapso, o cualquier
acto u omisión del solicitante, o
cuando en forma subsiguiente se
94
determinara que no existía
infracción o intento de cometer
infracción de un derecho de
propiedad intelectual, las
autoridades judiciales tendrán la
facultad de ordenar al solicitante
que proporcione una indemnización
adecuada por todos los daños
causados por estas medidas
(párrafo 7).
Los principios referidos se aplican
incluso a los procedimientos
administrativos si una medida
provisional pudiera ser dispuesta
como resultado de tales
procedimientos (párrafo 8).
Prescripciones especiales sobre las
medidas de frontera.
En la parte del Acuerdo ADPIC
dedicada a la observancia de los
derechos de propiedad intelectual,
se hace énfasis en los mecanismos
internos de observancia, que, si
existieran, podrían detener la
actividad infractora en su origen, el
punto de producción. Cuando ello
fuere posible ésta es a la vez la más
eficiente forma de vigilar la
observancia de los derechos de
propiedad intelectual y la que ofrece
menores riesgos de discriminación
contra las importaciones que las
medidas especiales de frontera. Sin
embargo el Acuerdo reconoce que
la observancia en la fuente no es
siempre posible y que no todos los
países son Miembros del Acuerdo
ADPIC; y por ello la importancia de
los procedimientos de observancia
en frontera que habilitarán a los
titulares de los derechos a obtener
la cooperación de las
administraciones aduaneras de
modo que puedan impedir el ingreso
al mercado de mercaderías en
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
infracción. Los requerimientos
especiales relativos a las medidas
de frontera están contenidos en la
Sección 4 de la parte de
observancia del Acuerdo.
autoridades aduaneras de la puesta
en circulación de mercaderías en
infracción destinadas a la
exportación desde sus territorios, o
de mercaderías en tránsito.
De acuerdo con el Artículo 51 del
Convenio, los productos que
pueden quedar sujetos a los
procedimientos de observancia en
frontera deben incluir como mínimo
la importación de mercancías con
marcas de fábrica o de comercio
falsificadas y mercancías pirata que
lesionen el derecho de autor (ver
nota al pie 14 del mismo Artículo
para una definición precisa de esos
términos). El Artículo deja
flexibilidad a los gobiernos de los
países Miembros sobre la inclusión
de importaciones de bienes que
involucren la infracción de otros
derechos de propiedad intelectual.
Los Miembros también quedan
libres para determinar si aplicarán
estos procedimientos a las
importaciones paralelas. Esto se ve
confirmado por la nota al pie
número 13, del mismo Articulo, de
acuerdo a la cual se entiende que
no existirán obligaciones de aplicar
tales procedimientos a las
importaciones de bienes puestos en
el mercado de otro país, por o con
el consentimiento del titular de los
derechos. De acuerdo con el
Artículo 60, los Miembros pueden
excluir de la aplicación de estos
procedimientos las importaciones de
minimis, p.ej. pequeñas cantidades
de bienes de naturaleza no
comercial contenidas en el equipaje
personal de los viajeros o enviadas
en consignas pequeñas. El Artículo
51 deja a los Miembros la decisión
de cuándo aplicar los
procedimientos correspondientes
para la suspensión por las
El mecanismo básico requerido por
el Acuerdo es que cada Miembro
debe designar a la “autoridad
competente”, ante la cual se
presentarán las demandas por los
titulares de los derechos para la
adopción de estas medidas.
La autoridad competente puede ser
las autoridades aduaneras, un
tribunal u otros órganos
administrativos o judiciales. Al titular
de un derecho que promoviera una
petición ante la autoridad
competente se le exigirá que
suministre pruebas adecuadas de
que existe una infracción prima facie
de sus derechos de propiedad
intelectual, y una descripción
suficientemente detallada de los
productos, de manera que puedan
ser fácilmente reconocibles por las
autoridades aduaneras. Las
autoridades competentes deberán
entonces informar al solicitante si
hacen lugar o no a su petición; y en
caso afirmativo, por cuánto tiempo,
y dar las directivas necesarias a los
oficiales de aduanas (Artículo 52).
Luego, el solicitante tendrá la carga
de iniciar los procedimientos
tendientes al dictado de una
decisión sobre el fondo del asunto.
El Acuerdo exige la puesta en
práctica de un sistema cuyo
accionamiento se inicie a
requerimiento de un titular de
derechos, pero deja a los Miembros
la determinación de cuándo las
autoridades competentes actuarán
de oficio. El Artículo 58 contiene
ciertas disposiciones adicionales
aplicables a tal acción ex officio.
95
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Las previsiones sobre las medidas
en frontera requieren,
esencialmente, la adopción de
medidas provisionales contra las
importaciones de mercaderías en
infracción. Y a su vez, se retoman
varias de las normas de garantía
contra el uso abusivo de estas
medidas, como figuran en el Artículo
50 sobre las medidas provisionales
judiciales. La autoridad competente
puede requerir al solicitante que
aporte fianza o garantía equivalente
suficiente para proteger al
demandado y las autoridades
competentes, y para prevenir el
abuso.
Sin embargo tal fianza o garantía no
deben ser de tal naturaleza que
impidan de manera irracional el uso
de estos procedimientos (Artículo
53.1). El importador y el solicitante
deben ser debidamente notificados
de la detención de las mercaderías
(Artículo 54). Si el titular del derecho
no iniciara los procedimientos
tendientes a una decisión sobre el
mérito del caso dentro del plazo de
diez días laborables, las
mercaderías deberían ser
normalmente liberadas. (artículo
55). Cuando los productos en
infracción comporten dibujos o
modelos industriales, patentes,
esquemas de trazado o información
no divulgada, el importador debe
estar facultado para obtener la
liberación, dando garantía suficiente
de modo que proteja al titular del
derecho por cualquier infracción,
incluso si los procedimientos
tendientes a una decisión sobre el
fondo hubieran sido iniciados
(Artículo 53.2). Una vez que los
procedimientos judiciales sobre el
fondo del asunto se hayan iniciado,
la autoridad judicial puede disponer
96
que continúe la suspensión de
circulación de las mercancías,
conforme una medida provisional
judicial. En este caso, las
disposiciones sobre las medidas
provisorias del Artículo 50 serán
aplicables. Se podrá disponer que el
peticionante deba pagar una
compensación adecuada a las
personas cuyos intereses hubieren
sido adversamente afectados por la
errónea detención de los bienes, o
por la suspensión de la puesta en
circulación de las mercaderías,
cuando el peticionante omitiera
iniciar temporáneamente los
procedimientos tendientes al dictado
de una decisión sobre el fondo
(Artículo 56).
Las autoridades competentes
deberán otorgar al titular del
derecho la oportunidad adecuada
de hacer inspeccionar las
mercaderías por las autoridades de
aduanas de manera que puedan
verificarse su o sus reclamos.
Cuando se hubiere determinado en
la decisión sobre el fondo que las
mercaderías comportan una
infracción, el Acuerdo deja a
consideración de los Miembros que
habiliten al titular del derecho a ser
informado sobre otras personas que
intervengan en los canales de
distribución de manera que se
puedan tomar las acciones
apropiadas contra los mismos
(Artículo 57).
Respecto de las medidas
correctivas, las autoridades
competentes deben tener
potestades para ordenar la
destrucción o la exclusión de las
mercaderías en infracción de los
canales comerciales, de manera
que no provoquen perjuicio alguno
al titular delos derechos. Los
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
principios contenidos en el Artículo
46 sobre las medidas correctivas
civiles, como la necesidad de
proporcionalidad, se aplican
también a las medidas en frontera.
Respecto de los bienes con marcas
falsificadas, las autoridades no
pueden autorizar la reexportación
de los bienes en infracción en un
estado inalterado o someterlos a un
régimen aduanero diferente, salvo
circunstancias excepcionales. Estas
medidas se establecen sin perjuicio
de otros derechos de accionar y que
estén disponibles para el titular
delos derechos, como la posibilidad
de reclamar daños y perjuicios a
través de un pleito civil, los cuales
también estarán subordinados al
derecho del demandado a solicitar
la revisión por una autoridad judicial
(Artículo 59),
Procedimientos penales.
La quinta y última sección del
capítulo sobre observancia del
Acuerdo ADPIC trata los
procedimientos penales. De
acuerdo al Artículo 61, estos deben
resultar aplicables al menos en los
casos de falsificación dolosa de
marcas de fábrica o de comercio y
piratería lesiva de derechos de
autor, cometidos a escala comercial.
El Acuerdo deja a consideración de
los Miembros la decisión de
establecer procesos y sanciones
penales a aplicar en otros casos de
infracción de derechos de propiedad
intelectual, en particular cuando
sean cometidos en forma deliberada
y a escala comercial.
Las sanciones deben incluir penas
de prisión y/o sanciones pecuniarias
suficientes para constituir medios
disuasivos, y serán acordes con el
nivel de penas aplicadas para
delitos de similar gravedad.
Los procesos penales, en ciertos
casos, deben incluir confiscación,
decomiso y destrucción de las
mercaderías en infracción y de los
materiales e instrumentos usados
para producirlas.
Información sobre la
implementación.
Hasta la fecha 79 Miembros han
respondido a la lista de preguntas
sobre la observancia, explicando
cómo han implementado las
obligaciones contenidas en la Parte
III del Acuerdo ADPIC. Estas
respuestas pueden consultarse en
línea en el sitio web de la OMC,
http:/www.wto.org .
Seleccionar “documents on line” y
luego ingresar el código del
documento “IP/N/6/-“.
Las respuestas de cada Miembro de
la lista de verificación figuran en
documentos separados de esta
serie. Las listas de preguntas
figuran en el documento IP/C/5.
Los mismos miembros también han
respondido a las preguntas
formuladas por otras delegaciones
en la revisión conducida por el
Consejo de los ADPIC. Los registros
de esta revisión han sido
distribuidos a los Miembros y
Observadores en los documentos
serie “IP/Q4”. Las respuestas de
cada Miembro a las delegaciones
aparecen en documentos
separados, de estas series, y
también estarán disponibles en
línea, en el sitio web de la OMC.
97
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ANEXO III
ECUADOR AUTORIZADO A
ADOPTAR CONTRAMEDIDAS EN
EL ÁREA DE ADPIC
(WT/DS27/ARB/ECU)
En Marzo del 2000, los árbitros
llegaron a una decisión sobre el
reclamo formulado por Ecuador de
que se le autorizara por el Órgano
de Solución de Diferencias a
adoptar contramedidas por la
omisión de la Unión Europea en
cumplir con el panel y las
disposiciones del Órgano
Permanente de Apelaciones en la
llamada controversia de Bananas,
donde se estableció que la Unión
era culpable de transgredir varios
acuerdos de la OMC en las áreas
de comercio de bienes y servicios.
El año pasado, los Estados Unidos,
uno de restantes querellantes en
esta controversia, fue autorizado a
adoptar contramedidas, p.ej.
suspender las concesiones, u otras
obligaciones que tenía vis-á-vis con
la Unión, en el marco de la OMC,
por un monto de más de US$ 191
millones anuales.
En el caso de Ecuador los árbitros
concluyeron que las contramedidas
estaban autorizadas hasta por un
monto de US 201,6 millones
anuales.
Ecuador fue autorizado a
suspender, inter alia, obligaciones
dentro del Acuerdo ADPIC. El
Entendimiento de Solución de
Diferencias autoriza contramedidas
bajo otro acuerdo que aquél que fue
transgredido, si la suspensión de las
concesiones u otras obligaciones no
fueran efectivas o pasibles de ser
puestas en práctica bajo el acuerdo
de la OMC que fue violado. Sin
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embargo, Ecuador indicó que
prefería que la Unión Europea
modificara su régimen de
importación de bananas, lo cual
daría cumplimiento a lo resuelto por
el panel y por el Órgano
Permanente de Apelaciones. No
obstante, si la Unión no deroga tales
disposiciones violatorias en su
régimen de comercio de las
bananas, Ecuador estará en
condiciones de revertir tal actitud y
adoptar la suspensión de
concesiones.
Los árbitros han reconocido que en
caso de adopción de
contramedidas, Ecuador puede
necesitar revertir al Acuerdo ADPIC.
Sin embargo, establecieron una
serie de puntos que deberían ser
tenidos en cuenta por Ecuador al
respecto:
a) La suspensión de las
obligaciones en el Acuerdo
ADPIC debería estar limitada
a los titulares de derechos
que fueran nacionales de la
Unión Europea, (de hecho,
Ecuador había indicado que
sólo requería la autorización
para suspender las
concesiones respecto de 13
de los miembros de la Unión,
p.ej. excluidos Holanda y
Dinamarca, quienes votaron
contra la adopción del
régimen violatorio sobre las
bananas. Los sectores
ADPIC, en los cuales
Ecuador indicó que aplicaría
las contramedidas son
aquellos de los derechos
conexos respecto de
reproducciones de
fonogramas, indicaciones
geográficas y diseños
industriales.). Al respecto,
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
puede ser dificultoso aplicar
la suspensión de las
obligaciones si hay más de
un titular de los derechos
involucrados en el objeto en
particular, p.ej. si el productor
de la grabación es nacional
de uno de los 13 Estados
Miembros, pero el ejecutante
cuya ejecución está en la
grabación no es nacional de
ninguno de ellos.
b) Existe una visión diferente
entre las partes sobre cuándo
la suspensión de las
obligaciones ADPIC debería
ser autorizada en el caso que
la misma afecte obligaciones
asumidas en convenciones
de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual.
Al respecto, los árbitros
hicieron notar que la mayoría
de las disposiciones de las
Convenciones de Berna y
París están también
incorporadas en el Acuerdo
ADPIC, y constituyen
obligaciones ADPIC
respecto de las cuales las
contramedidas pueden ser
autorizadas conforme el
Entendimiento de Solución
de Diferencias de la OMC. La
cláusula de garantía del
Artículo 2.2. del Acuerdo
ADPIC concerniente, inter
alia, a estas Convenciones
no cambia tal circunstancia.
También hicieron notar que
no estaban facultados para
expedirse sobre problemas
que podrían surgir bajo otras
obligaciones internacionales
como resultado de cualquier
suspensión de las
obligaciones ADPIC.
c) Las copias de los
fonogramas producidos en
Ecuador durante el período
de suspensión permanecen
como copias efectuadas sin
autorización de los titulares
de los derechos. P.ej. otros
países no podrían importarlas
legalmente, si el titular de los
derechos sobre tales
grabaciones tuviera derechos
en esos otros países. Otras
obligaciones de los Miembros
respecto de tales copias
permanecen en vigor.
d) Los árbitros también tomaron
nota de la intención de
Ecuador de implementar la
posibilidad de contramedidas
requerida estableciendo un
sistema de licencias a través
del cual podría mantener el
control sobre la cantidad de
copias producidas durante el
período de aplicación de las
represalias (y sobre el valor
que ellas representen).
e) Los árbitros también
observaron que las
contramedidas son medidas
temporales aplicables hasta
que el país dé cumplimiento
a lo dispuesto; por lo cual
desincentivar las inversiones
no sería viable a largo plazo.
Fin del documento.
Traducido por: Dr. Alberto Campelo
Roldán,
Con la colaboración especial de
María Pía Caputo Torheim y Victoria
Caputo Torheim
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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Publicación oficial
Año 2003 - Número 8
Segunda Época
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Se prohíbe la reproducción de cualquier material
incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.
Abril 2003
Diseño de Carátula
Judith Zapata y Hugo Costa Tabó
Diagramación, Composición y Armado
Judith Zapata, Hugo Costa Tabó, Axel Popelka y Luis Soria
Colaboración Especial
MCSE Andrés Araujo La Paz