El Secreto Industrial y su regulación en el Derecho Positivo Mexicano

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EL SECRETO INDUSTRIAL Y SU REGULACIÓN EN EL DERECHO
POSITIVO MEXICANO
8.1. Introducción
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8.2. Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial (Concepto)
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8.2.1. La Aplicación Industrial
8.2.2. La Información que puede constituir un Secreto Industrial
8.2.3. La Confidencialidad de la Información constitutiva del Secreto
Industrial
8.2.4. La Necesidad de representar una Ventaja Competitiva
8.2.5. Medidas para conservar la Confidencialidad
8.2.6. Secreto Industrial, Información Confidencial y Know How
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8.3. Artículo 83 de la Ley de la Propiedad Industrial
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8.4. Artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial
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8.5. Artículo 85 de la Ley de la Propiedad Industrial
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8.6. Artículo 86 de la Ley de la Propiedad Industrial
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8.7. Artículo 86 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial
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8.8. Artículo 86 Bis 1 de la Ley de la Propiedad Industrial
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8.9. El Secreto Industrial en el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, Canadá – México - Estados Unidos de América (“NAFTA”)
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8.10. Protección Penal del Secreto Industrial
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8.11. Factores Esenciales para tomar la decisión entre Secreto
Industrial, Patente y Derecho de Autor (Cuadro Comparativo)
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EL SECRETO INDUSTRIAL Y SU REGULACIÓN EN EL DERECHO
POSITIVO MEXICANO
8.1. INTRODUCCIÓN
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En el normal transcurso del comercio, negocios, industrias y la vida legislativa
de México, es común darse cuenta que las personas físicas y morales, llámese
empresas, produzcan información que les proporcione ventajas frente a sus
competidores. Quienes cuentan con ella, procuran conservarla o guardarla con
carácter de secreto.
Además, la generación de tal información implica para los individuos y las
empresas un gasto económico y tiempo, por lo tanto, cuando desean transmitir
a otras personas sus conocimientos lo hacen mediante una remuneración; y
cuando alguien pretende hacer uso de éstos sin autorización y los publica o los
da a conocer, provoca un gran daño a quienes los generaron, lo cuál en la
esfera económica constituye una competencia desleal.
Muchas personas en todo el mundo, al no valorar su trabajo en su justa
dimensión y no tener una visión empresarial a futuro, han transcurrido su vida
en el anonimato y en la miseria, como consecuencia de que inventan la cura de
una enfermedad, un proceso de manufactura, etc., sin saber que la fórmula de
los mismos puede ser considerada como secreto industrial y por lo tanto
susceptible de protección legal, por lo que dejan ir enormes sumas de dinero
que aprovechan aquellos que supieron utilizar sus descubrimientos.
Para que estos casos no se sigan repitiendo, o al menos disminuyan, las leyes
de casi todos los países han contemplado la protección de los secretos
industriales.
En México, la incorporación del régimen protector de los secretos industriales el
27 de junio de 1991, es una gran aportación de la Ley de Propiedad Industrial.
Anteriormente sólo existían disposiciones dispersas en diversos cuerpos
normativos, en las cuales se encontraba la idea pero no la definición, no había
un conjunto de normas dirigidas a la tutela de esta figura.
Las disposiciones normativas que pueden considerarse como antecedente
directo de la protección al secreto industrial las encontramos en:
Los Artículos 210 y 211 del Código Penal para el Distrito Federal (él que, a
partir de la reforma del 18 de mayo de 1999, se denomina Código Penal
Federal), que a la letra dicen:
Artículo 210. Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor
de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin
consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o
comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo,
cargo o puesto.
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Artículo 211. La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a
quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un
año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios
profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el
secreto revelado o publicado sea de carácter industrial.
Puede considerarse que en la práctica, la única ventaja que estos preceptos
pueden ofrecer respecto del régimen de secretos industriales contemplado en
la Ley de Propiedad Industrial, es la de poder invocarlos en los casos en que se
considere que la información que ha sido revelada no constituía secreto
industrial, pero sí “secreto o comunicación reservada”, tal como el Código
Penal Federal lo refiere.
Otro antecedente de la protección aislada que existía en el país para la
protección de los secretos, se encuentra en el Artículo 134 fracción XIII de la
Ley Federal del Trabajo:
Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:
XIII.- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de
fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o
indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que
desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados cuya
divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.
La Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1977, en su artículo 31,
trataba de dar un concepto de lo que se entendía por secreto industrial,
estableciendo lo siguiente:
Artículo 31.- Cuando no hayan caído en el dominio público, la Secretaría de
Industria y Comercio no podrá exigir que se le proporcionen secretos
industriales, entendiéndose por tales los procedimientos y condiciones de
manufactura de los productos por medios físicos, químicos o biológicos, así
como las condiciones de reacción en éstos dos últimos medios.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estos preceptos, no había posibilidad
de seguir un caso de secreto industrial en el país, inclusive, había
disposiciones que contrariaban el reconocimiento de estos secretos como bien
jurídico merecedor de tutela:
El Artículo 15 de la abrogada Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas,
determinaba que era causa de negativa de inscripción de un contrato obligar al
adquirente de tecnología a guardar en secreto la información técnica
suministrada por el proveedor más allá de los términos de vigencia de los
contratos. Una disposición de este tipo lo único que demuestra es la falta de
comprensión que en ese momento existía de la figura de los secretos
industriales en México, y esto es lo que obliga a hacer necesaria su inclusión
en Ley de Propiedad Industrial.
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La Ley de la Propiedad Industrial consta de 229 Artículos, el Título Tercero es
el relativo a los Secretos Industriales, en un capítulo único, del Artículo 82 al 86
Bis 1.
8.2. ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(CONCEPTO)
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Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación
industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter
confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a
la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o
procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o
comercialización de productos o prestación de servicios.
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio
público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en
información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición
legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a
cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,
cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.
8.2.1. LA APLICACIÓN INDUSTRIAL
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Con relación al concepto que señala la Ley de la Propiedad Industrial, es
importante destacar, como primera característica, que esta compuesto por una
larga serie de elementos tanto positivos como negativos, es decir, se establece
en primer lugar lo que puede constituir un secreto industrial y lo que no puede
considerarse como tal, en el último párrafo.
El primer señalamiento que puede hacerse respecto a la definición expresada
en el Artículo 82, es en relación con la declaratoria inicial de que se considera
secreto industrial “toda información de aplicación industrial o comercial”.
Aunque pareciere elemental, esta aclaración daba lugar a que en ciertos casos
la voluntad del legislador pudiera ser interpretada en un sentido restrictivo,
limitando la protección de manera exclusiva a la información estrictamente de
carácter industrial. Este aspecto se modificó en las reformas de agosto de
1994, con el objeto de plasmar de manera expresa que los secretos, aunque se
definan en forma general como “industriales”, comprenden también información
de carácter comercial.
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Es importante, además, prestarle atención al término “aplicación”, incluido en la
definición, ya que la información debe satisfacer ese requisito particular.
Recordando que, la misma situación exigen las patentes, es decir, se requiere
que las invenciones sean susceptibles de aplicación industrial. Considerando
por aplicación, el emplear alguna cosa para conseguir un fin.
Con relación a los secretos industriales, puede tratarse de información que se
relacione a un descubrimiento, por ejemplo, que quizás tenga un gran valor
científico, pero que si no es aplicable industrial o comercialmente, quedaría
descartado como secreto industrial.
La expresión “aplicable” debe ser interpretada en forma amplia, ya que, aún y
cuando una información todavía no hubiere sido aplicada, puede que por sus
características deba considerarse como merecedora de la protección que la ley
establece.
8.2.2. LA INFORMACIÓN QUE PUEDE CONSTITUIR UN SECRETO
INDUSTRIAL
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Respecto del tipo y naturaleza de esta información, el segundo párrafo del
Artículo 82, proporciona elementos que lo limitan a aquella que deberá estar
referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; métodos
o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o
comercialización de productos o prestación de servicios.
La limitación que el precepto realiza del tipo de información que califica como
constitutiva de secretos industriales, incorpora la palabra “referida a...”, así, el
legislador parece establecer que basta que la información esté relacionada a
las actividades fundamentales del agente económico, para que sea
considerada como elemento constitutivo.
Entre la información que califica como secreto industrial, se encuentran las
listas de clientes y proveedores, formulaciones, procesos industriales,
estrategias de mercado, lanzamiento de productos, resultados de estudios
comerciales y de mercado, sueldos, procesos legales, listas de precios, bases
de datos y, de manera general, la información sensible que represente un valor
económico para la empresa.
8.2.3. LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSTITUTIVA DEL
SECRETO INDUSTRIAL
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La condición de que el secreto industrial sea guardado por una persona física o
moral, con el carácter de confidencial, puede considerarse que constituye el
punto medular que da a este tipo de información la característica que le califica
como tal.
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Es importante destacar que el precepto legal, no establece ningún requisito con
relación al origen de la información que guarda su poseedor, es decir, no exige
como condición el que hubiese sido originada por su poseedor, o que hubiese
sido obtenida a través de algún título legal, como la transmisión por parte de un
tercero.
Sin embargo, hay que hacer un paréntesis para hablar de la información que ha
sido obtenida de manera ilegal, por ejemplo de un ex-empleado que la entrega
a su nuevo patrón, en este caso, si dicha información pretende ser
aprovechada sin autorización por parte de su poseedor ilegal, no es
merecedora de la protección legal, toda vez de que una situación de ilegalidad
no puede constituirse en fuente de derechos.
La confidencialidad que debe observar quien guarda la información, y que se
exige como condición indispensable, se enfrenta con el hecho de que la misma
no se encuentre en el dominio público, o que resulte obvia para un técnico en la
materia con base en información anteriormente disponible. Pero también se
pone de manifiesto, que no se considera que la información confidencial entra
al dominio público o que es divulgada por disposición legal, cuando sea
proporcionada a cualquier autoridad por su poseedor legal con el objeto de
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de
autoridad.
Para comprender mejor cuál es el tipo de información que da entrada a
considerarla como secreto industrial, es necesario entender que se habla de
aquella que ha sido obtenida mediante un proceso que exige una inversión de
tiempo y recursos, la que a pesar de tener como fuente de información el
dominio público (que se utiliza como base de datos o campo de estudio),
adquiere por ese solo hecho, el carácter de la figura jurídica que se estudia.
8.2.4. LA NECESIDAD DE REPRESENTAR UNA VENTAJA COMPETITIVA
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Otro requisito que exige la ley, es que la información signifique para su
poseedor, la obtención o conservación de una ventaja competitiva o económica
frente a terceros en la realización de actividades económicas.
Este requerimiento parece en un principio muy sencillo de satisfacer, pero si se
analiza a fondo, puede resultar que hay información que puede tener un valor
que no sea necesariamente de carácter económico o comercial.
Por ejemplo, la información confidencial obtenida de manera deshonesta por
una empresa respecto de sus competidores, no puede ser considerada como
una ventaja competitiva y no tiene un valor económico real, ya que de ser
divulgada ocasionaría perdidas a sus competidores directos.
En cambio, cuando se posee información sobre movimientos estratégicos de
los competidores, obtenida de buena fuente a través de estudios de mercado
que permitan anticipar sus tácticas, sí representa una ventaja competitiva y es
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información con un valor económico real, que posteriormente podría constituir
un secreto industrial.
8.2.5. MEDIDAS PARA CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD
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La última condición que señala el concepto para poder considerar que la
información se reconozca como secreto industrial, es la relativa a la de adoptar
los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el
acceso restringido a la misma.
Sin embargo, el determinar cuales son las medidas necesarias para restringir el
acceso a la información y procurar su confidencialidad puede llegar a ser tan
amplio.
Para algunos empresarios y estudiosos de la materia, una vez que se identifica
la información confidencial, se debe señalar cada página que la contenga con
la leyenda “Información Confidencial” y tomar medidas suficientes para que
ésta no pueda ser divulgada por ningún medio. Algunas medidas útiles para
cualquier empresa son: controles de entrada y salida, áreas restringidas,
revisión personal, convenios de confidencialidad, capacitación del personal que
tiene acceso a secretos industriales, circuitos cerrados de televisión, personal
de seguridad a la entrada de áreas restringidas, el que los visitantes siempre
estén acompañados de personal confiable, el que los visitantes estén vigilados;
y será hasta este momento cuando la información se pueda considerar como
secreto industrial.
En ciertos casos, establecer una clave de acceso a los programas de cómputo
de la empresa, puede considerarse una medida suficiente para restringir el
acceso, pero en otro tipo de empresas las medidas pueden ser extremas, como
incluir gafetes de identificación para personal autorizado hasta el registro
cuidadoso de los empleados al abandonar las instalaciones de la empresa.
Otra medida de seguridad que destaca es la firma de contratos de
confidencialidad con empleados, clientes, proveedores y socios de proyectos,
tanto probables como actuales. La firma de contratos de confidencialidad no
actualiza la obligación de respetar la información confidencial, ya que dicha
obligación es establecida por la ley más allá de la voluntad de los participantes;
aunque el efecto real de la firma de estos documentos es expresar de manera
manifiesta que se tomaron las medidas encaminadas a preservarla.
En los contratos por los cuales se transmita o licencie información regulada
como secretos industriales, se deben establecer cláusulas de confidencialidad
para protegerlos. En estas cláusulas se deberán precisar con lujo de detalle los
aspectos que se consideren como confidenciales para su titular.
Con relación al tratamiento legal y contractual de las fórmulas que para su
titular tengan carácter de confidencial, existe legalmente la posibilidad de
celebrar acuerdos de sigilo y confidencialidad con los licenciatarios de dichas
fórmulas y/o con los trabajadores que laboren en la empresa titular.
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Estos acuerdos deben contener la obligación expresa prevista en el Código
Civil para el Distrito Federal en su Artículo 2028, además es importante incluir
las disposiciones previstas en los Artículos 1910 y 1915, referentes a los actos
ilícitos y su reparación.
Artículo 2028. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará
sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra
material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado.
Artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres,
cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el
daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la
víctima.
Artículo 1915. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en
el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el
pago de daños y perjuicios.
Es importante, además, que las empresas cuenten con un reglamento interno
de trabajo, en el cuál, se especifiquen las políticas en materia de información
confidencial que tenga la empresa. Este reglamento deben conocerlo todos los
empleados y funcionarios. Entre las políticas que tiene que observarse como
mínimas se cuentan, las de identificación de los materiales considerados como
secreto de negocios, la prohibición de duplicar documentos sensibles sin
autorización, control del ingreso a las áreas en que se concentra la información,
utilización de sistemas de seguridad y control, etc.
El ejemplo más conocido de una fórmula guardada como secreto industrial, es
el de Coca-Cola, la que ilustra el tipo de medidas que pueden utilizarse para
preservar en secreto determinada información, se sabe que sólo un par de
personas conocen la fórmula total, la cual es guardada en una bóveda de alta
seguridad, y la preparación del producto es dividida de tal manera que a ningún
empleado se le permite el acceso al proceso completo, para evitar que pueda
contar con toda la información sobre el producto.
8.2.6. SECRETO INDUSTRIAL, INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y KNOW
HOW
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Muchas veces estos conceptos suelen confundirse porque existen elementos
que los hacen parecer iguales, y por ello es importante hacer una sucinta
aclaración en torno a ellos.
La información confidencial no necesariamente representa un valor económico
o ventaja competitiva a su poseedor, ya que puede estar relacionada con
cuestiones de la esfera privada y puede ser información muy valiosa pero no
desde un punto de vista económico o comercial.
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Así, se puede señalar que toda información constitutiva de un secreto industrial
debe ser confidencial, pero no toda la información confidencial puede ser
materia de un secreto industrial.
En cuanto al know how, no toda la información de este tipo es necesariamente
confidencial, ya que este concepto se refiere al conjunto de conocimiento y
habilidades que permiten a una persona o a un grupo de personas desarrollar,
producir, distribuir o comercializar un bien o un servicio con ventajas frente a
otros competidores, pero con la característica de que esta información puede
ser del dominio público.
Una diferencia básica del know how con los secretos industriales, es que el
primero no necesariamente es información que deba considerarse como
confidencial.
8.3. ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Artículo 83. La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar
en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes,
películas u otros instrumentos similares.
Este es otro elemento más para la conceptualización de los secretos
industriales, ya que presenta otro requisito necesario para que se consideren
como tales, y es el hecho de que la información respectiva debe constar en un
soporte material.
El requisito puede explicarse como un intento del legislador por dar mayor
certidumbre a los secretos industriales, por medio de su materialización en
documentos o soportes que permitan determinar con claridad, que información
es considerada bajo este concepto por su poseedor y la fecha desde la cual la
información existe como tal.
Este requisito impone al poseedor de un secreto industrial la opción de
disponer en la empresa de los medios necesarios para materializar los secretos
industriales con la debida seguridad para evitar su revelación y asimismo, dejar
establecida la existencia del documento como tal. La vía que se puede
considerar eficiente para este propósito es que el interesado acuda ante
fedatario público, para que éste asiente que en esa fecha fue depositado o
sellado el sobre que contenga el soporte material en que se ha depositado la
información constitutiva del secreto.
Sin embargo, el inconveniente que puede tener éste procedimiento, es que no
admite actualizaciones de la información, toda vez que las empresas la
generan y depuran de manera muy rápida, así que el proceso tendría que ser
realizado periódicamente para alcanzar un grado aceptable de confiabilidad.
No obstante, debe entenderse que los secretos industriales se constituyen por
el hecho de que su titular observa las condiciones legas establecidas en la Ley
de la Propiedad Industrial, sin que de ninguna manera sea obligatorio el
registro para que sea sujeto de protección legal.
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8.4. ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Atrás
Artículo 84. La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o
autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no
divulgar el secreto industrial por ningún medio.
En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia
técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer
cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que
contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como
confidenciales.
Esta disposición pone de manifiesto una cualidad intrínseca de toda
información constitutiva de un secreto industrial, que se refiere a la
transmisibilidad por cualquier medio lícito, entre las que figuran las formas
clásicas de cesión y licencia, que son consustanciales a los derechos de
propiedad industrial.
La autorización otorgada a un tercero para usar la información de un secreto
industrial obliga a su receptor a no divulgarla en forma alguna, y a utilizarla con
apego a las condiciones pactadas en el acuerdo respectivo. Además no es
procedente la inscripción del acto o contrato ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, como resultado de la no registrabilidad del secreto
industrial, la cuál no es obligatoria como en el caso de los otros derechos de
propiedad industrial en los que sí es necesario.
Dado que los derechos sobre secretos industriales tienen una vigencia
equivalente al tiempo en que éstos se mantengan como tales, las licencias que
se celebren sobre los mismos no tienen que observar los términos restrictivos
de vigencia de los otros derechos de propiedad industrial.
El segundo párrafo de este Artículo, subraya una restricción que corresponde a
incorporar licencias de secretos industriales a su poseedor, con objeto de
preservar su confidencialidad. La mención enunciativa respecto del tipo de
acuerdos en que se deben incluir estas cláusulas, atiende a la consideración de
que en estos convenios suele incorporarse una buena dosis de información que
califica como secreto industrial, por lo que de manera expresa se agrega la
mención correspondiente.
8.5. ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Atrás
Artículo 85. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo,
cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga
acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su
confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin
consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario
autorizado.
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Este Artículo introduce un elemento adicional a la definición, que sirve para
poder realizar una reclamación por violación del secreto industrial, que consiste
en que se prevenga a su receptor respecto de la confidencialidad.
Sin embargo, no se considera suficiente el soporte que de manera usual se
emplea para cumplir con este requerimiento, y que consiste en exhibir el
contrato de trabajo, el cual contiene una cláusula o declaración general, en el
sentido de que el empleado o trabajador se comprometa a no revelar ni utilizar
la información de la empresa en forma contraria a los intereses de ésta, ya que
una redacción de este tipo no satisface la protección exigida, en la cual el
receptor esté alertado de que cierta información debe ser tratada en forma
confidencial por ser un secreto industrial.
Por otro lado, parece que el Artículo 85 quedo corto en su redacción, al
imponer al receptor del secreto industrial como restricción la revelación de
dicha información, siendo que, en términos de las fracciones IV, V y VI del
Artículo 223 de la citada ley, no sólo la revelación del secreto está vedada sino
también su utilización o aprovechamiento.
8.6. ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Atrás
Artículo 86. La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté
laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste
o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos
industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le
ocasione a dicha persona.
También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o
moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un
secreto industrial.
Este Artículo al igual que el anterior, incurre en intrascendencia al pretender
establecer una prevención para inhibir una conducta, siendo que el citado
Artículo 223 define y sanciona las conductas delictivas en relación con los
secretos industriales. Así como también, al señalar que quien reciba secretos
industriales de terceros por la vía de contratar a sus empleados o exempleados, asesores o ex-asesores, será responsable de los daños y
perjuicios que ocasione, toda vez que dicha obligación deviene de cualquier
hecho ilícito que lesione a una persona, tal y como lo señala el Artículo 1910
del Código Civil para el Distrito Federal.
Tal parece que la intención del legislador fue la de hacer aún más explícita la
ilegalidad de contratar a empleados de los competidores, con el ánimo de
obtener de éstos, secretos industriales a los que tuvieron acceso por su trabajo.
Aunque es importante tener en cuenta que muchas veces, lo que el empleado
hace en el desempeño de nuevos cargos, es poner en práctica las habilidades
y experiencia aprendidas en trabajos previos, lo que no supone la utilización de
información calificada como secreto industrial.
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8.7.
ARTÍCULO 86 Bis DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Artículo 86 Bis. La información requerida por las leyes especiales para
determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos
que utilicen nuevos componentes químicos quedará protegida en los términos
de los tratados internacionales de los que México sea parte.
Este Artículo se liga de manera directa a lo dispuesto por el Artículo 1711
Apartados 5 y 6 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá,
México, Estados Unidos de América, mejor conocido como “NAFTA”; los cuales
se presentan en el punto 8.9. de este capítulo.
8.8.
ARTÍCULO 86 Bis 1 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Atrás
Artículo 86 Bis 1. En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se
requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad
que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su
divulgación a terceros ajenos a la controversia.
Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a
que se refiere el párrafo anterior.
Existen muchos procedimientos de carácter judicial o administrativo en los que
de manera inevitable se requiere que su detentador manifieste una parte o el
total de la información relativa a un secreto industrial, por lo que es
indispensable vigilar su seguridad de manera efectiva.
Sin embargo, esta disposición suele ser desconocida por muchos tribunales e
instancias administrativas ante las cuales se siguen procedimientos de tipo
judicial, en los que no se toman medidas apropiadas para el debido resguardo
de la información relativa a secretos industriales, limitándose tales medidas a
prestar los expedientes sólo a personas autorizadas.
La medida que por excelencia debe tomarse en este tipo de asuntos es la
siguiente: los documentos en los que consta la información deben manejarse
por separado de las constancias del expediente, en sobre cerrado, conservado
en el seguro del juzgado, dando acceso sólo a personas con interés específico
en la información, y únicamente para los fines del propio procedimiento.
En los procedimientos seguidos ante la SECOFI por prácticas desleales de
comercio internacional, la autoridad ha organizado sistemas muy confiables
para el manejo de información confidencial, ya que deposita los documentos en
instalaciones separadas, a las que sólo puede accederse con la autorización
correspondiente. Cuando la parte contraria desea analizar las constancias, se
permite el ingreso sólo al apoderado debidamente acreditado, y las notas que
toman son siempre caligráficas, sellándose cada hoja para asegurar su
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posterior devolución, al término del procedimiento, con objeto de proceder a su
destrucción.
8.9. EL SECRETO INDUSTRIAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE
AMERICA DEL NORTE, CANADÁ - MÉXICO - ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (“NAFTA”)
Atrás
La elaboración de esta Tratado, es de suma importancia para la propiedad
industrial en México, ya que en él se hace por primera vez una regulación del
secreto industrial en el país, lo que obligó a los legisladores a incorporar en la
Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991
(hoy llamada Ley de la Propiedad Industrial, por reformas del 2 de agosto de
1994) el Título Tercero donde se establece la protección a los secretos
industriales en siete artículos.
El capítulo XVII del Tratado se refiere a la Propiedad Intelectual, y es en su
Artículo 1711, donde se hace mención de los secretos industriales y de
negocios:
Artículo 1711. Secretos Industriales y de negocios
I. Cada una de las Partes proveerá a cualquier persona los medios
legales para impedir que los secretos industriales y de negocios se
revelen, adquieran o usen por otras personas sin el consentimiento de la
persona que legalmente tenga bajo control la información, de manera
contraria a las prácticas leales del comercio, en la medida en que:



La información sea secreta, en el sentido de que,
como conjunto o en la configuración y composición
precisas de sus elementos, no sea conocida en
general ni fácilmente accesible a las personas que
normalmente manejen el tipo de información de que
se trate;
La información tenga un valor comercial efectivo o
potencial por ser secreta; y
En las circunstancias dadas, la persona que
legalmente la tenga bajo control haya adoptado
medidas razonables para mantenerla secreta.
II. Para otorgar la protección, cada una de las Partes podrá exigir que un
secreto industrial o de negocios conste en documentos, medios
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros
instrumentos similares.
III. Ninguna de las Partes podrá limitar la duración de la protección para los
secretos industriales o de negocios, en tanto existan las condiciones
descritas en el párrafo 1.
IV. Ninguna de las Partes desalentará ni impedirá el licenciamiento
voluntario de secretos industriales o de negocios imponiendo
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condiciones excesivas o discriminatorias a tales licencias, ni condiciones
que diluyan el valor de los secretos industriales o de negocios.
V. Si, como condición para aprobar la comercialización de productos
farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos
componentes químicos, una de las Partes exige la presentación de
datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan
publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia
del uso de dichos productos, esa Parte protegerá los datos que
presenten las personas contra la divulgación cuando la generación de
tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la
publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se
adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo
uso comercial desleal.
VI. Cada una de las Partes dispondrá que, respecto a los datos señalados
en el párrafo 5 que sean presentados a la Parte después de la fecha de
entrada en vigor de este Tratado, ninguna persona distinta a la que los
haya presentado pueda, sin autorización de esta última, contar con tales
datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto durante
un periodo razonable después de su presentación. Para este fin, por
periodo razonable se entenderá normalmente un lapso no menor de
cinco años a partir de la fecha en que la Parte haya concedido a la
persona que produjo los datos la aprobación para poner en el mercado
su producto, tomando en cuanta la naturaleza de los datos y los
esfuerzos y gastos de la persona para generarlos. Sujeto a esta
disposición, nada impedirá que una Parte lleve a cabo procedimientos
sumarios de aprobación para tales productos sobre la base de estudios
de bioequivalencia o biodisponibilidad.
VII. Cuando una de las Partes se apoye en una aprobación de
comercialización otorgada por otra de las Partes, el período razonable
de uso exclusivo de la información proporcionada para obtener la
aprobación se iniciará a partir de la fecha de la primera aprobación de
comercialización.
8.10. PROTECCIÓN PENAL DEL SECRETO INDUSTRIAL
Atrás
La Ley de la Propiedad Industrial castiga la usurpación de secretos industriales
en sus tres versiones: revelación, apoderamiento y uso.
1) Revelación de secreto industrial. Artículo 223, Fracción IV de la LPI
a) Definición legal
Artículo 223. Son delitos:
IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de
su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o
en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o
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para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto,
b) Elementos del tipo







Revelar a un tercero;
Un secreto industrial;
Que se conozca por razones de trabajo, puesto,
cargo,
desempeño
profesional,
negocio
u
otorgamiento de licencia;
Sin consentimiento de la persona que guarde el
secreto;
Prevenido de su confidencialidad;
Con ánimo de lucro para sí para un tercero, y
O para causar perjuicio a la persona que guarde el
secreto.
c) Núcleo del tipo
Revelar un secreto industrial que conozca por razones de trabajo, profesionales
o de negocios, sin consentimiento del poseedor del secreto, para obtener un
lucro o causar perjuicio a quien guarda el secreto.
d) Bien jurídico protegido
La confidencialidad del secreto industrial.
e) Sujetos
Sujeto activo calificado, personal que conoce o tiene acceso al secreto; sujeto
pasivo, calificado, el poseedor de un secreto o el usuario autorizado del mismo.
f) Referencia de ocasión
Conocer un secreto industrial o tener acceso a él.
g) Culpabilidad
Delito doloso.
h) Tentativa
Es configurable la tentativa.
i) Requisito de procedibilidad
Delito perseguible por querella.
j) Resultado
Revelar dolosamente un secreto industrial.
2) Apoderamiento de un secreto industrial. Artículo 223, Fracción V de la LPI
a) Definición legal
Artículo 223. Son delitos:
15
V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un
tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial o a su usuario autorizado, y
b) Elementos del tipo





Apoderarse ilegalmente de un secreto industrial;
Para usarlo;
O revelarlo a un tercero;
Con ánimo de lucro para sí o para el tercero, y ;
O para perjudicar al que guarde el secreto o al
usuario autorizado.
c) Núcleo del tipo
Apoderarse ilegalmente de un secreto industrial para usarlo o revelarlo a un
tercero, con ánimo de lucro para sí o para el tercero, o para perjudicar al
que guarde el secreto o al usuario autorizado.
d) Bienes jurídicos protegidos
La posesión y confidencialidad del secreto industrial y los derechos sobre
éste.
e) Sujetos
Sujeto activo común, no calificado, cualquier persona; sujeto pasivo, el
poseedor o usuario autorizado de un secreto industrial.
f) Culpabilidad
Delito doloso.
g) Tentativa
Es configurable la tentativa.
h) Requisito de procedibilidad
Delito perseguible por querella.
i) Resultado
La substracción de un secreto industrial.
3) Uso ilegal de secreto industrial. Artículo 223, Fracción VI de la LPI
a) Definición legal
Artículo 223. Son delitos:
VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por
virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de
negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario
autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de
que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que
guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de
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obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la
persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado.
b) Elementos del tipo





Usar información contenida en un secreto industrial;
Que se conozca por razones de trabajo, cargo,
puesto, ejercicio profesional, negocios e información
de terceros;
Sin consentimiento del poseedor o usuario
autorizado del secreto;
Con ánimo de lucro, y
O para causar perjuicio al poseedor o usuario
autorizado del secreto.
c) Núcleo del tipo
Usar un secreto industrial del cual tenga conocimiento, sin consentimiento
del poseedor o usuario autorizado del mismo, para obtener un lucro o
causar perjuicio al poseedor o usuario mencionados.
d) Bien jurídico protegido
La confidencialidad del secreto industrial y los derechos sobre el secreto
industrial.
e) Sujetos
Sujeto activo común calificado, persona que conoce el secreto industrial;
sujeto pasivo, calificado, el poseedor o usuario del secreto industrial.
f) Referencia de ocasión
Conocer un secreto industrial.
g) Culpabilidad
Delito doloso.
h) Tentativa
Es configurable la tentativa.
i) Requisito de procedibilidad
Delito perseguible por querella.
j) Resultado
La utilización dolosa de un secreto industrial.
La sanción por estos delitos se establece en el Artículo 224 de la LPI:
Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe
de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,
a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o
VI del Artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las
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fracciones II o III del mismo Artículo 223, se impondrán de tres a diez años de
prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal.
8.11. FACTORES ESENCIALES PARA TOMAR LA DECISIÓN ENTRE
SECRETO INDUSTRIAL, PATENTE Y DERECHO DE AUTOR (CUADRO
COMPARATIVO)
Atrás
Esta investigación ha presentado de manera general que son las patentes y los
derechos de autor, los cuales, junto con el secreto industrial están protegidos
por las leyes mexicanas; Es por ello que se presenta un cuadro que reúne
algunos de los criterios relevantes de cada derecho para que el inventor pueda
tomar la decisión correcta y conocer cuál es la mejor figura jurídica para
proteger su invento y evitar confundirlos.
CUADRO COMPARATIVO QUE CONTIENE FACTORES ESENCIALES PARA
TOMAR LA DECISIÓN ENTRE QUE DERECHO SELECCIONAR
Secreto Industrial Patente Derecho de Autor
No tiene una limitación en cuanto a su duración, pues podrá mantenerse
protegido por todo el tiempo que se mantenga su confidencialidad. La vigencia
de la misma es normalmente de 20 años contados a partir de la presentación
de la solicitud correspondiente. La vigencia es normalmente de 75 años
después de la muerte del autor.
Puede ser descubierto por otros legalmente de manera independiente o por
medio del uso del procedimiento de ingeniería inversa. Da a su dueño un
derecho de propiedad y uso exclusivo. Da al autor un derecho de propiedad y
uso exclusivo.
Puede aplicarse para proteger conocimientos nuevos pero que no son
patentables. Debe satisfacer ciertos y requisitos de novedad actividad
inventiva, etc. Debe ser original, no copiada, ni similar en grado de confusión,
diferente a lo conocido.
El costo puede mantenerse a un nivel conocido según la protección requerida,
pero variará según las circunstancias, y requerirá un costo continuo para
mantener la confidencialidad. Costo relativamente predecible, pero que puede
ser más alto, en particular cuando se obtiene la patente en varios países. El
costo es muy bajo, no se requiere el registro para el nacimiento del derecho,
solamente como elemento probatorio.
El propietario cuenta con derechos internacionalmente reconocidos, que
dependen de las leyes de los países involucrados. El titular cuenta con
derechos únicamente en los países donde la patente existe. El autor cuenta
con derechos internacionalmente reconocidos, que dependen de las leyes de
los países involucrados.
El licenciamiento puede tener mucha flexibilidad en las restricciones que
legalmente pueden imponerse al licenciatario, siempre que no viole las leyes
antimonopolios. El licenciamiento tiene menores posibilidades de imponer
ciertas restricciones al licenciatario, ya que solo esta licenciado el derecho al
uso de la patente. El licenciamiento tiene menores posibilidades de imponer
ciertas restricciones al licenciatario, ya que solo esta licenciando el derecho al
uso o explotación comercial de la obra.
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El derecho de exclusividad está ausente. Existe el derecho exclusivo tanto de
aprovechamiento industrial como de explotación comercial. Existe exclusividad
en cuanto explotación comercial.
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