ELI LILLY AND COMPANY Y OTRO C/ SANDOZ SA S

Poder Judicial de la Nación
SALA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL II
Causa n° 12199/2002
ELI LILLY AND COMPANY Y OTRO C/ SANDOZ SA S/CESE DE USO DE
PATENTES
En Buenos Aires, a los 8 días del mes de febrero de 2013, se reúnen en
Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos
del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor ALFREDO
SILVERIO GUSMAN dice:
I.- Las empresas ELI LILLY AND COMPANY y ELI LILLY AND
COMPANY LIMITED -en adelante Lilly-, iniciaron demanda contra LABINCA S.A. posteriormente denominada SANDOZ S.A.- a fin de impedir en forma permanente la
explotación -considerada indebida- del objeto de las patentes de invención argentinas nº
AR002719B1 y 253.521, las cuales se encuentran expedidas a su favor por el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial y que refieren a un producto medicinal de acción
antipsicótica, conocido genéricamente bajo el nombre de “olanzapina”. Aclaran en su
escrito inaugural que, de acuerdo a la copia simple de una impresión tomada del sitio de
Internet de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica –en lo sucesivo A.N.M.A.T.-, la accionada obtuvo la certificación del producto
medicinal “OZARPRES”, el cual figura entre los medicamentos aprobados que
contienen el compuesto “olanzapina” (ver fs. 83).
Al progreso de la acción se opuso la accionada solicitando su rechazo
sustentado en la inexistencia en el mercado de producto alguno elaborado por su parte
que contenga el principio activo de las patentes de la actora. A fin de justificar su
postura, advirtió que el simple certificado de autorización emitido por la A.N.M.A.T.
relativo al producto medicinal “OZARPRES”, no constituye una vulneración al derecho
registral de la accionante. Por ello, destaca la improcedencia de la acción por carecer de
objeto, en tanto no se ha descripto infracción alguna a las normas que rigen la materia.
II.- El señor Juez, en la sentencia que obra a fs. 297/300, rechazó la
demanda interpuesta contra Sandoz S.A. e impuso las costas devengadas por la actuación
profesional a la actora en su condición de vencida.
Para así decidir el “a quo” entendió que, el hecho de que el medicamento
“OZARPRES” contuviera “olanzapina” en su fórmula, no significa que se trate o se
utilice algún componente de lo reivindicado por las patentes AR 002719B1 y 253.521.
En ese sentido, hizo mérito de la decisión adoptada en la causa “Eli Lilly and Company y
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otros c/ Ivax Argentina S.A. s/ cese de uso de patentes”, que tramitó por ante el mismo
Juzgado, en el cual valoró la existencia de documentos que contienen el compuesto
“olanzapina”, reivindicando formas cristalinas o polimorfos que no pertenecen a la
actora. En razón de ello, concluyó que Lilly debió ofrecer prueba tendiente a determinar
con precisión que la demandada empleó efectivamente aquél compuesto en la forma II
poliforma -patente AR 002719B1- o mediante el procedimiento para la producción que
ostenta la patente 253.521.
III.- Contra esa decisión se alzaron las accionantes formulando sus quejas
en la pieza de fs. 313/329, afirmando en concreto que: a) El Magistrado de la anterior
instancia yerra al considerar que la cuestión a resolver se circunscribe en determinar si el
medicamento de la demandada contiene “olanzapina”. En ese sentido, su parte reconoce
la inexistencia de un producto medicinal, mas basa su reclamo en la declaración jurada
formulada ante la A.N.M.A.T. por parte de la demandada con relación a un producto que
contendría el compuesto en cuestión; b) La demandada, por ser quien solicitó la
autorización ante el organismo público, fue quien debió probar que la “olanzapina” que
iba a comercializar o el procedimiento para su obtención, no se identificaba con el
registrado por Lilly; c) El sentenciante ha vulnerado su derecho de defensa en juicio, en
tanto ha basado su veredicto en las constancias acompañadas a la causa “Eli Lilly and
Company y otros c/ Ivax Argentina S.A. s/ cese de uso de patentes”, la cual no fue
ofrecida como prueba por ninguna de las partes; d) La documentación citada por el “a
quo” obrante en las referidas actuaciones en donde constan supuestas patentes que
contienen la palabra “olanzapina” en sus títulos no sirve como prueba de “distintos
métodos o síntesis o de diferentes compuestos de “olanzapina”; e) Las patentes citadas
en el decisorio recurrido conteniendo el compuesto en cuestión y que no resultan de
titularidad de la accionante, fueron registradas con fecha posterior al pedido de
autorización del A.N.M.A.T. (1998); f) Las costas del proceso deben ser impuestas a la
demandada. Sin perjuicio de ello, para el supuesto en que el Tribunal resuelva confirmar
lo resuelto en la anterior instancia, aquellas deberán distribuirse en el orden causado en
virtud de lo novedoso de la cuestión, que pudo llevar a su parte a creerse con derecho
suficiente a accionar.
Estos agravios merecieron la réplica que luce a fs. 331/332. Media,
además, un recurso que se relaciona con las regulaciones de honorarios (fs. 304), que
será estudiado por el Tribunal en conjunto al concluir el presente Acuerdo.
IV.- A fin de una mejor comprensión del asunto, se impone un relato de
las circunstancias que rodearon el cese de uso de las patentes requerido por las
accionantes y que se desprenden tanto de las constancias obrantes en autos, cuanto de la
medida cautelar que tramita bajo el número de causa 7.067/02, y que en el presente acto
tengo a la vista.
4.1. El 24 de abril de 1991 Lilly presentó ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial -en adelante I.N.P.I.- una solicitud de patente de invención referida
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a un “procedimiento para producir 2-metil-10-(4-metil-1-piperazinil)-4h-tieno (2,3-b)
(1,5) benzodiazepina, o una sal de adición de ácido de la misma, e intermediarios útiles
para prepararla”. Con motivo de aquella petición, la Administración Nacional de
Patentes -mediante la resolución dictada el día 12 de agosto de 1999- extendió el título
de propiedad nº 253521, por un término acordado de vigencia hasta el 12 de agosto de
2014 (ver fs. 43/78).
4.2. De igual modo, el día 22 de marzo de 1996, la accionante presentó
ante el organismo público la memoria descriptiva de la patente de invención sobre la
“forma II polimorfa 2-metil-4 (4-metil-1-piperazinil) -10H-tieno (2,3-b)- (1,5)
benzodiacepina (olanzapina), formulación farmacéutica que la comprende y su uso para
preparar dicha formulación”. Luego de transcurrido el trámite administrativo para su
obtención, mediante el número AR002719B1, el organismo público concedió la patente
por el plazo de vigencia de 20 años contados a partir de la fecha de solicitud.
4.3. Con fundamento en la titularidad de la última de las mentadas
patentes, la aquí accionante promovió la causa “Eli Lilly and Company s/ medidas
cautelares” (expte. nº 7067/02), a fin de hacer cesar al por ese entonces denominado
“Laboratorio Labinca S.A.” -entre otros laboratorios demandados- en todo acto de
comercialización de los productos medicinales que contengan como principio activo la
“olanzapina” -forma II polimorfa-. En el marco de las referidas actuaciones, este
Tribunal modificó la tutela anticipada otorgada en la anterior instancia restringiendo su
alcance a la prohibición de comercialización de los productos, sólo en cuanto aquellos
contengan “olanzapina en forma II polimorfa”. Ello de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 50 del ADPIC y el artículo 232 del Código Procesal (ver fs. 353/354 de la
causa 7067).
4.4. En este contexto es que la actora el día 8 de noviembre de 2002
promovió la presente demanda a fin de obtener un pronunciamiento favorable a su
petición en lo que hace al fondo de la cuestión. En dicha oportunidad, la accionante
acompañó la totalidad de la evidencia ofrecida, limitando su actividad probatoria al
aporte de la documental que se encuentra glosada en la causa a fs. 4/81 y 95/120.
V.- Antes de ingresar en el análisis sustantivo del asunto, aclaro que
aunque analicé en forma íntegra las constancias de la causa; y he meditado sobre los
diversos argumentos que han formulado las partes, no seguiré a los contendientes en el
orden de sus planteos. Comenzaré a desarrollarlos de conformidad con los aspectos de la
controversia que entiendo decisivos. Tampoco está de más recordar que los jueces no nos
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encontramos ceñidos a tratar cada una de las alegaciones que proponen los litigantes en
sus agravios, sino sólo las que se estiman conducentes para una adecuada resolución del
litigio (conf. C.S.J.N., Fallos: 262:222; 278:271; 291:390; 308: 584; con la actual
integración 331:2077, entre otros muchos); metodología que, en lo atinente al análisis
probatorio, encuentra respaldo en el art. 386 del Código Procesal.
VI.- Como punto de partida, corresponde puntualizar que el art. 81 de la
Ley N° 24.481 habilita al titular de la patente a iniciar contra el presunto infractor un
juicio por cese de uso de aquella. En estos procesos, el peticionante busca probar que el
producto o procedimiento supuestamente en infracción está alcanzado por las
reivindicaciones de su patente.
De esta forma, en los pleitos destinados a hacer cesar el uso, se advierten
dos etapas características destinadas a verificar la existencia de la infracción. Por un
lado, la interpretación de las reivindicaciones para determinar cuál es el alcance de la
patente, y por otra parte, el análisis del producto en infracción para determinar si ese
producto cae o no dentro del alcance de esas reivindicaciones. Dicho en otros términos,
debe indagarse en qué consiste el invento patentado; y una vez establecido el alcance de
lo reivindicado por la patente, corresponde analizar el producto o el procedimiento
supuestamente en infracción mediante un sistema de comparación. Si todos los
elementos reivindicados están presentes en el objeto o procedimiento en infracción, debe
considerarse que existe una infracción a la patente (conf. BENSADON, Martín, “Ley de
Patentes. Comentada y concordada con el ADPIC y el Convenio de París”, p. 422).
Estimo que, para adentrarse en la concreta contienda sub examen, basta
haber recordado esos principios elementales que se aplican en la materia, para de este
modo determinar si se encuentran acreditados en la causa los extremos necesarios para
tener por configurada la infracción que la actora atribuye al actuar del laboratorio
demandado.
Por lo pronto, juzgo incontrovertible -al igual que lo hizo el Magistrado de
la anterior instancia- que se encuentra acreditado en autos la titularidad que detenta la
accionante respecto de las patentes otorgadas bajo n° AR002719B1 y 253.521. En igual
sentido, también tengo por cierto que de conformidad con los propios dichos volcados en
el responde de demanda, “Sandoz S.A.” requirió una autorización al A.N.M.A.T. relativa
al medicamento “ozarpres” (ver fs. 147).
VII.- Sin embargo, en primer término advierto que a los fines de acreditar
la infracción en la que habría incurrido el accionado, Lilly sólo aportó la documental
obrante a fs. 203/204 y 206/207. De la compulsa de la referida instrumental, únicamente
puede apreciarse un listado genérico del que surge que el Laboratorio Sandoz S.A.
requirió la autorización relativa al producto medicinal “ozarpres” (fs. 203) y que el
citado producto contendría como principios activos “olanzapina-5 mg.”, “olanzapina7.5mg.” y “olanzapina-10mg.” (fs. 206/7). Destaco que, en este aspecto, no se ha rendido
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prueba alguna con el objeto de avalar ni el alcance del referido permiso como así
tampoco la fecha en que aquél fue concedido.
Si bien es cierto que ambas partes son contestes en cuanto a la inexistencia
del medicamento “ozarpres” en el mercado, circunstancia que impide de por sí llevar a
cabo una prueba pericial sobre aquél producto, no menos cierto lo es que la accionante
pudo y debió probar que al momento del pedido de autorización ante el A.N.M.A.T. el
único compuesto de “olanzapina” reivindicado mediante formas cristalinas o polimorfos,
era el tutelado por sus patentes. Por ello, coincido con mi colega de la anterior instancia
en cuanto a que el hecho de que “ozarpres” contenga “olanzapina” en su fórmula, no
significa que se trate o se utilice algún componente de lo reivindicado por las patentes
AR002719B1 y 253.521.
Sobre la base de lo expuesto, debo recordar que por imperativo legal del
art. 377 del Código de Rito, correspondía a la actora aportar la prueba conducente a fin
de acreditar los extremos en los que basó su demanda. Dicha circunstancia no aconteció,
y la carencia de material probatorio que me convenza acerca de la certeza y eficacia de
los argumentos expuestos en el escrito de inicio y su ampliación, me impide modificar lo
resuelto por el “a quo” en el dispositivo recurrido.
En este aspecto, corresponde recordar lo resuelto por esta Sala
recientemente en la causa nº 12453/2002, en la cual también se debatió el uso de las
patentes AR002719B1 y 253.521 reivindicadas por las demandantes. Allí se entendió
que la actora debió probar la infracción al registro de su propiedad, pues frente a una
circunstancia de riesgo como la expuesta, quien no acredita debidamente los hechos que
invoca se arriesga a perder el pleito si de ello depende la suerte de la litis. Por lo tanto, el
Tribunal sostuvo que las actitudes omisivas de los accionantes llaman la atención y no
benefician en nada a su posición (conf. esta Sala, causa 12.453/02 “Eli Lilly Company y
otro c/ Ivax Argentina S.A. s/ cese de uso de patentes”, del 29/11/12).
Con motivo de lo expuesto, debe desecharse de plano el agravio vertido
con relación a que incumbía a la accionada probar el no uso de la patente. Esto es así
pues, reitero, quien tenía a su cargo el deber de acreditar los sucesos fácticos que
motivaron el reclamo era justamente la parte que los invocó como fundamento de su
postura (arg. art. 377 del C.P.C.C.N.). Reafirma la solución propiciada la simple lectura
de los agravios vertidos por la apelante. En tal sentido, advierte Lilly que “la
documentación citada por el “a quo” consta de supuestas patentes que contienen la
palabra olanzapina en sus títulos no sirve de prueba de la existencia de “distintos
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métodos o síntesis o de diferentes compuestos de olanzapina”… es así que no constan ni
en estos autos ni en los autos traídos a colación por el “a quo” siquiera una copia
completa de patente alguna ya sea de un método o un producto olanzapina que hubiera
sido sometido a estudio de novedad y concedido antes del año 1998 en que obtuvo la
aprobación ante A.N.M.A.T. la demandada” (ver fs. 322 -tercer párrafo-). De la
recitación efectuada, puede desprenderse al menos dos extremos que la parte se
encontraba habilitada a probar. El primero de ellos, la fecha invocada como día en el cual
el laboratorio demandado solicitó la respectiva autorización para comercializar por parte
del A.N.M.A.T., y en segundo término, que a dicho momento el único método o
producto relativo a la “olanzapina” era el reivindicado por sus patentes. Tal
circunstancia, podría haber sido zanjada mediante el libramiento de sendos oficios a las
autoridades administrativas respectivas, mas la actividad probatoria de la parte interesada
no transitó por esos carriles.
VIII.- No puedo finalizar mi ponencia sin, al menos, realizar una reflexión
sobre la violación al derecho de defensa que habría cometido el “a quo”. Por lo expuesto
en los anteriores considerandos la ponderación efectuada por el Magistrado de grado
respecto de actuaciones que no fueron ofrecidas como pruebas por las partes no me
parece con aptitud para torcer el resultado del proceso. En efecto, aún cuando aquellas
piezas, en puridad, no integran los elementos obrantes en autos para resolver la
contienda, no puede desconocerse que de los que sí se encuentran agregados en la causa
tampoco se haya sustento probatorio que acredite la infracción invocada como
fundamento de la petición de la actora.
XI.- Con relación al agravio respecto de las costas, no advierto motivo
alguno para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo del
Código Procesal). Aunque se estime que la cuestión sea novedosa, su solución no
impresiona como de una dificultad tal que justifique apartarse de la regla procesal citada.
X.- Por todo lo cual, propongo confirmar la sentencia apelada. Con costas.
Los doctores Ricardo Víctor Guarinoni y Graciela Medina por razones
análogas a las expuestas por el doctor Alfredo Silverio Gusman adhieren al voto que
antecede.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta sala
RESUELVE: confirmar la sentencia apelada. Con costas de ambas instancias a las
accionantes vencidas (art. 68 del Código Procesal).
En atención al mérito, a la extensión, a la eficacia de la labor desarrollada,
a las etapas cumplidas, a la naturaleza de las causas (arts. 6, 9, 10, 37 y 38 del arancel) se
confirman los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada
Dres. Ramón MASLLORENS, Aldo Tomás BLARDONE y Pablo Gonzalo MARÍ,
desde que solo fueron apelados por altos.
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Por la labor realizada en la Alzada, valorando el mérito de los escritos
presentados y el resultado final del recurso, se fijan los emolumentos de la dirección
letrada y representación de la parte actora Dras. Brígida Verónica KAPOVIC y Claudia
SERRITELLI en la suma de pesos cinco mil cien ($5.100) y pesos dos mil cuarenta
($2.040); asimismo se fijan los honorarios del letrado y apoderado de la parte demandada
Dr. Aldo Tomás BLARDONE en la suma de pesos diez mil doscientos ($10.200); art. 14
y citados del arancel.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.ALFREDO SILVERIO GUSMAN
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
GRACIELA MEDINA
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