TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 13-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 6005, Actora: COMPAÑIA ARCOR S.A.I.C., Marca: BOLIN BOLA. Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la doctora Olga Inés Navarrete Barrero, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6005 contra autoridades nacionales. En el proceso interno instaurado por la actora, la sociedad ARCOR S.A.I.C. domiciliada en Buenos Aires, Argentina, solicitante de la marca Bolín Bola, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) De la Resolución Nº 9256 del 26 de marzo de 1996, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se negó el registro de la marca Bolín Bola, para amparar productos comprendidos en la clase 30 Internacional. b) De la Resolución Nº 02327 del 31 de enero de 1997, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, a través de la cual se confirma la resolución Nº 9256 de 26 de marzo de 1996. c) De la Resolución Nº 16555 de agosto 25 de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual se confirma la Resolución Nº 9256 de marzo 26 de 1996, y se declara agotada la vía gubernativa. Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: -2- A. “La sociedad Arcor S.A.I.C., a través de su apoderado, solicitó el registro de la marca BOLIN BOLA para distinguir los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. B. “El 26 de enero de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 9256, negando la solicitud con la siguiente argumentación. “ … El estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando su fraccionamiento o el examinarlas en sus detalles; sin embargo, sólo se deben considerar las similitudes que ellas puedan contener, pues son éstas las que en un momento dado confunden al consumidor medio. En opinión de este despacho, entre la expresión que se pretende registrar y la marca BOLA BOLA existen similitudes que inducirían al consumidor a error, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público; no así con la marca de la sociedad opositora, con la cual no se presenta confundibilidad. “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. C. “Dentro del término legal, la doctora Ximena Castellanos, en su calidad de apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución Nº 9256 de marzo 26 de 1996, el cual, en síntesis, se fundamenta en lo siguiente: “Entre las marcas en conflicto no existen semejanzas que puedan inducir al público a error”. “Al examinar las marcas debemos tener en cuenta la unidad gráfica, ortográfica y fonética, no debiendo romper o fraccionar las marcas para realizar la comparación. “La marca opositora contiene una expresión genérica BOLA, no siendo lo suficientemente distintiva, y que por lo tanto no debe ser tenida en cuenta para efectos de determinar la confundibilidad”. D. “El 31 de enero de 1997, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para resolver el recurso de reposición expide la resolución Nº 002327, considerando lo siguiente: ‘ ... la expresión BOLA es genérica, la administración considera que se trata de una expresión evocativa, al no describir directamente las características de los comprendidos en la clase 30, lo cual tiene toda la posibilidad de existir como marca, alcanzando la fuerza distintiva necesaria’. ‘... Se encuentra que la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación, BOLIN BOLA (solicitada) y BOLA BOLA (registrada) examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más -3- que las diferencias, las semejanzas de los signos arroja confusión, fonética, gráfica, ya que se está reproduciendo una parte de la marca ya registrada para distinguir productos comprendidos en la misma clase, circunstancia que puede generar error en el público consumidor’. E. “Mediante Resolución Nº 16655 del 25 de agosto de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió confirmar la Resolución Nº 9256 de 26 de marzo de 1999, con fundamento en lo siguiente: ‘Entre las marcas en confrontación Bolín Bola y Bola Bola existen semejanzas ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy similares, similitud que se deriva de la inclusión de la palabra bola en ambos signos en el mismo orden y disposición, expresión que si bien es cierto es genérica para algunos productos no lo es para los productos de la clase 30 pues la genericidad debe examinarse en relación directa con los productos que se pretende amparar, y de otra parte las expresiones Bolín Bola tienen un significado conceptual similar por lo que el público consumidor podría pensar que se trata de productos con el mismo origen empresarial. En consecuencia esta Delegatura considera que del examen de los signos en confrontación Bolín Bola y Bola Bola en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado’. El Tribunal, además de lo transcrito, se remite a la demanda presentada por la actora y a la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a) Demanda presentada por la sociedad ARCOR S.A.I.C. Aclara que la negativa al registro de la marca solicitada Bolín Bola se produjo con base en la marca BOLA BOLA de Productos Stani S.A.I.C. y no con la marca opositora BOLY BO. Al refutar la posible confusión alegada, se expresa que “no basta que dos expresiones compartan una misma palabra para que se pueda hablar de confundibilidad entre ellas, en este caso es evidente que gráfica y ortográficamente las dos marcas coinciden en la expresión BOLA, a la cual se agregan elementos particulares que hacen que cada expresión conserve su fuerza distintiva respecto de la otra” Menciona algunos casos en que se utiliza la palabra BOLA como parte integrante de otras marcas, como por ejemplo: BOLA DE NIEVE, FRUTI BOLA, FUT BOLITA, TOMBOLA, BAM BOLA. Considera con esos casos, que se puede registrar otras marcas, y que en el caso de su representada son expresiones de fantasía. Analiza las reglas dadas por el tratadista Pedro Breuer Moreno, y en cuanto a la impresión de conjunto que despiertas las marcas, expresa que entre las dos marcas en conflicto se genera una “impresión totalmente diferente” por la preeminencia del primer elemento que conforma la marca solicitada. -4- En lo relativo a las semejanzas entre las dos marcas, añade que “se trata de una semejanza irrelevante, ya que la palabra BOLA es evocativa de una de las características de los productos que se distinguen con cada una de las marcas en conflicto, es decir, las chupetas, bombones, colombinas y dulces y/ chicles, se presentan al público en forma redonda o de bola”. Concluye el libelo de demanda indicando que “pueden coexistir registros que compartan una misma raíz o una misma palabra, siempre y cuando el conjunto sea diferenciable y goce de características que impidan su confusión”. b) Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Justifica la negativa del registro de la marca BOLIN BOLA, no con fundamento de la opositora marca BOLY BO, sino por la existencia previa del registro de la marca BOLA BOLA, de PRODUCTOS STANI S.A.I.C., para los productos de la clase 30, refiriéndose para tal fin a la doctrina y Jurisprudencia del Tribunal Andino sobre la confundibilidad, expresando que: “efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “BOLIN BOLA” (solicitada), frente a la marca “BOLA BOLA” (registrada), para la clase 30, a favor de la sociedad Productos Stani S.A.I.C., se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen” Añade que examinando las diferencias y semejanzas éstas últimas “poseen mayor significación o peso comparativo” lo que induce a error al consumidor, “más aún cuando su escritura y pronunciación son similares”. CONSIDERANDO: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS La norma que el Tribunal va a interpretar es la siguiente: DECISION 344 “ARTICULO 83.Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: -5- “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. (…) Los puntos a tratarse en esta sentencia son: - Confundibilidad marcaria - Marcas compuestas y añadidos a una marca anteriormente registrada. II. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA La interpretación del literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lleva a analizar y considerar el fenómeno marcario conocido como la “similitud confusionista” o el “riesgo de confusión”, entre dos signos. La disposición del citado artículo, constituye una prohibición para que determinados signos puedan ser registrados por no reunir un requisito esencial que debe primar como es la distintividad, que no significa sino esa condición inherente del signo para distinguir, individualizar y diferenciar los diferentes productos que se comercializan en un mercado. Esta condición distintiva de un signo considerada tanto en su aspecto intrínseco, es decir que permita diferenciar al signo del nombre usual, del género, o de la designación necesaria; como extrínseco, esto es, que se diferencie de otros signos ya registrados o solicitados anteriormente, constituye la esencia virtual de un signo, y faltando ésta o no siendo el signo insuficientemente distintivo para diferenciarse de otros, no cumpliría con la función esencial de una marca, como es la de diferenciar y distinguir bienes y servicios de distinto origen empresarial. La distintividad, desde el punto de vista marcario, choca o tropieza con todo aquello que lesiona esa condición o la disminuye a tal punto que el signo con su registro perdería el cuño distintivo sin el cual bien podría confundirse con otros de diferentes titulares o bien significaría la palabra que describe sus cualidades esenciales o constituye el género del producto en sí mismo, impedimentos éstos que sumados a otros, muchos de los cuales se derivan del propio alcance de la distintividad, constituyen las prohibiciones de registrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. La norma comunitaria del literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, al prohibir la coexistencia marcaria de signos idénticos o semejantes para cubrir productos iguales o similares de diferentes titulares, pretende proteger en primer lugar al consumidor frente al error o confusión que se le produciría en el momento de la adquisición de un bien o servicio, al encontrarse en el mercado con signos, que en una primera impresión global no pueda decidirse con certeza cuál es el producto que realmente quiso adquirir o cuál es la fuente empresarial de cada uno de ellos. Para evitar la confusión directa e indirecta que causaría un error en el consumidor, se hace plausible la protección contemplada en la norma que se analiza. -6- La citada norma va dirigida también en defensa de la libre circulación de bienes y servicios dentro de parámetros o señales de transparencia y lealtad competitiva, evitando que un tercero se aproveche del prestigio de un signo anteriormente registrado, para poner en circulación sus productos con una denominación que al momento del registro o con el uso de los signos en el mercado, pueda llegar a producir confusión, eliminando la posibilidad de que los consumidores logren, además, conocer aún indirectamente la fuente o el origen empresarial de los productos. Esta falta de identificación entre dos o más signos por parte del público consumidor que le conduce a error, se evita con la prohibición contenida en la letra a) del artículo 83, evitando la coexistencia de dos marcas que pueda producir dicha confusión. “..El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor…” (Proceso 94-IP-2000, G.O. Nº 651 de 20 de marzo del 2001, marca “M” (mixta), es decir la confusión no permite al público identificar el origen empresarial de los productos, confundiéndole en el sentido de aceptar erróneamente que ambos tienen la misma fuente u origen empresarial. “El signo distintivo protege al empresario sobre el origen de los productos que lo amparan y también al público consumidor para, luego de la primera compra, adquirir el producto con la misma marca que reúna las condiciones que en un primer momento le fueron satisfechas” (Proceso Nº 22-IP-96 G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, Marca EXPOMUJER). El artículo 83, literal a) no habla de un estado de error inmediato es decir al momento del registro, sino también se refiere a un error posterior o mediato cuando los dos signos entren en circulación en el mercado. Esa confusión tampoco tiene que ser real o concreta, pues al emplear el término “inducir”, promueve la idea de que los signos con el transcurso del tiempo pueden llevar al consumidor hacia el error y confusión. A más de los signos como elementos de comparación, ésta debe enfrentarse con los productos que los signos cubran o protejan, pues una marca no puede amparar todos los productos sino aquellos que se concretan en la clase para la cual fueron solicitados (regla de la especialidad). Si los productos son los mismos, o guardan una determinada relación o conexión competitiva sin importar la clase en que fueron registrados, la confusión marcaria puede constituirse en un hecho evidente, afectando la registrabilidad de un nuevo signo. La determinación de la confusión tiene su razón de ser desde el punto de vista marcario, únicamente en la vía de una comparación de signos y productos, pues, en muchas ocasiones signos iguales o idénticos, a excepción del signo notorio, al cubrir productos disímiles pueden prosperar hacia una coexistencia pacífica. Como los productos tienen un destinatario final que es el consumidor, éste es otro de los elementos necesarios para ser considerados dentro del estudio de la confundibilidad, ya que el efecto del error se produce en la mente e imagen que el signo engendra en la percepción de un consumidor determinado ante la presencia de dos signos, quien por el proceso psicológico de un auto análisis impregnará en su retentiva uno de los dos signos como elemento individualizador en la catalogación de los bienes. -7- En el supuesto de que los signos, dentro de este análisis integral le impide una diferenciación clara y diáfana, se estaría induciendo al consumidor a error. En cuanto a los bienes amparados por los signos, se debe considerar su precio; la categoría de ellos, en el sentido de que si son de consumo masivo, se tomará en cuenta al consumidor medio y no especializado, que por no prestar mayor atención en la adquisición de los productos, es más proclive a caer en error al adquirir un bien; lo que no sucede en productos de alto costo y de cierto nivel técnico, en cuyo caso el consumidor especializado se detiene con mayor prolijidad a examinar las marcas y las características de los productos. Como en todos los campos del derecho, también en el marcario cada caso contempla factores, hechos, pruebas, nociones y elementos diferentes y nuevos, por lo que no cabria emitir reglas rígidas o inflexibles para que el juzgador o la administración las aplique a fin de llegar a tomar una definición. La subjetividad es el elemento primordial de juzgamiento de la confusión marcaria, subjetividad que no puede deslindarse de ciertas reglas o principios adoptados en forma general por la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal so pena de caer en la arbitrariedad, lo que puede inducir a tomar una resolución discorde con la realidad fáctica y de derecho en el caso sujeto a resolución. Para llegar a determinar la confusión se procederá al análisis global o en conjunto de los signos enfrentados, lo que produce en el consumidor la visión general de las marcas y esta primera huella que el signo impregna en la mente del consumidor puede conducirle a la confusión con otras marcas semejantes que compiten en el mercado. Es pues el primer recuerdo o la primera imagen de un signo la que servirá de base para la comparación sucesiva que el consumidor realice con los demás signos. Existiendo en los signos confrontados más semejanzas que diferencias, y atendiendo a la regla que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos” (regla doctrinaria del tratadista Breuer Moreno), la confusión por la falta de elementos diversos y acentuados que provoquen disminuir o eliminar tales semejanzas, producirá la confusión marcaria. Se ha manifestado que los productos que cubren las marcas son factores que acercan o alejan la confusión, conforme éstos sean iguales o similares o distintos o diferentes. Pero si los productos están ubicados en la misma clase del nomenclátor; se expenden dentro de los mismos lugares de comercialización ya se trate de grandes cadenas de almacenes o tiendas especializadas; la publicidad se difunde por los mismos medios; tienen la misma finalidad o son del mismo género; reuniéndose algunas de estas circunstancias, las perspectivas de confusión serán más probables. Para el caso sub lite es necesario considerar que la confusión puede darse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, generándose similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales, aclarando que la posibilidad de que exista una confusión en uno de estos campos será suficiente para que el signo posteriormente solicitado pierda su posibilidad de ser registrable. La similitud ortográfica se origina por la coincidencia de letras, sufijos, prefijos, la secuencia de vocales, el número de letras, sílabas, la posición o ubicación de consonantes y vocales; la similitud de las primeras o últimas sílabas; la igualdad de una -8- palabra frente a la otra o la insuficiente distintividad de la palabra añadida a la marca solicitada. La similitud ideológica se presenta cuando entre las dos marcas en comparación se evoca la misma o similares ideas. El tratadista Otamendi, al referirse a este concepto, dice que es la que “se deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación (de) una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra“ (Derecho de Marcas, Pagina 152). La expresión de un mismo concepto conduce a que no necesariamente las palabras o el gráfico sean iguales desde el punto de vista visual u ortográfico o auditivo. (Proceso 56-IP-99, G.O. Nº 551, de 3 de abril del 2000, marca ORO SOLIDO; Proceso 100-IP-2000, G.O. Nº 651, de 20 de marzo del 2001, marca VAPOMENTOL) En virtud de esta confusión ideológica, el consumidor guarda para sí la idea o la imagen que la o las palabras representan y esa retención imaginativa puede llevarle a confusión entre dos signos, si entre los mismos se percibe el mismo concepto o la misma representación del significado de las palabras. Si por ejemplo una marca lleva las denominaciones “ZAPATIN ZAPATO” y la otra “ZAPATO ZAPATO” para cubrir los mismos o iguales productos, el concepto derivado de las dos marcas, es el de ZAPATO. Concretándose esa idea en los dos signos, habría lugar a una similitud conceptual, originándose una confusión ideológica, que aun en caso de duda habría que aplicarse el principio “in dubio pro signo priori”. La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar, que impide al consumidor diferenciar y receptar con claridad el contenido fonético de los términos que percibe a través del sentido del oído de tal modo que al escuchar las dos expresiones no pueda diferenciarlas cayendo en el error de la confusión auditiva. Esta confusión puede darse por el uso de las mismas vocales o terminaciones en los signos cotejados o el uso de la misma expresión o palabra final en las marcas que representan un conjunto marcario. III. MARCAS COMPUESTAS Y AÑADIDOS A UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. En el primer caso, entre los signos puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., que pueden inducir a aquella por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. En el otro supuesto, -registro de dos o más palabras- así mismo, pueden darse hechos diferentes. Las dos palabras son distintas de las anteriormente registradas o solicitadas y la confusión no tiene lugar. La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada, como en el caso de las marcas en discusión. Existe identidad con una de las expresiones y no sólo una mera semejanza. -9- En esta hipótesis, la determinación del riesgo de confusión se hace compleja, y para llegar a ella, se requiere, en primer lugar, apreciando la impresión global entre los dos signos, determinar cuál de las dos palabras que componen la marca solicitada tiene más relevancia que la otra y guarda una distintividad que le permita diferenciarse y no confundirse con la anterior. En estos casos el examen debe tener una mayor rigurosidad por el contorno fáctico del caso, que de no apreciarse esa distintividad en el segundo signo, se llegaría a confundir inclusive el origen empresarial de las dos marcas, debilitándose esa función diferenciadora que la marca persigue, y creando en el consumidor la confusión indirecta, esto es, en creer que los dos signos tienen una misma fuente u origen empresarial. No se producirá confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error. El registro de marcas anteriores que contengan un mismo vocablo, no genera para un posterior peticionario el derecho a que su signo sea registrado, si la oficina nacional competente en vista de las facultades contempladas en las normas comunitarias, detecta marcas ya registradas que se confundan con la solicitada. En el Proceso 21-IP-98 (G.O. Nº 398, de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA), al respecto se dijo: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados. De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”, o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. “Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España: “En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto...”. (“Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)” La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: “Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias - 10 - en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata.... Pág. 7052. Nº 621)” En síntesis el añadido a una palabra ya registrada no debe dejar duda alguna sobre una posible confundibilidad y esa nueva palabra debe guardar diferencias distintivas, propias y originales, en el campo fonético, conceptual o gráfico, para evitar una confusión por similitudes auditivas, ideológicas u ortográficas, en los términos ya analizados. El juez consultante, en consecuencia, al realizar la comparación de los términos “BOLIN BOLA”, solicitado, y “BOLA BOLA” registrado, analizará cual de las dos expresiones tiene relevancia en la marca solicitada y si el concepto del término BOLIN no evoca la misma idea o concepto de la expresión BOLA, por significar la primera “bolita del juego de las bochas” (Diccionario de la Lengua Española) y “bocha” se define como “bola de madera de mediano tamaño que sirve para tirar en el juego de bochas”, debiendo resolver, entonces, si BOLIN no se encasilla en la misma concepción idiomática de “bola”, aceptándose que ninguna de las expresiones son descriptivas o genéricas de los productos que amparan la clase 30 toda vez que la genericidad no se refiere al término considerado aisladamente o por su contenido gramatical, sino en referencia a los productos que cubren las marcas y esa razón lleva a aceptarse el registro de términos genéricos para productos con los cuales no guarda esa relación. Esos términos no son genéricos para “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sucedáneos del café; harinas, etc.”. Con las consideraciones antes indicadas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: La confusión que se presente o pueda presentarse entre dos signos iguales o semejantes para cubrir los mismos productos, impide el registro del segundo signo solicitado, confusión que puede darse por similitudes ortográficas, auditivas o ideológicas. El hecho de presentarse confusión en uno solo de estos campos, hace que el signo sea irregistrable. SEGUNDO: Si las semejanzas entre dos signos son más acentuadas que las diferencias entre ellos, la posibilidad de confusión será más probable, más aún si los productos son los mismos o si entre ellos existe una relación o conexión competitiva. TERCERO: La administración o el juez para determinar la confusión o el “riesgo de confusión” entre los signos, deberá hacerlo sujetándose a las reglas que la doctrina y en esta sentencia se han expresado, de tal modo que no se - 11 - trate de un análisis empírico o arbitrario sino sujeto a un procedimiento técnico y minucioso de los hechos. CUARTO: En los signos compuestos de dos o más palabras es necesario prefijar cuál de ellas es el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. QUINTO: El añadido a una palabra ya registrada no debe dejar duda alguna sobre una posible confundibilidad y esa nueva palabra debe guardar también diferencias distintivas, propias y originales, en el campo fonético, conceptual o gráfico, para evitar una confusión por similitudes auditivas, ideológicas u ortográficas. SEXTO: El registro de marcas anteriores que contengan un mismo vocablo, no genera para un posterior peticionario el derecho a que su signo sea registrado, si la oficina nacional competente en vista de las facultades contempladas en las normas comunitarias, detecta marcas ya registradas que se confundan con la solicitada. SEPTIMO: Si en el conjunto marcario compuesto las expresiones o vocablos últimos son idénticos, la confundibilidad puede presentarse con mayor facilidad sobre todo en el campo auditivo. OCTAVO: En caso de duda respecto a la confusión se resolverá en beneficio de la marca ya registrada. El Consejo de Estado de la República Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación, al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno Nº 6005, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada. Remítase igualmente, copia sellada a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO - 12 - Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO