Produits dérivés et licence de marque ( approche juridique

Productos derivados y licencia de marca (enfoque jurídico).
Por Nicole Ferry-Maccario
Profesora, Departamento de Derecho y Fiscalidad, HEC PARIS
Traducido al español por Gisèle Prost, profesora en HEC
El mercado de productos derivados y de licencias de marcas es un
mercado en plena expansión que se evalúa en unos 100.000 millones
de euros en el mundo, entre los cuales 27.000 millones para Europa
del Oeste. Concierne productos de servicios muy variados y permite
que una marca potente se aplique a productos diferentes de los de origen.
A modo de ejemplo, el 40% de la facturación mundial de la compañía BARBIE, creadora de
las famosas muñecas, proviene de productos derivados tales como la ropa de niños.
Muchísimos juguetes son productos derivados de películas como Star Wars o Harry Potter.
La decisión de extensión del ámbito original de la marca es una decisión estratégica
importante que debe respetar la imagen del primer producto y contribuir al desarrollo de su
notoriedad. Una vez tomada, la puesta en obra de tal decisión tendrá que apoyarse en dos
elementos jurídicos esenciales: por un lado una marca jurídicamente protegida que pertenece
a la empresa “cedente” y, por otra, un contrato de licencia que deja esta marca a la
disposición de la empresa “adquiridora”.
1. Una marca jurídicamente protegida
La empresa que prevée una estrategia de productos derivados tiene que proteger previa y
seriamente su marca en el plano jurídico. Todos los elementos que se utilizan para identificar
un producto pueden servir para constituir una marca protegida (nombre, logotipo, eslogan,
código gráfico, et.) con la condición de ser libres y distintivos. Por ejemplo, una palabra que
se utilizaría para la designación usual del producto es de por sí improtegible. La duración de
la protección es de 10 años, renovable indefinidamente. Esta longevidad contribuye a otorgar
a la marca un gran valor, ya que los demás derechos de propiedad intelectual (Derechos de
autor, Patentes) tienen una duración de vida limitada. La marca tiene que depositarse,
registrarse, lo cual conlleva el pago de una tasa proporcional a la cantidad de clases en las
cuales se solicita su protección. Existen en total 45 clases de productos y servicios.
La marca puede ser nacional (depósito y protección en un país) o comunitaria. La protección
de ésta existirá entonces de una forma idéntica en los 25 países miembros de la Unión
Europea mediante un solo depósito en la oficina de marcas comunitarias de Alicante. Los
depósitos en ciertos países exteriores a la Unión Europea pueden centralizarse dirigiéndose a
la organización mundial de la propiedad industrial situada en Ginebra (los 41 países firmantes
de la resolución de Madrid de 1981). En los demás casos, como puede ser el depósito de una
marca en Estados Unidos o Japón (que no son firmantes de la resolución de Madrid) cabe
proceder a un depósito dirigiéndose a la oficina nacional.
El coste de los depósitos de marca puede parecer alto pero se trata de una condición previa
absolutamente necesaria para una buena política internacional de productos derivados.
Cuando es posible financieramente y que se trata de un mercado potencial importante,
siempre es preferible registrar la marca en la mayor cantidad posible de países y la mayor
cantidad posible de clases.
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2. Un contrato de licencia de marca
El contrato de licencia de marca organiza jurídicamente la puesta a disposición de la marca.
La marca no se cede sino que “se alquila” a la empresa adquiridora de licencia que podrá
explotarla durante el periodo determinado por el contrato, con las condiciones definidas.
Algunos contratos contemplan periodos cortos (es el caso para las licencias vinculadas a
acontecimientos deportivos o al estreno de películas) o largos (suelen durar entonces 3 años
de media, eventualmente renovables). La licencia puede ser exclusiva o no, y debe limitar al
máximo los riesgos de la operación para los co-contratantes. El “donador” de licencia
protegerá su notoriedad al controlar la calidad de los productos comercializados bajo su
nombre, así como el destino de los eventuales productos invendidos. También podrá prever un
control financiero de la actividad llevada a cabo bajo licencia.
Por su parte, el “adquiridor” de licencia valorará el nivel de royalties económicamente
aceptable para él, la base de cálculo y las modalidades de pago.
Por fin, cuando se trata de un contrato de licencia internacional firmado por empresas de
nacionalidades diferentes, no se debe descuidar el hecho de precisar la ley aplicable a la
operación, ni tampoco el modo de arreglo de los eventuales incidentes de ejecución. El
arbitraje es un modo de arreglo particularmente adaptado.
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Una de las claves del éxito de una política de productos derivados, además, obviamente, de la
elección de los productos, estriba en una buena construcción jurídica del conjunto del sistema.
Las relaciones entre Derecho y Márketing tienen que ser eficaces y descansar en una buena
comprensión recíproca de las problemáticas. Pero, ¿a quién se le ocurre hoy poner en tela de
juicio la importancia de esta cooperación?