CM,h - WIPO

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OMPIIPIIJU/CTG/OB/2
ORIGINAL: Espafiol
FECHA: 18 de noviembre de 2008
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ORGANIZACION MUNDIAL
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OFICINA EUROPEA
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OFICINA ESPANOLA DE
PATENTES Y MARCAS
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INTf.RNAClONAL
AGENCIA ESPANOLA
DE COOPERACION
INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO
VII SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA
organizado conjuntamente par
la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
la Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM)
y
la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo (AECID)
con la colaboraci6n
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de Espana
y
de la Fiscalia General del Estado de Espana (FGE)
Cartagena de Indias (Colombia), 24 a 28 de noviembre de 2008
LA PERSECUCION PENAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:
LA EXPERIENCIA ESPANOLA EN LOS DELITOS SOBRE DPI Y LA
CIRCULAR N° 112006 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
documento preparado por el Sr. Manuel Martin-Granizo Santamaria, Fiscal Superior,
Fiscalia de la Comunidad Autonoma de Castilla y Leon,
Fiscalia General del Estado de Espana, Burgos
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El C6digo Penal de 1973 castigaba en su articulo 534, dentro del Capitulo dedicado a
las defraudaciones, al que infringiera intencionadamente los derechos de propiedad industrial,
siguiendo la tecnica de los preceptos penales en blanco, que obligaba a acudir a otras ramas
del ordenamiento juridico para completar el tipo penal.
Por su parte el articulo 280, dentro de los delitos de falsedad, castigaba la falsificaci6n
de sellos, marcas, billetes 0 contrasefias que usen las empresas 0 establecimientos industriales
o de comercio. El articulo 281 castigaba al que expendiere objetos de comercio, sustituyendo
en ellos la marca 0 el nombre del fabricante verdadero por la marca 0 nombre de otro.
Los referidos preceptos estuvieron vigentes hasta la entrada en vigor del C6digo Penal
de 1995.
I) El C6digo Penal de 1995
Las novedades que el C6digo penal de 1995 ha introducido en los delitos contra la
propiedad industrial (articulo 273-277) son las siguientes:
I) Desaparece la doble regulaci6n de la protecci6n de la marca, como delito de
falsificaci6n y como delito contra la propiedad.
2) Se ha evitado ubicar la protecci6n penal de la propiedad industrial, bajo la exclusiva
rubrica de las defraudaciones al consumo y a los consumidores, tal y como se venia
calificando por algunas decisiones judiciales. La protecci6n penal de la marca se contempla
como una de las defraudaciones al Derecho de propiedad.
3) Se ha mejorado el nivel de legalidad de los tipos, que antes 10 eran plenamente en
blanco, 10 que unido a la dispersi6n de la legislaci6n de cobertura, planteaba no pocos
problemas de tipificaciones e incluso de antijuricidad.
La nueva regulaci6n penal de los delitos contra la propiedad industrial viene orientada
en torno a los siguientes ejes:
I) EI tipo basico (articulo 273) castiga cualquier actividad que con fines industriales 0
comerciales vulnere los derechos de patentes 0 modelos de utilidad, asi como los modelos,
dibujos industriales 0 artisticos 0 topografia de un producto semiconductor.
2) EI tipo del articulo 274 del C6digo penal contempla la ilegal utilizaci6n y posesi6n
de un signo distintivo, marca registrada de cualquier derecho de propiedad industrial
debidamente registrado.
3) La protecci6n de las denominaciones de origen y las indicaciones geograficas
representativas de una calidad determinada se contempla en el articulo 275 del C6digo penal.
4) El articulo 277 del C6digo penal sanciona la divulgaci6n intencionada de una
invenci6n objeto de una solicitud de patente secreta, cuya divulgaci6n pudiera afectar a la
defensa nacional, inclusi6n que genera no pocos problemas de sistematica.
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En cuanto a nonnas de punibilidad, el articulo 276 del C6digo penal establece:
1) Una mayor intensidad punitiva cuando los tipos de los articulos 273 a 275 revisten
especial gravedad por el valor de los objetos producidos ilicitamente 0 a la especial
importancia de los perjuicios ocasionados.
2) Tambien se preve el cierre temporal
condenado.
0
definitivo de la industria 0 establecimiento del
3) EI articulo 288, parrafo segundo, preve la posible aplicaci6n de las medidas
societarias del articulo 129 que suponen incluso la disolucion, suspensi6n de la sociedad,
prohibici6n de futuras actividades empresariales del tipo sancionado como delictivo, asi como
la intervenci6n de la empresa.
D) EI mencionado articulo 288, parrafo primero, preve la publicaci6n de la sentencia
en peri6dicos oficiales y, en su caso, a cargo del condenado en cualquier otro medio
infonnativo.
En cuanto a la naturaleza de estos delitos, que tradicionalmente han venido siendo
considerados como publicos, perseguibles de oficio, el articulo 287.1 decide su naturaleza
semipublica, al exigir para poder ser perseguido, la denuncia de la persona agraviada 0 de sus
representantes legales y cuando fueren menores 0 incapaces, 10 podra hacer el Ministerio
Fiscal.
Dicha naturaleza semipublica de estos delitos decae (articulo 287.2), y vuelven a
considerarse como publicos, cuando la comisi6n del delito afecte a los intereses generales 0 a
una pluralidad de personas. Una formula que inspira desconfianza por la ambigua redacci6n
de tales objetivos delictivos.
2) Naturaleza de estos tipos penales
Los nuevos delitos llegan al C6digo penal desde una legislaci6n especial y en un
contexto civil-mercantil de protecci6n de un derecho patrimonial.
Los tipos penales que protegen la propiedad intelectual e industrial se remiten a dicha
legislaci6n especial.
EI C6digo Penal de 1973 contemplaba estos delitos desde la cercania sistematica de las
defraudaciones patrimoniales, mas concretamente de las estafas. Ademas la duplicidad junto al
tipo especifico del articulo 534 C6digo Penla derogado, de los tipos no menos especificos de
falsificaci6n de los articulos 280 y 281 del C6digo Penal derogado, complicaba la protecci6n de
un bienjuridico diferente, del citado articulo 534 del C6digo Penal de 1973, a 10 que podia
aiiadirse la ca6tica legislaci6n penal especial, de cuyo recuerdo mas vale no acordarse.
Actualmente, los delitos contra la propiedad industrial se ubican en el Libro II del
C6digo Penal, en el Titulo XIII. Delitos contra el Patrimonio y el orden socioeconornico, una
duplicidad claramente ampliatoria respecto del ambito sistematico del CP derogado y que
parece coherente con la discutible heterogeneidad tipica que cobija en este titulo el nuevo
C6digo Penal de 1995.
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Cerrando un poco mas la sistematica del vigente C6digo Penal, el Capitulo XI incluye
los Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial y a los Consumidores, si bien el
tratamiento se hace en secciones claramente diferenciadas.
Pudiera pensarse que la interpretacion jurisprudencial que ha confundido la naturaleza
de estos tipos, 0 mejor, de ciertos elementos del injusto, promocionando el error del
consumidor como relevante para la exigencia de incriminacion, ha resultado avalada por esta
proximidad y parentesco de capitulo en el nuevo C6digo penal.
Esta tesis no se sostiene cuando se examinan los tipos que protegen la propiedad
industrial, Secci6n 2.", articulos 273-277, con los de la Secci6n 3.", articulos 278-288, que
protegen los delitos contra el mercado y los consumidores.
EI descubrimiento, revelacion, difusion de secretos, el desabastecimiento de materias
primas, la publicidad falsa, la alteracion del mercado, facturaciones abusivas de productos, la
obtencion de informaciones reservadas, afectan al mercado y a los consumidores y pueden
definirse como injustos contra el patrimonio y alteraciones del orden socioeconomico, pero se
diferencian netamente de los tipos que protegen la propiedad industrial.
Con estos tienen la conexion de estar incluidos en el mismo titulo, referido al
patrimonio y orden socioeconornico, pero en modo alguno constituyen estos delitos un ataque
directo al mercado 0 al consumidor, aunque sus efectos puedan producir inevitablemente esas
consecuencias, como 10 hacen las estafas, las apropiaciones indebidas 0 los delitos societarios.
3) Los nuevos tipos penales contra la propiedad industrial
La primera y esencial consecuencia de los cambios introducidos por el C6digo Penal de
1995 en los tipos relativos ala propiedad industrial es la mejora de la construccion en blanco
de los preceptos, que dada la caotica dispersion normativa, hacia peligrar sin discusion el
principio de legalidad y el de seguridad juridica.
Los nuevos tipos penales han optado por una construccion mas cerrada, mas
descriptiva tanto de las acciones como de los elementos del tipo. Ello, sin embargo, no cierra
la inevitable referencia integradora de la legislacion especial tanto nacional como
convencional intemacional.
Conceptos como patentes y modelos de utilidad, articulo 273.1, procedimiento objeto de
una patente, articulo 273.2, modelo 0 dibujo industrial 0 artistico 0 topografia de un producto
semiconductor, articulo 273.3, significan la necesidad de acudir a la legislacion especial. La
legislacion de marcas es citada incluso de manera expresa en el tipo, cual es el que protege la
marca 0 signa distintivo, el articulo 274.
Igualmente hay que recurrir a la legislaci6n especial de apoyo para cubrir las nociones
basicas de las denominaciones de origen 0 las indicaciones geograficas representativas de una
calidad determinada legalmente protegidas, tal y como previene el articulo 275. Asi como de
nuevo se cita de modo expreso la legislacion de patentes en el articulo 277 cuando se habla de
invencion objeto de una solicitud de patente secreta que se divulga indebidamente.
Pero son los elementos subjetivos y los que afectan a la antijuricidad, los que van a
provocar mayores polemicas doctrinales y jurisprudenciales.
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En primer lugar hay que citar la aparicion de la exigencia del Registro, un elemento
claramente constitutivo en la proteccion moderna de los objetos de esta tipologia penal.
Todos los tipos, pero muy especialmente los dos emblematicos, el articulo 273,
patentes y modelos de utilidad, y el articulo 274, marcas y signos distintivos, solo otorgan la
proteccion penal, cuando unos y otras han sido debidamente registradas, por 10 que quedan
fuera de este tipo las marcas no registradas y asi el articulo 274.2 se refiere claramente a los
derechos exclusivos (y excluyentes) del titular de la marca 0 signo distintivo, 10 que se anuda
a la exigencia de la inexistencia de consentimiento del titular de la patente 0 marca.
EI problema se plantea ante la exigencia del tipo, en un claro refuerzo ala referencia
de la importancia que para esta materia tiene la inscripcion registral, de que la accion descrita
en el tipo se lleve a efecto por el autor "con conocimiento de su registro".
Ello implica no pocos problemas de prueba, y no debe desdefiarse el valor exigente de
la presuncion de inocencia (articulo 24.2 de la Constitucion Espanola), resultando dificultada
esta cuestion ante la no inclusion de las denominadas marcas notorias en la orbita del articulo
274, 10 que va a obligar a construir el dolo del autor sobre indicios en la mayor parte de los
casos que se planteen.
La comision imprudente no existe por cuanto ellegislador as! 10 ha decidido al no
incluir esta tipologia en esta Seccion, una decision coherente con el panorama normativo que
estamos examinando, a la vista de los numerosos elementos subjetivo del insto que se
mcorporan.
La posible comision por dolo eventual que no parece clara y mas bien debe
considerarse la no posibilidad de cometer estos tipos penales mediante dolo eventual, 10 que
en muchas ocasiones hara descender a jueces y tribunales a una complicada prueba y a una
enrnaraiiada 0 simplista consideracion de la representacion dolo sa de los participes en estos
delitos a la hora de considerar su conocimiento 0 no de la existencia de un registro de la
patente modelo de utilidad, marca 0 signa distintivo.
Otros elementos tipicos no plantean tantos problemas, bien sea la finalidad industrial 0
comercial que ha de guiar la actividad ilicita de los participes en estos delitos, 0 la descripcion
de la accion, que ha procurado ser 10 mas abarcadora posible en la manera en la que
sociologicamcnte vienen cometiendose estas acciones.
4) La nueva regulacion contenida en la Ley Organica 15/2003 y algunas cuestiones
procesales
Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial han cobrado gran trascendencia
economica y en la actualidad generan grandes perdidas a los particulares y empresas, sin
embargo suelen ser contempladas con cierta indulgencia por buena parte de la opinion publica
y tal vez por un sector de las autoridades policiales y judiciales, pues se consideran delitos que
solamente perjudican a entidades y empresas que ostentan un gran poder economico.
EI consumidor, al que no repugna la adquisicion a bajo precio de los articulos
falsificados, suele reprochar el origen y la causa de la falsificacion al precio excesivo de
comercializacion del producto original.
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Es conveniente abandonar este enfoque condescendiente y tomar conciencia de que se
trata de hechos que constituyen un atentado a un derecho y a un bien juridico protegido, con
enonnes repercusiones econ6micas.
Asi los ha hecho ellegislador espafiol con la entrada en vigor de la Ley Organica
15/2003, que establece el sistema de la denuncia previa para la persecuci6n de estos delitos,
que modifica la anterior consideracion, con arreglo a la cualla lesi6n de detenninados bienes
juridicos afectaria unicamente al ambito privado.
EI cambio legislativo supone una modificaci6n en la concepci6n dellegislador acerca
del nivel necesario de protecci6n de los bienes juridicos cubiertos por tales derechos cuyas
violaciones, convertidas en delitos de caracter publico, ya pueden ser perseguidas de oficio.
EI cambio muestra tambien una mayor sensibilidad respecto de la importancia de los
derechos vulnerados par los delitos de referencia que, a decir verdad, tal vez no dependa tanto
de la consideraci6n de la relevancia intrinseca de aquellos, como de la conciencia de su
importancia econ6mica de su creciente extensi6n y de su comision, ya no en forma oculta y
clandestina, como es habitual en las actuaciones al margen de la ley penal, sino a la luz
publica.
A) EI tipo de procedimiento
En el actual sistema procesal penal espafiol existen cuatro tipos para el enjuiciamiento
de los delitos: el procedimiento del jurado, el del sumario ordinario, el procedimiento
abreviado y el juicio rapido, EI enjuiciamiento de los delitos que estudiamos debe hacerse por
los dos ultimos.
I. Procedimiento abreviado
Eillamado procedimiento especial abreviado es, a pesar de su nornbre, el procedimiento
ordinario 6 cornun para la instrucci6n y enjuiciamiento en su caso de los delitos contra la
propiedad intelectual e industrial. De acuerdo con 10 que dispone el articulo 757 Ley de
Enjuiciamiento Criminal, este es el proceso adecuado cuando se trata de delitos castigados con
pena privativa de libertad no superior a nueve afios, 0 con otras de distinta naturaleza, conjuntas
o alternativas, de cualquier cuantia 0 duraci6n y las penas senaladas para tales delitos en los
articulo 270 al 277 del C6digo Penal se mantienen dentro de dichos !imites.
2. Juicio rapido
EI apartado Segundo de la Disposici6n Final de la Ley Organica 15/2003 modifica la
regia 2. a del apartado I del articulo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el elenco
de delitos que deben ser enjuiciados con arreglo a las nonnas de los juicios rapidos regulados
en el Titulo III del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afiade los delitos
"flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los articulos 270, 273,
274 Y275 del C6digo Penal".
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Por 10 tanto, determinados delitos contra la propiedad intelectual e industrial deberan ser
enjuiciados por los tramites de los juicios rapidos cuando se den los requisitos que precisa el
articulo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, que sean flagrantes y que sea
presumible que la instruccion sera sencilla,
Para que puede seguirse esta procedirniento, el proceso penal debe haberse incoado en
virtud de un atestado policial y debe estar identificado y localizado el denunciado, sea par
haber sido detenido, sea porque la Policia Ie haya citado ante el juzgado de guardia.
B) Diligencias de instruccion
Intervencion
Es una medida cautelare real, que son las que tienen por finalidad la conservacion de
las cosas relacionadas con el delito para facilitar el esclarecimiento de los hechos y asegurar
las fuentes de prueba, mediante la aprehension y posterior deposito de aquellas.
Destruccion de efectos
EI articulo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras referirse ala conservacion de
los instrumentos y efectos relacionados con el delito, permite su destruccion, dejando
muestras suficientes, cuando resulte necesaria 0 conveniente, previa audiencia al Ministerio
Fiscal y al propietario 0, en su caso, a la persona en cuyo poder fueron hallados, dejando la
debida constancia en autos.
La ya citada Ley Organica 15/2003, de reforma del Codigo Penal, afiade al articulo 338
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que es ahara su cuarto parrafo, haciendo
expresamente extensiva a los efectos e instrumentos relacionados con los delitos contra la
propiedad intelectual e industrialla posibilidad de destruccion "una vez que tales efectos hayan
sido examinados pericialmente"
Acordada la destruccion de los objetos intervenidos, no sera posible la practica de la
pericia en el acto del juicio oral, en el que unicamente podran exponerse los informes
elaborados en la fase de instruccion, sera precisa la participacion de las partes en su
desarrollo, a fin de que no pueda alegarse indefension,
Medidas sobre la empresa
EI articulo 129 del Codigo Penal dispone que el juez 0 tribunal, "en los supuestos
previstos en este Codigo" y previa audiencia de los titulares 0 sus representantes legales
puede imponer motivadamente diversas medidas, que pueden consistir en la clausura temporal
(hasta cinco anos) 0 definitiva de la empresa, sus locales 0 establecimientos, la disolucion de
la entidad de que se trate, la suspension de actividades par un plazo que no puede ser superior
a cinco afios, la prohibicion (definitiva 0 temporal hasta cinco afios) de realizar en el futuro
actividades de la clase de las que han sido objeto del procedimiento, 0 la intervencion de la
empresa por un plazo de hasta cinco afios.
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La adopci6n de estas medidas corresponde en principio al juez 0 tribunal sentenciador.
Sin embargo, el apartado 2 del mismo articulo preve expresamente que la clausura temporal y
la suspensi6n, nunca por mas de cinco afios, pueden ser acordadas por el juez instructor.
Mayores problemas juridicos plantea la aplicaci6n de las medidas cautelares previstas
en los apartados 7 a 9 del art. 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, teniendo en cuenta el
caracter supletorio de esta norma procesal
Aseguramiento de las responsabilidades econ6micas
Se consigue mediante las medidas cautelares reales, entre las que se inciuyen la fianza,
el embargo, la ocupaci6n de bienes 0 cosas y el embargo judicial de empresas.
Todas elias revisten una gran importancia en el proceso penal por delitos econ6micos,
sobre todo para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del delito, que en ocasiones
pueden alcanzar elevadas sumas de dinero, y evitar que durante el proceso penal el imputado
disponga del tiempo suficiente para ocultar sus bienes.
Estas medidas son:
- la recogida de efectos e instrumentos que procedan del delito.
- la exigencia de fianza, embargo de bienes y embargo y administraci6n judicial de
empresas, medidas comunes a todos los delitos.
Los delitos contra la propiedad intelectual tienen algunas peculiaridades, por cuanto el
articulo 272.1 del C6digo Penal dispone que la extensi6n de la responsabilidad civil derivada
de los mismos se regira por las disposiciones de la Ley de Propiedad lntelectual relativas al
cese de la actividad ilicita y a la indemnizaci6n de dafios y perjuicios.
Esto obliga a tener en cuenta, no solamente las disposiciones generales del C6digo
Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reguladoras de la fijaci6n de la responsabilidad
civil derivada del delito y del cauce procesal para garantizar su efectividad, sino tambien y de
manera muy especifica la normativa de la Ley de Propiedad lntelectual.
Pese a que el citado precepto penal habla de la "extension de la responsabilidad civil"
derivada de la infracci6n penal, en su desarrollo contempla dos aspectos bien diferenciados: el
cese de la actividad ilicita, que es mas una medida cautelar que mecanismo de fijaci6n de la
responsabilidad civil, y la indemnizaci6n de danos y perjuicios, cuyo contenido si es
coincidente con el de la responsabilidad civil generada por el ilicito penal.
El articulo 139 Ley de Propiedad lntelectual precisa cual puede ser el contenido del cese
de la actividad ilicita, que podra consistir en:
a) la suspensi6n de la explotaci6n infractora,
b) la prohibici6n al infractor de reanudarla,
c) la retirada del comercio de los ejemplares ilicitos y su destrucci6n,
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d) la inutilizaci6n y, en caso necesario, destrucci6n de los moldes, planchas, matrices,
negativos y demas elementos destinados exclusivamente a la reproducci6n de ejemplares
ilicitos y de los instrumentos cuyo unico uso sea facilitar la supresi6n 0 neutralizacion, no
autorizadas, de cualquier dispositivo tecnico utilizado para proteger un programa de
ordenador,
e) la remoci6n 0 el precinto de los aparatos utilizados en la comunicaci6n publica no
autorizada.
Ademas de 10 dicho y tanto por la remisi6n que hace el articulo 272.1 del C6digo Penal,
como por la habilitaci6n expresa del articulo 143 de la Ley de Propiedad Intelcctual, para que
en el proceso penal se adopten medidas cautelares, cabe la adopci6n de las medidas cautelares
del articulo 141 de la Ley de Propiedad Intelectual, que pueden consistir en:
a) la intervenci6n y el dep6sito de los ingresos obtenidos por la actividad ilicita de que
se trate 0, en su caso, la consignaci6n 0 dep6sito de las cantidades debidas en concepto de
remuneracion,
b) la suspensi6n de la actividad de reproduccion, distribuci6n y comunicaci6n publica,
segun proceda,
c) el secuestro de los ejemplares producidos 0 utilizados y el del material empleado
exclusivamente para la reproducci6n 0 comunicaci6n publica, teniendo en cuenta que en el
caso de los programas de ordenador, se podra acordar el secuestro de los dispositivos de
inutilizaci6n de protecci6n de programas informaticos,
d) el embargo de los equipos, aparatos y materiales.
En cuanto a los delitos contra la propiedad industrial, no hay en el C6digo Penal un
precepto similar al del articulo 272.1, que remita a las normas civiles protectoras de este
derecho cuando se trate de la fijaci6n de la responsabilidad civil derivada del delito, pero
podrian ser de aplicaci6n los articulos 41 al44 de la Ley 17/2001, de Marcas y 66 a169 de la
Ley 11/1986, de Patentes, en la medida en que ofrecen criterios adecuados para la estimaci6n
del importe de la responsabilidad civil nacida de la vulneraci6n de los derechos de propiedad
industrial.
5) La perspectiva de la criminalidad organizada transnacional
La rapida obtenci6n de sustanciosas ganancias, las multiples formas y la extraordinaria
facilidad de comisi6n de las conductas infractoras, con costes irrisorios, han atraido el interes
de organizaciones criminales con importantes imbricaciones intemacionales que actuan con
modos industriales.
Se ha podido comprobar que estas organizaciones han desviado una considerable parte
de sus esfuerzos a este nuevo campo que ha llegado a ser tan 0 mas productivo que las
actividades tradicionales como el contrabando, el trafico ilicito de drogas, la inmigraci6n
ilegal 0 la trata de blancas.
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La irrupcion de la criminalidad organizada ha provocado que la utilizacion de la via
civil 0 administrativa sea manifiestamente insuficiente para establecer una adecuada defensa
de estos derechos. La via penal es la unica que presenta posibilidades de cierto exito como
ocurre siempre que el sistema se enfrenta a una actividad propia de delincuencia organizada.
EI Legislador espafiol ha tornado conciencia de la vinculacion del fenomeno de la
pirateria con la delincuencia organizada, como 10 demuestran dos importantes previsiones
novedosas que contiene la Ley Organica 15/2003: el establecimiento de un subtipo agravado
tanto en el articulo 271 como en el articulo 276, ambos del Codigo Penal, en base a la
pertenencia del culpable "a una organizacion 0 asociacion, incluso de caracter transitorio,
que tuviese comofinalidad la realizacion de actividades infractoras de derechos de
propiedad intelectual" 0 "industrial"; y la inclusion en la lista de infracciones penales del
articulo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de "los delitos relativos a la propiedad
intelectual e industrial previstos en los articulos. 270 a 277 del Codigo Penal",
El articulo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dedicado ala regulacion de la
tecnica especial del agente infiltrado, contempla la unica definicion que se efectua en nuestra
legislacion del concepto de "delincuencia organizada" como asociacion de tres 0 mas
personas para realizar, de forma permanente 0 reiterada, conductas que tengan como fin
cometer alguno 0 algunos de los delitos que explicita en una lista cerrada.
La globalizacion ha llevado a una situacion en la que practicamente toda delincuencia
organizada es transnacional ante la que no cabe oponer con soluciones nacionales individuales.
La unica opci6n posible para dirigir la intervenci6n penal contra las organizaciones
criminales que estan en el origen y en el desarrollo de la ejecuci6n industrializada de estos
ilicitos penales es la acci6n intemacionaJ.
Los problemas que obstacuJizan la eficacia frente ala delincuencia organizada
transnacional son de sobra conocidos: las diferencias entre los diversos sistemas procesales
nacionales, el atasco judicial con asuntos domesticos, la insuficiencia de medios, el
desconocimiento y la desconfianza mutuas, las barreras idiomaticas, la deficiente utilizaci6n
de instrumentos intemacionales, etc.
EI desarrollo del derecho comunitario europeo, especialmente a partir del Tratado de
Amsterdam, primer paso para la creaci6n de un espacio europeo de libertad, seguridad y
justicia, ha desarrollado diversos instrumentos que pueden ser eficaces frente a este
fen6meno: reconocimiento mutuo de sentencias, creaci6n de equipos conjuntos de
investigaci6n sustituci6n del procedimiento de extradicion, que pretende ser sustituida por la
euro orden, la creaci6n de 6rganos de enlace a nivel policial y judicial.
Sin embargo no se contiene una referencia especifica a los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial ni en el articulo 2 del Convenio de EUROPOL, donde se expresan las
competencias de esta unidad, ni en la Jista expresa que se utiliza para definir la competencia
de EUROJUST en la Decisi6n de 28 de febrero 2002 que la crea.
Tampoco la lista tasada de delitos que posibilitan la denominada EUROORDEN 0
mandamiento europeo de detenci6n y entrega sin control de doble incriminaci6n (articulo 2.2
Decision Marco 2002/584/JAI) hace referencia a una importante parte del fen6meno: los
delitos relativos a la propiedad intelectual en sentido estricto, aunque si se contemplan los
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delitos relativos ala propiedad industrial, cuyos derechos aparecen sustentados en muchos
casos en un semej ante producto del ingenio humano y que en el entomo intemacional
constituye una de las ramas del concepto comun de la propiedad intelectual entendida en
sentido amplio.
6) La Circular 112006 de la Fiscalia General del Estado
Antes de entrar en el estudio de la Circular y con el fin de entender adecuadamente su
finalidad y sentido, es precise hacer una referencia al Ministerio Fiscal Espafiol que con
arreglo al articulo 124.2 de la Constitucion Espanola, ejerce sus funciones conforme a los
principios de unidad de actuacion y dependencia jerarquica y con sujecion, en todo caso, a los
de legalidad e imparcialidad.
EI articulo 6 de La ley 50/1981 que regula el Estatuto Organico del Ministerio Fiscal,
contiene una definicion legal del citado principio: Por el principio de legalidad el Ministerio
Fiscal actuara con sujecion a la Constitucion, a las leyes y demas normas que integran el
ordenamiento juridico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las
acciones procedentes u oponiendose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en
que las leyes.
La centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal tarnbien contempla en su articulo 105
que el Ministerio Fiscal actue con arreglo al citado principio, que se opone al principio de
oportunidad, vigente en algunos paises europeos: Los funcionarios del Ministerio Fiscal
tendran la obligacion de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones
penales que consideren procedentes.
En desarrollo del mandato constitucional el articulo 22.2 del Estatuto Organico del
Ministerio Fiscal establece que el Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del
Ministerio Fiscal y su representacion en todo el territorio espafiol, Corresponde al Fiscal
General del Estado impartir las ordenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden
intemo de la institucion
Por su parte el articulo 25 insiste en que el Fiscal General del Estado podra impartir a
sus subordinados las ordenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las
funciones, tanto de caracter general como referidas a asuntos especificos.
Las instrucciones, que en sentido amplio comprenden tambien las circulares como la
que vamos a pasar a estudiar, representan la plasmacion practica del principio de dependencia
jerarquica, que solo puede ser entendido en cuanto forma de desarrollar el principio, tambien
consagrado en la Constitucion, de la unidad de actuacion, dirigida a conseguir la uniforme
aplicacion de la ley y a conseguir la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Pero las circulares de la Fiscalia General del Estado no solo contienen instrucciones
que deben ser asumidas por los Fiscales en multiples aspectos de aplicacion practica, sino que
elaboran un completo y profundo estudio teorico de la materia.
La Circular 112006 Surge ante la falta de respuesta teorica de la Fiscalia General del
Estado en relacion con esta tipo de criminalidad, falta de respuesta adecuada que tambien se
ha visto en la practica, mas aun cuando ellegislador ha hacho depender durante algunos afios
la persecucion de estas delitos de la denuncia del particular afectado, 10 que adernas de
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dificultades en la practica, tambien ha llevado a considerar que las infracciones iban poco mas
alla del ilicito civil, con la casi exclusiva persecuci6n del vendedor minorista, apreciaci6n tan
alejada de la realidad que el propio legisladar ha considerado que se trata de actividades en las
que se ha introducido la criminalidad organizada y par ella ha previsto que los instrumentos
especificos para la investigaci6n de la criminalidad organizada puedan usarse para la
persecuci6n de este tipo de infracciones.
1.
INTRODUCCION
La Circular se redacta a partir del importante cambio que la reforma llevada a cabo
por la Ley Organica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificaci6n del C6digo Penal ha
supuesto en la configuraci6n de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los
cuales se han trasformado de delitos semipublicos, sujetos al regimen de denuncia previa del
ofendido, en delitos publicos perseguibles de oficio.
En el ambito de los derechos de propiedad industrial el desfase en la elabaraci6n de
una Circular, para establecer los criterios unitarios de interpretaci6n y actuaci6n del
Ministerio Fiscal, es aun mayor puesto que no se ha elaborado una Circular 0 Instrucci6n con
posterioridad a la reforma operada por la Ley Organica 10/95, a partir de la cual dejaron de
estar configurados como normas penales en blanco.
La legislaci6n especifica reguladora de estos derechos, con la cual deben integrarse los
elementos normativos de estos tipos delictivos, ha proliferado y evolucionado
extraordinariamente, siguiendo al igual que en el caso de los derechos de propiedad
intelectual un proceso de intemacionalizaci6n y sobre todo de armonizaci6n a nivel
comunitario.
Se considera necesario hacer un estudio mas exhaustivo de los tipos penales en su
configuraci6n actual, abordando la integraci6n de sus elementos normativos con la necesaria
referencia a la legislaci6n especifica reguladora de estos derechos, de modo similar a 10 que se
hizo en la Circular 2/89, tras la publicaci6n de la Ley de Propiedad Intelectual, de 22 de
noviembre de 1987 y la reforma simultanea que la LO 6/87 realiz6 en el tipo penal del art.
534 y 534 bis.
II.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE
LA REFORMA DE LA LEY ORGANICA 15/2003
Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial que constituyen, respectivamente,
la Secci6n Primera y Segunda del Capitulo XI del Titulo XIII del C6digo Penal, forman parte
del grupo de infracciones que integran el nucleo basico de las lineas informadoras de la
reforma llevada a cabo par la citada Ley Organica 15/2003, de 25 de noviembre, en relaci6n
con los tipos de la Parte Especial, tal y como se rcfleja en la Memoria Justificativa al
Anteproyecto de Ley Organica por la que se modifica la Ley Organica 10/95, de 23 de
noviembre del C6digo Penal, y en la propia Exposici6n de Motivos de la LO 15/2003.
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La refonna trata de dar una respuesta penal eficaz a las nuevas realidades sociales y
delictivas, garantizando la protecci6n de bienes juridicos que sufren nuevos e importantes
ataques como consecuencia de las cada vez mas expansivas fonnas de delincuencia
organizada, 0 de los avances tecnol6gicos instrurnentalizados en la comisi6n de los delitos, asi
como asegurar la protecci6n de bienes 0 derechos nuevos, que surgen tambien como
consecuencia de los citados avances tecnologicos, y que antes no podian ser contemplados en
el marco de una protecci6n penal por su inexistencia.
En primer lugar, la refonna de la Ley Organica 15/2003, ha abordado la consecuci6n del
reforzamiento de la protecci6n penal de estos derechos mediante la elevaci6n de las penas
sefialadas a los delitos.
En segundo lugar, la refonna ha previsto la consecuci6n de una lucha mas eficaz contra
este tipo de delitos, mediante su conversi6n en delitos publicos, pues el apartado 1 del articulo
287 en la redacci6n dada por la Ley Organica 15/2003 excluye de la necesidad de denuncia
previa por el perjudicado u ofendido, la persecuci6n de los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial.
La perseguibilidad de oficio refuerza aun mas la iniciativa del Ministerio Fiscal en la
persecuci6n de las conductas tipicas y en el impulso de la tramitaci6n del procedimiento.
Primera recomendaci6n para los fiscales: Los Sres. y Sras. Fiscales deberan observar,
por tanto, en esta clase de delitos, como en todos los delitos publicos, una posici6n activa y
vigilante en relaci6n con la aportaci6n al procedimiento de las pruebas que sirvan para
acreditar los hechos delictivos, procurando no caer en la peligrosa inercia de dejar la
incorporaci6n exclusiva de las pruebas a las partes implicadas en el proceso, en especial por
10 que se refiere a las pruebas periciales sobre las obras 0 productos fraudulentos, 10 que
puede dar lugar a una ineficacia del procedimiento en cuanto ala sanci6n de las conductas
delictivas, si se impugnan las pruebas de parte y no se llevan al acto del juicio oral otras
pruebas periciales de caracter objetivo.
La Ley Organica 15/2003 trata de mejorar la eficacia de la respuesta penal en la
protecci6n de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y por ella ha introducido una
serie de medidas de caracter procesal en la Ley Enjuiciamiento Criminal, a traves de la
Disposici6n Final Primera
1°._ En el articulo 282 bis se incluyen en el apartado d) los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial como delitos en los que sera posible la utilizaci6n de la figura del
agente encubierto cuando esten cometidos por delincuencia organizada; esta incorporaci6n se
corresponde con el reconocimiento legal de que la criminalidad organizada se ha incorporado
de forma clara y expansiva a la comisi6n de este tipo de delitos, 10 que a nivel sustantivo ha
reflejado la Ley Organica 15/2003, al incorporar en los articulos 271 c) y 276 c),
respectivamente, como supuesto de agravaci6n el que el culpable pertenezca a una
organizaci6n 0 asociaci6n.
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2°_ Se han incorporado los delitos contra la propiedad intelectual e industrial flagrantes
al catalogo de delitos de juicios rapidos que establece la regia 2a del apartado I del articulo
795 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, 10 que evidencia el claro prop6sito de dar una
respuesta inrnediata y eficaz a las formas mas generalizadas de ataque a estos derechos que
vienen representadas en nuestra sociedad por la figura del "top manta".
3°._ La Ley Organica 15/2003, ha afiadido un segundo parrafo a la circunstancia l'del
articulo 771 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, para prevenir que: "La informaci6n de
derechos al ofendido 0 perjudicado, cuando se refiera a los delitos contra la propiedad
intelectual 0 industrial, y en su caso, su citaci6n 0 emplazamiento en los distintos tramites del
proceso se realizara a aquelias personas, entidades u organizaciones que ostenten la
representaci6n legal de los titulares de dichos derechos", Esta incorporaci6n supone el
reconocimiento expreso de la legitimaci6n propia de las entidades gestoras de derechos para
intervenir en los procedimientos penales relativos a los delitos de propiedad intelectual e
industrial, dicha legitimaci6n para intervenir las entidades gestoras supone igualmente un
refuerzo del prop6sito de agilizaci6n de los procesos.
La consideraci6n de que las entidades de gesti6n colectiva tienen atribuida, legalmente
y en base al articulo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, una legitimaci6n propia y no por
sustituci6n, sin necesidad de tener que acreditar de manera individualizada, en cado caso, la
concreta representaci6n conferida por los titulares de los derechos de propiedad intelectual, se
habia abierto ya paso en la jurisprudencia, no s610 en el ambito del procedimiento civil,
(SSTS TS de la Sala de 10 Civil 881/1999 de 29-10-99, 954/2001 de 18-10-2001,208/2001
de 18-12-2001, y 40/2003 de 31-1-2003, entre otras), sino tambien en el del procedimiento
penal donde, no obstante, haber mayor discrepancia interpretativa, por tratarse de una
jurisprudencia emanada casi exclusivamente de las Audiencias Provinciales, existian
numerosas sentencias de dichos 6rganos judiciales que venian acogiendo tambien el criterio
de la legitimaci6n por derecho propio de las entidades de gesti6n colectiva.
La interpretaci6n favorable al reconocimiento de la legitimaci6n propia de las
entidades gestoras, se ve avalada ademas por la necesidad de admitir que la efectiva
protecci6n de los derechos de propiedad intelectual, tan s610 es posible actualmente, mediante
la actuaci6n colectiva por parte de los titulares de los derechos, a traves de organizaciones que
ejerzan facultades de mediaci6n 0 gesti6n de los derechos mencionados, reconocimiento que
ya se recogia en el Preambulo de la Ley de Propiedad Intelectual de II de noviembre de 1987.
4°._ Se introduce tambien por la LO 15/2003 un nuevo parrafo en el articulo 338 de la
Ley Enjuiciamiento Criminal a los efectos de posibilitar expresamente en los delitos contra la
propiedad intelectual e industrialla destrucci6n de los efectos intervenidos; esta previsi6n, sin
duda viene motivada por la consideraci6n de las dificultades para conservar y custodiar en
condiciones adecuadas de integridad y seguridad la ingente cantidad de objetos fraudulentos
que diariamente se intervienen por las fuerzas policiales en relaci6n con la comisi6n de estos
delitos.
Nueva recomendaci6n: Los Sres. y Sras. Fiscales deberan impulsar la aplicaci6n de los
dispuesto en este precepto, una vez se haya practicado la pericial necesaria en relaci6n con los
efectos fraudulentos, y se haya cumplido el requisito del parrafo tercero del articulo 338, de
haberse reflejado en la diligencia que se extienda 0 en la pericial practicada todos los datos
relativos a la naturaleza, calidad 0 cantidad de los efectos que resulte necesario acreditar en el
juicio oral.
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Cumplidos tales requisitos, los Sres. y Sras. Fiscales, en el supuesto de que no se
hubiera solicitado 0 acordado con anterioridad, solicitaran en sus calificaciones, por medio de
otrosi, la destrucci6n de los efectos intervenidos, sin perjuicio de dejar muestras suficientes,
IV.
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Hasta la reforma de la LO 10/95, estos delitos siguieron respondiendo a la deficiente
tecnica de norma penal en blanco, puesto que el articulo 534 del C6digo Penal de 1973
sancionaba dentro del Capitulo dedicado a las defraudaciones del Titulo XIII al "que
infringiera intencionadamente los derechos de propiedad industrial con pena de arresto mayor
y multa", por 10 que era necesario acudir a la regulacion juridico privada especifica sobre la
materia (Ley de Propiedad Industrial de 16-5-1902, Estatuto de la Propiedad Industrial de 267-1929 y la Ley sobre Patentes y Modelos de Utilidad de 20-3-1986), para poder integrar el
tipo penal con las conductas que infringian los derechos de propiedad industrial.
La propiedad industrial, al igual que la propiedad intelectual, es una de las materias
cuya regulaci6n juridica ha sufrido un intenso proceso de internacionalizacion, sobre todo en
el ambito comunitario, en el que se puede comprobar un imparable proceso de armonizaci6n e
integraci6n de la normativa reguladora de la proteccion de estos derechos, presupuesto
ineludible para poder conciliar la existencia un de mercado unico, regido por los principios de
libre competencia, y libre circulaci6n de bienes, productos y servicios, con los derechos
nacionales reguladores de la propiedad industrial.
En esta linea de armonizaci6n e integraci6n en eI ambito comunitario de la normativa
sobre propiedad industrial merece resaltar: la Directiva 89/104 CEE del Consejo, de 21-12-88,
sobre armonizaci6n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el
Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.
Ellegislador de la reforma operada en el C6digo Penal por la Ley 10/95, tambien tuvo
presente este fen6meno de armonizaci6n e integraci6n comunitaria
- descripci6n prolija y exhaustiva de las conductas tipicas sancionadas penalmente, que
reproduce casi en su totalidad las conductas infractoras contempladas en la legislaci6n
especifica de caracter civil.
- se incorporan estos delitos al capitulo XI del Titulo XIII relativo a los Delitos contra
el patrimonio y el orden socioeconornico bajo la rubrica de: "Delitos relativos a la propiedad
intelectual e industrial, al mercado y los consumidores"; 10 que implica segun una parte de la
doctrina el reconocimiento de que la protecci6n de estos derechos tiene un caracter que
trasciende el interes individual de su titular, y que debe conectarse con los intereses del
mercado y los consumidores.
La Circular realiza un desarrollo mas amplio de los tipos delictivos contra la propiedad
industrial, que no se abord6 tras la importante reforma que supuso en esta materia la LO
10/95, y no exclusivamente ceiiido al analisis de los problemas interpretativos que se derivan
de la reforma operada por la LO 15/2003.
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IV.I EL BIEN JURiDICO PROTEGIDO
La cuesti6n relativa a la determinaci6n del bien juridico protegido por los delitos
contra la propiedad industrial, en especial con relacion a los signos distintivos, es una de las
materias que suscita mayor debate a nivel doctrinal y jurisprudencial, siendo ademas su
relevancia notoria, puesto que la determinaci6n del bien juridico protegido, incide
directamente en la delimitaci6n de las conductas vulneradoras de los derechos de propiedad
industrial con relevancia penal.
EI debate se centra en determinar si se trata de
- derecho de naturaleza estrictamente patrimonial e individual,
- delitos cuyo bienjuridico protegido trasciende el interes particular del titular del
derecho y que tratan de proteger bienes juridicos colectivos.
Hasta la reforma operada en el C6digo Penal por la Ley Organica 1011 995, no podia
discutirse que los delitos contra la propiedad industrial tenian como bien juridico protegido un
derecho de naturaleza subjetiva y patrimonial, sobre la base de la legislaci6n especifica
reguladora de los mismos, que los configuraba como derechos exclusivos a la explotaci6n 0
utilizacion, tanto de los signos distintivos, como de las invenciones patentables y tambien por
la ubicaci6n sistematica de estos delitos, incluidos en el Titulo XIII, de "Delitos contra la
propiedad", y ademas dentro del capitulo IV dedicado a las defraudaciones.
Tras la reforma de la Ley Organica 10/1995, ellegislador introduce una importante
novedad al consagrar el Titulo XIII del C6digo Penal a los "Delitos contra el patrimonio y el
orden socioeconomico", incluyendo a los delitos contra la propiedad industrial en el Capitulo
XI con la denominaci6n "De los delitos relativos ala propiedad intelectual e industrial, contra
el mercado y los consumidores".
Este cambio legislativo es considerado por algunos autores, como manifestaci6n
expresa de que el bien juridico que ha querido proteger el legislador a traves de estos tipos
delictivos es de caracter supraindividual, y vinculado ala protecci6n del orden
socioeconomico, representado por un modelo de economia social de mercado que garantiza la
libre competencia y los intereses de todos los que intervienen en el mercado incluidos los
consumidores.
Para otro sector de la doctrina, en la configuraci6n penal de este tipo de ilicitos
penales, es posible apreciar un doble fin tuitivo pues se trata de proteger, no solo el interes
particular e individual de los empresarios competidores, sino tambien el interes colectivo de
los consumidores y el propio interes del Estado en el mantenimiento de un regimen de libre
concurrencia debidamente saneado, como garantia de protecci6n del orden socioecon6mico.
Otros autores ponen de manifiesto que el hecho de que los delitos contra la propiedad
industrial se ubiquen en el mismo capitulo, pero en diferente secci6n que los delitos relativos
al mercado y los consumidores, no debe pasar desapercibido en la determinaci6n del bien
juridico protegido, considerando que el tratamiento aut6nomo de estos delitos en una secci6n
diferente implica la necesidad de abogar por una necesaria delimitaci6n del objeto juridico de
tutela con respecto al mas generico del mercado 0 los consumidores.
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En definitiva, para un sector mayoritario de la doctrina el bienjuridico protegido debe
identificarse con el derecho de uso 0 explotacion exclusiva de los objetos amparados por un
titulo de propiedad industrial previamente inscrito en la Oficina espanola de Patentes y
Marcas. Lo penalmente relevante, por tanto, sera el ataque ala exclusividad de que goza el
titular 0 cesionario de los derechos, aunque su proteccion fortalccera las normas de libre
competencia y acrecentara la defensa de los intereses especificos de consumidores y usuarios,
pero una cosa son las consecuencias mas 0 menos deseables de la tipificacion penal y otra
distinta el objeto juridico de tutela que tiene esa tipificacion.
En apoyo de esta tesis
- tras la reforma de la Ley Organica 15/2003, ellegislador sanciona en el articulo 274.1
la importacion sin consentimiento del titular registral de productos de origen licito, 10 que
supone la ausencia de riesgo de confusion para el consumidor.
- el propio Codigo cuando sanciona en el articulo 274.2 las conductas de mera
posesion para comercializacion de los productos que llevan incorporados los signos
distintivos fraudulentos, sefiala expresamente, que se trate de signos que de acuerdo con el
apartado 1 de este articulo, suponen una infraccion de los derechos exclusivos del titular de
los mismos.
En la jurisprudencia se observa tarnbien la falta de un criterio uniforme en relacion con
la cuestion del bien juridico protegido,
En la Jurisprudencia del Tribunal Supremo existen por un lado sentencias que
consideran que estamos ante delitos pluriofensivos, con un bien juridico dual, en cuanto
requieren para la relevancia penal de los hechos, que los signos distintivos usurpados tengan
aptitud para inducir a error 0 equivocacion al consumidor, si bien otras sentencia consideran
que basta la mera reproduccion, imitacion, utilizacion de los signos distintivos registrados, 0
la mera posesion 0 comercializacion de productos que incorporen una marca, con vulneracion
del derecho exclusivo del titular registral, para que la conducta sea tipica.
Las sentencias de las Audiencias Provinciales existe una tendencia actual a considerar
que el Ilamado "juicio de confundibilidad" debe ponerse en relacion con la aptitud de los
signos distintivos usurpados para confundir al consurnidor y por tanto siguen la linea de
considerar que el bien juridico protegido tiene un caracter supraindividual, que va mas alla de
una infraccion formal del derecho de exclusividad del titular.
Dentro del estudio del bien juridico la Consulta aborda la siempre comprometido tarea
de deslinar el ilicito civil del delito.
EI tipo penal del articulo 274 incorpora expresamente en la descripcion de la conducta
antijuridica el requisito de confundibilidad, sin duda, porque la funcion esencial y
caracteristica del signo distintivo, yen particular de las marcas, es identificar el origen 0
procedencia empresarial del producto 0 servicio al que esta incorporado el signo distintivo.
Desde la perspectiva del bien juridico, puede justificarse la existencia del delito
cuando la usurpacion del signo impide u obstaculiza el que la marca curnpla su funcion
caracteristica de identificar el origen 0 procedencia empresarial del producto, dando lugar a
que el infractor se aproveche del prestigio y posicion de una marca en el mercado, se produce
OMPI/PIIJUlCTG/08/2
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la quiebra de la libre competencia y se lesiona indirectamente a la vez el interes de los
consumidores en poder conocer la real procedencia empresarial del producto 0 servicio, y con
ello su calidad.
Sin embargo la el articulo 34.2 de la ley de Marcas 17/2001, siguiendo los criterios de la
Directiva 89/1 04, contempla el riesgo de confusion como uno de los supuestos en que debe
funcionar la facultad de exclusion propia del derecho real, siempre con la finalidad de
proteger al titular de la marca, pero no para proteger al consumidor.
Como esta materia esta regulada por normativa comunitaria, los tribunales nacionales
deben tener en cuenta en la interpretacion de las normas intemas la interpretacion que de la
misma ha venido haciendo el Tribunal de Justicia Comunitario.
La doctrina que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha ido fijando acerca
del "riesgo de confusion" puede resumirse en los siguientes criterios:
- en las marcas que no gocen de renombre, el riesgo de confusion es aplicable si existe
el riesgo de que e1 publico pueda creer que los productos 0 servicios proceden de la misma
empresa 0 de empresas vinculadas economicarnente,
- la existencia del riesgo de confusion debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta
todos los factores pertinentes, en particular, la similitud entre las marcas confrontadas y la
semejanza entre los productos 0 servicios que distinguen las cualidades intrinsecas de la
marca, su uso y la cuota de mercado que ostentan.
- el riesgo de confusion es directamente proporcional al caracter distintivo de la marca,
en este sentido cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de
proteccion que ese signo merece obtener de los tribunales.
Despues de estas consideraciones la Circular establece los criterios para efectuar el
juicio de valor sobre el riesgo de confusion a que puede inducir la similitud e los signos
distintivos, concretamente la existencia de factores secundarios de diferenciacion, tales como
la forma de presentacion del producto, ellugar de venta 0 la diferencia de calidad 0 precio
(los cuales han sido considerados como decisorios en distintas sentencias de nuestros
tribunales),
Debe tenerse en cuenta por los Sres. y Sras Fiscales que:
- esos factores no podran tener ninguna relevancia en los supuestos de marcas
renombradas.
- tampoco podran tener relevancia en los supuestos de marcas normales cuando se
trata del supuesto de identidad de los signos y de los productos.
Y ella, dada la proteccion total que en ambos casos dispensa la normativa comunitaria,
como acabamos de exponer
- En los supuestos de marcas no renombradas la admision de que pueda otorgarse a
esos factores accesorios alguna relevancia en la realizacion del juicio de confusion, dependera
del grado de semejanza 0 desemejanza entre los signos y productos, teniendo siempre en
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consideraci6n que la vulneraci6n del derecho del titular legitime, se producira si la marca no
cumple su funci6n de diferenciaci6n del origen empresarial de la misma y de control de
garantia de calidad del producto sobre el que se incorpora, lesionando el principio de libre y
leal concurrencia en el mercado.
Algunas sentencias del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales han
considerado que estos factores secundarios, como la diferente presentaci6n de los productos,
los distintos lugares de venta, 0 la diferencia de precio y calidad, tienen efectos en la
determinaci6n de las conductas penalmente relevantes.
La Circular sigue estableciendo los criterios con los que los Fiscales debeos interpretar
los preceptos legales, y asi se argumenta que en el ambito de protecci6n penal no es necesario
incorporar criterios de protecci6n mas estrictos que en el ambito de protecci6n civil de los
derechos de propiedad industrial por las siguientes razones:
- el articulo 274, que actualmente no es una norma penal en blanco, no ha recogido
como elemento tipico el que se produzca un efectivo error en el consumidor con el
consiguiente perjuicio del mismo, 10 cual si ha hecho expresamente en los delitos de la
secci6n tercera, articulos 282 y 283.
- la consideraci6n del derecho exclusivo del titular registral, como bien juridico
directamente protegido por el tipo penal se confirma en cuanto que el requisito de error
efectivo del consumidor, no se incorpora par ellegislador deliberadamente a estos delitos, que
ha integrado en una secci6n independiente a la de los delitos contra los consumidores, siendo
el interes del consumidor s610 un fin indirecto 0 mediato en la sanci6n penal de las conductas,
cuya lesi6n no debe necesariamente concurrir para estimar cometido el delito.
- el principio de intervenci6n minima del derecho penal es un factor de selecci6n para el
legislador, pero no para el interprete que no pude prescindir de las conductas que ellegislador
expresamente ha decidido sancionar.
- la Directiva 2004/48 CE, de 29 de abril en su articulo 3 establece que "los Estados
Miembros adoptaran las medidas necesarias para asegurar que las infracciones intencionales
de los derechos de propiedad intelectual a escala comercial sean consideradas como
infracciones penales". Este es el criterio que ellegislador ha tenido en cuenta, para delimitar
el ambito de protecci6n penal, el que las conductas lesivas se realicen con fines comerciales y
sean intencionales.
IV. 2 LAS CREACIONES CON PROYECCION INDUSTRIAL 0 ARTISTICA
El articulo 273.1 castiga a quien fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca 0 introduzca
en el comercio objetos amparados por el derecho de patente 0 modelo de utilidad
EI articulo 273.2 castiga:
- al que utilice u ofrezca la utilizaci6n de un procedimiento objeto de una patente.
- a1 que posea, ofrezca, introduzca en el mercado 0 utilice el producto directamente
obtenido por el procedimiento patentado.
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EI articulo 273.3 castiga a quien fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca 0 introduzca
en el comercio objetos amparados por un modelo 0 dibujo industrial 0 artistico 0 topografia
de un producto semiconductor".
IV. 2. a) Patentes y modelos de utilidad
La regulacion de las patentes y modelos de utilidad se encuentra en la Ley 11/1986, de
20 de marzo, de Patentes y Modelos de Utilidad.
Concepto legal de patente: "las invenciones nuevas que impliquen una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial aun cuando tengan por objeto un
producto que este compuesto 0 que tenga materia biologica, 0 un procedimiento mediante el
cual se produzca, transforme 0 utilice materia biol6gica.
La patente nacional se concede por la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, tras un
procedimiento en el que se comprueba de oficio si el objeto de la solicitud reune los requisitos
de patentabilidad exigidos por la Ley.
Concepto de modelo de utilidad: "aquellas invenciones que, siendo nuevas e
implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuracion, estructura
o constitucion de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso 0
fabricacion" .
A diferencia de 10 que ocurre en las patentes, la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas no hace examen de oficio de la novedad, ni de la actividad inventiva, sino que s610
verificara si la solicitud reune los requisitos formales y su objeto es susceptible de proteccion
como modelo de utili dad.
EI ambito de proteccion del derecho conferido por la patente y el modelo de utilidad
viene determinado por el contenido de ese derecho, que resulta similar en ambos supuestos
(articulos 50 y 152 Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, respectivamente). Desde un punto
de vista positivo, el derecho otorga a su titular una facultad de usar 0 explotar en exclusiva la
invencion; en sentido negativo, confiere la facultad de prohibir a los terceros determinadas
conductas relacionadas con la invencion.
Las conductas que el titular del derecho puede prohibir a terceros se corresponden
exactamente con las conductas que se sancionan en el articulo 273.1 y 273.2 del Codigo
Penal, con la (mica excepcion de la importacion del producto obtenido directamente a traves
del procedimiento patentado, en que el ambito de la proteccion civil es mas amplio.
Para poder determinar que se esta realmente utilizando una patente ajena, debera
valorarse, con asistencia del dictamen pericial oportuno, el grado de similitud del objeto
producido por la patente y el realizado fraudulentamente, para 10 cual habra que estar al
"contenido de las reivindicaciones", donde el inventor determina 10 que, a su criterio,
constituye su invencion y sobre la cual se a va a conceder el derecho de exclusividad. (art. 60
de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad).
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La inscripci6n registral es requisito necesario para que se produzca 1aprotecci6n penal
del derecho de patente 0 modele de utilidad, a diferencia del ambito civil en el que se otorga
una protecci6n provisional desde la publicaci6n de la solicitud de inscripci6n.
La Circular advierte a los fiscales que deben tener en cuenta la posibilidad de que se
planteen en la tramitaci6n del procedimiento penal cuestiones prejudiciales de caracter
contencioso administrativo relativas ala existencia de una demanda de nulidad de la
inscripci6n de una patente, en cuyo supuesto debera producirse la suspensi6n del
procedimiento penal hasta la resoluci6n sobre la misma.
El siguiente requisito es que se actue sin el consentimiento del titular del derecho de
patente 0 modele de utili dad, que puede darlo el propio inventor 0 sus causahabientes.
La circular considera que el consentimiento puede tener efectos penales aunque la
trasmisi6n del derecho no cumpla los requisitos establecidos par la Ley de Patentes y
Modelos de Utilidad para que tenga efectos frente a terceros.
La exigencia de la concurrencia del elemento subjetivo de actuar con fines comerciales
o industriales excluye la tipicidad de las conductas realizadas para usos meramente privados.
La excluye tambien de su ambito de protecci6n las conductas realizadas en el ambito privado
y con fines no comerciales.
IV 2. b) Las patentes secretas
EI articulo 277 del C6digo Penal castiga al que intencionadamente haya divulgado la
invenci6n objeto de una solicitud de patente secreta, en contravenci6n con 10 dispuesto en la
legislaci6n de patentes, siempre que ella sea en perjuicio de la defensa nacional.
La Ley de Patentes preve que cuando la patente sea de interes para la defensa nacional
y a requerimiento del Ministerio de Defensa, la Oficina Espanola de Patentes y Marcas
decretara la tramitaci6n secreta de la solicitud de la patente.
Este precepto no protege tanto la propiedad industrial, sino los intereses de la defensa
nacional, de forma que puede cometer el delito el propio titular que vulnera el mandato de
secreto, de ahi que se cuestione por la doctrina la ubicaci6n sistematica de este tipo penal.
IV 2. c) Los modelos y dibujos industriales 0 artisticos y
las topografias de productos semiconductores
El articulo 273.3 extiende el objeto de protecci6n penal a otros derechos de propiedad
industrial que son los modelos y dibujos industriales y artisticos y las topografias de
productos semiconductores, todo 10 cual aparece regulado en la nueva Ley 20/2003, de 7 de
julio, de Protecci6n Juridica del Disefio Industrial, que ha sustituido la terminologia de
modele y dibujo industrial por la de "disefio industrial".
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La ley define el disefio y siguiendo a la Directiva comunitaria, que incluye tambien los
model os, como "la apariencia de la totalidad 0 de una parte de un producto que se deriva de
las caracteristicas y en particular, de las lineas, contomos, colores, forma, textura 0 materiales
del producto en si 0 de su omamentaci6n.
La distinci6n tradicional entre el dibujo y el modelo radica en que el dibujo es
bidimensional y el modelo tridimensional.
El requisito de la inscripci6n registral, que en este caso se efectuara en la Oficina
Espanola de Patentes y Marcas y que supone un derecho exclusivo de titular del registro para
su utilizaci6n, con la consiguiente facultad de prohibici6n a terceros sin su consentimiento,
debe entenderse necesario para la persecuci6n penal de la conducta, dada la f6rmula legal
"concurriendo iguales circunstancias"
La regulaci6n de la topografia de productos semiconductores, se encuentra en la Ley
11I1988, de 3 de mayo, para la Protecci6n Juridica de los Productos Semiconductores, que se
promulg6 en cumplimento de la Directiva 87/54 CEE del Consejo, de 16 de diciembre de
1986, sobre protecci6n juridica de la topografias de los productos semiconductores, y que
otorga a estos una protecci6n similar a la de las patentes.
IV.3 Los signos distintivos
De acuerdo con la Circular los signos distintivos que son objeto de protecci6n penal
son las marcas y los nombres comerciales, puesto que el rotulo de establecimiento ha dejado
en la regulaci6n actual de estos derechos de tener caracter registral.
Los signos distintivos registrados conforme a la legislaci6n de marcas (marca y
nombre comercial), otorgan a su titular un medio para identificar en su actividad empresarial
o comerciallas mercancias 0 los servicios que pone en circulaci6n u oferta, asi como a la
propia empresa que representan.
Ellegislador penal abandon6 con la Ley Organica 10195, la tecnica de la norma penal
en blanco, describiendo exactamente las conductas sancionables, sin embargo, existen
importantes elementos normativos que deben ser integrados acudiendo a la legislaci6n
especifica reguladora de los signos distintivos y, en concreto, a la Ley de Marcas.
Conforme al articulo 4: "Se entiende por marca todo signo distintivo susceptible de
representaci6n grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos 0 servicios de
una empresa de los de otras"
Conforme al articulo 87: "Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de
representaci6n grafica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve para
distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades identicas 0 simi lares".
La tipificaci6n de la vulneraci6n de estos derechos de propiedad industrial se
contempla en el articulo 274 I Y2.
EI articulo 274.1 castiga:
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- al que reproduzca, imite, modifique 0 de cualquier otro modo utilice un signo
distintivo identico 0 confundible con aquel, para distinguir los mismos 0 similares productos,
servicios, actividades 0 establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se
encuentre registrado, siempre que se haga con fines industriales 0 comerciales, sin el
consentimiento del titular de un derecho registrado conforme a la legislaci6n de marcas y con
conocimiento de su registro.
- a los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento,
tanto si estos tiene un origen licito como ilicito en su pais de procedencia.
Los verbos utilizados en el articulo 274, para describir la acci6n tipica no se
corresponden con el utilizado en el articulo 34.2 de la Ley de Marcas 17/2001, para delimitar
el contenido de las facultades de prohibici6n del titular del derecho pues se refiere a "uso en el
trafico economico", si bien luego en el apartado 3 del articulo 34, se describen los concretos
actos de usa que el titular puede prohibir a los terceros.
La Circular indica que la interpretaci6n de las conductas penalmente relevantes
enumeradas en el articulo 274, debe hacerse atendiendo a las facultades de prohibici6n que
ostenta el titular del derecho conforme al contenido del articulo 34 de la Ley de Marcas,
precepto en el que se incorpora como requisito para poder considerar producida la infracci6n
del derecho exclusivo del titular del signo distintivo, el requisito del "riesgo de confusion"
que se contempla en el articulo 5.1 b) de la Directiva 89/1 04 CEE.
La Circular de criterios de interpretaci6n de los verbos del nucleo penal: EI verba
reproducir puede interpretarse como la colocaci6n de un signo identico allegitimo; el de
imitar se puede interpretar como la colocaci6n de un signo semejante que pude producir
confusi6n con ellegitimo; ambas conductas se corresponden con la descripci6n que hace el
articulo 34.2 del contenido del ius prohibendi: "El titular de la marca registrada podra prohibir
que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trafico econ6mico: a) Cualquier signo
identico ala marca para productos 0 servicios identicos a aquellos para los que la marca este
registrada, b) cualquier signo que por ser identico 0 semejante a la marca y por ser identicos 0
similares los productos 0 servicios implique un riesgo de confusi6n del publico; el riesgo de
confusi6n incluye el riesgo de asociaci6n entre el signo y la marca".
La Circular establece que el verba modificar que utiliza el articulo 274 y que no se
corresponde con ninguno de los supuestos concretos de prohibici6n que se contemplan en el
articulo 34.3 de la Ley de Marcas, debe ser interpretado como cualquier modalidad de
utilizaci6n del signo legitimo, distinta de la reproducci6n 0 imitacion, que induzca a confusi6n
La descripci6n abierta "0 de cualquier otro modo utilice...".debe ser interpretada de
conformidad con el apartado 3 del articulo 34 de la LM, como derecho de prohibir el uso no
autorizado en el trafico econ6mico.
Por el mismo motivo no existe ninguna raz6n para considerar que las exportaciones de
productos en los que se han incorporado los signos distintivos fraudulentcs, han sido
excluidas de la protecci6n penal. El articulo 34.3 c) de la Ley de Marcas expresamente indica
entre las facultades del ius prohibendi del titular de la marca las de "importacion 0
exportaci6n de productos portadores del signo", y debe entenderse que la exportaci6n no
autorizada por el titular registral de la marca, lesiona el bien juridico directamente protegido.
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EI art. 274.2 castiga al que posea para su comercializacion, 0 ponga en el comercio,
productos 0 servicios con signos distintivos que, de acuerdo con apartado I de este articulo,
suponen una infraccion de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se
trate de productos importados del extranjero.
Basta, por tanto, con que el autor realice esa conducta de comercializacion 0 posesion
orientada a esa comercializacion, aunque no haya intervenido en la reproduccion 0 imitacion
fraudulenta de los signos.
La Circular interpreta cuando debe entenderse cometido el delito: desde que sin la
autorizacion del titular registral, y con fines comerciales 0 industriales, se reproduce 0 imita la
marca y se incorpora al producto identico 0 semejante, aunque no se haya introducido en el
mercado, ni se haya llegado a producir un perjuicio econornico al titular del derecho si esa
incorporacion del signo fraudulento a los productos se realiza con fines comerciales.
En los supuestos en que la utilizacion fraudulenta de los signos distintivos suponga
ademas un efectivo fraude patrimonial para los consumidores que adquieren los productos
existira un concurso ideal del delito del articulo 274 con el delito de estafa del articulo 248.
IV.4 Las obtenciones vegetales
Las obtenciones vegetales son una modalidad de propiedad industrial, que protegen las
creaciones 0 invenciones en el campo de la botanica y en particular las variedades vegetales,
mediante la concesion a su titular de un derecho exclusivo de explotacion econornica,
La proteccion penal de las obtenciones vegetales aparecia en la vieja ley de 1975
seguia la tecnica de la norma penal en blanco, toda violacion intencionada del derecho
exclusivo que el titulo de obtencion vegetal otorga a su titular sera penada de acuerdo con 10
establecido en el articulo 534 del Codigo Penal.
La regulacion original del Codigo Penal de 1995 al abandonar esta tecnica en el
castigo de los delitos contra la propiedad industrial y no incorporo expresamente como objeto
de proteccion penal las obtenciones vegetales, par 10 que se ha considerado que las mismas
habian quedado excluidas de dicha proteccion, siendo dudosa la vigencia de la norma penal
incluida en el citado articulo 19 de la Ley 12/1975, omision que ha sido subsanada par la Ley
Organica 15/2003, en los nuevos apartados 3 y 4 del art. 274, que sancionan expresamente la
vulneracion de los derechos sobre obtenciones vegetales.
Como ocurre con los demas derechos de propiedad industrial, nos encontramos con la
presencia de elementos normativos que deben ser integrados con la legislacion especifica
reguladora de las obtenciones vegetales. A nivel nacional esta regulacion esta constituida por la
Ley 3/2000, de 7 de enero, de regimen juridico de la proteccion de obtenciones vegetales.
EI derecho de propiedad industrial recae, en este caso, en invenciones consistentes en la
obtencion de una nueva variedad vegetal.
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EI numero 3 del articulo 274 castiga al que produzca 0 reproduzca, acondicione con
vistas a la producci6n 0 reproducci6n, ofrezca en venta, venda 0 comercialice de otra forma,
exporte 0 importe, 0 posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de
reproducci6n 0 multiplicaci6n de una variedad vegetal protegida conforme ala legislaci6n
sobre protecci6n de obtenciones vegetales.
Las modalidades de acci6n tipica descritas se corresponden con las facultades
exclusivas otorgadas aI obtentor 0 beneficiario del titulo de obtenci6n vegetal en el articulo 12
de la Ley de Protecci6n de Obtenciones Vegetales.
Lo que debe hacerse ademas:
- con fines agrarios
0
comerciales,
- sin consentimiento del titular de un titulo de obtenci6n vegetal y
- con conocimiento de su registro (Registro Oficial de Variedades Protegidas con arreglo
aI articulo 44 de la Ley de Protecci6n de Obtenciones Vegetales)
Pero la protecci6n penal no extiende la protecci6n, ni al material cosechado 0 producto
de la cosecha, obtenido por la utilizaci6n no autorizada de material de reproducci6n 0 de
multiplicaci6n de la variedad protegida, ni a los productos fabricados directamente a partir de
un producto de cosecha de la variedad protegida por la utilizaci6n no autorizada de dicho
producto de cosecha, supuestos expresamente regulados en el articulo 13 de la Ley de
Protecci6n de Obtenciones Vegetales.
EI numero 4 castiga al que realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado
anterior utilizando, bajo la denominaci6n de una variedad vegetal protegida, material vegetal
de reproducci6n 0 multiplicaci6n que no pertenezca a tal variedad.
IV.5
Las denominaciones de origen e indicaciones geograficas
EI C6digo Penal tras la Ley Organica 10195, tipifica en el articulo 275 la vulneraci6n
de las denominaciones de origen e indicaciones geograficas.
Esta modalidad de signos distintivos garantiza no el origen empresarial de los mismos
sino una determinada calidad, no son autenticas marcas, pues no conceden derechos
subjetivos de exclusi6n ejercitables, erga omnes, sino que todos los productores que reunan
los requisitos exigidos en la respectiva reglamentaci6n tienen derecho a que les sea concedida
su utilizaci6n.
La normativa vigente eS({1 representada por la Ley 24/2003, de 14 de julio, de la Vifia
y el Vino.
Se debera tener en cuenta que el uso por el tipo penal de las dos categorias,
denominaciones de origen e indicaciones geograficas, es consecuencia de la asunci6n por el
legislador penal de la terrninologla incorporada por el Reglamento CEE 2081/92, del Consejo,
de 14 de julio, relativo a la protecci6n de las indicaciones geograficas y denominaciones de
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arigen de los productos agricolas que fue incorporado al ardenamiento interno par Orden del
Ministerio de Agricultura de 25 enero de 1994.
El Reglamento crea dos niveles de protecci6n: las denominaciones de arigen, en las
que la cualidad 0 caracteristica del producto depende en exclusiva del medio geografico, y las
indicaciones geograficas en las que concurririan ademas otros factares.
EI delito consiste en utilizar en el trafico econ6mico una denominaci6n de arigen 0
una indicaci6n geografica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas
para distinguir los productos amparados por elias,
Son requisitos ademas:
- ausencia de autorizaci6n
- conocimiento de la protecci6n
- actuar de forma intencionada
V.
LAS D1SPOSICIONES COMUNES
En la Introducci6n y al examinar las principales reformas que introduce la Ley Organica
IS/20m, en relaci6n con los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, ya expusimos el
fundamental cambio que hace la Ley en cuanto ala perseguibilidad de estos delitos, que pasan a
ser delitos perseguibles de oficio, pues se suprime para ellos en la nueva redacci6n del articulo
287, la necesidad del requisito de denuncia previa del agraviado.
Las otras disposiciones de caracter comun se contienen en el articulo 288 que preve par
un lado, la publicaci6n de las sentencias que declaren la comisi6n de estos delitos, en los
peri6dicos oficiales, y la posibilidad de publicaci6n, a solicitud del perjudicado, en cualquier otro
medio informativo, y de otro lado, se contempla la posibilidad de acordar las consecuencias
accesorias del articulo 129 del C6digo Penal, el cual establece:
La Circular nos recuerda la pertinencia de solicitar la adopci6n de estas medidas en los
escritos de acusaci6n, dada la creciente manifestaci6n de la comisi6n de este tipo de delitos a
traves de empresas 0 establecimientos comerciales, y par organizaciones 0 asociaciones
delictivas.
VI. Fortalecimiento de la proteccion de los derechos de
propiedad intelectual e industrial. Responsabilidades civiles
Existe una creciente y progresiva preocupaci6n por la protecci6n legal de los derechos de
propiedad intelectual e industrial tanto a nivel nacional, como comunitario e intemacional, y tanto
en el marco de la legislaci6n especifica de caracter civil, como en el marco de la legislaci6n penal,
dada la alarmante vulneraci6n de los mismos favorecida por las nuevas tecnologias que facilitan su
usurpacion, y el haberse convertido esa vulneraci6n en una de las actividades desarrolladas por las
organizaciones delictivas, por la importancia de los beneficios obtenidos y la escasa gravedad de
las consecuencias sancionadoras vinculadas a las infracciones de esos derechos.
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Dentro de esa preocupaci6n por fortalecer la protecci6n de los derechos a nivel de la
legislaci6n nacional, se encuadran, las modificaciones introducidas en cuanto a la protecci6n
penal por la Ley Organica 15/2003 y en el ambito civil. Pero tambien con consecuencias
penales la Ley 19/2006 el que se amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad
intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicaci6n de
diversos reglamentos comunitarios.
Por 10 que se refiere ala protecci6n de la propiedad intelectual, conforme al articulo
272: "la extensi6n de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos
articulos anteriores se regira por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas
al cese de la actividad ilicita y a la indemnizaci6n de dafios y perjuicios".
La Circular considera que son mas amplias y por tanto mas severas las medidas
contenidas en el C6digo Penal como consecuencias accesorias del delito, previstas
expresamente en el ariculo.288 y la medida del comiso.
En todo caso los Sres. y Sras. Fiscales deberan tener presente 10 establecido en la
Circular 112005 en 10 que concieme al corniso, que debera ser solicitado en relaci6n con los
efectos, instrumentos y ganancias de estos delitos, particularmente cuando la actividad
delictiva resulte imputable a los integrantes de una organizaci6n.
Por 10 que respecta a los criterios a tener en cuenta para fijar la indemnizaci6n por
dafios y perjuicios se debe estar a los criterios establecidos en el articulo 140 de la LPI
vigente.
I. La indemnizaci6n por danos y perjuicios debida al titular del derecho infringido
comprendera no solo el valor de la perdida que haya sufrido, sino tambien el de la ganancia
que haya dejado de obtener a causa de la violaci6n de su derecho. La cuantia indemnizatoria
podra incluir, en su caso, los gastos de investigaci6n en los que se haya incurrido para obtener
pruebas razonables de la comisi6n de la infracci6n objeto del procedimiento judicial.
2. La indemnizaci6n por dafios y perjuicios se fijara, a elecci6n del perjudicado,
conforme a alguno de los criterios siguientes:
a) Las consecuencias econ6micas negativas, entre elias la perdida de beneficios que
haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor
haya obtenido por la utilizaci6n ilicita.
En el caso de dafio moral procedera su indemnizacion, aun no probada la existencia de
perjuicio econ6mico. Para su valoraci6n se atendera a las circunstancias de la infraccion,
gravedad de la lesi6n y grado de difusi6n ilicita de la obra.
b) La cantidad que como remuneraci6n hubiera percibido el perjudicado, si el infractor
hubiera pedido autorizaci6n para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuesti6n.
3. La acci6n para reclamar los danos y perjuicios a que se refiere este articulo
prescribira a los cinco anos desde que ellegitimado pudo ejercitarla.
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La Ley tambien contempla la posibilidad de solicitar en el proceso penalla adopcion de
medidas cautelares procedentes en los procesos civiles, posibilidad a cuya utilizacion se
anima a los Fiscales, concretamente la adopcion de aquellas medidas especificas de caracter
cautelar que sean eficaces para evitar la pennanencia de la actividad delictiva que lesiona los
derechos de propiedad intelectual, y que igualmente sirvan para garantizar las
responsabilidades que puedan ser establecidas en la sentencia.
Por 10 que se refiere a los derechos de propiedad industrial, la Circular recuerda que si
bien el Codigo Penal no establece una remision expresa a la legislacion especifica reguladora
de los mismos para detenninar el alcance y extension de la responsabilidad civil, debe
entenderse que esa nonnativa especifica podra ser valorada por el Juez 0 Tribunal penal en la
sentencia al fijar la responsabilidad civil por los delitos contra la propiedad industrial
cometidos, en cuanto esas nonnas no se opongan a 10 previsto en los articulos 109 a 115 del
Codigo Penal asi como a 10 establecido en los articulos 127 y 129 del mismo C6digo.
Igualmente podran ser de consideracion y aplicacion como medidas cautelares en el
ambito del procedimiento penal por delitos contra la propiedad industrial las previstas con tal
caracter en la legislacion especifica en cuanto puedan ser de eficacia para impedir la
continuacion de la actividad delictiva, 0 para asegurar la eficacia del comiso que debera
acordarse en la sentencia dentro de los terminos del articulo 127 C6digo Penal.
Por tanto, a los efectos de determinacion de la extension de la responsabilidad civil de
los delitos contra la propiedad industrial 0 de adopcion de medidas cautelares, podra tenerse
en cuenta 10 dispuesto en los articulos. 63, 66 y 134 de la Ley 11/86 de Patentes, 0 en los
articulos 41 y 43 de la Ley 17/2001 de Marcas modificados por la indicada ley 19/2006.
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