El Sistema de Madrid, un hito decisivo en la

EL SISTEMA DE MADRID, UN HITO DECISIVO EN LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS
MARCAS.
Por José Manuel Otero Lastres
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Alcalá de Henares
1.- Introducción
Permítanme que plantee el tema de mi conferencia desde la óptica
de las características de los derechos de propiedad industrial. Como
todos ustedes saben, entre los rasgos o características de estos
derechos cabe mencionar los siguientes:
• Son derechos exclusivos y excluyentes.
• Son derechos registrales.
• Son derechos territoriales.
• Son derechos temporalmente limitados, aunque algunos son
renovables por tiempo limitado, como los diseños, y otros son
indefinidamente renovables, como la marca.
• Y, finalmente, son derechos con una clara vocación
internacional.
En concreto, en el derecho de marca, que es el que ahora nos
interesa, concurren, como no podía ser de otro modo, todas estas
características, estando tres de ellas especialmente implicadas en
el tema de este Seminario. Tales notas son la de la registrabilidad,
la de la territorialidad, y la de vocación internacional. Y es que el
hecho de que la marca sea un derecho que nace principalmente por
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medio de su inscripción en una Oficina de Registro; el hecho de que
se trate de un derecho que, por lo general, produce efectos en el
territorio del Estado que lo concede; y el hecho de que haya
adquirido una dimensión internacional cada vez más creciente en la
medida en que es el signo que identifica y diferencia las
prestaciones que son objeto del tráfico económico mundial,
explican que haya sido inevitable el establecimiento de un
Sistema Internacional de registro de marcas.
Si por “Sistema” se entiende, según su primera acepción, “conjunto
de reglas o principios sobre una materia racionalmente
enlazados entre sí”, no cabe duda de que lo que actualmente se
conoce como “El Sistema de Madrid de registro internacional de
marcas” se ha convertido en un verdadero Sistema, en la medida
en que consiste en un conjunto de principios y de normas
racionalmente enlazados entre sí sobre la materia del registro
internacional de las marcas. Y ello porque el denominado Sistema
de Madrid enlaza racionalmente las normas de dos textos
normativos de carácter internacional que son como todos ustedes
saben, de una parte, el Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 y, de otra, el
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989.
En los minutos que siguen, trataré de exponer sintéticamente, pero
de manera interrelacionada, las líneas fundamentales de estos dos
textos normativos, con la finalidad de acreditar que tal y como ha
quedado configurado, el Sistema de Madrid constituye un hito
decisivo en la internacionalización de la protección de la marca.
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2.- La necesidad del Registro Internacional de marcas.
La previsión de un sistema que permita el correcto funcionamiento
de un registro internacional de las marcas es una necesidad
largamente sentida. Como ha puesto de manifestado el Profesor
BOTANA, en su magnífica monografía sobre “La protección de las
marcas internacionales”, la idea de establecer un sistema que
simplificara las formalidades para proteger una misma marca en
diversos países surgió en el Congreso Internacional de la Propiedad
Industrial celebrado en París en 1878. La necesidad de establecer
un sistema de este tipo se hizo todavía más presente como
consecuencia del Convenio de la Unión de París de 1883, el cual
contiene, entre otros principios, el de la prioridad unionista. En virtud
de este principio, como todos ustedes saben, el Convenio reconocía
ya en 1883 a todo aquel súbdito unionista que hiciera en forma
regular el depósito de una solicitud de marca en uno de los países
de la Unión un derecho de prioridad durante el plazo de seis meses
para presentar la correspondiente solicitud de tal marca en los
demás países unionistas.
Pues bien, aunque el Convenio de París preveía, desde sus
orígenes, este plazo para extender el registro de una marca de un
país unionista a otros, lo cierto es que existían numerosas
dificultades para lograrlo. Entre éstas, cabe mencionar:
- la de que había que presentar tantas solicitudes como fuesen
los países a los que se desease extender el registro de la
marca originaria;
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- la de que una buena parte de estas solicitudes habría que
presentarlas en diferentes idiomas;
- la de que habría que pagar tasas en varias monedas;
- la de que tendrían que intervenir diferentes agentes o
mandatarios.
Como se advierte fácilmente, todo esto implicaba no sólo
numerosos obstáculos que salvar en tan corto plazo de tiempo, sino
también, y sobre todo, cuantiosos gastos.
Por lo que se acaba de decir no puede sorprender que se pensara
desde muy pronto en idear un sistema que facilitara el registro
internacional de las marcas. El objetivo era eliminar las dificultades
que presentaba el sistema de la multiplicidad de solicitudes y
sustituirlo por un procedimiento único, sencillo, rápido y económico
que desembocase el registro internacional de la marca. Se trataba
de conseguir, en definitiva, la protección de la marca en varios
países mediante la presentación de una sola solicitud, redactada en
un mismo idioma, previo pago de las tasas en una sola moneda y
con la intervención de un solo agente mandatario.
Con esta loable finalidad surgió el anteriormente citado Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de
1891, que fue objeto, como todos ustedes saben, de sucesivas
revisiones, que no viene al caso reseñar. Por lo tanto, a la
necesidad de contar con un procedimiento de registro internacional
de marcas, que se hizo más patente desde la Convenio de París de
1883, se respondió con relativa rapidez, algo más de 8 años
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después, desde el propio seno de la Unión de París, mediante la
creación de la Unión particular del Arreglo de Madrid de 1891.
La finalidad del Arreglo, según establece el apartado 2) de su
artículo 1 es hacer posible que los nacionales de los países
firmantes del Arreglo puedan obtener en los demás países
pertenecientes al mismo, la protección de las marcas que tengan
registradas en su país de origen, mediante el depósito de la
solicitud de tales marcas en la Oficina Internacional, que habrá de
efectuar a través de la Administración de dicho país de origen.
Veamos, pues, seguidamente las líneas generales de este Arreglo,
para detenernos, después, en las principales razones que se alegan
para no adherirse al mismo.
3.- El Arreglo de Madrid: breve descripción del sistema y
principales razones alegadas en contra de su adhesión.
Como destaca el Maestro FERNANDEZ-NÓVOA, el eje central del
Arreglo de Madrid es la solicitud de registro internacional, de la
que interesa detenerse, brevemente, en los siguientes aspectos:
• Legitimación para solicitar el registro internacional
De la interpretación conjunta del apartado 2 del artículo 1 y del
artículo 2 del Arreglo se desprende que están legitimados para
presentar la solicitud de registro internacional:
1. Los nacionales de los países contratantes del Arreglo
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2. Los nacionales de los países no adheridos al Arreglo
que estén domiciliados o tengan un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la
Unión particular creada por el Arreglo.
• Contenido de la solicitud
En el apartado 4 de la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del
Protocolo concerniente a ese Arreglo, que entró en vigor el 1 de
abril de 2004, se determina el contenido de la solicitud internacional.
De las menciones que establece con gran detalle esta norma
reglamentaria, cabe destacar:
- las relativas al solicitante y, si lo hubiere, a su mandatario;
- las referidas al depósito de la marca base en el país de
origen;
- las concernientes al signo en cuanto tal en que consiste esta
marca base, así como a los productos o servicios distinguidos
por tal marca;
- y que se refieren a las Partes contratantes designadas o, lo
que es lo mismo, los países para los que se solicita la
protección.
• Objeto de la solicitud del registro internacional
El objeto de la solicitud del registro internacional tiene que ser
inevitablemente una marca registrada con anterioridad en uno de
los países pertenecientes a la Unión Particular, denominado “país
de origen”. Como cabe la posibilidad de que el solicitante sea titular
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de marcas idénticas registradas en varios países de la Unión
particular, hay que determinar cuál ha de ser considerado “país de
origen”. La cuestión la resuelve expresamente el apartado 3 del
artículo 1 del Arreglo que fija sucesivamente y por orden de
preferencia los criterios que determinan el país de origen:
1. El país de la Unión particular donde el depositante tenga un
establecimiento industrial o comercial efectivo y real.
2. Si no lo tuviere, el país de la Unión particular donde tenga su
domicilio.
3. Si no estuviere domiciliado en un país de la Unión, el país de
su nacionalidad cuando sea nacional de un país de la Unión
particular.
Es decir, que el punto de conexión con el país de origen será, por
este orden y siempre en relación con un país perteneciente a la
Unión particular: el del establecimiento, el del domicilio y el de la
nacionalidad.
• Tramitación
De manera muy general la tramitación que se prevé en el Arreglo
puede describirse así:
(i).- Tramitación en la Oficina de Origen.
Lo primero que debe señalarse es que la solicitud de registro
internacional tiene que ser presentada en la Oficina del país de
origen, la cual, tras recibirla, certificará que las indicaciones que
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figuran en la solicitud de registro internacional se corresponden con
las del registro nacional de la marca base.
(ii).- Trámites en el Ofician Internacional.
Seguidamente, la Oficina del País de origen remitirá la solicitud de
registro internacional a la Oficina Internacional, con sede en
Ginebra, la cual debe comprobar, tras el pertinente examen formal,
si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos por el Arreglo. En
caso de que los cumpla, la Oficina Internacional registrará
inmediatamente la marca, fijando de modo expreso la fecha del
registro internacional de la dicha marca. La Oficina Internacional
deberá notificar el registro internacional de la marca sin dilación
alguna a las Oficinas nacionales interesadas. Además, el registro
internacional de la marca será publicado en la Revista “Les
Marques internacionales”, sobre la base de las indicaciones
contenidas en la solicitud de registro internacional.
(iii).- Trámites en las Oficinas nacionales de los países
designados.
Las Oficinas nacionales a las que se haya notificado el registro de la
marca internacional tendrán la facultad de denegar la protección de
la marca en su territorio en el caso de que su legislación interna así
lo establezca. Pero esta facultad de denegación está sujeta a dos
limitaciones: a) la denegación tiene que fundarse necesariamente,
como señala nuestra mejor doctrina (FERNANDEZ-NOVOA y
BOTANA) en cualquiera de las causas previstas por los artículos 6
quinquies, 6 bis y 6 ter del CUP; y b) que la Oficina nacional del
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país en el que se ha decretado la denegación comunique su
negativa en el plazo previsto en su legislación nacional y, a más
tardar, en el plazo de un año contado a partir del registro
internacional o de la petición de extensión de la protección
formulada de conformidad con el artículo 3 ter del Arreglo.
• Efectos del Registro Internacional
Los efectos que produce el registro internacional de la marca son
los siguientes:
1. La marca goza, desde la fecha del registro, en los países
contratantes interesados, de la misma protección que si la
marca hubiera sido directamente presentada para registro en
cada uno de ellos.
2. Precisamente por producir este efecto es por lo que no
estamos ante una marca que confiere una protección de
carácter unitario y uniforme en todos los países interesados,
como por ejemplo las marcas comunitarias.
3. Antes al contrario, el registro internacional desemboca en un
haz de marcas nacionales, cada una de las cuales tiene la
misma
protección
directamente
que
si
hubiesen
sido
presentadas
a registro en cada uno de dicho países. Si
tomamos como ejemplo el registro de una marca internacional
en la que se designe a España, el registro internacional
produciría dos efectos distintos de manera sucesiva: en un
primer momento, la marca internacional tendría la misma
protección
que
una
solicitud
de
marca
española
y,
seguidamente, una vez transcurrido el plazo del año previsto
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para su denegación sin que ésta se hubiera producido, la
marca internacional gozaría de la misma protección que una
marca registrada española.
4. Finalmente, existe una conexión entre la marca originaria y la
marca internacional que ha pasado de ser “absoluta y
permanente” antes de la revisión de Niza de 15 de junio de
1957 a una conexión temporalmente limitada a partir de esta
Revisión. En la primera de estas etapas, la subsistencia de la
marca internacional dependía de la propia subsistencia del
registro nacional de la marca en el país de origen. De tal
modo que la cancelación del registro de la marca base
producía inevitablemente la de la marca internacional. Es lo
que se denomina, como ustedes saben, el ataque central.
Sin embargo, este grave defecto del Arreglo fue suavizado a
partir de la revisión de Niza y actualmente estamos en una
etapa en la cual existe un primer plazo de 5 años contados a
partir de la fecha del registro internacional durante el cual la
vigencia de la marca internacional depende de la vigencia del
registro de la marca nacional de base. Pero pasado este
plazo, el registro internacional se vuelve independiente, toda
vez que no le afectan las vicisitudes por las que pase el
registro nacional de la marca originaria.
• Razones en contra de la adhesión al Arreglo
Como ha recordado en su excelente conferencia pronunciada en
Managua el 11 de mayo de 2006 el entonces Superintendente de
Industria y Comercio de Colombia, JAIRO RUBIO ESCOBAR, entre
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las razones alegadas en contra de la adhesión al Arreglo de Madrid,
cabe destacar las siguientes:
1).- La de que el Arreglo restringe relativamente, según hemos
visto, la legitimación para solicitar el registro internacional de la
marca.
2).- La necesidad de que el registro internacional se apoye
necesariamente en el previo registro de la marca en uno de los
países pertenecientes a la Unión Particular.
3).- La dependencia, al menos temporal, entre el registro nacional
de la marca base y el registro internacional.
4).- La existencia de un plazo que se considera de corta duración
para comunicar la denegación de la marca internacional en los
países interesados.
5).- El hecho de la existencia de un solo idioma oficial, el francés,
aunque desde la Asamblea de la Unión de Madrid, celebrada en
septiembre de 2007, se acordó añadir el idioma español, con
efectividad desde el 1 de septiembre del presente año.
6).- La existencia de varias tasas, como la nacional facultativa y la
internacional obligatoria, integrada esta última por una tasa básica,
una tasa complementaria y un complemento de tasa.
Una vez efectuada esta visión panorámica del Arreglo, estamos ya
en condiciones de examinar las líneas generales del Protocolo.
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4.- El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
• Propósito del Protocolo
Precisamente porque existían razones que venían esgrimiéndose
por diferentes países para no adherirse al Arreglo de Madrid, se
elaboró en el seno de la OMPI un Documento de trabajo que
introducía una serie de modificaciones en el Arreglo con el propósito
de eliminar o cuando menos suavizar tales defectos. Este
documento sirvió de base durante los trabajos preparatorios de la
Conferencia Diplomática de Madrid, celebrada en junio de 1989, en
la cual se aprobó finalmente el “Protocolo concerniente al Arreglo
de Madrid relativo al registro internacional de marcas”,
adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989. Si se fijan, la propia
denominación de este texto internacional “Protocolo concerniente al
Arreglo” alude a que “atañe” o “interesa” al Arreglo; es decir, que el
Protocolo afecta del algún modo al Arreglo.
Aunque, por lo general, los textos posteriores que regulan una
materia anterior lo suelen hacer para modificarla, la finalidad
esencial del Protocolo no fue modificar el Arreglo, sino que su
propósito es otro: el Protocolo constituye un texto independiente y
autónomo en su operatividad con respecto al Arreglo. Como ha
indicado con singular acierto el Profesor BOTANA, y veremos un
poco más ampliamente al referirnos a su naturaleza jurídica, el
Protocolo presupone la existencia del Arreglo: hay Protocolo porque
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existe el Arreglo y ambos están llamados a coexistir formando el
actual Sistema de Registro Internacional de Marcas.
• Las previsiones del Protocolo en relación con los
defectos imputados al Arreglo de Madrid
Con el fin de no cansar excesivamente su atención, en lugar de
exponer primeramente las líneas generales del Protocolo y valorar a
continuación si se han subsanado o no los defectos del Arreglo, voy
a tratar unitariamente ambas cuestiones. Para lo cual, voy a
detenerme seguidamente en la respuesta que ofrece el Protocolo a
cada uno de los reseñados defectos que se atribuyen al Arreglo.
1).- En relación con la legitimación para solicitar el registro
internacional de la marca, el Protocolo amplía la legitimación para
solicitar el registro internacional de la marca. Así, el apartado 1 del
artículo 2 del Protocolo dispone que la solicitud de registro
internacional puede ser presentada:
(i)
por los nacionales de un Estado contratante o por
las personas que estén domiciliadas o tengan un
establecimiento industrial o comercial serio y
efectivo en el caso de que la solicitud se presente
en la Oficina de un Estado contratante.
(ii)
Y también –y aquí reside la ampliación- por los
nacionales de un Estado que sea miembro de una
Organización Intergubernamental contratante o
por las personas que estén domiciliadas o tengan
un establecimiento industrial o comercial serio y
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efectivo en el territorio de dicha Organización en el
caso de que la solicitud se presente en la Oficina
de tal Organización contratante.
Y es que como una de las grandes novedades del Protocolo es que
pueden ser Partes contratantes del mismo no solo los Estados, sino
también las Organizaciones Intergubernamentales a las que se
refiere la letra b) del apartado 1 de su artículo 14, es lógico que esta
novedad afecte la legitimación para solicitar el registro de las
marcas internacionales. De acuerdo con ello, la legitimación en el
Protocolo es más amplia que la del Arreglo al extenderse también a
los
nacionales
de
un
Estado
que
sea
miembro
de
la
correspondiente Organización Intergubernamental contratante y a
los que estén domiciliados o tengan un establecimiento serie y
efectivo en el territorio de dicha Organización.
2).- En cuanto a la necesidad de que el registro internacional se
base en el previo registro de la marca en uno de los países
pertenecientes a la Unión Particular, el Protocolo también contiene
una importante novedad: no exige inevitablemente el previo registro
de la marca, sino que admite que el registro internacional se apoye
en la previa solicitud de registro de una marca. Por lo tanto, el
objeto del Protocolo es doble: pueden servir de base para el registro
internacional tanto el registro como la simple solicitud de registro
presentados previamente en un Estado o en una Organización
Intergubernamental contratante.
3).- Con respecto a la dependencia entre el registro nacional de
la marca base y el registro internacional, si bien el Protocolo no
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instaura el deseable principio de la independencia absoluta, atenúa
notablemente la dependencia temporal que prevé el Arreglo. En
efecto, como dispone el apartado 2 del artículo 6 al expirar el plazo
de 5 años a contar desde la fecha del registro internacional, éste se
hace independiente de la solicitud o del registro de base, pero con
las dos siguientes matizaciones:
(i) Durante el plazo de estos cinco primeros años, el registro
internacional sólo se verá privado de efectos cuando la solicitud de
marca nacional haya sido retirada; o cuando esta solicitud o, en su
caso, el registro base haya sido objeto de renuncia o bien hayan
sido rechazados, revocados, cancelados o invalidados en virtud de
una resolución o sentencia definitivas.
(ii) Pasados esos cinco años, el registro internacional dejará
de surtir efecto cuando la solicitud o el registro nacional devenga
ineficaz como consecuencia de un recurso, una acción o una
oposición entablada con anterioridad al transcurso de ese plazo
inicial de cinco años.
4).- En relación con el plazo de un año para comunicar la
denegación de la marca internacional por parte de los Oficinas
nacionales de los países interesados, la letra b) del apartado 2 del
artículo 5 del Protocolo permite a toda Parte Contratante ampliar
dicho plazo hasta 18 meses.
5).- En lo que concierne al idioma, el Protocolo considera como
idiomas oficiales el francés, el español y el inglés. E incluso se
prevé la posibilidad de que se declaren en el futuro como idiomas
oficiales el alemán, el árabe, el chino, el japonés, el portugués, el
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ruso y cualquier otro idioma que considere conveniente la
Asamblea.
6).- Por último, con respecto a la existencia de varias tasas, el
artículo 8 del Protocolo permite que una Parte Contratante decida
sustituir las tasas por una tasa única denominada “tasa individual”.
Además de todas estas medidas que contiene el Protocolo, hay que
reseñar otra de notable alcance, como es la posibilidad de
transformar el registro internacional cancelado en solicitudes o
registros nacionales de marca. En efecto, como prevé el artículo
9 quinquies del Protocolo, cuando el registro internacional sea
cancelado en virtud de cualquiera de las causas previstas en su
artículo 6, el titular del registro internacional podrá presentar ante la
Oficina de cualquier parte contratante de las designadas una
solicitud que tenga por objeto la misma marca para los mismos
productos o servicios que los que tenía dicho registro internacional.
El efecto que produce esta transformación es retrotraer la fecha de
presentación de la solicitud nacional a la fecha del registro
internacional cancelado.
5.- El Arreglo y el Protocolo como Sistema de protección de las
marcas internacionales: su enlace racional.
Decía al comienzo de mi exposición que lo que conocemos como el
“Sistema de Madrid de registro internacional de marcas” es un
verdadero Sistema, en la medida en que consiste en un conjunto
de principios y de normas racionalmente enlazados entre sí
sobre la materia del registro internacional de las marcas. Y
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decía también al comenzar la exposición de las líneas generales del
Protocolo, siguiendo la acertada opinión del Profesor BOTANA, que
el Protocolo presupone la existencia del Arreglo: hay Protocolo
porque existe el Arreglo y ambos están llamados a coexistir
formando el actual Sistema de Registro Internacional de Marcas.
Así las cosas, surge la pregunta de cuál es la naturaleza jurídica del
Protocolo desde la óptica del Derecho internacional. Pues bien, a
diferencia del Arreglo que, como todos ustedes saben, es una
“Unión particular” entre países pertenecientes a la Unión de París
en el sentido del artículo 19 del CUP, el Protocolo, como ha puesto
de relieve el profesor BOTANA, a pesar de lo que pudiera sugerir su
denominación no es ni una “enmienda”, ni un “acta adicional”, ni un
“anexo”, ni una “sucesión” del Arreglo, sino un verdadero tratado
internacional.
En efecto, el Protocolo no es una enmienda del Arreglo porque,
lejos de representar una modificación de sus cláusulas, constituye,
como ya hemos dicho, un texto internacional independiente y
autónomo en su operatividad. Lo cual impide también que pueda
ser calificado como un “acta adicional”: la independencia y
autonomía del Protocolo ponen de manifiesto que no estamos ante
una simple adición, aclaración o complemento de aspectos del
Arreglo al que se adicionaría el Protocolo como Acta. Tampoco
puede ser considerado como un “anexo” del Arreglo, ya que el
Protocolo no recoge una reglamentación más específica de algún
extremo contemplado de manera más genérica en el Arreglo al que
estaría vinculado. Finalmente, el Protocolo tampoco sucede al
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Arreglo en el sentido de que aquél suponga el fenecimiento de éste,
sino que ambos habrán de convivir en el futuro.
Descartadas las calificaciones anteriores, y a pesar de que el texto
se titula “Protocolo” constituye un verdadero tratado en sentido
técnico-jurídico, toda vez que es un acuerdo celebrado por escrito
entre Estados destinado a producir efectos entre las Partes
Contratantes y regido por normas del Derecho internacional. Ahora
bien, estamos ante un tratado que presenta, cuando menos, las dos
peculiaridades. La primera es que consiste en un tratado que
presupone la existencia de otro convenio internacional, como es el
Arreglo de Madrid. Como dice le Profesor BOTANA con gran
expresividad, hay Protocolo porque existe el Arreglo (“hay PAMMI
porque existe AMMI” –dice él). La segunda es que el Protocolo
constituye un instrumento que excede del marco de los “Arreglos”
particulares a los que se refiere el artículo 19 del CUP, ya que,
además de los países miembros de la Unión de París, pueden ser
Partes
Contratantes
también
las
Organizaciones
Intergubernamentales.
Hechas estas reflexiones generales y habiendo afirmado que el
Protocolo no reemplaza en ningún caso al Arreglo, sino que se
aplican conjuntamente, queda por aclarar el modo en que se
enlazan estos dos textos que conforman el Sistema de Madrid.
A este respecto, lo primero que hay que subrayar es que aún en la
hipótesis de que la totalidad de los Estados contratantes del Arreglo
se convirtieran también en Partes contratantes del Protocolo, se
dispuso en un principio que no por ello dejaría de aplicarse el
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Arreglo. Así se establecía en la redacción inicial del artículo 9 sexies
del Protocolo, titulado “Salvaguardia del Arreglo de Madrid”, a
tenor de cuyo apartado 1) cuando en relación con una solicitud o un
registro internacional, la Oficina de origen sea la de un Estado que
es parte tanto del Protocolo como del Arreglo, las disposiciones del
Protocolo no surtirán efecto en el territorio de ningún otro Estado
que sea Parte también tanto del Protocolo como del Arreglo.
Como ha señalado el Profesor BOTANA, esta disposición que niega
la posibilidad de que los Estados firmantes de ambos textos puedan
beneficiarse de las normas del Protocolo, fue objeto de amplios
debates, que dieron lugar a la norma contenida en su apartado 2,
según la cual una vez transcurrido el plazo de 10 años a partir de la
entrada en vigor del Protocolo, y no antes de que expire el plazo de
5 años desde la fecha en que la mayoría de los países integrantes
del Arreglo lo sean también del Protocolo, la Asamblea, por la
mayoría de los tres cuartos de sus miembros, podrán derogar o
restringir el alcance de la indicada cláusula de salvaguardia,
contenida en el apartado 1) de dicho artículo 9 sexies.
Pues bien, como todos ustedes sin duda saben, la cláusula de
salvaguardia del artículo 9 sexies ha sido derogada por la Asamblea
celebrada en septiembre de 2007 con efectividad desde el 1 de
septiembre de 2008. En consecuencia, cuando la Oficina de origen
de una solicitud o de un registro internacional sea la de un Estado
que es parte integrante tanto del Protocolo como del Arreglo, las
disposiciones del Protocolo surtirán efectos en el territorio de los
Estados que también sean parte tanto del Protocolo como del
Arreglo.
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Para concluir este punto, conviene detenerse brevemente en una de
las novedades más relevantes del Protocolo, ya apuntadas con
anterioridad, como es la de prever la posibilidad de las
Organizaciones Intergubernamentales puedan formar parte del
mismo. Como establece la letra b) del apartado 1 del artículo 14 del
Protocolo, para que una Organización Intergubernamental pueda
ser parte del Protocolo ha de cumplir las dos siguientes
condiciones:
(i)
que al menos uno de los Estados miembros de dicha
Organización sea parte del CUP.
(ii)
que dicha Organización tenga una oficina regional para
el registro de marcas con efecto en el territorio de la
Organización, siempre que dicha Oficina no sea objeto
de una notificación en virtud del artículo 9 quater; esto
es, una Oficina común a varios Estados contratantes
que hayan unificado sus leyes nacionales en materia de
marcas y que tengan una Oficina común que reemplace
a la Oficina nacional de cada uno de ellos.
6.- Reflexión final
A primera vista puede parecer que, en lugar del Sistema de Marcas
de Madrid, integrado por el Arreglo y el Protocolo, podía haberse
previsto otra protección internacional para las marcas menos
compleja. Más de uno puede pensar que el camino elegido para el
registro internacional de las marcas podía haber sido más simple,
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como por ejemplo, revisar simplemente el Arreglo introduciendo en
sus normas las modificaciones que se contienen en el Protocolo.
Pero, de haberse seguido este camino, habrían quedado fuera del
sistema de protección las Organizaciones Intergubernamentales,
que tanto fuerza están cobrando en nuestro días. Recuérdese a
este efecto que, por ejemplo, la Unión Europea es Parte contratante
del Protocolo con efectos de 1 de octubre de 2004. Por eso, si se
quería acoger a estas Organizaciones, no quedaba otro camino que
apartarse del instrumento de las Uniones Particulares del CUP y
acudir a la vía del Tratado Internacional, como ha sucedido, por
ejemplo, con el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994.
Pero la previa existencia del Arreglo de Madrid, en tanto que Unión
Particular, hacía muy difícil instaurar un Tratado como el Protocolo
que sustituyera por completo al Arreglo. Por eso, si se quería
mejorar la protección internacional de las marcas y extender esta
protección mejorada a las Organizaciones Intergubernamentales no
quedaba otro remedio que hacer lo que se hizo: configurar un
Sistema como el de Madrid consistente en la aplicación coordinada
de los dos citados textos normativos. Se puede, por tanto, afirmar
que, en sí mismo, el Sistema de Madrid vigente es, como reza el
título de mi conferencia, un hito decisivo en la internacionalización
de la protección de las marcas.
Pero si esto es cierto, también lo es que en un futuro, si todos los
Estados miembros del Arreglo lo llegan a ser también del Protocolo,
lo lógico sería que el Arreglo acabe siendo enteramente sustituido
por el Protocolo, al que sería sumamente deseable que se
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adhirieran el número más elevado posible de Estados y de
Organizaciones Intergubernamentales.
Muchas gracias. Madrid 18.9.2008