SOLICITANTE : LUIS ANTONIO MONTES MERINO OPOSITORA

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 2557-2015/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 539021-2013/DSD
SOLICITANTE
:
LUIS ANTONIO MONTES MERINO
OPOSITORA
:
ALIMENTOS PROCESADOS S.A. ALPROSA
Familia de marcas: No acreditada - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 29 y las clases 5, 29 y 30 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, diecinueve de junio de dos mil quince.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de julio de 2013, Luis Antonio Montes Merino (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto EXTRUFRESH, para distinguir productos
lácteos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 14 de octubre de 2013, Alimentos Procesados S.A. ALPROSA (Perú)
formuló oposición al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las siguientes marcas registradas:
Marca
Certificado
Clase
EXTRUDER
64244
05
EXTRUDER
64245
29
EXTRUDER
64404
30
(ii) El signo solicitado no debe ser registrado como marca, dado que resulta
confundible en grado de inducir a error al público consumidor con su marca
registrada EXTRUDER.
(iii) Los signos bajo análisis están referidos a los mismos productos y productos
vinculados.
(iv) Los signos bajo análisis generan una impresión visual similar, tienen las
mismas vocales y una secuencia de consonantes muy similar, asimismo
comparten el prefijo EXTRU, que solo lo contiene su marca en la clase 29 de
la Nomenclatura Oficial.
(v) Los signos bajo análisis generan una impresión fonética semejante.
(vi) El consumidor considerará que se trata de la misma familia de signos.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso concreto.
Amparó su oposición en los artículos 136 inciso a), 146 y 147 de la Decisión 486
de la Comunidad Andina.
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Con fecha 21 de noviembre de 2013, Luis Antonio Montes Merino absolvió el
traslado de la oposición presentada por Alimentos Procesados S.A. ALPROSA
manifestando lo siguiente:
(i) Los signos en comparación presentan diferencias gráficas y fonéticas que
permiten distinguirlos, no resultando suficiente para generar confusión que
las mismas compartan un prefijo.
(ii) El prefijo EXTRU es de uso común en la clase 29 de la Nomenclatura
Oficial, asimismo la inclusión de la sílaba FRESH en lugar de la sílaba DER
genera un impacto sonoro distinto en los signos.
Citó jurisprudencia que considera aplicable al presente caso.
Con fecha 19 de febrero de 2014, Alimentos Procesados S.A. ALPROSA
presentó un escrito reiterando sus argumentos respecto al supuesto riesgo de
confusión existente entre los signos en comparación, asimismo manifestó que la
jurisprudencia citada por el solicitante está referida a otra clase de problemáticas,
distintas a las del presente caso, además, que no es obligación de la autoridad
administrativa atenerse a la jurisprudencia mencionada. Finalmente, señaló que
el signo solicitado causará riesgo de confusión en los consumidores dadas las
similitudes con su familia de marcas EXTRUDER en las clases 05, 29 y 30 de la
Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución Nº 2061-2014/CSD-INDECOPI de fecha 3 de julio de
2014, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó
el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
Cuestión previa
De la legislación invocada por la opositora
i)
La opositora citó en su escrito de oposición el artículo 135 inciso b) de la
Decisión 486. Al respecto, de la revisión de los argumentos expuestos por
dicha parte, se puede verificar que los mismos están destinados a
establecer un supuesto riesgo de confusión entre sus marcas registradas y
el signo solicitado, supuesto previsto en el artículo 136 inciso a) de la
Decisión 486.
ii) En ese sentido, no corresponde analizar como parte de los argumentos de
la oposición, la aplicación del artículo 135 inciso b) de la citada norma,
pues éste regula un supuesto distinto.
Familia de marcas alegada por la opositora
iii) Alimentos Procesados S.A. ALPROSA sostuvo que es titular de una
familia de marcas con relación a la denominación EXTRUDER, en las
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clases 5, 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde
evaluar si se configura esta figura del derecho marcario.
iv) Al respecto, no obstante que, la opositora cuenta con una pluralidad de
marcas registradas a su favor conformadas por la denominación
EXTRUDER para distinguir productos de las clases 5, 29 y 30 de la
Nomenclatura Oficial, respectivamente, conforme se desprende del
informe de antecedentes, dichas marcas son idénticas, por lo que, se
advierte que éstas no comparten una partícula o elemento común
que pueda ser percibido y reconocido por los consumidores como
característico o proveniente de un producto o comerciante determinado,
sino que en cada uno de los casos se reproduce íntegramente el mismo
signo, lo que implica que dichos signos son en esencia una sola marca
registrada en diferentes clases.
v) En tal sentido, se concluye que en base a lo señalado, no se cumple con
el elemento objetivo que se requiere para la configuración de una familia
de marcas a favor de la opositora.
Evaluación del riesgo de confusión
vi) Alimentos Procesados S.A. ALPROSA sustentó su oposición en base a
sus marcas EXTRUDER, inscritas con Certificados Nº 64244, N° 64245 y
N° 64404, que distinguen productos de las clases 5, 29 y 30 de la
Nomenclatura Oficial, respectivamente.
vii) Existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo
solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas en las
clases 5, 29 y 30 de la Nomenclatura Oficial.
Examen comparativo
viii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado EXTRUFRESH
y las marcas registradas EXTRUDER, se determina que dichos signos no
resultan semejantes.
Conclusión
Respecto a la marca EXTRUDER (Certificado Nº 64404)
ix) Si bien los signos en comparación distinguen algunos productos
vinculados, dadas las diferencias existentes entre los mismos, el
otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo
de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar
infundada la oposición formulada en este extremo.
Respecto a la marca EXTRUDER (Certificado Nº 64245)
x) Si bien los signos en comparación distinguen algunos de los mismos
productos y otros vinculados, dadas las diferencias existentes entre los
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mismos, el otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de
producir riesgo de confusión en el público consumidor; por lo que
corresponde declarar infundada la oposición formulada en este extremo.
Respecto a la marca EXTRUDER (Certificado Nº 64244)
xi) Por lo expuesto, si bien los signos en comparación distinguen algunos
productos vinculados, dadas las diferencias existentes entre los mismos, el
otorgamiento del registro solicitado no será susceptible de producir riesgo
de confusión en el público consumidor; por lo que corresponde declarar
infundada la oposición formulada en este extremo.
Con fecha 4 de agosto de 2014, Alimentos Procesados S.A. ALPROSA
interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
i)
Los signos en comparación son semejantes, por lo que son susceptibles
de inducir a confusión a los consumidores.
ii) Un consumidor puede considerar que se trata de la misma familia de
marcas, debido a que el signo solicitado EXTRUFRESH fue solicitado con
posterioridad a la marca EXTRUDER, por lo que entenderá que se trata
de nuevos productos de su empresa.
Si bien fue debidamente notificado, Luis Antonio Montes Merino no absolvió el
traslado de la apelación presentada.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar lo siguiente:
a) Si Alimentos Procesados S.A. ALPROSA es titular de una familia de marcas.
b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado EXTRUFRESH y la
marca de producto constituida por la denominación EXTRUDER (Certificados
Nº 64244, N° 64245 y N° 64404).
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de Antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:
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a) Alimentos Procesados S.A. ALPROSA (Perú) es titular de las siguientes
marcas de producto:
 La denominación EXTRUDER, que distingue harinas y preparaciones
hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, café, té, cacao, azúcar,
arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; helados, miel, jarabe de
melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos), especias, hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita el 26 de junio de 2000, con Certificado Nº 64404, vigente hasta
el 26 de junio de 2020.
 La denominación EXTRUDER, que distingue productos lácteos, frutas,
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva secas y cocidas,
conservas, gelatinas, mermeladas, jaleas, confituras, compotas; huevos,
aceites y grasas comestibles, carne, pescado, carne de ave y carne de
caza; extractos de todos los productos incluidos en la clase, de la clase
29 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 23 de junio de 2000, con
Certificado Nº 64245, vigente hasta el 23 de junio de 2020.
 La denominación EXTRUDER, que distingue alimentos para bebés,
productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios
para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, emplastos,
material para apósitos; material para empastes e improntas dentales, de
la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 23 de junio de 2000, con
certificado Nº 64244, vigente hasta el 23 de junio de 2020.
b) En la clase 29 de la Nomenclatura Oficial existen registradas a favor de
distintos titulares, diversas marcas que incluyen en su conformación la
denominación FRESH, tales como: DAILY FRESH y logotipo (Certificado
N° 7222), DEL SOL FRESH FRUIT & VEGETABLES y logotipo (Certificado
N° 181434), FRESH FISH y logotipo (Certificado N° 163220), FRESH
MARKET (Certificado N° 107421), entre otras.
2. Familia de marcas
La opositora manifestó que es posible que el público consumidor considere que
el signo solicitado y su marca registrada pertenecen a una misma familia de
marcas
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En ese sentido, corresponde pronunciarse sobre el particular.
2.1 Marco conceptual
Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de
productos de su línea de producción con un término (palabra/ partícula/ figura)
común que forma parte de las marcas de dichos productos. Este término
común - que puede ser un prefijo o sufijo - es modificado mediante la adhesión
o supresión de otras sílabas1. De esta práctica resulta que una denominación
que contenga el término común es considerada por el consumidor como una
variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que
todos ellos provienen del mismo origen empresarial.
Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia
de marcas si están presentes las siguientes dos condiciones, cuyo
cumplimiento debe ser riguroso:
a) El término común debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el
origen empresarial del titular.
El término común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen
empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que llevan
este término común provienen del mismo origen empresarial. Sólo en estos
casos el público considerará - a pesar de que la impresión de conjunto del
signo solicitado sea diferente - que éste es parte de la familia de marcas.
Un término común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el
público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular
sean distinguidos con la misma partícula o término común. Sin embargo, no es
indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de
productos con signos que lleven el término común. En algunos casos, puede
ser que el término común sea tan característico o distintivo o se haya impuesto
en el mercado que basta que sólo lo haya usado en un signo para que su uso
en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma
empresa. También, circunstancias especiales - como la forma en que partes de
1
Tal es el caso de las marcas BAY, BAYGON, BAYHIBIT, BAYMOD, BAYSOL, BAYTAN, BAYTEX,
BAYCHROM, BAYPREN, BAYSTAL, BAYFLEX de Bayer AG o NESSUCAR, NESTLÉ, NESCAO,
NESFIT, NESQUICK, NESTUM, NESTEA de Société des Produits Nestlé.
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la denominación han sido reproducidas - pueden hacer creer al público que los
signos en cuestión provienen del mismo origen empresarial. En todo caso, si el
público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el
mismo término común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de
una familia de marcas serán más rigurosos.
Si ambas condiciones están presentes, es muy probable que el público
consumidor - aunque por la impresión en conjunto de los signos no se vea
confundido respecto a la identificación de los productos (confusión directa) - sí
considere por la identidad o correspondencia del término común que se trata
de otro producto más del titular que suele identificar sus productos con este
término común (confusión indirecta).
b) El signo solicitado lleva el término común.
No es necesaria la identidad del término común en el signo solicitado, pero sí
por lo menos que éste aparezca en forma substancialmente igual. Pequeñas
variaciones, que no modifican substancialmente el término común y que no son
percibidas por el público o que puedan ser consideradas como un error en la
impresión o en el sonido, no alteran la impresión en conjunto de los signos.
En consecuencia, si dos signos llevan el mismo término común se determinará
por la impresión que ellos causen en los consumidores o como son ellos
percibidos por los consumidores. Para ello, también se tendrá en cuenta la
peculiaridad u originalidad del término común y su independencia respecto al
resto de la denominación.
Sin embargo, la figura de la familia de marcas también puede ser invocada por
quien solicita el registro de un signo, cuando se pretenda invocar que el signo
solicitado a registro no es susceptible de inducir a riesgo de confusión respecto
de otro signo anteriormente solicitado o registrado, sustentando su capacidad
para ser otorgado en el hecho de que el signo solicitado sería un signo más de
su ya existente familia de marcas y, por lo tanto, el público consumidor o
usuario asociará el signo solicitado únicamente como uno más de su familia de
marcas conformada en base a una partícula o palabra determinada.
En dicho supuesto, sólo se deberá analizar, como ya se ha señalado líneas
arriba, el hecho de que exista un término común de la familia de marcas que
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sea capaz de identificar un origen empresarial, de tal forma que el público crea
que todos los signos que llevan este término común provienen del mismo
origen empresarial y una vez reconocida la existencia de la alegada familia de
marcas, se deberá proceder a efectuar el respectivo examen comparativo para
determinar si, aun así, existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y el
signo base de la oposición.
2.2 Aplicación al caso concreto
En el caso concreto, la Sala ha verificado – conforme se observa en el Informe
de antecedentes – que la empresa solicitante Alimentos Procesados S.A.
ALPROSA tiene registrada a su favor la marca EXTRUDER, en las clases 5, 29
y 30 de la Nomenclatura Oficial.
Al respecto, lo mencionado sólo acredita que la solicitante es titular de una
marca registrada (EXTRUDER) en las clases 5, 29 y 30 de la Nomenclatura
Oficial, sin presentar variaciones, como sí ocurre, a modo de ejemplo, en el caso
de las familias conformadas sobre los términos MOBIL (MOBILOIL, MOBILUBE,
MOBILMAX, MOBIL PLUS, MOBILOIL y figura, MOBILOIL SUPER y figura y
MOBIL SUPER y figura), de Mobil Oil Corporation; o NES (NESSUCAR,
NESTLÉ, NESFIT, NESQUICK, NESTUM, NESTEA), de Société des Produits
Nestlé.
En tal sentido, la Sala considera que no se ha configurado una familia de marcas
a favor de Alimentos Procesados S.A. ALPROSA respecto a su marca
EXTRUDER.
3. Determinación del riesgo de confusión
La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro
para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la
marca2.
2
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por
un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.
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Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la
interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 4863 realizada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP20054, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como
marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben
generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la
protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él
se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.”
En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:
“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible
ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra
el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los
consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para
que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al
realizar la elección de los productos que desea adquirir.
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en
cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y
fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de
otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de
productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como
su distintividad.
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,
puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta
con una protección limitada.
3
4
Ver nota 3.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.
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De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-20055, el Tribunal Andino estableció que:
“Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro
respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será
necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los
signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y,
además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará
en función de los productos o servicios de que se trate.”
Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea
la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir
con los mismos.
En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la
Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la
identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los
signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.
3.1 Respecto de los productos
Teniendo en consideración los productos a los que están destinados a distinguir
los signos bajo análisis, detallados anteriormente, se advierte lo siguiente:
En relación a la marca EXTRUDER (Certificado Nº 64244)

Existe vinculación entre los “productos lácteos” que pretende distinguir el
signo solicitado con los “alimentos para bebés” que distingue la marca
registrada, toda vez que se puede encontrar en el mercado que algunas
empresas que producen y comercializan alimentos para bebés, sean las
mismas que producen y comercializan productos lácteos; además que se
tratan de productos que comparten los mismos canales de
comercialización, medios de publicidad y están dirigidos a un mismo
público consumidor6.
En relación a la marca EXTRUDER (Certificado Nº 64245)
5
6
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.
Conforme se aprecia en: http://www.nestle.com.pe/productos
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
Los signos en comparación se encuentran referidos a algunos de los
mismos productos, a saber, “productos lácteos”.

Existe vinculación entre los “productos lácteos” que pretende distinguir el
signo solicitado con las “mermeladas, compotas, huevos y algunas grasas
comestibles (entre las que se encuentran la margarina y la mantequilla)”
que distingue la marca registrada, dado que se trata de productos que
pueden ser consumidos de forma conjunta, por ejemplo, en el desayuno,
por lo que pueden compartir los mismos canales de comercialización
(bodegas y supermercados) además de estar dirigidos al mismo público
consumidor.
En relación a la marca EXTRUDER (Certificado Nº 64404)

Existe vinculación entre los “productos lácteos” que pretende distinguir el
signo solicitado con la “confitería, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos
de hornear” que distingue la marca registrada, toda vez que dichos
productos son usualmente utilizados de forma complementaria en la
repostería y pastelería, por lo que pueden compartir los mismos canales de
comercialización (bodegas y supermercados).

Existe vinculación entre los “productos lácteos” que pretende distinguir el
signo solicitado con los “helados” que distingue la marca registrada, toda vez
que algunos tipos de helados son hechos a base de productos lácteos,
siendo, además, posible que una misma empresa se dedique a la fabricación
de productos lácteos y a la vez, a la preparación de helados y viceversa, por
lo que compartirán similares canales de comercialización7.
3.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de
la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público
consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el
consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con
el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido.
7
Conforme se aprecia en http://www.nestle.com.pe/productos
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Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente
aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los
signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada
jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s
147-IP-20058 y 156-IP-20059.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente
se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. El
recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los
productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que
usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o
servicios.
En el caso específico de los alimentos para bebés de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial, los cuales constituyen productos especializados para el
cuidado y crianza de los bebes, resulta razonable asumir que el público
consumidor prestará un alto grado de atención al momento de adquirirlos, para
lo cual tendrá en consideración factores tales como sus necesidades
particulares, calidad de los productos y costo; además, también se guiará por la
opinión de otras personas o por las experiencias satisfactorias que haya tenido
con anterioridad.
Tratándose de productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, éstos
resultan ser de consumo masivo, resulta razonable asumir que el público
consumidor sólo prestará un cierto grado de atención al momento de
adquirirlos.
Finalmente, tratándose de productos comprendidos dentro de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial, los cuales constituyen productos de consumo masivo,
resulta razonable asumir que el público consumidor sólo prestará un cierto
grado de atención al momento de adquirirlos.
8
9
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 3).
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En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se
determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos
casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la
denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
Previamente a efectuar el examen comparativo, es pertinente indicar que si bien
todas las marcas registradas gozan de la misma protección legal, dependiendo
de su fuerza distintiva (proveniente de su propia estructura o por haber adquirido
una implantación en el tráfico mercantil), el ámbito de protección de las mismas
puede variar10.
La Sala conviene en destacar que la fuerza distintiva de un signo no es un
concepto estático, sino que más bien se encuentra en constante movimiento. De
igual forma, la clasificación entre marcas normales, débiles y fuertes no es un
esquema rígido. Antes al contrario, entre los diferentes tipos de signos existen
superposiciones constantes.
Cabe señalar que dentro de los signos débiles se encuentran las denominadas
marcas evocativas. Una denominación es evocativa o sugestiva cuando
meramente sugiere características, cualidades, efectos, componentes, etc. del
producto o servicio. En estos casos es necesario que el consumidor haga uso de
su imaginación y de su razón para relacionar la marca con algún aspecto del
producto o servicio.
Conforme lo ha expresado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en
los Procesos 29-IP-9611 y 6-IP-9812, se encuentran dentro de la categoría de los
signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una
imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.
Es de precisar asimismo que existe diferencia entre una denominación
descriptiva y una evocativa, ya que mientras la primera informa directamente a
10
La doctrina diferencia según el grado de distintividad del signo entre:
- Signos normales que poseen una fuerza distintiva promedio, ni reforzada ni debilitada.
- Signos débiles, que poseen una fuerza distintiva menor a la normal.
- Signos fuertes que poseen una fuerza distintiva mayor que la normal.
Cfr. En Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, Munich 1985, p. 931.
11
Gaceta Oficial del Acuerdo N° 394 del 15 de diciembre de 1998, p. 21.
12
Gaceta Oficial del Acuerdo Nº 363 del 11 de agosto de 1998, p. 18.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 2557-2015/TPI-INDECOPI
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los consumidores acerca de algún aspecto o característica del producto o
servicio, la segunda sólo las insinúa en forma indirecta.
Conviene recordar que los términos evocativos sí pueden acceder a registro.
Ahora bien, por tratarse de signos que sugieren características de los productos
o servicios a distinguir, los signos evocativos son débiles y deben tolerar la
existencia de otros que sugieran las mismas características, siempre que la
impresión en conjunto del nuevo signo sea distinta.
En el presente caso, es usual que las empresas que fabrican los productos que
pretende distinguir el signo solicitado, pertenecientes a la clase 29 de la
Nomenclatura Oficial, incorporen a sus marcas la denominación FRESH en
referencia a la palabra “fresco”13, conforme se aprecia en el informe de
antecedentes, por lo que dicho término en la clase que se pretende registrar el
signo solicitado evoca en la mente del consumidor la idea de que el producto
se encuentra en buen estado, siendo dicho término evocativo y, por ende,
débil.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado EXTRUFRESH y la
marca registrada EXTRUDER, se advierte desde el punto de vista gráfico y
fonético, que los signos comparten la partícula EXTRU (EXTRUDER/
EXTRUFRESH), diferenciándose por la presencia de la partícula FRESH en el
signo solicitado (elemento débil) y la partícula DER en la marca registrada.
4. Riesgo de confusión
Por lo expuesto, la Sala considera que teniendo en consideración que los
signos bajo análisis comparten de forma relevante la partícula EXTRU
(EXTRUDER/ EXTRUFRESH) y al distinguir algunos de los mismos productos
y otros vinculados, según sea el caso, no es posible su coexistencia pacífica en
el mercado sin riesgo de conducir a confusión indirecta al público consumidor.
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de
prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión
486, razón por la cual no corresponde su acceso a registro.
13
Conforme se aprecia en http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=fresh
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IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
REVOCAR la Resolución Nº 2061-2014/CSD-INDECOPI de fecha 3 de julio de
2014, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto
EXTRUFRESH, solicitado por Luis Antonio Montes Merino.
Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas,
María Soledad Ferreyros Castañeda, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz,
Gonzalo Ferrero Diez Canseco y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla
NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
/vs.
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