Resolución 183-IP-2013 Tribunal: Tribunal de Justicia de la

Resolución 183-IP-2013
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Magistrado Ponente: Carlos Jaime Villarroel Ferrer
Quito, 08 de Octubre de 2013
Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 146 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento
en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado
de la República de Colombia.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b),
136 literal b), párrafo cuarto del artículo 172, 190, 191, 192, 200, 224 y 228
de la misma Decisión.
Actor: Sociedad GROTTO S.P.A.
Marca: “GAS” (mixta).
Expediente Interno N° 2009-00277.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en la solicitud sobre interpretación
prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS:
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los
requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto
fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dos
(2) de octubre de 2013.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
Las partes
Demandante: la sociedad GROTTO S.P.A.
Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO.
Tercero Interesado: los señores JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA.
1.2.
Actos demandados
La sociedad GROTTO S.P.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones
administrativas:
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1.3.
Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005, por medio de la cual la Jefe de la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió
declarar fundadas las oposiciones presentadas y denegar, en consecuencia, el registro
del signo “GAS” (mixto), solicitado por la sociedad GROTTO S.P.A., para distinguir
productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Resolución No. 12594 de 27 de mayo de 2005, por medio de la cual la Jefe de la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el
recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
Resolución No. 51534 de 4 de diciembre de 2008, por medio de la cual el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación
y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005.
Hechos relevantes
Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes
aspectos:
a)
Los hechos
Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los
siguientes:
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b)
El 14 de abril de 2003, la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó el registro del signo “GAS”
(mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza.
El 27 de junio de 2003, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta
de la Propiedad Industrial No. 529.
El señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud de registro, se
fundamentó en el registro de su marca “GAS EVOLUTION JEANS” (denominativa) y en
el depósito de su nombre y enseña comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado,
y sombrerería” productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza.
El señor HENRY MUÑOZ OSMA presentó oposición a la solicitud de registro, se
fundamentó en la solicitud previa de su marca “NEW GASS & CO” (mixta) y en el uso de
su nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de
vestuario, pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de
playa, gorras y cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la
Clasificación Internacional de Niza.
El 24 de febrero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3383, por medio de
la cual resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas y denegar, en
consecuencia, el registro del signo “GAS” (mixto), solicitado por la sociedad GROTTO
S.P.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza.
La sociedad GROTTO S.P.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.
El 27 de mayo de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12594, por medio
de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.
El 4 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
expidió la Resolución No. 51534, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y
confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3383 de 24 de febrero de 2005,
quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.
Fundamentos de la Demanda
La sociedad GROTTO S.P.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes
argumentos:
-
-
“(…) los actos acusados resultan violatorios del artículo 147 de la Decisión 486 (…),
pues esta norma dispone que únicamente ‘quien tiene legítimo interés podrá
presentar por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro
de la marca’”.
“(…) GAS es una destacada marca italiana, lider (sic) en el mundo de la ropa
deportiva, particularmente Jeans. El fundador de GROTTO S.P.A. (…) comenzó su
negocio a principio de los años 70 y actualmente es notoriamente conocida en el
comercio internacional”.
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-
-
-
c)
“En la Comunidad Andina GROTTO S.P.A. es el titular de la marca GAS para
productos de la clase 25 internacional y por ello, cuando tuvo conocimiento que
terceros no autorizados estaban intentando apropiarse de la marca GAS en
Colombia presentó oposición andina y solicitó bajo el expediente objeto del presente
proceso el registro de la marca GAS (MIXTA) para acreditar su interés en el mercado
colombiano”.
“No se tuvo en cuenta entre otros antecedentes que la solicitud de registro No.
03.022.693 de la marca GAS EVOLUTION JEANS presentada por el señor JAMAL
MUSTAFA BASHIR para distinguir productos de la clase 25 internacional y que fue
citada como fundamento de la oposición, fue negada con motivo de la oposición de
GROTTO S.P.A., como da cuenta la página web de la Superintendencia de Industria
y Comercio (…)”.
“Los actos acusados resultan violatorios de la Ley por cuanto si bien analizan la
aplicabilidad del motivo de irregistrabilidad previstos en los literales a) y b) del
artículo 136 de la Decisión 486, se partió de un supuesto de hecho inexacto (…)”.
Contestación a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda
expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
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-
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“(…) pese a que los signos confrontados se presentan de forma mixta, acompañados
de un componente gráfico, éste no logra desvirtuar el mencionado riesgo, ya que lo
que predomina en los conjuntos es la denominación, en donde radica la
confundiblidad entre ellos, por lo que la parte figurativa que contienen, no constituye
un elemento diferenciador entre las marcas que se comparan, por el contrario,
generaría la idea que la inclusión de los elementos figurativos en el signo solicitado,
hacen parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, GAS EVOLUTION
previamente registrada”.
“(…) el signo solicitado se enmarca en el concepto de falta de distintividad. Lo
anterior, por cuanto la marca solicitada (GAS), desde un primer impacto general, la
misma no puede ser percibida como distintiva de un origen empresarial”.
“(…) en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos
confrontados identifican o pretenden identificar productos que indiscutiblemente se
encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de
comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo
que de concederse en registro el signo solicitado se generaría riesgo de confusión en
el mercado”.
“Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre una marca registrada o
solicitada para registro y un nombre comercial protegido será necesario determinar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y
considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de
los productos, servicios o actividad económica de que se trate”.
“(…) en el presente caso, una vez revisado los documentos obrantes en el
expediente se pudo establecer que el uso del nombre comercial ha sido continuo y
permanente, es un nombre y enseña comercial protegible asistiéndole el derecho al
opositor quedando demostrado el uso del nombre comercial siendo este público y
conocido por los consumidores”.
d) Tercero Interesado
3
La sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS LTDA.) representada por el
señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo
principal, los siguientes argumentos:
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“(…) el argumento mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio
niega a la sociedad GROTTO S.P.A. el registro como marca de la expresión BLUE
JEAN GAS (M) clase 25 a que se refiere la presente demanda no está fundamentado
en la solicitud prioritaria y posteriormente negada a la sociedad GAS EVOLUTION
JEANS LTDA.”.
“La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA, antes de presentar la solicitud objeto
de oposición por parte de la sociedad GROTTO S.P.A. había solicitado y obtenido el
registro de la marca comercial GAS EVOLUTION JEANS (N) para distinguir
productos comprendidos en la clase 25 internacional (…)”.
“(…) al momento de presentarse la solicitud que fue posteriormente concedida, esta
(sic) soportó la oposición del señor HENRY MUÑOZ OSMA como representante de
la empresa NEW GAS LTDA., ha (sic) quien había cedido los derechos sobre la
marca fundamento de oposición NEW GAS & CO (M), razón por la cual la sociedad
GAS EVOLUTION JEANS LTDA., entendiendo que dicho registro constituía un
verdadero obstáculo para obtener su registro, se contacto (sic) con éste y le compró
los derechos sobre dicha marca, razón por la cual la solicitud fue finalmente
concedida a la sociedad”.
“Además de los derechos antes mencionados se probó a la Superintendencia (…)
mediante pruebas idóneas, en su momento, que la sociedad GAS EVOLUTION
JEANS LTDA. es la titular en Colombia del nombre y enseña comercial GAS (M)
para distinguir tanto al empresario como a sus establecimientos comerciales, desde
el año 1995”.
“(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS GAS (M) de
la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes
procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que
concluyeron con la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a
favor de nuestro cliente la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”.
No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del señor HENRY MUÑOZ
OSMA.
CONSIDERANDO:
1.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de
Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es
competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico
de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de octubre de
2013.
2.
NORMAS
DEL
INTERPRETADAS
ORDENAMIENTO
JURÍDICO
COMUNITARIO
A
SER
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República
de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 146 de la
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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los
documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “GAS”
(mixto), fue presentada el 14 de abril de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.
Se interpretarán de oficio los artículos 134 literales a) y b), 136 literal b), párrafo cuarto del
artículo 172, 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 486
“(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación”;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
(...)
Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la
publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez,
oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
5
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez
un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la
oposición.
Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las
normas nacionales.
No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis
meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el
artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido
con la solicitada.
Artículo 172.(…)
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
(…)
DEL NOMBRE COMERCIAL
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que
identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre
otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un
registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o
razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere
por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o
cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier
tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello
pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular
o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales
notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño
económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del
prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157
y 158 en cuanto corresponda.
(…)
DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS
Artículo 200
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La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las
disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales
de cada País Miembro.
(…)
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho
conocido.
(…)
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará
en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro
de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera
de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera
de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en
ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del
País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
(…)”.
7
3.
CONSIDERACIONES
El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará
aspectos relacionados con:
3.1.
Concepto de marca y elementos constitutivos; la distintividad;
Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con
una marca y con un nombre y enseña comercial;
Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación;
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos;
Comparación entre signos denominativos y mixtos y comparación entre signos mixtos
(se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta);
Los nombres comerciales y su protección;
Las enseñas comerciales y su protección;
El trámite de la solicitud de registro como consecuencia de una oposición andina;
Signos distintivos notoriamente conocidos. La marca notoria extrarregional solicitada a
registro.
Análisis de las causales que han dejado de existir al momento de resolver.
CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.
En el proceso interno, la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó el registro del signo “GAS” (mixto),
para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza;
en tal virtud, se estima conveniente revisar el concepto de marca y sus elementos constitutivos.
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos
susceptibles de representación gráfica”.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación
de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación
gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o
usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error
acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas,
como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin
embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como
los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc.,
según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está
implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda
ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin
de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la
mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la
Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas
a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus
componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
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El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los
sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de
su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o
denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible
de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un
servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,
mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o
servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la
capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “GAS”
(mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en
los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
3.2.
IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.
La identidad y la semejanza con una marca y con un nombre y enseña comercial
Tomando en cuenta que la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó el registro del signo “GAS”
(mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza y que (i) el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud de
registro, bajo el fundamento en el registro de su marca “GAS EVOLUTION JEANS”
(denominativa) y en el depósito de su nombre y enseña comerciales “GAS” para distinguir
“vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación
Internacional de Niza; y, (ii) el señor HENRY MUÑOZ OSMA presentó oposición a la solicitud de
registro, bajo el fundamento en la solicitud previa de su marca “NEW GASS & CO” (mixta) y en
el uso de su nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de
vestuario, pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras
y cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con
una marca y con un nombre y enseña comercial.
La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los
signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero (artículo 136 litera a), o los signos que sean idénticos o se asemejen a
un nombre comercial protegido, o un rótulo o enseña comercial, conforme lo establece el literal
b) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Estas causales de irregistrabilidad están destinadas a evitar que se genere confusión con otra
marca solicitada a registro o que se encuentre registrada por un tercero; e imitaciones o
usurpación de nombres comerciales, rótulos o enseñas, facultando a quien utilice o posea un
nombre comercial protegido, un rótulo o enseña comercial, a oponerse al registro de un signo
confundible determinado.
Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza:
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“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o
servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual
o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es
decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto
de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a
que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe
tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo
de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es
confundible con otra marca o con un nombre o enseña comercial presenta diferentes matices y
complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o
similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos
pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan
por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería
absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el
objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión
posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una
decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla
en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de
precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la
identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha
señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en
términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a
compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de
sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la
confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido
similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la
sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse
también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la
posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que
deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos
representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al
consumidor distinguir una de otra.
3.3.
RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.
Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el
signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
1
Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del
2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad
para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir
en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2
Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar
si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con
los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o
usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce
al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está
comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los
productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios
que se le ofrecen, un origen empresarial común.3
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o
servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los
signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad
entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza
entre éstos.4
También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca
evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la
Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136
literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa
tienen una relación o vinculación económica”.5
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a
otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,
los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:
“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los
aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El
segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la
2
Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
3
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y
diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
4
Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003,
“CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
5
Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008. TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
11
marca:
percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la
denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva
gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma
denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión
ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o
denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en
este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos,
sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la
expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6
3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en
la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas.
Regla 2.- Las
simultáneamente.
marcas
deben
examinarse
sucesivamente
y
no
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7
El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los
cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han
resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación
entre signos distintivos, así:
a)
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las
marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor
importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la
comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de
conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre
la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas
semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
b)
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no
simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de
cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo,
en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas,
sino que lo hace en forma individualizada.
c)
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del
comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión
es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o
6
Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de
marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
7
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis,
Buenos Aires. Pág. 351 y ss.
12
administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los
productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un
consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se
presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la
escogencia.
d)
3.5.
Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las
diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La
similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos
que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la
semejante disposición de esos elementos.
CLASES DE SIGNOS.
La doctrina ha reconocido varias clases de signos, como los DENOMINATIVOS, los GRÁFICOS
y los MIXTOS, en atención a la estructura del signo.
En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son: “GAS” (mixto) y “GAS
EVOLUTION JEANS” (denominativo), “GAS” (denominativo), “NEW GASS & CO” (mixto) y
“NEW GAS” (mixto); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a los signos
denominativos y mixtos, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones
acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no
tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que
tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto
identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y
la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de la parte denominativa de un signo, puede darse que ésta sea compuesta, es decir,
integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe
prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas
formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin
significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 8
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el
signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de
marcas denominativas, aplicables al presente caso, y que han sido recogidos en varios
pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, publicado en la
G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abril de 2005:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la
totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y
gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el
juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos
de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos
dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los
que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”
8
Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio d e 2001, marca: “BOLIN
BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
13
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la
sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy
difícil de distinguir.”
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la
semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume
una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la
dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la
dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la
denominación va a suscitar en los consumidores.” 9
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados
en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de
los demás existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del
elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca
mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.10
El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos y entre
signos mixtos que además cuenten con parte denominativa compuesta debe identificar, como
ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del
consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el
análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica
de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a
suscitar en los consumidores”.11
En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al
cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y
expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el mismo predomina el
elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre los
signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
3.6. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCIÓN.
Tomando en cuenta que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud
de registro del signo “GAS” (mixto) y se fundamentó en el depósito de su nombre y enseña
comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos
en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que el señor HENRY MUÑOZ OSMA
también presentó oposición a dicha solicitud de registro, y se fundamentó en el uso de su
9
FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS
Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.
10
Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:
“BURBUJA VIDEO 2000”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
11
Proceso 46-IP-2008, publicado en el G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN
AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
14
DEL
DERECHO
DE
MARCAS”. Editorial
nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de vestuario,
pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras y
cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza; se estima necesario hacer referencia a los nombres comerciales y su protección.
La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136 literal b) de la misma
Decisión, protege al nombre comercial.
De acuerdo a la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier signo que identifique
a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”.
En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su
actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras
idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre
comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o
actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo
que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la
empresa”.12
Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede
derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del
nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso
efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el
derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna
seguridad jurídica para los competidores”.13
El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre
comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden
semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.
La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión
486, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que
sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.
Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del
nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza
de las siguientes características, conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su
jurisprudencia, a saber:
a.
El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo
anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es
constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre
comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como
una prueba total del mismo.
b.
De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre
un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El
Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un
12
Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
13
Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
15
nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente
manera:
“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre
comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos
siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del
nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la
existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho
concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los
competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre
comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con
relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya
que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su
derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de
que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la
exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas
a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la
identificación efectiva de dicho nombre con las actividades
económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de
2000).
c.
Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un
nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo
idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar
riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
d.
Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre
comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá
oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de
asociación14.
Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, la protección al
nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente de un registro, tal
como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización
personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión
de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. Quien
alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance
de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que
el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita
al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar
el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la
protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.15
Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre
comercial se le aplican, en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, el titular tiene derecho al uso exclusivo del
nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca
14
PROCESO 97-IP-2009. Interpretación prejudicial de 12 de noviembre de 2009. Marca
TRANSPACK. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
15
Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de
1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
16
idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos
o servicios relacionados con su actividad económica.
3.7. LA ENSEÑA COMERCIAL Y SU PROTECCIÓN.
Tomando en cuenta que el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR presentó oposición a la solicitud
de registro del signo “GAS” (mixto) y se fundamentó en el depósito de su nombre y enseña
comerciales “GAS” para distinguir “vestidos, calzado, y sombrerería” productos comprendidos
en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que el señor HENRY MUÑOZ OSMA
también presentó oposición a dicha solicitud de registro, y se fundamentó en el uso de su
nombre y enseñas comerciales “NEW GAS” (mixtos), para distinguir “productos de vestuario,
pantalonería, camisería, chaquetería, camisería, ropa femenina, ropa de playa, gorras y
cachuchas en diversos colores”, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional
de Niza; es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la
Decisión 486.
La Decisión 486 no define a la enseña comercial. Se limita a disponer en el artículo 200, Título
XI, “De los Rótulos o Enseñas”, lo siguiente:
“La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones
relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País
Miembro”.
La enseña comercial ha sido definida de la siguiente manera:
“La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para
identificar un establecimiento mercantil”.16
Dicho concepto de enseña se encuentra cobijado dentro de lo establecido en el artículo 190 de
la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que
identifique a un establecimiento mercantil.
Es pertinente advertir que el nombre comercial y la enseña comercial no son lo mismo. La
enseña comercial es el signo distintivo que distingue un establecimiento mercantil, mientras que
el nombre comercial identifica la actividad mercantil de un empresario determinado.
El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre
comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X
y XI, para tratar las figuras de manera independiente. Sin embargo, el legislador comunitario,
incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se
determinó en el mencionado artículo 190.
Sobre este tema, este órgano Judicial ha expresado, dentro de la interpretación prejudicial
recaía en el expediente 18-IP-2011, lo siguiente:
“No obstante ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que
regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio
artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se
regirán por las normas relativas al nombre comercial.
16
PACHÓN MUÑOZ Manuel. “MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Pág. 127. Ed. Temis, Bogotá,
Colombia, 1984.
Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera.
Se puede ver el artículo 583, numeral 5. “CÓDIGO DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA”,
que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”.
17
Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial
es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en
dos factores:
1.
Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial
antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.
2.
Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo
idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el
público consumidor. (artículo 136, literal b, de la Decisión 486”)17.
3.8.
EL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO CONSECUENCIA DE UNA
OPOSICIÓN ANDINA.
Tomando en cuenta que la sociedad GROTTO S.P.A. argumentó que “En la Comunidad Andina
GROTTO S.P.A. es el titular de la marca GAS para productos de la clase 25 internacional y por
ello, cuando tuvo conocimiento que terceros no autorizados estaban intentando apropiarse de la
marca GAS en Colombia presentó oposición andina y solicitó bajo el expediente objeto del
presente proceso el registro de la marca GAS (MIXTA) para acreditar su interés en el mercado
colombiano”, se considera adecuado revisar este tema.
Para lo anterior, el Tribunal estima adecuado referirse en primer lugar, a la oposición andina; y,
en segundo lugar, el trámite de la solicitud de registro como consecuencia de dicha oposición
andina.
El artículo 146 de la Decisión 486 plantea que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la
concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés lo acreditará ante la
Oficina Nacional Competente, que es la encargada de calificar tal condición.
La Decisión 486 establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes son los
interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las
solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos
146 y 150 de la Decisión en referencia.
En efecto, el artículo 147 determina quiénes son los sujetos legitimados para presentar una
oposición andina, a saber:
a)
El titular de un registro marcario, en cualquiera de los otros Países Miembros de la
Comunidad Andina, que sea idéntico o similar al signo que se pretende registrar, siempre
que su uso pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el
interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición y que se
solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.
b)
Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la
Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar a la que se pretende registrar
en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de esta última pueda inducir
a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado
del País Miembro donde se interponga la oposición. El artículo 147 expresa, al respecto:
“quien primero solicitó el registro de esa marca”, referente a quien haya solicitado con
anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca
idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición.
17
PROCESO 18-IP-2011. Interpretación prejudicial de 22 de junio de 2011. Marca “BANANA EXX”
(mixta).
18
En armonía con lo expuesto, el Tribunal ha expresado que “El interés del opositor será legítimo
si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los
Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la
solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos
o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo
147). En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real
en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición”. (Proceso 153-IP-2004,
publicado en la G.O.A.C. Nº. de 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL mixta).
El artículo 147 de la Decisión 486 introdujo la exigencia de la acreditación del interés real en el
mercado del País en donde se hace la oposición, a fin de evitar, por un lado, que se abuse del
derecho de oposición y, por otro lado, para impedir registros de signos iguales o idénticos en
otros Países de la Comunidad Andina. La misma norma determina que dicho interés se acredita
solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Por lo cual,
la interposición de la oposición y la solicitud de registro en el País en donde se hace la
oposición deben presentarse, obligatoriamente, de manera simultánea.
Una vez presentadas las oposiciones, la Oficina Nacional Competente deberá recibir y
resolverlas y otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las
pruebas que sustenten la oposición.
El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado
oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de
los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente
pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo
adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.
El artículo 150 de la Decisión 486 establece que vencidos los 30 días otorgados por el artículo
148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a
realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe
llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en
consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el
examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la
concesión o denegatoria del registro de la marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de
autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de
irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro
solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de
derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido,
sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del
acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
En el presente caso, la sociedad demandante argumentó que no se tuvo en cuenta que su solicitud
partió de la oposición andina que había presentado.
“La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de
los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los
principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con
base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
19
Por su parte la oposición con base en una solicitud de registro previamente
presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo
147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo
solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta
tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el
registro haya resuelto tal solicitud.
En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en
otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la
oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y
negar el registro del signo solicitado, con base en el examen de registrabilidad
(párrafo segundo del artículo 147). Por el contrario, si se niega el registro
previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente
donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión
o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base
en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los
requisitos de registrabilidad.
De lo anterior se puede deducir lo siguiente:
•
El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País
Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca
observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el
examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema
de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150
de la Decisión 486.
•
El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País
Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del
signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional
Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de
registrabilidad.
Y finalmente, que aunque la norma comunitaria no lo establezca
explícitamente, procede la suspensión de trámite de registro cuando se
presenta una oposición con base en una solicitud de registro previamente
presentada en cualquiera de los Países Miembros, ya que se debe entender
que si se niega el registro del signo previamente solicitado en otro País
Miembro ya no puede ser el objeto de una oposición”.
En esta misma línea, el Tribunal de Justicia ha manifestado lo siguiente:
“Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una
solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina
Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del
procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor
presentó su solicitud prioritaria. Si este último procedimiento acarrea la concesión del
registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136
literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario,
declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.” (Proceso 196-IP2006. Marca: “PLUS COLA”. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1483, de 29 de marzo de
2007).
3.9.
SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS.
20
Tomando en cuenta que la sociedad GROTTO S.P.A., en su escrito de demanda argumentó
que “(…) GAS es una destacada marca italiana, lider (sic) en el mundo de la ropa deportiva,
particularmente Jeans. El fundador de GROTTO S.P.A. (…) comenzó su negocio a principio de
los años 70 y actualmente es notoriamente conocida en el comercio internacional”, se hará
referencia al tema de los signos distintivos notoriamente conocidos.
Concepto y Prueba de los signos notorios.
La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a
aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la
marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o
servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente
reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios
que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca
cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del
consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta
para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los
miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o
fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para
promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de
ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País
Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo
como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una
franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades
significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País
Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier
registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen
decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor
reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice
para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Al respecto,
Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas.
Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un
nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el
producto o servicio que las marcas distinguen”18.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo
que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la
marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la
notoriedad de la marca”19. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la
marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el
reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta
definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de
marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos
interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o
servicio”20.
18
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos
Aires, 2010, p. 341.
19
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.
20
OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho
Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.
21
Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por
una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios
del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente
difundida entre dicho grupo. Asimismo, el Tribunal ha manifestado:
“(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente
conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con
un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que
pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido
registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la
reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro
del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de
aquélla”.21
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al
respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En
la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de
otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la
notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que
probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”22.
El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional
competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar
si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:
“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de
cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de
cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País
Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
g) el valor contable del signo como activo empresarial;
21
Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca:
BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
22
Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
22
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o,
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca
protección;
j) los aspectos del comercio internacional; o,
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de
la marca.
A manera referencial, el Tribunal hará referencia a la protección de la marca notoria y su
relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.
El Tribunal, ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios
básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión
486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente
conocidos se da de una manera aún más amplia.
En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la
marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el
artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la
protección del signo notoriamente conocido.
El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador,
en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido,
establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de asociación,
el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda
registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la
Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el
País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los
Países Miembros.
Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de
notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro
en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio
así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda
protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren
registrados en el territorio determinado.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la
exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del
registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el
carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando
para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País
Miembro.
La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo
empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una
marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País
23
Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de
la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado,
deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.
En relación con los diferentes tipos de riesgos.
A manera referencial, el Tribunal hará referencia a la protección de la marca notoria en relación
con los diferentes tipos de riesgos.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el
mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el
de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han
clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado
de notoriedad.
En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos,
consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos
136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de
dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso
35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir
un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que
piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra
empresa tienen una relación o vinculación económica.
El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos
idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad
distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,
aunque se use para productos que no tengan ningún grado de
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un
competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los
signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre
productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los
que ampara el signo notoriamente conocido”.
En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público
consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga
claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas
productoras tiene algún grado de vinculación.
En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la
marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:
“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las
conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de
perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el
24
debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la
propia eficiencia”.23
Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido o siguiente:
“Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en
el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca
renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca
renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca
idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de
bajo precio de calidad inferior.
(…)
En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular
de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la
marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no
competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca
renombrada”.24
Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad
intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección
contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de
dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca
renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no
establece una distinción entre las dos clases de marcas.
Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace
referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa
que:
“En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca,
denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho
perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para
identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los
que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da
lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la
mente del público”25.
Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para
productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su
poder distintivo”26.
23
MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España,
1995. Pág. 283.
24
FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308.
25
SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA
JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. P.
151.
26
OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010.
P. 354.
25
Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente
conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al
igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está
ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la
finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin
necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente
conocida.
Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la
similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y
sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para
establecer una relación intelectual que atrae la atención del público
consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo
renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o
inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de
semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos
casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o
el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 27
Marcas notorias en países extracomunitarios.
Este tema fue desarrollado ampliamente en la interpretación prejudicial No. 87-IP-2013, marca:
“MUNICH”. En dicha interpretación prejudicial, el Tribunal hizo un análisis de las marcas
notorias en países extracomunitarios y su relación con la mala fe en la solicitud de un registro
marcario y la competencia desleal. Expresó lo siguiente:
“Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer
claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó
la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y,
por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido. En el siguiente cuadro
comparativo se evidencia lo mencionado:
DECISIÓN 344
“Art. 83.- Asimismo, no podrán
registrarse como marcas aquellos
signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los
siguientes impedimentos:
DECISIÓN 486
“Artículo 136.- No podrán registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso
en el comercio afectara indebidamente
un derecho de tercero, en particular
cuando:
(…)
(…)
d) Constituyan la reproducción, la h)constituyan
una
reproducción,
imitación,
la
traducción
o
la imitación, traducción, transliteración o
transcripción, total o parcial de un signo transcripción, total o parcial, de un
distintivo notoriamente conocido en el signo distintivo notoriamente conocido
país en el que solicita el registro o en el cuyo titular sea un tercero, cualesquiera
comercio subregional, o internacional que sean los productos o servicios a los
sujeto a reciprocidad, por los sectores que se aplique el signo, cuando su uso
interesados y que pertenezca a un fuese susceptible de causar un riesgo
tercero.
Dicha
prohibición
será de confusión o de asociación con ese
27
Ibídem. Pág. 247.
26
aplicable, con independencia de la
clase, tanto en los casos en los que el
uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la
marca notoriamente conocida, como en
aquellos en los que el uso se destine a
productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable
cuando el peticionario sea el legítimo
titular de la marca notoriamente
conocida;
e) Sean similares hasta el punto de
producir confusión con una marca
notoriamente
conocida,
independientemente de la clase de los
productos o servicios para los cuales se
solicite el registro.
Esta disposición no será aplicable
cuando el peticionario sea el legítimo
titular de la marca notoriamente
conocida;
tercero o con sus productos o servicios;
un
aprovechamiento
injusto
del
prestigio del signo; o la dilución de su
fuerza distintiva o de su valor comercial
o publicitario”.
(…)”
“Artículo 224.- Se entiende por signo
distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier
País Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el
medio por el cual se hubiese hecho
conocido.”
(…)”
De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un
signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países
Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene
las siguientes implicaciones:
•
En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean
notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud
de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que
sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso
parasitario.
•
No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios
cuando simplemente se argumente su notoriedad.
No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de
la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la
lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos
extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con
la protección de la propiedad industrial:
• La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión
486, que dispone:
“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y
registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás
disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la
protección contra la competencia desleal del País Miembro.”
Con relevancia para el caso particular encontramos el artículo 137 de la Decisión 486,
que prevé la nulidad del registro marcario cuando fue solicitado para perpetrar,
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
27
(…)
• La nulidad de un registro marcario obtenido con mala fe (…)”.
El signo extrarregional notoriamente conocido solicitado para registro.
Se interpretará el tema en razón a que la demandante manifestó que la marca “GAS” es
actualmente notoriamente conocida en el comercio internacional siendo una destacada marca
italiana; por lo tanto, el Tribunal entrará a determinar qué incidencia, en relación con el examen de
registrabilidad, tiene el hecho de que la marca a registrar sea notoriamente conocida.
En primer lugar, se considera que el signo notoriamente conocido no registrado debe ser objeto de
protección, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido
debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Sin embargo, esto no quiere
decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el
registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de
registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
Al respecto el Tribunal ha manifestado “Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser
diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es
distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido
teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y
por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta
las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad
de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar28, etc.”. (Proceso 30-IP2011, aprobado el 18 de mayo de 2011, marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta)).
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el
profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:
“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que
la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio
puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires,
Argentina, 2001. Pág. 195.
En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no
registrada en el País Miembro (pero registrada en otro de los Países Miembros) donde se solicita
su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es
independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis
de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de
conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
Lo expresado precedentemente, si es predicable a una marca notoria no registrada en un País
Miembro pero que sí se encuentra registrada en otro País Miembro, no se diga a la marca
extrarregional solicitada a registro, desde que el estatus que haya adquirido en cualquier otro país
no le exime del examen de registrabilidad que ha de hacerse ante la Oficina Nacional Competente.
3.10
28
ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE
REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.
No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de
marcas.
28
Tomando en cuenta que la sociedad GAS JEANS S.A.S. (antes GAS EVOLUTION JEANS
LTDA.) representada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, en su contestación a la
demanda expresó que “(…) ya enterados de los registros de la marca comercial BLUE JEANS
GAS (M) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, iniciamos los correspondientes
procesos de cancelación por el no uso de dicha marca en estos países los que concluyeron con
la cancelación de los mismos y el otorgamiento de los registros a favor de nuestro cliente la
sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (…)”; el Tribunal estima adecuado hacer referencia
dicho tema.
Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración,
deberá atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por
cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación,
por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega
su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los
derechos o, por cualquier hecho similar.
Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos
en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales
argumentadas para negar el registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas
causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
1.
Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el
mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de
conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no
se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas
por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone
su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
2.
No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre
o enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso
es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que
induzcan al público a error. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado
para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de
irregistrabilidad.
Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre y enseña comercial y una marca
se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.
3.
Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o
varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran
un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los
signos denominativos pueden ser compuestos, esto es integrados por dos o más
palabras, números, etc. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta
providencia.
29
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y
un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser
apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le
permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Al comparar un signo denominativo compuesto y uno mixto o signos mixtos entre sí y
que además tenga parte denominativa compuesta se determina que si en éste
predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las
reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia;
y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al
denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo
éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
4.
El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su
actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de
otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un
nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.
5.
La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un
establecimiento mercantil.
De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las
enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En
consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: (i) Que se
pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial en el mercado antes de
la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. (ii) Que quien alegue y pruebe lo
anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar
riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
6.
En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la
solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en
cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en
cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o
semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de
dicho signo pueda inducir al público a error.
Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en
solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos
situaciones:
o
La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera
de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno
de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca
solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la
Decisión 486.
o
Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente
presentada en cualquiera de los Países Miembros. (párrafo tercero del
artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del
signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de
registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde
previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro,
no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la
Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en
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cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite
de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.
El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no
significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del
cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar
si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
7.
La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra
ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento
del mismo.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la
alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más
países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto
de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el
público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad
de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que
distingue la marca.
La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente
conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad,
territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los
riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo
expresado en la presente Interpretación Prejudicial.
Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el
País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de
solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional
Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no
el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los
múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.
Lo expresado precedentemente, si es predicable a una marca notoria no registrada en un
País Miembro pero que sí se encuentra registrada en otro País Miembro, no se diga a la
marca extrarregional solicitada a registro, desde que el estatus que haya adquirido en
cualquier otro país no le exime del examen de registrabilidad que ha de hacerse ante la
Oficina Nacional Competente.
8.
La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como
causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe
atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable,
por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la
legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca
del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad,
nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº
2009-00277, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
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Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría
General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE
José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Gustavo García Brito
SECRETARIO
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