lA pRopIEdAd InmATERIAl - Universidad Externado de Colombia

REVISTA
la propiedad inmaterial
      s 10 - 11
•
6 - 2007
•
 -
contenido
el análisis económico del derecho de autor y del copyright,
un estudio del equilibrio entre los intereses público y privado
Ana María Pérez Gómez Tétrel
3
la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos
de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente
a los retos de la globalización
Luis Felipe Botero Aristizábal
23
el derecho de autor en las obras creadas por encargo
y en el marco de una relación laboral
María Carolina Uribe Corzo
45
los beneficios del tlc
Martín Uribe Arbeláez 71
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio
con los estados unidos de norteamérica
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
93
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones
implementadas por ordenador. estado actual y nuevas perspectivas
Manuel Guerrero Gaitán
117
reflexión conceptual sobre la ciberpiratería
Daniel Peña Valenzuela
149
política editorial
157
indicaciones para los autores
159
resúmenes/abstracts
161
©
8,    
   
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Impreso en Colombia
Printed in Colombia
el análisis económico del derecho
de autor y del copyright,
un estudio del equilibrio entre
los intereses público y privado
ana maría pérez gómez tétrel*
introducción: la economía aplicada al derecho
La economía ha cambiado la naturaleza del saber legal,
la comprensión general de las reglas e instituciones jurídicas,
e incluso, de la práctica del derecho.
Robert Cooter y Thomas Ulen
El artículo va a desarrollarse a la luz del análisis económico del derecho, un método
innovador de análisis de la reglamentación y de las instituciones jurídicas. Su
aplicación en el entorno de la propiedad literaria y artística va a centrarse en el
análisis del equilibrio económico de intereses que debe existir entre los diferentes
actores de la propiedad intelectual. De un lado, el interés privado de la sociedad
como consumidor y del otro lado, los intereses privados de los titulares de derechos
patrimoniales, a saber, el autor y los industriales de la comunicación.
Es importante tener en cuenta que el análisis económico del derecho y el
derecho económico son nociones completamente diferentes.
El análisis económico del derecho es una disciplina científica derivada de la
ciencia económica cuyo objeto es analizar las situaciones de derecho, ayudada por
los métodos y cuadros conceptuales económicos, en los estadios de la creación,
de la puesta en marcha, de los efectos producidos por las normas en la sociedad y
* Abogada en Colombia y en Francia, con maestría en análisis económico del derecho
de la Universidad de Utrecht, Holanda. Doctoranda de las universidades de Nantes
en Francia y Ludwig-Maximilians-München en Alemania, sobre el análisis económico
comparado del derecho de autor y del copyright. Investigadora del Instituto Max Planck
por la Propiedad Intelectual, el derecho de la competencia y el derecho fiscal en Munich,
Alemania. Docente en propiedad intelectual, específicamente del sistema de copyright.
Experiencia como consultora en temas relacionados con la propiedad intelectual y las
tecnologías de la información. E-mail: [[email protected]].
1. Cooter, R. y Ulen, T. Law and economics, 3.éme éd., Addison-Wesley Longman,
2000, p. 2. Trad. Pers.
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Ana María Pérez Tétrel
del rol desempeñado por las instituciones. Con este fin, el análisis económico del
derecho se apoya específicamente en la microeconomía y más recientemente en
la teoría de juegos y estrategias. Así, la finalidad práctica es combinar la búsqueda
de la justicia y del óptimo económico, fines perseguidos respectivamente por el
derecho y por la economía. A este efecto, esta disciplina analiza y evalúa las leyes
existentes, pero participa también en la elaboración de nuevas leyes, en la búsqueda
del perfeccionamiento del sistema jurídico y del bienestar social. Estos análisis y
evaluaciones son realizados a través de la formulación de hipótesis económicas que
simulan condiciones del mercado económico. Su intención es medir la eficiencia
de las leyes existentes en un afán de bienestar social. En otros términos, se trata de
una confrontación de las hipótesis económicas con la realidad jurídica.
A título de ilustración, el análisis económico del derecho puede ser utilizado
como una herramienta eficaz en la observación de los comportamientos de los
miembros de la sociedad, respecto a las regulaciones y más específicamente de su
cumplimiento. Así, a través de la teoría de precios, la microeconomía considera
las sanciones como constitutivas de un precio. A través de la teoría de juegos, es
posible desprender hipótesis que integran el comportamiento social potencial en
función del nivel de sanción infligida por la ley.
En la economía de mercado, la sociedad responde a las incitaciones dadas
por los precios. En este orden de ideas, un consumidor va a estar más inclinado a
comprar los productos que son asequibles en relación a su presupuesto, teniendo
en consideración que va a abstenerse de elegir el bien más costoso. En efecto, el
consumidor podrá, entre otros, comportarse de dos maneras diferentes. En primera
medida, él podrá elegir remplazar el bien costoso por un bien más asequible
económicamente. En segunda medida, él podrá preferir comprar una cantidad
pequeña del bien costoso en vez de remplazarla. Simplificando, él va responder a
un precio elevado dado por el mercado competitivo, según su presupuesto, pero
generalmente consumiendo menos de este bien costoso. Este efecto es conocido
. V. en este sentido J. Genereux. Economie politique, microéconomie, 4.e éd., Paris,
Hachettes supérieur, 2004, p. 7. “L’analyse microéconomique s’attache principalement
à expliquer les comportements individuels et leur interaction. Son niveau d’observation
privilégié est celui de l’entreprise et du marché d’un bien ou d’un service particulier.
L’analyse microéconomique moderne a amorcé son véritable développement à la fin du
xixe siècle avec les économistes néoclassiques”.
. Muchas definiciones pueden encontrarse. V. por ej. T. Kirat, quien define el
analisis económico del derecho como una disciplina “qu’applique méthodes et cadres
conceptuels à l’étude du droit ou des effets économiques des règles juridiques”. T. Kirat,
Economie du droit, Paris, La Découverte, Collection Repères, 1999, p. 3. V. igualmente
C. Rowley. Public choice and the economic analysis of law, en Nicholas Mercuro (ed).,
Law and economics, Boston, Kluwer Academic Publishers, 1989, p. 125, quien lo define
como “[…] the application of economic theory and econometric methods to examine
the formation, structure, processes and impact of law and legal institutions”. S. Harnay
y A. Marciano. L’analyse économique du droit, Paris, Michalon, 2003, p. 7, quienes lo
definen como “[…] le domaine d’investigation dans lequel les outils économiques sont
utilisés pour appréhender et analyser les phénomènes juridiques”.
. Por ejemplo, utilizando el juego del dilema del prisionero.
   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
como la ley de la demanda, uno de los principios de la economía, según el cual
rP = rQ así como >P = <Q y <P=>Q.
A continuación el mismo razonamiento puede aplicarse respecto al cumplimiento de la ley. Puede remarcarse que si la sanción es severa, el contraventor
tendrá menos motivaciones para contravenir la ley. Subsecuentemente, más elevada
es la sanción (más elevado es el precio), más reducida será su inclinación para
violar la ley (comprar menos bienes costosos). Así, en términos de formulación,
rsanción = rviolación, de manera tal que: >sanción = <violación y <sanción =
>violación. El ejemplo precedente, pone en evidencia que la aplicación del análisis
económico del derecho no se limita a los aspectos estrictamente económicos del
derecho, tales como el derecho de la concurrencia, el derecho fiscal, el control de
las empresas y el establecimiento de sanciones monetarias por los daños, pero
se aplica igualmente a los ámbitos jurídicos más tradicionales, abriendo un gran
espacio de iniciativa. Bajo esta óptica, es posible sacar provecho de esos beneficios
en numerosas materias jurídicas, tales como el derecho del medio ambiente, los
contratos, la responsabilidad civil extra contractual, el derecho penal, el derecho
constitucional, el derecho de familia y la propiedad, incluyendo la intelectual.
La aplicación del análisis económico del derecho proviene mayoritariamente
de los Estados Unidos. En cambio, en los países de derecho civil o continental,
y específicamente en Francia y en Colombia, el análisis económico del derecho
ha sido poco desarrollado y como consecuencia, los aportes son relativamente
limitados. De ahí el interés de extender este análisis al derecho civil o continental.
Esta es la razón por la cual la metodología del análisis económico comparado de
derecho será empleado.
El análisis económico comparado del derecho tiene por objeto combinar
las técnicas y herramientas del derecho comparado y del análisis económico del
derecho. Esta relación puede permitir llevar a cabo un estudio más medido, toda
vez que un equilibrio es creado entre los métodos utilizados tanto por el derecho,
como por la economía. Cada método comporta ventajas e inconvenientes.
. R. Leroy Miller y R. Meiners. Microeconomía, C. F. Arango Congote y V. M.
Mayorga Torrado (trads.), Bogotá, McGraw Hill, 1991, p. 25. “La ley de la demanda
puede enunciarse, en sus términos más sencillos, de la siguiente manera: Cuanto mayor
sea el precio, menor será la cantidad demandada. En la medida en que el precio sea
más alto, se demandará una menor cantidad de un bien o servicio, con otros factores
constantes. O, visto de otra forma: Cuanto menor sea el precio, mayor será la cantidad
demandada. En la medida en que el precio sea más bajo, se demandará una mayor
cantidad de un bien o servicio, con otros factores constantes”.
. r : cambio en, P: precio y Q: cantidad.
. R. Cooter y T. Ulen. Law and economics, cit., p. 1.
. U. Mattei, L. Antoniolli y A. Rossato. “Comparative law and economics”, B.
Bouckaert y G. de Geest (eds.), en Encyclopedia of law and economics, t. i, Cheltenham,
Reino Unido, Edward Elgar, 2000, p. 505: “… this new subject, which is situated at the
crossroad of two different scholarly traditions, comparative law and economic analyse of
the law. Comparative law and economics combines the instruments and methodologies
of both these two disciplines because in this way it is possible to better understand the
reasons of existing legal rules and institutions and of their evolution”.
   
Ana María Pérez Tétrel
De una parte, la economía aporta soluciones basadas en hipótesis. En la realidad
no todos los elementos que constituyen las hipótesis pueden ser puestos en práctica.
En otras palabras, las hipótesis son construidas con elementos que podrían no tener
lugar en la realidad y dicha característica vuelve el análisis económico a veces irreal.
Un ejemplo ilustra la afirmación precedente: en su célebre artículo, “The problem
of social cost”, Ronald Coase hace una aplicación directa del análisis económico
del derecho, empleando una hipótesis irreal, cuando se refiere a los costos de
transacción nulos. El teorema de Coase puede ser resumido en los siguientes
términos: en una situación en la cual se presentan externalidades, las partes deben
encontrar una solución por la vía cooperativa, o por la vía no cooperativa. De
esta manera, el problema se presenta en términos de eficiencia, de forma tal, que
el derecho es atribuido a la parte que lo aprecia más. Si las negociaciones son
fructíferas, la asignación de derechos no es importante para la eficiencia, pero el
efecto contrario puede producirse si las negociaciones son infructíferas. En resumen,
las negociaciones tendrán lugar solamente cuando los costos de transacción sean
nulos. Coase se refiere en este caso a un mundo ideal en el que cualquier actividad
desarrollada es óptima y los cambios legales son irrelevantes10.
Esta hipótesis es a priori valida en teoría pero no encuentra aplicación en la vida
práctica, sobretodo en este teorema, porque los costos de transacción equivalen a
los costos de comunicación durante la negociación11.
A pesar de esto, el análisis económico del derecho puede constituir un medio
funcional de observar el derecho. Así, las herramientas económicas podrán permitir
crear modelos eficaces que servirán para medir la eficiencia del sistema jurídico.
Además, es posible prever los efectos sociales que siguen a la puesta en marcha
de sanciones legales y las reacciones de la sociedad en relación a las reformas
legislativas.
De otra parte, el derecho presenta un análisis más real pero menos práctico.
El derecho es una disciplina ligada al desarrollo social y como consecuencia está
en constante evolución. Esta es la razón por la cual es posible encontrar diferentes
sistemas jurídicos. Desde esta perspectiva, la evolución del derecho, se traduce en
las diferentes instituciones y mecanismos jurídicos existentes en un momento dado,
lo que le permite al análisis económico del derecho reposar sobre bases sólidas.
. R. Cooter y T. Ulen. Principles of law and economics, cit., p. 85: “When transaction
costs are zero, an efficient use of resources results from privative bargaining, regardless
of the legal assignment of property rights. When transactions costs are high enough to
prevent bargaining, the efficient use of resources will depend upon how property rights
are assigned”.
10. Georgakopoulos, N. Principles and methods of law and economics. Basic tools
for normative reasoning, New York, Cambridge University Press, 2005, p. 95.
11. F. Leveque y Y. Meniere. The economics of patents and copyright, Berkley electronic
press, 2004, p. 69. “ […] Coase’s Theorem, according to which granting property rights
guarantees efficient allocation in the absence of transaction costs. However, since in real
life situations theses costs must be taken into account, the legal system must be designed
to minimize the production and transaction costs stemming from the exploitation of
creations”.
   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
En definitiva, el análisis económico comparado del derecho y de la economía,
combina de manera dinámica estas dos disciplinas y conlleva a resultados más
precisos.
En lo que concierne a la técnica puramente económica, dos elementos serán
considerados. En primer lugar, el análisis será basado en la teoría de la motivación
con el objeto de llegar a una solución óptima. La reglamentación puede ser
considerada como el origen de incentivos que motivan al autor de una obra del
espíritu12 a crear la obra y como fuente de incentivos a los consumidores para
respetar los derechos de propiedad sobre la obra.
La protección otorgada a los autores por el derecho, difiere según el sistema
de protección. Poco interesa que ambos sistemas persigan la misma finalidad
económica. Por esta razón, los diversos sistemas de protección de la propiedad
intelectual deben buscar la garantía de una protección susceptible de crear un
equilibrio entre los beneficios obtenidos por el autor y la sociedad, de manera tal,
que incite tanto al autor a crear obras nuevas y a difundirlas, como a la sociedad a
hacer buen uso de ellas. Con el fin de alcanzar este objetivo, la ley debe esforzarse
en crear un sistema de protección que maximice el bienestar general tanto del autor,
como del consumidor, después de haber deducido los costos sociales de creación de
la obra y de la puesta en marcha del régimen de protección al derecho de autor.
En segundo lugar, los análisis positivo y normativo13 van a permitir respectivamente, estudiar las situaciones en cuanto tales y crear las hipótesis que explicarán
en qué condiciones las soluciones deberían ser eficientes. Bruno Deffains lo define
de la siguiente manera: “los análisis positivos describen y explican el derecho como
es y no como debería ser. Estos, se focalizan entonces, en los estudios de impacto.
En cambio, en los análisis normativos, el derecho es evaluado a la luz de un criterio
de eficiencia, lo que explica ciertamente, que este análisis haya generado más
controversias14”.
Es posible deducir que el análisis positivo se inscribe más en el método de
razonamiento de los economistas, mientras que el análisis normativo se acerca más
del pensamiento de los juristas15. El análisis positivo está basado en los efectos reales
12. M. Cornu, I. De Lamberterie, P. Sirinelli y C. Wallaert. Dictionnaire comparé
du droit d’auteur et du copyright, Paris, cnrs éditions, 2003, p. 100. El término obra
del espíritu designa la “creación intelectual que, expresada de forma original, da lugar
al derecho de autor, sin consideración de género, de la forma de expresión, del mérito
o de la destinación”. Trad. pers.
13. R. Pindyck y D. Rubinfeld, Microeconomics, 5.ª ed., Upper Saddle River, PrenticeHall, 2001, pp. 6 y 7: “Positive analysis: analysis describing relationships of cause and
effect. Normative analysis: Analysis examining questions of what ought to be”.
14. B. Deffains. “Introduction”, en L’analyse économique du droit dans les pays de droit
civil, actas del coloquio organizado por el Centre de Recherches et de Documentation
Economiques de la Universidad de Nancy 2, el 28 y 29 de junio del 2000, Paris, Cujas,
2002, p. 6. Trad. Pers.
15. F. Parisi. “Positive, normative and functional schools in law and economics”, B.
Bouckaert y G. De Geest (ed), en Encyclopedia of law and economics, tomo I, Cheltenham,
Edward Elgar, 2000, p. 261: “Despite the powerful analytical reach of economics, it was
clear from the outset that the economist’s competence in the evaluation of legal issues was
   
Ana María Pérez Tétrel
que pueden ser medidos con la ayuda de las herramientas económicas, mientras que
el análisis normativo está basado en el comportamiento humano y la expectativa
social en relación a la ley. La combinación de estos dos análisis, va permitir llegar
a un resultado más concreto. En este orden de ideas, se evalúan las leyes existentes
y los efectos que las posibles modificaciones podrían acarrear sobre la sociedad, en
relación a la eficiencia, a la distribución y al cambio social. Dicho de otra manera,
el análisis positivo va permitir evaluar la eficiencia de la ley y el análisis normativo,
va permitir crear esta ley16.
1. economía de los atributos del derecho de autor y del
copyright. en la busqueda del equilibrio
La finalidad de esta primera parte reside en buscar en algunos elementos constitutivos
del derecho de autor y del copyright (la naturaleza, los derechos adquiridos y
su titularidad), algunos de los componentes que determinarán dónde es posible
encontrar un equilibrio entre los intereses privados del autor o de los titulares de
derecho y el interés público de la sociedad.
En materia de propiedad intelectual, el análisis económico del derecho ofrece
un razonamiento muy diferente a aquel dado por el derecho. Así, los derechos
adquiridos por el autor serán estudiados en función del mercado económico. El
objetivo de esta parte es responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo pueden ser
analizados los dos grandes sistemas de protección de la propiedad intelectual a la
luz de la economía, teniendo en cuenta sus divergencias y sus convergencias?
a. naturaleza del derecho de autor y del copyright
El concepto de propiedad ha generado grandes controversias en materia de
propiedad intelectual. El problema proviene principalmente de la terminología
empleada por el legislador y de su aplicación en la práctica. Muchos son los
doctrinantes que han tratado de buscar la solución a este problema. Sobre este
punto, A y H. J. Lucas han escrito: “la cuestión es saber si el término “propiedad”,
primero utilizado por su fuerza simbólica, da cuenta de la realidad sobre el plan
de la técnica jurídica” 17. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del término propiedad?
limited. While the economist’s perspective could prove crucial for the positive analysis
of the efficiency of alternative legal rules and the study of the effects of alternative rules
on the distribution of wealth and income, economists generally recognized the limits of
their role in providing normative prescriptions for social change or legal reform”.
16. H. Kerkmeester. Methodology: general, B. Bouckaert y G. De Geest (ed.), en
Encyclopedia of law and economics, t. i, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, p. 290. “A
positive analysis explains the law, predicts its effects and thereby indicates which legal
rule as a matter of fact will be efficient. These results of a positive analysis can then be
used for normative purposes, such as the prescription of the efficient rule”.
17. A. y H. J. Lucas. Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 2006,
p. 27.
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el análisis económico del derecho de autor y del copyright
¿Hace referencia solamente a las prerrogativas que uno puede tener sobre un bien
[…]”18, o es posible prever conferirle una dimensión personalista?
A priori la solución parece evidente. El término propiedad, se aplica a las cosas
tal y como lo indica el artículo 699 del Código Civil colombiano “El dominio (que
se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y
disponer de ella no siendo contra ley o contra derecho ajeno”. En realidad, no sería
posible aplicar el concepto previsto por el Código Civil a la propiedad intelectual,
por el hecho de que las ideas19 son bienes inmateriales e intangibles y no cosas.
Entonces, ¿cómo aplicar el mismo concepto a cosas intangibles, tales como la
expresión de las ideas? La pregunta parece haber sido resuelta desde hace mucho
tiempo por la jurisprudencia, pero en realidad, es una noción que actualmente
continúa siendo debatida.
En la concepción tradicional de la propiedad sobre los bienes reales, es posible
disponer de la cosa de manera exclusiva y utilizarla solamente a título individual.
En términos económicos, esto significa que la cosa es rival y de uso exclusivo. A
título de ilustración, si yo soy la propietaria de una manzana y yo me la como,
esto impide a cualquier otra persona consumir la misma manzana. Esto explica la
característica de rivalidad de un bien real. De la misma manera, el hecho de comer
la manzana imposibilita a un tercero de consumirla al mismo tiempo (al menos
el mismo trozo de la manzana), lo que explica el uso exclusivo del bien real. Es
posible deducir del argumento anterior, que las ideas como bienes que contienen
solamente información no tangible, no son rivales y que no es posible excluir
su uso. Dicho de otra manera, si la idea en sí misma es única, su uso por varios
usuarios no la extingue. Además, la utilización o la distribución excesiva de la idea
por varias personas al mismo tiempo, no presenta problemas, cada persona puede
utilizarla sin que esto implique una disminución de su valor20. La combinación
de los atributos de no rivalidad y de no exclusividad, ubica a las ideas dentro de la
categoría de bienes públicos según la economía. Sin embargo, resulta fundamental
entender que no se está haciendo referencia a la categoría de bien público o común
empleada por el derecho.
Por consiguiente, ¿cómo justificar la utilización del término propiedad en
la legislación? Cada gran sistema de protección de la propiedad intelectual ha
encontrado una solución diferente. El sistema de derecho civil o continental
tiende a justificar la propiedad por medio del derecho natural o del derecho de
la personalidad, mientras que el sistema de copyright se basa sobre fundamentos
18. R. Guillien et al. Termes juridiques, 10.e éd., Paris, Dalloz, 1995, p. 223.
19. El concepto de idea es tomado de manera abstracta, simplemente como bien
inmaterial. Las ideas como tales no pueden ser protegidas por el derecho de autor o por
el copyright, lo que se protege es su expresión.
20. P. Menell. “Intellectual property: general theories”, B. Bouckaert y G. De Geest,
(eds.), en Encyclopedia of law and economics, t. i, Cheltenham, Edward Elgar, 2000, pp.
136 a 141.
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Ana María Pérez Tétrel
económicos y utilitaristas21. Así, podría parecer que ambos sistemas basan sus
justificaciones sobre posiciones completamente divergentes22. Es sorprendente
constatar que ambos sistemas aplican justificaciones divergentes en teoría, pero que
en la práctica, ellas convergen. De hecho, incluso si el derecho civil o continental
funda su legislación sobre el derecho natural y de la personalidad, en realidad,
persigue finalidades económicas en su intención de alcanzar el equilibrio entre el
interés privado del autor (y los titulares del derecho de autor) y el interés público
de los consumidores.
b. analisis económico de los derechos patrimoniales
Es posible verificar con gran sorpresa, que la aplicación microeconómica en los dos
grandes sistemas es relativamente similar. Así, el análisis va a centrarse en primera
medida en las convergencias entre el derecho de autor y el copyright, para focalizarse
luego en la divergencia más evidente: el concepto de derecho moral.
En gran número de legislaciones se llega al mismo resultado: garantizar al autor
de una obra del espíritu, un derecho exclusivo otorgado por la ley sobre la obra.
La siguiente comparación permitirá poner en evidencia esta similitud.
País
Artículo
Francia
Article L-111-1 1 “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur
cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous”.
Colombia
Artículo 3.°.2 Los derechos de autor comprenden para sus titulares
las facultades exclusivas:
A. De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las
condiciones lícitas que su libre criterio les dicte.
B. De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la
imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película
cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación,
representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión o
cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión
conocido o por conocer.
C. De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta Ley, en defensa
de su “derecho moral”, como se estipula en el Capítulo II, Sección
Segunda, artículo 30 de esta Ley.
21. R. Merges, P. Menell y M. Lemley. Intellectual property in the new technological
age, 3.a ed., New York, Aspen Publishers, 2006, p. 2.
22. A. Strowel. Droit d’auteur et copyright, cit., p. 175. Strowel hace referencia a ese
fenómeno de la siguiente manera : “[…] les deux principaux courants de justification
de la propriété (la théorie lockéenne du travail-mérite et la théorie utilitariste de la
maximisation du bien-être) […]”.
10
   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
Alemania
§ 15 3 (1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein
Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfaßt
insbesondere…
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk
in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der
öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe
umfasst insbesondere...
4
Reino Unido
The owner of the copyright in a work of any description has the
exclusive right to do the acts specified in chapter II as the acts
restricted by the copyright in a work of that description.
Estados Unidos
§ 85. The congress shall have power… to promote the progress of
science and useful arts, by securing for limited times to authors
and inventors the exclusive right to their respective writings and
discoveries.
1. Código de la propiedad intelectual francés. Code de la propriété intellectuelle, partie
législative, L. n.º 92-597 del 1.º de julio de 1992.
2. Ley 23 de 1982, sobre derecho de autor.
3. Código alemán de derecho de autor y derechos conexos. Gesetz über Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte. Verwertungsrechte, § 15 Allgemeines, 1965.
4. UK, Copyright, designs and patent act 1988, chapter 48, part I, copyright, chapter
I, subsistence, ownership and duration of copyright, section 2, rights subsisting in
copyright works, numeral 1.
5. USA Constitution, Article I, section 8.
El mismo análisis puede aplicarse en materia de legislación internacional y comunitaria.
De la comparación precedente, es posible extraer que todos los órdenes jurídicos
estudiados hacen referencia a una exclusividad. En términos económicos, esta
exclusividad es comparable al monopolio de mercado. Este punto ha sido incluso tratado
por los juristas, quienes afirman que el autor goza de un monopolio sobre su obra23.
De una parte, el autor, en cuanto único propietario de la idea que ha sido
materializada y que constituye la obra, ocupa una posición dominante. El autor
se encuentra entonces en el centro de un monopolio natural24, en el cual él es el
monopolista25 y por consiguiente, él tiene la facultad de fijar el precio que desee por
su obra. Él puede entonces imponer un precio. Sin embargo, el monopolio es un
23. A. Lucas. Propriété littéraire et artistique, cit., p. 8. “La loi est discrète sur le champ
d’application de la protection. L’article L. 111-1, alinéa 1er, du Code de la Propriété
Intellectuelle dit seulement que l’auteur d’une ‘œuvre de l’esprit’ jouit d’un monopole
‘du seul fait de sa création’ […]”.
24. El monopolio natural no puede considerarse como un monopolio absoluto, toda vez
que existen limitantes, tales como: la competencia potencial, la posibilidad de sustituir
la obra protegida por otra de la misma especie, la ley de rendimientos decrecientes y la
elasticidad de la demanda.
25. G. Abraham-Frios. Introduction à la microéconomie, Paris, Economica, 2004, p. 186.
“[…] le monopole peut être caractérisé comme la situation dans laquelle un producteur
unique d’un bien homogène est en présence d’une infinité d’acheteurs”.
   
11
Ana María Pérez Tétrel
elemento que impide el desarrollo de un mercado competitivo perfecto y por esta
razón es considerado una falla del mercado. ¿Cómo alcanzar el equilibrio general
y resolver esta falla del mercado? La solución podría encontrarse en la teoría de la
discriminación de precios.
De otra parte, en lo que respecta a la obra, la situación no es la más fácil. Como fue
enunciado anteriormente, los bienes intelectuales son bienes públicos y por consiguiente
constituyen también una falla del mercado. Dos condiciones se desprenden de la
naturaleza pública del bien: el grado de rivalidad y la posibilidad de excluir su uso.
En el caso de bienes intelectuales, estas características son negativas. Primero, la obra
no es rival. De la misma manera, su utilización por un consumidor, no excluye su
utilización por otro consumidor y el autor se encuentra ante la imposibilidad de excluir
un consumidor de la utilización de su obra. Entonces, un mecanismo para resolver estas
fallas del mercado puede provenir de la creación artificial de monopolios.
Tal como ha sido tratado anteriormente, las regulaciones de protección a la
propiedad intelectual deben crear un equilibrio entre la incitación a la creación y
el acceso a la obra. Dos sujetos se encuentran en el centro de la ecuación: el autor
y el consumidor. La posición dominante del autor genera motivaciones para crear,
permitiendo al autor fijar el precio a un nivel de monopolista y por consiguiente,
por encima del precio del mercado competitivo. Existe entonces, un desequilibrio
entre las incitaciones dadas al autor y la posibilidad de acceso a las obras por parte
del consumidor. En este orden de ideas, el autor tiene la motivación para crear, pero
el consumidor debe pagar más por la obra. Tal equilibrio no es fácil de alcanzar,
sin embargo, es el punto principal de muchas legislaciones actuales. A título de
ejemplo, A. Lucas hace referencia en su comentario sobre los casos Théberge y
cch Canadienne Limitée c/ Barreau du Haut-Canada: “[…] la ley sobre el derecho
de autor establece ‘un equilibro entre, de una parte, la promoción, en el interés
del público, de la creación y de la difusión de obras artísticas e intelectuales, y de
otra parte, la obtención de una justa recompensa para el creador’, y deducir que
“cuando son llamados a interpretar la ley sobre el derecho de autor, los tribunales
deben esforzarse en mantener un justo equilibrio entre estos dos objetivos”26.
Muchos interrogantes surgen: ¿los derechos de autor son modificados cuando
hay una transferencia a título oneroso de los derechos económicos de un explotador?
¿Es posible aplicar en todos los casos la teoría de la primera venta? ¿Cómo se puede
medir la influencia de las externalidades positivas y negativas? ¿Es posible afirmar
que la aplicación de las teorías del precio y de la discriminación de precios predicen
efectos positivos permitiendo alcanzar el equilibrio entre la sociedad y el creador?
¿Cuáles son los costos de producción y de distribución de la obra y qué efectos
producen en el mercado, específicamente, en aquello que concierne al consumidor
y la pérdida de peso muerto27?
26. A. Lucas. Droit d’auteur et droits voisins, Chroniques de propriété intellectuelle,
Revue Propriétés Intellectuelles, abril 2004, n.º 11, p. 630.
27. También denominada pérdida de bienestar o costo de bienestar. Es la reducción
12
   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
Otro punto que es interesante tratar dentro de la perspectiva económica es el
nuevo desafío impuesto por las nuevas tecnologías de la información, tanto a nivel
económico como jurídico. En particular, la influencia económica inducida por el
pirata y la posibilidad de hacer copias idénticas al original de la obra, constituyendo
así en términos económicos, copias perfectas.
c. analisis economicos de los derechos morales
Los cinco países en los cuales nos interesamos dentro del marco de este estudio han
adherido a la Convención de Berna. Esto significa que todos tienen la obligación de
garantizar la protección del derecho moral de autor consagrado en su artículo 6bis:
Numeral 1. “Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso
después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar
la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra
modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su
honor o a su reputación”.
Sin embargo, a pesar del carácter obligatorio de esta disposición, ciertos países como
los Estados Unidos la han adoptado de manera limitada28. Otros estados como
Alemania, han creado un derecho que no opera una división significativa entre
los derechos patrimoniales y el derecho moral. Así, cada estado tiene una manera
particular de tratar el mismo tema. Por consiguiente, el análisis económico del
derecho moral puede contribuir a dilucidar los siguientes interrogantes: ¿existe una
dimensión económica en los derechos morales? ¿es posible encontrar un vínculo
económico entre los derechos patrimoniales y los derechos morales? ¿Cuáles son
los elementos económicos que podrán ser desprendidos del análisis de los derechos
morales en cada legislación?
En general, la doctrina integra el derecho moral en los derechos de la personalidad29. Sin embargo, tal y como lo resalta A. Lucas “el derecho moral puede
encontrar su lugar en la categoría acogedora de los derechos de la personalidad,
pero tal apego, no explica la riqueza de la noción, la cual parecería mejor, si la
del excedente del consumidor y/o del productor debida a la presencia de una distorsión
en la economía. R. Leroy Miller y R. Meiners. Microeconomía, cit., p. 635.
28. F. Leveque y Y. Meniere. The economics of patents and copyright, cit., p. 61. “In
the United States, copyright obeys a primarily economic logic, and moral rights are
reduced to a minimum”.
29. F. Pollaud-Dulian. Le droit d’auteur, cit., pp. 372-373. “Les lois révolutionnaires
de 1791 et 1793 ne mentionnaient que des droits d’exploitation. Il n’y avait, du reste, à
l’époque, aucune consécration légale ou jurisprudentielle d’une forme quelconque de droits
de la personnalité”. Citando a Escarra, Rault y Hepp: “Dans la conception française
du droit d’auteur, le droit moral occupe une position centrale, qui est d’ailleurs liée à la
prééminence du droit du créateur et au critère de originalité, conçu comme l’empreinte
d’une personnalité unique dans une œuvre unique”.
   
13
Ana María Pérez Tétrel
perspectiva se desplaza hacia los derechos patrimoniales del autor”30. Agrega
además que, “[…] el derecho moral es a veces ejercido en la práctica con fines
patrimoniales”31. Igualmente, parece evidente que el derecho moral tiene una
connotación económica.
Por ejemplo, en derecho francés, el derecho moral comporta cuatro atributos:
el derecho de divulgación, el derecho de arrepentirse o de retracto, el derecho de
paternidad y el derecho al respeto de la obra32. En relación a estos derechos, dos
elementos pueden ser estudiados: las incitaciones a crear conferidas por la ley y el
valor de la obra.
De una parte, la protección del derecho moral genera motivaciones al autor
para crear. En efecto, gracias a esta protección, un tercero (el consumidor) no puede
modificar a su antojo las obras protegidas por el derecho de autor. Además, gracias
a la reivindicación de la paternidad sobre la obra, un tercero no puede hacer suya
una obra que ya está protegida por el derecho de autor e intentar publicarla.
De otra parte, el conjunto de derechos que constituyen el derecho moral tienen
una importancia económica, en lo que se refiere al valor global de la obra33. De esta
manera, si el derecho de autor es bien de naturaleza personalista, puede igualmente
ser visto a la luz de la economía. Específicamente en referencia al valor económico
que el autor en tanto que persona aporta a la obra. Dicho de otra manera, la
reputación del autor es un factor determinante del éxito económico. Así, si el
autor es reputado, sus obras tendrán un mayor valor monetario y en consecuencia,
obtendrá mayores beneficios económicos. Igualmente, en caso de cesión de los
derechos patrimoniales, la reputación del autor tendrá una incidencia significativa
sobre el valor total de su obra y en consecuencia, sobre la riqueza de los titulares
de sus derechos patrimoniales. En este orden de ideas, una violación a los derechos
morales tendrá una influencia negativa sobre el valor global de sus obras.
Otro aspecto es cuando el autor causa perjuicios a los explotadores en el ejercicio
del derecho de retracto, de retiro y de divulgación. Por ejemplo, en el momento de
la preparación, de la edición y de la impresión de una obra escrita, el autor puede
ser forzado a ejecutar su trabajo bajo el respeto de un término determinado. Un
retardo en la ejecución de esta obligación puede crear perjuicios al editor, evaluables
en términos económicos. Igual sucede en el caso en que el autor decide retirar su
obra del mercado, cuando ésta está en transcurso de ser comercializada.
d. la duración
Un segundo problema se sitúa en el terreno de la duración de la protección34. La
30. A. et H. J. Lucas. Traité de la propriété littéraire et artistique, cit., p. 303.
31. Ibíd., p. 306.
32. A. Lucas. Propriété litteraire et artistique, cit., pp. 60 à 74.
33. X. Greffe. Economie de la propriété artistique, Paris, Economica, 2005, p. 46.
34. W. Landes y R. Posner. Indefinitely renewable copyright, Chicago, John M. Olin
Law and economics Working Paper n.º 154, The University of Chicago, 2002.
14
   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
Convención de Berna estipula en su artículo 7.º, un término de duración mínima
de protección, que los estados parte deben adoptar en sus legislaciones.
Artículo 7. 1. “La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante
la vida del autor y cincuenta años después de su muerte”.
De acuerdo a esta disposición de la Convención de Berna, todos los estados que han
adherido deben conferir una protección limitada en el tiempo. Como consecuencia,
el derecho exclusivo sobre la obra de espíritu, otorgado por las diversas legislaciones
estudiadas confieren a ese derecho un periodo definido para su gozo. La Convención
de Berna determina un límite mínimo que debe ser acatado por todos los estados
miembros. Sin embargo la Convención deja abierta la posibilidad a cada estado, de
extender la duración teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el derecho
comunitario. En resumen, en todos los casos, el monopolio poseído por el autor
es temporal. Así, la duración es un elemento determinante del análisis económico
del derecho en el proceso de resolución del problema del desequilibrio entre el
interés público y el interés de los titulares de derecho.
Las legislaciones convergen en lo que se refiere al carácter temporal de la
protección otorgada. Siguiendo la teoría de los incentivos, al autor va a estar más
motivado si obtiene una protección más prolongada de su obra35. Sin embargo hay
muchas preguntas que pueden presentarse: ¿Por qué otorgar un derecho temporal y
no perpetuo o indefinidamente renovable? ¿La protección otorgada por la propiedad
intelectual debe ser temporal para ser eficaz? ¿Cuál puede ser la duración óptima?
¿Existe una justificación a la extensión de los derechos patrimoniales y morales
post mortem?
e. los titulares de derechos
Tradicionalmente, dos partes han sido integradas dentro de la ecuación de los
actores de la propiedad intelectual: el autor (creador) y el consumidor. Sin embargo,
un tercer actor debe ser incluido en esta ecuación: se trata del explotador, cuya
presencia se ha vuelto indispensable en el ámbito tecnológico actual.
El Internet ha conmocionado la manera de comunicar y de distribuir las
informaciones al público, comprendiendo las creaciones intelectuales. Para el
autor, representa en primer lugar, un nuevo canal de distribución de sus obras a
un costo marginal casi nulo. En segundo lugar, es un medio que le permite vender
sus creaciones intelectuales varias veces36. Este escenario a priori ventajoso para
el autor presenta algunas desventajas. De una parte, el autor se encuentra en la
posición de empresario, debiendo negociar individualmente con cada consumidor,
35. Ver en relación a este tema W. Landes y R. Posner. Indefinitely renewable copyright,
Chigaco Law Press, John M. Olin law and economics working paper n.º 154, 2002.
36. En contraste con la teoría de la primera venta, menos rentable para el autor.
   
15
Ana María Pérez Tétrel
lo que genera un aumento en los costos transaccionales de negociación de licencias.
Igualmente las partes en la licencia contratan bajo incertidumbre lo que genera
varios riesgos37.
De otra parte, la intervención del pirata produce efectos muy negativos en la
economía del autor. El pirata se apropia de las obras del espíritu digitales, sin pagar
los derechos de autor o los royalties38. De esta manera, el autor debe equiparse con
sistemas de protección tecnológica para proteger sus obras de la piratería. Estos
sistemas son costosos, y por consiguiente, es muy difícil auto protegerse. La solución
es transferir al explotador el riesgo de producción y de distribución de la obra y los
costos de la puesta en marcha de la protección tecnológica. Este desplazamiento
del riesgo, implica el regreso a la teoría de la primera venta, desplazando de nuevo
al autor a una situación desventajosa que lo conlleva a beneficiarse muy poco de
su obra39. Esta es la razón por la cual es posible afirmar que la ecuación de los
actores de la propiedad intelectual debe ser extendida a tres e incluir al explotador
como uno de ellos.
Otro aspecto en el cual la titularidad ocupa un rol importante es el relativo
a la calidad de autor. Según la concepción personalista del derecho de autor40, el
autor debe ser una persona física, mientras que según la doctrina del copyright, no
es necesario que el autor sea una persona física. De esta manera, el autor pude ser
una persona moral, según la doctrina de Works made for hire41. Sin embargo, según
la concepción francesa, las obras colectivas pueden producir efectos casi similares
a los de works made for hire42. En el marco del análisis económico comparado del
37. Cfr. en detalle A. M. Perez Gomez Tetrel. Efficient allocation of risk as an economic
function of collecting societies. Ponencia presentada en la conferencia anual de la Society
for Economic Research on Copyright Issues, Berlin, julio 12 y 13 de 2007. Disponible
en [www.serci.org] (consultado el 9 de julio de 2007).
38. Regalías.
39. B. Hugenholtz. The great copyright robbery, Conferencia de la Universidad de New
York, Facultad de derecho, A free information ecology in a digital environment, Marzo
31 a Abril 2, 2000. Disponible en [www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBH-Ecology.
doc] (consultado el 15 de enero, 2005). A este respecto, Hugenholtz afirma que “it
is one of the ironies of the Internet, that now ‘publishing without publishers’ is finally
becoming a reality, authors are forced to assign their rights to publishers and other
producers on an unprecedented scale. In the digital era, author’s rights have become the
authors’ only by name. The producers have run away with the rights, as in the early
days of copyright”.
40. La exigencia del derecho de autor de requerir la calidad de autor a una persona
física, revela su carácter naturalista y personalista.
41. A. Strowel. Droit d’auteur et copyright, cit., p. 22. “[…] selon le principe du droit
d’auteur, seul l’auteur, au sens de créateur, peut être le titulaire originaire du droit. […]
La conception du copyright, et plus particulièrement la doctrine américaine des works
made for hire, ne répugne pas à investir l’employeur des droits sur l’œuvre, et ce, à titre
originaire, peu importe qu’il s’agisse d’une personne morale ou non”.
42. 17 U.S.C. § 101A “work made for hire” is —(1) a work prepared by an employee
within the scope of his or her employment; or (2) a work specially ordered or commissioned
for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other
audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an
instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties
expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered
a work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a “supplementary work”
16
   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
derecho de autor, es muy importante analizar las diferentes formas de cesión de
los derechos patrimoniales fruto de una relación de subordinación, tales como:
las obras creadas por los asalariados, los funcionarios públicos o las obras creadas
por varios autores (obra colectiva).
En términos económicos, la transmisión de derechos patrimoniales en este
caso es muy importante, porque implica un cambio en los costos transaccionales.
Si se trata de un contrato de trabajo, podría preguntarse si este contrato implica
una cesión tácita de los derechos patrimoniales a favor del empleador. ¿Cuáles
son entonces los derechos de los que dispone el creador asalariado y cómo puede
ejercerlos? ¿Cuáles son las condiciones de negociación de los derechos? Todas estas
preguntas, a priori simplistas, pueden tener implicaciones económicas que pueden
cambiar la situación del autor.
En este mismo orden de ideas, ¿Qué efectos producen estas cesiones de derechos
patrimoniales sobre los derechos morales? ¿Es igualmente posible ceder los derechos
morales? Según la doctrina del copyright, en Estados Unidos, como ha sido
anteriormente citado, es el Visual Arts Rights Act el que confiere los derechos morales.
Entonces, es esta ley la que debe aplicarse a las obras que se desprenden de la doctrina
de los Works made for hire. Sin embargo, esta ley no se aplica a las personas morales43.
Por su parte, la doctrina del derecho de autor es menos clara. Resulta curioso, pero a
pesar de que el legislador francés ha calificado los derechos extrapatrimoniales como
inalienables, en el ordenamiento francés es posible hacer algunas concesiones y negociar
de manera limitada la cesión de una parte de los derechos morales.
ii. analisis económico de algunos problemas de la
propiedad intelectual. al encuentro del equilibrio
La segunda parte del artículo tiene como objetivo indagar aquellos elementos en
los que puede demostrarse que el equilibrio que debe existir entre los titulares de
derecho y la sociedad se encuentra en entredicho. Tales elementos son la utilización
inapropiada de la copia privada y el incumplimiento de la ley. Este análisis abre el
escenario para la construcción de un modelo que permita reestablecer este equilibrio
en la transmisión de obras por Internet, sin embargo este modelo formará parte
de un segundo artículo.
is a work prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author
for the purpose of introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting
upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, afterwords, pictorial
illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, musical arrangements, answer material
for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and an “instructional text” is a literary,
pictorial, or graphic work prepared for publication and with the purpose of use in
systematic instructional activities.
43. W. Landes y R. Posner. The economic structure of intellectual property law, Boston,
Harvard University Press, 2003, p. 271. “Nor dos vara creates any rights in works made
for hire – works prepared by an employee within the scope of his employment”. Citando
el 17 U.S.C. § 101.
   
17
Ana María Pérez Tétrel
a. acceso a la información
¿Cómo alcanzar el equilibrio entre los derechos conferidos a los autores y los
derechos otorgados a la sociedad? Para resolver este interrogante, el acceso a la
información se convierte en un sujeto de estudio esencial, toda vez que se encuentra
en el centro de este equilibrio. Como fue citado anteriormente, la reglamentación
que protege las obras del espíritu debe conferir incentivos al autor para crear obras
intelectuales, con el fin de enriquecer la cultura disponible a la que tiene acceso
la sociedad. Pero, para hacer viables estas incitaciones a crear, el legislador debe
también limitar el acceso confiriendo un derecho de propiedad temporal sobre las
obras creadas. Así, las diversas reglamentaciones de la propiedad intelectual crean
limitaciones al acceso de las obras, que constituyen igualmente incentivos para
crear44. Sin embargo, en la búsqueda de este equilibrio, la ley también debe permitir
un cierto acceso a la información. Esta es la razón por la cual las excepciones al
derecho de autor, el fair use y el faire dealing han sido creadas.
En el ambiente físico, estas excepciones son más fáciles de controlar, mientras
que en el Internet, a pesar del desarrollo tecnológico su control es casi imposible.
Muchos problemas se presentan. Las características específicas de las obras del
espíritu digitales, difieren considerablemente de las características propias de
las obras físicas, así, en el Internet, es posible comprimir las obras intelectuales
en formatos apropiados, que reducen su talla en bits, sin dañar su calidad. En
definitiva, el concepto de copia ha cambiado completamente, porque gracias a
Internet es posible hacer copias idénticas al original, toda vez que en términos de
calidad y contenido, son copias perfectas45. Económicamente, estas copias perfectas
constituyen problemas serios para el autor, quien no se beneficia económicamente
de su obra. La sociedad saca provecho de la acción del pirata, quien distribuye las
obras intelectuales a un costo marginal casi nulo, produciendo una reducción en
la pérdida de peso muerto.
En segundo lugar, el desarrollo tecnológico ha avanzado de manera muy
acelerada, dejando al desarrollo jurídico completamente rezagado. Tanto el derecho
de autor como el copyright, están siendo confrontados al desafío de encontrar
una solución al problema de la piratería de las obras intelectuales protegidas en el
Internet, existiendo un vacío jurídico.
La tecnología, que ha originado este caos, viene a socorrer al derecho, para
ayudar a subsanar el vacío jurídico y evitar la piratería, a través de los sistemas de
gestión de protección digital – drms. Este sistema de gestión combina las medidas
técnicas con los contratos privados. Las medidas técnicas apuntan a proteger la
obra intelectual de utilizaciones no autorizadas y a permitir la transmisión de
“[…] contenidos en un modo seguro que administra la utilización de la obra y las
44. V. en este sentido J. Cohen. Copyright and the perfect curve, 53. Vand. L. Rev.
n.º 1799, 2000.
45. En términos económicos, estas copias perfectas equivalen a bienes perfectos.
18
   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
posibilidades de su reproducción o de su comunicación a terceros” 46. Como fue
explicado anteriormente, el riesgo de protección tecnológica es soportado por los
explotadores. Gracias a la tecnología, los explotadores han desarrollado diversos
modelos de distribución de obras del espíritu digitales, creando un sistema de
discriminación de precios. El derecho de uso de la obra intelectual se vuelve así
exclusivo, lo que conlleva a eliminar una de las características de los bienes públicos.
Igualmente, los explotadores han incluido medidas tecnológicas en sus obras para,
por ejemplo, evitar la proliferación de copias ilícitas y determinar su origen47. La
aplicación de estas medidas tecnológicas pone al derecho entre paréntesis, toda
vez que estas medidas impiden al consumidor ejercer el “derecho” 48 a la copia
privada.
Los contratos privados, conocidos como acuerdos shrink wrap y clic wrap tienen
por finalidad establecer las condiciones de concesión de licencias. El problema
que presentan estos contratos privados es que a veces violan los derechos de los
consumidores.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de puesta en marcha de la tecnología,
el problema de la piratería no ha sido resuelto. Una solución posible puede ser la
administración de derechos patrimoniales a través de sociedades especializadas:
las sociedades de gestión colectiva de derechos. Dentro del marco de dichas
sociedades, el autor podrá tener una posición sólida de negociación en la cadena
de producción y así simplificar los costos transaccionales49 y eliminar los riesgos
derivados de la administración individual de los derechos protegidos50. Esta que
podría ser considerada una solución aceptable, no es una solución perfecta, porque
un monopolio natural es creado. Una solución alternativa para evitar la creación
de este monopolio natural es la creación de una plataforma de sociedades de
gestión colectiva, que actúen a manera de federación a nivel internacional. Esta
plataforma debe tener la representatividad exclusiva a nivel internacional de las
46. S. Dusollier. Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers numérique, cit.,
p. 12.
47. G. Kessler. “Le rôle des mesures techniques dans la lutte conte le téléchargement
illicite”, artículo sobre el comercio electrónico, Recueil Dalloz, n.º 36/7221e, 2005, p.
2527. “Nombreuses sont les mesures techniques mises en place pour protéger les œuvres
de l’esprit dans l’entourage numérique, telles que des mesures d’identification, permettant
de pister les adeptes du ‘peer to peer’, ainsi que des dispositifs anticopie, destinés à
empêcher la mise en ligne des œuvres protégées […]”.
48. Es posible interrogarse sobre la naturaleza de la copia privada, particularmente
sobre el punto de si se trata de un derecho o simplemente de un interés. En este punto
ver los diversos artículos de Ch. Geiger, M. Vivant y P. Torremans.
49. X. Greffe. Economie de la propriété artistique, cit., p. 99. “Les détenteurs ont
alors deux possibilités: céder leurs droits définitivement à un exploitant possible, ou en
confier la gestion à un organisme qui se spécialisera dans la récupération des de droits
auprès de la totalité des utilisateurs possibles. À l’inverse, les utilisateurs peuvent avoir
intérêt à entrer dans des systèmes de détermination automatiques et même collectifs en
procédant par exemple à l’achat groupé de droits d’usage, ce qui serait impossible face
à une multitude de détenteurs mais réaliste si ceux-ci ont des représentants communs”.
50. A. M. Perez Gomez Tetrel. Efficient allocation of risk as an economic function of
collecting societies, cit.
   
19
Ana María Pérez Tétrel
obras diseminadas a través del Internet y debe ser el vocero de las sociedades de
gestión colectiva nacionales, a las cuales pueda integrarse voluntariamente el autor.
El desarrollo de este modelo hará parte de un segundo artículo.
b. cumplimiento de la ley
El tema del cumplimiento de la ley puede ser examinado a la luz de dos situaciones:
la reglamentación derivada del Estado y la autonomía de la voluntad, a través de
los contratos (auto-reglamentación, en el sentido en que por medio de un contrato
las partes pueden acordar sanciones pecuniarias más allá de lo que está previsto en
la ley, así como establecer las condiciones específicas de su relación).
Como fue explicado anteriormente, las reglamentaciones deben generar
motivaciones al autor para crear las obras del espíritu y desmotivar al consumidor a
violar los derechos de autor. Así, el legislador debe asegurar la protección de las obras
e imponer un sistema de sanciones severo. Haciendo uso del juego del dilema del
prisionero es posible llegar a la conclusión de que el pirata va a intentar respetar la ley,
en el caso en que la sanción sea severa y la coerción de su observancia sea efectiva. Así,
a corto plazo, tal como lo estamos evidenciando en el presente, la implementación
de medidas tecnológicas de autoprotección y los contratos privados, son el mejor
medio para proteger al autor. Sin embargo, para corregir los problemas a los que la
sociedad de la información se está enfrentando, es necesario prever en el mediano
y largo plazo, la constitución de una plataforma de sociedades de gestión colectiva
con representación internacional de todas las obras diseminadas por Internet.
Dicho modelo requiere la implementación de una legislación supranacional que
se encargue de: homogeneizar las diferentes definiciones del derecho de autor y
de su protección; imponer límites a los excesos de la autonomía de la voluntad en
materia digital; establecer un límite mínimo de sanción, en caso de violación de los
derechos; determinar el funcionamiento de la plataforma a nivel internacional y
especificar cuáles son los requisitos que las sociedades de gestión colectiva nacionales
deben cumplir para integrar la plataforma.
En la actualidad, el abuso de la concepción de la copia privada se ha acentuado
en el contexto de Internet. En efecto, la posibilidad de desmaterializar las obras
del espíritu ha vuelto su apropiación más fácil, al ser distribuidas por Internet. Por
consiguiente, esta apropiación produce una pérdida de peso muerto a los titulares
de derechos51. Pero, un problema más grave se presenta en relación al cumplimiento
de la ley. En razón de su carácter abierto y de la inexistencia de fronteras, detectar y
disuadir la piratería es una tarea muy difícil de llevar a cabo. Además, las medidas
51. W. Landes y R. Posner. The economic structure of intellectual property law, cit.
En el Internet, la información puede ser copiada y distribuida a costos muy bajos y de
manera muy rápida. En este punto, Landes y Posner consideran que los “ computer files
(and digital files more broadly) can generally be quickly, inexpensively, and accurately
copied and the copies disseminated both cheaply –sometimes indeed at zero cost– and
virtually instantaneously”.
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   
el análisis económico del derecho de autor y del copyright
de represión actualmente utilizadas, no son eficaces en la disuasión de la piratería52.
Así, es casi imposible hacer respetar la ley en el ambiente digital. La aplicación de
ciertas medidas económicas podría ser evaluada: la imposición de un impuesto
sobre Internet, la aplicación del sistema de rentas fijas, la puesta a disposición
gratuita de las obras, la imposición de multas y penas, la subvención otorgada a
los consumidores honestos, etc.
En el proceso de creación de la ley, el legislador debe tomar en cuenta los
costos: de cumplimiento de la ley (coerción), de la administración del sistema y los
transaccionales de negociación con los grupos de presión, entre otros. Igualmente,
una vez que la ley esté en vigor, el gobierno debe controlar la puesta en marcha de
la reglamentación y asegurar su observancia, incluyendo los costos de vigilancia
y de persecución de los infractores. En definitiva, una solución socialmente
equilibrada debe considerar el costo de poner en una balanza, una legislación que
aporte motivaciones al autor para crear, menos el costo de limitación del acceso a
las obras del espíritu y el cumplimiento de la ley.
Con el objetivo de alcanzar este sistema eficaz de respeto de la ley, es indispensable que se apliquen sanciones elevadas. Las sanciones severas van a desmotivar
al pirata a dedicarse a actividades de piratería.
Según las estadísticas, una gran cantidad de piratas del Internet son menores
de edad. Desafortunadamente, la información sobre las implicaciones jurídicas de
la violación de la ley no es muy clara para ellos. Así, estamos en presencia de un
mercado con informaciones asimétricas. Por consiguiente, es igualmente necesario
informar al consumidor sobre los efectos jurídicos de la violación de los derechos de
propiedad intelectual, con el objetivo de prevenir la piratería. En este orden de ideas,
el pirata podrá medir la probabilidad de ser detectado y aprehendido, Igualmente
podrá calcular la pérdida potencial por el hecho de la sanción en términos monetarios
e incluso de libertad. Subsecuentemente, con los elementos descritos, el pirata podrá
hacer un análisis de costos y beneficios y determinar si los beneficios son superiores
a los costos para así tomar la decisión de delinquir o no.
En definitiva, el sistema podrá desanimar a los consumidores a traspasar la
ley, si ellos están bien informados sobre los efectos y las sanciones en caso de que
éstas sean severas.
conclusión
En conclusión, el derecho se encuentra un paso atrás de la realidad tecnológica
52. G. Kessler. Le rôle des mesures techniques dans la lutte conte le téléchargement
illicite, cit, p. 2527. Del hecho que la ley no se ha mostrado lo suficientemente eficaz
para disuadir a los piratas, los titulares de derechos, particularmente, los explotadores,
han debido recurrir a la tecnología para proteger las obras de la copia ilícita. Así,
según Kessler, “le développement exponentiel de la pratique du téléchargement illicite
d’œuvres musicales ou cinématographiques ne pouvant être enrayé par les rares actions en
contrefaçon engagées au cours des dernières années, les éditeurs ont été conduits à trouver
de nouveaux moyens de lutte en utilisant les ressources offertes par la technologie”.
   
21
Ana María Pérez Tétrel
y por lo tanto la protección actual es incapaz de establecer un equilibrio en las
relaciones entre el creador (autor) y la sociedad (consumidor). A través del análisis
económico del derecho se puede verificar que este equilibrio ha sido puesto en
entredicho por las industrias de la comunicación y la acción del pirata.
Se torna indispensable volver a pensar (repensar) el derecho y así crear un nuevo
sistema de protección a la propiedad intelectual que maximice el bienestar general,
tanto del autor, como del consumidor, después de haber deducido los costos sociales
de creación de la obra y de implementación del régimen de protección al autor.
El análisis económico permite abordar el tema, con una visión diferente a la
del derecho. Así, el derecho exclusivo legalmente conferido sobre la obra al autor,
se traduce en términos económicos en un monopolio natural, constituido por
bienes públicos (no rivales y de uso no exclusivo) que constituyen una falla del
mercado. Dicha falla es resuelta a través del sistema de discriminación de precios.
Como consecuencia los réditos del autor aumentan y la pérdida de peso muerto
para la sociedad disminuye. Ahora bien, en el entorno digital, dicho equilibrio se
encuentra afectado, a causa de la acción del pirata quien tiene acceso a la obra a un
costo marginal casi nulo. Como consecuencia, los industriales de la comunicación,
quienes son en la mayoría de los casos los titulares de los derechos patrimoniales,
se han visto en la obligación de establecer mecanismos de auto-protección. Dicha
protección tecnológica va más allá de lo previsto por la ley y por lo tanto, en algunos
casos, los derechos del consumidor son vulnerados. La auto-protección de los
industriales de la comunicación está estableciendo un nuevo paradigma, por esta
razón deben ser incluidos como uno de los actores principales dentro del marco de
la protección. Su inclusión como actor de la propiedad intelectual es indispensable
para que los intereses de las diversas partes (autores, sociedad, industriales de la
comunicación) se vean protegidos. Una visión económica sobre el derecho de autor
es fundamental para lograr un verdadero cambio en la protección legal, así, los
aspectos económicos del derecho de autor deben estar en el centro de la discusión,
independientemente de si se están tratando aspectos típicamente personalistas.
Hoy por hoy, estamos ante una encrucijada, toda vez que, la vertiginosa
evolución del Internet ha puesto las reglamentaciones en jaque. Esperemos que
este conflicto, no termine en un jaque mate.
22
   
la indemnización de perjuicios en las
acciones de infracción a los derechos
de propiedad intelectual:
una revisión crítica del caso colombiano
frente a los retos de la globalización
luis felipe botero aristizábal
“Es hoy un truísmo decir que el comercio es esencialmente
internacional que, como un resultado del sorprendente crecimiento
de la industria y la gran multiplicación y desarrollo de los medios
de comunicación en las últimas dos o tres generaciones, la unidad
del mundo es real; y que ningún país en el mundo moderno puede
esperar satisfacer y proteger adecuadamente los intereses de su gente
sin asegurar para ellos su protección en los otros países. Esto es más
cierto en relación con los múltiples aspectos de la actividad industrial
y comercial que se encuentran en la propiedad industrial”.
Esta sugestiva propuesta, de innegable vigencia, no corresponde al último artículo
de la revista de propiedad intelectual. Fue escrita en el año 1930 por el profesor
americano Stephen Ladas en su maravilloso libro sobre la protección internacional
de la propiedad industrial. Dentro del núcleo de esta cita gravita una consideración
sustancial: la protección de los intereses de los ciudadanos de un país sólo es real
cuando aquel puede garantizarles sus derechos en todos los lugares en donde su
comercio se extienda.
La validez y utilidad de esta reflexión cobra para nuestro país una mayor
importancia con su incorporación irreversible en los cauces de la economía
. Abogado y especialista en derecho administrativo del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario. Profesor de las cátedras de responsabilidad civil y del Estado en
pregrado y de Responsabilidad contractual y responsabilidad de la empresa en posgrado del
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. conferencia presentada en el iii Congreso
Nacional de Propiedad Intelectual y su Impacto Económico. Universidad Externado de
Colombia, 26 y 27 de octubre de 2006.
. Ladas, Stephen. The International Protection of Industrial Property, Cambridge,
Harvard University Press, 1930, p. 4 (traducción libre del autor).
   
23
Luis Felipe Botero Aristizábal
globalizada. En el campo de la propiedad intelectual los desafíos son mayores,
pues sólo un sistema fuerte de protección de este tipo de propiedad permitirá
asegurar los intereses de los colombianos en este nuevo panorama: las ideas son el
capital que permitirá desarrollarnos y definirán nuestras verdaderas posibilidades
de competir.
Pues bien, un sistema de responsabilidad patrimonial que resulte eficaz para
la protección de los derechos de propiedad intelectual es sólo uno de los temas
que debe afrontar este desafío pero, sin duda, su ausencia o defectuosa regulación,
impedirán que sigamos el curso hacia el desarrollo social y económico.
El presente escrito (exposición) pretende revisar críticamente si nuestras
instituciones de responsabilidad están diseñadas para un sistema de propiedad
intelectual inserto en un mercado globalizado. Para tal efecto, se hará un breve
repaso de los “derechos de propiedad intelectual” que serán analizados en este
ensayo (1) se presentarán algunas reflexiones sobre la responsabilidad patrimonial
y la lesión a los bienes inmateriales (2), se revisarán las normas internacionales,
vigentes en derecho colombiano, sobre indemnización de perjuicios por infracción
a estos derechos (3), se presentarán algunos casos de la jurisprudencia nacional (4)
y, finalmente, nuestras conclusiones (5).
i. los derechos de propiedad intelectual
Para nosotros y así parecen validarlo varios instrumentos internacionales , la
Constitución colombiana y la doctrina más autorizada, la expresión “derechos
. En el artículo 2.º del Convenio de Estocolmo de 1967, se precisa que la propiedad
intelectual comprende: “a las obras literarias, artísticas, científicas; a las interpretaciones de
los artistas intérpretes y a las ejecuciones, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión;
a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a las marcas de fábrica, de
comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protección
contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual
en los terrenos industrial, científico, literario y artístico”. Por su parte, en el Anexo 1C:
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, del Tratado gatt (adpic), bajo la parte ii, se señalan las normas relativas a
la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, dentro de los
cuales se encuentran los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. En
el texto definitivo aún no aprobado por el Congreso de Colombia del Tratado de Libre
Comercio entre los Estados Unidos de América y Colombia (versión agosto de 2006),
bajo el capítulo dieciséis denominado “derechos de propiedad intelectual” se regulan los
derechos de propiedad industrial y los derechos de autor, entre otros.
. Constitución Política, artículo 150: “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: [...] 24. Regular el régimen de propiedad
industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual” (destacado fuera
de texto).
. Lipszyc, Delia. Derechos de autor y derechos conexos, Buenos Aires, Ediciones
Unesco, 1993, p. 12: “El tradicional agrupamiento del derecho de autor con la propiedad
industrial en el campo doctrinal y en el de la enseñanza se encuentra bien arraigado. Bajo
esa rúbrica común –derechos de propiedad intelectual– se hace referencia a un amplio
espectro de derechos de distinta naturaleza”. Rengifo, Ernesto. Propiedad Intelectual: El
moderno derecho de autor, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 24: “[…]
la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales
provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico.
24
   
la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
de propiedad intelectual” es comprensiva de los denominados derechos de autor
y de los derechos de propiedad industrial, entre otros.
El hilo conector que permitiría agrupar estos derechos en un mismo conjunto es
la condición de ser derechos que recaen sobre objetos inmateriales –o incorporales
según la terminología de nuestro Código Civil –. Con acertada precisión,
Biondi clasifica dentro de las cosas incorporales aquellas que denomina obras del
ingenio:
Toda creación intelectual en cualquier campo (literario, artístico, científico, técnico)
es considerada como bien. Tales creaciones son bienes inmateriales, ya que la creación,
como idea, puede tener existencia independientemente del medio material que la
transmite y la hace perceptible a los demás.
En igual sentido, el profesor colombiano Metke Méndez afirma lo siguiente:
La propiedad industrial pertenece a una categoría de derechos subjetivos más amplia,
que la doctrina denomina derechos intelectuales, cuya característica primordial radica
en que su objeto está constituido por bienes inmateriales. Se entiende por tales los
que no tienen una existencia sensible, sino que consisten en un concepto ideal y son
fruto de la creación intelectual. Son ejemplo de este tipo de bienes inmateriales las
obras literarias, las obras artísticas, las invenciones industriales, los diseños y los signos
distintivos.
El que estos derechos compartan esta nota esencial de inmaterialidad –sin que
ello signifique su asimilación total– justifica metodológicamente su análisis en
conjunto desde el punto de vista de la responsabilidad patrimonial, obviamente
sustentados también en el tratamiento común que se les viene dando en los diversos
instrumentos internacionales, por lo menos, en lo que a acciones por infracciones
se refiere.
De tal calidad participan las obras literarias y artísticas, los inventos y los signos distintivos
mercantiles. No sin razón ha establecido el artículo 671 del Código Civil “que las producciones
del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá
por leyes especiales” […] El intento de unidad bajo un régimen especial de propiedad tanto
para las producciones del talento como del ingenio es evidente y éstas ameritan, por tanto,
un estudio y análisis conjunto”.
. Código Civil, artículo 653: “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales.
[…] Las incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las
servidumbres activas”.
. Biondi, Biondo. Los bienes, Barcelona, Bosch, 1961, p. 79. En igual sentido,
Alessandri, Arturo. Los bienes y los derechos reales, Santiago, Imprenta Universal, 1987,
p. 10.
. Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Bogotá, Baker &
Mckenzie, 2001, p. 20.
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25
Luis Felipe Botero Aristizábal
ii. algunas reflexiones preliminares sobre la responsabilidad
patrimonial y la lesión a las cosas inmateriales
La apertura científica que empieza a dominar el escenario de la responsabilidad
patrimonial en este siglo, nos permite reconocer que el paradigma de los sistemas
jurídicos afines al derecho continental europeo según el cual, la responsabilidad
patrimonial sólo cumple una función indemnizatoria, está siendo ampliamente
superado.
Cuando se integran los elementos estructurantes de la responsabilidad patrimonial (factor de atribución, nexo causal y daño) se considera que una persona
tiene derecho a ser indemnizada. Dentro de esta simple ecuación pueden hallarse
razones que justifican la indemnización considerando no sólo el interés de la
víctima; así, es común encontrar en las legislaciones más modernas la asignación
de diversas funciones a la responsabilidad, distintas de la indemnización, como
cuando a ésta se le reconoce una función preventiva v.gr. daño contingente10, o
disuasiva y sancionatoria v.gr. daños punitivos11.
Así mismo, es pacífico sostener hoy en día que la indemnización de perjuicios
es sólo uno de los modos de la reparación12, no sólo porque se tenga también
la alternativa de la satisfacción in natura del interés de la víctima, sino porque
muchas veces ese interés lesionado sólo resulta reparado mediante la imposición
de obligaciones diferentes a la de pagar una suma de dinero v.gr. publicar una
información correctiva, decir la verdad, pedir perdón, publicar la sentencia etc.
. Posiblemente por el influjo de algunas instituciones del derecho anglosajón, en donde
ha sido tradicional reconocerle al derecho de daños funciones más allá de la indemnizatoria,
como el apaciguamiento, justicia, disuasión, compensación y socialización de las pérdidas
(appeasment, justice, deterrance, compensation and loss spreading). Cfr. Markesinis, B. S.
y Dekin, S. F. Tort Law, Oxford, Oxford University Press 1999, pp. 36 y ss. También,
Coderch, Pablo Salvador y Castiñeira Palou, María Teresa. Prevenir y Castigar,
Madrid, Mariela Pons 1997, p. 101. Los autores le asignan a la responsabilidad patrimonial
las siguientes funciones: demarcatoria, compensatoria, distributiva, preventiva, satisfactiva.
En igual sentido, Alpa, Guido. Nuevo Tratado de Responsabilidad Civil, Lima, Jurista
Editores, 2006, pp. 197 y ss.
10. La función del daño contingente es eminentemente preventiva, esto es, se considera
que la mejor forma de tutela de un derecho, consiste en evitar que la lesión o daño se
materialice. Ello implica un riguroso análisis causal que permita concluir, con certeza,
que la no intervención dentro de un determinado fenómeno fatalmente conducirá a
que el daño pase de ser contingente a necesario (cierto). Ejemplo de este término se
encuentra en la Ley 472 de 1998 que consagra la acción popular para la protección de
derechos colectivos.
11. La función del daño punitivo es castigar conductas altamente nocivas para el
desarrollo social v.gr. conductas dolosas o gravemente culposas o comportamientos
descuidados ante eventos que pueden comprometer la existencia o vida de las personas.
Una de sus particularidades es que el daño punitivo no tiene que estar relacionado con
el daño material efectivamente sufrido por la víctima, de hecho, puede ocurrir que no se
produzca ningún daño material o moral, pero por la gravedad de la conducta del agente
de daños se justifique disuadir socialmente para que la conducta reprochada no se repita
y, para ello, se castiga severamente a quien lo desplegó.
12. De Cupis, Adriano. El Daño, Barcelona, Bosch, 1975, p. 747.
26
   
la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
En todo caso, el quid de la responsabilidad en el derecho contemporáneo
gravita sobre la idea de la reparación de un perjuicio ocasionado al interés de una
persona. Para efectos de la propiedad intelectual, ese interés tutelado recae en un
objeto inmaterial que, a su turno, satisface diversas necesidades (intelectuales,
comerciales, artísticas, espirituales, etc).
En el ámbito del fenómeno de daños, la reparación de los derechos o intereses
que recaen sobre bienes inmateriales parece ser –por obvias razones sensoriales– más
compleja que la reparación de daños a bienes materiales. En este último evento,
advertir el alcance y efecto del daño o lesión, en principio, se logra con una
“inspección” del mismo bien v.gr. el daño a una termoeléctrica por una pieza
defectuosa puede ser identificado con un alto grado de precisión con la revisión
técnica in situ de un especialista.
Con los bienes inmateriales no parece acontecer lo mismo. Constatar el daño
con algún grado de precisión e identificación es más complejo. No hay forma de
explicar sensorialmente la afectación a una idea.13 Piénsese, por ejemplo, en qué
consiste el daño material sufrido por el autor de una obra que a pesar de estar en el
comercio no ha sido adquirida por nadie y que es copiada masivamente por otro,
sin su autorización, con el único fin de donarla en distintos circuitos comerciales.
No basta una “inspección” sensorial y técnica que nos permita precisar el grado de
la lesión al objeto inmaterial. Si a ello añadimos que la participación de un sujeto
en el mercado está conectada a un entramado de relaciones económicas variables
cuyo desciframiento sólo puede ser obra de un especialista financiero o de mercados,
apreciamos al rompe la mayor complejidad para identificar exactamente el efecto
económico nocivo de la violación.
Huelga anotar desde ya, que el carácter inmaterial del bien sobre el que recae
la propiedad intelectual no significa en manera alguna que su reparación se haga
únicamente a través de los denominados daños inmateriales (o extrapatrimoniales)
como el daño moral. Es evidente que la lesión a un bien inmaterial puede tener
repercusiones en el ámbito patrimonial. Así, por ejemplo, en la violación a los
derechos morales de autor se ha dicho:
El daño que puede derivar de la lesión de un derecho moral puede tener carácter
patrimonial o moral. Existirá un daño patrimonial en los casos de violación de
la paternidad de la obra o de divulgación inconsentida, cuando este hecho tenga
consecuencias sobre la notoriedad y fama del autor, así como en los casos de alteración
o mutilación de la integridad de la obra que supone un perjuicio al honor y a la
reputación del autor, cuando tal perjuicio tiene incidencia sobre la vida económica de
la obra alterada o sobre las restantes obras de autor, depreciando el valor patrimonial de
13. Con ello no se quiere decir que los derechos de propiedad intelectual no sean
susceptibles de valoración. Se han diseñado varios métodos, entre los más usados están
“el de ingresos”, “el de costos” y “el de mercado”. Para una sucinta explicación de estas
formas de valoración, Cfr. World Intelectual Property Organization, Secrets of Intellectual
Property, Geneva, International Trade Centre unctad/wto, 2004, p. 143.
   
27
Luis Felipe Botero Aristizábal
las mismas (daño patrimonial indirecto). En cambio, existirá un daño moral cuando la
lesión de un derecho moral no tenga repercusiones sobre el patrimonio del autor14.
Por tanto, se concluye, la indemnización de perjuicios por la lesión a un derecho
de propiedad intelectual comprende tanto los daños materiales (daño emergente
y lucro cesante) como los inmateriales (daños morales).
Sin perjuicio de aceptar esta conclusión como cierta, es frecuente encontrar casos
en donde la demostración del daño cierto y directo de un derecho de propiedad
industrial es imposible o altamente costoso15. No son extrañas las decisiones
judiciales en las que se acreditan lesiones comprobadas a tales derechos, pero que
no acceden a condenar a la reparación de perjuicios pues no fue posible cuantificar
o precisar el daño.
En otros casos se presenta el denominado “daño irreparable” (irreparable injury)16,
en donde la compensación económica se muestra como insuficiente o inadecuada
para garantizar la supervivencia del derecho de propiedad intelectual.
Ahora bien, si la indemnización por infracción a un derecho de propiedad
intelectual comprende toda la tipología de daños y, en principio, las reglas de
la responsabilidad patrimonial serían las mismas que las del derecho civil, no se
justificaría entonces que los especialistas en los temas de propiedad intelectual
se ocupen de revisar este tema. Es así como muchos autores consideran que el
tema de la indemnización de perjuicios en materia de propiedad intelectual no
es verdaderamente importante17 y ello se constata, entre otras, con las escasísimas
aportaciones doctrinales en los sistemas latinoamericanos.
Como se desprende del introito de este escrito, nuestro sentir es completamente
diferente. Si bien hoy en día parece no existir suficiente materia prima que permita
que estos conflictos se presenten masivamente en nuestro mercado, por mérito
de la globalización, habrá una transición entre el típico problema de piratería y
de daño anónimo, para dar paso a enfrentamiento entre grandes empresas que
pretendan conquistar el mercado andino. Cuando ello ocurra, habrá que recoger
la posición de los autores que le restan importancia a la materia de daños en la
propiedad intelectual, para lo cual bastaría dar un repaso al derecho americano y
14. Martínez Espín, Pascual. El daño moral contractual en la ley de propiedad intelectual,
Madrid, Tecnos, 1996, p. 55.
15. Oddi, Samuel A. “Product Simulation: From Tort to Intellectual Property”, The
Trademark Reporter, New York, Official Journal of the International Trademark Association,
1998, vol. 88, March-April, n.º 2, p. 118: “As property goes, intellectual property is among the
most expensive to enforce […] the prosecution before the pto may involve substantial expense,
e.g., proof of secondary meaning or an inter partes opposition or cancellation proceedings.
Trademark litigation can be quite costly, in particular if expert testimony is introduced and
surveys are undertaken e.g. on the issue of genericness or likelihood of confusion”.
16. McCarthy, J. Thomas. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, West
Group, V.4, 2004, pp. 30-70: Irreparable significa que la “compensación dineraria no será
una adecuada compensación después de la infracción” (traducción libre del autor).
17. Algunos lo hacen expresamente, otros simplemente se ocupan del tema tangencialmente. Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor, Bogotá, Temis,
1988, p. 139.
28
   
la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
las cuantías indemnizatorias que allí han sido impuestas18 e igualmente despertará
el interés de las aseguradoras que se obliguen a cubrir el riesgo de violaciones a los
derechos de propiedad intelectual19.
Es en este entorno que deben ser juzgadas las normas que a continuación se
comentan.
iii. las normas internacionales20 sobre indemnización
de perjuicios por infracción a los derechos de propiedad
intelectual en derecho colombiano
Si como lo señalamos en párrafos anteriores, nuestro objeto de estudio comporta el
análisis conjunto del fenómeno de daños en los derechos de propiedad intelectual,
con énfasis en su protección internacional, debemos acudir primero a las normas
que tienen como objeto regular las relaciones comerciales internacionales.
En dicho análisis encontramos el Anexo 1C del gatt21 (acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio),
también conocido como adpic22 o trips. Vale la pena recordar que dos importantes
principios orientan esta normativa. El primero, la cláusula de trato nacional, según
la cual tanto nacionales como extranjeros deben recibir un mismo tratamiento por
parte del Estado. El segundo, el de la nación mas favorecida, según el cual un país
que crea una ventaja especial a otro, debe hacer lo mismo con todos los demás. En
punto a la reparación de perjuicios, entonces, no puede haber tratos discriminatorios
entre nacionales y extranjeros y las ventajas concedidas a una Nación o a sus
miembros (v. gr. una inmunidad) deben ser extendidas a las demás.
Sobre los derechos de propiedad intelectual, este instrumento internacional
incluye unas normas sobre la indemnización de los perjuicios derivados de su
infracción:
18. Parr, Russell. Intellectual Property Infringement Damages. A Litigation Support
Handbook. Somerset: John Wiley & Sons Inc. 1993, p. 7: “Big awards (…) Polaroid
v Eastman Kodak ($873.2 million), Smith v. Hughes ($204.8 million), 3M v Johnson
& Johnson ($107.3 million) […]”. También, Aharonian, Gregory. Patent/copyright
infringement lawsuits/licensing awards: “Major League Baseball v Fox Television ($2,500
million), ncaa Basketball v CBS ($1,725 million), Karlin Technology v Medtronics ($1,350
million) […]”. Estos tres casos pueden corresponder a conciliaciones para evitar la decisión
judicial. En: [http:// www.patentingart.com/economic/awards.Htm], (visitada por última
vez el 19 de octubre de 2006).
19. Como análisis introductorio de este problema, puede verse Graff, Christopher.
“Insurance Coverage of Trademark Infringement Claims: The contradiction among the
courts, and the ramifications for trademark attorneys”, en The Trademark Reporter, New
York, Official journal of the International Trademark Association, vol. 89, NovemberDecember, 1999, n.º 6, p. 939.
20. En nuestra exposición, la denominación normas internacionales, salvo se diga
lo contrario, se refiere a los tratados internacionales y a las normas del derecho de la
integración andina.
21. Declarado exequible mediante sentencia C-137 de 1995.
22. El adpic fue incorporado en la legislación colombiana mediante la Ley 170 de
1994, fue ratificado el 31 de marzo de 1995 y empezó a regir en el país el 1.º de enero
de 2000, por virtud de lo dispuesto en sus numerales 1 y 2 de su artículo 65.
   
29
Luis Felipe Botero Aristizábal
Artículo 45: Perjuicios. 1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al
infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar
el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad
intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables
para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.
2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor
que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los
abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar
a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios
y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor,
no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una
actividad infractora.
Artículo 48: Indemnización al demandado. 1. Las autoridades judiciales estarán
facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que
haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la
parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el
daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas
para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir
los honorarios de los abogados que sean procedentes.
2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección
o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán
tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que
darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a
cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.
De estas dos normas se pueden extraer las siguientes conclusiones preliminares:
(a) Como parte de la defensa de los derechos de propiedad intelectual ante
una infracción, su titular tiene un remedio indemnizatorio. Ese remedio puede
ser aplicado indistintamente a los derechos de autor y a los derechos de propiedad
industrial.
(b) El objeto del resarcimiento es compensar adecuadamente el daño sufrido
por la infracción. Dicha compensación incluye los honorarios de abogado y los
gastos del proceso.
(c) Debe existir una relación de causalidad entre el daño y la infracción al
derecho de propiedad intelectual.
(d) La infracción del derecho de propiedad intelectual es el factor de atribución
que permite trasladar las consecuencias económicas de la lesión al infractor, para
que no sean soportadas por el titular del derecho.
(e) La infracción del derecho, en principio, supone un juicio de reproche a
la conducta del infractor, por tanto, la responsabilidad sería subjetiva. Lo será
30
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la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
en su modalidad dolosa cuando el infractor sabe y es consciente de la infracción
que comete. Será culposa, cuando tiene motivos razonables para saberlo y, sin
embargo, actúa en violación del derecho de propiedad intelectual. Ahora bien,
la segunda oración del numeral segundo del artículo 45 consagra dos ideas que
amplían el espectro de la responsabilidad, pero impuestas facultativamente a los
países miembros, (i) la responsabilidad objetiva del infractor que actúa de buena fe
y que sin embargo debe reparar el daño y, (ii) la posibilidad de consagrar regímenes
de presunción de daño (pre-established damages) o que abarquen los beneficios
obtenidos por el infractor.23
(f ) Si bien la norma no señala expresamente la carga de la prueba de estos
elementos (daño, nexo causal, infracción), en principio, la misma recae en el
demandante titular del derecho que se dice infringido.
(g) Sobre el artículo 45 y su cumplimiento por los países latinoamericanos se ha
dicho que si bien algunas Naciones expresamente contemplan la acción resarcitoria
por infracción e incluso contemplan normas sobre la extensión y presunción del
daño, la obligación de reparar tiene su fuente originaria en el derecho común bajo el
principio de que quien comete un daño, dolosa o culposamente, debe repararlo:
103. Aunque muchas de las legislaciones sobre derecho de autor y derechos conexos de los
países de América Latina que han sido consultadas, prevén la acción resarcitoria (en algunas
de ellas indicando los parámetros que deben tomarse en cuenta para el cálculo de los daños
o fijando un monto “mínimo” por el cual en cualquier caso debe condenarse al infractor,
salvo que se pruebe un daño mayor en el caso concreto), es evidente que la obligación de
indemnizar al perjudicado por los daños y perjuicios causados deriva de las normas del
derecho común por las cuales quien (sic) intención, imprudencia, negligencia o impericia
cause un daño a otro, debe repararlo.
104. Así las cosas, no creemos que pueda haber alguna legislación en los países del área que
deba considerarse en mora con el adpic, por lo que se refiere a la obligación de resarcir por
los daños causados con la conducta infractora, aunque sea por aplicación de las normas
generales de los códigos civiles en materia de responsabilidad por hecho ilícito24.
23. En la página de la omc, en los comentarios al trips (adpic) se explica el tema
así: “(…) In appropriate cases, the courts may be authorized to order recovery of profits
and/or payment of pre-established damages even where the infringer acted in good faith.” En:
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2b_e.htm#civiland. Visitada por última
vez el 19 de octubre de 2006. El texto en inglés del Anexo 1C parece más claro: “In
appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits
and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or
with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.”
24. Antequera Parilli, Ricardo. El acuerdo sobre los adpic y los tratados de la
ompi sobre derecho de autor (toda/wct) y sobre interpretación o ejecución y fonogramas
(toief/wppt). (La adaptación de las legislaciones nacionales y la experiencia en los
países latinoamericanos). xi Curso Académico Regional ompi/sgae sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos para Países de América Latina: “El derecho de autor y los
derechos conexos en el entorno digital”. Organizado por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (ompi) conjuntamente con la Sociedad General de Autores y
   
31
Luis Felipe Botero Aristizábal
(h) Como complemento, el artículo 48 prevé una indemnización a favor del
demandado que ha sido víctima de las medidas “abusivas” adoptadas por el titular
de un derecho de propiedad intelectual, cuando se demuestra que no ha existido
infracción. En otras palabras, no todo fracaso de la acción de infracción conlleva una
reparación de los derechos del demandado; ello sólo procederá cuando se demuestre
que las medidas fueron abusivas, esto es, que se ejercieron en contra de la finalidad
para lo cual se concibieron v.gr. como cuando se solicita una medida cautelar de
decomiso para bloquear un producto a sabiendas de que no hay infracción.
Sin ánimo de romper la metodología impuesta, pasamos ahora a revisar
otras normas internacionales que se refieren a la materia de la indemnización
de perjuicios, distinguiendo las de la propiedad industrial (A), de aquellas sobre
derechos de autor (B).
a. las normas específicas sobre propiedad industrial
Respecto de las normas internacionales sobre propiedad industrial que han sido
adoptadas por Colombia, no hay ninguna que se refiera al tema de la responsabilidad
patrimonial por infracción a estos derechos, salvo la contenida en el Anexo 1C
del gatt –citada anteriormente– y la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad
Andina de Naciones. No parece un accidente que ésta última sea la más importante
hoy en día sobre la indemnización de perjuicios por infracción a la propiedad
industrial.
En la Decisión 486 se pretendió regular de manera comprensiva los derechos
de propiedad industrial, así como el tema de la reparación de los perjuicios sufridos
por su infracción. Con ello, la normatividad andina evolucionó frente a Decisiones
anteriores en donde el tema era prácticamente inexistente25. En la Decisión 486
se encuentran las siguientes disposiciones:
En el artículo 17226 se contempla la autonomía de la acción de daños y perjuicios
“conforme a la legislación interna” respecto de la acción de anulación de un registro
Editores (sgae) de España y el Ministerio de Industria y Comercio de la República del
Paraguay (Asunción, 7 a 11 de noviembre de 2005). En [http://www.wipo.int/edocs/
mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_ da_asu_05_1.pdf ]. (Visitada por última
vez el 19 de octubre de 2006).
25. La Decisión 344 de 1993 sólo se refirió en su artículo 51 a la acción de “daños y
perjuicios” que tiene el titular de la patente “contra quien, sin el consentimiento de dicho
titular, hubiere explotado el proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se
hubiese realizado después de la fecha de publicación de la solicitud de patente”.
26. Decisión 486 de 2000, artículo 172: “La autoridad nacional competente decretará
de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta
de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto
en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de
oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la
fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que
pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna […]”.
32
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la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
marcario. El artículo 23227 se refiere también a la independencia de la acción de
daños y perjuicios “conforme al derecho común” por el uso no autorizado de signo
distintivo notoriamente conocido. Por su parte, el artículo 23728 señala la posibilidad
que tiene quien ejerce la acción reivindicatoria de una patente, una marca o un diseño
industrial para incluir una pretensión de reparación de perjuicios “si la legislación
interna del País miembro lo permite”. A su turno, el artículo 23929 contempla la acción
de reparación que tiene el titular de una patente o modelo de utilidad por el uso no
autorizado durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter
público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la
patente. En este artículo 239 se dispuso además lo siguiente:
El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente
concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el
demandado durante el período mencionado.
En nuestra opinión, esta norma constituye un hito para nuestro sistema de responsabilidad patrimonial, enquistado en la tradicional función indemnizatoria. Cuando la
reparación puede consistir en la asignación de un daño calculado ya no en función
del daño directo, personal y cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido por
el infractor-demandado, claramente se está asignando a la responsabilidad una
función disuasoria y sancionatoria de la conducta del infractor.
En efecto, el beneficio obtenido por el infractor no es propiamente un daño al
patrimonio del titular del derecho de propiedad industrial porque no corresponde
ni a un daño emergente ni a un lucro cesante. Si daño emergente son todas las
pérdidas o erogaciones que debe hacer la víctima como consecuencia del hecho
27. Decisión 486 de 2000, artículo 232: “La acción contra un uso no autorizado de
un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la
fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese
iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que
pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común”.
28. Decisión 486 de 2000, artículo 237: “Cuando una patente o un registro de diseño
industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o
en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la
solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante
o cotitular del derecho. Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido
en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como
cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite,
en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y
perjuicios […]”.
29. Decisión 486 de 2000, artículo 239: “El titular de una patente tendrá derecho a
ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o
del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera
carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión
de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la
patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada
por el demandado durante el período mencionado”.
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33
Luis Felipe Botero Aristizábal
ilícito y lucro cesante es la ganancia o provecho que deja de obtenerse por efecto del
hecho ilícito, el beneficio del agente de daños no representa ni un gasto que debe
hacer el titular del derecho lesionado ni tampoco una ganancia dejada de obtener,
ya que no existe una equivalencia entre el comportamiento económico del infractor
con el comportamiento del titular del derecho infringido30. Ello ha dado paso a
que se sugiera que el pago de los beneficios obtenidos por el infractor al titular del
derecho violado corresponde a la teoría del enriquecimiento sin causa31.
Pero sin duda alguna, las normas más destacadas sobre indemnización de
perjuicios por infracción de los derechos de propiedad industrial se encuentran en
los artículos 241 y 243. En el primero, se establece como una facultad del titular
de una patente, solicitar “la indemnización de daños y perjuicios”32. Más adelante,
el artículo 243 se encarga de relacionar unos criterios no taxativos “para efectos de
calcular la indemnización” por infracción de un derecho de propiedad industrial.
La norma en comento indica lo siguiente:
Artículo 243.— Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se
tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como
consecuencia de la infracción;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos
de infracción; o,
c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual,
teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales
que ya se hubieran concedido.
30. Supongamos que el infractor (I) vende un bien (X) en el comercio que lesiona
el derecho de propiedad intelectual de (Z). Lo normal es que I venda X a un menor
precio que Z (para hacer más atractivo al consumidor el bien X, se lo debe ofrecer a
un menor precio que el “original”). Así las cosas, la ganancia que obtendría Z sería
diferente de la ganancia que obtendría I, no sólo por vender X a un precio diferente
sino porque la estructura de costos de Z e I también diferirán por regla general. Estas
dos variables, precio de venta de X y estructura de costos de Z e I, a efectos de señalar
cuál es la utilidad neta (U), implicará un resultado que podemos representar así: UZ es
diferente de la UI. Si ello es así, no puede concluirse que la utilidad que obtendría I,
en desarrollo del acto infractor, sería el beneficio que hubiera obtenido Z de no haber
existido la violación a su derecho.
31. Oddi. Ob. cít., p. 159: “The second view of awarding the infringer´s profits is
that this serves as an equitable remedy to prevent the unjust enrichment of the infringer”.
En nuestra opinión, la teoría del enriquecimiento sin causa no podría ser acogida en
derecho colombiano, ya que uno de sus requisitos, el enriquecimiento correlativo frente
al empobrecimiento de la otra parte, ha sido caracterizado como igualdad cuantitativa
lo que, como se explicó, es casi imposible que se presente en el caso de la infracción al
derecho de propiedad, esto es, sería un milagro que coincidieran la utilidad del infractor
con la pérdida del titular del derecho.
32. Decisión 486 de 2000, artículo 241: “El demandante o denunciante podrá solicitar
a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes
medidas: (…) b) la indemnización de daños y perjuicios (…)”.
34
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la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
De este breve recuento de la Decisión 486 pueden extraerse las siguientes conclusiones preliminares:
(a) En la mayoría de las acciones de “daños y perjuicios” que la Decisión 486
menciona, su regulación se dejó a la legislación interna de cada País Miembro. En
otras palabras, la referencia a dicha acción fue simplemente pare destacar que tal
remedio existe. En este detalle aparentemente menor se encuentra el que puede
ser el primer gran defecto de nuestro sistema de tutela a los derechos de propiedad
industrial: desconocemos si la legislación de los otros países miembros son lo
suficientemente efectivos para proteger los intereses de nuestros compatriotas.
(b) Con tal posición se perdió la oportunidad de crear un verdadero sistema
de responsabilidad unificado. Las diferencias de tratamiento pueden resultar en
Países altamente deficientes en su sistema de responsabilidad, echando al traste
con la eficacia general de las disposiciones andinas en esta materia.
(c) La Decisión andina sólo se ocupó de la reparación de los daños materiales.
En efecto, las referencias del artículo 243 sólo mencionan el daño emergente y
el lucro cesante, la utilidad obtenida por el infractor y el valor de una licencia,
dejando a un lado la mención a los daños morales que en estas materias cumplen un
importante papel. Esta omisión –que no significa exclusión del daño moral en este
tipo de indemnizaciones– resulta dañina, pues lo propio es que el legislador no sólo
consagre el daño moral para que este se entienda indemnizable sino especialmente,
su valoración y los criterios que debe tener el Juez para ponderarlo.
(d) No es suficientemente claro dentro del precepto normativo si los criterios de
cuantificación del daño son concurrentes o excluyentes. Sin embargo, consideramos
que el mencionado en el literal a) puede concurrir con los señalados en los literales
b) o c), pero no tendría sentido que concurrieran los tres. Tampoco resulta lógico
pensar que los señalados en los literales b) y c) puedan concurrir, pues se estaría
indemnizando dos veces por el mismo daño. En efecto, cuando se reconoce el
monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infracción, debe excluirse el precio que el infractor habría pagado por concepto
de una licencia contractual, ya que si asume ésta última debe entenderse que tuvo
un derecho temporal a los beneficios obtenidos33.
(e) Como en el caso del artículo 239, la reparación puede consistir en la
asignación de un daño calculado ya no en función del daño directo, personal y
cierto de la víctima, sino en el beneficio obtenido por el infractor-demandado.
(f ) Finalmente, se infiere que debe existir una relación de causalidad entre el
daño y la infracción al derecho de propiedad industrial.
b. las normas sobre derechos de autor
En materia internacional, ni el Tratado Constitutivo de la Orga­nización Mundial
33. Sin que ello signifique legitimar para el pasado o para el futuro la acción del
infractor, ni siquiera la concesión de una licencia obligatoria. Cfr. Bercovitz, Rodrigo
(coord.). Manual de Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 269.
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35
Luis Felipe Botero Aristizábal
de la Propiedad Intelectual, ompi34, ni la Convención Universal sobre Derechos
de Autor35, ni el Convenio de Berna36, ni la Convención de Roma37, ni el Tratado
sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales38, ni el Convenio para la
Protección de los productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada
de sus Fonogramas39, ni el Tratado de la ompi sobre interpretación o ejecución
y fonogramas40, ni el Tratado de la ompi sobre derecho de autor41, contienen
normas específicas sobre la indemnización de perjuicios por infracción a este tipo
de derechos.
Por su parte, en la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina sobre
derechos de autor, sólo se encuentra la siguiente referencia a la reparación de
perjuicios:
Artículo 57.— La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:
a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada
en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de
su derecho;
De este precepto se destacan las siguientes conclusiones:
(a) La indemnización de perjuicios por violación del derecho de autor no es
obligatoria. Como está la norma, se ha dejado a la autoridad competente de cada
País Miembro la facultad o no de ordenar tal medida.
(b) Sólo el titular del derecho de autor es legitimado para obtener la reparación
del perjuicio.
(c) La indemnización debe ser adecuada frente al “daño y perjuicio sufridos”.
(d) Debe existir una relación de causalidad entre la infracción al derecho de
autor y el daño cuya reparación se solicita.
(e) Por exclusión, las legislaciones internas pueden ocuparse de la cuantificación
del daño que puede ser reparado
34. Aprobado por la Ley 46 de 1979.
35. Aprobado por la Ley 48 de 1975.
36. Aprobado por la Ley 33 de 1987.
37. Aprobado por la Ley 48 de 1975.
38. Aprobado por la Ley 26 de 1992.
39. Aprobado por la Ley 23 de 1992.
40. Aprobado por la Ley 545 de 1999.
41. Aprobado por la Ley 565 de 2000. Puede discutirse si su artículo 14
tácitamente se está refiriendo al compromiso que deben cumplir los países que son
parte del Tratado a crear un sistema eficaz y disuasivo –que incluiría la reparación de
daños– cuando se presentan acciones infractoras. Dice el mencionado artículo: “1) Las
Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las
medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado. 2) Las Partes Contratantes
se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia
de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción
infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles
para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de
nuevas infracciones”.
36
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la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
iv. la jurisprudencia nacional
El atraso que vivimos en nuestro sistema de responsabilidad patrimonial tristemente
se refleja también en las contadísimas decisiones judiciales sobre el tema de
reparación de perjuicios por infracción a los derechos de propiedad intelectual.
Ello por supuesto es imputable al sistema mismo, a la debilidad administrativa de
nuestra Rama Judicial y no a que estemos frente a un mercado transparente. Todos
sabemos que las infracciones pululan pero no las reparaciones.
El horizonte no es más prometedor cuando el contenido mismo de las decisiones judiciales no es el más profundo en el análisis de la materia. Veamos algunos
casos:
a. en derechos de autor
Desafortunadamente los ejemplos que traemos ponen a nuestro Estado como
infractor de derechos de autor, lo que ha resultado en condenas por parte de la
jurisdicción contencioso administrativa. Los tres casos se refieren a la violación
de derechos de autor por parte de la administración postal. En el primero42, se
condenó a la Administración Postal Nacional, por violar la Ley 23 de 1982 en su
artículo 30, en relación con el trabajo ejecutado por los señores Luis Eduardo
Cuartas Galvis y Ricardo Aurelio Bernal Morales, por el boceto, diseño
y arte de una estampilla, ordenada por ella en el mes de abril de 1983, para la
conmemoración de los doscientos años de la fundación del Colegio Compañía de
María la Enseñanza. Así fue la condena:
Confirmase la sentencia de 28 de octubre de 1987 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca con la sola modificación de que la condena no será la equivalente
en pesos a doscientos gramos oro (200) sino de cuatrocientos (400) para cada uno de
los demandantes. La certificación de equivalencia la dará el Banco de la República a
la ejecutoria del fallo. Se entiende esta condena en concreto.
La justificación de la reparación del daño moral dada por el Consejo de Estado
resulta bien importante y sería deseable que se convirtiera en la guía de las reflexiones
sobre la indemnización de este tipo de daños. En la parte motiva de la sentencia
dijo lo siguiente como fundamento de la condena por 400 gramos oro:
La Sala no comparte la condena hecha por el Tribunal, ya que la considera baja.
Doscientos gramos oro, en su equivalencia en pesos, no alcanza a ser un adecuado
resarcimiento para el daño sufrido. Este puede considerarse restablecido con una
42. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 31 de enero de 1989, C. P.: Carlos Betancur Jaramillo, exp. 5284.
Indemnizaciones. Actor: Luis Eduardo Cuartas Galvis.
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37
Luis Felipe Botero Aristizábal
condena equivalente a los 400 gramos oro para cada uno. No puede olvidarse que la
omisión del nombre del autor en una emisión postal le resta oportunidades futuras a
éste, no sólo desde el punto de vista comercial sino de prestigio.
En el segundo43, se trató de una emisión postal conmemorativa del centenario del
nacimiento de Federico Lleras Acosta en la que se reprodujo, como motivo,
parte del retrato pintado por el maestro Sergio Sierra Doval del profesor
Lleras Acosta. Se demostró que ni la Administración Postal obtuvo ni solicitó
autorización para reproducir dicha obra en las estampillas citadas. En cuanto al
daño se indemnizó así:
Por concepto de perjuicios morales el equivalente a 500 gramos oro; equivalencia que
certificará el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de este fallo. Esta condena
se entiende en concreto; y por concepto de perjuicios materiales, en abstracto, lo que
se liquide en forma incidental (art. 137 cpc) y con sujeción a las pautas dadas en la
parte motiva. Incidente que deberá formularse en el término de dos meses, contados
a partir de la ejecutoria de este fallo.
De la anterior decisión ha de rescatarse la reparación concurrente del daño material
y del daño moral.
Por su parte, el máximo tribunal de lo contencioso señaló los siguientes criterios
para la reparación material (cuya cuantía no pudimos establecer por no tener acceso
a la condena en concreto):
En la futura liquidación deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) El valor histórico de la condena por perjuicios materiales no pasará de dos millones
de pesos.
b) Pericialmente deberá determinarse el monto de los perjuicios que sufrió el maestro
Sierra con la utilización, no autorizada de su obra en la emisión de la estampilla.
c) El valor histórico que se determine deberá actualizarse con apoyo en los índices de
precios al consumidor.
Desconocemos la razón por la cual se adoptó este límite indemnizatorio de dos
millones de pesos, pero como idea representa un ejemplo negativo frente a la
intención de obtener una reparación integral.
En el tercer caso44, similar a los anteriores, se condenó a Adpostal por poner
al servicio una emisión postal conmemorativa del centenario del nacimiento de
43. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 18 de marzo de 1991, C. P.: Carlos Betancur Jaramillo, exp. 3060.
–Indemnizaciones–. Actor: Francisco Eladio Gómez (Agente Oficioso de Sergio
Sierra Doval).
44. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia
del 11 de marzo de 1996, C. P.: Juan De Dios Montes Hernández, exp. 8968. Actor:
George J. Franklin. Demandado: Administración Postal Nacional.
38
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la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
Porfirio Barba Jacob en la que se reprodujo, sin la autorización del autor, una
obra pintada por el señor George Franklin del poeta Porfirio Barba Jacob.
La condena por daños fue impuesta así:
Condénase a la Administración Postal Nacional, Adpostal, a pagar a George J.
Franklin, por concepto de los perjuicios que se le ocasionaron, actualizados hasta la
fecha, la suma de diecisiete millones seiscientos noventa y un mil trescientos seis pesos
($17.691.306.00) moneda corriente.
Esta cifra fue obtenida de la siguiente manera
La Sala para efecto de liquidar la condena no valora el dictamen que obra a los folios
76-79 del C. 1, ya que sus estimativos resultan muy altos, pues al hacerlos no se tuvo en
cuenta, pese a ser de público conocimiento, que las estampillas no se venden el mismo día
de su emisión e incluso que por regla general su colocación demanda largo tiempo.
Para obtener el quantum de la indemnización, se tendrá en cuenta que el valor del
millón de estampillas emitidas fue de $9.070.000.00 y que de ellos le correspondería
al actor el 20%, es decir, $1.814.000.00.
A falta de prueba en contrario, se parte de que las estampillas fueron vendidas en
su totalidad entre la fecha de emisión y la de presentación de la demanda y en
consecuencia se estima que desde esta última fecha el actor tenía derecho a recibir la
suma así liquidada.
Respecto a esta decisión se extraña la condena por perjuicios morales (aunque ello
puede ser imputable a la formulación de la demanda) y no se advierte qué motivó
la benevolencia en el cálculo del daño material al calcular la reparación sólo a partir
de la presentación de la demanda.
b. en derechos de propiedad industrial
Resulta una tarea imposible encontrar decisiones judiciales en nuestra jurisdicción civil
que se hubiesen referido a la reparación de perjuicios por infracción a los derechos
de propiedad industrial. Ello denota, entre otras, que la acción civil de protección
de estos derechos no es la más socorrida. En nuestro ordenamiento jurídico, las
reparaciones del daño son propias de ser ejercidas dentro de la acción penal.
En el primer caso, el Juzgado 4.º Penal del Circuito de Descongestión45 condenó
a una persona por usurpación de una marca de un medicamento. En cuanto al
daño material, el funcionario judicial dijo:
45. Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión. Sentencia del 18 de agosto
de 2006.
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39
Luis Felipe Botero Aristizábal
Aunque en la demanda de parte civil se señala como monto de los daños materiales,
la suma de cien millones de pesos, el mismo apoderado, reconoce que no se encuentra
determinado el monto y requiere la designación de un perito para avaluar los perjuicios,
situación que no aconteció; ahora bien, como quiera que los perjuicios materiales
deben probarse (art. 97 Código Penal), se tendrán en cuenta las facturas obrantes en
el proceso de las que se deduce que el procesado vendía el producto xxx a $19.100
aunque al Hospital Lorencita Villegas de Santos le hacía un descuento, en razón a la
cantidad de medicina que le suministraba, dada su condición de proveedor, por lo que
se tendrá como valor unitario de cada medicina el señalado en precedencia y, por ende,
se tendrán como perjuicios materiales los acreditados dentro del expediente.
Respecto de los daños morales éstos fueron negados porque, en opinión del juez,
las personas jurídicas como la afectada es un ente del “que no se puede afirmar que
sufrió deterioro anímico, síquico o emocional a causa de la infracción penal”.
En otro asunto reciente de usurpación de marcas, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal46, revocó la condena en perjuicios otorgada
por el juez de primera instancia, porque no se demostró la existencia de perjuicios
morales y materiales a pesar de estar acreditada la infracción:
En este particular asunto, teniendo en cuenta que ni los perjuicios materiales ni los
morales fueron demostrados, improcedente resulta una condena en tal sentido y menos
aún en las condiciones en que la impuso el funcionario a quo esto es “… indemnización
de perjuicios de toda índole…”, pues como se viene advirtiendo, debe hacerse precisión
de cada uno de los elementos que configuran el perjuicio, esto es, material, moral,
objetivado, subjetivado etc.
En un caso similar, el mismo Tribunal47 volvió a adoptar la medida absolutoria de
los daños causados a la víctima de una usurpación marcaria comprobada:
La Sala se abstendrá de condenar en perjuicios a xx porque los mismos no fueron
demostrados a pesar que hayan sido tasados en veinte millones de pesos por la parte
civil.
De las anteriores providencias se concluye el celo con que se juzga la reparación
de perjuicios en la jurisdicción penal. A pesar de existir una condena penal y una
parte civil que reclamaba una reparación, ésta no fue concedida. Con el nuevo
sistema penal tal tipo de decisiones serán más comunes ya que el juez penal no
podría decretar pruebas de oficio para cuantificar el perjuicio48.
46. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Sentencia del 9 de agosto
de 2006, rad.: 11001 31 04039 2002 00485 01, M. P.: Javier Armano Fletscher.
47. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal. Sentencia del 11 de
enero de 2006, rad.: 110013104052200100290 01, M. P.: Martha Lucía Tamayo.
48. Ley 906 de 2004, capítulo IV.
40
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la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
v. nuestras conclusiones frente al futuro. unas notas finales
sobre el tlc
a. el futuro
Es un verdadero contraste comparar las normas internacionales sobre reparación
de perjuicios por la infracción de derechos de propiedad intelectual y el comportamiento jurisprudencial y legislativo49 colombiano frente al tema.
Parecería que nuestro ordenamiento jurídico, al que no puede calificárselo de
sistema, por la dispersión e inconsistencia normativa sobre la materia de la propiedad
intelectual, no está preparado para los retos propios de la globalización.
Existen serias deficiencias en cuanto a las funciones que la responsabilidad
patrimonial podría cumplir en nuestro sistema de protección de los derechos de
propiedad intelectual, particularmente en la denominada función disuasiva y
sancionatoria que, como lo muestran los instrumentos internacionales citados, han
demostrado ser una de las formas más socorridas para tutelar este tipo de derechos.
Igualmente, las diversas formas de reparación por violación a estos derechos
que se encuentran en otros sistemas y que han probado su eficacia50, no han
sido acogidas en Colombia. En principio, no existe todavía en nuestro derecho
normas generales sobre el daño punitivo51, el daño preestablecido52 y, más grave
49. En el ordenamiento interno, se encuentran tímidas referencias. Así, en la Ley 44
de 1993 se señaló: “Artículo 57.- Para la tasación de los perjuicios materiales causados por
el hecho, se tendrá en cuenta: 1. El valor comercial de los ejemplares producidos o reproducidos
sin autorización. 2. El valor que hubiere percibido el titular del derecho de haber autorizado
su explotación 3. El lapso durante el cual se efectuó la explotación ilícita”.
50. En el derecho americano, como lo explica McCarthy, se reconocen las siguientes
formas de cuantificación del perjuicio –en casos de infracción marcaria y competencia
desleal–: “(1) An award to plaintiff measured by defendant´s profits, either as a way of
measuring plaintiff´s loss or under an unjust enrichment theory; (2) An award to plaintiff
measured by its actual business damages and losses caused by the wrong; (3)An award to the
plaintiff measured by its own loss of profits caused by the wrong; (4) An award to plaintiff
of punitive damages in addition to actual damages, for the purposes of punishing defendant;
and (5) An award to plaintiff of reasonable attorney´s fees incurred in prosecution […] In
a given case, a court may award one or more, or none, of the five types of recovery to the
plaintiff ” (McCarthy. Ob. cít., pp. 30-84.2).
51. Lo que, en principio, no tendría ninguna objeción constitucional. Corte Constitucional.
Sentencia C-916 de 2002 (M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa): “[el legislador] al definir
el alcance de la ‘reparación integral’ puede determinar cuáles daños deben ser tenidos en
cuenta, y en esa medida incluir como parte de la reparación integral los daños materiales
directos, el lucro cesante, las oportunidades perdidas, así como los perjuicios morales, tales
como el dolor o el miedo sufridos por las víctimas, los perjuicios estéticos o los daños a
la reputación de las personas, o también los llamados daños punitivos, dentro de límites
razonables. Puede también el legislador fijar reglas especiales para su cuantificación y criterios
para reducir los riesgos de arbitrariedad del juez. Estos criterios pueden ser de diverso tipo.
Por ejemplo, pueden consistir en parámetros que orienten al juez, en límites variables para
ciertos perjuicios en razón a lo probado dentro del proceso para otra clase de perjuicios,
o en topes fijos razonables y proporcionados” (destacado fuera de texto).
52. La Coalición Anti-Piratería recomendó a la Unión Europea –y así fue acogido– para
ajustar su normatividad al adpic, la consagración de las normas sobre daños preestablecidos:
“Article 17–. To fulfill its obligations under the wto trips Agreement, the EU must implement
civil remedies that deter and prevent piracy. As drafted by the Commission, Article 17 – which
includes actual and multiple damages (already available in some Member States) – is an
   
41
Luis Felipe Botero Aristizábal
aún, el reconocimiento de los daños morales está sometido al vaivén del diverso
tratamiento que tiene el tema en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción
contencioso administrativa.
Por supuesto que incluir una normativa que aclare estos temas no garantiza
absolutamente nada si no se moderniza y agiliza nuestro procedimiento civil. De
hecho, el sistema de responsabilidad patrimonial sería inconsistente –como lo
es hoy en día– si estos tipos de protección “especial” sólo fueran aplicables para
tutelar los derechos de propiedad intelectual que, si bien son importantes, no lo
son más que la vida, la integridad y el honor de las personas, en donde este tipo
de remedios son aún inaccesibles.
Debe cuestionarse también que la reparación de perjuicios tenga un tratamiento
disímil dependiendo de la jurisdicción que afronte el problema. Como vimos, en
la jurisdicción penal el juez estaría impedido de cuantificar el perjuicio mediante
pruebas oficiosas, mientras que en la civil sería una obligación decretarlas53.
Hemos de concluir también que un sistema fuerte de responsabilidad
patrimonial puede prestarse para abusos por parte de los titulares de derechos
de propiedad intelectual54 y, por lo tanto, deben adoptarse medidas –como en el
adpic– para evitar tales comportamientos.
b. el tlc
Para Colombia, los retos de la internacionalización de la economía serán mayores
de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. En
el capítulo de propiedad intelectual se “crea” todo un sistema novedoso y extraño
important first step in this regard. We encourage the Council to build upon Article 17 rather
than to weaken it. First, consistent with EP amendment 38 and with the norm EU-wide, it
is necessary to delete “the knowledge requirement” for actual damages in Article 17 (1) of the
Italian Presidency working document. Right holders should further have the ability to recover
all profits from the infringements; infringers should not benefit from their misdeeds. Finally,
we support the EP amendments introducing pre-established damages. Pre-established damages,
which are contemplated under trips and which exist in some non-EU countries, permit the
judge to assess the loss to an injured right holder on broad, equitable principles, based on
a monetary range between a reasonable minimum and a reasonable maximum, set by each
Member State in accordance with its national conditions. This ensures that right holders have
a remedy even where their losses are difficult or impossible to quantify. Pre-established damages
also reduce costs for all parties, by allowing the judge to assess a fair award of compensation
by a quick, nontechnical procedure. In this regard, pre-established damages are an especially
important measure for sme s”. En [http://www.gesac.org/eng/positions/download/AntiPiracyCoalitionPaper-12january04_FINAL.pdf ]. (Visitada por última vez el 23 de octubre
de 2006).
53. Código de Procedimiento Civil, artículo 307: “La condena al pago de frutos,
intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad
y valor determinados. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la
condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias
para tal fin.” Por su parte, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) señala:
“Artículo 361. Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar
la práctica de pruebas de oficio”.
54. Correa, Carlos. Acuerdo trips, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1996,
p. 199.
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   
la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos...
para nuestra tradición jurídica de protección para los derechos de propiedad
intelectual, del cual podemos destacar lo siguiente:
1. En el numeral 7 de la sección 16.11 del capítulo 16 se consagra el que debe
ser el marco indemnizatorio por infracción de un derecho de propiedad intelectual.
En este artículo, en línea con el adpic y particularmente con la normativa americana
de protección de los derechos marcarios y de propiedad intelectual, se consagran
como daño indemnizable los beneficios obtenidos por el infractor:
(a) En los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales estarán facultadas
para ordenar al infractor que le pague al titular del derecho:(i) una indemnización
adecuada para compensar al titular del derecho por los daños sufridos como resultado
de la infracción; y (ii) por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o
derechos conexos, y en el caso de falsificación de marcas, las ganancias obtenidas por
el infractor imputables a la infracción y que no fueran tomadas en cuenta al calcular el
monto de la indemnización a que se refiere la cláusula (i);(b) al determinar el monto
de la indemnización por una infracción a los derechos de propiedad intelectual, las
autoridades judiciales considerarán, inter alia, el valor del bien o servicio infringido,
de acuerdo con el precio al detalle sugerido u otra medida de valor legítima presentada
por el titular del derecho.
2. Se obliga a las partes a tener un sistema de daños preestablecidos en la legislación,
que faciliten la reparación del perjuicio sufrido por la lesión a un derecho marcario
y a los derechos de propiedad intelectual. Se reitera que este sistema debe tener
una función que disuada a los infractores, por lo que un daño preestablecido en
función de una suma fija o que resulte inferior a los beneficios obtenidos por el
infractor no debería ser admisible:
8. En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte, al menos con respecto a la
infracción a los derechos de autor y derechos conexos, y falsificación de marcas,
establecerá o mantendrá indemnizaciones preestablecidas, las cuales deberán estar
disponibles a elección del titular del derecho como una alternativa a la indemnización
basada en los daños reales. Dichas indemnizaciones preestablecidas estarán previstas
por la legislación interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando en
cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad suficiente
para compensar al titular del derecho por el daño causado por la infracción y que se
constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones.
3. Los costos de abogado son parte del daño que debe ser indemnizado, hipótesis
que debería aplicarse en todo proceso judicial, más allá de las costas judiciales y
de las agencias en derecho:
9. Cada parte dispondrá que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias
excepcionales, estarán facultadas para ordenar, a la conclusión del proceso judicial
   
43
Luis Felipe Botero Aristizábal
civil respecto a infracciones a los derechos de autor o derechos conexos e infracción
de marcas, que la parte perdedora le pague a la parte ganadora las costas procesales y
los honorarios razonables de los abogados.
4. Se consagra a favor de la víctima el derecho alternativo de reparación por el daño
efectivamente probado o por el tasado en la ley. La idea que orienta este sistema
es no sólo reparar integralmente el perjuicio sufrido, sino reprimir y, por tanto,
disuadir a que se cometan actos de infracción:
15. Cada Parte dispondrá recursos civiles para los actos descritos en los artículos
16.7.4 y 16.7.5. Los recursos civiles disponibles deberán incluir, al menos: (a) medidas
provisionales, incluyendo el decomiso de dispositivos y productos supuestamente
involucrados en una actividad prohibida; (b) la oportunidad para el titular del
derecho de poder elegir entre la indemnización basada en daños reales (más cualquier
ganancia imputable a la actividad prohibida que no se tomó en cuenta al calcular dicha
indemnización) o indemnizaciones preestablecidas como dispuesto en el párrafo 8; (c)
el pago de las costas y gastos procesales y honorarios razonables de abogados por la parte
involucrada en la conducta prohibida al titular de derecho que resulte vencedor a la
conclusión de los procedimientos judiciales civiles; y (d) la destrucción de dispositivos
y productos que se ha determinado que están involucrados en la actividad prohibida,
a la discreción de las autoridades judiciales, según lo establecido en los subpárrafos
(a) y (b) del párrafo 11.
Así las cosas, es necesario que reaccionemos pronto legislativa y judicialmente para
que tengamos un sistema de daños coherente y que, además, resulte efectivo en
contra de los violadores a los derechos de propiedad intelectual, con miras a crear
una cultura de capitalización de las ideas del cual podamos derivar una riqueza
hasta ahora totalmente inexplorada.
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el derecho de autor en las obras
creadas por encargo y en el marco
de una relación laboral
maría carolina uribe corzo*
obra creada por encargo
La obra creada por encargo es una figura jurídica, propia del derecho de autor,
que surge como consecuencia de la celebración de un contrato de prestación de
servicios entre una parte llamada contratista, quien se obliga a la elaboración de una
obra según las instrucciones y especificaciones impuestas por la otra, denominada
contratante o comitente. De acuerdo con la Ley 23 de 1982, el comitente será el
titular derivado de los derechos patrimoniales sobre la creación intelectual y se
compromete por su parte a utilizarla de la forma estipulada en el contrato y al
pago de la remuneración acordada en favor del autor o contratista.
El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 tipifica la obra creada por encargo, señalando
sus elementos esenciales y efectos de la siguiente manera “Cuando uno o varios
autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado
por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán, en la
ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este
solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra,
pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley,
en sus literales a) y b)”.
Para iniciar el estudio de la obra creada por encargo se debe señalar que el
artículo 20 de la ley autoral exige que el acuerdo que celebran las partes, con el
fin de elaborar la obra por encargo, se realice en virtud de un contrato de servicios.
Al interpretar esta norma y siguiendo la posición de la doctrina y de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor se debe resaltar que “... la nombrada disposición se
refiere exclusivamente a las obras encargadas a través de un contrato de prestación
de servicios...” y “... aunque el texto es ambiguo al utilizar la expresión ‘contrato
* Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña
como abogada asociada en la firma Garrido & Rengifo Abogados. E-mail: [carolina@
garridorengifo.com].
1. Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Régimen de Transferencias.
   
45
María Carolina Uribe Corzo
de servicios’, al analizarlo en su integridad se concluye que únicamente se refiere al
contrato de prestación de servicios...”.
En efecto, el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 al establecer que la existencia
de una obra por encargo, se determina por los efectos derivados de un contrato
de prestación de servicios y no de uno de diferente naturaleza, excluye de su
aplicación aquellas obras creadas en el marco de un contrato de trabajo. La razón
de tal exclusión, aparte de la consabida autonomía y discrecionalidad del legislador
en la configuración del ordenamiento, puede explicarse en razón a que entre los
elementos propios del contrato de trabajo se encuentra la continuada subordinación
o dependencia del trabajador frente al empleador, situación que es ajena a la esencia
del contrato de prestación de servicios. Por ende, la misma, también resulta extraña
a la figura de la obra creada por encargo.
i. titularidad de la obra creada por encargo y transferencia de
derechos de autor
Como principio general del derecho autoral, cuando un autor realiza una creación
intelectual le corresponde la titularidad originaria sobre la obra y en consecuencia
puede ejercer plenamente las prerrogativas, tanto morales como patrimoniales,
otorgadas por la ley. Sin embargo, la ley regula de manera diversa la titularidad
sobre los derechos de autor cuando la obra es encargada por una persona natural
o jurídica, quien le da al autor un plan específico para la creación y corre con los
gastos y riesgos de ésta.
No obstante la existencia de un régimen común sobre derecho de autor para
la Comunidad Andina, establecido en la decisión 351 de 1993, la obra creada
por encargo puede ser objeto de diversas regulaciones, por cuanto para efectos de
adjudicar su titularidad a quien la encarga, ya sea de forma originaria o derivada, el
artículo 10.º de la Decisión remite a la legislación interna de cada país miembro.
En ese orden de ideas y al estudiar la Ley 23 de 1982 encontramos que, para
efectos de señalar los titulares de los derechos de autor, el artículo 4 establece e incluye
como titular a la persona natural o jurídica que, en virtud de un acuerdo de voluntades
entre las partes, obtenga por su cuenta y riesgo la producción de una obra científica,
literaria o artística realizada por uno o varios autores. De esa manera, la ley reconoce
a quien realiza el encargo como titular de la creación intelectual; sin embargo, omite
determinar la clase de titularidad que la persona ejercerá sobre la obra, es decir, no
se señala si el comitente de la creación intelectual, ejercerá sus derechos en virtud de
una titularidad originaria o derivada de la transferencia de derechos.
Mayo 16 de 2005.
. Carlos Hernán Godoy Fajardo. El Contrato Laboral y de Prestación de Servicios:
¿Herramienta idónea para la transferencia de derechos?, Seminario Internacional “El derecho
de Autor en el ámbito Universitario”, Bogotá, agosto de 2004, p. 6.
. Como regla general, toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de
trabajo, por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal
a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la
segunda y mediante remuneración denominada salario.
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   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
Para determinar la clase de titularidad ejercida por el comitente sobre la obra se
hace necesario acudir al principio general de nuestro sistema del derecho de autor,
según el cual existe una equivalencia o identidad entre los conceptos de autoría y
titularidad originaria. En otras palabras, la titularidad originaria se encuentra en
cabeza del creador intelectual, por cuanto la persona que encarga la creación, al no
ser su autor, será considerada siempre titular derivado de los derechos patrimoniales
sobre la obra.
Respecto al modo de adquirir los derechos patrimoniales sobre la obra creada
por encargo, la jurisprudencia sobre la materia y destacada doctrina, hoy en día,
aceptan que el comitente de la obra adquiere la titularidad derivada de los derechos
patrimoniales en virtud de una Presunción Legal de Cesión. En la medida que se
configuren los elementos descritos en el artículo 20 se presume, a menos que
exista pacto en contrario, que el autor transfiere sus derechos patrimoniales a la
persona que encarga la obra, quien en consecuencia ejerce sobre ésta una titularidad
derivada. En cabeza del autor quedan radicados exclusivamente los derechos morales
establecidos en los literales a) y b) del artículo 30 de la ley, es decir, los relativos a
la paternidad e integridad de la creación intelectual.
La Corte Constitucional en sentencia C-276 de 1996, establece la existencia
de dos vías viables para adquirir la titularidad derivada, una de ellas es la Cesión,
que a su vez tiene dos modalidades, una convencional y otra denominada Cessio
legis, o por disposición legal. La segunda vía es la presunción legal de cesión o
presunción de cesión establecida en la ley salvo pacto en contrario o también
llamada presunción de legitimación.
En cuanto al caso específico de la obra creada por encargo, en ese mismo
pronunciamiento, la Corte Constitucional reconoció que la transferencia de los
derechos patrimoniales de la obra encargada opera en virtud de una presunción
legal de cesión, y señala que esta modalidad de cesión “(…) antes que vulnerar el
principio de libertad contractual de las personas, lo reivindica, pues radica, salvo
acuerdo expreso en contrario, la capacidad de disposición sobre la obra en quien
la impulsa, la financia, realiza las correspondientes inversiones y asume los riesgos,
sin menoscabar con ello los derechos morales de cada uno de los colaboradores y
sin restringir su capacidad para libremente acordar los términos de sus respectivos
contratos. Es claro, que en cada caso particular primará la voluntad de las partes,
las cuales podrán libre y autónomamente acordar los términos de contratación;
sin embargo, en el evento de que no se estipule cosa distinta se aplicará la presunción
legal de cesión de los derechos patrimoniales consignada en el artículo 20 de la Ley 23
de 1982 […]” resaltado fuera de texto.
Así mismo, el Consejo de Estado señala “[…] la transferencia de derechos de
autor a través de contratos de prestación de servicios debe ser tratada como una
. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-276 del 20 de junio de 1996, exp.
D-1163.
. Ibíd.
   
47
María Carolina Uribe Corzo
forma especial de transmisión de los derechos patrimoniales, tanto así que el legislador
la elevó al grado de presunción legal; sería un contrasentido exigir una solemnidad
como el reconocimiento ante notario o la escritura pública para la validez del
negocio jurídico y de otra reconocer la existencia del derecho del empresario o
comitente aunque no hubiese pactado nada al respecto en el contrato de prestación
de servicios respectivo […]” destacado fuera de texto.
En ese orden de ideas, se debe entender que en la obra por encargo se presume
la transferencia total de los derechos patrimoniales sobre la obra, es decir, la
transferencia comprende todos los derechos patrimoniales y modalidades de
explotación, conocidas o por conocer, y sus efectos son ilimitados espacial y
temporalmente.
Esta interpretación puede ser objeto de debate, por cuanto la decisión
andina 351 de 1993 en su artículo 31 establece que la transferencia de derechos
patrimoniales debe ser expresa y es limitada por lo pactado en el contrato. Además,
el artículo 78 de la Ley 23 de 1982 consagra el principio de interpretación restrictiva
de los contratos, según el cual no se admite el reconocimiento de derechos más
amplios de los expresamente concedidos por el autor.
Al respecto, se debe señalar que, pese a que esas normas contienen principios
que se refieren a la transferencia de los derechos de autor y en consecuencia, la
transferencia de la totalidad de los derechos no tendría validez, en el caso específico
de la obra creada por encargo esas normas no resultan vulneradas, por cuanto es la
misma ley la que establece y determina el alcance de la transferencia. Al respecto
Juan Carlos Monroy señala “... La presunción de transferencia en virtud de la
existencia de un contrato de obra por encargo tiene un alcance global o general,
esto significa que respecto de este contrato no puede predicarse la obligación
o carga contractual de delimitar la transferencia de los derechos patrimoniales.
(…) Por excepción, si el autor quiere reservarse algún(os) o todos los derechos
patrimoniales, entonces dicha reserva o pacto en contrario sí tiene que ser expresa
o delimitada”.
Es importante señalar que toda presunción legal puede ser desvirtuada y admite
prueba en contra, lo que implica que no todo contrato de prestación de servicios
que tenga como objeto la elaboración de una obra supone la transferencia de
sus derechos. Las partes, con fundamento en el principio de la autonomía de la
voluntad, pueden acordar libremente las cláusulas del contrato y excluir su relación
de la aplicación del artículo 20 de la Ley 23 de 1982. En efecto, las partes pueden
acordar que el autor sea el titular de los derechos patrimoniales y se reserve su
ejercicio, es decir, siempre que el autor disponga contractualmente con quien encarga
. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. 23 de octubre de 2003, rad.
1538, C. P.: Susana Montes de Echeverri. Se levanta la reserva legal el 29 de octubre
de 2007.
. Juan Carlos Monroy. “Transferencia de Derechos de Autor en virtud del Contrato
de Obra por Encargo”, Revista de Propiedad Inmaterial n.º 8, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2004, p. 39.
48
   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
la obra que algunos o la totalidad de sus derechos seguirán como parte de su acervo
patrimonial, los efectos de la citada presunción no surgen a la vida jurídica.
Finalmente, debemos resaltar que pese a que la cesión de derechos opera en
virtud de una presunción legal, no se puede desconocer que el autor es quien
realiza efectivamente la creación intelectual, y como reconocimiento a su labor
la ley establece que él conservará algunas prerrogativas morales. Éstas son: “...
a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que
se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos
mencionados en el artículo 12 de esta ley; b) A oponerse a toda deformación,
mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o
causen perjuicios a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir
reparación por éstos...”.
Aunque las prerrogativas morales se mantienen en cabeza del autor, la ley
establece una limitación a los derechos del autor, por cuanto el creador intelectual
no podrá ejercer sus derechos de modificación, de retracto y de ineditud, los cuales
se caracterizan por ser perpetuos, inalienables, irrenunciables, inembargables e
imprescriptibles. Lo que implica, entre otros aspectos, que “la obra, desde que es
objeto del encargo, tiene vocación de divulgación o publicación, pues su autor
carece del derecho a conservarla inédita y no le es posible ejercer el derecho de
retracto”.
ii. requisitos esenciales para la existencia de una obra creada por
encargo
El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 señala los elementos esenciales para la existencia
de la obra creada por encargo y en consecuencia, para que pueda operar validamente
la presunción legal de cesión. Al momento de verificarse la existencia de todos
y cada uno de los requisitos que emanan del artículo 20, la ley presume que los
derechos de carácter patrimonial sobre la creación intelectual se radican en cabeza
de quien encargó la obra.
Son considerados como requisitos esenciales los siguientes:
– Un contrato de prestación de servicios celebrado entre el autor de la obra y quien
la encarga. Al respecto la Dirección Nacional de Derecho de Autor señala que “...
la presunción establecida en la norma en comento, opera siempre que la obra se
elabore en desarrollo de un contrato de prestación de servicios, quedando excluida
cualquier otra forma de relación contractual como sería el caso del contrato de
trabajo”10.
. Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Implementación del artículo
20 de la Ley 23 de 1982, rad. 1-2004-21716 del 22 de diciembre de 2004.
. Guillermo Zea Fernández. “El Contrato de Obra por Encargo: Fuente, Titulo y
Modo de Adquirir los Derechos Patrimoniales”, Revista La Propiedad Inmaterial n.º 2,
2001, p. 126.
10. Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Régimen de Transferencias.
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49
María Carolina Uribe Corzo
– Una persona natural o jurídica encargante.
– Uno o varios autores encargados.
– Un encargo. Este es el objeto del contrato de prestación de servicios y consiste
en la elaboración de una obra según plan señalado por una persona natural o
jurídica y por su cuenta y riesgo.
Lo anterior nos lleva a resaltar que la obra creada por encargo, tal como lo señala
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, es una obra que no ha
sido creada por el autor al momento del contrato de prestación de servicios, y sólo
es creada en virtud de una serie de instrucciones dadas por el contratante, quien
asume los riegos y gastos de la obra intelectual. Así las cosas, se puede concluir
que la obra por encargo se destaca por dos aspectos principalmente: 1. la obra no
existe al momento de la celebración del acuerdo; y 2. la obra será creada por el
autor siguiendo los parámetros e instrucciones otorgadas por el comitente. Estas
características son ajenas a la creación intelectual fruto de la iniciativa exclusiva
de su autor y así lo entiende el Consejo de Estado al señalar que la creación y
transferencia de la obra creada por encargo son especiales y difieren del régimen
general11.
Adicionalmente, resaltamos que si bien el artículo 129 de la Ley 23 de 1982
establece la nulidad de la estipulación en la que el autor compromete de modo
general o indeterminadamente su producción futura, la contratación de una obra
por encargo no se encuentra afectada de nulidad por cuanto las características
esenciales de ésta son señaladas en el contrato. La prohibición legal de comprometer
la obra futura no se debe aplicar de manera extensiva a todos los contratos de
cesión, se debe tener en cuenta que en el caso de la obra creada por encargo es la
misma ley la que estipula la forma y efectos de la cesión de derechos. No obstante
lo anterior es importante que el contratante determine de la manera más precisa
los elementos esenciales de la obra.
– Un plan señalado por la persona que encarga la obra. Para que la obra sea
considerada creada por encargo, su autor, en el proceso de creación, debe acatar
o sujetarse a una serie de instrucciones proporcionadas, ya sea previamente o en
el transcurso del contrato, por el contratante, quien con éstas busca definir las
características de la obra que pretende obtener con el encargo.
Resulta importante resaltar que la ausencia de ese plan, como de cualquier otro
requisito esencial, dejaría sin efecto la presunción establecida en el artículo 20 de la
ley y en consecuencia los derechos sobre la obra, tanto morales como patrimoniales,
se radicarán en cabeza de su autor. Al respecto el profesor Guillermo Zea señala
que "...para que un contrato de obra por encargo sea herramienta jurídica idónea para
garantizarle a una persona encargante la titularidad de los derechos patrimoniales de
Noviembre 21 de 2005.
11. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. 23 octubre de 2003, C. P.:
Susana Montes de Echeverri, rad. 1538. Se levanta la reserva legal el 29 de octubre
de 2007.
50
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el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
autor sobre una obra a crearse en el futuro, tendrá éste -el encargante- que indicarle
al encargado las ideas y el contenido conceptual que determinarán la creación de la
obra, pues de lo contrario estaríamos frente a un contrato ineficaz por ausencia de uno
de sus elementos esenciales”12.
Si bien es cierto que el plan que señala el contratante es indispensable para
efectos de determinar la titularidad de la obra creada por encargo, también lo es que
la elaboración del plan no es razón suficiente para que el comitente sea considerado
su autor; como se tuvo la oportunidad de mencionar, el comitente siempre será
considerado titular derivado de los derechos sobre la creación. Recordemos que
las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas no son objeto de protección
del derecho de autor, por el contrario, se protege de manera exclusiva la forma
como éstas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras, labor
que realiza esencialmente el autor.
– La ejecución del contrato por cuenta y riesgo del contratante. Además de ser
elaborada la obra según el plan señalado por el contratante, los costos corren por
su cuenta y riesgo, lo que supone que quien encarga la obra debe suministrar todos
los recursos necesarios para su producción.
– La fijación de los honorarios. La ley señala que el autor de la obra creada por
encargo solo percibirá los honorarios pactados en el respectivo contrato. Al ser
estos la única contraprestación que recibirá el autor por su obra es importante que
exista certeza sobre su monto y estipulación.
iii. naturaleza consensual o solemne de la tranferencia de
derechos en la obra por encargo
En cuanto a las formalidades exigidas por la ley para la transferencia o cesión de
los derechos de la obra creada por encargo, la doctrina ha sostenido dos posiciones
contrarias. Para un sector de la doctrina, una de las principales características de
la transferencia de los derechos sobre la obra al contratante es la solemnidad, es
decir, el contrato de prestación de servicios debe cumplir con las exigencias y
formalidades establecidas en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 y en consecuencia
la transferencia debe constar en escritura pública o documento privado reconocido
ante notario y registrarse ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Por el contrario, para otro sector de la doctrina la cesión de derechos a favor
del comitente de la obra encargada constituye una excepción a la regla general
establecida en el artículo 183 de la ley y su naturaleza es meramente consensual.
Esta posición tiene como fundamento legal el artículo 20 de la Ley 23 de 1982,
el cual determina que por el solo acto del contrato de prestación de servicios la
presunción de cesión se hace efectiva y en consecuencia, sin exigencias adicionales,
opera la transferencia de los derechos sobre la obra realizada por encargo.
12. Guillermo Zea Fernández. “Obra futura: cesión de derechos patrimoniales.
Vicisitudes”, La Propiedad Inmaterial n.º 7, Bogotá, Universidad Externado de Colombia,
2003, p. 5.
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51
María Carolina Uribe Corzo
Respecto al tema, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en un principio,
consideraba que la cesión de los derechos patrimoniales de la obra por encargo era
un acto solemne. La entidad interpretaba la norma afirmando que ese acto debía
atenerse a las formalidades prescritas en la ley. Esa posición se reitera en diferentes
conceptos dados por la entidad en donde se resaltan, entre otros aspectos, los
siguientes:
– “La norma es una condición ad sustantian actus: Como requisito de existencia
del negocio; trátese de un contrato de cesión, laboral, prestación de servicios,
etc., por tanto su omisión conlleva a la inexistencia del contrato. La presunción
no implica la transferencia legal automática y por lo tanto se debe cumplir con la
formalidad como cualquier otra transferencia”13.
– El artículo 183 prevalece y debe aplicarse, porque consagra una disposición
clara y suficiente. El presente contrato se realizará sin desconocer la obligación de
la Ley 23 de 1982 en su artículo 183 cuando consagra “Todo acto de enajenación
del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en
documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez
ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registros de derechos de autor,
con las formalidades que se establecen en la presente Ley”14.
Aproximadamente a partir del año 2004, la Dirección Nacional de Derecho
de Autor replantea su posición y entiende dos puntos fundamentales:
1. El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 es una norma especial, la cual rige sobre
la norma general establecida en el artículo 183 de la misma ley, lo que implica que
“Al ser el artículo en comento una norma especial, se aplica de manera preferente
respecto de cualquier otra norma de carácter general. Así las cosas el contrato de
prestación de servicios por medio del cual se encarga la elaboración de una obra,
no necesita cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 183 de la Ley
23 de 1982”15.
2. La ley autoral de manera expresa o a través de presunciones legales establece
situaciones especiales donde personas distintas del autor, disfrutarán de los
derechos patrimoniales sobre las creaciones. Uno de esos casos es el descrito por el
artículo 20 de la Ley 23 de 1982 [...] Esta figura, que se conoce como la obra por
encargo, estableció una presunción (iuris tantum) la cual implica la transferencia
del derecho patrimonial, siempre que se presenten los elementos descritos en la
norma enunciada16.
13. Zapata López, F. y Alvarado Baena, V. (Dirs. de Investigación). El Régimen
de Transferencia de los Derechos Patrimoniales de Autor. Línea de Investigación. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, febrero de 2002, p. 154 (sin publicar).
14. Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Contrato de obra por
encargo. Octubre de 2004. [www.derautor.gov.co].
15. Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Régimen de Transferencias,
rad. 1-2005-23251 del 21 de noviembre de 2005, p. 4.
16. Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Transferencia de Derechos
Patrimoniales, rad. 1-2005-14246 del 18 de julio de 2005, p. 4.
52
   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
Así las cosas, la Dirección Nacional de Derecho de Autor es clara al determinar
que la presunción de transferencia de los derechos patrimoniales de la creación
a favor de quien encargó la obra opera tan sólo al momento de verificarse el
cumplimiento de los elementos del contrato. De lo contrario, la transferencia deberá
regirse por las normas generales de transmisión de derechos de autor, es decir, "en
ausencia de alguno de estos elementos no opera la figura de la presunción y será necesario
recurrir a la forma convencional de transferencia de los derechos patrimoniales acorde
con el artículo 183 de la Ley 23 de 1982"17.
iv. estudio de derecho comparado
Cada legislación contempla y desarrolla la obra creada por encargo según los
preceptos básicos y fundamentales que se derivan del sistema que cada una acoge;
por lo que podemos encontrar, diferentes normas respecto al tema, tanto en el
Sistema del Copyright como en el Sistema del Derecho de Autor.
A continuación serán analizados los efectos y características de la obra creada
por encargo en los dos principales sistemas del derecho de autor y las diversas
consideraciones legales que contemplan las legislaciones de mayor trascendencia:
a. sistema del derecho de autor
A nivel internacional es posible encontrar los siguientes planteamientos respecto
a la obra creada por encargo:
1. El titular exclusivo de la obra creada por encargo es su autor.
A diferencia de las legislaciones de España, Argentina, Italia, Suiza, Panamá y
Honduras, entre otras que no consagran una regulación específica para esta figura,
la legislación Francesa establece de manera expresa la titularidad de la obra creada
por encargo en cabeza de su autor o creador intelectual. Dicha titularidad se refiere
a un derecho exclusivo de propiedad, el cual comprende tanto los derechos morales
como patrimoniales sobre la obra.
El inciso 3.º del artículo L111-1 del Código de Propiedad Intelectual Francés
determina que la existencia de un contrato de alquiler de obra o de servicio por parte
del autor intelectual no implica la vulneración o menoscabo de los derechos morales
o patrimoniales que le reconoce la ley por el hecho de su creación intelectual. Dicha
disposición implica que no opera ninguna presunción de cesión en favor del comitente
de la obra y no será considerado en ningún caso titular de la obra encargada.
En consecuencia, se afirma que para radicar los derechos sobre la obra creada en
virtud de un contrato de alquiler o de servicio en cabeza de la persona que encargó
la creación, es necesario cumplir con los requerimientos formales exigidos por la ley
17. Ibíd., p. 6.
   
53
María Carolina Uribe Corzo
para el perfeccionamiento de una cesión de derechos (art. 131-3). La transferencia
debe formalizarse por escrito y en el contrato de cesión se deben determinar de
manera específica los derechos objeto de cesión.
2. Salvo acuerdo entre las partes, los derechos sobre la obra creada por encargo se
transfieren en virtud de una presunción legal de cesión
De manera similar al régimen Colombiano, las legislaciones de Paraguay, Chile
y México consideran que el encargo realizado por una persona natural o jurídica
de la creación de una obra, salvo si existe acuerdo en contrario, hace presumir la
transferencia de los derechos al comitente. En consecuencia, la cesión de derechos
de la obra por encargo es un acto consensual; la solemnidad se excluye a razón de
la presunción. No obstante la similitud normativa, cada una de dichas legislaciones
establece aspectos particulares, a saber:
2.1. Paraguay
La ley Paraguaya de Derecho de Autor y Derechos Conexos –Ley 1328 de 1998– en
el artículo 14 del Titulo iii, reconoce la presunción legal de cesión de los derechos,
salvo que exista pacto en contrario. Así mismo, no exige ningún requisito formal
para que el comitente de la obra pueda ejercer sus prerrogativas patrimoniales
–art. 91–.
La normatividad paraguaya tiene una particularidad especial respecto al
ejercicio de los derechos morales sobre la obra por parte del autor intelectual.
No obstante el objeto de la transferencia son los derechos patrimoniales sobre la
obra, el creador intelectual encuentra en la ley una gran limitación a sus derechos
morales, por cuanto la norma autoriza expresamente al comitente el ejercicio de
estos, en la medida necesaria para la explotación de los derechos patrimoniales
sobre la creación.
Además, es importante señalar que esta legislación equipara a las obras creadas
por encargo y a las realizadas en virtud de una relación laboral, lo que supone una
misma regulación en los eventos en los que se comisiona la creación de la obra, ya
sea por contrato de prestación de servicios o por contrato laboral.
2.2. Chile
De manera excepcional la legislación Chilena establece la titularidad de una obra
en cabeza de una persona diferente a su autor. La ley señala que en el caso de los
programas de computador, las enciclopedias, diccionarios, compilaciones análogas,
diarios, revistas y publicaciones periódicas realizadas por encargo, su titularidad
radica en cabeza del tercero que las encarga y sin exigirse algún requisito formal
para su perfeccionamiento. Este efecto tiene lugar siempre que no exista un acuerdo
en contrario.
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   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
Como se puede observar, la legislación Chilena clasifica de manera minuciosa
los eventos en los cuales la titularidad de una obra recae en cabeza de una persona
diferente a su autor quien será titular secundario de la obra y tendrá el derecho de
utilizar y aprovechar la obra como lo requiera.
2.3. México
El artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece una presunción
de cesión a favor de la persona física o moral que comisiona la elaboración o
producción de una obra. El autor sólo mantiene su derecho moral de paternidad,
por cuanto el de integridad, que según nuestra legislación pertenece al creador
intelectual, hace parte del objeto de la transferencia de derechos.
b. sistema del copyright
De acuerdo con el Sistema del Copyright lo derechos morales y patrimoniales
sobre una obra pertenecen a su autor. No obstante lo anterior, en determinadas
ocasiones este sistema reconoce como autor a una persona (natural o jurídica)
diferente al verdadero creador intelectual y en consecuencia es quien ejercerá
efectiva y legalmente los derechos sobre la obra.
Esta es una de las principales características del sistema del copyright y representa
a su vez una gran diferencia con el sistema de tradición jurídica continental o latina.
Recordemos que éste último, además de sólo considerar como autor a personas
naturales, para efectos de adjudicar la titularidad de la obra a una persona diferente
a su autor exige la transferencia de los derechos patrimoniales.
La obra creada por encargo es objeto de una normativa diferente entre las
dos legislaciones más representativas de este sistema, las cuales serán analizadas a
continuación por su gran incidencia en el tema.
1. Reino Unido
A diferencia de la legislación anterior sobre la materia –Copyright Act of 1956–
según la cual la titularidad pertenecía al comitente de la obra, el Copyright, Designs
and Patent Act of 1988, no se refiere específicamente a la obra creada por encargo,
es decir, no contempla una norma especial respecto a la figura y tampoco se refiere
a los efectos de la comisión.
La ausencia de regulación expresa implica que para el ejercicio de los derechos
sobre la obra por parte comitente, entre las partes se debe celebrar un contrato de
cesión y aplicar el régimen general de transferencias consagrado en el numeral 3 de
la Sección 90, el cual exige para el perfeccionamiento y eficacia de la asignación,
la existencia de un documento firmado por o a nombre del autor de la obra quien
cede sus derechos al comitente.
   
55
María Carolina Uribe Corzo
2. Estados Unidos
La figura de la obra creada por encargo ha sido objeto de una particular evolución
en los Estados Unidos, hasta el punto de crearse una doctrina especial para estos
eventos, la cual se denomina Works made for hire.
Tal como se establece en el literal b de la sección 201 del Copyright Act
de 1976, el efecto principal de la doctrina del Works made for hire es otorgar la
titularidad originaria de todos los derechos comprendidos en el Copyright sobre
la obra a la persona que la encarga, salvo si existe un acuerdo escrito entre las
partes que estipule lo contrario. “La palabra ‘autor’ incluye en la actualidad a un
grupo importante de individuos que no son en realidad los creadores, sino los patrones
en el caso de obras por encargo quienes se consideran autores y, por lo tanto, titulares
originales del Copyright”18.
El fundamento principal de la doctrina del Works made for hire es la intervención
del empresario o empleador en el proceso de creación, él cubre los costos y asume
los riesgos que puedan generarse en dicho proceso y, además, ejerce un control
sobre la persona que realiza la obra, quien es remunerada por su labor.
3. ¿Que se entiende por Works made for hire?
El capítulo primero del Copyright Act de 1976 en su sección 101, referente a las
definiciones para efectos de la legislación del Copyright, señala el concepto de
Works made for hire, de la siguiente manera:
Sección 101. [...] Obra creada por encargo es: (1) Una obra creada por un empleado en el contexto de su empleo, o
(2) Una obra encargada expresamente para ser utilizada como contribución en una
obra colectiva, como parte de una película u otra obra audiovisual, como traducción,
como obra suplementaria, como compilación, como texto educacional, como prueba
o test, como material de respuesta para una prueba o test, o como atlas, si las partes
de manera expresa acuerdan en un documento escrito y firmado por ellas que la obra
será considerada Works made for hire.
La norma además de dar una definición de Works made for hire, implícitamente
establece ciertos requisitos o condiciones para considerar una creación intelectual
como una obra hecha por encargo, a saber:
a. La obra sea realizada por un contratista independiente. El Tribunal Supremo
de 1989 determinó que para saber si una creación intelectual es una obra hecha
18. Alejandro Loredo A. Derecho Comparado: Derecho de Autor y Copyright. Dos
caminos que se encuentran. N. 091- Febrero 2006. [www.alfa-redi.com].
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   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
por encargo se debe identificar la calidad de la persona que la realiza, es decir,
puede ser un empleado o puede ser un contratista independiente, caso en el cual
será aplicable la segunda parte de la norma. “That definition was the focus of a
1989 Supreme Court decision (Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490
U.S. 730 [1989]). The court held that to determine whether a work is made for hire,
one must first ascertain whether the work was prepared by (1) an employee or (2) an
independent contractor”19.
b. La obra corresponda a una de las nueve categorías señaladas en la norma. Esas
nueve categorías son:
– Contribución en una obra colectiva
– Parte de una película u otra obra audiovisual
– Traducción
– Obra suplementaria
– Compilación
– Texto educacional
– Prueba o test
– Material de respuesta para una prueba o test
– Atlas
– Exista un acuerdo entre las partes donde específicamente se determine que la
obra es una obra por encargo “Works made for hire”. La ley de Copyright exige que
dicho acuerdo debe realizarse por escrito y contener las firmas de las partes para
poder considerar una obra como work made for hire y en consecuencia, aplicar los
efectos correspondientes, es decir, darle la titularidad de los derechos sobre la obra
al comitente o empresario.
obra creada en el marco de una relación laboral
La obra creada en el marco de una relación laboral es una figura que, al igual que
la obra creada por encargo, ha tenido una evolución y desarrollo marcado en las
últimas décadas. Éste se debe, entre otros eventos, al desarrollo de la actividad
empresarial en los campos de la cultura y el entretenimiento.
Dicha utilización frecuente pero reciente de la obra creada en virtud de una
relación laboral ha generado, tal como lo señala Eduardo Gutiérrez, una nueva
categoría de trabajadores, los creadores intelectuales, y una figura: el trabajador-creador20,
quien, junto con su empleador, debe regir su relación tanto por los principios y
normas del derecho de autor como por la normatividad de carácter laboral. Entre
dichos principios se encuentra el principio de la autonomía de la voluntad, el cual
19. Circular 9. Work made for hire under the 1976 Copyright Act. [www.copyright.gov].
20. Gutiérrez, Eduardo y Solar Bragado. Transmisión de los derechos de explotación
de la obra del creador asalariado. [Consultado julio 15 de 2006], disponible en [http://
premium.vlex.com/Revista-General-legislacion-Jurisprudencia/transmision-derechosexplotacion-obra-creador-asalariado/2100-193556,01.html].
   
57
María Carolina Uribe Corzo
se considera uno de los más representativos e influyentes en el tratamiento de estas
obras, por cuanto para su regulación resulta de gran importancia la voluntad de las
partes y su facultad de discutir y adoptar las condiciones contractuales adecuadas
para los dos extremos de la relación laboral.
i. contrato de trabajo
Según el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo el contrato de trabajo es
un acto jurídico celebrado entre una persona natural, quien recibe el nombre
de trabajador y una persona jurídica o natural denominada empleador o patrono,
con el objeto de que el primero preste sus servicios personales bajo la continuada
subordinación y dependencia del segundo, quien, como contraprestación del
servicio prestado, tiene la obligación de remunerar su labor, remuneración que
recibe el nombre de salario.
La ley laboral determina que para la existencia efectiva del contrato de trabajo
deben concurrir en su ejecución tres elementos esenciales. Estos son propios del
régimen laboral y diferencian el contrato de trabajo de cualquier otra relación
contractual civil o comercial, como lo es el contrato de prestación de servicios,
elemento esencial para la existencia de la obra por encargo. Esos elementos son
los siguientes:
1. La actividad personal del trabajador.
2. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador.
3. Un salario como retribución al servicio.
ii. titularidad y transferencia de la obra creada en el marco de
una relación laboral
El Régimen Comunitario –Decisión Andina 351 de 1993– en su artículo 10.º da
la potestad a los países miembros de otorgar la titularidad originaria o derivada
de los derechos patrimoniales de las obras creadas bajo una relación laboral como
lo consideren conveniente, ya sea a una persona natural o a una persona jurídica,
en este caso particular al empleador o al trabajador asalariado. Esta disposición
implica que se debe acudir al régimen interno –Ley 23 de 1982– para determinar
el tratamiento que se aplica a las obras creadas bajo el marco de una relación laboral
en nuestro país.
Al acudir a la Ley 23 de 1982 se encuentra que, primero, el artículo 4 referente a
los titulares de los derechos reconocidos por la ley autoral colombiana no considera
al empleador como titular de los derechos sobre la obra creada en virtud de la
relación laboral; y segundo, a diferencia de la obra creada por encargo, no existe
una norma clara que determine los efectos de las obras creadas bajo el marco de
una relación laboral.
58
   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
En ese orden de ideas, se debe entender que la existencia de un contrato laboral
entre las partes no es suficiente para que las prerrogativas patrimoniales sobre la
obra se radiquen en cabeza del empleador o patrono y se transfieran de manera
efectiva los derechos de autor.
Lo anterior permite concluir que para otorgar la titularidad derivada de la
obra a favor del empleador se debe acudir a las normas generales de transmisión.
Estas influyen tanto en los derechos objeto de transmisión como en la forma
requerida para la transferencia, es decir, la obra hecha en el marco de una relación
laboral pertenece al trabajador (autor) tanto en la esfera moral como patrimonial
y en el evento de querer transmitirse los derechos al empleador, se deben seguir
los parámetros generales de transmisión mediante la modalidad de Cesión
Convencional.
La Cesión Convencional es la modalidad de cesión que se realiza por medio
del acuerdo de las partes con el objeto de transferir los derechos patrimoniales a
una persona diferente a su autor, quien se convierte en el titular derivado. Esta
modalidad supone dos aspectos fundamentales, en primera medida, los derechos
morales se reconocen en su totalidad al autor de la obra; en ningún momento se
puede desconocer que él es quien produce la obra de manera autónoma y da forma
al plan preconcebido por su empleador. La transferencia de los derechos de autor
se limita a los derechos patrimoniales sobre la obra, en otras palabras, debido al
carácter inalienable de los derechos morales, la cesión de los derechos sobre la obra
creada bajo el marco de una relación laboral a favor del empleador tiene como
objeto tan sólo los derechos patrimoniales sobre ésta.
En segunda medida, la cesión de los derechos, al ser un acto de enajenación,
debe cumplir con los requisitos de forma exigidos por el artículo 183 de la Ley
23 de 1982. Entonces, se requiere que la cesión conste en escritura pública o en
documento privado reconocido ante notario y, con el fin de oponibilidad frente a
terceros, el acto sea registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Así las cosas, para efecto de la cesión de los derechos patrimoniales sobre la
obra creada por asalariados a favor del empleador, se requiere de la existencia de
un acuerdo específico entre las partes, el cual puede ser estipulado en diferentes
momentos de la relación contractual y de diversas maneras, a saber:
a. Cuando el contrato de trabajo es celebrado por el tiempo que dure la obra o labor
determinada o a término fijo. Con el fin de radicar los derechos sobre la obra en
cabeza del empleador se requiere que, al celebrar el contrato de trabajo, se determine
claramente la obra a realizar y se acuerde la transferencia de los derechos por parte
del trabajador. El contrato se debe formalizar según el artículo 183 de la ley autoral.
Si bien es cierto que en este evento se está disponiendo de una producción futura,
el acto tiene menos probabilidades de resultar nulo por cuanto la obra puede ser
determinada con bastante claridad y basta que entre las obligaciones del trabajador
se estipule la cesión de los derechos de la respectiva obra.
   
59
María Carolina Uribe Corzo
b. Cuando la obra se crea durante la vigencia de un contrato de trabajo y no existe
pacto expreso respecto a la transferencia de los derechos sobre la obra. En estos casos,
las partes deben optar por alguna de las siguientes medidas:
– Pactar una cláusula adicional al contrato de trabajo: El trabajador va a realizar
una obra y para transferir sus derechos patrimoniales al empleador se realiza una
cláusula adicional al contrato de trabajo con el objeto de, primero, imponer la
obligación al trabajador de realizar la cesión de la obra y segundo, determinar
la obra objeto de cesión. Sheila Montoya Mora señala que en estos casos sería
conveniente para determinar el objeto de cesión, que las obras estén directamente
relacionadas con las funciones del cargo desempeñado y preferiblemente descritas en el
manual de funciones de cada empresa21. – Celebrar un contrato para la transmisión de derechos: El trabajador realiza la
labor creativa y posteriormente se celebra entre las partes un contrato concurrente
con el objeto de transferir los derechos sobre la obra creada. En este evento la obra
ya existe y en consecuencia no se presentará ningún inconveniente respecto a la
transferencia de la obra, por cuanto no nos referimos a una obra futura y basta
para la efectividad de la cesión que el contrato se formalice según el artículo 183
como lo exige la ley.
iii. estudio de derecho comparado
A nivel internacional la obra creada bajo el marco de una relación laboral es objeto
de diversas regulaciones y tratamientos. En primer lugar, porque ninguno de los
dos sistemas sigue un mismo planteamiento respecto a la autoría y titularidad de
las creaciones intelectuales y en segundo lugar, como lo señala Cristina Busch,
no existe una norma de carácter internacional que regule la materia de manera
uniforme, en sus palabras:
“... autor es el empleado y no el empresario. Es en la persona del empleado donde
nacen los derechos de autor en su vertiente económica y moral. Este principio no es el
común en el ámbito internacional. Especialmente en el “Copyright” (sistema anglosajón
y americano), así como en Holanda, Japón y Turquía, los derechos de autor nacen en
la persona del empresario, lo que se determinó mediante Ley. Tales diferencias en el
ámbito internacional son consecuencia del hecho de que los Convenios Internacionales
para la protección de las obras literarias y artísticas han omitido regular la posición
del creador empleado, por lo que cualquier país, aunque puede haber ratificado tales
Convenios, es libre de considerar directamente al empresario como autor de las obras
creadas por el empleado”22.
21. Montoya Mora, Sheila. “Derecho de Autor: ¿Del empleado que crea o de la empresa
que contrata?”, disponible en [http://www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content
&task=view&id=41&Itemid=40]. [Consultado febrero 20 de 2006] Ob. cit., p. 3.
22. Gutiérrez Vicén, Javier; Busch, Cristina y Sardá, Mariona. Quien paga no es
el Autor. Los creadores de imágenes y sus contratos, Madrid, Trama, 2003, pp. 58-59.
60
   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
Así mismo y aunque de manera general se sigue la tendencia de reconocer
y otorgar la titularidad de los derechos patrimoniales al empleador, cada país
incluye, de manera heterogénea, en su regulación características propias en cuanto
a la titularidad originaria o derivada de la obra en cabeza del empleador y sobre
las diferentes circunstancias y limitantes bajo las cuales el autor podrá ejercer los
derechos, tanto morales como patrimoniales, que le pertenecen por su creación.
a. sistema del derecho de autor
Gran parte de las legislaciones que siguen la doctrina jurídica latina del Derecho
de Autor otorgan en su regulación una notable importancia al principio de la
autonomía de la voluntad cuando se trata de las obras creadas por asalariados.
Pese al elemento de dependencia y subordinación que existe entre trabajador y
empleador en virtud del contrato de trabajo, las diferentes legislaciones permiten
que las partes lleguen a un acuerdo respecto a la titularidad y transferencia de la
obra y solo a falta de acuerdo se presume legalmente la cesión de los derechos
patrimoniales de autor a favor del empleador.
Bajo dicho supuesto, entre otras legislaciones, se encuentran las leyes de
Guatemala –Dcto. 33 de 1998–, Honduras –Dcto. 4-99-E–, Panamá –Ley 15
de 1994–, Venezuela –Disposición Legal G.O 4.638 de 1993–, Ecuador –Ley
de Propiedad Intelectual de 1998–, Perú –Dcto. Legislativo 822 de 1996–. Estas
leyes establecen una presunción legal de cesión de los derechos patrimoniales
sobre las obras creadas por autores asalariados, la cual al ser legal admite prueba
en contra.
También se encuentran bajo el sistema del derecho de autor, legislaciones que
no consagran esta figura y no se establece ninguna presunción de cesión a favor
del patrono. En ese sentido, reconocen en cabeza de la persona física que crea la
obra (trabajador) la calidad de autor y único titular de los derechos patrimoniales y
morales de la creación intelectual. Entre éstas se encuentra Argentina –Ley 11.723
de 1933–, Irlanda –Ley del 8 de abril de 1963–, Suecia –Ley 729 de 1960– y como
se tuvo la oportunidad de exponer, Colombia –Ley 23 de 1982–.
Por otra parte, existen legislaciones que consagran la figura de la obra realizada
en virtud de una relación laboral de una manera diversa y con características
propias, razón por la cual a continuación se realizará un análisis de sus principales
características.
1. España
La Legislación Española -Real Decreto Legislativo de 1996- al regular las obras
creadas por asalariados sigue los planteamientos generales del Sistema del Derecho
de Autor, según los cuales la autoría y titularidad originaria de la obra recae en cabeza
de la persona física que realiza la creación. La ley otorga al trabajador asalariado los
derechos sobre la obra y, tal como lo establece el artículo 51 del trlpi, para efectos
   
61
María Carolina Uribe Corzo
de la transferencia de los derechos patrimoniales sobre la obra a favor del empleador
se tiene en cuenta lo acordado por las partes en el contrato de trabajo.
Esta legislación establece, en primera medida, que la obra creada por
asalariados requiere de la existencia de una relación laboral, la cual debe tener
como características la subordinación y la dependencia por parte del trabajador. En
segunda medida, la obra debe ser creada por el trabajador en cumplimiento de sus
funciones, es decir, para considerar una obra creada por un asalariado se requiere
que éste la haya realizado en desarrollo de la labor para la cual fue contratado y
no por su mera liberalidad.
Además de estos requerimientos, la ley exige que el contrato de trabajo celebrado
entre las partes se realice por escrito, lo que implica que el contrato laboral, que
tenga por objeto transmitir la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la
obra, es un acto solemne.
Por otra parte, en el evento de no existir acuerdo expreso sobre la titularidad
de la obra en el contrato de trabajo, la ley, en virtud de una presunción de cesión,
otorga la titularidad sobre la obra al empleador. Dicha presunción de cesión tiene
las siguientes características:
a. La cesión tiene por objeto solo los derechos de explotación o de carácter patrimonial
sobre la obra. Sin embargo, el ejercicio de los derechos morales por parte del
trabajador puede ser objeto de restricciones, por cuanto el empleador puede ejercer
los derechos morales cuando resulte necesario para ejercer alguno de sus derechos
patrimoniales; como por ejemplo, realizar alguna modificación a la obra debido
al surgimiento de nuevas necesidades de la empresa.
b. El ejercicio de los derechos de explotación está limitado por la actividad que
desarrolla habitualmente el empresario. Esta disposición hace concluir que el ejercicio
de los derechos patrimoniales está limitado tanto por las condiciones establecidas
en el contrato de trabajo como por las actividades que desarrolla el empleador. El
uso y disposición de la obra no puede exceder el ámbito empresarial a menos que
se suscriba entre las partes un acuerdo específico.
c. Los derechos de explotación son cedidos en exclusiva al empleador. El empleador
tiene la facultad, entre otros aspectos, de explotar la obra con exclusión de cualquier
otra persona.
La presunción que se establece a favor del empleador tiene como fundamento
que el trabajador no podría desarrollar su labor sin la cooperación del empleador,
en quien recae el mayor interés por la creación y actúa como parte fundamental
en la labor creativa a pesar de no ser el creador intelectual de la obra.
Por último, es importante referirse al tema de la remuneración que recibe el
autor por su creación intelectual. Al respecto, tanto la jurisprudencia como la
doctrina consideran que el salario que recibe el trabajador como contraprestación
directa por su labor constituye también la remuneración por la cesión de los
derechos sobre la obra. Pese a ello, existe la posibilidad de que las partes acuerden,
con base en el principio de la autonomía contractual, un pago extra por la cesión de
los derechos o que, en virtud del artículo 47 de la ley, el trabajador pueda solicitar
62
   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
la revisión del contrato cuando la remuneración no resulte ser proporcional con
los beneficios obtenidos por la explotación de la obra por parte del empleador.
2. Francia
A diferencia del Real Decreto Legislativo Español, en el Código de Propiedad
Intelectual de Francia no se consagra de manera expresa y detallada el tratamiento
de las obras creadas en virtud de una relación laboral y en consecuencia, salvo en
el caso preciso de los programas de ordenador, se configura un vacío legal respecto
a la titularidad de las obras creadas por asalariados.
La jurisprudencia se ha encargado de cubrir ese vacío y ha sostenido que el
contrato de trabajo convenido entre trabajador y empleador incorpora la cesión
de los derechos patrimoniales sobre la obra. En cuanto a los derechos morales,
se señala, siguiendo la doctrina del Sistema del Derecho de Autor, que éstos se
radican siempre en cabeza de la persona física que crea la obra, es decir, en el autor
asalariado.
En este orden de ideas y al admitir que el contrato de trabajo conlleva una
presunción de cesión de los derechos patrimoniales sobre la obra, resulta importante
señalar que para que la presunción opere efectivamente se requiere que el trabajador
asalariado realice la obra en razón de sus funciones, es decir, en virtud de sus
obligaciones contractuales. Además, el empleador debe limitar el uso de la creación
al objeto social de la empresa. Dando cumplimiento a estos supuestos y sin ninguna
exigencia formal adicional los derechos sobre la obra se transfieren al empleador.
Si alguno de esos elementos no se configura en la relación, se tendrá que evaluar
la dimensión de la cesión y acudir a las reglas generales de transmisión.
Por otra parte, respecto a los programas de ordenador creados por asalariados la
ley en su artículo 113-9 determina, de manera similar al artículo 2.º de la Directiva
Europea 91/250/cee de 1991, que salvo disposición estatutaria o estipulaciones
en contrario los derechos patrimoniales sobre los programas de ordenador y su
documentación creados por uno o varios trabajadores asalariados en el ejercicio
de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario, se atribuyen al
empleador, quien será el único facultado para ejercerlos como considere necesario
para la efectiva explotación de la obra.
3. Portugal
El Código del Derecho de Autor y Derechos Conexos de Portugal al regular las
obras creadas en cumplimiento de un contrato laboral da primacía al principio
de la autonomía de la voluntad, por cuanto la titularidad del derecho de autor
de la obra realizada por asalariados se regirá por lo acordado entre las partes.
En el evento de ausencia de pacto expreso será el creador intelectual, es decir, el
trabajador asalariado el titular de la obra. Se entiende entonces que, en principio,
no se establece ninguna presunción de cesión a favor del empleador.
   
63
María Carolina Uribe Corzo
Esta regulación resulta inusual o poco común en comparación con las demás
legislaciones analizadas, puesto que sólo reconoce una titularidad en cabeza del
empleador de manera excepcional y en dos eventos específicos, cuando existe
pacto entre las partes y cuando el nombre del creador no se encuentra en el lugar
apropiado para tal efecto.
4. México
La ley Federal del Derecho de Autor Mexicana consagra en su artículo 84 el
tratamiento legal de las obras creadas como consecuencia de una relación laboral
de la siguiente manera:
– Cuando la relación se desarrolla en virtud de un contrato individual de trabajo
que conste por escrito, se presume legalmente que los derechos patrimoniales sobre
la obra se dividen por partes iguales entre empleador y trabajador. Esta presunción
puede ser desvirtuada si se demuestra la existencia de un acuerdo que establezca
la titularidad de los derechos de una manera diversa.
– Cuando la relación laboral no está regida por un contrato individual de
trabajo celebrado por escrito, la ley no establece ninguna presunción de cesión. Los
derechos de autor, tanto en su esfera moral como patrimonial, se radican en cabeza
de su creador intelectual y para que éstos puedan ser ejercidos por su empleador se
tendrá que pactar su transferencia siguiendo los planteamientos generales.
b. sistema del copyright
De manera general, las legislaciones que siguen el Sistema del Copyright consideran
al empleador como autor y titular originario de la obra creada en virtud de una
relación laboral, salvo si existe un pacto que señale lo contrario23.
El fundamento de la postura del Sistema del Copyright es la perspectiva utilitaria
y comercialista del derecho de autor. En este caso resulta preciso dar prioridad a
los intereses económicos de la persona natural o jurídica para la cual se trabaja y
se presta un servicio conforme a las condiciones contractuales acordadas por las
partes, a cambio de una retribución económica.
1. Reino Unido
La Ley Inglesa de Copyright –Copyright Designs and Patents Act 1988– de
manera excepcional atribuye la titularidad de la obra a una persona diferente a
quien desarrolla personalmente la labor creativa, es decir, a su verdadero creador.
La sección 11 de la ley establece que cuando una obra literaria, dramática, musical
23. De acuerdo con este sistema, la persona jurídica puede considerarse autor de una
obra y a diferencia de los países que siguen la doctrina del Sistema del Derecho de Autor
no solo el autor o persona física que crea la obra es el titular originario de ésta.
64
   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
o artística, o una película es realizada por un empleado en el curso de su empleo
o en el desarrollo de sus funciones laborales, el empleador será considerado, sin
ningún requerimiento formal o sustancial adicional, el primer propietario de los
derechos sobre la obra, a menos que exista un acuerdo entre las partes en contra.
Como se puede observar, esta disposición priva al trabajador de cualquier
derecho sobre su obra, la ley no le reconoce siquiera los derechos morales sobre la
producción. Si bien es cierto que el reconocimiento de los derechos morales bajo
el Sistema del Copyright es bastante discreto, la ley británica se caracteriza por la
protección de los derechos de paternidad e integridad, sin embargo en este caso no
los radica en cabeza del creador de la obra. El particular tratamiento de las obras
creadas por asalariados se configura como la principal diferencia con el sistema de
tradición jurídica latina y europea.
Para efectos de calificar una creación intelectual como una obra hecha por
asalariados, jurisprudencialmente se exige que la obra sea creada por el empleado
en virtud de las obligaciones y funciones específicas de su cargo o labor en la
empresa. Si la obra fue creada por el empleado por su mera liberalidad, así haya sido
creada durante el desarrollo del trabajo, los derechos hacen parte del patrimonio
inmaterial del trabajador.
Finalmente, es importante señalar que la ley, no obstante es clara al radicar la
titularidad exclusiva en cabeza del empleador sobre las obras creadas por asalariados,
también da la posibilidad a las partes de celebrar un acuerdo estipulando diferentes
condiciones respecto a su titularidad. El trabajador puede conservar alguna de las
prerrogativas reconocidas por la ley mediante la celebración de un acuerdo con
el empleador. Dicho acuerdo tendrá validez independientemente de la forma
que tenga, es decir, puede realizarse de manera oral o escrita e incluso puede
estar implícito en la costumbre o en las prácticas de un determinado sector de la
actividad.
2. Estados Unidos
Como se mencionó anteriormente, la doctrina del Work made for hire no sólo
abarca las obras hechas por encargo sino que también se extiende a las obras
realizadas en virtud de una relación laboral. Cuando una obra es creada por un
empleado en el contexto de su empleo, se considera al empleador el autor de la
obra y propietario de los derechos reconocidos por el Copyright, a menos que las
partes hayan acordado expresamente lo contrario.
Como se puede observar, la ley otorga la autoría y titularidad originaria
y exclusiva a una persona diferente a la que materialmente realiza la creación
intelectual y en consecuencia el empleador (persona jurídica o natural) podrá
ejercer los derechos reconocidos por la ley sobre la producción, sin necesidad de
realizar alguna transferencia por parte del trabajador. Los tribunales Federales al
desarrollar la figura del work made for hire y al incluir en ésta a las obras creadas por
asalariados explicaron que dicho tratamiento se debía a que de manera implícita en
   
65
María Carolina Uribe Corzo
la relación laboral el trabajador consiente en transferir los derechos sobre las obras
creadas en cumplimiento de sus funciones a favor del empleador.
El Tribunal Supremo en 1989 al decidir el caso “Community for Creative NonViolence (ccnv) v. Reid” y con el fin de dar claridad a la figura describió diferentes
factores determinantes para establecer cuando un autor es empleado y desarrolla
su labor en el contexto o ámbito laboral.
La Corte señaló que, a pesar de no ser absolutos, entre los factores que
caracterizan la relación empleador-empleado se encuentran:
– El control que posee el empleador sobre la obra. El empleador determina las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se realiza la obra y además
suministra las herramientas, equipos y medios necesarios para su labor creativa.
– El control por parte del empleador sobre el empleado. Con fundamento en la
subordinación y dependencia debida al empleador, éste tiene la facultad de controlar
la relación laboral y en consecuencia puede asignar diferentes tareas y labores a sus
trabajadores, contratar asistentes y entre otros aspectos, puede determinar la forma
de pago, la duración del contrato, etc.
– La conducta empresarial del empleador. Para que efectivamente los derechos
sobre las obras desarrolladas en virtud de una relación laboral o en el contexto del
empleo se radiquen en cabeza del empleador se requiere que la creación intelectual
haga parte del objeto del negocio del empleador.
Estos factores nos llevan a concluir que cuanto más cerca se esté de una relación
contractual laboral, con sus características propias como salario, dependencia y
subordinación, más probable es que la obra sea considerada como work made for
hire.
diferencias entre la obra creada por asalariados y la obra creada
por encargo en la legislación colombiana
Hace unos años se consideraba que la obra por encargo era tanto la obra creada
en virtud de una relación laboral como la creada en virtud de un contrato de
prestación de servicios civil o comercial. Las dos obras correspondían a una misma
categoría y en consecuencia no existía diferencia entre sus principales características
y tratamiento.
Hoy en día se entiende, sin lugar a dudas, que las dos obras corresponden a
figuras totalmente diversas y sus principales diferencias radican en los siguientes
aspectos:
i. contrato por medio del cual se crea la obra
La obra por encargo tiene como requisito esencial que la creación intelectual se
acuerde entre las partes mediante un contrato de prestación de servicios de carácter
civil o comercial. Por el contrario, la obra creada por asalariados se crea en virtud
66
   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
de un contrato de carácter laboral, el cual se caracteriza por la dependencia y
subordinación que existe por parte del trabajador.
ii. modalidad de cesión que opera para la transferencia de los
derechos
La autoría y titularidad originaria de la obra creada por encargo se atribuye a la
persona natural que realiza la creación intelectual, es decir, los derechos sobre la
obra, tanto en su carácter moral como patrimonial, nacen en cabeza del creador
intelectual. Sin embargo, al comitente (persona natural o jurídica) que encarga
la creación de la obra se le atribuye la titularidad derivada de la obra en virtud de
una Presunción Legal de Cesión.
En el caso de la obra creada por asalariados, la autoría y titularidad sobre los
derechos de la obra se reconoce al trabajador. Para que el empleador pueda ejercer
los derechos patrimoniales sobre la obra en virtud de una titularidad derivada, las
partes deben acudir a la modalidad de Cesión Convencional, la cual tan sólo tiene
por objeto los derechos patrimoniales sobre la obra.
iii. exigencia del cumplimiento de requisitos formales para la
transferencia
No obstante las diferentes posiciones respecto a la naturaleza consensual o solemne
de la obra creada por encargo, se considera que el contrato celebrado entre las partes
es consensual. La ley no establece requisitos formales para que opere efectivamente
la presunción de cesión y a menos que exista un pacto entre las partes que estipule
lo contrario, el comitente podrá ejercer los derechos sobre la obra sin ninguna
limitante formal.
De manera contraria, la cesión de los derechos patrimoniales de una obra
creada bajo el marco de una relación laboral es un acto de carácter solemne, es decir,
para que la transferencia por parte del trabajador sea válida y eficaz se requiere del
cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el artículo 183 de la Ley
23 de 1982. El acto de cesión, sea el contrato de trabajo, la cláusula adicional al
contrato o el contrato concurrente, debe elevarse a escritura pública o realizarse
mediante documento privado reconocido ante notario y, además, debe registrarse
en la oficina competente.
conclusiones
i. obra creada por encargo
1. Habida cuenta que el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 otorga los derechos
   
67
María Carolina Uribe Corzo
morales de paternidad e integridad al autor de la obra, se debe concluir que la norma
establece una limitación clara al autor respecto a los derechos morales, en lo que se
refiere específicamente a los derechos de ineditud, modificación y retracto. Estos,
pese a ser considerados de rango fundamental por ser innatos a la personalidad del
creador intelectual y ser irrenunciables e inalienables, no pueden ser ejercidos por
el autor de la obra, lo que nos lleva a concluir que en el caso de las obras creadas
por encargo no se da una protección efectiva de los derechos morales de autor.
Si bien es cierto que se limita al autor en el ejercicio de esos derechos morales
en contravía de sus principales características, también lo es que el reconocimiento
de esas prerrogativas en cabeza del autor afectaría el ejercicio de los derechos
del comitente y titular pleno de los derechos patrimoniales, puesto que no es
conveniente que el autor pueda modificar la obra, retractar su publicación o decidir
mantenerla inédita sin tener en cuenta los derechos e intereses del empresario.
En consecuencia, en pro de la protección efectiva y el ejercicio ilimitado de los
derechos patrimoniales sobre la creación por parte de su titular, resulta acertada la
limitación de los derechos morales del autor.
2. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden
acordar un efecto diferente respecto a la transferencia de los derechos patrimoniales
sobre la obra creada por encargo y en consecuencia regir su relación en virtud de
condiciones diversas a las establecidas legalmente para tal evento. En la práctica ¿qué
tan probable resulta ser la existencia de pactos que establezcan condiciones contrarias a
la presunción de cesión y en consecuencia puedan desvirtuarla? En muy pocas ocasiones
la persona que crea la obra por encargo tiene el poder suficiente para desvirtuar la
presunción de cesión acordando pactos en contra con el comitente y más hoy en
día cuando la oferta se superpone a la demanda. Lo anterior lleva a concluir que
aunque la ley permite modificar los efectos de la obra creada por encargo y, en
teoría, el autor puede limitar la cesión a determinados derechos patrimoniales, en
la práctica no resultan tan comunes estos acuerdos.
3. Existe la necesidad de adoptar medidas que ayuden a contrarrestar los
efectos nocivos que las presunciones de cesión producen a los autores de las obras
creadas por encargo. Es posible establecer legalmente un mecanismo de retribución
adicional para los creadores intelectuales cuando se logra con la explotación de la
obra un provecho o utilidad mayor a la proyectada por el comitente y así establecer
un mecanismo que, de manera similar a la acción de revisión por remuneración
no equitativa establecida en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo Español,
pueda mejorar las condiciones contractuales del autor sin vulnerar los derechos
del empresario.
4. Como se tuvo la oportunidad de analizar, respecto a las obras creadas por
encargo la tendencia internacional es la solemnidad del contrato mediante el cual se
otorga la titularidad derivada de sus derechos patrimoniales. De manera contraria
al derecho Colombiano, la cesión se realiza en virtud del régimen general de
transferencia que cada legislación maneja, que por lo general exige la formalización
por escrito del contrato.
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   
el derecho de autor en las obras creadas por encargo y en el marco de una relación laboral
ii. obras creadas en el marco de una relación laboral
1. En el derecho Colombiano, para que el empleador pueda explotar la obra y
aprovecharla en su actividad económica debe celebrar con el trabajador (autor y
titular originario) un contrato de cesión de derechos solemne. La existencia del
contrato de trabajo no es suficiente para que las prerrogativas patrimoniales sobre
la obra se radiquen en cabeza del empleador.
Así las cosas, actualmente se requiere que el acto de cesión cumpla con las
solemnidades del artículo 183 de la Ley 23 de 1982, ¿Qué tan conveniente y
práctico resulta ser para las partes que cada vez que se crea una obra se deba realizar
un contrato de cesión, formalizarlo mediante escritura pública o documento privado y
registrarlo posteriormente ante la entidad competente? Sin lugar a dudas la exigencia
formal resulta más conveniente y beneficiosa para el trabajador. Por el contrario,
para el empleador, convenir la cesión de una obra que se hizo en cumplimiento de
la labor para la cual el autor fue contratado y en uso de las herramientas otorgadas
por la empresa resulta engorroso y para nada conveniente, es más puede no llegar
a tener fundamento y parecer indebido. No obstante la inconveniencia de una
cesión en esos términos, ésta no se constituye en razón suficiente para que, de
manera contraria a la ley y sin fundamento legal alguno, se extiendan los efectos
consagrados en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 a supuestos fácticos que la
norma no cobija, como lo es la obra creada por asalariados.
2. Las conclusiones realizadas acerca de la obra creada por asalariados y su
importancia en la economía y mercado actual denotan la necesidad de regular
específicamente la figura y no tener que llenar el vacío legal acudiendo al artículo
20 de la ley autoral, que sólo se refiere a la obra creada en virtud de un contrato
de prestación de servicios, o a la norma general de transmisión, es decir, exigir al
acto de cesión con las solemnidades establecidas en la ley. La realidad económica
actual y el fenómeno de la globalización, de gran importancia para la propiedad
intelectual, supone la necesidad de impedir la existencia de obstáculos formales
injustificados y así encaminarnos hacia un derecho libre de solemnidades.
3. En ese orden de ideas, resulta conveniente atribuir los derechos patrimoniales
sobre la obra al empleador mediante una presunción legal de cesión salvo que las
partes acuerden un efecto diferente y sin ninguna exigencia formal. Los derechos
patrimoniales sobre la obra serán ejercidos por el empleador y el trabajador podría
ejercer los derechos morales sin perjuicio de la actividad económica de la empresa
para la cual trabaja. Si bien con este planteamiento, el trabajador no queda en
una posición favorable, no existe un fundamento legal para otorgar beneficios a
quien realmente no le corresponden en pro de una protección que puede generarse
mediante otros mecanismos, por ejemplo, estipulando un reconocimiento
económico adicional por su labor creativa o con bonificaciones adicionales al
trabajador.
4. Para contrarrestar los efectos nocivos que la presunción de cesión pueda
generar al trabajador, hoy en día existe la tendencia, entre los países que siguen
   
69
María Carolina Uribe Corzo
el Sistema del Derecho de Autor, de restringir el alcance de la transferencia de
los derechos patrimoniales a los tipos de utilización y explotación relacionados
con el giro normal de las actividades de la empresa, es decir, se limita la cesión a
los derechos necesarios para desarrollar el proyecto empresarial. El uso excesivo
de los derechos patrimoniales generaría al empleador la obligación de reconocer
económicamente al autor-trabajador.
5. La relevancia jurídica que han alcanzado recientemente las obras creadas
por encargo y las obras creadas por asalariados hacen necesario que las normas de
carácter internacional del Derecho de Autor (Convenio de Berna para la protección
de las obras literarias y artísticas, Convención Universal sobre Derecho de Autor,
entre otras) sean revisadas y complementadas con una regulación específica sobre
la materia.
6. Es innegable el papel fundamental que representa Estados Unidos en
las industrias culturales y de entretenimiento a nivel mundial, lo que influye
radicalmente en las políticas que pueden ser instauradas a nivel internacional. Sin
embargo, ratificar un convenio que establezca la autoría y titularidad originaria
en cabeza de una persona diferente a quien realizó la creación intelectual y no se
limitó simplemente a desarrollar una labor meramente material, no solo iría en
contra de principios fundamentales expuestos por la doctrina del derecho de autor,
sino que se perdería el fin último y objetivo de esta regulación, la protección de
los derechos morales y patrimoniales de los autores y titulares de las creaciones
intelectuales.
7. Una futura legislación de carácter internacional debe seguir un modelo
similar al que se propone por el Sistema del Derecho de Autor, sin dejar de lado
el reconocimiento de los intereses económicos de los empleadores o empresarios.
De tal manera no sólo se logra fortalecer las industrias que con mayor frecuencia
utilizan estas figuras para aumentar y desarrollar su actividad económica como en
el caso de los Estados Unidos, sino que también se lograría apoyar e incentivar la
labor de la persona que individualmente realiza la creación y que ayuda al desarrollo
cultural de toda una sociedad.
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   
los beneficios del tlc
martín uribe arbeláez
“Un error no se convierte en verdad por el
sólo hecho de que todo el mundo crea en él”
Mahatma Gandhi
Incontables e innumerables son los parabienes del tlc. Titánica labor es resumirlos
en unas cuantas páginas, pero no tanto como lo fue su negociación y suscripción.
“Contra viento y marea”, se libró una infatigable lucha en todos los frentes.
La opinión pública no podía ser desinformada por los “maoístas” que querían
mantenernos aislados. Sectores “prehistóricos” arremetían en nombre del interés
nacional y el bien común. La confusión fue tal que hasta respetables instituciones
se sumaron a la oposición, pero todo fue en vano. La fuerza arrolladora de la
globalización y el credo neoliberal se impusieron.
En la mesa de Propiedad Intelectual se designó un experto asesor internacional,
el Profesor Carlos Correa. Vetado por los Estados Unidos, con discreción se retiró
al “cuarto de al lado” y después hizo mutis por el foro. Vino luego la renuncia de
tres funcionarios del equipo negociador. “No hubo ningún avance significativo
en los asuntos de interés de Colombia. Contrario a esto, los representantes del
Gobierno de Estados Unidos mantuvieron una posición inflexible que ha roto el
equilibrio de las propuestas formuladas por los andinos, destinadas a dar solución
integral y facilitar el cierre de la negociación… ¿Es posible para el país adoptar un
tratado de libre comercio con disposiciones semejantes a las acordadas por los países
centroamericanos o Chile? Desde nuestro punto de vista, en la mesa de propiedad
intelectual esta alternativa es altamente inconveniente para Colombia”.
. Profesor Asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Colombia, y Profesor de la Especialización en Propiedad Industrial,
Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Las
opiniones reflejan únicamente la posición personal del autor. [maruribe2000@yahoo.
com.mx].
. “La Renuncia”, El Tiempo, 25 de septiembre de 2005, pp. 1-14.
   
71
Martin Uribe Arbeláez
Superados estos escollos y cuando ya se creía cerrada la negociación… ¡los textos
finales estaban trastocados! Cuartos traseros, vacas locas, cuotas obligatorias para
unos y opcionales para los de siempre, barreras fitosanitarias, en fin, parecía que todo
se iba al traste. “Tómenlo o déjenlo”, advirtió la funcionaria adjunta sub-delegada.
¡Y lo hicimos! No podíamos dejarnos llevar por “prejuicios antiyanquis”. Las mesas
de: Compras del sector público, inversión, propiedad intelectual, acceso a mercados,
medidas fito y zoosanitarias, bienes industriales, textiles y confecciones, asuntos
ambientales, obstáculos técnicos, procedimientos aduaneros, defensa comercial,
política de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio
electrónico, normas de origen, solución de controversias y asuntos laborales, habían
sido un dechado de organización. El tiempo invertido, los análisis exhaustivos, la
retórica discursiva, ¿cómo se iban a malograr por simple semántica?
El omnímodo tlc no es un mero acuerdo de intercambio comercial. Regula
aspectos vitales de la economía, como ningún otro tratado. Reparar en los detalles
del texto final, obligatorio para las partes signatarias, es otro lastre de la herencia
hispánica tinterilla. ¡Nada importa con tal de alcanzar la meta soñada: El “acceso” al
más grande mercado de consumidores solventes! Además… ¡no hay alternativa!
A última hora, las críticas fueron reforzadas con ponderados conceptos de
prestigiosos economistas. El premio nóbel, Joseph Stiglitz, “aseguró que la forma
como se negocia el comercio hoy no es simétrica y que ya no priman intereses de
equidad o democracia, sino los de grupos particulares como las farmacéuticas y las
petroleras, “o al menos esos son los intereses que representa la oficina comercial
de Estados Unidos”.
Jeffrey Sachs, asesor del programa contra la pobreza de las Naciones Unidas,
puso el dedo en la llaga y recordó la agobiante pobreza, de la que no conviene
hablar. “Colombia, al igual que el resto de América Latina, no ha sido ajena a la
globalización y es quizás una de las economías que con más juicio ha aplicado las
recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario, sin embargo, los resultados
en materia de crecimiento no son los más destacados… el problema del país ha
sido precisamente ese, el de hacerle mucho caso a los multilaterales, cuando lo
importante es solucionar la violencia y la inequidad. “América Latina es el gran
acertijo de la globalización, pues no son los más afectados por ella, ni los que le
han sacado más provecho, pero sí tienen el problema de no invertir en erradicar
la pobreza y las diferencias sociales. Crecieron como un continente conquistado y se
quedaron con esa costumbre”.
“¡Comunistas disfrazados!” Quieren enturbiar las relaciones con nuestro “buen
vecino” y aislarnos de la dorada globalización. Así “lluevan rayos y centellas”, ¡el
tlc es irreversible!
. “tlc: “Tómenlo o déjenlo” advierte E.U.”, El Tiempo, 15 de mayo de 2006, pp.
1-10.
. “tlc recibe “palo” de Joseph Stiglitz y de Jeffrey Sachs”, El Tiempo, 18 de abril de
2006, pp. 1-8.
. Ibíd. Se resalta.
72
   
los beneficios del tlc
i. colombia campeón en la protección de la propiedad intelectual
desbordando la normatividad internacional
Los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –adpic– de
la omc, elevaron la protección existente. De forzosa aceptación para el ingreso a
la Organización Mundial de Comercio, el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech,
que en 1994 alumbró este ente supranacional, contiene los famosos adpic. Al año
siguiente, 1995, comenzó su aplicación y comenzaron a irradiarse sus benefactores
efectos. La conmemoración de sus diez años, “estuvo marcada por el regocijo popular”.
Aún se recuerdan las manifestaciones de “agradecimiento” de Seattle, Cancún y
Hong Kong. Donde quiera que se reúna la Conferencia Ministerial de la omc, es
“recibida con vítores y aplausos por la sociedad civil”, a menos que su anfitrión
sea una férrea dictadura militar como sucedió en Doha, capital de Qatar, en cuyo
caso las “celebraciones” corren por cuenta del autócrata de turno.
El adpic aumentó la protección de la Propiedad Intelectual y eliminó
importantes restricciones de patentabilidad. La norma supranacional global autoriza
que se otorguen patentes de invención para “los productos farmacéuticos, los
medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos
para el uso humano, animal o vegetal”. Al suprimir la prohibición el adpic autorizó
la concesión de patentes para las medicinas y alimentos, tradicionalmente excluidos
de patentabilidad en casi todos los países.
“Esta es la razón fundamental en que se basan las legislaciones que prohíben
patentar los productos químicos: la de dejar abierta la posibilidad de que ese mismo
producto sea obtenido utilizando otro procedimiento diferente del hallado por el
inventor para obtener el producto logrado. Se estima, dentro de tal concepción,
que la patente de producto, tratándose de aquellos que se caracterizan por su
composición, constituye un monopolio exorbitante, que puede afectar al progreso
técnico y privar de estímulo a las investigaciones que tengan por finalidad encontrar
nuevos procedimientos para obtener sustancias conocidas ya. De aquí que estas
legislaciones que prohíben la patente de producto para las sustancias químicas, en
cambio, permitan patentar el procedimiento empleado por el inventor. De este
modo, podrá solicitarse nueva patente, para cualquier otro procedimiento, distinto
del hallado por el inventor anterior, que permita obtener igualmente esa sustancia.
Los productos medicamentosos, por lo general, se encuentran comprendidos entre
las sustancias químicas, afectándoles, por tanto, la prohibición de patentar el
producto, por las mismas razones. Pero además, aquí la exclusión de patentabilidad
de los productos se basa en la consideración de que no es conveniente al interés público
conceder a nadie el monopolio de la producción de remedios para la salud humana o
animal. Análogo es el caso de los productos alimenticios”.
. Literal c) del artículo 5.° de la Decisión 85 de 1974, incorporada a nuestra legislación
interna por el Decreto 1190 de 1978, conocida para abreviar como Decisión 85 de 1978.
Igual prohibición se encontraba en el artículo 538 ordinal 2.° del Código de Comercio.
. Baylos Corroza, H. Tratado de Derecho Industrial, Madrid, Civitas, 1978, p. 705.
   
73
Martin Uribe Arbeláez
Los antibióticos se desarrollaron bajo este marco normativo que tutelaba el
procedimiento de obtención del producto pero no el medicamento como tal.
Por lo mismo, la penicilina al no detentar el monopolio del principio activo, se
obtuvo mediante múltiples procedimientos. La licitud de poder emplear otros
procedimientos para llegar al mismo resultado, facilitó el acceso a los medicamentos,
abaratando sus precios como consecuencia de la competencia entre productos
farmacéuticos similares. Bajo el imperio del adpic la concesión de patentes
para los medicamentos ha disparado los precios. Ni siquiera se exceptuaron los
medicamentos esenciales definidos por la Organización Mundial de la Salud.
Otra de las peculiaridades del adpic fue la de asimilar explotación real y
efectiva de la patente, con importación del producto patentado “… las patentes se
podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por
el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos
sean importados o producidos en el país”. La absurda sinonimia se repite en el
artículo 60 de la Decisión 486 de 2000: “También se entenderá por explotación
la importación”. La transferencia de tecnología ya no es aprehensión de la técnica
utilizada para la elaboración del producto patentado, aprender cómo se hace y
estar en capacidad de fabricarlo, sino desempacarlo y venderlo. No exigiéndose una
verdadera transferencia de tecnología se supone que es suficiente la divulgación de
la invención hecha en la solicitud de la patente. El conocimiento virtual desplaza
la transferencia real. La patente se convierte así, en un exorbitante derecho de
importación exclusiva10.
“Si la globalización supone libre circulación de mercancías, capital y tecnología,
¿no es un contrasentido prohijar mercados cautivos sometidos a los caprichos de
un único importador exclusivo, que merced al registro de una patente que no
explota, monopoliza el mercado?”11.
Las disposiciones del adpic extienden el campo de patentabilidad y extralimitan
los derechos de propiedad intelectual, en detrimento de los países dependientes.
El mundo subdesarrollado tiene que descapitalizarse aún más, para adquirir la
tecnología incorporada que necesita, con el agravante de que su transferencia es
sólo teoría. Los Tratados Bilaterales de Libre Comercio con Estados Unidos, rebasan
la de por sí ya gravosa normatividad de la omc.
Se subraya.
. Excluidos de patentabilidad durante la vigencia de la Decisión 344 de 1993, artículo
7 numeral e).
. Artículo 27 párrafo 1, Sección 5, Parte II del adpic.
10. “La patente no conferirá el derecho exclusivo de importar el producto patentado
o el fabricado por el procedimiento patentado”, prescribía el artículo 28 de la Decisión
85/78, que en su artículo 31 ordenaba la explotación “en el territorio del país miembro
que otorgó la patente”. Era la contraprestación por el reconocimiento del derecho de
exclusividad. En igual sentido el Código de Comercio: “Se entiende por explotación la
utilización permanente y estable de los procedimientos patentados o la elaboración del
producto amparado por la patente, con el objeto de suministrar al mercado el resultado
final en dichas condiciones razonables, siempre que tales hechos ocurran en Colombia”
(art. 558 parág. 2.°).
11. Uribe Arbeláez, M. Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente de la Vida,
Bogotá, Doctrina y Ley, 2002, pp. 133-134.
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los beneficios del tlc
a. flexibilización de los requisitos de patentabilidad
La inclusión en el texto del tlc de “no evidente” y “útiles” como sinónimos de
“actividad inventiva” y “susceptible de aplicación industrial”, no es gratuita. En el
adpic dicha equivalencia se encuentra en nota aclaratoria al pié de página12, pero
la Decisión 486 de 2000 en su artículo 14, no transcribió esta aparente similitud.
Establecer que una invención llena el requisito de aplicación industrial, cuando tiene
una “utilidad específica, sustancial y creíble”, modifica la definición del artículo 19
de la Decisión 486 ampliándola para que cobije no sólo la industria en cualquier
actividad productiva o de servicios, como está en la precitada norma, sino también:
los métodos de negocios, de diagnóstico, terapéuticos, quirúrgicos, mejoras de
plantas, animales y hasta eventuales patentes de segundos usos. La vaguedad de lo
“no evidente” y “útil” da para todo.
A diferencia del derecho norteamericano que exige una novedad muy relativa, en
nuestro sistema de patentes se ha requerido una novedad absoluta, con referencia al
estado de la técnica existente a nivel internacional. “Una interpretación teleológica
de las disposiciones sobre novedad debe tener en cuenta que el privilegio de
concesión de la patente sólo se justifica cuando alguien aporta un conocimiento
que no poseía la comunidad y no simplemente cuando se copia lo ya conocido
en otro Estado”13.
“La regla general es exigir la novedad absoluta en todos los países y ese es el
criterio de la Decisión 486. Este hecho se debe a la presión que ejercen los países
del primer mundo sobre los del tercero. La materia de propiedad industrial está
totalmente politizada y los países pequeños no tienen otro remedio que ceder ante
los grandes. Otro aspecto, esta vez lamentable, de la globalización o el globalismo.
La soberanía de los países pobres no existe”14.
El adpic autoriza la exclusión de la patentabilidad de “los métodos de
diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales”15.
La Decisión 486 en su artículo 20 literal d), dispone que “no serán patentables”.
La Comunidad Andina de Naciones debe preservar ésta prohibición al igual que
la relacionada con la proscripción de las pretendidas “patentes” de segundos usos,
vetadas en el artículo 21 del Régimen Común de Propiedad Industrial. Recuérdese
que el ordenamiento comunitario andino es de aplicación preferente y preeminente,
frente al derecho interno. La vigencia de estas normas imposibilita interpretaciones
amañadas, que pueden surgir de los oscuros y enredados textos del tlc. La tajante
prohibición de las patentes de segundos usos, artículo 21 Decisión 486, frena
cualquier argumentación de “utilidad específica, sustancial y creíble”, que atentando
12. Artículo 27 párrafo 1, Sección 5, Parte ii.
13. Pachón, M. y Sánchez Ávila, Z. El Régimen Andino de la Propiedad Industrial,
Bogotá, Gustavo Ibáñez, 1995, p. 53.
14. Ravassa Moreno, G. J. Derecho Comercial Bienes Mercantiles. t. i, Bogotá, Gustavo
Ibáñez, 2001, p. 372.
15. Artículo 27 párrafo 3, literal a), Sección 5, Parte ii.
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Martin Uribe Arbeláez
contra la salud pública y la razón de ser del derecho de patentes, llevaría a que
por ejemplo, la centenaria aspirina, ácido acetilsalicílico: analgésico, antipirético,
anticoagulante, anti-inflamatorio, usurpara un absurdo derecho de exclusividad.
“Los programas de ordenadores o el soporte lógico” y los métodos de negocios,
tampoco se consideran invenciones por mandato del artículo 15 literales e) y d)
de la Decisión 486. La amenaza de “patentar” el software continúa latente, de ahí
la importancia de mantener la expresa prohibición.
“En síntesis, no parece justificado, como política pública, ampliar el alcance del
sistema de patentes a los métodos de negocios en Internet. En nuestro concepto,
la ampliación de cualquier derecho de propiedad intelectual a nuevas áreas, debe
ser sopesada y solamente se debe realizar, una vez existan suficientes elementos
que indiquen sus efectos positivos para la sociedad. La carga de la prueba, además,
debería estar en quien propone la extensión de un derecho exclusivo y no en quien
defiende la situación actual”16.
b. “patentes a plantas o animales”
La esencia del derecho de patentes es recompensar la innovación con un privilegio
de explotación exclusiva, para estimular el adelanto tecnológico en beneficio de la
sociedad. Desde siempre se ha distinguido entre invención y descubrimiento. Sus
diferencias saltan a la vista. Aquí entramos de lleno en las absurdas “patentes de la
vida” que el tlc, entregando nuestra biodiversidad, cede a los Estados Unidos.
El adpic autoriza excluir la patentabilidad de “las plantas y los animales excepto
los microorganismos…”17. La Decisión 486 hace uso de dicha facultad y en su
artículo 15 literal b), preceptúa que: “No se considerarán invenciones… b) El
todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”.
No obstante, en el acápite de “Disposiciones Complementarias”, la Decisión 486,
artículo 280, permite la concesión de patente a “un organismo genéticamente
modificado” o transgénico. En la Comunidad Andina no es patentable un gen
en sí a menos que se le haya manipulado su adn, cortando y pegando como en
una sastrería, otras moléculas de adn, que provienen de fuentes distintas, para
conformar una molécula híbrida de adn que no existe en la naturaleza. Asombrosos
prodigios de la ingeniería genética, con promesas y riesgos para la dignidad humana,
que motivaron la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos
Humanos, proclamada por la unesco el 11 de noviembre de 1997.
El mundo contempló estupefacto como en los Estados Unidos se otorgaban
patentes de genes, secuencias genéticas humanas, enfermedades monogénicas
16. Gamboa Benavides, J. “Patentabilidad de los métodos de negocios en Internet”,
en Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones, Bogotá, Universidad de los Andes
y Legis, 2002, p. 385.
17. Artículo 27 párrafo 3 literal b), Sección 5, Parte ii.
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los beneficios del tlc
recesivas y hasta virus. La Unión Europea para no quedarse atrás en esta carrera
desenfrenada por la acumulación de capital, también concede patentes de genes,
que son comunes a todos y propiedad colectiva de los habitantes del planeta tierra;
pero por lo menos exige su secuencia parcial o total y la indicación de una supuesta
utilidad o aplicación industrial18. Vale la pena observar que el esfuerzo investigativo
y la sofisticada técnica empleada para aislar y secuenciar un gen, podría amparase
sólo con patente de procedimiento. Monopolizar el producto, gen humano, común
a toda la especie, es aberrante.
“Las patentes de formas de vida son contrarias a la ética, y el Acuerdo sobre
los adpic debería prohibirlas, modificando la prescripción relativa a la concesión
de patentes sobre los microorganismos y los procedimientos no biológicos o
microbiológicos para la producción de plantas o animales. Tales patentes infringen
las normas morales y culturales de numerosas sociedades de países Miembros de
la omc. Hacen que carezca de sentido la excepción relativa a la protección del
orden público y la moralidad prevista en el párrafo 2 del artículo 27, que los
Miembros que consideran que las patentes de formas de vida vulneran su entramado
social y cultural y son inmorales, invocarían si no existiera la prescripción antes
mencionada.”19 Esta propuesta presentada por la Misión Permanente de Marruecos
en nombre del Grupo Africano al Consejo de los adpic, reunido el 4 y 5 de junio
de 2003, no tuvo peso… Compartir los conocimientos y poner la tecnología al
servicio de la vida, no es el propósito de la “globalización”.
La norma comunitaria andina, acogiéndose a la flexibilidad brindada por el
adpic en este controvertido asunto, no acepta las patentes de seres vivos y rechaza
su concesión para plantas y animales20. El tlc establece lo contrario y obliga a
Colombia a permitir la patentabilidad de plantas y hasta de animales, en su confuso
galimatías.
De conformidad con el adpic, la Comunidad Andina de Naciones tiene un
régimen sui generis para la protección de los derechos del obtentor de nuevas
variedades vegetales. La Decisión 345 de 1993, sigue el Convenio upov, Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 1991. Colombia
adhirió al Convenio upov versión 1978, pero no lo ha hecho con respecto al de
1991. En el tlc se le impone su adopción. ¿Por qué? La respuesta no es otra que la
mayor extensión de los derechos del obtentor. El Acta upov de 1991 representa para
el agricultor pagar regalías no sólo por el material de reproducción sino también
por los productos de su cosecha. Como si fuera poco, restringe los derechos del
fitomejorador y del agricultor.
La Decisión 345 de 1993 a pesar de inspirase en la upov de 1991, introduce
importantes modificaciones que desde el punto de vista del desarrollo agrícola
subregional constituyen notables salvaguardas. En su artículo 25 autoriza el empleo
18. Directiva Comunitaria “relativa a la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas”, 6 de julio de 1998, Directiva 98/44/CE. [http://europa.eu].
19. http: //docsonline.wto.org/DDFDocuments/v/IP/C/W420.doc
20. Artículos 15 literal b) y 20 literal c), Decisión 486 de 2000.
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Martin Uribe Arbeláez
de la variedad protegida para fines experimentales, sin el consentimiento del titular
de los derechos de obtentor. “Obsérvese, y esta es otra diferencia, que en el régimen
de patentes la explotación de la variedad está sujeta a la voluntad del titular de
la patente, en tanto que en materia de obtenciones vegetales está permitida la
reverse engineering –expresión usada para instrumentos mecánicos– para producir
otra variedad que resultará protegida siempre y cuando no sea esencialmente
derivada”21.
El privilegio del agricultor está consagrado en el artículo 26 de la Decisión 345
de 1993: “No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio
uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la
variedad protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material
de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus
partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales”. Teniendo en cuenta
las necesidades alimenticias de la población, en otras palabras, el derecho a la vida
y la precaria situación económica de la mayoría de los habitantes de la subregión
andina, la norma comunitaria quiso limitar los derechos del obtentor y respetar los
tradicionales derechos de paisanaje de intercambiar las semillas con sus vecinos. El
Convenio upov de 1991, no admite esta inveterada costumbre y tampoco le interesa
excepcionar a favor de la manutención vital. La norma comunitaria defiende la
soberanía alimentaria y hay que repetirlo, es de aplicación preferente y preemiente
en relación con el derecho interno22.
De adoptarse el régimen de patentes la protección sería todavía más férrea. Para
rematar, una nueva amenaza se cierne sobre la alimentación mundial. Las semillas
transgénicas contaminan las otras, por acción de los vientos e insectos, y de ñapa
toca pagar regalías por su utilización accidental o atenerse a las consecuencias
por violación de la patente23. La semilla “terminator”, transgénico que seduce
con la ilusoria promesa de mayor productividad y resistencia a las plagas, está
genéticamente programada para tornarse estéril tan pronto germina. La simiente
no puede ser reutilizada, como acostumbran hacerlo los agricultores. El monopolio
de la alimentación mundial, por un puñado de compañías biotecnológicas
transnacionales, avanza como una mancha de aceite que se expande sobre el
mundo. Mientras tanto, los Tratados Bilaterales de “Libre” Comercio minan la
autosuficiencia alimentaria de las naciones empobrecidas.
21. Rengifo García, E. Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 306-307.
22. Cfr. Robledo del Castillo, P. F. (Dir.). Los Derechos del Obtentor de Variedades
Vegetales en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006. Valioso acopio
investigativo en el que se sostiene lo contrario. Comparto la posición expresada sobre el
“privilegio del agricultor” por el ilustre profesor Ernesto Rengifo García, Director de
Estudios del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado
de Colombia, en la presentación de la obra.
23. Véase el excelente documental “El bien común: El asalto final”, dirigido por Carole
Poliquin. [www.lesproductionsisca.ca].
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los beneficios del tlc
c. más tiempo de vigencia para las patentes
So pretexto de “compensar por retrasos irrazonables en la expedición de la patente”
se extiende la exclusividad. En contravía con el adpic que reconoce “un período
de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud”24, el tlc lo
aumenta. La fecha cierta de la solicitud, que determinaba el tiempo de vigencia de
la patente, puede ser otra posterior debido a “retrasos” administrativos. El período
de protección se alarga en más de veinte años, como “compensación” por “retrasos”
en la concesión del título de la patente.
El derecho fundamental a la igualdad resulta vulnerado al favorecer a los
peticionarios de patentes, con una “compensación” que no opera para todos los trámites
administrativos. Los ciudadanos debemos armarnos de resignación y paciencia,
hasta que las autoridades decidan pronunciarse. Los términos judiciales no se
cumplen, sólo corren para las partes. La morosidad en la solución de las demandas
y atención de la gente del común, es validada con la habitual congestión de los
despachos sin ningún tipo de retribución. Revestir el interés particular del solicitante
de una patente, la mayor parte provenientes de compañías multinacionales, de
una prerrogativa que no tienen todos los ciudadanos, es elevarlo a la categoría de
interés público.
Pareciera que la solicitud no tuviera ningún amparo legal y que la medida
restableciere una supuesta pérdida de vigencia de la patente, pero no es cierto.
La usurpación de la invención en el lapso comprendido entre la publicación del
extracto de la solicitud y la concesión de la patente, da lugar a acción indemnizatoria
conforme al artículo 239 de la Decisión 486. Además, el trámite es reservado y
secreto hasta la respectiva publicación, que debe hacerse dentro de los 18 meses
siguientes a la presentación de la solicitud25. Fijar otros términos en el tlc, en vez
de cumplir los que tenemos26, es patrocinar la inseguridad jurídica y ceder ante el
interés norteamericano de alargar el tiempo de exclusividad.
Los medicamentos y productos farmacéuticos también deben ser favorecidos
con una “compensación” que “restaure el plazo de la patente”, en el evento de
retrasos administrativos en el permiso de comercialización. Esta “restauración” no
es otra cosa que volver a correr el tiempo de vigencia de la patente, extendiéndola
en su duración.
Nótese bien, que en el adpic los 20 años de protección comienzan desde la fecha
de presentación de la solicitud. Esta prescripción no es casual. Finalizado el tiempo
de exclusividad, al día siguiente no aparecen los productos de la competencia,
que tardan de 2 a 5 años en salir al mercado. La patente vencida, conserva un
monopolio de hecho y para limitarlo, el adpic escogió la fecha de solicitud y
no de concesión. Pensar en patentes de 30 o de 50 años, es descabellado. ¿Qué
24. Artículo 33, Sección 5, Parte ii. Artículo 50 Decisión 486.
25. Artículos 40 y 41 Decisión 486.
26. Título ii, Capítulo iv, artículos 38 y ss. Decisión 486.
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Martin Uribe Arbeláez
tal que la bombilla de Edison todavía estuviera patentada? ¡Las 4/5 partes de la
humanidad alumbrándose con velas! La finalidad del derecho de patentes no es
preservar tecnología obsoleta.
Para la salud pública de Bogotá, “dos años de prolongación representan un
costo extra de más de US$41 millones para el 2030, equivalente al gasto en
medicamentos de casi 400 mil personas; y 3 años, que es el efecto aproximado del
vínculo registro-patente, un sobre costo de más de US $62 millones, equivalentes
al acceso a medicamentos de aproximadamente 600 mil personas”27.
La Organización Panamericana de la Salud, dio la voz de alerta y advirtió:
“Si se alargaran las patentes un año efectivo, perderían el acceso a medicamentos 2,5
millones de colombianos”28.
El ilusionismo del tlc desatiende los peligros y no escucha las críticas. ¡Qué
todo sea por el bien y por la gloria del “libre” comercio! “¡No hay alternativa!”.
d. los datos de prueba restringen los genéricos
Este es un engendro jurídico creado con nombre propio: Las transnacionales
farmacéuticas. Otra vez el atpa, atpdea, estaba próximo a expirar. La exigencia
para su renovación fue la protección de la información no divulgada, que dizque
estábamos violando. El único diario de circulación nacional tituló: “Atpa, beneficio
costoso”. El gobierno había expedido el Decreto 2085 de 2002, que otorga un
derecho de exclusividad de “cinco (5) años contados a partir de la aprobación de la
comercialización en Colombia”29, para las “nuevas entidades químicas”. Empero,
¿Si son tan “nuevas”, por qué no van por la patente de veinte (20) años? El balance
negativo para la salud pública no fue óbice para la expedición del privilegio que
trató de paliarse con una aplicación gradual. Colombia claudicó y los demás países
andinos obtuvieron la prórroga, sin necesidad de prohijar similar medida.
El adpic no reconoce ningún derecho de exclusividad a los datos de prueba. La
propuesta de Estados Unidos en tal sentido fue derrotada30. Los países miembros
de la omc consideraron que la disciplina de la competencia desleal, es más que
suficiente para prevenir “contra todo uso comercial desleal”31. La norma comunitaria
andina, artículo 266 Decisión 486, es igual a la del adpic y tampoco confiere
prerrogativa de exclusiva. La única diferencia es el inciso segundo introducido por
insistencia de la delegación colombiana, que defendía la exclusividad de los datos
de prueba, como mecanismo para incentivar la inversión extranjera.
27. Garzón, L. E. “Riesgos de Bogotá en el tlc. Impactos del tlc en el sector salud
del Distrito Capital” (Investigación de la Universidad Nacional), El Tiempo, Lecturas Fin
de Semana, 4 de febrero de 2006, p. 9.
28. Holguín Zamorano, G. (Director de Misión Salud, instituida por la Conferencia
Episcopal Colombiana para promover el derecho a la salud), Alerta por la salud pública,
en El Tiempo, 7 de marzo de 2005, pp. 1-13.
29. Artículo 3.° Decreto 2085/02.
30. Secretaría General de la Comunidad Andina, Resolución 817 del 14 de abril de
2004, párrafo 110. [www.comunidadandina.org/normativa/res/r817sg.htm].
31. Artículo 39 párrafo 3, Sección 7, Parte ii, adpic.
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los beneficios del tlc
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencia del 8 de
diciembre de 2005, proceso 114-AI-2004, declaró que “la República de Colombia
se encuentra en estado de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario
al haber emitido el Decreto 2085 de 19 de septiembre de 2002, en su artículo
3…”, y establecer plazos de exclusiva en violación de los artículos 4.º del Tratado
de Creación del Tribunal de Justicia, 266 y 260, 265 de la Decisión 486.
Reiterando los principios de primacía, preeminencia, obligatoriedad y aplicación
preferente del derecho comunitario, el Tribunal Andino recuerda que: “La norma
interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga
o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará
de aplicarse automáticamente bien sea anterior (destacamos) o posterior a la norma
integracionista”.
“La circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad Andina
pertenezcan a su vez a la Organización Mundial de Comercio no los exime de
obedecer las normas comunitarias andinas so pretexto de que se está cumpliendo
con las de dicha organización o que se pretende cumplir con los compromisos
adquiridos con ella. Ello sería ni más ni menos que negar la supremacía del
ordenamiento comunitario andino que como se ha dicho es preponderante no sólo
respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros
ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”32.
Frente al tlc, conviene tener muy presente la reiterada jurisprudencia del
Tribunal Andino. La normatividad comunitaria prevalece sobre la del Tratado
Bilateral. Las diferencias y contradicciones deben resolverse de acuerdo con el
principio de preeminencia del derecho comunitario, como lo hizo el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina en la acción de incumplimiento por la expedición
del Decreto 2085 de 2002.
“… en tratándose de consumidores de productos farmacéuticos, en países en
desarrollo como los de la Comunidad Andina, la concesión de derechos exclusivos,
por períodos de tiempo determinados, puede entrar en conflicto con derechos
humanos fundamentales como la salud y la vida, toda vez que el consumo de los
medicamentos está relacionado con su precio, y el precio de monopolio puede hacer
imposible el acceso al medicamento, pudiendo llevar a la enfermedad y a la muerte
a sus potenciales consumidores. En el caso de los datos de prueba, su protección
por un período de tiempo determinado surte el efecto de extender indebidamente
el monopolio de la patente, prolongando de esta manera, visto el diferimiento de
la libre competencia en el mercado, la dificultad de acceso al medicamento”.
En vez de acatar el fallo, Colombia mueve los hilos diplomáticos para modificar
el Régimen Común de Propiedad Industrial. Consigue el apoyo de Perú, que con
la suscripción del tlc tendría el mismo problema, y de Ecuador, que pasa de la
oposición a la protección de los datos de prueba en la negociación de su tlc, a
la permisión discrecional en la can. “Evo Morales, se quejó de que “algunos
32. Se subraya.
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Martin Uribe Arbeláez
gobiernos, no países, sino gobiernos como Colombia y Perú, están destrozando a
la Comunidad Andina de Naciones”… Hugo Chávez, había acusado a Colombia
y Perú de propinar “sendas puñaladas” a la integración andina.”33
La Decisión 632 del 6 de abril de 2006, precisa el alcance del inciso segundo
del artículo 266 de la Decisión 486, “interpretación auténtica”, y decide dejar en
libertad al “País Miembro que así lo considere” para establecer plazos de exclusividad
en favor de los datos de prueba.
En el Congreso norteamericano, representantes demócratas, habían acusado
“a la administración Bush de incumplir sus compromisos con la Declaración de
Doha en cuanto a drogas genéricas al negociar Tratados de Libre Comercio (tlc)
con otros países. El informe, hecho a solicitud del representante Henry Waxman,
subraya seis puntos en los que Estados Unidos ignora Doha haciendo énfasis en
el tlc con cinco países de Centroamérica y República Dominicana (Cafta) y en
el que actualmente se negocia con Colombia, Ecuador y Perú… hay provisiones
que bloquean la aprobación de drogas genéricas (más baratas) hasta que las drogas
de marca hayan recibido como mínimo 5 años de mercado exclusivo en naciones
en vías de desarrollo”34.
El tlc confirma los cinco (5) años de exclusividad previstos en el Decreto
2085 de 2002, para los medicamentos. La información suministrada para obtener
el registro y permiso de comercialización de los agroquímicos, también cobijada
por un derecho de exclusividad de 5 años según el Decreto 502 de 2003, copia
adaptada del Decreto 2085/02, se aumentó en el tlc a diez (10) años. Al impedir la
competencia de fertilizantes e insecticidas genéricos, subirán los precios en perjuicio
del agricultor y de la sociedad en general.
La evaluación farmacológica que realiza la autoridad sanitaria requiere la
siguiente información: Identificación con nombre genérico y químico del ingrediente
activo, fórmula estructural, propiedades, composición o fórmula cuantitativa del
medicamento, eficacia, seguridad, dosificación, vía de administración, indicaciones,
contraindicaciones, interacciones y advertencias. En suma: cuál es la sustancia, para
qué sirve y la relación beneficio-riesgo.
El registro sanitario, no es un trámite burocrático o “patraña” de sindicatos
colombianos, como algún afiebrado neoliberal pudiera pensar. Cualquier país
civilizado exige esta reseña como condición indispensable para autorizar la venta
al público de un medicamento. La United States Food and Drug Adsministration,
fda, la Agencia Europea de Medicamentos, la Administración Nacional de
Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica, anmat, de Argentina, etc.,
cumplen la misma función del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos, invima, en custodia de la salud pública.
33. “Andinos se cantan las verdades”, El Tiempo, 6 de abril de 2006, pp. 1-10.
34. “En los tlc, E.U. incumple sus compromisos sobre medicinas”, El Tiempo, 10 de
junio de 2005, pp. 1-12.
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los beneficios del tlc
“Existen dos tipos de medicamentos: los medicamentos nuevos y los medicamentos que se encuentran en las normas farmacológicas, o sea los medicamentos
genéricos. La diferencia en cuanto a registro se refiere, esta en que el medicamento
nuevo debe probar ante la autoridad sanitaria, en nuestro caso el invima, no sólo la
calidad del producto, sino que debe demostrar la eficacia y seguridad del principio
activo, que son las llamadas pruebas farmacológicas. En cambio, el medicamento
genérico está exonerado de presentar pruebas farmacológicas porque la eficacia y
seguridad del principio activo ya es conocida por la autoridad sanitaria, eso es lo
que se denomina registro simplificado o sumario, y es lo que las multinacionales
con el apoyo del gobierno norteamericano están pidiendo abolir en Colombia”35.
El tlc las complace, refrendando la prematura prebenda del Decreto 2085/02 y
extendiendo el monopolio de agroquímicos de cinco a diez (10) años.
Obtener un principio activo implica un proceso investigativo: Preclínico, in
vitro y en animales, clínico, en seres humanos, voluntarios y de ciertas características,
para determinar la eficacia terapéutica. Los estudios de biodisponibilidad indican
la cantidad y velocidad con que la sustancia activa se absorbe y llega al lugar de
acción. La nueva entidad química es patentable por mandato del adpic, así sea
un medicamento esencial.
El genérico se identifica con el nombre del ingrediente activo y es equivalente
farmacéutico del medicamento innovador cuya patente ya expiró. Sólo necesita
demostrar su bioequivalencia con la sustancia original, sin necesidad de más
estudios, porque emplea un principio activo ya conocido. “El genérico no es un tipo
de medicamento, sino el nombre correcto de todos los medicamentos.”36 Expirada
la patente el fármaco continúa conociéndose por la marca, que en el pasado lo
distinguió como novedoso. Los medicamentos de marca, así no estén patentados,
son mucho más costosos que los genéricos. Prescribir por la Denominación Común
Internacional o nombre genérico, como por ley se ordenó en Argentina, reduce el
precio de la receta, a menos que no exista medicamento similar.
No tiene sentido crear ad hoc un privilegio de exclusividad para unos estudios,
“información privilegiada”, que ya fueron recompensados por la patente de
invención del nuevo medicamento encontrado. La falacia del tlc, igual a la del
Decreto 2085/02, queda al descubierto cuando dice que un producto farmacéutico
es “nuevo” si contiene una “entidad química”, sustancia activa, que no tiene
registro sanitario en el país. La ausencia de previa autorización para comercializar
el medicamento en Colombia, lo reviste de novedad, así sea conocido en todo el
mundo. El estado del arte o de la técnica, concepto tradicional en el derecho de
patentes, queda circunscrito al ámbito nacional. La globalización no existe para
los medicamentos. Fármacos viejos en el mundo son “novedosos” en el país del
“Sagrado Corazón”. Por eso es que no los patentan. La “nueva entidad química”
35. Holguín Zamorano, G. [www.saludcolombia.com/actual/salud65/report65.htm]
Resaltamos.
36. Ministerio de Salud de Argentina. [www.msal.gov.ar].
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Martin Uribe Arbeláez
no resistiría un examen de patentabilidad. Van por la exclusividad de cinco (5)
años porque están en el estado de la técnica y no pueden aspirar a los veinte (20)
años de la patente.
La única “ganancia” con el tlc es que se puede exigir que la autorización de
comercialización en los Estados Unidos, no tenga un tiempo superior a los cinco
(5) años. Caso contrario, el privilegio de exclusividad de la “información del nuevo
medicamento” no procederá. La novedad local, nacional, se limita cinco (5) años
hacia atrás teniendo en cuenta la fecha del registro sanitario en Estados Unidos.
Por supuesto, la compañía farmacéutica norteamericana no dejará pasar más de 5
años del registro sanitario ante la fda, para solicitarlo ante el invima. La cortapisa
temporal parece menos absurda que la protección indefinida de fármacos viejos
en el mundo pero “nuevos” en el país, blindándola de posibles acciones judiciales.
De igual manera, los laboratorios nacionales no podrán utilizar la autorización
expedida por la fda, como base para la aprobación de un genérico durante los
cinco años siguientes a dicho permiso.
No bastando con lo anterior, si la patente del medicamento expira en Estados
Unidos y aquí disfruta de la exclusividad sanitaria, a lo mejor por no tramitarla
en su oportunidad o haberse negado en Colombia, el tiempo de privilegio no
puede alterarse y los cinco (5) años seguirán corriendo aun cuando la patente no
este vigente.
Para rematar, el invima debe informar al titular de la patente del permiso
de comercialización que un tercero solicite. La “excepción Bolar”, aceptada en
los Estados Unidos y reconocida por la omc, consistente en la autorización de
adelantar el trámite del permiso de comercialización, para no retardar la entrada del
medicamento genérico al mercado cuando expire la patente, queda en entredicho,
supeditada al accionar del titular del derecho de exclusiva.
La remisión a la Declaración de Doha en la “carta de entendimiento” anexa al
texto legal del tlc, no es suficiente garantía para la salvaguarda de la salud pública,
lesionada con unas disposiciones que exceden los estándares internacionales.
Los derechos fundamentales al acceso a los medicamentos, salud y vida de los
colombianos, deben prevalecer por encima del interés particular. La propiedad
privada tiene una función social y la intelectual no es una excepción. La Corte
Constitucional no puede ser inferior a su misión de proteger los derechos
fundamentales y preservar El Estado Social de Derecho.
e. y la biopiratería… sigue tan campante
El amable lector que haya seguido hasta aquí estas líneas, se sorprendería si esta
página estuviese en blanco, sin embargo, corresponde a lo que el tlc trae sobre
conocimiento tradicional: ¡Nada! No hay un solo párrafo o inciso que prohíba
el saqueo de nuestros valiosos recursos genéticos y de la propiedad intelectual
indígena.
84
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los beneficios del tlc
“Postular la propiedad intelectual indígena requiere comprender sus singulares
características. Ante todo, el titular del derecho no es una persona natural o jurídica
como en el sistema de propiedad privada, sino la comunidad indígena, afroamericana o campesina local. Se trata entonces, de derechos intelectuales colectivos
o comunitarios. La propiedad intelectual indígena connota derechos colectivos
sobre creaciones y bienes comunes, que la comunidad posee y ha cuidado desde
tiempos inmemoriales, mejorándolos en forma constante. No son invenciones
conjuntas en el sentido de realizadas por varias personas, como lo prevén las
diferentes normatividades, o mediadas por una relación laboral… La creación no
es producto de una repentina genialidad o del esforzado trabajo continuo de un
equipo investigador. En la propiedad intelectual indígena es la sumatoria de un
conocimiento ancestral, transmitido, conservado y desarrollado, de generación
en generación”37.
El pillaje de la maca, “viagra” natural de los Andes del Perú y Bolivia; la
ayahuasca, ayahuasa o yagé, planta sagrada de diferentes tribus del Amazonas; la
quinua, planta originaria del altiplano de Bolivia, de excepcional valor nutritivo38,
o del nim, árbol de la India, antiparasitario, antiespasmódico, abono y biopesticida,
podrá repetirse con otras tantas variedades vegetales y su componente intangible
asociado. Los países del tercer mundo ricos en biodiversidad como Colombia,
continúan en el limbo, sin un eficaz instrumento jurídico de protección.
En contraste con la rigurosa y pormenorizada reglamentación de la “información privilegiada”, que muchas veces no es más que un “secreto” de dominio
público, el tlc deja en la orfandad al conocimiento tradicional. Relegado a un
asunto secundario, como si fuese una adehala, sólo alcanza mención en una
“carta de entendimiento”, interpretación de lo que no se dijo en el texto o simple
manifestación de buena voluntad. No hay la obligación por parte de Estados
Unidos, donde la Oficina de Marcas y Patentes ha legalizado la biopiratería, de
respetar nuestros conocimientos tradicionales. Hablar en abstracto de “distribución
equitativa de los beneficios”, es una fórmula vacía que no se traduce en un avance
efectivo de los principios ya consagrados en el Convenio de Naciones Unidas sobre
la Diversidad Biológica, Cumbre Mundial de la Tierra o Conferencia de Río de
Janeiro de 1992, que Estados Unidos no ha querido ratificar, y en la Decisión 391
de 1996, Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos.
Por ninguna parte aparece la necesidad de exigir certificación del origen de los
recursos genéticos, los contratos de acceso, consentimiento fundamentado previo
y la prueba de la participación justa y equitativa en las utilidades derivadas del
conocimiento tradicional, como requisito sine qua non para el trámite de cualquier
patente sobre material biológico o componente intangible asociado. Tampoco la
37. Uribe Arbeláez, M. La Transformación de la Propiedad Intelectual, Bogotá, Doctrina
y Ley, 2005, pp. 258-259.
38. Cfr. Monroy Rodríguez, J. C. (Dir.). Régimen de Protección Socio Jurídica de los
Conocimientos Tradicionales en Colombia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia,
2006.
   
85
Martin Uribe Arbeláez
sanción de nulidad absoluta de la patente concedida en violación de los derechos
del país de origen del recurso genético y la comunidad indígena, afro-americana
o campesina raizal. La acción reivindicatoria del material genético y sus productos
derivados más la consiguiente indemnización de perjuicios por el daño causado39,
brillan por su ausencia.
En lugar de impulsar el reconocimiento del Convenio sobre Biodiversidad
Biológica y las normas rectoras de la Decisión 391 de 1996, la “carta de
entendimiento” remite a la elaboración de una “base de datos”, arma de doble filo,
que puede precipitar al conocimiento tradicional en el dominio público.
Voluntad política para implementar los derechos tutelados en la Decisión 391
de 1996, es lo que en éste, como en tantos otros campos, ha faltado. Como vamos,
los contratos privados reemplazarán la proteccionista norma comunitaria.
ii. modelo exportador y estado minusválido
El tlc es la consagración del proceso de “apertura”, iniciado en la década de los
noventa, cuyo resultado más notable fue la recesión económica que en 1999
arrojó un crecimiento negativo del pib en menos 4.5%, el peor año del siglo xx
desde que existen indicadores. El tlc eleva la apertura a la enésima potencia.
Dinamizar las exportaciones, favorecer la inversión extranjera, desgravar el capital,
incrementar el iva como fuente principal de recursos fiscales, “flexibilizar” la
mano de obra y disminuir el gasto social, es el recetario neoliberal. La “seguridad
democrática” apuntala el escenario privatizador de la riqueza nacional. Contra la
evidencia histórica de los mismos Estados Unidos que se desarrollaron con base
en su mercado interno, la trampa ideológica de moda, ayer el librecambio hoy
la globalización, nos promete bienestar con el crecimiento de las exportaciones.
Renunciar a la industrialización, sacrificar la agricultura y el consumo interno, no
importa. Por arte de birlibirloque y como por ensalmo, el crecimiento económico
irradiará progreso y justicia social.
“Reinventar la can” es ponerla a funcionar hacia fuera, desvirtuando el desarrollo
subregional y la integración latinoamericana, postulada en el preámbulo, artículos
9 y 227 de la Constitución Política de Colombia. Privilegiar el tlc por encima de
las normas comunitarias es desnaturalizar el Acuerdo de Cartagena, concebido para
impulsar el desarrollo sobre la base de preferir a los andinos, no a los Estados Unidos.
Maquilar artículos o sus partes, en vez de industrializarnos; importar cosechas y
alimentos del Norte, en lugar de adquirirlos de nuestros vecinos bolivarianos;
extender los principios del trato nacional y de la nación más favorecida40, a costa
de los países miembros, no fue la finalidad del Pacto Andino.
39. Artículo 50 literal j), Segunda Disposición Complementaria y Tercera Disposición
Transitoria de la Decisión 391 de 1996.
40. Cfr. la Sentencia del 1.º de febrero de 2002, proceso 14-AN-2001, del Tribunal de
Justicia de la can que declaró parcialmente nulo el artículo 1.º de la Decisión 486/00
y la nulidad total de su artículo 2.º.
86
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los beneficios del tlc
¿Miedo a la competencia? “ Cinco días hábiles de la semana en subsidios que
se le pagan a los agricultores del mundo industrializado, equivalen a lo que reciben
los 50 países productores de café por sus exportaciones en todo un año!”41 Frente
a los inmensos subsidios agrícolas norteamericanos, la campaña de “agro ingreso
seguro” es “pelea de tigre con burro amarrado”. A primera vista el consumidor saldrá
ganador, pero cuando no haya producción nacional se padecerán los conocidos
efectos del dumping: subirán los precios. No otro castigo merece un país rico
en tierras, que renunció a alimentar su población. Es la repetida historia del
monocultivo exportador. “...lo que se demuestra claramente es que la especialización
intranacional e internacional está organizada en tal forma, que un miembro del
equipo se especializa en morirse de hambre en tanto que el otro lleva la “carga del
hombre blanco”, consistente en recoger las ganancias.”42
¿En qué queda la seguridad alimentaria prevista en el artículo 65 de la Carta? La
teoría neoliberal de las ventajas competitivas no se aplica en el tlc. La agricultura,
saboteada por los subsidios y las normas fitosanitarias; los textiles amenazados por
la mano de obra tan barata que es casi esclava; los genéricos, proscritos; el software
libre, restringido; las denominaciones de origen, despojadas por las marcas; la
transferencia de tecnología reducida a divulgación; la propiedad intelectual,
transformada en práctica restrictiva de la competencia.
Los recursos para investigación son apenas el 0.17% del pib43. “Según el Banco
mundial, las necesidades anuales de inversión en infraestructura de transporte
ascienden a 815 millones de dólares, prácticamente lo que cuesta el Plan Vial
2.500”44. Acaso, esperamos seguir el ejemplo de México con el nafta? “Vio crecer
sus exportaciones y con la maquila generó 500.000 nuevos empleos, pero en la
industria manufacturera no maquiladora se perdieron 90.000 y en el sector agrícola,
entre 1993 y el 2002, desaparecieron 1,3 millones de empleos”45. Se justifica una
expectativa oficial de crecimiento “hasta en 4,2% como consecuencia del tlc”46,
mientras en el 2005 el crecimiento de Uruguay, República Dominicana, Argentina
y Venezuela, fue del 9.3% aproximadamente?47
La autodenominada “cláusula de anulación y menoscabo” impide que el Estado
adopte políticas sociales en defensa de los sectores más vulnerables. Cualquier
intervención estatal que disminuya la expectativa de ganancia prevista por el
41. Acosta Medina, A. D. El tlc en Blanco y Negro, Bogotá, Edision Ltda., 2006,
p. 249.
42. Baran, P. A. La Economía Política del Crecimiento, México, Fondo de Cultura
Económica, 1959, p. 215.
43. “Educación, salud y tecnología, lastres del país para competir”, El Tiempo, 6 de
abril de 2006, pp. 1-7.
44. Hernández Bolívar, S. “El tlc: ¿a lomo de mula?”, El Tiempo, 16 de mayo de
2006, pp. 1-15.
45. Gaviria, A. Investigación Universidad de los Andes, El Tiempo, 23 de julio de
2004, pp. 1-2.
46. Separata, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Información Institucional,
en El Tiempo, 8 de marzo de 2006, p. 5.
47. Enrique Iglesias, ex-presidente del bid, en El Tiempo, 19 de junio de 2006, pp.
1-9.
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87
Martin Uribe Arbeláez
inversionista extranjero, será indemnizable en el 100% de las utilidades dejadas
de percibir. El “órgano de solución de diferencias” del tlc, es el único competente
para dirimir conflictos. En la primera cumbre ministerial de la omc en Singapur,
1996, se plantearon estos temas que fueron rechazados por la mayoría de los Países
Miembros. El alca los retomó pero al empantanarse, pasaron a formar parte del
modelo tipo tlcs.
La pobreza ronda más o menos el 60% de la población, si el desempleo aumenta
y los salarios disminuyen en términos reales, ¿hacia dónde vamos? Cualquiera puede
predecir que el campesinado desplazado será presa fácil de los cantos de sirena que
han sembrado de sangre el suelo patrio. La legalización es un imposible mientras
sigamos sujetos a la doble moral de la cruzada “antiterrorista”. Como también son
intocables, el petróleo, carbón o níquel, ya negociados.
“Colombia es un estado plutocrático neoliberal que promueve el libre desarrollo
de la propiedad privada.” “La función social del estado es privatizar lo público y
fomentar la acumulación infinita de capital”. En la exposición de motivos del nuevo
texto constitucional, se leerá: “Nuestros sacrificios serán reconocidos por las futuras
generaciones, que recogerán los dividendos de los ajustes que hoy aprobamos”. Igual
que en el comunismo, la fe neoliberal al servicio de las Transnacionales ilusiona con
un mejor mañana para otros... siempre y cuando, los recursos finitos del planeta
tierra soporten la explotación irracional.
iii. conclusión: el tlc un nuevo obstáculo para el desarrollo con
equidad
“La globalización es el control del mundo por poderosos intereses económicos
supraestatales a través del mercado global, que tiende a liberarse de toda responsabilidad social y ambiental”48. “... la globalización se construye por encima de los
Estados, empujados a conformarse con un papel de subcontratistas en materia de
política nacional y en el manejo de los negocios del mundo. Lo novedoso en la
globalización es que las firmas transnacionales buscan sacar al Estado de la esfera
económica y, en lo posible, de las esferas sociales y culturales, para dejarle las
funciones básicas de protector de la propiedad privada, guardián del orden social
y director de proyectos de infraestructura. Se trata de una visión empresarial del
mundo, llamado a funcionar como una empresa privada, libre de toda restricción
política y social”49.
Lo que no se pudo lograr en la omc o imponer en bloque en el alca, es
presentado en los tlcs como nuevo paradigma de crecimiento económico.
¿Desarrollo para quién? ¿A qué costo? El empobrecimiento cada vez más agudo
de los pueblos indoamericanos, víctimas de la ponzoña neoliberal “aperturística”,
no constituye reparo ético para extremar la receta. Lo único que importa son las
48. Gélinas, J. B. El monstruo de la globalización. Desafíos y alternativas, Medellín,
Hombre Nuevo, 2006, p. 44.
49. Ibíd., p. 45.
88
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los beneficios del tlc
utilidades. Maximizar las ganancias, sin ningún tipo de consideración humana,
social o medioambiental, es el fin que todo lo justifica. El peligro que representa
para la vida del planeta Tierra la sobreexplotación de los recursos naturales y la
extinción de la biodiversidad, no preocupa a la gran corporación conglomerada
movida sólo por el afán de lucro. Una nueva forma de colonialismo ata a los Estados
impidiéndoles velar por el bien común. Cualquier intervención los condenará a
cuantiosas indemnizaciones por disminuir la prospección del inversionista. La
mercantilización no respeta nada.
“Desde las acciones respaldadas por la fuerza de la conquista sobre los
territorios dominados para extraer y transferir organismos biológicos, pasando
por la recolección de organismos biológicos y su almacenamiento en bancos
internacionales de germoplasma, bajo la noción de patrimonio común de la
humanidad, hasta las formas de propiedad intelectual sobre materia viva, se advierte
una tendencia a establecer derechos de propiedad cada vez más estrictos y precisos
sobre la materia viva. Una constante en este proceso, es que los regímenes de dpi
sobre material genético, como todo régimen de propiedad, siguen siendo una
expresión del poder económico y político de los actores interesados en el control
y la explotación con fines lucrativos”50.
Frustrada la soñada industrialización, nos conformamos con las maquilas que
van y vienen en busca de la mano de obra más barata. La evidencia histórica enseña
que el desarrollo económico depende en gran parte de la capacidad manufacturera y
la generación de tecnología propia. “La encrucijada en que se encuentra el régimen
político de crecimiento colombiano, expresada por un mediocre crecimiento,
una contrarreforma agraria, un proceso de paz que otorga privilegios a sectores
ilegales y un deterioro en los indicadores de cambio estructural y distribución del
ingreso obligan de alguna manera a reflexionar nuevamente sobre el papel de la
industrialización, ya no sólo como “motor de crecimiento”, sino también como la
base para la construcción de una sociedad moderna y civilizada”51.
El tlc toma el camino opuesto, abandonando a su suerte la industria nacional
y claudicando en la autosuficiencia alimentaria. No es casual que los empresarios
nacionales liquiden sus activos y se vayan del país, o se asocien a marchas forzadas
con el capital transnacional, resignándose a un papel subordinado. Cuatro millones
de compatriotas buscan en el exterior las oportunidades que aquí no encuentran.
Sus remesas superan el valor de las exportaciones de café. La exclusión social de
los desposeídos nutre la economía subterránea, donde sí hay empleo, sacrificando
la paz. Metidos de cabeza como el avestruz para no escuchar los gritos de reforma
social, ciegos ante cualquier otra opción y prisioneros de la caverna neoliberal,
repetimos a pié juntillas: ¡No hay alternativa!
50. Nemogá Soto, G. R. “Régimen de propiedad sobre recursos genéticos y conocimiento
tradicional”, Revista Pensamiento Jurídico n.º 15, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, 2002, p. 126.
51. Moreno Rivas, Á. M. “Apuntes sobre la relación entre industrialización y crecimiento
en Colombia”, en UNPeriódico, 15 de octubre de 2006, p. 3.
   
89
Martin Uribe Arbeláez
“En el período 2002-2005 Argentina creció 9% en promedio y todo parece
indicar que el comportamiento se mantendrá en el presente año… Luego de que
Argentina formara parte de las economías que se precipitaron en crisis como
consecuencia de las aperturas comerciales y cambiarias y las exigencias del fmi, el
presidente Kirchner inició un programa de ajuste que se apartaba de las fórmulas
tradicionales del organismo. En primer lugar, el repudio del 70% de la deuda
externa le dio un enorme espacio para ampliar el gasto público. Al mismo tiempo,
adoptó una cuantiosa devaluación que propició las exportaciones y moderó las
importaciones. Al cabo de un año, la economía salió de la peor recesión del siglo
y pasó de un déficit en cuenta corriente a un cuantioso superávit”52.
Engatusados por aparentes novedades jurídicas, caemos en la trampa de la
propiedad intelectual que ya no es un estímulo a la creatividad y la innovación, sino
un disfraz de prácticas restrictivas de la competencia. La tan cacareada investigación
y desarrollo apuntala la obtención de ganancias monopolísticas a costa de la salud
pública. La exclusividad de los datos de prueba asegura un mercado cautivo para
medicamentos viejos o reciclados.
La industria farmacéutica “en vez de ser un motor de innovación, es una
máquina de comercialización. En vez de ser una historia exitosa del mercado libre,
vive de la investigación financiada por el gobierno y de sus derechos al monopolio”53.
“En 2002, cuando las diez compañías farmacéuticas estadounidenses en la lista
de Fortune 500 tenían en conjunto ventas en todo el mundo de cerca de 217 mil
millones de dólares y gastaban tan sólo el catorce por ciento de esa cifra en I & D
(alrededor de 31 mil millones de dólares), contaban con un margen de ganancia del
17% (36 mil millones). Por tanto, las ganancias eran sustancialmente mayores que
los costos de I & D. Aun más sorprendente es el hecho de que gastaban la enorme
cantidad de 31% (unos 67 mil millones) en mercadeo y administración”54.
Aceptar en el tlc la concesión de patentes a plantas y animales es legalizar la
biopiratería y renunciar a nuestra mega-biodiversidad. El patentamiento de genes
haría rabiar a Mendeleiev, no por haber dejado de patentar la tabla periódica de
los elementos químicos sino por la mezquindad actual. Pero que no se diga que
no hay preocupación “por lo social”. Estudios gubernamentales anuncian que una
fórmula para disminuir la pobreza es eliminar el régimen de prima media, es decir,
la pensión mínima55. Y para tranquilidad de todos, afirman que de ser necesario para
la aprobación del tlc en el congreso norteamericano, se harían más concesiones56.
Puro realismo mágico que nada tiene que envidiarle a la imaginación de García
52. Sarmiento, P. E. “El experimento argentino”, El Espectador, semana de octubre
1 al 7 de 2006, p. 2C.
53. Angell, M. La verdad acerca de la industria farmacéutica. Cómo nos engaña y qué
hacer al respecto, Bogotá, Norma, 2006, p. 41.
54. Ibíd., pp. 69-70.
55. “Se enciende la controversia sobre cómo bajar la pobreza”, El Tiempo, 22 de octubre
de 2006, pp. 1-20.
56. “El tlc con E.U. tendría un ‘otrosí’”, El Tiempo, 23 de octubre de 2006, pp.
1-12.
90
   
los beneficios del tlc
Márquez. El futuro dirá si la manipulación mediática prevalece sobre la agobiante
realidad. Vivir de los expatriados por falta de oportunidades y de las maquilas de
turno, aplastados por la carga tributaria para pagar la deuda externa y solventar el
déficit fiscal, con una seguridad social de papel, importando hasta la papa … , no
es el mejor de los mundos posibles. Pese a todo, en la sabiduría popular hay un
mensaje de esperanza: “no hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista”.
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92
   
medidas tecnológicas de protección
en el tratado de libre comercio con
los estados unidos de norteamérica
jhonny antonio pabón cadavid
introducción
Los derechos patrimoniales de autor de forma tradicional han sido el derecho de
comunicación pública, el derecho de reproducción, el derecho de transformación
y el derecho de distribución, en los últimos años se ha empezado a hablar de la
existencia de un derecho de acceso, relacionado de forma directa con las medidas
tecnológicas de protección de contenidos, así, este tema se ha convertido en el
más polémico dentro del derecho de autor en los últimos años, tópico que al
igual que los tratados de libre comercio genera protestas y marchas públicas y que
desafortunadamente es abordado la mayoría de veces desde posiciones extremas,
así, los titulares de contenidos defendiendo a ultranza las medidas tecnológicas
existentes, y por otro lado los promotores de los movimientos de libre acceso
condenando todas las medidas tecnológicas. Lo cual genera desinformación
e imposibilidad de generar debates serios y estructurados sobre este tema tan
importante en el camino hacia una sociedad del conocimiento.
Se analiza en el presente artículo la regulación sobre este tema incorporado
en el tlc entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica, así, desde un
enfoque jurídico realizar algunos señalamientos respecto a los vacíos legislativos
en este tema, además de establecer la necesidad o no del tlc para solucionar estas
falencias, y cómo el desarrollo legislativo y administrativo que ha tenido este tema
en Estados Unidos de Norteamérica puede ser una referencia clara a tener en cuenta
en la construcción de políticas de esta materia.
. Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Derecho de Internet y Tecnologías
de la Información, Universidad de los Andes. Especialista en Derecho de la Competencia
y el Consumo, Universidad Externado de Colombia. Investigador del Departamento de
Propiedad Intelectual, Universidad Externado de Colombia, 2008. Correo electrónico:
[[email protected]].
. En especial la del 30 de noviembre de 2005 en Tower Records de Nueva York, la de
27 de octubre de 2005 en la tienda Virgin Megastore y la del 3 de octubre de 2006, donde
se proclamo por el movimiento Defective by Design como el día contra el drm.
   
93
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
Un punto de suma importancia sobre el cual es indispensable reflexionar, es
el marco constitucional relacionado con el derecho de acceso de los ciudadanos
frente a las obras protegidas por el derecho de autor, debemos tener en cuenta que
el artículo 70 de la Constitución Política de 1991 establece que “el Estado tiene
el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos
en igualdad de oportunidades”, cualquier derecho de acceso que se constituya
con estas protecciones tecnológicas debe ser de doble vía y de esa forma pensar
por un lado en el control que deben tener los titulares de derecho sobre el acceso
a sus obras conciliado con un derecho de acceso efectivo de orden constitucional,
que bajo ciertas políticas públicas, posibilite a todo ciudadano el tener acceso a
cualquier contenido.
i. medidas tecnológicas de protección
La historia del derecho de autor es inseparable a los desarrollos tecnológicos en la
reproducción y transmisión de la información. Es tan evidente la relación, que el
origen mismo de esta área de la propiedad intelectual se vincula de forma inmediata
con la invención de la imprenta, esta tecnología proporcionó una nueva dimensión
a la circulación de las obras, “La imprenta multiplica indefinidamente, y con poco
gasto los ejemplares de una misma obra… las luces, en cierto modo, se convertían
en un objeto de comercio” (Condorcet, 1980: 165) lo cual llevó a que apareciera
el derecho de autor “... se puede afirmar que el derecho del autor a la explotación
de su obra es un fenómeno moderno que comienza a delinearse con la aparición
de la imprenta...” (Rengifo, 2003: 54).
Desde el momento en que se establecen derechos exclusivos a los autores o
editores, las ediciones ilegales han sido un grave problema, así por ejemplo en
el siglo xvii y xviii, Aviñon fue un “paraíso pirata”, dominio extranjero dentro
del territorio francés, donde se imprimían múltiples ediciones ilegales que eran
compradas por los libreros de París, generando perjuicios para las denominadas
hoy en día industrias culturales, entendidas estas de acuerdo a los literales 4 y 5 del
artículo 4.º de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de
las Expresiones Culturales, firmado el 20 de octubre de 2005 en París, como las:
“4. Actividades, bienes y servicios culturales: Las “actividades, bienes y servicios
culturales” se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que, considerados
desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan
o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial
que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de
por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales. 5. Industrias
culturales: Las “industrias culturales” se refieren a todas aquellas industrias que
producen y distribuyen bienes o servicios culturales, tal como se definen en el
párrafo 4 supra”.
De tal forma que se ha buscado que la tecnología proporcione herramientas
para la protección de las obras, dificultando la copia o agregando elementos de
94
   
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
unicidad y originalidad a los ejemplares legítimos, implementando medidas como
el uso de sello a seco, o el uso de papel antifotocopia, estos ejemplos de tecnologías
usadas en un ambiente análogo para controlar e identificar la originalidad de los
ejemplares (Lipszyc, 2003: 564). También podemos encontrar hologramas, uso
de tintas y cintas especiales, entre otros mecanismos para asegurar un mayor grado
de dificultad en la falsificación.
Con el advenimiento de las tecnologías de la información y comunicación
(tic’s), tanto para el almacenamiento, como para la transmisión y uso de las obras
en formato digital, se ha facilitado la infracción de los derechos de autor, teniendo
en cuenta múltiples factores, entre los que se destacan: 1. La dificultad de identificar
a los infractores, 2. la distribución simultanea y a gran escala de reproducciones
ilegales como sucede en los sistemas de intercambio de archivos peer to peer o en
sistemas ftp, 3. la facilidad y los bajos costos de copiar cd y dvd, 4. el intercambio
de claves y archivos por medio de Newsgroups y correo electrónico, 5. la facilidad
por medio de los motores de búsqueda de encontrar la información, 6. la posibilidad
de realizar enlaces y ubicar contenidos en múltiples lugares.
Existen dos factores adicionales a tener en cuenta, en primer lugar las copias
digitales permiten reproducciones idénticas, en donde no hay pérdida de calidad
ni fidelidad de las obras, y segundo, por medio de las redes de información y los
dispositivos de reproducción portátil, ya no existe la necesidad de almacenar en
un soporte físico la obra para poder tener acceso a ella y poder distribuirla (Bill
Rosenblatt, 2002: viii preface).
Este nuevo escenario ha traído, una respuesta por parte de los titulares de los
derechos, quienes han hecho uso de las tecnologías para contrarrestar los usos ilícitos
en un ambiente digital. Tanto así, que fue célebre la frase acuñada por Charles
Clark “La respuesta a la máquina está en la máquina”, la cual hace referencia
precisamente a las medidas tecnológicas de protección de contenidos (en adelante
mtps), las cuales consisten en una serie de tecnologías que permiten el control por
parte del titular, sobre los diferentes usos o el acceso a la obra.
Las mtps constituyen un elemento esencial para los nuevos modelos de
negocios de obras digitales. Y es uno de los elementos fundamentales de los
sistemas drm o Gestión Digital de Derechos (Digital Rights Management), los
cuales consisten en tecnologías que pueden ser usadas para establecer un canal
seguro de distribución de contenidos digitales. Tienen fundamental importancia
en la distribución en línea (transmisiones satelitales, Internet, entre otros). En la
reproducción y distribución de contenidos en dispositivos portátiles (Celulares,
Ipod, dispositivos de almacenamiento portátil multifuncionales, entre otros). drm
y mtps son conceptos diferentes pero íntimamente relacionados, “drm has to be
. En un principio estos mecanismos tecnológicos se vieron como la solución perfecta
para los problemas que enfrentaba el derecho de autor en el ambiente digital. La frase
“The answer to the machine is in the machine” se ha objetado rápidamente, ya que la
protección tecnológica es insuficiente sin una debida protección legal que vaya de la
mano.
   
95
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
distinguished from other technologies applied to specific tasks such as access or
copy control of information” (Garnett, 2001).
En teoría toda la tecnología de protección es falible, y parafraseando a Edgar
Allan Poe, quien en el cuento el escarabajo de oro (The Gold Bug) refiriéndose
de forma específica a los sistemas criptográficos, dice: “Las circunstancias y cierta
afición me han hecho tomar interés por esta clase de enigmas, y es dudoso,
realmente, que el ingenio humano pudiese crear un enigma que el entendimiento
del hombre no fuese capaz de descifrar”, así, no existe tecnología de protección
que el hombre haya diseñado que el mismo hombre no pueda superar, de tal forma
se hizo necesario tomar medidas legislativas que brindaran protección a las mtps,
““… desde el momento en que todas las medidas técnicas pueden ser finalmente
esquivadas, se sintió rápidamente la necesidad de darles una protección legal”
(Werra, 2001: 74).
ii. legislación sobre medidas tecnológicas de protección
La protección legal de las mtps consiste básicamente en dos tipos de prohibiciones:
1. la de comercializar dispositivos que permitan eludir las protecciones y 2. los actos
de elusión de la mtps, preocupación presentada desde los tratados ompi de 1996,
donde “el dilema se planteaba entre hacer referencia a los actos de elusión de las
medidas o bien centrar la atención en los aparatos o instrumentos que permiten
la elusión de las medidas tecnológicas” (Garrote, 2001: 510).
La regulación ha sido adoptada desde diferentes áreas del derecho, principalmente relacionadas con las normas de derecho de autor, estableciendo acciones
civiles, penales o administrativas como recursos efectivos de protección.
En algunos países como Holanda han sido escépticos sobre la necesidad de crear
una legislación especial para la protección de las mtps, ya que las disposiciones de
competencia desleal y las normas penales sobre delitos informáticos serían suficientes
para cumplir con los compromisos de los tratados ompi (Werra, 2001: 100).
La primera legislación en Estados Unidos en abordar el tema de las mtps,
fue la Audio Home Recording Act (ahra) de 1992, aunque dos jurisprudencias
anteriores a 1992 ya habían abordado algunas problemáticas de las mtps de forma
indirecta, en 1984 el caso Universal City Studios, Inc. vs. Sony Corp y en 1988
el caso Vault vs. Quaid. La ahra, con el objetivo de obstaculizar las infracciones
al derecho de autor de la música en formato digital, establece la obligación que
los dispositivos para grabar audio digital implementen la tecnología Serial Copy
Management System (scms), el cual sólo permite realizar copias de un original y
además prohíbe la importación, manufactura y distribución de cualquier dispositivo
cuya función principal sea la de eludir o desactivar el sistema scms.
La normatividad en Estados Unidos que ha abordado el tema, se ha extendido
de forma considerable, basada de forma sustancial en la protección al derecho de
autor y conexos. Por medio de la Digital Millenium Copyright Act (dmca) de 1998,
que en su apartado 1201 se refiere a las prohibiciones y excepciones relacionadas con
96
   
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
las mtps. Además crea un procedimiento en cabeza de la Biblioteca del Congreso de
revisión para las excepciones de los actos de elusión. En los apartados 1203 y 1204
establece las acciones civiles, medidas cautelares y las acciones penales referidas a
los actos de elusión de las mtps.
La Technology, Education and Copyright Harmonization Act (teach) de finales
de 2002, que modifica la Copyright Act y amplía el ámbito de las excepciones en
relación con la educación a distancia, además establece en el apartado 110.2.d.ii
la obligación de usar tecnologías de protección de contenidos.
En otros ámbitos, se encuentra la Communications Act, modificada por la
Telecom Act de 1996, que prohíbe la fabricación, comercialización y distribución
de dispositivos que permitan la descodificación no autorizada de señales cifradas
y prohíbe la interceptación o recepción no autorizada de servicios de distribución
por cable.
Finalmente, la Computer Fraud and Abuse Act prohíbe la elusión de una mtp
para el acceso no autorizado a una computadora o un servidor, así como el acceso
intencionado no autorizado a una computadora protegida, cuando el resultado
de esa conducta sea causar daño.
En Europa existen cuatro directivas que tratan el tema de las mtps, cuya función
es la de armonizar las legislaciones nacionales imponiendo unos objetivos y dejando
a cada Nación desarrollar los medios para lograrlos.
Primera, la Directiva del 14 de mayo de 1991 relativa a la protección de los
programas de ordenador, que en su artículo 7.º establece,
“Medidas especiales de protección… Los Estados miembros, de conformidad con sus
legislaciones nacionales, deberán adoptar medidas adecuadas contra las personas que
cometan cualquiera de los actos mencionados en las letras siguientes:
c) la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio
cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de
cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de
ordenador.
3. Los Estados miembros podrán ordenar la confiscación de los medios a que hace
referencia la letra c) del apartado 1”.
Segunda, la Directiva sobre la armonización de determinados aspectos del derecho
de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información del 22 de mayo
de 2001.
Tercera, la Directiva relativa a la protección jurídica de los servicios basados
en, o que constan de, sistemas de acceso condicional del 20 de noviembre de 1998
en sus artículos 2 y 4, y la Directiva sobre Comercio Electrónico de 8 de Junio de
2000, artículos 9.1 y 10, 11.
   
97
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
En Japón encontramos protección a las mtps en la Ley 77 de 1999 que
reforma la ley de derecho de autor, en la Ley de Radiodifusión y además en la Ley
de Competencia Desleal. Como característica especial, se prohíbe el tráfico (que
incluye la distribución en línea de software para eludir las mtps) de dispositivos y
no el acto de elusión (Cunard, 2003: 106).
En varios tribunales de diversas partes del mundo, se han detectado múltiples
implicaciones de las mtps en otras áreas del derecho, así, respecto a la Libertad de
Expresión, en el caso United States vs. ElcomSoft se debatió cómo las disposiciones
de la dmca podían ir en contra de la primera enmienda. Respecto a la privacidad
existe gran preocupación, como lo manifiesta Lee A. Bygrave “… it is not difficult
to envisage a situation in wich drms come to form a kind of digital Panopticon that
not only diminishes consumers privacy but inhibits their expression of non-conformist
opinions and preferences” (Bygrave, 2003: 423), preocupaciones que además se han
concretado de forma relevante en la información personal que se transmite con las
canciones descargadas en la tienda iTunes.
Las decisiones sobre protección al consumidor y la implementación de medidas
tecnológicas han sido múltiples, se destacan en Francia los casos del cd-Audio de
Alain Souchon, el del cd de Liane Foly, el del dvd-video de Mullholland Drive
con sentencia de casación de febrero 28 de 2006 y el del cd-Audio del artista Phill
Collins titulado “Testify” con la sentencia del 10 de enero de 2006 Tribunal de
Grande Instance de Paris; en Estados Unidos y Canadá el caso relacionado con la
medida tecnológica llamada xcp implementada en los cds Audio comercializados
por Sony bmg y en Noruega el “Consumer Council”, entidad responsable de velar
por la aplicación del derecho del consumo, ha dictaminado que el sistema Fairplay
usado en la tienda iTunes va en contra de la legislación que regula la publicidad
(Marketing Control Act, Markedsføringsloven).
La variopinta y dispersa legislación que puede tener relación con esta materia,
así como las múltiples implicaciones en diferentes áreas del derecho, hace que
no sea claro para el legislador la forma como debe adoptar tan novedoso tema la
propiedad intelectual, teniendo como únicos referentes, los instrumentos jurídicos
internacionales, cuyo propósito inicial de armonización, imponen la obligación de
regular sobre la materia, y que en términos prácticos no han logrado un sistema
legislativo uniforme.
a. tratados ompi
Entre el dos y el veinte de diciembre de 1996 tuvo lugar en Ginebra, Suiza la
Conferencia Diplomática de la ompi que dio como resultado el Tratado sobre
Derecho de Autor (toda) y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (toief ), denominados comúnmente como “Tratados Internet”. Cuya
finalidad esencial es la de adecuar el derecho de autor y conexos a las nuevas
modalidades de explotación mediante las tecnologías de la información y
comunicación, creando sobre este tema un marco normativo a nivel mundial, así,
98
   
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
estos tratados se caracterizan por “haber constituido un primer esfuerzo normativo
eficaz para resolver aquellas cuestiones del derecho de autor que necesitaban de
solución con la nueva tecnología digital, tienen como virtud su aplicación mundial,
más allá del derecho de los llamados países desarrollados” (Plaza, 2002: 151).
El artículo 11 del toda y el artículo 18 del toeif establecen la obligación a
las partes contratantes de brindar protección jurídica y recursos efectivos contra
la elusión de las mtps. Estas normas se concentran en las acciones de elusión y
dejan de lado el tráfico de dispositivos que permiten la elusión. Además establece
cuatro requisitos o cualidades de las mtps para que gocen de la protección jurídica:
que estas sean efectivas, que sean utilizadas por los autores o titulares de derechos,
que sean implementadas para controlar algún derecho establecido en el Convenio
de Berna o en los tratados toda o toeif, y que sirvan para evitar actos que no
estén permitidos por la ley o por los titulares de los derechos “de manera que no
se van a proteger medidas tecnológicas que impidan llevar a cabo actos legítimos”
(Garrote, 2001: 516).
Estas obligaciones están vigentes en Colombia desde el año 2002 y satisfechas
desde el año 2000.
b. legislación en colombia
En el año de 1994, con el tratado de libre comercio firmado entre Colombia,
México y Venezuela, denominado G3, y adoptado por medio de la Ley 172 de
1994, se establece la primera obligación legislativa relacionada con las medidas
tecnológicas de protección, así en el artículo 18.07.5. se comprometen las partes
contratantes a tipificar como delito actos relacionados con la fabricación y
distribución de dispositivos para descifrar señales satelitales sin autorización del
distribuidor legítimo de la señal. Una norma que carece de relación directa con
el derecho de autor, y que se aproxima a la normatividad de servicios de acceso
condicional.
. Artículo 11. Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas. “Las Partes Contratantes
proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción
de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación
con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna
y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores
concernidos o permitidos por la Ley”.
. Artículo 18. Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas. “Las Partes Contratantes
proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la
acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas intérpretes
o ejecutantes o productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos
en virtud del presente Tratado y que, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones
o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por los artistas intérpretes o
ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la ley”.
. Ley 172 de 1994 de 16 de diciembre de 1994. Artículo 18.07.5. Dentro del año
siguiente a la entrada en vigor de este tratado, cada Parte tipificará como delito: a) La
fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita tener un
dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite
cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal;
   
99
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
Colombia fue uno de los primeros países en ratificar los tratados ompi de
1996; el toda mediante la Ley 565 del 2 de febrero de 2000 (con control de
constitucionalidad mediante sentencia de de la corte constitucional C-1183 del
año 2000) y el toeif mediante la Ley 545 del 23 de diciembre de 1999 (con
control de constitucionalidad mediante sentencia de la corte constitucional C1139 del año 2000. Promulgado el tratado ompi mediante Decreto 2769 del 26
de noviembre de 2002).
Estos tratados entraron en vigor el 6 de marzo de 2002 y el 20 de mayo de
2002, tres meses después de que 30 estados depositaron sus instrumentos de
ratificación o adhesión.
Las obligaciones de los artículos 11 y 18 referidas a la protección jurídica
adecuada de las mtps, se pueden entender satisfechas desde el año 2000, con las
normas de la Ley 599 de ese año que “en relación con las medidas tecnológicas de
protección implicaban una conducta activa por parte del Estado colombiano con
el fin de implementar los Tratados” (Gamboa, 2003: 543).
El Congreso de Colombia con la creación de un nuevo código penal por
medio de la Ley 599 de 2000, reformó tanto la parte general, como la especial de
la legislación penal colombiana, e incluyo en el título viii del libro ii del Código
Penal, el cual se denomina “De los delitos contra los derechos de autor”, por iniciativa
del fiscal general de la nación, el artículo 272 titulado “Violación a los mecanismos
de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones”, donde en
sus numerales primero y tercero aborda el tema de las mtps; la pena establecida
en el artículo 272 de la Ley 599 no incluía la prisión y solo contemplaba multa,
lo cual fue modificado por la Ley 1032 de 2006. Hasta el momento el legislador
colombiano no ha creado más recursos jurídicos para regular las mtps, tampoco
cursan en este momento iniciativas legislativas con ese propósito, actitud que pone
en duda el conocimiento por parte del legislador del principio de intervención
mínima en materia penal.
El único esfuerzo encaminado hacia la regulación de las mtps, es el Tratado de
Libre Comercio con los Estados Unidos. La indiferencia del legislador Colombiano
sobre este tema, hace que este deseo regulatorio del tlc, pueda verse más como un
propósito de los Estados Unidos que del gobierno y la sociedad colombiana.
. Artículo 272 Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 3.º de la Ley 1032 de 2006,
publicada en el Diario oficial n.º 46.307 de 22 de junio de 2006. Violación a los mecanismos
de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones.
Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta
y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quien: 1. Supere
o eluda las medidas tecnológicas adoptadas para restringir los usos no autorizados. 3.
Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al publico un dispositivo
o sistema que permita descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin
autorización del distribuidor legitimo de esa señal, o de cualquier forma de eludir, evadir,
inutilizar o suprimir un dispositivo o sistema que permita a los titulares del derecho de
controlar la utilización de sus obras o producciones, o impedir o restringir cualquier uso
no autorizado de estos.
100
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medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
El artículo 272 del Código Penal, contraría el principio de tipicidad que
demanda la técnica legislativa, ya que su redacción es deficiente por cuanto no
adoptó el criterio de efectividad de los tratados ompi y no se establecen excepciones
a los actos de elusión.
iii. tlc y mtps
La inclusión de temas de propiedad intelectual en acuerdos comerciales internacionales obedece a la cada vez más reciente incidencia de la investigación e
innovación, en el crecimiento y prosperidad económica de las naciones. Es por
esto que los países de economías ricas han decidido abordar estos temas desde un
marco multilateral, tanto, desde una perspectiva política que se refleja en marcos
jurídicos y económicos, que cada vez se tienden a fortalecer e incrementar, como
lo refleja la agenda del G8 del año 2007,
“We recognize the need for continued study by national experts of the possibilities of
strengthening the international legal framework pertaining to IPR enforcement” (Summit
G8, 2007: 11).
a. acuerdos multilaterales, bilaterales y propiedad intelectual
El 30 de octubre de 1947 en Ginebra Suiza, se conformó el gatt (General
Agreement on Tariffs and Trade) o Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio, cuya finalidad esencial fue corregir las distorsiones al libre comercio
internacional y constituirse como el foro de negociaciones más importante a nivel
mundial; en la octava y última ronda de negociaciones del gatt, Ronda de Uruguay
celebrada en Punta del Este a partir del 15 de octubre de 1986, Estados Unidos
conciente de la importancia de la propiedad intelectual en la competitividad de
sus empresas y de la necesidad de establecer nuevos paradigmas en el sistema de
comercio internacional, exige la inclusión del tema de propiedad intelectual en la
agenda de negociación, así, “en Punta del Este los negociadores estadounidenses
pugnaron porque estos temas se incluyeran en la agenda de la Ronda de Uruguay;
puntualizaron que su país no podía “concebir ni aceptar” nuevas negociaciones
sin considerar los temas de los servicios, las inversiones y la propiedad intelectual”
(Lipszyc, 2004: 27). Como resultado de estas negociaciones el 15 de abril de 1994
en la Conferencia Ministerial celebrada en Marrakech se firmó el acuerdo de la
Organización Mundial del Comercio (omc) y sus cuatro anexos. El anexo 1C
corresponde a los Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (aadpic) el cual fue ratificado por Colombia mediante
Ley 170 de 15 de diciembre de 1994, establece unos estándares internacionales
mínimos de protección y crea un marco donde reitera elementos fundamentales
de los instrumentos internacionales de la propiedad intelectual, como el énfasis
en los principios de trato nacional, nación más favorecida y establece obligaciones
   
101
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
referidas a la creación de medidas y procedimientos de sanción que aseguren el
cumplimiento del acuerdo.
Se debe tener en cuenta que el artículo séptimo proclama como objetivos del
acuerdo, la difusión de la tecnología en beneficio de los productores y usuarios y en
el artículo octavo que establece los principios, se otorga libertad a los contratantes
para formular en sus leyes medidas que promuevan el desarrollo socioeconómico
y tecnológico. Después de los aadpic se empieza a dar un fenómeno de acuerdos
regionales multilaterales y bilaterales liderados especialmente por Estados Unidos
mediante los tratados de libre comercio, donde se sobrepasan los mínimos
establecidos en los aadpic y donde empiezan a tratarse temas de propiedad
intelectual que no se habían discutido antes.
Esta serie de iniciativas y acuerdos se han denominado “aadpic aumentado”,
o por sus siglas en inglés, trips-Plus. En temas de derecho de autor este aadpic
aumentado es el que ha abordado el tema de las mtps lo cual ha sido palpable
con la inclusión de la “agenda digital” que a nivel multilateral se ha manifestado
mediante los Tratados ompi de 1996 y en la discusión actual de un nuevo tratado
sobre radiodifusión, y a nivel bilateral fundamentalmente con la protección de las
mtps y la responsabilidad de los proveedores de servicio de Internet en los diferentes
acuerdos de libre comercio (fta) de Estados Unidos.
b. importancia económica de las mtps
El bien jurídico protegido por las mtps son los derechos de autor y conexos, y los
servicios de acceso condicional tales como la televisión por suscripción, los cuales
cada día cobran más importancia en la forma de proveer contenidos, así según
investigaciones de mercado, se estima que para el año 2010 existan más de 400
millones de suscriptores, sumando el crecimiento de iptv, la televisión satelital, y
las señales digitales de cable (Isuppli, 2006).
El impacto económico de las industrias protegidas por el derecho de autor
asciende cada vez más, por ejemplo, en Estados Unidos en 1977 representaba el
2.7% de la producción nacional, en 1985 el 4.6% y en 1992 el 5.8% (Lipszyc,
2004: 20), en 1999 las industrias culturales contribuyeron con mas de 460 billones
de dólares en la producción interna de los Estados Unidos y más de 80 billones en
exportaciones (Comisión on Intellectual Property Rights, 2002), para el año 2004
estas industrias significaron 1,300.77 billones de dólares ($1.30 trillones) o 11.09%
del producto interno, y para el año 2005 alrededor de $1,388.13 billones ($1.38
trillones) o 11.12% del producto interno (Stephen E. Siwek, 2006: 2).
. Artículo 7. Objetivos. “La protección y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la
transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de
los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social
y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.
102
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medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
Esta importancia ascendente también se observa en países con economías
emergentes, en especial aquellos que han adoptado políticas públicas relacionadas con
la producción de bienes intangibles protegidos por la propiedad intelectual, como
el caso de la India y Corea del Sur con sus florecientes industrias de software.
De forma paralela la producción de mtps y de nuevos modelos de negocios
basados en plataformas drm, que han sido indispensables para la circulación de
todo tipo de obras digitales, ha creado industrias emergentes dedicadas a satisfacer
las necesidades de distribución y protección de obras electrónicas, industrias que
han crecido rápidamente y cobran cada vez mas importancia económica. Se estima
que en el año 2000 la industria de drm facturó alrededor de 96 millones de dólares
con un increíble crecimiento que pasó a 3.57 billones en el 2005 (Research and
Consultancy Outsourcing Services, 2005) y se proyecta un crecimiento a unos
niveles superiores en los próximos años con una penetración más alta de Internet y
el incremento en el uso de dispositivos de comunicación móvil y de reproducción
portátil de contenidos.
El impacto significativo de estas industrias se refleja entre otros elementos en la
contribución por impuestos, y especialmente en la demanda de empleo relacionado
con estas actividades, así por ejemplo en Canadá para el año 2004, este sector ocupa
de forma directa a 655.000 personas y de forma indirecta alrededor de 219.000
personas lo que representa el 5.55 por ciento del empleo del país (Connectus
Consulting Inc, Department of Canadian Heritage, 2006: 8).
En Sur América encontramos que para el año 2001 el aporte de las industrias
culturales protegidas por el derecho de autor al pib de los diferentes países no supera
el siete por ciento, así en Colombia representa el 2,008%, en Chile el 1,90%,
Ecuador 1,79%, Venezuela 2,30%. (Ministerio de Cultura de Colombia, Equipo
Economía y Cultura, 2003:47), Argentina el 6.6%, Brasil 6.8%, Uruguay entre el
6 y 6.5%, Paraguay 1%, Perú 1.02%, México 6.6% (Piedras, 2007: 99).
Las empresas dedicadas al desarrollo de mtps en Colombia son inexistentes y
el marco jurídico actual, al no contemplar excepciones a la elusión con fines de
investigación, no propicia un ambiente apropiado para el desarrollo y análisis en el
campo de la criptografía y el avance en el estado de la técnica en mtps y generación
de nuevos modelos drm, se debe tener en cuenta que “... un régimen nacional de
propiedad intelectual que funciona adecuadamente es útil para el bienestar general,
pues eleva la base técnica de la nación, al preparar el terreno para la creación y el
intercambio de tecnología de punta y propiciar un mayor desarrollo de recursos
humanos en áreas técnicas” (Sherwood, 1997: 14).
c. disposiciones en el tlc relacionadas con mtps
Dentro del propósito enunciado en el punto 3.1, los Estados Unidos de
Norteamérica, con el animo de establecer un marco internacional que incremente
la protección de la propiedad intelectual (aadpic aumentado), ha establecido el
tema de las mtps como uno de los elementos esenciales en su agenda de propiedad
   
103
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
intelectual, así, de forma constante en la mayoría de tratados de libre comercio
bilaterales, se han incluido dentro del capítulo de propiedad intelectual diversas
disposiciones relacionadas con las mtps, con Jordania (art. 4.13), Singapur (art.
16.4.7), Chile (art. 17.7.5), cafta (art. 15.5.7), Australia (art. 17.4.7) Marruecos
(art. 15.5.8) y Bahrein (art. 14.4.7). En el tlc con Colombia en los apartados
16.6, 16.7 y 16.8 del capítulo de propiedad intelectual se introducen normas que
involucran las mtps.
1. Definiciones
El artículo 272 del Código Penal colombiano y la normatividad colombiana no
proporciona una definición de lo que debe entenderse por medida tecnológica. El
articulo 16.7.4 literal b del tlc define medida tecnológica efectiva como “cualquier
tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación,
controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos,
o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo al derecho
de autor”. Esta definición usa el término “efectivas” que se emplea en los tratados
ompi, aunque no genera criterios que permitan cualificar el grado de efectividad
necesario para ser protegidas, deja al juez o interprete de la norma la facultad para
determinar la calificación de la medida como efectiva o inefectiva.
Sin lugar a dudas protege las medidas que controlan el acceso, como cualquier
uso de las obras relacionado con el ejercicio de algún derecho de autor o conexo,
con lo cual se está ampliando el marco de protección de las mtps y se daría paso
a crear un derecho de acceso inexistente hasta el momento, ya que “…en nuestro
ordenamiento no se ha creado la figura del derecho de acceso” (Rodríguez
Moreno, 2004: 285).
Se tutelan las mtps que protegen tanto los derechos patrimoniales como los
morales, situación que en la legislación actual no es muy clara. Al usar el término
“cualquier tecnología” la definición cobra una dimensión supremamente amplia, que
cobija todo tipo de hardware, software, firmware y demás desarrollos tecnológicos
existentes y por existir.
2. Prohibiciones
El apartado 16.4.a. establece las protecciones a las mtps, disponiendo dos
prohibiciones principales, la primera prohíbe la elusión de las mtps que controlan el
acceso, de tal forma que se hace responsable a quien “eluda sin autorización cualquier
medida tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra, interpretación o
. En la definición de Radiodifusión que se encuentra en el apartado 16.6.8 también se
hace mención de forma indirecta a las mtp haciendo alusión a los sistemas de codificación
de señales. Radiodifusión “significa la transmisión al público por medios inalámbricos o por
satélite de los sonidos o sonidos e imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la
transmisión inalámbrica de señales codificadas, donde el medio de decodificación es suministrado
al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento...”.
104
   
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
ejecución o fonograma protegidos” y se deja de lado la protección de las mtps que
controlan el uso de las obras.
La segunda prohibición está enfocada respecto a la fabricación y puesta en
circulación de tecnologías para la elusión, así: “cada parte dispondrá que cualquier
persona que: (ii) fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o
de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u ofrezca
al público o proporcione servicios, que: (A) son promocionados, publicitados o
comercializados con el propósito de eludir una medida tecnológica efectiva; (B)
solo tienen un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al
de eludir una medida tecnológica efectiva; o (C) son principalmente diseñados,
producidos o ejecutados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier
medida tecnológica efectiva”. Por medio de esta disposición se permite la
distribución de las tecnologías de doble uso, que son aquellas que permiten usos
lícitos e incidentalmente ilícitos.
El comercio de estas herramientas se encuentra prohibido en la norma vigente en Colombia, lo que implica un impedimento para la circulación legal de
tecnologías de descodificación de señales10 y dispositivos en general que de forma
accesoria a su principal uso permitan eludir medidas tecnológicas de protección.
Otra característica esencial a tener en cuenta, es que esta prohibición cobija
tanto a las tecnologías para la elusión de mtps que controlan el acceso como las que
protegen de forma exclusiva el derecho de autor o conexo, es decir el ámbito de
protección a diferencia de la ley colombiana esta circunscrito al derecho de autor
establecido por la ley, mientras que la ley colombiana establece un ámbito más
amplio en la medida que habla de “usos no autorizados”, lo cual abarcaría también
las relaciones contractuales, creando un marco de incertidumbre más alto frente al
conocimiento preciso de las tecnologías que se pueden fabricar.
3. Excepciones y limitaciones
La legislación Colombiana reguló las mtps sin establecer ninguna excepción que
permitiera bajo ciertas circunstancias eludir las medias y distribuir o adquirir los
dispositivos que permiten la elusión, de tal forma que el tlc al traer una serie de
excepciones puede presentar un gran avance en la regulación de este tema, así lo
ha reconocido Fernando Zapata, director de la Dirección Nacional de derechos
de autor de Colombia, “… hoy, se hace necesario acorde con el tlc el generar
excepciones a la elusión de medidas tecnológicas. Uno de los beneficios que
10. Es necesario mencionar que el artículo 16.8 del tlc establece la obligación de
tipificar penalmente “la fabricación, ensamblaje, modificación, importación, exportación,
venta, arrendamiento o distribución por otro medio, de un dispositivo o sistema tangible
o intangible, a sabiendas o con razones para saber que la función principal del dispositivo
o sistema es asistir en la descodificación de una señal codificada de satélite portadora
de programas codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; y
(b) la recepción o subsiguiente distribución dolosa de una señal de satélite portadora de
un programa que se originó como señal por satélite codificada a sabiendas que ha sido
descodificada sin la autorización del distribuidor legitimo de la señal”.
   
105
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
Colombia pueda tener en este tema es haber adquirido claridad en este punto;
muchos países han regulado medidas tecnológicas, pero pocos han exceptuado,
porque es un tema muy complejo de entender tecnológicamente”.
Son siete las excepciones que trae el tlc, las cuales provienen de la dmca de 1998,
y que consisten en permitir la elusión en los siguientes casos: 1.Ingeniería inversa
de software con propósitos de interoperabilidad11. 2. Investigación criptográfica y
de tecnologías de codificación, para identificar y analizar fallas y vulnerabilidades
en los sistemas eludidos12. 3. Inclusión de tecnologías que permiten el filtro de
determinados contenidos inapropiados para menores13 4. Actividades en sistemas
y redes de cómputo para probar, investigar o corregir la seguridad14. 5. Acceso
por parte de Bibliotecas, archivos y entidades educativas con el único propósito
de tomar decisiones de adquisición15. 6. Identificar y deshabilitar la recolección y
difusión de información personal que reflejen las actividades en línea del usuario16.
7. Actividades de investigación, inteligencia, protección, e identificación de
vulnerabilidades de un sistema o red de cómputo del gobierno17.
Es preciso anotar que para el acto de elusión proceden todas las excepciones
citadas (art. 16.7.4.g.1), pero para la prohibición de fabricación y puesta en
circulación de tecnologías para la elusión de mtps que controlen el acceso sólo se
11. Artículo 16.7.4.e.1 “las actividades no infractoras de ingeniería inversa respecto a
la copia de un programa de computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe
con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computación que no
han estado a la disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades,
con el único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación
creado independientemente con otros programas”.
12. Artículo 16.7.4.e.2 “las actividades de buena fe no infractoras, realizadas por
un investigador apropiadamente calificado que haya obtenido legalmente una copia,
interpretación o ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o
fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar
dichas actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y analizar
fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y decodificar la información”.
13. Artículo 16.7.4.e.3 “la inclusión de un componente o parte con el único fin de
prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en una tecnología,
producto, servicio o dispositivo que por si mismo no está prohibido bajo las medidas
de implementación del subpárrafo (a)(ii)”.
14. Artículo 16.7.4.e.4 “actividades de buena fe no infractoras autorizadas por el
titular de una computadora, sistema de cómputo o red de cómputo con el único fin de
probar, investigar o corregir la seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o
red de cómputo”.
15. Artículo 16.7.4.e.5 “acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones educativas
sin fines de lucro a una obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían
acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones”.
16. Artículo 16.7.4.e.6 “actividades no infractoras con el único fin de identificar y
deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la recolección o difusión
de datos de identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona
natural de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier persona de
obtener acceso a cualquier obra”.
17. Artículo 16.7.4.h “actividad legalmente autorizada de investigación, protección,
seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes
o contratistas del gobierno. Para los efectos de este párrafo, el término “seguridad
de la información” significa actividades llevadas a cabo para identificar y abordar la
vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de computo
gubernamentales”.
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   
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
autorizan las excepciones 1, 2,3, 4 y 7 (art. 16.7.4.g.2); y para las tecnologías para
la elusión de mtps que protegen cualquier derecho de autor o conexo sólo procede
la 1 y 7 (art. 16.7.4.g.3).
Estas excepciones provienen de las necesidades identificadas en el debate
legislativo realizado en 1998 en Estados Unidos. Desde ese año las discusiones
a nivel mundial sobre las excepciones a la elusión se han ido incrementado
notablemente, sensibilizando sobre la importancia de una regulación adecuada en el
tema que permita un equilibrio entre los intereses de los titulares y las necesidades
de acceso a la información, creación de nuevos contenidos, e investigación y
desarrollo tecnológico.
Estos debates han logrado que múltiples sectores de la sociedad participen en
la construcción de nuevas excepciones creadas por vía administrativa de acuerdo
al procedimiento creado con este fin; pero además, se ha hecho evidente que una
legislación desequilibrada, sin excepciones, o con excepciones insuficientes, genera
un ambiente de ilegitimidad frente al uso de las mtps.
Las excepciones consagradas en el tlc representan una novedad ante nuestra
legislación, pero frente al estado actual de la situación de la materia, estas
excepciones que datan de hace una década son insuficientes, tal como lo reflejan
las doce excepciones creadas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
durante los últimos siete años, las cuales deben tenerse en cuenta al momento de
cualquier regulación de la materia en nuestro país.
4. Procedimiento de revisión para crear excepciones
Una de las criticas más duras que ha tenido la dmca de los Estados Unidos es la
de no haber previsto el impacto que tendría el tema de las mtps en la investigación
científica y la innovación tecnológica, tanto que se ha denominado que fue mas
una “Anti-technology-Law” que una “Copyright-Law”.
El artículo 16.7.4f del tlc con Colombia establece la incorporación de un
procedimiento legislativo o administrativo para evaluar el impacto adverso real o
potencial de las prohibiciones a la elusión de mtps, con la finalidad de establecer
excepciones a la elusión, y con la obligación de hacer revisiones en periodos
inferiores a cuatro años sobre los impactos respecto a los usos no infractores
al derecho de autor o conexos. Este tipo de evaluaciones son vitales para crear
excepciones significativas para usuarios específicos y consumidores que no tengan
el suficiente conocimiento tecnológico para crear sus propias herramientas.
En Estados Unidos la Biblioteca del Congreso, por disposición de la sección
1201 a.c. de la dmca, es la entidad encargada de establecer los eventos en los
cuales la elusión de las medidas tecnológicas no se considera una infracción.
La dmca prescribe que dentro de los dos años siguientes a su promulgación, es
decir en el año 2000, y durante un periodo de cada tres años el director de la
Biblioteca del Congreso (Librarian of Congress) determinará las excepciones a la
prohibición de elusión, bajo las recomendaciónes del jefe de la oficina de Copyright
   
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Jhonny Antonio Pabón Cadavid
(Register of Copyrights), quien podrá consultar con el secretario asistente para
las comunicaciones e información del Departamento de Comercio, para lo cual
se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. La posibilidad de usar las obras
protegidas, 2. La posibilidad de realizar actos con la obra relacionados con la
preservación, archivo sin ánimo de lucro y propósitos educativos, 3. El impacto
que la prohibición de la elusión de la medida tecnológica implementada en las
obras tiene en la crítica, comentarios, reportaje de noticias, enseñanza, aprendizaje
o investigación, 4. El efecto que la elusión de las medidas tecnológicas tiene en el
mercado respecto al precio de las obras, 5. Los demás factores que el director de
la biblioteca del Congreso considere apropiados.
Así, el 27 de octubre de 2000 establece dos excepciones para la elusión de mtps
implementadas a determinadas clases de obras, estas excepciones estuvieron vigentes
hasta el 28 de octubre de 2003, la primera sobre “Compilations consisting of lists
of websites blocked by filtering software applications” y la segunda “Literary works,
including computer programs and databases, protected by access control mechanisms
that fail to permit access because of malfunction, damage, or obsoleteness”.
El 28 de octubre de 2003 vigentes hasta el 27 de octubre de 2006 establece las
excepciones a la elusión sobre las siguientes clases de obras:
1. Compilations consisting of lists of Internet locations blocked by commercially marketed
filtering software applications that are intended to prevent access to domains, websites
or portions of websites, but not including lists of Internet locations blocked by software
applications that operate exclusively to protect against damage to a computer or computer
network or lists of Internet locations blocked by software applications that operate exclusively
to prevent receipt of email.
2. Computer programs protected by dongles that prevent access due to malfunction or
damage and which are obsolete.
3. Computer programs and video games distributed in formats that have become obsolete
and which require the original media or hardware as a condition of access. A format
shall be considered obsolete if the machine or system necessary to render perceptible a work
stored in that format is no longer manufactured or is no longer reasonably available in the
commercial marketplace.
4. Literary works distributed in ebook format when all existing ebook editions of the work
(including digital text editions made available by authorized entities) contain access controls
that prevent the enabling of the ebook’s read-aloud function and that prevent the enabling
of screen readers to render the text into a specialized format.
La última creación de excepciones, la cual se encuentra vigente hasta el 27 de
octubre de 2009, donde la Biblioteca del Congreso ha establecido la excepción de
elusión a estas seis clases de obras:
108
   
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
1. Audiovisual works included in the educational library of a college or university’s film or
media studies department, when circumvention is accomplished for the purpose of making
compilations of portions of those works for educational use in the classroom by media studies
or film professors.
2. Computer programs and video games distributed in formats that have become obsolete and
that require the original media or hardware as a condition of access, when circumvention
is accomplished for the purpose of preservation or archival reproduction of published digital
works by a library or archive. A format shall be considered obsolete if the machine or system
necessary to render perceptible a work stored in that format is no longer manufactured or
is no longer reasonably available in the commercial marketplace.
3. Computer programs protected by dongles that prevent access due to malfunction or damage
and which are obsolete. A dongle shall be considered obsolete if it is no longer manufactured or
if a replacement or repair is no longer reasonably available in the commercial marketplace.
4. Literary works distributed in ebook format when all existing ebook editions of the work
(including digital text editions made available by authorized entities) contain access controls
that prevent the enabling either of the book’s read-aloud function or of screen readers that
render the text into a specialized format.
5. Computer programs in the form of firmware that enable wireless telephone handsets to
connect to a wireless telephone communication network, when circumvention is accomplished
for the sole purpose of lawfully connecting to a wireless telephone communication
network.
6. Sound recordings, and audiovisual works associated with those sound recordings,
distributed in compact disc format and protected by technological protection measures
that control access to lawfully purchased works and create or exploit security flaws or
vulnerabilities that compromise the security of personal computers, when circumvention is
accomplished solely for the purpose of good faith testing, investigating, or correcting such
security flaws or vulnerabilities.
Dentro del procedimiento a cargo de la oficina de Copyright de la Biblioteca del
Congreso para determinar la clase de obras que serán objeto de la excepción para
la elusión se han descartado múltiples propuestas de diversos sectores, como el
de las bibliotecas. La elección o exclusión de cada excepción propuesta debe estar
debidamente motivada, y en múltiples ocasiones se han tenido en cuenta pero
no recomendado excepciones que por las circunstancias propias de los Estados
Unidos no son adoptadas, pero que en una realidad como la colombiana deberían
tenerse en cuenta. Por ejemplo, en los años 2000, 2003 y 2006 se ha solicitado
que se establezca una excepción para la elusión de los dvd-Videos codificados
para funcionar en una región geográfica específica, la razón para denegar esta
   
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Jhonny Antonio Pabón Cadavid
propuesta ha estado fundamentada en que existen múltiples opciones disponibles
en el mercado para que los consumidores tengan acceso a los contenidos que no
se encuentran disponibles en la región 1, que corresponde a la de Norteamérica.
Concluye la oficina de Copyright que la codificación de zonas geográficas es
usada de forma legítima por los titulares de derechos de obras audiovisuales para
controlar el acceso en aras de prevenir la distribución de los dvds en regiones del
mundo donde la película no haya sido estrenada en cines. Esta motivación no sería
válida en Colombia, donde los repertorios de dvds en zona 4, correspondiente a
Latinoamérica, son escasos frente a la producción audiovisual del resto del mundo,
y las opciones de acceso a estas obras no son tan económicas y fáciles como en
Estados Unidos.
5. Independencia de acciones
El tlc con Colombia al igual que el cafta (art. 15.5.7.c) y a diferencia del tlc
con Chile, establece que la violación a las protecciones jurídicas de las mtps debe
constituir una causa ya sea civil o penal independiente a cualquier violación de
derecho de autor o conexo18, desde esta perspectiva se confirma que aunque el
bien jurídico tutelado es el derecho de autor y conexos el objeto jurídico protegido
son las mtps, y así deberá interpretarse tanto en las acciones penales como en las
civiles que se adelanten.
Las obligaciones del Tratado de Libre Comercio así como las de los tratados
ompi de 1996 no especifican si la regulación debe ser civil, administrativa o penal.
La libertad frente a este tema debe estar medida por una implementación razonable,
circunscrita a los principios generales del derecho y de las diferentes áreas en donde
existe posibilidad de regular. Así, las acciones penales deben ser la última opción
para el legislador, teniendo que existir primero acciones civiles o administrativas,
de acuerdo al principio de última ratio y de intervención mínima del derecho
penal. Para que exista legitimidad en una legislación sobre este tema por la vía
penal, se le exige al legislador una motivación que corresponda a la protección de
unos intereses sociales que justifiquen medidas de tal gravedad, más aun con penas
privativas de la libertad.
6. Cláusula de neutralidad
Este fue uno de los aspectos más controvertidos en los debates que precedieron la
dmca, ya que los grupos que se confrontaron en este tema, fueron los representantes
de las industrias culturales y por otro lado los productores de tecnología, quienes
temían que los titulares de derecho de autor abusaran de su posición para requerir a
18. Artículo 16.7.4.d “Cada Parte dispondrá que una violación de una medida que
implementa este párrafo constituye una causa civil o delito separado, independiente de
cualquier infracción que pudiera ocurrir bajo la legislación de derecho de autor y derechos
conexos de dicha Parte”.
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medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
las compañías tecnológicas al uso especifico de determinadas herramientas o a una
interoperabilidad forzada con las mtps que desestimulara la innovación. Este tipo de
cláusulas lo que buscan es que no se obligue a los fabricantes de electrodomésticos,
sistemas de computación y comunicación a implementar una mtp particular19.
El sistema scms de la Audio Home Recording Act (ahra) de 1992 y el sistema
Macrovision para señales análogas establecido en la dmca sección 1201 K, son dos
casos de excepción de esta cláusula “no mandate”.
7. Responsabilidad penal
Las disposiciones del tlc cualifican la responsabilidad penal, lo cual puede ser
muy benéfico para el intérprete de la norma nacional. Se exige que la elusión
o la comercialización de dispositivos para la elusión haya sido un acto doloso
y efectuado con la finalidad de lograr una ventaja comercial (caso que también
podría constituirse como un acto de competencia desleal) o con el fin de obtener
una ganancia financiera privada.
8. Exención de responsabilidad a Bibliotecas y otras entidades
El artículo 16.7.4 establece exenciones de responsabilidad penal a bibliotecas,
archivos, instituciones educativas y a organismos de radiodifusión no comercial
sin fines de lucro, y el artículo 16.11.15 que establece recursos civiles para la
observancia de la protección efectiva de las mtps, sentencia “que ninguna parte
podrá… disponer el pago de indemnizaciones contra una biblioteca o un archivo,
institución educativa u organismo público de radiodifusión sin fines de lucro, que
sostenga la carga de la prueba de demostrar que no conocía o no tenía razones para
creer que sus actos constituían una actividad prohibida”.
Se justifica esta exoneración debido al fin que anima a estas entidades de brindar
acceso a la información con propósitos educativos, en este caso se muestra de forma
clara que priman unos intereses sociales y públicos a los intereses particulares. Esta
racionalidad debe pensarse no solo para extender las exenciones de responsabilidad
a entidades como museos, sino también para la creación de excepciones a los actos
prohibidos mencionados en el punto 3.3.2.
iv. conclusiones
Los elementos de la normatividad analizada no son los propios de nuestra legislación
tradicional de derecho de autor, lo cual revela una transformación sustancial
en nuestro sistema de propiedad intelectual relacionado con la protección a los
19. Artículo 16.7.4.c. “Al implementar el subpárrafo (a), ninguna Parte estará obligada
a requerir que el diseño de, o el diseño y selección de las partes y componentes para un
producto de consumo electrónico, de telecomunicaciones o de computación, responda a
una medida tecnológica en particular, a condición de que dicho producto no viole, de
alguna otra forma, cualquiera de las disposiciones que implementan el párrafo (a)”.
   
111
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
derechos de los creadores, tal cambio acentúa en la legislación las problemáticas
relacionadas con el acceso a la información, tanto así, que en las discusiones frente
a la existencia de un derecho de acceso, en el sistema tradicional de copyright se ha
dicho que en el ambiente digital “the “exclusive Right” that the Constitution authorizes
Congress to secure to authors is not only a “copy”-right, but an access right”, derecho
que también tiene sus excepciones y limites (Ginsburg, 2000: 4).
Las disposiciones actuales en nuestra legislación son insuficientes para regular
de forma satisfactoria las medidas tecnológicas de protección, en especial cuando
se ha adoptado una solución penal que viola los principios de tipicidad, última
ratio e intervención mínima.
Las normas analizadas del tlc con los Estados Unidos nos muestran la
indiferencia del legislador Colombiano en un tópico que ha sido el eje de discusión
de los últimos años en cuanto a los derechos de autor y conexos y al acceso a la
información.
El margen de acción, autonomía y soberanía de Colombia es lo suficientemente
amplio, para que el congreso con su potestad legislativa de forma inmediata,
independiente de la existencia o no del tlc, regule este tema.
En caso de adopción del tratado el ámbito de acción será apto para adoptar,
implementar y añadir a las disposiciones del tratado, normas que generen un
marco propicio para la inversión en temas de investigación científica y desarrollo
tecnológico.
Las excepciones a los actos de elusión y a la circulación de dispositivos para
la elusión se deben incrementar, aprovechando la experiencia de las excepciones
creadas por los Estados Unidos durante los últimos 10 años, donde se han
identificado necesidades de sectores específicos y usos no infractores. Con la
finalidad de crear armonía en la legislación regional, el evaluar y debatir ese tema
desde la Comunidad Andina de Naciones, y reglarlo a nivel nacional, estaría de
acuerdo a los propósitos de unificación, ya que las necesidades y legislaciones en
temas de derecho de autor son comunes.
Desde hace años se viene observando que las mtps afectan muchas más
situaciones jurídicas que las reguladas hasta el momento, lo cual define que el tema
es transversal al sistema jurídico y no se podría llegar a pensar en una legislación
exhaustiva, y por lo tanto en múltiples casos la legislación existente en temas abiertos
como la competencia desleal, o la privacidad será suficiente para la protección de
los diferentes intereses.
Por un lado los consumidores son vulnerables a prácticas que perjudican sus
intereses, como falta de información sobre mtps implementadas, vicios ocultos,
responsabilidad extracontractual por daños causados por las mtps, como sucedió
en Canadá, Italia y Estados Unidos con la implementación del sistema xcp en cdsAudio de Sony bmg el cual produjo un gran escándalo por los daños que causó
en la privacidad y seguridad de las redes de cómputo de los usuarios, para superar
este problema, en éste último país se estableció por medio de la excepción número
112
   
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre comercio con los estados unidos
6 una solución por la Biblioteca del Congreso en el año 2006, denominada como
la “anti- rootkit exception”.
También se puede abusar de las mtps para realizar prácticas anticompetitivas
que sean restrictivas al comercio, o establecer obstáculos a la preservación del
patrimonio cultural.
Las mtps son una amenaza para la preservación del patrimonio documental,
impidiendo la actualización tecnológica de los soportes donde están almacenadas
las obras, como solución a esta problemática la regulación de Canadá de diciembre
de 2006 ha obligado a los editores de los ejemplares de obras que harán parte del
patrimonio, a la entrega sin mtps o a facilitar los equipos de lectura de las obras.
Las Bibliotecas patrimoniales como la Biblioteca Nacional tienen la función de
preservar el patrimonio documental de la nación y para ello es necesario realizar
actualizaciones de soportes y reproducciones de respaldo de la información, las
mtps deben ser flexibles a estas necesidades.
Es necesaria una política integral, ya que si se está brindando tan amplia
protección jurídica a este tema, el Estado debe apoyar la investigación, el desarrollo,
el estudio y la innovación tecnológica en estas áreas del conocimiento, para que
la industria tutelada sea además del puñado de empresas extranjeras dedicadas a
esta área, empresas nacionales o regionales que puedan implementar modelos de
negocios de altísima rentabilidad en los mismos mercados nacionales y regionales
o en otras latitudes.
Se debe delimitar de forma precisa el campo de acción de las mtps, permitiendo
el ejercicio de las excepciones al derecho de autor, para lo cual es necesario que se
tenga claridad frente a la naturaleza jurídica, el interés y bien jurídico protegido
por cada una de las excepciones existentes, es decir, se hace necesario dar contenido
por medio de la discusión democrática y académica a las tradicionales excepciones
al derecho de autor, de tal forma que se pueda reconocer un limite a las medidas
tecnológicas de protección.
Se debe establecer la interoperabilidad como una necesidad para el adecuado
uso de las obras e impedir que las mtps sean obstáculos directos para la
creación de nuevas obras, deben ser lo suficientemente flexibles para permitir el
aprovechamiento de la hipertextualidad de las obras digitales en todo su esplendor;
para el acceso, de tal suerte que no suceda lo del paradigmático caso de los dvdVideo, los cuales han sido regionalizados para su distribución, de tal suerte que los
dvd-Video editados para zonas diferentes a la 4 a la cual corresponde Colombia,
no pueden ser comercializados en Colombia, impidiendo tener acceso a miles de
títulos que no se editan en nuestra región, constituyendo de forma indirecta una
nueva forma de censura; y conservación de las mismas, en especial ante necesidades
patrimoniales de la nación.
Así como la implementación de estas tecnologías involucra un derecho legítimo
de los titulares de derechos, es prioritario que los modelos generen ventajas,
facilidades y oportunidades para los consumidores, tanto para mejorar los modelos
de demanda de contenidos, como para establecer canales que sirvan para innovar
   
113
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
en los modelos de negocios, en los servicios, dispositivos, y en la forma como
se diseñan los sistemas de distribución y uso de obras que utilizan las industrias
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selon les traités de l’ompi, le dmca, les directives européennes et d’autres législations
(Japon, Australie)”, rida n.º 189, Juillet 2001, France.
   
115
aspectos globales de la patentabilidad
de las invenciones implementadas
por ordenador
estado actual y nuevas perspectivas
manuel guerrero gaitán*
i. introducción
El acelerado desarrollo que ha tenido el sector informático, desde finales del siglo
xx, ha convertido a los programas de ordenador en uno de los intangibles de
mayor utilización mundial y por consiguiente de mayor valor económico. La gran
penetración que ha tenido la industria del software en la economía mundial se pone
de manifiesto con la utilización en casi todos los aspectos de la vida humana de
dispositivos o actividades regidas por un programa de ordenador. De esta manera,
vemos como los programas de ordenador en la actualidad están presentes en algo
tan sencillo como escribir un correo electrónico o tan complicado como controlar
el suministro de agua y electricidad de una gran ciudad.
En este sentido, los programas de ordenador constituyen una creación intelectual
de altísimo valor que debe ser protegida por la disciplina de la propiedad intelectual
y así lo establece el wct al decir que el derecho de autor es la categoría idónea
para su protección. No obstante lo anterior, no en pocas ocasiones se ha tratado
de obtener la protección de un programa de ordenador a través de la patente de
invención. La situación anteriormente descrita, lejos de ser un hecho aislado, está
tomando día por día más fuerza, redundando en el incremento de las solicitudes
de patentes sobre programas de ordenador, a punto tal que de acuerdo con la epo,
esta ha sido el área de mayor crecimiento en cuanto a cantidad de solicitudes en los
últimos años. En efecto, tal como se puede apreciar en el reporte anual acerca del
* Abogado y Especialista en Propiedad Industrial, Derecho de autor, y Derecho de
las nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, Máster en Propiedad
Industrial, Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información de la Universidad
de Alicante y candidato a Doctor en derecho en la misma Universidad. E-mail:
[[email protected]].
1. Tratado de la ompi sobre Derecho de Autor, adoptado por la Conferencia Diplomática
el 20 de diciembre de 1996.
. Oficina Europea de Patentes. “Computer-Implemented Inventions”, disponible en
   
117
Manuel Guerrero Gaitán
patentamiento en el mundo de la ompi del año 2007, el sector de las tecnologías
de la información junto al de tecnologías audiovisuales fue el de mayor aumento
pasando de 110.701 solicitudes en el año 2000 a 141.357 en el 2004.
Una de las “batallas” más importantes en este tema se suscitó en el interior de los
órganos comunitarios europeos a inicios de la presente década, pero en la actualidad
la discusión vuelve a tomar fuerza, ya no solo en el ámbito europeo, sino al interior
de Estados Unidos con los últimos fallos judiciales como el proferido en contra de
la empresa Microsoft en la que se le condena al pago de casi 9 millones de dólares
por la infracción a la patente de un ciudadano de Guatemala que previamente
había intentado negociaciones con la multinacional para la explotación de su
creación. En el mismo sentido debemos mencionar los casos de Aerotel contra.
Telco fallado recientemente por Corte de Apelaciones de Patentes del Reino Unido
y la solicitud de patente de la empresa Macrossan ante la Oficina de patentes de
este mismo país.
Estos factores, nos han llevado a la necesidad de investigar acerca de la famosa
exclusión de patentabilidad sobre los programas de ordenador, contenida en
numerosas legislaciones nacionales y transnacionales. De esta forma, en el presente
escrito se expone, en primer lugar, las particularidades de la industria del software
(2) que conducen, debido a su rápido y peculiar desarrollo a importantes efectos
colaterales en toda la cadena productiva, haciendo de esta manera, vital la elección
de la forma de protección dada por la disciplina de la propiedad intelectual, tomada
ésta como un todo omnicomprensivo en el que se enmarca tanto la protección a
los derechos de autor como a la propiedad industrial (3).
Paso seguido, expondremos la evolución de la protección que se ha dado al
software (4) hasta llegar al consenso mayoritariamente aceptado de protección por
vía del derecho de autor, para posteriormente analizar el objeto de protección tanto
de las patentes de invención, (5), como del derecho de autor (6), con el fin de hacer
claridad en algunos puntos de suma importancia en el debate principal.
[http://www.epo.org/focus/issues/computer-implemented-inventions.html], consultada el
3 de agosto de 2007.
. wipo Patent Report: Statistics on Worldwide Patent Activity, 2007, disponible
en [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent_report_2007.html#P163_
13079].
. Ver el caso 8:03-cv-00242 Carlos A. Amado v. Microsoft Corp. Corte Federal de
Los Angeles “The suit, filed in Los Angeles federal court, involved a software application
that links an Excel spreadsheet to an Access database in a live link fashion. After a
four week trial, the jury awarded, Mr. Armando Amado, $8.96 million for sales of
the software between March 1997 and July 2003. Mr. Amado developed the program
in 1990 and then approached Microsoft to sell the program to them in 1992, which
they declined to purchase. Mr. Amado received his patent in 1994. The Court will be
awarding additional damages for the time period July 2003 to present”. Disponible en
la sitio web de Morrison and Foesrster [http://www.mofo.com/practice/practice/matters.
asp?type=P&scode=trial].
. Aerotel v. Telco and Macrossan’s application [2006] ewca Civ 1371, disponible en
[http://www.bailii.org/ew/cases/ewca/Civ/2006/1371.html].
118
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
De igual manera se realiza un estudio acerca de las ventajas de la protección
dada por los dos sistemas (7), para luego, de forma global hacer una descripción de
la situación actual de los escenarios anteriormente descritos (8), (Europa, Estados
Unidos, China y Japón) haciendo hincapié en el caso europeo debido a la riqueza y
diversidad de las discusiones que en su momento se dieron, para finalmente poner
de relieve algunas ventajas y riesgos que supondrían la aplicación generalizada del
sistema de patentes a las invenciones implementadas por ordenador.
ii. la importancia del software y su dinámica de mercado
Para tener una mejor comprensión de la materia de estudio, se hace necesario
realizar una corta descripción del funcionamiento de la industria del software que
por sus peculiaridades presenta un desarrollo realmente dinámico y diverso de
sectores tecnológicos análogos.
Una de las principales características de la industria del software, es que la
barrera de entrada, es decir, la disposición de medios físicos y financieros que se
debe tener para acceder al mercado, es relativamente baja, ya que por tratarse de
un bien basado, casi en su totalidad en la implementación del conocimiento de
sus creadores, requiere en muchas ocasiones solo un ordenador “adecuadamente
equipado”, unas licencias y la experiencia y capacidad creativa del autor.
Debido a esto, es posible convertir ideas en productos con relativamente
pocos recursos en comparación con otras industrias. En este punto debemos
hacer la salvedad acerca del campo específico del que se trate ya que la situación
anteriormente descrita se da mayormente en sectores de vanguardia netamente
innovadores. Por el contrario, en los campos donde la tecnología ya ha madurado
hay fuerzas que normalmente causan la aparición de monopolios. Casi en
cualquier campo de software maduro hay un producto que ya ha ganado una cuota
considerable del mercado.
La relativa facilidad en cuanto al acceso al negocio, asegura que haya una fuerte
competencia entre los innovadores. Esa es una de las razones principales por la que
la velocidad de desarrollo en la industria del software es tan alta.
De igual manera, con la aparición del movimiento del “open source” o software
de código abierto, tal como mencionaremos más adelante, los costos existentes
bajo el esquema tradicional, disminuyen considerablemente en cuanto al rubro
de licencias se refiere.
. Bakels, R. y Hugenholtz, B. “The Patentability of Computer Programs”,
Documento realizado por solicitud de la comisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos
y Mercado Interior del Parlamento Europeo, 2002, p. 18, disponible en [http://www.
ivir.nl/publications/other/softwarepatent.pdf ].
. González, B. J. M. “Por Qué las Patentes de Software Son Un Problema?”,disponible
en [http://proinnova.hispalinux.es/nopatentes-motivos.html], consultada el 20 de marzo
de 2006.
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119
Manuel Guerrero Gaitán
La consecución de dinero no es uno de los problemas fundamentales del
desarrollo de software. Por el contrario, tenemos numerosos ejemplos en los que
encontrar recursos no ha sido un gran problema, debido al interés mostrado por las
empresas destinadas al capital de riesgo y la novedosa aparición de las incubadoras
tecnológicas, con marcados matices sociales y filosóficos.
Una de las peculiaridades de la industria del software es la gran relevancia que
presentan las pequeñas y medianas empresas en el sector, debido básicamente a
la baja barrera de entrada, tal como dijimos anteriormente, pero sobre todo a la
implementación de ideas innovadoras que abren sectores de mercado desconocidos
hasta el momento o cuyo potencial era desconocido.
La situación monopolística que se alcanza en muchos nichos de software cuando
la tecnología es madura es un problema conocido en esta industria, y una barrera
para la innovación en esos nichos. Ejemplos de lo anterior los podemos encontrar
en el área de sistemas operativos, navegadores de Web o aplicaciones ofimáticas
que son casos bien conocidos.
iii. la propiedad intelectual y el software
Tal como lo habíamos anunciado en la introducción del presente escrito, en
adelante nos referiremos al concepto de propiedad intelectual como una categoría
de derechos en los que se encuentran tanto la protección a los derechos de autor,
como a la denominada propiedad industrial.
La propiedad intelectual está básicamente diseñada para fomentar la creatividad
del ser humano mediante un sistema de privilegios temporales otorgados por
el Estado, que con el paso del tiempo será de libre acceso y explotación por la
colectividad en general.
En este orden de ideas, es necesario resaltar un elemento fundamental de la
definición antes formulada: el fomento a la innovación.
Si bien los críticos de la propiedad intelectual en general y, en particular,
del sistema de patentes, afirman que los monopolios temporales otorgados a los
titulares de derechos de propiedad intelectual generan importantes distorsiones en
el mercado, debemos afirmar que la concesión de estos derechos de explotación
exclusiva son el mejor instrumento para recompensar a quien, con base en su
esfuerzo intelectual y creativo, proporciona el avance tecnológico, científico y
artístico indispensable para la sociedad.
Aunque son innegables las enormes vicisitudes que se presentan en algunos
campos de esta disciplina como en las patentes en el área farmacéutica, represión de
la piratería marcaria y otros temas por demás polémicos, en general, el sistema de
. Ibíd.
. “Las patentes también pueden ser perjudiciales porque otorgan derechos exclusivos
que pueden dar lugar a monopolios económicos con efectos negativos para los posibles
competidores y para la sociedad en general”. Bakels, R. y Hugenholtz, B. “The
Patentability of Computer Programs”, cit., supra p. 3.
120
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
protección otorgado por la propiedad intelectual ha servido para guardar el delicado
equilibrio entre la recompensa al innovador y el beneficio de la sociedad.
Este equilibrio es el fundamento y columna vertebral del sistema de propiedad
intelectual; en caso de que se rompa, dependiendo de cual extremo de la balanza
se incline, los efectos afectarán o a los creadores o a la sociedad de la siguiente
forma:
Imaginemos que no se otorga una recompensa al creador o que la que se otorga
se da de una forma menor a la que merece el desarrollo objeto de protección. En
este escenario si nos remitimos al plano meramente económico, no va a ser rentable
emprender procesos de innovación que demanden gigantescos esfuerzos de tipo
económico e intelectual y la consecuencia será la de una merma considerable en
la actividad creadora.
En contraposición al escenario planteado anteriormente, si el sistema otorga
derechos excesivos a los creadores, bien sea en cuanto al tiempo, la extensión o las
condiciones para acceder al objeto de la protección, se produciría un efecto en dos
niveles vinculados por un nexo de causalidad. De un lado, la colectividad se vería
imposibilitada para acceder de una manera justa a los beneficios de la innovación, ya
que al ostentar beneficios exorbitantes y no existir competencia se pueden fácilmente
originar situaciones de abuso de posición dominante. Consecuencialmente, al
carecer de competencia y detentar una situación de dominio en el mercado, el
titular del derecho no necesitará invertir más recursos en innovación debido a su
cómodo status quo.
iv. desarrollo histórico de la protección del software
Desde la venta del primer ordenador en Estados Unidos en 1951 hasta la mitad
de la década de los 60, no se pensó que el software pudiera ser vendido de forma
separada al ordenador mismo.
El software se hallaba atado a la computadora y era entregado de forma “gratuita”
con el ordenador. Claro está que no era una entrega totalmente gratuita la que se
hacía del mismo, ya que el adquirente de la máquina pagaba en el precio una parte
proporcional al costo del desarrollo del programa.
Las principales empresas dedicadas a la producción de ordenadores, ibm
(International Business Machine), univac, honeywell, rca, burroughts y ncr
ataban la venta del software y el hardware10.
De hecho, antes de 1965 los ordenadores funcionaban exclusivamente en un
lenguaje de programación dado de una forma casi única para cada ordenador,
debido a que la programación se llevaba a cabo de forma local. Con excepción de
las universidades y las grandes empresas, la mayoría de los usuarios no poseían la
experiencia necesaria para programar sus propios ordenadores, con lo cual tanto
10. Stobbs, G. A. “Software Patents”, New York, Aspen Law and Business, p 38.
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121
Manuel Guerrero Gaitán
el software como las labores de soporte fueron incrementando exponencialmente
los costos de esas empresas productoras de tecnología11.
Entre 1955 y 1962 los usuarios empezaron a aprender cómo programar sus
ordenadores, y paulatinamente fueron creando grupos de apoyo que buscaban
ayudarse unos a otros y obtener el nivel de soporte que a los productores les era
imposible otorgarles. Uno de los grupos más destacados fue share, constituido por
usuarios de ibm, que tenía el propósito de compartir información de programación
y software. Entre 1962 y 1970, share, realizó esfuerzos sistemáticos para distribuir
gratuitamente diferentes clases de software que fuera de utilidad para los usuarios,
entre ellos programas escritos para solucionar problemas en áreas específicas12. Este
momento constituyó el escenario ideal para que casas productoras de software,
entraran en el mercado, vendiendo programas que competían directamente con
los de ibm. Tal como se planteaban las cosas, ibm debió enfrentarse al siguiente
dilema: conservar la unión entre Hardware y software, con la consecuente pérdida
de utilidades, o dividirlos y perder el control del mercado.
Sin embargo, simultáneamente con el enorme potencial de desarrollo que
mostraba la industria tecnológica, se generaban inquietudes en muchos niveles
de la sociedad de Estados Unidos, acerca de la forma en que se debía administrar
ese nuevo tipo de bienes, que representaban toda una nueva forma no solo de
producción de riqueza sino una gran herramienta para constituir monopolios de
hecho y distorsiones del mercado. De este modo, a mediados de la década de 1960,
se llevaron a cabo reuniones entre los abogados del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, y numerosas compañías independientes de software, dando como
resultado, la demanda en enero de 1969 contra la ibm por violación de normas
antimonopolio. En la mencionada demanda, además de acusar a la compañía de
ostentar un monopolio en cuanto al hardware, se argumentó que “desde los inicios
de 1960, la ibm había inhibido el crecimiento de la industria de productos de
programas de ordenador, a través de su vinculación entre hardware y software”13.
Con esta demanda, se logra la escisión de los dos conceptos, marcando así el inicio
de dos industrias diferentes pero dependientes, la del hardware y la del software,
cada una perfectamente determinada, con un mercado objetivo propio y unas
gigantescas implicaciones en la economía mundial de nuestra época.
Bajo esta nueva situación en la cual se consideraban los programas de ordenador
como un ente autónomo, se generó un importante debate mundial acerca de
la forma más idónea para proteger este valioso intangible. Una de las primeras
manifestaciones sobre la cuestión de cuál sería la protección más idónea para los
11. Ibíd.
12. Arden, B. W. Computer Science and Engineering Research Study, mit Press,
Massachusetts, 1983, p. 110.
13. New, W. Industry Readies for Round Two of EU Patent Directive, 2006, Disponible
en el sitio web [www.ip-watch.org/]. Consultado el 5 de marzo de 2006. (...) “Starting
in the early 1960s ibm inhibited the growth of the software products industry through
its bundling of hardware and software”.
122
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aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
programas de ordenador, se produjo precisamente dentro del proceso judicial
antes mencionado, en donde se presentó un escrito redactado en 1965 por R.H.
Bullen, ejecutivo de grupo y vicepresidente de la compañía ibm, en cuanto al tema
fundamental de la separación de Hardware y software en donde se decía: “debemos
establecer si es posible o no, y en qué grado podemos proteger los programas antes
de ocuparnos de una forma adecuada de su venta”14.
De acuerdo con lo anterior, una de las primeras fórmulas de protección
planteada, fue la que podemos considerar lógica en ese momento, la brindada por
el sistema de patentes, ya que era la que tradicionalmente se había encargado de la
protección de los desarrollos tecnológicos y científicos. Curiosamente, la aplicación
del sistema de patentes fue duramente criticada por diversos sectores de la industria
y algunos gobiernos, que se opusieron férreamente a la posibilidad de otorgar un
derecho exclusivo tan fuerte a una industria hasta la fecha incipiente, con lo cual
finalmente se estableció en muchas legislaciones la exclusión de protección del
Software por vía de la patente de invención, “básicamente basándose en el hecho
de que la aplicación industrial requerida por esta figura, implica, un cambio en el
estado de la materia que se encuentra en el mundo exterior, lo cual no se realiza
en la mayoría de los casos a cabalidad por el Software”15.
Paralelamente surgió la idea de crear un sistema de protección sui generis, creado
a la medida de las necesidades de protección del software. Pocos fueron los países
que adoptaron esta fórmula, pero entre ellos podemos encontrar la legislación de
Brasil del año 198416 en la cual se establecía un término de protección de 25 años
para los desarrollos de programas informáticos. La mencionada reglamentación
fue derogada posteriormente.
Finalmente la forma de protección con mayor acogida en todo el mundo fue la
que otorgaba el sistema del derecho de autor, ya que traía consigo grandes ventajas
para las personas dedicadas al diseño y desarrollo de programas de ordenador,
tales como la protección inmediata desde el momento mismo de la creación y la
ausencia de formalidades (registro declarativo).
v. la patente de invención
En el incesante desarrollo de la actividad inventiva humana, el derecho ha tenido
que entrar a regular situaciones que estimularan a sus creadores y a la vez permitieran
el beneficio de la colectividad en general.
14. “We must settle on whether or not, and to what degree, we can protect programs before
we can deal adequately with the question of selling them”, Stobbs, G. A. Software Patents,
New York, Aspen Law and Business, p. 39.
15. Ríos Ruiz, W. R. “El derecho de autor en la protección jurídica de los programas
de ordenador soporte lógico (software) y los bancos o bases de datos”, Revista La Propiedad
Inmaterial, vol. iv, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002.
16. Ley del Senado de Brasil n.º 260/84 del 4 de diciembre de 1984.
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123
Manuel Guerrero Gaitán
La necesidad de ofrecer una adecuada protección a los creadores de nuevos
desarrollos técnicos, contra pretensiones de terceros de aprovecharse económicamente
de los mismos, condujo a que a finales del siglo xvii se implementaran en diferentes
países, textos normativos encaminados específicamente a dotar de protección a tales
innovaciones. A partir de entonces los derechos sobre las patentes se han concebido
como instrumentos impulsores el desarrollo técnico industrial de los países17.
Con el objeto de precisar algunos conceptos, y delimitar áreas de protección,
es conveniente realizar una pequeña alusión al concepto de la patente de invención
y su objeto de protección.
La mayor parte de los textos normativos carecen de una definición concreta
del término patente. Algunas indican el carácter de novedad o el de aplicación
industrial del invento, pero estos no son más que los requisitos legales tendientes
a la consecución del derecho, y no el derecho en sí mismo considerado.
Tal como sostiene Agustin Ramella, “la aplicación del principio omnis definitio
in jure periculosa, encuentra su justificación sobre todo en el terreno de la técnica y
de las industrias sujetas al progreso incesante y por lo tanto, al peligro de que una
definición legal en el presente no corresponda a las exigencias de un porvenir no
lejano”18.
Teniendo en mente la situación anteriormente descrita, podemos calificar a la
patente como un derecho exclusivo otorgado por el Estado en virtud de un acto
de creación encaminado a solucionar un problema técnico que sea nuevo, tenga
actividad inventiva y posea una aplicación industrial.
En concordancia con lo anterior, el artículo 27.1 de trip’s dispone:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por
todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos
de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial”19 (…).
Por otro lado, debemos limitar el alcance del derecho de patentes de invención, el
cual está dado por las reivindicaciones en ella contenidas.
Así pues el Convenio de 5 de octubre de 1973, sobre concesión de patentes
europeas firmado en Munich (Alemania), establece en su artículo 69 num. 1:
El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente
europea, estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. No obstante, la
descripción y los dibujos servirán para interpretar éstas20.
17. Gómez Segade, J. A. Comercio Electrónico en Internet, Barcelona, Marcial Pons,
2001.
18. Ramella Agustin. Tratado de la Propiedad Industrial, Madrid, Ediciones Españolas,
1913 p. 58.
19. trips Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. Disponible en [http://
www.uaipit.com/multilingue/documentos.jsp?len=es].
20. Convenio Europeo de Patentes Artículo 69, [http://www3.european-patent-office.
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aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
De esta situación se desprende la enorme importancia que posee la redacción
de las reivindicaciones, ya que estas son las que van a fijar el poder inherente de
la patente. Una redacción muy restringida generará la posibilidad de vulnerar el
derecho exclusivo y en contraposición una redacción muy amplia producirá un
efecto difuso que no dará certeza del límite de protección que se posee.
De otra parte es necesario recordar que al igual que todos los derechos de
propiedad intelectual, la patente es un derecho de alcance nacional, con lo cual la
extensión territorial está dada por la jurisdicción del estado que la otorgue.
En la actualidad no existe una patente internacional, ni tampoco una de alcance
subregional. La figura más cercana a una patente de alcance extraterritorial es la
denominada patente europea establecida por el Convenio de Munich, pero es
imperativo resaltar que esta debe ser objeto de posterior validación en los Estados
Miembros.
Bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ompi
se ha desarrollado el pct Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Patent
Cooperation Treaty), pero lejos de ser una patente de carácter mundial lo que busca
es crear ciertas condiciones que faciliten el acceso a las patentes de tipo nacional
de los Estados Miembros21.
Así las cosas, podemos ver que aunque se ha llegado a cierto consenso en cuanto
a los requisitos sustantivos exigidos por los Estados para el otorgamiento de una
patente de invención, el poder para concederla o rechazarla, sigue estando en cabeza
de cada estado, lo cual se presta a su vez para que se den diferentes interpretaciones
a las disposiciones consagradas en los textos internacionales como el acuerdo sobre
los adpic (Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con Comercio).
En este orden de ideas se ha afirmado acertadamente que, desde sus inicios, el
propósito del derecho de patentes está encaminado “no solo a dotar de un incentivo
al inventor, sino que la sociedad adquiera el conocimiento de nueva tecnología,
haciendo que la inversión en su comercialización sea más atractiva”22.
Este punto de vista será de suma importancia teniendo en cuenta el propósito
del presente escrito.
vi. los derechos de autor
El derecho de autor es el conjunto de prerrogativas de orden moral y patrimonial
que el Estado otorga a una persona en virtud de su creación literaria o artística.
org/dwld/epc/epc_2000.pdf ].
21. Texto completo del acuerdo, disponible en [http://www.uaipit.com/files/documentos/
pdf/1000005001_Tratado_de_Cooperacion_en_materia_de_patentes_1970_06_19.pdf ].
22. “Not only does a patent provide incentive for the inventor, but society benefits by
gaining knowledge of a new technology and making the investment in its marketing more
attractive”. Foster, F. H. and Shook, R. L. Patents, Copyrights, and Trademarks, New
York, John Wiley and Sons, Inc. 1993, p. 127.
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125
Manuel Guerrero Gaitán
En el mundo encontramos dos sistemas distintos para la protección de las obras
artísticas y literarias, el llamado Copyright, perteneciente al sistema del common
law, y el derecho de autor, de tradición del derecho continental.
No es el propósito de este escrito entrar a estudiar detalladamente las diferencias
de ambos sistemas, pero en síntesis podemos decir que una de las diferencias más
importantes radica por un lado, en la dicotomía existente en el derecho continental
entre derechos morales y derechos patrimoniales y, de otro lado en la capacidad que
tienen las personas jurídicas para ser autores bajo el régimen del copyright.
Tal como lo habíamos mencionado previamente, se llegó a un acuerdo mundial
acerca de la conveniencia de proteger el software mediante la disciplina del derecho
de autor, dadas las ventajas que esto suponía para los creadores.
De esta forma en el Tratado de la ompi sobre Derecho de Autor (wipo Copyright
Treaty) del 20 de diciembre de 1996, queda consignado en un texto de carácter
internacional la obligación de protección del software por medio de la disciplina
del derecho de autor23.
El artículo 4.º del mencionado texto dispone:
“Artículo 4.º Programas de ordenador: Los programas de ordenador están protegidos
como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2.º del Convenio de
Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea
su modo o forma de expresión”.
La analogía con las obras literarias surge en razón a que el software está concebido
en un lenguaje, bien sea en su forma de código fuente (lenguaje de programación
como Visual Basic, C, etc.) o de código objeto (lenguaje binario).
Estos lenguajes están constituidos por símbolos que a pesar de no ser comprensibles por la mayoría de las personas, son interpretados por un dispositivo para
hacer posible un resultado.
Desde este punto de vista el creador del software adquiría el carácter de
autor, con todas las ventajas que esa cualificación conlleva, sobre las cuales ahora
entraremos con más detalle.
vii. ventajas y desventajas de ambos sistemas
a. derecho de autor
Antes que nada debemos partir de la base que la legislación autoral, al igual que la
de derecho del trabajo considera al autor como la parte débil de la relación, razón
por la cual se consagra el principio del In dubio pro autor es decir, en caso de duda
siempre se debe dar la interpretación que más favorezca al autor.
23. wipo. Copyright Treaty Texto completo del tratado, disponible en [http://www.
uaipit.com/multilingue/documentos.jsp?len=es].
126
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
De otro lado, el registro en el campo del derecho de autor es meramente declarativo más no constitutivo. Contrario a lo que sucede con las figuras pertenecientes a
la propiedad industrial (salvo algunas excepciones)24, el derecho se adquiere con el
solo hecho de la creación y el registro que se hace ante el órgano competente tiene
sobre todo fines probatorios, con lo cual se establece el principio de la ausencia de
formalidades contenido en el artículo 5.2 del convenio de Berna para la protección
de obras artísticas y literarias, que dispone:
“El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad
y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la
obra” (…)25.
De las dos condiciones descritas anteriormente se desprende que los costos de
protección del derecho de autor sean significativamente inferiores a los de la
propiedad industrial, incluso llegando en algunos casos a carecer de tasas de registro
ante la entidad gubernamental encargada del registro.
Pero no todo son ventajas a la hora de proteger un intangible como el software
por vía de la legislación autoral. La adaptación que tuvo que sufrir esta disciplina
introdujo importantes variaciones respecto con la forma en que tradicionalmente
se dispensaba la protección. Una prueba de ello se evidencia en el caso de una de
las limitaciones más importantes como la denominada “copia privada” que para el
caso de los programas de ordenador se limita a la “copia de seguridad”.
De igual forma, algunas legislaciones, siguiendo el supuesto mencionado
anteriormente según el cual el autor es la parte débil de la relación, han establecido
estrictos controles en lo que tiene que ver con las transferencias de los derechos.
Tales restricciones se manifiestan en formalidades ad substanciam actus, como la
constitución de documento público para que la transferencia de derechos tenga
efecto, o la prohibición de obra futura, entre otros.
Estas figuras, establecidas en principio para la protección del autor, pueden ser
un arma de doble filo, que a la postre redunden tanto en perjuicio del autor como
el de la industria misma del software.
Para ilustrar de una mejor forma la situación anteriormente esbozada, nos
valdremos de las dos figuras citadas anteriormente a manera de ejemplo, las
creaciones colectivas y en colaboración, y la obra futura.
En cuanto a las formalidades ad substanciam actus, podemos decir que son
aquellas sin las que un acto no nace a la vida jurídica o deviene inexistente. Algunas
legislaciones contienen normas de este tipo que representan una enorme dificultad
para el empresario del software.
24. Véase el caso de las marcas notorias no registradas, los secretos empresariales y otros
signos distintivos utilizados en el tráfico económico como el nombre comercial
25. Convenio de Berna de la ompi para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas. Texto completo disponible en [http://www.uaipit.com/multilingue/documentos.
jsp?len=es].
   
127
Manuel Guerrero Gaitán
Imaginemos un software en el que intervienen un gran número de personas
que con creaciones propias integran un todo, que conducirá como resultado final
a una aplicación compleja sin que exista un contrato laboral de por medio.
En este caso, aunque las modalidades de coautoría como la obra colectiva
y la obra en colaboración nos brindan algunas luces, subsiste la dificultad de la
formalidad de la transferencia para cada individuo. Aún en el caso de reunirse
los requisitos para que se considere obra colectiva26 permanece cierta inseguridad
jurídica sobre todo en la pequeña y mediana empresa que en muchas ocasiones
no cuentan con una asesoría adecuada al respecto.
Para el otro supuesto mencionado en párrafos precedentes, la prohibición de
obra futura27, mantengamos el ejemplo anterior; múltiples desarrolladores sin
que medie un contrato laboral. En este escenario, funcionan numerosas empresas
pequeñas y medianas de desarrollo de software, con lo cual no podemos acudir
a la transferencia realizada ope legis vía contrato laboral. En este caso, teniendo
en cuenta la prohibición de algunas legislaciones en cuanto a la transferencia de
derechos de obras que aún no existen se debería realizar un acto de transferencia por
cada desarrollo que se logre y para cada sujeto, con las correspondientes molestias
y dificultades que ello supone.
Por último hemos de referirnos al alcance de la protección otorgada por el
derecho de autor, ya que esta disciplina no protege las ideas, sino la expresión
de las mismas, lo que conlleva a que una misma idea pueda ser expresada de una
forma diversa sin que con ello se lleve a cabo una violación al derecho exclusivo.
Esta situación genera múltiple zonas grises en las cuales a menudo es difícil realizar
una diferenciación entre idea y expresión. Esta tal vez es una de las dificultades
más grandes que presenta la protección del derecho de autor para el software,
frente al derecho de patentes; en este mismo sentido se manifiestan Robert Hart,
Meter Colmes y Jhon Reid28 en un reporte presentado a la comisión europea
titulado “The Economic Impact of the Patentability of Computer programs” donde
sostienen:
“La patente es mucho más poderosa en este aspecto que el derecho de autor. (El derecho
de autor previene la copia de la expresión de la idea; la patente impide el uso de la
invención patentada, lo cual es mucho más amplio)29.
26. Art. 8.º Ley de Propiedad Intelectual de 1996 (España). disponible en [http://www.
uaipit.com/multilingue/documentos.jsp?len=es].
27. Al respecto de la prohibición de obra futuro, también véase el artículo 59.1 Ley de
Propiedad Intelectual de 1996 (España); artículo 129 de la Ley 23 de 1982 (Colombia)
disponible en [http://www.uaipit.com].
28. Hart, R., Holmes, M. y Reid, J. “The Economic Impact of the Patentability of
Computer programs”, documento presentado por petición de la Comisión Europea el 19
octubre de 2000, Disponible en [http://www.cr-international.com/home_3787.html].
29. Ibíd. “A patent is much more powerful in this respect than copyright. (Copyright prevents
copying of the expression of an idea; patenting prevents use of the patented invention, which
is much broader)”.
128
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aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
b. patentes
Las ventajas de las patentes son, por un lado, tanto para el titular de la misma
como para la colectividad en general, que a cambio del otorgamiento de un derecho
exclusivo de carácter temporal, recibe el conocimiento que servirá de base para el
posterior desarrollo tecnológico del sector.
Este es, o debería ser el fundamento básico del derecho de patentes. Las ventajas
son claras; al ser un título de propiedad industrial otorgado por el Estado goza
de presunción de validez hasta que la autoridad competente no se pronuncie en
sentido contrario.
De la misma manera, tal como se dijo anteriormente en cuanto al tema del
objeto de protección del derecho de patente, su alcance está claramente delimitado
por el tenor de las reivindicaciones, ayudado por los dibujos y la descripción30.
En este sentido encontramos que a pesar de existir un referente normativo claro
en cuanto al alcance de la protección del derecho de patentes, en la práctica no es
tan fácil delimitar la extensión del derecho dada por la reivindicación.
En una primera etapa se aplicó la llamada “doctrina de la esencialidad”. Esta
estaba dada en función de la presencia o ausencia de “diferencias esenciales” entre
la invención patentada y la realización acusada, en el sentido de que hay una
diferencia esencial cuando la modificación o la eliminación afecta a un elemento
de la patente que es esencial y no a un elemento secundario o complementario31.
La existencia o ausencia de diferencias esenciales se decide por el juez teniendo
en cuenta las opiniones de los peritos sobre qué elementos de la invención se habrían
considerado esenciales por un experto en la materia, y cuáles se habrían considerado
secundarios, sin necesidad de sujetarse al texto de las reivindicaciones.
La anterior doctrina devino obsoleta gracias a los cambios de tendencias que
demandaban que las reivindicaciones debían ser analizadas elemento por elemento,
y que todos ellos, tal como se encuentran descritos en el texto de la patente o
sus equivalentes, deben estar contenidos en el objeto o proceso presuntamente
infractor32.
Con esta nueva situación se desarrolló la doctrina de la equivalencia, que
además estaba dada con el fin de proteger a los pequeños inventores que en muchas
ocasiones redactaban ellos mismos sus reivindicaciones y que por falta de técnica
en la redacción muchas veces veían vulnerada su creación.
30. Convenio de 5 de octubre de 1973, sobre concesión de patentes europeas, firmado
en Munich (Alemania), artículo 69.1 disponible en [www.uaipit.com].
31. Segura Camara, P. La resolución sobre la cuestión Q175 (The role of equivalents
and prosecution history in defining the scope of patent protection) tomada a finales de
octubre de 2003 en la reunión del Comité Ejecutivo de la aippi, Barcelona, 2003, p 57
Disponible en http://www.pcb.ub.es/centredepatents/pdf/cursos/dillunsCP/segura_debateart70adpic.pdf
32. Ibíd.
   
129
Manuel Guerrero Gaitán
La anterior doctrina, es recogida por la Conferencia Diplomática de Revisión
del cpe (Munich, 20-29 noviembre 2000), en la cual se adiciona el artículo 2.º
que dispone:
“Art. 2.º— Protocolo sobre la interpretación del art. 69 cpe: Equivalentes. Para
determinar la extensión de la protección conferida por una patente europea, debe
tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento especificado
en las reivindicaciones”33.
En Gran Bretaña no es común el uso del término “equivalente” y la valoración
por equivalencia se basa principalmente en la llamada interpretación intencional
(purposive construction) con la cual, de acuerdo con la jurisprudencia de este país,
se está dando cumplimiento al art. 69.1 cpe y su Protocolo.
En Alemania, la interpretación de las reivindicaciones cambió profundamente a
partir de la Sentencia “Formstein” (1986), momento a partir del cual la jurisprudencia
ha intentado ajustarse al art. 69.1 cpe y su Protocolo. La aproximación reciente de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, a la interpretación por equivalencia
se suele llamar test de obviedad o aproximación a la equivalencia por obviedad
(Obvious Equivalents Approach)34.
Aunque no es el objetivo del presente estudio entrar en profundidad sobre estos
temas, solo buscábamos poner de presente la enorme complejidad que reviste la
interpretación de las reivindicaciones de una patente y la enorme relevancia que
tiene la redacción de las reivindicaciones.
En este punto, teniendo en cuenta que estamos tratando el tema de las ventajas
y desventajas del derecho de patentes en general, queríamos mostrar que una de las
ventajas del sistema, como es la delimitación del alcance de la protección, puede
fácilmente convertirse en el mayor obstáculo para una pequeña o mediana empresa
que quiera acceder a la protección dada por la patente de invención.
Tal como hemos señalado reiteradamente, el alma de la patente reside en las
reivindicaciones, razón por la cual es de vital importancia la correcta redacción
de las mismas. En este punto parece obvio que en la competitiva economía de
mercado en que nos encontramos, va a hacerse necesario acudir a un experto en
redacción de patentes con los elevados costos que eso conlleva.
Así las cosas, llegamos al punto crucial y el motivo de fuertes críticas al sistema
de patentes. El elevado costo en que debe incurrir el titular para la obtención de
su derecho y su posterior mantenimiento.
33. Segura Camara, P. Jurisprudencia reciente de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona relativa a infracción por equivalencia, Barcelona, 2006. Disponible en
[http://www.pcb.ub.es/centredepatents/pdf/cursos/dillunsCP/segura_jurisprudenciareciente.
pdf ].
34. Pagenberg, J. “Interpretation of Patent Claims - Influence of Prior Art and the
Knowledge of the Skilled Person for the Scope of Protection”, Disponible en [http://
www.law.washington.edu/casrip/Symposium/Number8/CM%20-%20Pagenberg%20CAS
RIP%20Interpretation%20of%20Patent%20Claims.pdf ], información extractada el día
16 de marzo de 2006.
130
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aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
Como se había mencionado anteriormente, la patente de invención, al igual que
todos los derechos de propiedad intelectual, está limitada a un espacio geográfico
determinado de acuerdo a la competencia territorial de la entidad que lo otorga.
Esto significa que si una persona desea obtener un derecho exclusivo sobre su
desarrollo en más de un país, necesariamente debe realizar los trámites tendientes a la
consecución del mismo ante la autoridad de cada país en el que busque protección.
La decisión acerca de los países del mundo en que es necesaria la consecución
de un derecho de patente es de índole no sólo comercial sino también jurídica.
Para ilustrar mejor la situación nos valdremos del siguiente ejemplo: X nacional
de Colombia, desea obtener protección sobre un desarrollo propio. Después de
llevar a cabo un estudio de marketing decide que los mercados que más le interesan
son el alemán, el japonés y el de Estados Unidos además su país de origen.
Suponiendo que ya se haya llevado a cabo un estudio preeliminar que indique
que su desarrollo posee los requisitos necesarios para acceder a una patente, el
paso siguiente es establecer la posibilidad efectiva de lograr un registro de acuerdo
con las peculiaridades propias de la legislación de cada estado que a pesar de los
múltiples intentos por lograr una armonización aún subsisten aunque en menor
medida que antes.
Superada esta etapa, X debe acudir a las oficinas de Alemania, Japón y Estados
Unidos con el fin de lograr su protección en cada Estado. En este punto es
indispensable tener en cuenta el requisito de la novedad, ya que se debe recurrir
a la figura de la prioridad establecida en el Convenio de la Unión de París para la
Protección de la Propiedad Industrial.
Como es lógico, además de contar con un representante que asista a X en la
redacción de las reivindicaciones, se debe contar un agente capacitado para llevar
a cabo el trámite ante cada una de las oficinas nacionales, en las cuales, dicho sea
de paso, todos los documentos deben ser presentados en el idioma oficial del país,
en este caso alemán, japonés e inglés.
En este punto detengámonos un momento a imaginar los costos en los que X
ha incurrido hasta el momento: honorarios del profesional redactor de la patente
(reivindicaciones), las tasas oficiales de las cuatro oficinas (Alemania, Japón, Estados
Unidos y Colombia), traducción de documentos del castellano al alemán, japonés e
inglés, y finalmente honorarios de los representantes en cada uno de los países, sin
olvidar, claro está, los costes de investigación y desarrollo (I+D) necesarios para la
consecución de la invención y los correspondientes a la producción a nivel comercial
de la misma. En este sentido, permítasenos citar textualmente un documento de
trabajo de la Universidad de Bruselas en el cual se lleva a cabo un riguroso estudio
acerca de la competitividad europea en materia de patentes, que pone en evidencia
de forma contundente el tema del coste del uso de la patente europea:
“Estudios recientes también han mostrado que una patente europea que designa a 13
países es alrededor de 11 veces más cara que una patente estadounidense y 13 veces
más cara que una patente japonesa, si se tienen en cuenta los costes de tramitación
   
131
Manuel Guerrero Gaitán
y traducción. En cuanto a los costes totales de una protección de hasta 20 años, las
patentes europeas cuestan casi nueve veces más que las japonesas y las estadounidenses.
Si el análisis se centra en las reivindicaciones de las patentes, las diferencias de coste
se acentúan”35.
A continuación, presentamos un diagrama que refleja la proporción de costos
que se da en el trámite de una patente, en el marco del Convenio de Munich que
establece la patente europea.
Coste medio para la adquisición y
mantenimiento de una patente europea36
Tal como se aprecia en el gráfico, la mayor parte de los recursos necesarios para
la obtención de un título de patente corresponden al rubro de la traducción de
documentos, lo cual nos puede servir para darnos una idea de las dificultades que
se pueden presentar no solo a nivel jurídico y de requisitos sustanciales, sino con
formalidades tales como la presentación de traducciones.
En conclusión si se desea utilizar el sistema de patentes es necesario realizar un
cuidadoso estudio acerca de los costos y de la relación costo beneficio que genera
la obtención de un derecho de patente.
En otras palabras, se debe hacer una ponderación, en el sentido de calcular
si los beneficios obtenidos con la obtención de un derecho exclusivo justifican la
gran cantidad de recursos y esfuerzo empleados en obtenerla, máxime para bienes
cuyo ciclo de mercado puede ser de corta duración, como el caso del software que
en este momento nos ocupa.
35. Van Pottelsberghe De La Potterie, B. y Didier, F. “The Cost Factor in Patent
Systems”, Université Libre de Bruxelles, documento de trabajo WP-CEB 06-002, Bruselas
2006, p. 17.
36. A pesar de ser datos correspondientes a la epo (European Patent Office [http://www.
european-patent-office.org/index.en.php]), consideramos ilustrativa la inclusión del anterior
gráfico dadas las etapas que se deben llevar a cabo al interior del procedimiento de
una patente europea con la salvedad que los costos en este caso pueden verse reducidos
debido a que en la etapa de validación de la patente europea ya se ha llevado a cabo
un examen de fondo.
132
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
viii. situación actual de la protección de las invenciones
implementadas por ordenador
Sin pretensiones de realizar un estudio de Derecho comparado, en este apartado
se describe el estado actual de protección de las invenciones implementadas por
ordenador en Estados Unidos, Japón, China y Europa.
a. estados unidos
La idea de conceder derechos exclusivos a los inventores en virtud de sus
descubrimientos por un periodo limitado de tiempo fue esbozada en la Constitución
de 1787.
En 1790 el Congreso estableció el procedimiento de examen de novedad dentro
del proceso de concesión de la patente, pero en 1973 el gobierno determinó que
este examen desapareciera y que en caso de conflicto, la novedad fuese discutida
en sede judicial, dejando en últimas el asunto en manos de los jueces37.
En 1836 debido a la considerable incertidumbre que se había generado con
las patentes carentes de novedad se retoma el examen dentro del procedimiento
de concesión. No obstante, todavía con el examen de fondo, el papel de las cortes
en Estados Unidos es preponderante, tal vez por ser más usual presentar mejores
o más completas evidencias en un procedimiento contradictorio que en uno ex
parte ante la Oficina38.
La práctica del derecho de patentes en Estados Unidos difiere de la del derecho
continental en gran medida por la diferencia existente entre las legislaciones y sobre
todo por la interpretación llevada a cabo por los tribunales.
La legislación de Estados Unidos39 exige cuatro requisitos para que una
invención pueda ser patentada:
1. Que sea patentable (Patentable subject Matter). En concordancia con este
requisito de esta categoría encontramos los procesos, las máquinas, los compuestos
o sustancias y las manufacturas, definidas como cualquier cosa creada por el hombre
que no sea una máquina ni una sustancia.
2. Que sea útil (Useful).
3. Que sea nuevo (New).
4. Que no sea obvio (Nonobvious).
No obstante lo anterior, debido a la vital importancia de la jurisprudencia en
el sistema del common law sería esta la que debería fijar las pautas sobre todo en
el terreno de la materia patentable, es decir lo que puede ser susceptible de ser
protegido por medio de esta figura.
37. Robinson, W. C. The Law of Patents for Useful Invention, Boston, Brown &
Company, 1890, p 396.
38. Supra, p. 25.
39. U.S. Patent Act.
   
133
Manuel Guerrero Gaitán
A inicios de la década de los 80, la Corte Suprema profirió una de las sentencias
de más importancia para el sistema americano de patentes hasta nuestros días en
el desarrollo del caso Diamond v. Chakrabarty40.
Este caso planteaba la cuestión acerca de la patentabilidad de un organismo
(bacteria) modificado genéticamente cuya peculiaridad residía en la facultad de
descomponer múltiples elementos del petróleo, logrando un gran potencial en el
tratamiento de derrames de crudo.
Para contestar la pregunta de si una forma de vida creada por el hombre podía
ser objeto de protección del derecho de patentes, la Corte acudió a las palabras de
Thomas Jefferson en la Ley de Patentes de 1793, que fijó el campo de aplicación
de la patente como “todo arte, máquina, manufactura nueva y útil, o toda mejora
nueva y útil”. Subsecuentes leyes de patentes de 1836, 1870, y 1874 dejaron el
texto intacto, y en la reforma de 1952 se cambió el término “arte” por “proceso”,
pero la esencia de la ley seguía siendo la misma. En el mismo sentido, uno de los
argumentos en que la Corte basó su sentencia fue en la historia legislativa que
acompañó la ley de patentes de 1952. El reporte del Comité informaba que la
intención del Congreso era brindar la posibilidad de patentar “Todo lo creado por
el hombre que esté bajo el sol”41.
La Corte dejó clara la existencia de unos límites al campo de aplicación del
derecho de patentes como las leyes de la naturaleza, los fenómenos físicos y las
ideas abstractas42.
Pero la importancia de la sentencia de Diamond v. Chakrabarty para
nuestro tema objeto de estudio radica en que ésta sentó las bases para uno de los
antecedentes jurisprudenciales más importantes del sistema de Estados Unidos
para el patentamiento de software: Diamond v. Diehr43.
El asunto en este caso era la solicitud de patente sobre un proceso de moldeado
en serie de caucho sintético en productos de precisión. Una de las etapas de este
proceso envolvía la realización de una ecuación matemática dada por un ordenador
que calculaba el tiempo en que se debían abrir automáticamente los moldes44.
La Corte de Aduanas y de Apelaciones de Patentes sostuvo que sólo por el
hecho de involucrarse un ordenador en la interpretación de la fórmula no quería
decir que el procedimiento se encontrara fuera del campo de aplicación del derecho
de patentes.
La Corte Suprema por su parte, ratifica la decisión de La Corte de Aduanas
y de Apelaciones de Patentes y añade que aunque la ecuación matemática no se
podría patentar por si sola, si ésta se incorpora a un proceso de fundición de caucho
que otorga una solución útil, no hay razón para que se excluya la posibilidad de la
40.
41.
42.
43.
44.
134
Diamond v. Chakrabarty, U.S, 1980, 447, pp. 303, 308 y 309.
Stobbs, G. A. Ob. cit., p. 44.
Ibídem.
Diamond v. Diehr, U.S., 1981 450
Stobbs, G. A. Ob. cit., p. 45.
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aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
obtención de un derecho de patente. De esta forma se sigue el poderoso argumento
expuesto en Diamond v. Chakrabarty según el cual era posible patentar “Todo
lo creado por el hombre que esté bajo el sol”, y se hace el razonamiento de si es
posible patentar un organismo modificado genéticamente, debe ser patentable un
programa de ordenador45.
El 29 de julio de 1994 la Corte Federal de Apelaciones del circuito profirió
sentencia en el caso In re Alappat46. Este fue un proceso ex parte llevado a
cabo inicialmente ante la Oficina la cual en todas sus instancias, primero de
examinación y luego de revisión y reconsideración, negó el otorgamiento de la
patente por considerar que se encontraba dentro de una de las excepciones a la
patentabilidad.
La invención que se pretendía patentar era un mejorado rastreador para un
osciloscopio. Las señales en los circuitos eléctricos regularmente varían cíclicamente
a una frecuencia alta en forma de ondas. El osciloscopio permite ver estas ondas.
El invento utilizaba un sistema que suavizaba las ondas expuestas en el osciloscopio
y era implementado por un microprocesador.
La Sala de Recursos de la Oficina sostuvo que la solicitud de patente se enmarcaba
dentro de una de las excepciones de la sección 101 creada jurisprudencialmente, a
la cual se referían como la excepción del “Algoritmo matemático”; sin embargo, la
Oficina comete el error de afirmar que esta excepción se aplica a reivindicaciones
sobre aparatos reales47.
En este sentido, la Corte Federal reconoció tres categorías de objetos no
patentables siguiendo lo resuelto por la Suprema Corte: leyes de la naturaleza,
fenómenos naturales e ideas abstractas, y observó que jamás ésta tuvo la intención
de crear una cuarta categoría general de objetos excluidos de patentabilidad.
La discusión en este asunto se centraba en la patentabilidad de objetos que
incorporaran en sus reivindicaciones fórmulas o algoritmos matemáticos y la Corte
resolvió que hay ciertos tipos de objetos matemáticos, que por si solos representan
únicamente ideas abstractas hasta el momento que se reduzcan a algún tipo de
aplicación practica.
Teniendo como base el caso Diehr se realiza la interpretación según la cual
podrá patentarse una reivindicación que satisfaga los requisitos de la sección 101,
aun cuando contenga algoritmos matemáticos, siempre y cuando el algoritmo
sea implementado en un proceso y realice una función que las leyes de patentes
protejan. Por tanto es irrelevante si una solicitud contiene en alguna de sus partes,
algún objeto que no podría ser patentable per se.
45. “If, under this rationale, biogenetically engineered life forms are patentable subject
matter, then computer software must also be patentable subject matter”. Ibíd.
46. 33 F3d 1526 1994 fed cir.
47. “… Board majority argues that the claimed subject matter falls within a judicially
created exception to Section 101 which the majority refers to as the ‘mathematical algorithm’
exception. Although the pto has failed to support the premise that the ‘mathematical
algorithm’ exception applies [31 USPQ2d 1556] to true apparatus claims”. Ibíd.
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135
Manuel Guerrero Gaitán
La Corte añade que “Los inventos que trabajan a través de electrónica digital no
deben ser excluidos de patentabilidad solamente por el hecho de que su mecanismo
de operación pueda ser representada a través de formulas matemáticas”.
La gran importancia de esta sentencia reside en que se fijan los parámetros para
considerar si se está en presencia de una idea abstracta (no patentable) o de una
invención que merece ser protegida por el derecho de patente, es decir, la Corte
sostiene que para que una invención que contenga un elemento matemático sea
patentable, su resultado debe ser útil, concreto y tangible48.
Aunque Alappat no fue el último caso en el que se debatió la posibilidad de
patentar un programa de ordenador, muchos años después y sin que se haya dado
ninguna reforma legislativa al respecto, se considera que las patentes para software
son totalmente válidas49.
Una de las diferencias de mayor relevancia para el caso del software radica en
el requisito de la utilidad que se asemeja a la aplicación industrial en el caso del
derecho continental, que para el caso europeo ha sido la piedra angular en cuanto
a la defensa del movimiento que aboga por la no inclusión de los programas de
ordenador dentro del ámbito de protección de la patente.
Sólo a mediados de la década de los 90 con la existencia de cientos de miles de
patentes de software concedidas por la uspto (United States Patent and Trademarks
Office), se empezó a apreciar de una forma tangible el gigantesco impacto que las
patentes tendrían en la industria del software.
Está claro que Estados Unidos es la mejor referencia para estudiar el impacto
que tiene la aplicación del derecho de patentes sobre las invenciones implementadas
por ordenador.
Por un lado existe abundante evidencia de que los beneficios y el desarrollo
alcanzados por las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos están
vinculados a la existencia de derechos de propiedad intelectual, pero de otro lado
está la creciente preocupación acerca de la concesión de patentes sobre desarrollos
no novedosos o triviales que redundan en costosos procesos judiciales que en
muchas ocasiones las pequeñas empresas son incapaces de sostener.
La situación anteriormente descrita es generada en mayor medida debido a dos
factores: por una parte, la uspto no posee una base de datos lo suficientemente
amplia que le permita establecer adecuadamente la existencia de antecedentes que
afecten a la novedad, lo cual indirectamente produce un fallo en la aplicación del
requisito de la no obviedad.
El segundo factor consiste en la efectividad de los procedimientos de oposición
llevados a cabo ante la Oficina, cuya efectividad difiere en gran medida a la de la
Oficina Europea de Patentes.
48. “This is not a disembodied mathematical concept which may be characterized as an
“abstract idea,” but rather a specific machine to produce a useful, concrete, and tangible
result”. Ibíd.
49. Schwartz, H. F. Patent Law and Practice, Washington, The Bureau of National
Affairs. Inc. 2001, p. 346.
136
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aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
Estas condiciones conllevan a que en la mayoría de los casos los aspectos
sustanciales de la patente se trasladen del procedimiento de concesión llevado a cabo
por la oficina a las Cortes, con el consecuente incremento de costes por litigios.
b. japón
La situación actual de la propiedad intelectual en Japón esta dada por tres
importantes y recientes instrumentos.
1. Lineamientos de la política en propiedad intelectual de 3 de julio de 2002,
en la cual se manifiesta que Japón es una nación construida sobre la base de la
propiedad intelectual y como tal debe implementar un plan de acción consistente
en cuatro puntos fundamentales a saber: i) promoción de la creación de bienes de
propiedad intelectual; ii) incremento de la protección de los mismos; iii) promoción
de su explotación, y iv) desarrollo del recurso humano y mejoramiento de la difusión
de la propiedad intelectual.
2. Ley básica de la propiedad intelectual50.
3. El Programa Estratégico de Propiedad Intelectual51.
Estos tres instrumentos se dieron en el marco de la preocupación acaecida
por la dramática caída que sufrió el nivel de competitividad japonés, que en 1991
se encontraba en primer lugar y en el año 2002 ocupó el lugar numero 30, tal y
como lo indica “The world competitiveness Yearbook 2002”52.
Una de las metas que se impuso el gobierno japonés fue fortalecer el desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas dentro de las cuales se incluía las del sector
del software.
Tradicionalmente se había excluido la protección del software por vía de
patentes y se establecía la disciplina autoral como la idónea para proteger este tipo
de desarrollos, pero con el giro dado por la política de propiedad intelectual por
las condiciones anteriormente señaladas, Japón se va acercando paulatinamente
al esquema de Estados Unidos.
Un ejemplo de este acercamiento entre las dos legislaciones lo encontramos en
cuanto al tema del “first to file” o “primero en registrar” que se aplicaba a rajatabla
anteriormente y que en la actualidad se encuentra matizado por el llamado periodo
de gracia, que en últimas lo que hace es tratar de lograr un consenso con el “first
to invent” imperante en la legislación de Estados Unidos.
Es comprensible por parte de las autoridades japonesas el intento de armonizar
su ley con la de Estados Unidos, ya que se cuenta con cierta seguridad en torno a
50. Ley básica de la propiedad intelectual de Japón, 27 de noviembre de 2003, disponible
en [http://www.jpo.jo.jp].
51. Programa Estratégico de Propiedad Intelectual de Japón, 8 de julio de 2003, revisado
en mayo de 2004, disponible en [http://www.jpo.jo.jp].
52. Watanabe, H. “Intellectual Property Regime in Japan”, información extractada de
la conferencia llevada a cabo el 23 de noviembre de 2004 en el Magíster Lvcentinvs de
la Universidad de Alicante.
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Manuel Guerrero Gaitán
la posibilidad de evitar las vicisitudes existentes en este país, dada por una parte
por el fuerte apoyo que reciben las pequeñas y medianas empresas como motor de
desarrollo y por otra parte por el fortalecimiento llevado a cabo en la Oficina.
c. china
La primera ley específica de patentes en China fue promulgada en el año de 1889
al final de la dinastía Qing, sin embargo podemos decir que el moderno derecho
de patentes empieza en 1950 con un sistema de recompensas que se otorgaba
al creador, pero que dejaba en cabeza del Estado la titularidad del derecho. A
mediados de la década de los 60 incluso esta modesta manifestación de propiedad
intelectual llegó a su fin.
A comienzos de los años 80, China, conciente de la importancia de la protección
a los desarrollos producto del intelecto humano como motor del desarrollo, envía
un grupo de investigadores a diferentes partes del mundo, con el fin de estudiar
las prácticas y leyes de Propiedad intelectual de cada país. Como resultado de esta
labor de investigación en 1984 se promulga la “Ley de Patentes del Pueblo de la
República Popular China”53 (ley de patentes).
En el año siguiente, China entra a formar parte del Convenio de la Unión de
París para la protección de la propiedad Industrial. Posteriormente en 1992 la ley
de patentes es modificada y dos años después, en 1994, el país firma la entrada en
vigor del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (pct).
Finalmente la ley fue modificada una vez más en 2001 con el fin de lograr los
estándares mínimos requeridos por la Organización Mundial del Comercio en
especial del acuerdo sobre los adpic.
En este estado de cosas, es claro que China avanza hacia la modernización y
una prueba fehaciente de ello son los 1.6 millones de solicitudes de patentes que
se han interpuesto entre los años 1985 a 2003, año en el que se dio un incremento
del 38% en el número de solicitudes presentadas ante la Oficina.
No obstante, muchos titulares extranjeros y nacionales, continúan experimentando problemas debido a la piratería y demás actos de infracción junto con
la extremada dificultad para llevar a cabo acciones legales tendentes a la cabal
defensa de los derechos otorgados por el Estado. Debido a esto, es muy difícil
que un empresario considere introducir en el mercado chino un bien patentado o
patentable, que tenga un alto grado de susceptibilidad a la denominada ingeniería
inversa.
La legislación china de patentes exige tres requisitos sustanciales para el
otorgamiento de una patente de invención. La novedad, la altura inventiva y la
aplicabilidad práctica, en concordancia con el artículo 27 del Acuerdo sobre los
adpic.
53. Versión completa del texto e inglés, disponible en [http://www.chinaiprlaw.com/
english/laws/laws4.htm].
138
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
Aunque en principio las patentes no se admiten para el software, nos parece
pertinente poner de presente la práctica llevada a cabo por las empresas chinas
desarrolladoras de software.
Al igual que en mucha otras legislaciones del mundo, el software es protegido
por vía del derecho de autor, y aunque en virtud del principio de ausencia de
formalidades comentado anteriormente, no es necesario el registro, muchas empresas
optan por este sistema en razón de los beneficios fiscales otorgados por el Estado a
los desarrollos nacionales.
A los que optan por el registro, la Oficina Nacional obliga a aportar los
denominados “materiales de autenticación del programa”, dentro de los cuales
se deben adjuntar al menos 20 páginas consecutivas del inicio, mitad o final del
código fuente.
Esta exigencia puede verse satisfecha de tres maneras distintas con el fin de
preservar la confidencialidad del desarrollo.
– Cubriendo con una línea negra las líneas del código que se consideren
confidenciales aunque éstas no pueden exceder el 30% de la documentación
aportada.
– Aportando 10 páginas del principio del código fuente y 50 más de cualquier
otra parte del mismo.
– Aportando 20 páginas consecutivas del inicio, medio o final del código objeto
y 20 páginas de cualquier parte del código fuente.
Para terminar, el uso de las patentes para las invenciones implementadas por
ordenador, está permitida, siempre y cuando se de una combinación entre hardware
y software que realmente implique un resultado que esté dirigido a solucionar un
problema técnico54.
d. europa
Para empezar este delicado tema, es importante anotar que en el entorno europeo
existen dos clases de patentes, las patentes nacionales, y las patentes europeas
concedidas por la oep Oficina Europea de Patentes (European Patent Office) que
no forma parte del sistema comunitario europeo.
El proceso de concesión de la patente europea, incluye un examen de fondo que
analiza exhaustivamente la existencia de los requisitos sustanciales de patentabilidad
exigidos por el convenio y de igual forma, posee un sistema de presentación de
observaciones y oposiciones cuyas decisiones pueden ser revisadas en grado de
apelación por las salas de recurso y en casos especiales por la gran sala de recurso.
Posteriormente a la concesión de la patente europea, se debe realizar un proceso
de convalidación en los territorios de los Estados miembros en los que se desea
que ésta tenga efectos.
54. Fisher, W. “Current Intellectual Property Developments in China”, en casrip
Newsletter, vol. 12, Washington, 2005.
   
139
Manuel Guerrero Gaitán
El artículo 52.2c del cpe dispone:
“2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:
c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores”.
Parece pertinente investigar sobre la razón por la cual se decidió introducir esta
norma al cuerpo normativo del Convenio.
Durante el desarrollo de las discusiones preparatorias del borrador del Convenio
en 1970, el grupo de trabajo al que le correspondió el tema de las exclusiones a
la patentabilidad sostuvo que con el actual estado de desarrollo, no era posible
establecer si un programa de ordenador podía ser objeto de una patente. Esta vaga
afirmación fue interpretada como que no era posible establecer si era inherente la
capacidad de concesión de una patente para un programa de ordenador o no. En
el mismo año, en Washington fue firmado el pct del que formaban parte en aquel
entonces 20 miembros. En este texto se contemplaba la imposibilidad de realizar
el trámite sobre invenciones que involucraran programas de ordenador, situación
que influyó en los redactores del cpe. Sin embargo, la exclusión consagrada en el
pct nada tenía que ver con la patentabilidad de las invenciones implementadas por
ordenador, puesto que el pct es meramente una herramienta de tipo formal o por
decirlo de otra manera una forma de simplificar los trámites tendentes a la obtención
de una patente en diferentes países. La razón de ser de la exclusión realizada en este
texto consistía en la dificultad para llevar a cabo el examen de fondo.
Finalmente se incluyó la exclusión sobre los programas de ordenador en el cpe,
y por mucho tiempo esta disposición brindó claridad al tema, pero paulatinamente
con el desarrollo tecnológico, se empezaron a presentar múltiples zonas grises que
hacían difícil la diferenciación entre el ente físico y el programa de ordenador que
daba “vida” al mismo.
Siguiendo su propia interpretación, teniendo en cuenta la intención de lograr
cierto grado de armonización con las otras oficinas miembros del trilateral (Estados
Unidos, Japón y Europa), la epo ha venido concediendo patentes sobre programas
de ordenador durante años. En la actualidad se estima que pueden existir más de
30.000 patentes otorgadas por la Oficina55. A modo de ejemplo presentamos a
continuación dos de las patentes que han sido concedidas por la epo, haciendo la
salvedad que en ellas no se solicitó ningún tipo de Hardware o elemento tangible
que modificara “el mundo físico”56:
55. Esteban, J. A. Software Patentability in Cepis National Members. Noviembre de
2004, diponible en [http://www.ati.es/rubrique.php3?id_rubrique=29].
56. Los textos completos de las patentes y sus reivindicaciones se pueden consultar en
en [www.ep.spacenet.com].
140
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
– Sistema de diagnóstico asistido por ordenador para uso médico. Programa para
realizar diagnósticos basados en cálculos automáticos provenientes de introducción
de datos en forma de imágenes o textos (EP0487110)57.
– Sistema de Codificación digital. Esta es la patente del MP3. Su reivindicación
principal incluye cualquier sistema de compresión de señales acústicas basado
en la toma de los coeficientes espectrales de la señal cuantificándolos y codificándolos58.
Tal como habíamos señalado anteriormente, uno de los temas que constituyen la
columna vertebral de la prohibición de las patentes sobre programas de ordenador,
es la forma en que se implementa el requisito de la aplicación industrial. En este
sentido, existe cierta confusión sobre si el requisito establecido en las diferentes
legislaciones nacionales y supranacionales referente a la aplicación industrial implica
realmente un carácter técnico. Entre una de las posibles razones para la existencia
de la mencionada confusión Bakels y Hugenholtz señalan el factor lingüístico.
En efecto, en francés y holandés la palabra “industrie” se utiliza únicamente para la
industria manufacturera, cuyo carácter técnico está delimitado. La palabra inglesa
“industry”, no obstante, se refiere en realidad a cualquier tipo de industria, incluida
la “industria gubernamental”. De igual modo, la condición alemana de que una
invención debe ser “gewerblich anwendbar” (comercialmente aplicable) posee un
alcance más amplio que la industria (técnica) manufacturera, pero no tanto como
el término inglés “industry”59.
Ante esta práctica y debido a las condiciones existentes en el momento, con la
intención de armonizar la legislación en Europa, la Comisión publicó en 2002 la
Propuesta de Directiva Europea de patentabilidad del software60.
Diversas fueron las reacciones que provocó esta propuesta. Algunos analistas
sostenían que la Propuesta de directiva incrementaría la extensión de la patentabilidad
en Europa, incluyendo el software, de una manera análoga a la existente en Estados
Unidos.
Por una parte, la Propuesta de Directiva tuvo una excelente acogida por parte
de la epo, de los profesionales de la propiedad intelectual y de las asociaciones
de grandes empresas productoras de tecnología. Sin embargo, en el otro extremo
se encontraban otras asociaciones de comercio, sobre todo las constituidas por
pequeñas y medianas empresas, sindicatos, organizaciones de profesionales pero
57. Ibíd. “Computer-aided diagnosis system for medical use. Program to make medical
diagnosis based on automatic calculations from input data in the for of images or text”.
Disponible en [www.ep.spacenet.com].
58. Ibíd. Digital Coding Process. It is the “basic MP3 Patent”. It main claim includes
any system to compress acoustic signals based on taking spectral coefficients from the signal,
quantify them and code them (EP0487110) Disponible en [www.ep.spacenet.com].
59. Bakels, Reinier y Hugenholtz, Bernt. The Patentability of Computer Programs,
cit., supra, p. 3.
60. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad
de las invenciones implementadas en ordenador, 20 de febrero de 2002. Disponible en
[http://www.uaipit.com/multilingue/documentos.jsp?len=es].
   
141
Manuel Guerrero Gaitán
sobre todo la comunidad del software libre que se oponían férreamente a la
misma.
El proceso de aprobación de la Propuesta de Directiva comenzó con un
debate en el Parlamento europeo, donde seguido de un largo proceso después del
cual la plenaria dio su aprobación el 24 de septiembre de 2003, con más de 50
modificaciones que entre otras, dejaban al software por fuera de la protección de
las patentes.
Dentro de las consideraciones realizadas, a nuestro juicio es importante destacar
las siguientes:
“(9). De conformidad con la Directiva 91/250/cee del Consejo, de 14 de mayo de
1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, cualquier forma
de expresión de un programa de ordenador original estará protegido por los derechos
de autor como obra literaria. No obstante, las ideas y principios en los que se basa
cualquiera de los elementos de un programa de ordenador no están protegidos por
los derechos de autor”.
De esta forma se deja claro que los programas de ordenador como tal, siguen
estando protegidos por la disciplina autoral.
Para obtener una patente, las invenciones en general y los programas de
ordenador en particular, deben ser susceptibles de aplicación industrial, ser
nuevos y envolver una actividad inventiva. Para envolver una actividad inventiva,
las invenciones implementadas por ordenador deben adicionalmente hacer una
nueva contribución técnica al estado de la técnica, con el objeto de distinguirlas del
software puro. Esta consideración envuelve uno de los problemas fundamentales de
toda la discusión y del debate al respecto, y tal como mencionamos tangencialmente
en anteriores párrafos, constituyó la base sobre la cual los detractores de la Propuesta
de Directiva edificaron su ataque contra la patentabilidad del software.
A pesar de la complejidad del tema, intentaremos describir de una forma
sencilla la problemática aquí planteada desde el punto de vista legal, sin entrar en
consideraciones de tipo técnico.
Los programas de ordenador son una codificación de un lenguaje formal, la
cual, bajo ciertas condiciones puede ser traducido a diversas codificaciones de
otros lenguajes, que ejecutados en ciertos ambientes, pueden crear determinados
efectos en un ordenador. Estos cambios pueden ser rastreados por un hardware y
ser presentados como informaciones o parámetros de control de ciertos dispositivos
físicos. Lo anterior nos permite afirmar que no es el programa como tal el que
produce un resultado en el mundo real, sino su ejecución. El código en si mismo
considerado no tiene la capacidad de llevar a cabo ninguna función técnica, éste
necesita un ambiente adecuado, tanto de otros tipos de software, como de hardware,
con lo cual, si pensamos en la figura de las patentes dependientes, el tema se
complica aún más. Este planteamiento inmediatamente abrió una brecha donde
142
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
surgía entonces la pregunta. ¿Puede ser un software objeto de protección por vía de
patentes, solo con el hecho de ser implementado a través de un hardware?
La cuestión la resuelve el considerando número 15 de la Propuesta de Directiva
al establecer:
“(15). No obstante, la mera implementación de un método, de otro modo, nopatentable, en un aparato como un ordenador no es garantía suficiente para encontrar
que se presente una contribución técnica”.
De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que para acceder a una patente sobre
un programa de ordenador no es suficiente la implementación de este a través de
un medio físico, sino que adicionalmente, se deben cumplir todos y cada uno de los
requisitos tradicionales de patentabilidad y en especial se debe incluir la existencia
de un carácter técnico del mismo.
e. especial referencia al reino unido
En el ámbito europeo es importante realizar una especial referencia al Reino Unido
dado que al igual que en Estados Unidos, en el Reino Unido la existencia de patentes
sobre programas de ordenador no es nueva. Como señala K. Baresford, ya en 1969
la empresa americana institutional Networks corporation logró, a través de su filial en
Inglaterra, la concesión de una patente para un sistema de negociación de acciones
y participaciones a través de terminales informáticas en las cuales se detectaban
las compatibilidades de propuestas de venta y ofertas de compra, realizando las
transacciones de una forma automática. De este modo aquella persona que realizaba
una propuesta de venta o una oferta de compra, adquiría una obligación con la otra
parte61. Un sistema similar fue objeto de patente en 1973 en el cual lo único que
variaba respecto al descrito anteriormente, era la obligatoriedad de la transacción,
ya que en éste sistema en lugar de realizar la transacción de una forma automática,
lo que se hacía era poner en contacto a oferente y proponente.
En este mismo sentido consideramos importante hacer mención a dos recientes
casos fallados en octubre de 2006 por la Corte de Apelaciones de Patentes del
Reino Unido, en los cuales se abordó plenamente el tema de cómo determinar
cuándo una invención no se considera objeto de protección por el derecho de
patentes bajo la legislación británica: Los casos son Aerotel v. Telco y la solicitud
de Macrossan62.
La Corte en esta ocasión propone un test compuesto de cuatro pasos a ser
aplicados en los casos en que se quiera establecer la patentabilidad de la invención.
Estos pasos son los siguientes:
61. Baresford, K. Patenting Software under European Patent Convention, Londres,
Sweet and Maxwell, 2000, p. 180.
62. Aerotel v Telco and Macrossan’s application [2006] EWCA Civ 1371, disponible en
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1371.html.
   
143
Manuel Guerrero Gaitán
1. Correcta interpretación de las reivindicaciones.
2. Identificar la contribución que aporta la invención al estado de la técnica
anterior.
3. Preguntarse si la contribución se enmarca exclusivamente en el terreno objeto
de la exclusión de patentabilidad.
4. Revisar si la contribución es de naturaleza técnica.
La patente de Aerotel estaba relacionada con un sistema de intercambio telefónico
en el cual las llamadas se dirigían a un intercambio especial que determinaba el
crédito de quien realizaba la llamada, a través de un código de usuario. De otro lado,
la patente de Macrossan consistía en una aplicación relacionada con un método
automático de adquirir los documentos necesarios para constituir una sociedad. Al
aplicar el test a estas dos patentes el resultado fue que la de Aerotel devino patentable
mientras la de Macrossan no. La patente de Aerotel fue considerada por la Corte más
que un simple método de hacer negocios porque la reivindicación redactada estaba
dada en relación con un nuevo sistema que involucraba una nueva disposición de
máquinas y por ende era considerado técnico, es decir no se enmarcaba solamente
en el campo del estado de la técnica excluido de patentabilidad. En contraposición,
la patente de Macrossan no involucraba una nueva disposición de hardware, tal
como lo aceptó el mismo solicitante. Esta patente fue tenida por la Corte como un
sistema interactivo que hacía el trabajo que de otra forma tendría que haber realizado
un agente o un abogado. En este caso la Corte no se detuvo a examinar el campo
específico en que se desarrollaba la invención, y fue considerada como un método
de hacer negocios “como tal”, y por ende excluido de patentabilidad.
De acuerdo con lo anterior y a pesar de estar en presencia de un método de
hacer negocios, debemos tener en cuenta que en concordancia con las directrices
de Examinación de la epo, un método de hacer negocios implementado a través
de un sistema informático debe ser analizado como si se tratase de una invención
implementada por ordenador, con lo cual se pone en evidencia que a pesar de
poseer un sistema de derecho consuetudinario similar al de Estados Unidos, en
el Reino Unido el carácter técnico juega un papel fundamental si es que se desea
obtener una patente de invención sobre un software, lo cual por demás, guarda
perfecta armonía con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala de Recursos
de la epo.
ix. conclusiones
Habiendo en este punto dado una visión global de la protección que establece el
sistema de patentes en diferentes regiones del mundo, y esbozando la corriente de
protección del software, conscientes de la importancia, enorme complejidad del
tema y gran seriedad con la que debe ser tomada la patentabilidad de las invenciones
implementadas por ordenador, nos permitimos exponer a continuación algunos
puntos de vista y reflexiones surgidos de la labor de investigación realizada para
este escrito.
144
   
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
Las patentes han sido tradicionalmente el método adecuado y funcional para
crear un estado de equilibrio entre los incentivos dados a los creadores y el beneficio
que debe recibir la colectividad en general.
Esto no quiere decir que sea un sistema perfecto y mucho menos que deba
ser tomado de forma aislada del entorno económico en el que actualmente nos
encontramos.
El orden de las cosas ha cambiado mucho desde la revolución industrial donde
se empezaron a gestar las modernas legislaciones de patentes, y es innegable que en
la actualidad con la presencia de empresas multinacionales con capitales superiores
al de muchos países del mundo el otorgamiento de derecho exclusivos sobre bienes
de importancia vital como el software debe darse con extrema diligencia y sumo
cuidado.
Tal como lo anotamos en líneas anteriores, actualmente estamos en presencia
de desarrollos de tal magnitud que no solo inciden a nivel económico sino también
político filosófico y social. Un ejemplo claro lo encontramos en el movimiento
del software libre en donde, lejos de pretensiones económicas, se dio inicio a
una comunidad mundial basada en la cooperación y en el ánimo de compartir
conocimiento, cuyo motor de desarrollo ha sido el software.
Estando frente a un bien intangible de estas proporciones que además como se
dijo antes permite una, para llamarlo de algún modo, igualdad de oportunidades
para pequeños competidores gracias a la baja barrera de entrada al mercado, es
imprescindible hacer todos los esfuerzos para que sea conservada la equidad buscada
por la disciplina de la propiedad intelectual.
Desde este punto de vista, en nuestra opinión, la introducción de patentes de
software de una forma irrestricta incrementaría indudablemente la cantidad de
recursos que necesita un innovador para poder hacer nuevos productos.
Con este esquema, necesitaría nuevos fondos para hacer estudios de patentes
sobre su software, para pagar licencias en caso de que su software sea alcanzado
por el radio de acción de una o más patentes y para hacer provisiones frente a los
previsibles gastos de litigar con dueños de patentes.
Todos estos costos adicionales pueden repercutir bien sea en el acceso al
mercado de este innovador, o en el precio final del producto desarrollado; en
estos dos escenarios se afecta la colectividad ya que en el primer caso se pierde la
oportunidad de obtener nuevos desarrollos y por el otro podría hacer imposible
el acceso a ciertos recursos tecnológicos.
De otro lado, en el caso de las grandes compañías de tecnología, que cuentan
con recursos suficientes, se podría conseguir un monopolio de la tecnología,
simplemente adquiriendo patentes de su sector además de las que ya posea.
En este estado de cosas, se corre el grave riesgo de que una empresa logre
parar completamente la innovación en un sector determinado negándose a
negociar licencias de sus patentes con terceras partes interesadas en lograr nuevos
desarrollos.
   
145
Manuel Guerrero Gaitán
No es nuestra intención afirmar que la protección por vía de patentes genere
por sí sola las distorsiones del mercado descritas anteriormente, pero es necesario
tener en cuenta las condiciones de concentración de la riqueza y desigualdades que
imperan en el panorama actual, para llegar a una fórmula que satisfaga tanto a los
innovadores, de todos los niveles, como a la sociedad en general.
A nuestro juicio la clave para alcanzar este equilibrio radica en dos situaciones
que se deben presentar:
La primera es una política pública comprometida y consciente del enorme
potencial económico que se halla en los bienes producto del intelecto humano.
Es imposible no hacer mención en este punto a Japón con su “Nación construida
sobre la propiedad intelectual” que en nuestro sentir constituye el ejemplo a seguir
en cuanto al fortalecimiento en todos los sentidos de la cadena productiva del
conocimiento.
El otro punto fundamental para encontrar el equilibrio, es la calidad de
las patentes otorgadas. Aquí es imperativo poner de presente los dos ejemplos
paradigmáticos, la Oficina de Estados Unidos (uspto) y la Oficina Europea de
Patentes (epo).
Para el caso de la Oficina de Estados Unidos (uspto), tal como se mencionó
en el apartado correspondiente, la tendencia impuesta por Chakrabarty, matizada
por sentencias posteriores como Diehr y In re Alapat, sigue vigente, con lo cual el
ámbito de protección del sistema de patentes permite la concesión de derechos a
creaciones que en otras latitudes sería imposible proteger.
Sumada a la anterior situación, debemos decir que muchas veces la uspto ha
sido objeto de críticas en relación con la concesión de patentes de software que
adolecían de obviedad o de falta de novedad, y una de las consecuencias claras
de estas quejas se dio en San José de California el 26 y 27 de enero de 1994, y
en Washington D.C. el 10 de febrero del mismo año, cuando el comisionado de
la Oficina llevó a cabo una audiencia en la cual la comunidad del desarrollo de
software, expuso sus reclamos ante el bajo nivel exigido por la Oficina en torno a
los requisitos de patentabilidad.
Una de las conclusiones de esas audiencias fue que la Oficina no disponía de
una colección de software suficiente para definir adecuadamente el estado de la
técnica. La Oficina en la actualidad continúa trabajando con el fin de lograr un
correcto proceder en este tema.
Por otro lado encontramos a la Oficina Europea de Patentes, que aunque, de
acuerdo con expuesto en anteriores líneas, ha venido concediendo patentes sobre
algunos desarrollos informáticos, en línea general y de acuerdo con el artículo
52.2c del convenio de Munich excluye expresamente la posibilidad de conceder
patentes sobre programas de ordenador.
Aunado a la relativa claridad en la delimitación del campo de acción del derecho
de patentes, y tal vez debido al examen de fondo llevado a cabo por esta Oficina,
no es frecuente que se presenten dudas acerca de la aplicación de los requisitos de
patentabilidad en el ámbito europeo.
146
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aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por el ordenador
En este sentido a pesar de las voces que se oyen en contra de los sistemas
que poseen la figura del estudio de fondo en los procesos de concesión, y de
los procedimientos de oposición, consideramos que éstas son las herramientas
más eficaces para lograr patentes fuertes que eviten, o por lo menos reduzcan, la
necesidad de acudir a los tribunales con el consecuente costo que esto conlleva.
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147
reflexión conceptual sobre la
ciberpiratería*
daniel peña valenzuela∗∗
Sea lo primero agradecer al doctor Fernando Hinestrosa, nuestro Rector y al Dr.
Ernesto Rengifo, Director del Centro de Propiedad Intelectual del Alma Mater
por invitarme a este Congreso. Voy a comenzar con unas referencias generales
al tema que me encomendaron los organizadores partiendo de la noción misma
de “conceptualización”. La primera reflexión al momento de conceptualizar es
dónde buscar el concepto; y hay una evolución muy particular con la sociedad
posmoderna: los conceptos ya no se encuentran en el fondo de las cosas, se
construyen, los conceptos son hoy en día son más ligeros y colectivos, quizás no
importa la idea de concepto (suena paradógico!!) sino más bien la legitimidad
de un número de personas que dan su opinión y esa opinión se convierte en el
concepto. Los conceptos son los que herramientas como Wikipedia dicen sobre
las cosas, objetos, personas y acontecimientos.
Se encuentra una construcción conceptual desde la base. Fíjense en el
cambio estructural del pensamiento hoy en día. Para poder hablar del concepto
de ciberpiratería, por ejemplo, uno puede inmediatamente acudir a unas ideas
compiladas por sujetos alrededor del mundo. Esto tiene que ver con lo que son
las posibilidades actuales de Internet: qué es la verdad?, quién la construye? y
qué tan legitima puede ser?. Hay una cierta autoridad en Internet, no solo por la
publicación en línea de fuentes tradicionales sino y sobretodo por la aparición de
procedimiento nuevos de construcción de conceptos y de la verdad como sería
wikipedia. El concepto de producción de verdad tan cuestionado por Foucault
en los 80’s ahora tiene una nueva legitimidad. Es una construcción universal y en
tiempo real de las verdades.
∗ Transcripción de la Conferencia dictada en el contexto del iii Congreso de la Propiedad
Intelectual y su Impacto Económico, organizado por el Departamento de la Propiedad
Intelectual de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 19 de octubre de 2006.
∗∗ Profesor Investigador de la Universidad Externado de Colombia. Director del Grupo
de Investigación de Comercio Electrónico del Departamento de Derecho de los Negocios
de la misma universidad. Las opiniones reflejan únicamente la posición personal del
autor. [[email protected]].
   
149
Daniel Peña Valenzuela
Hice el ensayo de buscar el concepto de ciberpiratería, encontré efectivamente
50.000 conceptos. 50.000 conceptos asociados, todos hipervinculados, todos con
una serie de matices que lo que indicaban es precisamente que el concepto de
ciberpiratería hoy en día no está definido.
i. ¿la cibercultura es contraria a la propiedad?
Esta primera particularidad del concepto de ciberpiratería nos lleva a un primer
supuesto fundamental ¿lo que llamamos hoy en día cibercultura es o no algo que
tienda a proteger la propiedad? Y yo lo encuentro como fundamental porque gran
parte de los contenidos que se incorporan en la red, gran parte de los modelos de
gestión, de los modelos de negocio que hay en Internet hoy en día, esos modelos ¿son
o no contrarios a la propiedad?, esa cibercultura ¿es o no contraria a la propiedad?
Entonces, les decía que los modelos de negocio hoy en día, como los basados en
la aplicación del software libre parten de la reconstrucción o “deconstrucción” del
concepto de propiedad.
Yo me inclino a pensar que la cibercultura está buscando de manera directa o
indirecta abolir ciertos esquemas de propiedad. Yo no creo que lo que vivimos hoy
en día sea simplemente un cambio superficial; yo creo que lo que estamos viviendo
hoy en día es una novedad frente al derecho tradicional de propiedad y por lo tanto
probablemente la noción de piratería no sea muy acorde. No se puede piratear lo
que no tiene un propietario o un titular con respaldo legal.
a. el origen de internet: libertad, anarquía y comunicación directa
entre usuarios
Partimos de que el origen de Internet es el origen de una estructura tecnológica
libertaria y anárquica, computación distribuida y descentralizada pero quiero
resaltar que el origen de Internet tiene como particularidad el hecho de que es
un medio de comunicación entre pares, entre usuarios. Recuerden su origen
relacionado con la red telefónica tradicional. Esa característica que teníamos en
1993 o 1994, sirvió posteriormente de estructura a los modelos de negocio de los
años 2003, 2005 y 2007, y probablemente nos va a acompañar mucho más con
la tecnología peer to peer. De hecho, el intercambio de contenidos entre usuarios
con la colaboración –o mera habilitación– por parte de terceros es la base de todas
las grandes discusiones que se han dado sobre todo en los Estados Unidos sobre
ciberpiratería.
Partiendo de la discusión sobre propiedad y sobre qué y cómo puede identificarse
el concepto de ciberpiratería, se visualiza un choque brutal entre la visión y el alcance
de la tecnología versus la propiedad sobre los bienes –y en particular sobre aquellos
. Cultura derivada del ciberespacio.
150
   
reflexión conceptual sobre la ciberpiratería
que son intangibles–. ¿Por qué?, porque nos encontramos, por ejemplo, con un
Tribunal de Bruselas, el cual condenó a Google, al gran actor de Internet, motor
de búsqueda, indexador de noticias, y demás. Lo condena por ciberpirateria, por
haber copiado gran parte de los contenidos de los periódicos belgas y lo sanciona
con una suma millonaria. El tribunal afirma, específicamente en el caso de Google,
a diferencia de los casos tradicionales de peer to peer, que es un reproductor de
contenidos protegidos de Internet, un reproductor de obras y en lugar de estar
informando, lo que está haciendo es infringiendo la ley de derechos de autor de
una manera directa, no como lo vimos con ciertos matices en los casos tradicionales
de peer to peer, es decir, en los casos Napster, Grokster y Kazaa.
¿Cuál fue la respuesta de la gente de Google?, la respuesta de la gente de Google
fue: “nosotros somos unos científicos matemáticos que realizamos algoritmos y
con esos algoritmos lo que estamos logrando es que ustedes, la gran comunidad
mundial, cientos de miles de millones de cibernautas que están hoy en día
accediendo a Internet puedan tener y gozar de un derecho fundamental de la
libertad de expresión”. Fíjense la contraposición de los dos derechos en esencia: el
derecho de propiedad, él discute la cibercultura, versus el derecho de información, el
supremo para la sociedad de la información. Esta sociedad que privilegia a internet
en relación con los medios tradicionales de información. Esta generación no puede
saber más de lo que pueden saber todos los internautas unidos en Wikipedia y
toda la información posible en Google.
El derecho de propiedad se ha extendido de tal forma que los nuevos modelos
de negocios propios de internet se han visto amenazados –en algunos casos han
sido cerrados–. Esta ha sido una realidad que se ha repetido de manera sistemática
por el activismo en las Cortes norteamericanas y europeas.
b. control de los poderes tradicionales de los conglomerados de
medios respecto de internet
El profesor Lawrence Lessig que ya es un “veterano” de los líderes de la regulación
de Internet, sostiene una teoría que nos permite avanzar un poco en el concepto de
cibercultura y propiedad. Lessig dice en su libro “Free Culture” que básicamente
toda la cultura moderna esta amenazada por el hecho de que los medios tradicionales
de comunicación, los grandes oligopolios del manejo de información, hoy en día,
tienen o han recobrado el control de Internet, después de una pelea de 10, 12 años
entre la anarquía previa.
Bueno, el libro de Lessig empezaba apenas a evidenciar los procesos como el de
wikipedia, fíjense ahí hay un planteamiento muy interesante: el conocimiento es
colectivo, el conocimiento es nuestro y podemos luchar contra los conglomerados,
luchar contra esa propiedad de la información.
Para nuestras sociedades el tema de Lessig es más dramático, porque Lessig en
Estados Unidos ha vivido en un sistema con entretenimiento libre pero controlado,
   
151
Daniel Peña Valenzuela
es primer mundo. Entre nosotros la situación es dramática porque obviamente la
posibilidad de cambio a través de cultura, de divulgación de ella a través de las redes
sociales de información, conocimiento y crítica puede llevar a que nuestra sociedad
sea distinta: puede llegar a ser más equitativa, puede llegar a cambiar el modelo
tradicional de nuestra propiedad que ustedes saben que en propiedad intelectual,
y en propiedad cultural nuestro medio es aún más dramático en relación con lo
que puede ser Estados Unidos. Imagínense el poder que puede tener esa teoría de
control expuesta por Lessig, vista desde nuestra perspectiva, o sea una perspectiva
de un alto porcentaje de analfabetismo, de analfabetismo funcional, de dificultades
de entendimiento, de problemas y amenazas en la discusión política. Estado de
cosas que Internet obviamente puede ayudar a modificar .
ii. ¿se puede fundamentar la sociedad de la información sin
respeto de la propiedad?
Entonces vuelvo a plantear en negativa la pregunta que había dicho inicialmente
¿Puede considerarse que la sociedad del conocimiento garantiza la propiedad?
a. ¿reconstruir las relaciones tradicionales de propiedad?
Todo parte de la pregunta obvia: ¿es posible avanzar realmente en el perfeccionamiento
de esa sociedad del conocimiento? En nuestro medio, sin duda. Si se irrespeta la
propiedad, es decir, si no tenemos mecanismos de control y de represión de
los actos contra la propiedad es imposible hoy en día construir la sociedad del
conocimiento. En este punto debemos hacer una división muy realista entre el
mundo industrializado y los procesos intermedios e iniciales de desarrollo. Porque
es valido concebir que la ciberpiratería pueda llegar a ser interpretada igual cuando
hay unos criterios limitados de acceso a Internet, limitados de cultura, limitados
de propiedad, limitados de propiedad de información versus sociedades que tienen
acceso democrático a la cultura, en las cuales es lógico que haya represión de la
piratería y un concepto muy amplio de propiedad intelectual.
Pero ahí no se queda la discusión, porque la discusión pasa por el hecho de
que efectivamente hay un hecho comprobado: existe hoy en día un crecimiento
exponencial y geométrico del mercado de bienes digitales en el primer mundo,
del cual nosotros estamos muy rezagados. Al mismo tiempo buena parte de las
esperanzas del crecimiento nuestro hacia el futuro puede estar en que alcancemos
unos niveles de desarrollo del mercado digital como los que existen hoy en día en
los países desarrollados.
152
   
reflexión conceptual sobre la ciberpiratería
b. el respeto de la rule of law como factor de desarrollo de los
mercados digitales
La evidencia hoy en día demuestra que el crecimiento de los mercados digitales en
el mundo desarrollado se ha dado por el cumplimiento de la rule of law, con los
distintos matices en los casos peer to peer. Pero la respuesta es tajante. No puede
existir sociedad de conocimiento y un avance de los temas digitales sin que exista
un cumplimiento del derecho, lo que en todo caso va a significar construcción
de reglas que garanticen el verdadero estado social de derecho con integración y no
brecha digital.
Esto nos compete a todos los que estamos en estos temas: una construcción de
un derecho de la propiedad intelectual en el entorno digital democrático, equitativo,
con unas reglas muchísimo más abiertas y claras que las que existen. Es el mimos
reto de la función social de la propiedad intelectual de López Pumarejo ahora en
la sociedad digital. Es decir, no es una rule of law o no es un Estado de derecho
per se. ¿Por qué?, porque si aplicamos la rule of law o el Estado de derecho tal y
como lo conocemos es “propiedad intelectual”; y tal como se ha aplicado en el
mundo llegamos a una conclusión clara: actualmente se han dado sobretodo en el
contexto internacional una gran cantidad de abusos de la propiedad intelectual,
abusos que han sido una reacción violenta y enérgica de muchos sujetos económicos
tradicionales de la propiedad intelectual frente al entorno digital. Y se identifica
su causa en el hecho que el crecimiento del entorno digital ha llevado a que los
titulares de la propiedad intelectual se sientan amenazados. Entonces fíjense que
estamos en el problema de recobrar la legitimidad de la propiedad intelectual para
que sirva de base para la construcción de una sociedad digital justa y equitativa.
c. abusos de los titulares de propiedad intelectual
La propiedad intelectual ha perdido legitimidad en el contexto internacional
básicamente como consecuencia de lo siguiente:
1) Ha habido una extensión de los plazos de protección de los derechos de autor
en Estados Unidos, el caso Mickey Mouse con una protección casi perpetua;
2) Una limitación a las excepciones al derecho de autor, las jurisprudencias de
Estados Unidos sobre peer-to-peer que dicen: no hay copia privada, no hay una
limitación por el hecho de que hay un uso en el hogar y demás;
3) Hay una clara extraterritorialidad de la propiedad intelectual que se
manifiesta alrededor del mundo, a veces más allá de los tratados; y
4) Hay una protección de las industrias y de los modelos de negocio tradicionales,
recordarán la sentencias Napster y Grokster, se ha pasado no a proteger sólo la
propiedad intelectual sino un modelo de negocio, la juez lo consigna algo como
se protege el modelo de negocio que esta basado en una reproducción que hacen
las disqueras como una serie de valores agregados, pero no dice específicamente
propiedad intelectual, o lo dice de manera indirecta.
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153
Daniel Peña Valenzuela
d. el desarrollo del comercio electrónico conlleva el fraude,
las infracciones de propiedad intelectual y el aprovechamiento
ilícito de las prestaciones de otros
Supuesto importante: si el mercado digital crece, también crece el fraude. Frente a
la infracción de propiedad intelectual y el aprovechamiento con fines de lucro de
las prestaciones mercantiles de hoy –esto es simplemente la regla del mercado–: si
crece uno, crece lo otro. Nosotros, claro, estamos como sociedad a la expectativa
de crecimiento en cuanto al mercado digital, pero tenemos un gran potencial,
América Latina como continente, tenemos un gran potencial, más o menos el
mismo que tenían los asiáticos en los años 90, y es convertirnos en productores
y no en piratas.
iii. modelos peer-to-peer de gestión de propiedad intelectual
¿Qué nos implicaría ese análisis?, llegar a la determinación de cuál es, dentro de estos
conceptos el estado del arte en la ciberpiratería, para lo cual es importante ver la
evolución y las características de estos nuevos modelos de negocios electrónicos.
a. localización y centralización vs. deslocalización y
descentralización
Los ya históricos, como Napster como Kazaa, donde ustedes saben que había un
planteamiento de responsabilidad indirecta: servidores y páginas que habilitaban
a la ciberpiratería y que permitirán construir desde el punto de vista jurídico un
tema de falta de control o la otra cara de la moneda es decir permisibilidad, ayuda
y en algunos casos contribución.
b. youtube
¿En qué estamos hoy en día?, Hoy en día estamos en un tema en que ya cambio
mucho de la perspectiva del negocio de la piratería, ya se ve mucho más en video,
en Youtube, por ejemplo. Este portal que nos dio una noticia reciente sobre 30.000
videos excluidos porque se consideran riesgoso, ya no frente a una infracción
indirecta sino a una infracción por responsabilidad directa, por lo menos eso
es lo que dicen los periódicos internacionales sobre el caso Viacom vs. YouTube
por violación de contenidos protegidos en internet. Paradójicamente se da un
nexo desde el punto de vista de modelo de negocio: Google el infractor de los
tribunales belgas hoy en día compra Youtube y dice “nosotros vamos a plantear una
protección a la propiedad intelectual”; Cuando Google compra YouTube dice “yo
voy a garantizar que en YouTube voy a retirar el contenido ilegal”. Fíjense como
el modelo de negocio evoluciona desde el punto de vista de propiedad intelectual,
154
   
reflexión conceptual sobre la ciberpiratería
quizás porque existe una lógica legal de responsabilidad que hace que Google tenga
en cuenta el riesgo jurídico.
c. gestión colectiva en la era digital
Frente a esos tres modelos, William Fisher, el profesor insignia de propiedad
intelectual de la Universidad de Harvard, plantea en su libro publicado el año
antepasado “Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of Entertainment”
como alternativa un modelo universal de gestión colectiva en el que exista un
equilibro del reconocimiento de derechos que favorezca a los productores pero
también a los consumidores de entretenimiento y contenido. Es un modelo de
gestión que busque el equilibrio entre propiedad, gestión colectiva y divulgación
cultural.
iv. tipos y grados de responsabilidad, pero ¿piratería?
Frente a todo eso hago una reflexión: ¿todos esos casos de responsabilidad son de
piratería? Hasta ahora todos los casos han sido básicamente un planteamiento entre
qué ha significado responsabilidad directa y qué significa responsabilidad directa
e indirecta (vicarious o contributory infringement) en Internet, en nuestro medio
responsabilidad por el hecho de las cosas bajo control del sujeto; pero obviamente
uno puede decir que existen, unas zonas que son ambiguas en el concepto de
ciberpiratería y en las cuales paradójicamente pueden concurrir unas grandes
posibilidades de negocio. Acuérdense que los negocios se construyen al lado de la
propiedad, a veces la de los otros.
a. zonas grises
Las zonas grises en ciberpiratería son sin duda los hipervínculos. El caso Google
en el tribunal belga es evidente. La segunda es el uso privado de contenidos; las
sentencias peer to peer son mala noticia frente a esa zona gris y tiende a ser una
zona negra y no gris. Por otro lado, los identificadores genéricos (key words) en
reemplazo de los nombres de dominio; ustedes saben que de alguna forma esos
identificadores pueden permitir un intercambio de contenidos y acceso a los mismos
menos controlado por entes internacionales como hoy en día es el sistema de
nombres de dominio. Así mismo los key words son la fuente principal de ingresos
respecto de la publicidad en línea.
Y por último, los motores de búsqueda y las bibliotecas virtuales. En este
caso otra vez vuelve Google a discutir diciendo “nosotros podemos y tenemos
la posibilidad de de presentar de manera digital buena parte del conocimiento
humano que reposa actualmente en los libros”, ¡nada mas y nada menos que la
Biblioteca de Alejandría otra vez ahora en la era digital! Obviamente en ese supuesto
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155
Daniel Peña Valenzuela
la propiedad intelectual no lo permite abiertamente, entonces Google retrocede y
dice “solamente voy a publicar las obras que estén en el dominio público”.
b. ¿ciberpiratas, en serio?
Hay unos ciberpiratas que son de verdad, ¡de verdad! Por ejemplo, los usurpadores
de nombres de dominio cuando violan marcas notorias, de hecho la regulación lo
que lleva es a anularle o cancelar los nombres de dominio usurpadores ¿Por qué?,
por ciberpiratería. Y los lleva a indemnización de perjuicios en ciertos territorios
como Estados Unidos, por ciberpiratería.
Y el otro es la ciberpiratería que cometen las personas que venden productos
falsificados a través de los martillos virtuales como eBay y De remate, afectando
la imagen y creando una posible responsabilidad legal en cabeza de los dueños de
esas comunidades virtuales de negocios.
La ciberpiratería es global. Es difícil de rastrear, es grave, tiene extraordinario
futuro, con la pornografía es lo que más tiene futuro en internet, pero por ahora
frente a ese futuro yo les llamo la atención a algo mucho más cordial ¡celebremos
con alborozo los primeros cinco años del IPod! Muchas gracias.
156
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poltica editorial
El Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de
Colombia como unidad de investigación y centro de generación de conocimiento, tuvo
la iniciativa de crear esta publicación, como un medio que nos permitiese comunicarnos
con los expertos nacionales y extranjeros y de hacer presencia ante el conglomerado
universitario.
De esta forma, la Revista La Propiedad Inmaterial se ha instituido como una
publicación de gran protagonismo en el ámbito de la propiedad intelectual y las nuevas
tecnologías, que desde hace varios años y de manera continua ha cumplido con su
propósito inicial de canalizar la expresión de científicos e investigadores y difundir el
conocimiento de esta materia a toda la comunidad académica, mediante la publicación de
los resultados de las investigaciones que se desarrollan dentro del Centro de Estudios.
Continuamos con el propósito de servir como foro de discusión y exposición de
temas de candente actualidad discutidos en esta y en otras latitudes con el fin de que
la comunidad académica nacional no se comporte como mera espectadora frente al
avance de temas como las nuevas tecnologías, la era digital, la biotecnología, sino que
se involucre con su participación activa, partiendo de los fundamentos conocidos, para
reinventar las ideas tradicionales generando nuevas teorías y propuestas académicas
sobre aquellas materias.
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157
indicaciones para los autores
La Revista La Propiedad Inmaterial publica artículos originales de autores nacionales
y extranjeros que cumplan con los parámetros de calidad académica y rigor científico.
Los autores que deseen que sus trabajos académicos sean considerados para su
publicación, deben remitirlos en copia impresa y medio magnético a: Revista La
Propiedad Inmaterial, Departamento de Propiedad Intelectual, Universidad Externado
de Colombia, Calle 12 n.º 1-17 Este. Oficina A-207. Bogotá, Colombia, o por correo
electrónico a [[email protected]].
La copia impresa debe presentarse en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12
a espacio sencillo. La copia en medio magnético debe remitirse en archivo de Microsoft
Word®.
Los artículos deben tener un máximo de 12.000 palabras y deben acompañarse de
un resumen de máximo 180 palabras en español y en inglés, así como de la hoja de
vida del autor.
Una vez recibido el artículo, será remitido a un miembro de nuestro Comité de
Árbitros, quien conceptuará en un lapso máximo de dos meses, si el trabajo presentado
cumple con los requisitos de pertinencia, profundidad y actualidad necesarios para su
publicación. Este proceso de evaluación es anónimo, de manera que el autor no conocerá
el nombre del experto encargado de conceptuar sobre su trabajo académico y de igual
manera, el Árbitro no será enterado del nombre del autor.
El resultado de la evaluación será estudiado por el Comité Editorial de la Revista,
quien, con base en este y otros criterios como la calidad, el rigor y la observancia de
las normas de metodología implícitas en todo trabajo académico, tomará la decisión
definitiva sobre la publicación del mismo.
guidelines for submitting originals
La Propiedad Inmaterial is a journal that publishes original articles written by foreign
and national authors that comply with the parameters of academic quality and scientific
discipline.
The authors who wish for their academic works to be considered for publication,
should remit them in copy on paper and a magnetic CD to: Revista La Propiedad
Inmaterial, Centro de Estudios de Propiedad Intelectual, Universidad Externado de
Colombia, Calle 12 n.º 1-17 Este. Oficina A-207. Bogotá, Colombia, or send them
by e-mail to: [ [email protected]].
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Revista La Propiedad Inmaterial n.º 10
The printed copy should be presented in Times New Roman, size 12, in single
space. The magnetic copy should be remitted in Microsoft Word® file.
The articles should have a maximum of 12.000 words and the abstract should be
no longer than 180 words in Spanish and in English. The contributors should also
send their curriculum vitae.
Once the article is received, it will be remitted to a member of our Committee of
referees, who will judge in a maximum interim of two months, if the work presented
complies with the relevant requirements for publication. This process of evaluation is
anonymous, therefore, the author will not know the name of the expert responsible
for judging on his academic work and similarly, the Referee will not be aware of the
author’s name.
The result of the evaluation will be studied by the Editorial Committee of the
Magazine, who will make the final decision, based on this and other criteria such as
the discipline and observance of the rules of methodology.
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resmenes/abstracts
el análisis económico del derecho de autor y del copyright,
un estudio del equilibrio entre los intereses público y privado
Ana María Pérez Gómez Tétrel
Palabras Clave: Propiedad Intelectual, Derecho de autor, Copyright, análisis económico del derecho,
Sistemas digitales de comunicación.
Resumen
La propiedad intelectual ha sido concebida para responder, tanto a la necesidad de protección del autor
de una obra del intelecto, como al beneficio que la sociedad pueda sacar del acceso a dichas creaciones
intelectuales, generando así un equilibrio entre los diferentes actores. Los sistemas digitales de comunicación
han puesto en jaque dicho equilibrio. Conviene preguntarse ¿es capaz la protección otorgada por el derecho
a la creación intelectual, de establecer un equilibrio en las relaciones entre creador (autor) y la sociedad
(consumidor)? ¿En qué medida el análisis económico comparado del derecho de autor y del copyright puede
contribuir al modelo económico de este equilibrio? ¿Hasta qué punto, el rol desempeñado por las industrias
de la comunicación está rompiendo este equilibrio? El objetivo de este artículo es analizar diversos aspectos
del derecho de autor y del copyright, a la luz del análisis económico del derecho.
Key words: Intellectual Property, Derecho de autor, Copyright, economic analysis of law, digital systems
of communication.
Abstract
The Intellectual Property has been conceived to respond, so much to the need of protection of the author
of a work of the intellect, as to the benefit that the society can take from the access to those intellectual
creations, generating thus equilibrium among the different actors. The digital systems of communication
have placed in check that equilibrium. The author asks if ¿is able the protection offered by the right to
the intellectual creation, to establish an equilibrium in the relations between creator (author) and the
society (consumer)? In what measure the economic analysis compared of derecho de autor and copyright
can contribute to the economic model of this equilibrium? Until what point, the role performed by the
communication industries is breaking this equilibrium? The purpose of this article is to analyze diverse
aspects of the derecho de autor and copyright, through the economic analysis of law.
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161
revista la propiedad inmaterial
la indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los
derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso
colombiano frente a los retos de la globalización
Luis Felipe Botero Aristizábal
Palabras Clave: Propiedad intelectual, propiedad industrial, derechos de autor, infracción de derechos,
indemnización de perjuicios.
Resumen
El presente escrito pretende revisar críticamente si las instituciones de responsabilidad en Colombia están
diseñadas para un sistema de propiedad intelectual inserto en un mercado globalizado. Para tal efecto, el
autor realiza inicialmente un breve repaso de los “derechos de propiedad intelectual” que son analizados
en este ensayo. Posteriormente se revisan las normas internacionales vigentes en derecho colombiano sobre
indemnización de perjuicios por infracción a estos derechos de propiedad intelectual. De igual manera, el
trabajo presenta algunos casos de la jurisprudencia nacional y, finalmente, sus conclusiones.
Key words: Intellectual property, Industrial property, copyright, rights infringement, compensation of
damages.
Abstract
This written intends to study in a critical way if the liability institutions in Colombia are designed for an
Intellectual Property system in a globalized market. To do so, the author initially carries out a brief review
of the “Intellectual Property Rights” that are analyzed further in this essay. Subsequently the work analyzes
the International provisions in force in Colombian law about compensation of damages caused by the
infringement to these intellectual property rights. In the same way, the work presents some Colombian
judiciary decisions and, finally, the author’s conclusions.
el derecho de autor en las obras creadas
por encargo y en el marco de una relación laboral
María Carolina Uribe Corzo
Palabras Clave: Propiedad Intelectual, Derecho de Autor, Obra por encargo, Derechos patrimoniales,
Transferencia, Relación laboral.
Resumen
En la actualidad, la creación literaria y artística tiene como escenario esencial el mundo corporativo y
empresarial, razón por la cual han adquirido particular importancia aquellas modalidades negociales cuyo
objeto recae sobre los derechos patrimoniales que nacen en el autor empleado o contratista independiente.
En este contexto, resalta, de modo particular, la obra creada por encargo y la obra creada bajo el marco
de una relación laboral. De manera frecuente, los empresarios y empleadores acuden a la contratación de
trabajadores o de contratistas independientes para que creen productos y servicios novedosos en pro de
un mejor desarrollo de la actividad económica de la empresa. Debido a la importancia que estas figuras
han alcanzado en el mundo actual, este artículo pretende exponer las características y principales efectos
jurídicos de las creaciones intelectuales que nacen en virtud de dichas relaciones contractuales.
162
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resmenes/abstracts
Key words: Intellectual Property, Copyright, Work of authorship, Works made for hire, Employment
relationship.
Abstract
At the present time, the literary and artistic works has as main stage the corporate and business world, for
which it have acquired particular importance those negotiation forms whose object are the patrimonial rights
that come up in the employee author or independent contractor; in a particular way the work made for
hire and the work prepared by an employee within the scope of his employment. Frequently the managers
and employers hire people in order to create new products and services for a better development of the
economic activity of the enterprise. Due to the importance that these acts have in the current world, this
article tries to expose the legal characteristic and main effects of those intellectual works.
los beneficios del tlc
Martín Uribe Arbeláez
Palabras Clave: tlc, Globalización, omc, adpic, patente, datos de prueba, genéricos, derechos del
obtentor, biopiratería.
Resumen
El tlc usa-Colombia aumenta la protección de la propiedad intelectual por encima de la normatividad
internacional plasmada en los Acuerdos adpic de la omc y en la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad
Andina de Naciones. Intensifica la llamada “apertura económica” consagrando un modelo exportador. El
propósito de este ensayo es analizar lo que representa para el desarrollo económico y social, con énfasis en
los dramáticos cambios que se introducen en el Régimen Común de Propiedad Industrial. El saqueo de la
biodiversidad, “patentes a plantas o animales”, los enormes costos para la salud pública, la competitividad
basada en las maquilas y la pauperización social, contradicen los sofismas que parecen evocar el realismo
mágico como explicación de nuestra historia.
Key words: fta, Globalization, wto, trips, patent, data test, generics, breeder’s right, biopiracy.
Abstract
The fta between usa and Colombia enlarges the Intellectual Property protection above the international
provisions expressed in the trips and the wto Agreements and in the Decision 486 of year 2000 enacted
by the Commission of the Andean Community. It also intensifies the so call “economic opening” by
establishing an exporting model. The purpose of this essay is to analyze what it represents for the social
and economic development, with emphasis on the dramatic changes that are introduced in the Common
Regime of Industrial Property. The looting of biodiversity, “patents for plants or animals”, the enormous
costs for the public health, the competitiveness based on assembles and the social impoverishment, contradict
the sophisms that seem to evoke the magical realism as explanation of our history.
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163
revista la propiedad inmaterial
medidas tecnológicas de protección en el tratado de libre
comercio con los estados unidos de norteamérica
Jhonny Antonio Pabón Cadavid
Palabras Clave: drm, Medidas Tecnológicas, aadpic, tlc, Propiedad Intelectual, Derecho de Autor,
Copyright, Excepciones a la elusión, dvd.
Resumen
Las medidas tecnológicas de protección de contenidos tutelados por el derecho de autor, gracias a los tratados
internacionales de 1996 de la ompi son objeto obligatorio de protección jurídica, en Colombia la legislación
que ha abordado el tema ha sido de forma exclusiva la penal. El tratado de libre comercio con los Estados
Unidos, en el marco de los aadpic aumentados, establece normas relacionadas con las medidas tecnológicas
de protección que replican el modelo de la dmca de 1998. Un tema que ha tenido tantas variaciones, en
especial frente a las excepciones a la elusión de las medidas, es necesario que sea abordado con una agenda
legislativa moderna, que incluya los desarrollos que ha tenido el tema durante los últimos 10 años. Se
presenta un análisis de las normas propuestas en el tlc y se propone que el legislador Colombiano dentro
de la soberanía que le es propia, legisle el tema mucho más allá de lo propuesto en el tlc.
Key words: drm, technological measures, trips, fta, intellectual Property, Copyright, exceptions to the
circumvention, dvd.
Abstract
The technological measures of protection of contents safeguarded by the copyright, thanks to the
international treaties of 1996 of the ompi are obligatory object of juridical protection, in Colombia the
legislation that has approached the topic has been in an exclusive way the penal one. The free trade agreement
with the United States, in the mark of trips plus, establishes norms related to the technological measures
of protection that replicates the pattern of dmca 1998. A topic that has had so many variations, especially
in front of the exceptions to the circumvention of the measures, it is necessary to be approached with a
legislative modern agenda that includes the developments the topic had during the last 10 years. One
presents an analysis of the norms proposed in the tlc and intends that the Colombian legislator inside
the sovereignty which is own, legislate the topic beyond that proposed in the fta.
aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones
implementadas por ordenador. estado actual y nuevas perspectivas
Manuel Guerrero Gaitán
Palabras clave: Programa de ordenador, software, patente de invención, derechos de autor.
Resumen
En el presente escrito se exponen, en primer lugar, las particularidades de la industria del software, que debido
a su rápido y peculiar desarrollo, producen importantes efectos colaterales en toda la cadena productiva,
haciendo de esta manera, vital la elección de la forma de protección dada por la disciplina de la propiedad
intelectual. Paso seguido, se aborda la evolución de la protección que se ha dado al software hasta llegar
al consenso mayoritariamente aceptado de protección por vía del derecho de autor, para posteriormente
analizar el objeto de protección, tanto de las patentes de invención, como del derecho de autor, con el
164
   
resmenes/abstracts
fin de presentar las ventajas y desventajas de la protección dada por los dos sistemas. Posteriormente, se
presenta de forma global una descripción de la situación actual en Europa, Estados Unidos, China y Japón.
Para finalizar, se formulan algunos comentarios acerca de los efectos y riesgos que supondría la aplicación
generalizada del sistema de patentes a las invenciones implementadas por ordenador.
Key words: Software, patent, copyright.
Abstract
Bearing in mind the latest decisions about the software patents infringement and the possibility of a second
round on the Commission of the European Union about the patentable software matter, this article is an
overview of the patentability of the inventions implemented by computer, not only in one specific country,
but in some of the most relevant regions -in economical terms- in the world, such Europe, usa, China and
Japan. In first instance, the article describes certain characteristics of the software business which becomes
this subject, a particularly hard theme for legislators in order to establish the appropriate way of protection.
On these lines there is a resume about the historical development of software protection beginning with the
antitrust ibm case in usa, to the new tendency of harmonization in Japan. On the other hand, the author
tries to point out the advantages and disadvantages of the copyright system and patent system regarding the
protection of computer programs. Finally the author concludes with some reflexions about the consequences
of the use of the patent system in order to protect the inventions implemented by computer.
reflexión conceptual sobre la ciberpiratería
Daniel Peña Valenzuela
Palabras clave: Derechos de autor, Ciberpiratería, Sociedad del conocimiento.
Resumen
En esta conferencia se realizan algunas referencias generales sobre el tema de ciberpiratería, partiendo de
la conceptualización misma del término. Posteriormente, el autor propone un interrogante sobre si la
denominada cibercultura es o no algo que tienda a proteger la propiedad y en el mismo sentido, si puede
considerarse que la sociedad del conocimiento garantiza el derecho de propiedad. Bajo este análisis y con
el fin de determinar el estado del arte en la ciberpiratería, el autor nos presenta un breve recorrido por
la evolución y las características de los nuevos modelos de negocios electrónicos. Finalmente, el autor
plantea la existencia de unas zonas que son ambiguas frente al concepto de ciberpiratería y en las cuales
paradójicamente pueden concurrir unas grandes posibilidades de negocio.
Key words: Copyright, Ciberpiracy, Society of Knowledge.
Abstract
In this conference some general references on ciberpiracy are made, beginning with the conceptualization
of the term. Subsequently, the lecturer discuss if the so called cyber-culture is aimed to protect property or
not, and also if it can be considered that the society of knowledge guarantees the right of property. Under
this analysis, and in order to determine the state of the art in the ciberpiracy, the lecturer presents a brief
journey through the evolution and the characteristics of the new models of electronic business. Finally,
the lecturer proposes the existence of some ambiguous zones that can be against the concept of ciberpiracy
and in which, paradoxically, there can concur great possibilities of business.
   
165
Editado por el Departamento de Publicaciones
de la Universidad Externado de Colombia
en marzo de 2008
Se compuso en caracteres Adobe Garamond de 11 puntos
y se imprimió sobre papel propalibros de 70 gramos
Bogotá, Colombia
Post tenebras spero lucem