Gaceta Oficial 1584 - Procesos 130-IP-2007, 144-IP-2007

Año XXV - Número 1584
Lima, 11 de febrero de 2008
SUMARIO
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
Pág.
Proceso 130-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 221, 222, 223, 258, 259 literal c)
y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de
Colombia. Grupo de Trabajo de Competencia Desleal. Interpretación, de
oficio, de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, 238, 241, 243, 268 y 269 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina. Actor: YANBAL DE COLOMBIA S.A.
Caso: “COMPETENCIA DESLEAL”. Expediente Interno N° 04-102822 .....
2
Proceso 144-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 21, 22 y 23 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44 y 45 y la
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad MERCK & CO., INC. Patente:
“COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”.
Expediente Interno Nº 2005-0211 ................................................................
16
Proceso 104-IP-2007.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, los artículos 134,
190, 191, 192 y 193 de la mencionada Decisión, con fundamento en la
consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2006-00165. Actor: Sociedad LABORATORIOS BEST S.A. Marca
denominativa: “BST” .....................................................................................
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Proceso 119-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del
artículo 82 literal e) de la mencionada Decisión, con fundamento en la
consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº
6394-NR. Actor: Sociedad MERCK KGaA. Marca denominativa: “ZITAX”...
Para nosotros la Patria es América
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PROCESO 130-IP-2007
Interpretación prejudicial de los artículos 221, 222, 223, 258, 259 literal c) y 267 de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Grupo
de Trabajo de Competencia Desleal. Interpretación, de oficio, de los artículos 33
del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 238,
241, 243, 268 y 269 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Actor: YANBAL DE COLOMBIA S.A. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL”
Expediente Interno N° 04-102822.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los
diecisiete (17) días del mes de octubre del año
dos mil siete.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial
formulada por el doctor Ricardo Acosta Buitrago,
Jefe del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial
y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de
Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite
fue considerada procedente por auto de 26 de
septiembre de 2007.
1. ANTECEDENTES
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
1.1. Las partes
La parte demandante es: YANBAL DE COLOMBIA S.A.
La parte demandada la constituye: BEL-STAR
S.A.
1.2. Acto demandado
La sociedad YANBAL DE COLOMBIA S.A. plantea demanda “por incursión en competencia desleal” en contra de la sociedad BEL-STAR S.A.
1.3. Hechos relevantes
a) Los hechos
Entre los hechos principales, la sociedad actora
presenta los siguientes:
1. SUMARIO: “Los actos de competencia desleal denunciados se configuran dentro de la
campaña de publicidad de EBEL PARIS, la
cual según se demostrará en el presente
escrito y a lo largo del proceso, tiene por
objeto y como efecto inducir a error a los
consumidores sobre el verdadero origen y
procedencia geográfica de la empresa EBEL,
la marca EBEL y los productos de cosmética, maquillaje y perfumería identificados como
EBEL, por cuanto la campaña da a entender
al consumidor medio que la marca EBEL y
todos los productos EBEL que se comercializan en Colombia bajo la campaña publicitaria
EBEL PARIS son de origen francés; que EBEL
es una marca francesa de una empresa francesa de productos de perfumería, cosmetología y maquillaje, cuando lo cierto es que se
trata de una empresa colombiana controlada
por una empresa de islas Bermuda con inversionistas peruanos, que la mayor parte de
los productos que comercializa en Colombia
son fabricados en Colombia”.
“Del estudio efectuado a los últimos catálogos EBEL PARIS –principal instrumento de
venta de los productos EBEL- y la página
web que hacen parte de la campaña publicitaria EBEL PARIS, de las cinco líneas de
productos cosméticos, perfumería y maquillaje beneficiarios de la campaña publicitaria
EBEL PARIS (…) ninguna de ellas es 100%
francesa; tres líneas no tienen productos fabricados en Francia (…) y solo las líneas de
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fragancias y tratamiento facial cuentan con
productos fabricados en Francia”.
2. ORIGEN DE QUIENES PARTICIPAN EN ESTE PROCESO. Afirma que la sociedad YANBAL
“es una compañía con más de 20 años de
presencia en el mercado nacional, que tiene
por objeto principal la fabricación y comercialización de productos de belleza, cosmética, perfumería, maquillaje y de tocador, que
comercializa bajo la house mark o marca de
familia YANBAL, acompañada de una serie
de marcas específicas que identifican cada
uno de los productos, los cuales gozan de un
amplio reconocimiento a nivel nacional y latinoamericano”.
Indica que la sociedad BEL STAR S.A. es
una “sociedad Colombiana con domicilio principal en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca) que al igual que YANBAL, tiene por
objeto principal la fabricación y comercialización de productos de cosmética, perfumería
y maquillaje, productos que compiten directamente con los de YANBAL en el mercado
nacional de venta directa por catálgos (sic)
de cosméticos, perfumería y maquillaje, según lo describe el artículo de la Asociación
Colombiana de Venta Directa, (…)”.
“BEL-STAR (sic) es controlada por la sociedad extranjera Ebel Internacional Ltd, sociedad off shore domiciliada en la ciudad de
Hamilton, Bermuda, de la cual BEL-STAR
(sic) es licenciataria en Colombia de la marca EBEL (…)”.
3. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA DE LA
ACCIÓN. Indica que las dos sociedades son
competidoras directas dentro del mercado colombiano; que los consumidores a los cuales
está dirigido el producto de las dos empresas
pertenecen al mismo segmento.
4. INDICACIÓN DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA, Se refiere a las expresiones PARIS,
FRANCIA, FRANCE, FABRICADO EN FRANCIA, FF PRODUCTO FRANCES, WWW.EBEL
PARIS.COM, etc. como indicaciones de procedencia.
5. PARÍS Y FRANCIA COMO INDICACIONES
DE PROCEDENCIA. Señala que las expresiones indicadas “tienen un alto valor económico en el campo de la perfumería, cosméti-
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ca y maquillaje, que incide directamente en
la decisión de los consumidores, ya que informan la existencia de una calidad y prestigio en estos productos, dado que Francia y
su capital Paris, son reconocidos como emporios de la manufactura y comercialización
de estos productos, destacándose las perfumería y cosmetología francesa como la más
reputada a nivel internacional”.
6. MARCA EBEL PARIS EN COLOMBIA, solicitada ante la Oficina de Signos Distintivos y
a la cual la sociedad YANBAL presentó su
oposición. Hasta la fecha no se ha decidido
nada por parte de la División de Signos Distintivos de la SIC.
7. CAMPAÑA PUBLICITARIA EBEL PARIS. La
ejecución de la competencia desleal está dada en la ejecución de la campaña en la cual
se resalta el supuesto origen francés de la
empresa EBEL. Campaña publicitaria hecha
a través de televisión, radio, vallas publicitarias, revistas, página web.
8. CONSULTORAS DE EBEL PARIS. Señalando que la labor de ventas de las consultoras
de EBEL se fundamenta en orientar a los
consumidores en su decisión de compra de
los productos utilizando términos engañosos,
a través de catálogos.
9. CATÁLOGOS EBEL PARIS, otro medio para
realizar la campaña publicitaria de EBEL, por
medio del cual se hace los respectivos pedidos del producto ofertado.
10. OTRAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA:
Indicación de fabricación francesa engañosa, porque “además de ser engañosa por
confundir al consumidor respecto del verdadero origen geográfico de los productos y la
empresa EBEL mediante el empleo de frases que lo lleven a formarse la falsa idea del
origen geográfico de los productos identificados con dicha marca (…)”.
b) Fundamentos de derecho contenidos en
la Demanda
La sociedad YANBAL DE COLOMBIA S.A. constituida conforme a las leyes de la República de
Colombia, después de señalar, en cada uno de
los hechos considerados relevantes en esta causa, sus argumentos para considerar la compe-
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tencia desleal cometida por parte de la sociedad BEL-STAR S.A., expresa que de los productos pertenecientes a la empresa BEL –STAR
S.A., licenciataria de la marca EBEL, sólo las
líneas de fragancia y tratamiento facial cuentan
con productos fabricados en Francia.
demanda “por carecer de fundamento y sustento fáctico y legal, así como por ser evidente que
la conducta comercial desplegada por la sociedad BEL STAR S.A. en la comercialización y
promoción de sus productos, se ajusta en su integridad a los usos honestos del mercado”.
Afirma que “La conducta concurrencial de EBELSTAR (sic) dentro de la campaña EBEL PARIS,
debe ser considerada como un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial por uso y empleo engañoso de una Indicación de Procedencia Geográfica, que en la forma en que es usada, induce a error al consumidor y mercado en general respecto de las prestaciones ofrecidas –origen de la marca EBEL y
productos identificados bajo la marca EBEL-,
dado que considerará que EBEL es una empresa de productos de origen franceses, que fabrica todos sus productos en Francia”.
Aclara que “al ser EBEL INTERNATIONAL LIMITED una empresa multinacional, es decir con
inversión y presencia comercial en muchas naciones, produce sus artículos en distintos lugares por diferentes razones comerciales. Por eso
hay productos de esa compañía hechos en Francia
otros en España, Estados Unidos, Italia, Colombia, Perú”. Afirma “Creemos descabellado y
contrario a la libre competencia (…) exigirle a
una empresa multinacional que fabrique siempre sus productos en el lugar en donde primero
tuvo su actividad comercial”.
“Así pues queda en evidencia que BEL-STAR
(sic) obtiene una ventaja competitiva ilícita, al
desviar de forma engañosa la clientela del mercado de cosméticos, perfumería y maquillaje
respecto de sus demás competidores no franceses de venta directa por catálogo –como es el
caso de YANBAL-. A faltar al principio de veracidad y suficiencia de la información suministrada
a través de su campaña de publicidad EBEL
PARIS, lo que le permite a priori formar la convicción en los consumidores de que se trata de
una empresa francesa que fabrica y comercializa sus productos franceses, atribuyéndose así
la imagen de calidad que ostentan los productos originarios de este país, a sabiendas de
que, como lo demuestra el estudio de mercado
aportado, la calidad es el elemento fundamental
para determinar la decisión de compra de estos
productos”.
Solicita, adicionalmente, que la sociedad BELSTAR S.A. suspenda la “Campaña Publicitaria
para que no continúe con la realización de los
actos de competencia desleal y que se le condene a la sociedad BEL-STAR (sic) a indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a YANBAL DE COLOMBIA S.A., por los
actos de competencia desleal; así como el pago
del valor por costas procesales.
Observa que “EBEL ((sic) cuenta con el laboratorio EBEL TECHNOLOGICAL INSTITUTE en
cuyo lugar se desarrollan las nuevas fórmulas
con alta tecnología francesa, gracias a alianza
estratégica con ‘CENTRE DE BIODERMATOLOGIE DES LABORATORIES SEROBIOLOGIQUES, FRANCE’, uno de los institutos de investigación más prestigiosos de Francia”.
Con relación al “Análisis de la forma habitual de
publicidad sobre cosméticos” asevera que “(…)
algunos productos comercializados en Colombia, (…) a pesar de ser fabricados en un lugar
diferente a Francia o Estados Unidos de América, hacen referencia a París, Francia o Nueva
York, con el fin de indicarle al consumidor que
su inspiración es ese país, pero no con el propósito de afirmar que dichos productos son fabricados en esos países, ya que (…), en cada uno
de los productos está claramente definido el
lugar de fabricación del mismo, sin que el consumidor se pueda ver inducido a error o confusión”.
c) Contestación a la demanda
Señala que “En caso de que mi representada
hubiera querido inducir a error al consumidor sobre el origen geográfico de los productos, sencillamente hubiera omitido hacer mención a un
indicador como FF para señalar dentro de los
catálogos el origen francés de determinados
productos, o sencillamente hubiera dicho que
los productos son DE PARIS”.
La sociedad BEL-STAR S.A., contestó la demanda rechazando todas las pretensiones de la
Agrega, al respecto, “no es cierto lo manifestado por la quejosa en el sentido que busca hacer
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ver que todos los productos comercializados
bajo la línea EBEL PARIS, no son producidos
en Francia, (…) la línea de productos que aparecen en los catálogos de venta de EBEL PARIS
efectivamente algunos provienen de Francia y
han sido manufacturados en dicho país con las
características y propiedades allí establecidas
y el consumidor podrá verificar en el Catálogo
cual (sic) producto es Francés y cual (sic) no al
advertir la sigla FF”.
Y, finalmente, expresa “Podemos deducir que
en este campo de los cosméticos y la moda,
efectivamente existe una inspiración en lugares
de la moda como Paris y Nueva York, y se
observa como en la publicidad desplegada sobre esta categoría de productos se hace alusión
a estos lugares como información de la inspiración para su creación mas no como lugar de
fabricación, en donde el consumidor racional
tiene todos los elementos de juicio para conocer el lugar de fabricación del producto”.
CONSIDERANDO:
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El Tribunal estima procedente interpretar los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
al considerar que mediante escrito radicado bajo
el número 04-102822, de 13 de octubre de 2004,
la sociedad YANBAL DE COLOMBIA S.A. dirigió a la Superintendencia de Industria y Comercio el escrito por medio del cual presenta una
acción en contra de la sociedad BEL-STAR S.A.,
por supuesta incursión en actos de competencia desleal; y, por lo tanto, los actos denunciados por la actora ocurrieron en vigencia de la
mencionada Decisión.
Con fundamento en la potestad que deriva del
artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,
se considera pertinente interpretar, de oficio,
los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 238,
241, 243, 268 y 269 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpretará, asimismo, el artículo 160 de
la Decisión 486 por no corresponder al caso en
controversia.
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición prevista
en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina;
En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:
TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
(…)
Que, a tenor de la disposición señalada en el
artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los
artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento
jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue
admitida a trámite por auto de 26 de septiembre
de 2007.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS
La Superintendecia de Industria y Comercio de
la República de Colombia. Grupo de Trabajo de
Competencia Desleal, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 160, 221, 222,
223, 258, 259 inciso 1 y literal c), y 267 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina.
“Artículo 33.- Los Jueces nacionales que
conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas
que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca
de dichas normas, siempre que la sentencia
sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el
proceso.
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a
petición de parte la interpretación del Tribunal”.
(…)
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DECISIÓN 486
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drá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
(…)
CAPÍTULO II
De las Indicaciones de Procedencia
“Artículo 221.- Se entenderá por indicación
de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país,
región, localidad o lugar determinado.
Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando
fuese falsa o engañosa con respecto a su
origen o cuando su uso pudiera inducir al
público a confusión con respecto al origen,
procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.
Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su
nombre o su domicilio sobre los productos
que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se
presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación
suficiente para evitar cualquier error sobre el
verdadero origen de los mismos”.
(…)
DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE
DERECHOS
De los Derechos del Titular
“Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su
derecho. También podrá actuar contra quien
ejecute actos que manifiesten la inminencia
de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo
permite, la autoridad nacional competente po-
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la
acción contra una infracción sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.
(…)
“Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o
más de las siguientes medidas:
a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
b) la indemnización de daños y perjuicios;
c) el retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u
otros materiales, así como los materiales
y medios que sirvieran predominantemente
para cometer la infracción;
d) la prohibición de la importación o de la
exportación de los productos, materiales o
medios referidos en el literal anterior;
e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en
el literal c), en cuyo caso el valor de los
bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de
la infracción, incluyendo la destrucción de
los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o
definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una
marca falsa, la supresión o remoción de la
marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos
productos en el comercio. Asimismo, no se
permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.
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Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.”
(…)
“Artículo 243.- Para efectos de calcular la
indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios
siguientes:
a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el
infractor como resultado de los actos de
infracción; o,
c) el precio que el infractor habría pagado por
concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del
derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”
(…)
DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
De los Actos de Competencia Desleal
“Artículo 258.- Se considera desleal todo
acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:
(…)
c) las indicaciones o aseveraciones cuyo
empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”
(…)
De las Acciones por Competencia Desleal
“Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra
acción, quien tenga legítimo interés podrá
pedir a la autoridad nacional competente que
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se pronuncie sobre la licitud de algún acto o
práctica comercial conforme a lo previsto en
el presente Título.
Artículo 268.- La acción por competencia
desleal conforme a este Título prescribe a los
dos años contados desde que se cometió por
última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.
Artículo 269.- Si la legislación interna del
País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las
acciones por competencia desleal previstas
en dicha legislación.”
(…)
3. CONSIDERACIONES
El Tribunal procede a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:
- Alcance del término “Juez Nacional” en relación con la solicitud de interpretación prejudicial.
- De las Indicaciones de Procedencia, Naturaleza y Definición de la Denominación de Origen, Ámbito de la Protección de una Indicación de Procedencia.
- Legitimación para accionar por la infracción
de derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial; Tutela de
mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial;
- Competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial: Concepto de Acto Desleal;
- Actos de competencia desleal: por aseveraciones en el ejercicio del comercio;
- De las acciones de competencia desleal;
- Criterios para el cálculo de la indemnización
de daños y perjuicios.
3.1. ALCANCE DEL TÉRMINO “JUEZ NACIONAL” EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
Tomando en cuenta que la consulta prejudicial
planteada proviene de la Superintendencia de
Industria y Comercio de la República de Colombia, se hace necesario analizar el concepto de
‘Juez Nacional’, contenido en el artículo 33 del
Tratado de Creación del Tribunal a efectos de la
Interpretación Prejudicial que corresponde a este
Tribunal.
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Para el efecto, se traslada lo dicho por este Tribunal, en un caso similar, dentro de la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 14IP-2007:
De una manera general, se suele dividir el
poder público en diferentes ramas: Esta clasificación, en un Estado complejo, como es
el de hoy, es decir, en donde existen variados
órganos de producción normativa y varias formas jurídicas complementarias y entrelazadas, genera problemas de identificación en
relación con la naturaleza de los actos que
se expiden 1.
Se hace evidente que en la actualidad para
clasificar la naturaleza de los actos ya no es
suficiente el criterio orgánico y, en consecuencia, para analizar la naturaleza de los
actos judiciales no debe circunscribirse sólo
a los que emanan de los Jueces de la República.
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acceder a la interpretación prejudicial para
cumplir con la filosofía de la misma.
Como conclusión, el término ‘Juez Nacional’
debe interpretarse incluyendo a los organismos que cumplen funciones judiciales, siempre que cumplan las condiciones mínimas
señaladas por la ley interna; para de esta
manera tenerlos como legitimados para solicitar la interpretación prejudicial, cuando en
el ejercicio de dichas funciones conozcan de
un proceso en el que deba aplicarse o se
controvierta algunas de las normas que integran el Derecho Comunitario Andino.
Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el “juez nacional” y el “juez
comunitario” en la administración de justicia, ya
que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración.
3.2. DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA
En este marco argumentativo, es entendible
y evidente que un Estado pueda atribuir funciones judiciales a órganos diferentes del Poder Judicial para revestirlos de la competencia
de proferir verdaderas sentencias judiciales.
Por lo anterior, resulta menester interpretar el
artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y los artículos 122, 123, 127 y
128 del Estatuto, cuando se refieren a los
Jueces Nacionales, de manera amplia, en
aras de identificar el sujeto legitimado para
solicitar la interpretación prejudicial y que
dentro de un País Miembro es aquel que
ostenta la función judicial.
Como la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la normativa
comunitaria por parte de los Jueces Nacionales, los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones judiciales deben
1
Es así como los administrativistas y constitucionalistas se han preocupado por determinar la naturaleza de
los actos y ha inventado conceptos como el bloque de
constitucionalidad, el bloque de legalidad, etc., que
atienden más a la naturaleza del acto que al órgano
productor. Los administrativistas, por ejemplo, al estudiar la teoría del acto administrativo, se han preocupado por el problema comentado y han buscado la manera de determinar cuándo se está en frente, de un acto
administrativo, de uno legislativo, de uno judicial, etc.,
sin que para determinar la naturaleza del mismo se
atenga solamente al criterio orgánico.
Este Tribunal reitera lo dicho en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 76IP-2007, marca “TEQUILA”:
El Capítulo II, de la Decisión 486 regula lo
relativo a las Indicaciones de procedencia,
las que son utilizadas en el tráfico económico
para identificar el origen geográfico de los
productos a distinguir con el signo.
Desde el punto de vista de una clasificación
funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, suscitan en la mente del
consumidor la idea de que en el producto de
que trate concurren ciertas cualidades o características que son debidas, en mayor o menor
grado, al medio geográfico del mismo, y que
lo discriminan positivamente de los otros productos de igual especie o naturaleza.
Esta definición es tomada por la doctrina general, y detallada por el Profesor Manuel Bo-
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tana Agra en la obra “Las Denominaciones de
Origen” (Edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2001, p. 19).
En caso de que se produzca un engaño a los
medios comerciales o al público en general, en
cuanto a la procedencia de un producto, conviene la correcta aplicación de lo dispuesto en los
artículos 221 y 222 de la aludida Decisión 486
que expresan:
“Artículo 221.- Se entenderá por indicación
de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país,
región, localidad o lugar determinado.
Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando
fuese falsa o engañosa con respecto a su
origen o cuando su uso pudiera inducir al
público a confusión con respecto al origen,
procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se
hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.”
Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir
los productos y los servicios de un comerciante
de los de otro.
Para que se configure el supuesto expresado en
líneas anteriores, es ineludible que se constituya el artificio en cuanto al lugar de procedencia,
para lo cual es necesario que concurran los siguientes presupuestos:
- Que el signo consista en una indicación de
procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado.
- Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir,
que exista un estrecho vínculo entre el lugar
geográfico y éstos.
- Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o proce-
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dencia geográfica a la que el signo hace alusión.
En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien
otros elementos que lo puedan hacer distintivo,
no es apto para ser registrado.
Ámbito de la Protección de una indicación
de procedencia
Para que un País Miembro otorgue protección a
una indicación de procedencia deberá cumplirse con lo señalado en el artículo 223 de la Decisión 486, que dice “Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se
presente acompañado de la indicación precisa,
en caracteres suficientemente destacados, del
país o lugar de fabricación o de producción de
los productos o de otra indicación suficiente
para evitar cualquier error sobre el verdadero
origen de los mismos.”
Dando aplicación a esta norma, cuando un signo que contenga un nombre geográfico deberá
indicar al pie de él, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.
Por tanto, los actos de competencia desleal
denunciados en la campaña de publicidad por
parte de “EBEL PARIS” debe considerar la debida aplicación de esta regla, sujetándose a este
requisito. De ser una denominación caprichosa
o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.
Legítimo interés
Conviene indicar, con fines ilustrativos, lo dicho
por el Tribunal en el proceso 76-IP-2007, ya referido, acerca de las denominaciones de origen:
El artículo 203 de la Decisión 486 establece
“La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición
de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas
naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se
pretendan amparar con la denominación de
origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se
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considerarán interesadas, cuando se trate de
denominaciones de origen de sus respectivas
circunscripciones”. Por lo tanto, estas son
las personas legítimamente autorizadas por
la normativa comunitaria que pueden pedir la
declaración de protección de una denominación de origen.
Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212, de la Decisión 486, que
“La utilización de denominaciones de origen
con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada
exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en
la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación”, asimismo, que “Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una
denominación de origen registrada podrán
emplear junto con ella la expresión ‘DENOMINACION DE ORIGEN’”, y finalmente que “Son
aplicables a las denominaciones de origen
protegidas las disposiciones de los Artículos
155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”.
Esta última disposición impide el uso de la
denominación de origen a terceras personas,
de manera que la denominación de origen
solo puede ser utilizada por quienes realicen
las actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a
cabo en la localidad o región del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones
del uso exclusivo del derecho marcario.
A diferencia de la figura de la marca colectiva, mediante el reconocimiento y protección
de una denominación de origen no se protege
el interés de los citados productores, fabricantes o artesanos, sino se entiende que la
protección contempla los intereses del país
al que pertenece la región reivindicada con la
denominación.
3.3. LEGITIMACIÓN PARA ACCIONAR POR
LA INFRACCIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS EN EL RÉGIMEN COMÚN SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al
titular de un derecho protegido en ella el poder
de obrar ante la autoridad nacional competente
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contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos
que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación
normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del
poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende
que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por
acto entre vivos o mortis causa, por lo que la
legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar
al cotitular del derecho, sin necesidad, en este
caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para
el supuesto de que la legislación interna del
País Miembro lo permita, la norma habilita a la
autoridad nacional competente para impulsar el
proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino
frente al destinatario del efecto o de los efectos
en que la tutela se concreta, cual es, en el caso
de las acciones que se examinan, el autor de la
presunta infracción o el ejecutor de los actos
constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación
de las partes en forma preliminar al examen de
las cuestiones de mérito.
Tutela de mérito de los derechos protegidos
en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la
Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de
las siguientes formas de tutela: el cese de los
actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los
circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios
y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la
importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en
propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas
necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el
cierre de los establecimientos; y la publicación
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de la sentencia condenatoria y su notificación, a
costa del infractor.
En el caso de autos, la acción de la sociedad
YANBAL DE COLOMBIA S.A. tiene por objeto
que se suspenda la “Campaña Publicitaria para
que no continúe con la realización de los actos
de competencia desleal y que se le condene a
la sociedad BEL-STAR (sic) a indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a
YANBAL DE COLOMBIA S.A., por los actos de
competencia desleal”.
El artículo 243 de la Decisión 486 establece los
criterios que deberán tomarse en cuenta para el
cálculo de la indemnización de los daños y
perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido
oportunamente probada en el curso del proceso
por el actor. Éste deberá aportar igualmente la
cuantía de los daños y perjuicios en referencia
o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que,
sufrido por el titular, se encuentre causalmente
enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente
por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. La pérdida en referencia
deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo
principal, el grado de comercialización de los
productos amparados por el signo que no ha
respetado la exclusividad de la marca. En todo
caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios
y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse
el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante,
es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de
sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las
ganancias a considerar serán las que habrían
sido obtenidas en el período que medie entre la
ocurrencia efectiva del daño y el pago de la
indemnización.
3.4. COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la inter-
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pretación prejudicial por parte de este Organismo, fue presentada en vigencia de la Decisión
486.
Aunque las Decisiones Andinas, excepto la Decisión 486, no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal, del propio Acuerdo de Cartagena se desprende la protección de
la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente:
“Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de
1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la
Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas
que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”,
manipulaciones indebidas de los precios,
maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras
de efecto equivalente. En este orden de ideas,
la Comisión contemplará los problemas que
puedan derivarse de la aplicación de los
gravámenes y otras restricciones a las exportaciones.
Corresponderá a la Secretaría General velar
por la aplicación de dichas normas en los
casos particulares que se denuncien.”
Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina regulan el
tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.
Concepto de Acto Desleal
La importancia del comercio internacional ha
dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de
la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección
eficaz contra la competencia desleal. Este artículo contiene una cláusula general en virtud de
la cual se considera competencia desleal todo
acto contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial. Así, en efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto
contrario a los usos honestos.
El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:
“Se considera desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial realizado en el ámbito em-
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presarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
De lo anterior se desprende que no hay una lista
taxativa que indique cuáles actos se consideran
desleales; y, que es desleal todo acto vinculado
a la propiedad industrial, que realizado en el
ámbito empresarial sea contrario a los usos y
prácticas honestos.
En cuanto al concepto de acto contrario a los
usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de
causar daño o de aprovecharse de situaciones
que puedan perjudicar al competidor”. 2
El concepto de usos honestos parte de lo que
se denomina buena fe comercial. Y en armonía
a lo dicho se toma en consideración lo que la
doctrina dice sobre el tema:
“Tal y como se emplea en la ley, la buena fe
constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no
se trata de una buena fe común, sino que está
referida a la buena fe que impera entre los
comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de
valor debe revelar con certeza que la conducta
es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior
y uniendo la noción de buena fe al calificativo
comercial, se debe entender que esta noción
se refiere a la práctica que se ajusta a los
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los
comerciantes en sus actuaciones”..3
“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por
eso solía definirse la buena fe comercial como
la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los
negocios”. 4
2
3
4
Proceso N° 38-IP-98. sentencia de 22 de enero de
1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de
1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana,
Pág. 45.
NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis,
Colombia, Pág. 316".
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Los actos, además de poder causar daños a un
competidor determinado, lo pueden hacer al
mercado mismo y, por lo tanto, al interés del
público consumidor.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad
de la figura de la competencia desleal se da en
dos aspectos: “de un lado se trata de amparar
los intereses de los demás empresarios, en la
medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la
restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una
protección efectiva para los intereses de los
particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”. 5
Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe
cumplir con lo siguiente:
1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
2. Que el acto o la actividad sea indebido.
3. Que el acto sea susceptible de producir un
daño, según Ascarrelli, un acto será desleal
“cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la
probabilidad del daño (y no el daño efectivo)
para justificar la calificación y la sanción”.
En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca
efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles
honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.
5
GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA
DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892,
Pág. 47.
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La licitud de medios, en el ámbito vinculado
con la propiedad industrial, significa que la
conducta competitiva del agente económico
debe ser compatible con los usos y prácticas
consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta
contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del
mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
Es preciso señalar que con el ejercicio de la
acción por competencia desleal se pretende: la
calificación de la conducta como tal, la orden
del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios.
Todas las regulaciones tendientes a evitar la
competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás
competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre
los oferentes y prevenir los perjuicios que
pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” 6
3.5. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
En el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que no configuran
una lista taxativa. Estos son:
a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren
inducir al público a error sobre la naturaleza,
el modo de fabricación, las características,
la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.
Actos de competencia desleal por aseveraciones en el ejercicio del comercio
El Tribunal, sobre los actos de competencia
desleal regulados por la Decisión 486, y en
especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado:
“En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado
entre la oferta de productores y comerciantes
y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus
servicios, una posición de ventaja frente a
otro u otros, si ha obtenido dicha posición a
través de medios lícitos.
Según el caso que nos ocupa es pertinente recalcar el engaño que se puede producir en el público consumidor en la utilización de aseveraciones o indicaciones, sobre la naturaleza, el
modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos,
en la publicidad que de éstos se haga.
Se ha dicho que “Se confunde a un consumidor,
cuando basado en artificios o engaños se crea
en él un error; se provoca en el consumidor un
concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial. La causa
de este incremento patrimonial, el motivo que
origina este enriquecimiento, no es otro que la
confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la
decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios” 7
La norma se refiere a cualquier acto capaz de
crear confusión por cualquier medio. En efecto,
se pueden presentar diversas maneras de crear
confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, por lo tanto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, etc. En este sentido, la utilización de indicaciones o aseveracio-
6
7
Proceso 116-IP-2004, ya citado.
VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto, “Instituciones de Derecho Comercial”, Pág. 221. Tomado de la página web: http://www.ilustrados.com/publicaciones/
EplkyAEkVElZYgysQa.php).
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nes que pudieren inducir al público a error sobre
la naturaleza, el modo de fabricación, las características, es considerada como una práctica
desleal.
indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios
causados a YANBAL DE COLOMBIA S.A., por
los actos de competencia desleal; así como el
pago del valor por costas procesales”.
3.6. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA
DESLEAL
El Diccionario de la Real Academia indica que
“daños” es el delito consistente en causar daños en la propiedad ajena; “emergente” como el
valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos o perjudicados, “perjuicios”, como la compensación que se exige a quien ha causado un
daño para reparar este; “indemnizar”, como el
resarcimiento de un daño o perjuicio.8
El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la
acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la
autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica
comercial.
De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado,
quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses,
tal como sería el caso de que se intentara una
acción de competencia desleal y una acción de
nulidad.
Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486
regulan, bien de manera supletiva o bien por
remisión a las normas procesales de los Países
Miembros, algunos puntos de las acciones de
competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo
relativo a la prescripción de la acción y a la
facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.
En efecto, el artículo 268 dispone que si las
normas de los Países Miembros no establecen
nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde
que se cometió por última vez el acto desleal.
El artículo 269 dispone, por su parte, que si la
legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las
acciones de competencia desleal.
3.7. CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LA
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
En el proceso interno que dio origen a la presente interpretación la demandante YANBAL DE
COLOMBIA S.A. afirma que las infracciones
cometidas por BEL-SATR S.A. le ha causado
perjuicios económicos, por tanto, solicita, como
ha sido dicho, que se suspenda la “Campaña
Publicitaria para que no continúe con la realización de los actos de competencia desleal y que
se le condene a la sociedad BEL-STAR (sic) a
En cuanto al artículo 243 de la Decisión 486,
este enuncia de manera no exhaustiva algunos
criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios probados por el actor.
El primer criterio es el del daño emergente y el
lucro cesante. Por daño emergente se entiende
el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y
que se encuentre causalmente determinado por
la conducta del infractor. De conformidad con
ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los
gastos de publicidad y difusión en que incurrió
el afectado para hacer frente a la competencia
desleal.
Por lucro cesante se entiende las ganancias
que el afectado dejó de percibir debido a la
competencia desleal, de no haberse presentado
ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido
entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago
de la indemnización.
La norma autoriza, además, que se adopten
otros tipos de criterios como el monto del daño
indemnizable y los beneficios obtenidos por el
infractor como consecuencia de sus actos de
competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de
una licencia contractual, teniendo en cuenta el
valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido. “En
estos eventos, el juez consultante tendrá que
tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la
infracción y el número y clase de las licencias
concedidas”. 9
8
9
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia
Española. Vigésima Segunda Edición. 2001. Tomos 4 y
6. p. 491 y 857.
Proceso 116-IP-2004, ya citado.
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Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA
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4. En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con
los usos y prácticas considerados honestos
por quienes participan en el mercado.
CONCLUYE:
1. Se debe tener a los organismos que cumplen
funciones judiciales, conforme a la ley interna, como legitimados para solicitar la Interpretación Prejudicial, cuando en el ejercicio
de dichas funciones conozcan de un proceso
en el que deba aplicarse o se controvierta
algunas de las normas que integran el derecho comunitario andino, de conformidad con
lo expresado en la parte motiva de la presente providencia.
2. El Tribunal considera que las denominaciones de origen son de dominio público, ya que
es el Estado o las autoridades del lugar geográfico los que ostentan la titularidad de la
denominación, por lo que tanto las autoridades estatales, departamentales, provinciales
o municipales, como cualquier persona natural o jurídica tienen legitimación para presentar oposición a cualquier registro de un signo
que pueda causar confusión con la denominación de origen protegida, esto en defensa
del bien común. Además, también tendrán
legítimo interés las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que ampara la denominación de origen.
3. La legitimación para obrar, en ejercicio de las
acciones por infracción de los derechos de
propiedad industrial establecidos en la Decisión 486, corresponde al titular del derecho y
a sus causahabientes, así como a cualquiera
de los cotitulares, sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario. En el caso de que la legislación interna
del País Miembro lo permita, la norma comunitaria habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa
propia.
La acción por infracción de los derechos de
Propiedad Industrial prescribirá a los dos años,
contados desde la fecha en que se cometió
por última vez el acto desleal, salvo que las
normas internas establezcan un plazo distinto.
Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que
pueden causar perjuicio o daño a otro u otros
competidores, que se encuentran destinados
a crear confusión, error o descrédito con el
objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.
Son actos de competencia desleal, entre otros,
aquellos capaces de crear confusión en el
consumidor acerca del establecimiento, los
productos o la actividad económica de un
competidor determinado, impidiendo a aquél
elegir debidamente según sus necesidades y
deseos.
A los fines de juzgar sobre la deslealtad de
los actos capaces de crear confusión, deberá
tomarse en cuenta la necesidad de que los
establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
5. La acción de competencia desleal se puede
intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar
la defensa de sus intereses.
6. De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los
dos años contados desde que se cometió por
última vez el acto desleal y en relación con el
artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional
competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.
7. El artículo 243 de la Decisión 486, enumera
de manera no taxativa, algunos criterios para
calcular la indemnización de daños y perjuicios.
Determinándose que será indemnizable el
daño que, sufrido por el titular, se encuentre
causalmente enlazado con la conducta del
infractor. En este marco, será indemnizable
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el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular. La pérdida en
referencia deberá ser estimada tomando en
cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por
el signo que no ha respetado la exclusividad
de la marca. En todo caso, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales
que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el
valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.
mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular
de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las
ganancias a considerar serán las que habrían
sido obtenidas en el período que medie entre
la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la
indemnización.
Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al
emitir el fallo en el expediente interno Nº 04102822
deberá adoptar la presente interpretación. Así
Notifíquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA
Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente
de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA
PROCESO 144-IP-2007
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 21, 22 y 23 de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44 y 45 y la
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo
de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Actor: Sociedad MERCK & CO., INC. Patente:
“COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”.
Expediente Interno Nº 2005-0211.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los
diecisiete (17) días del mes de octubre del año
dos mil siete.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial
formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, por interme-
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dio de su Consejera, doctora Martha Sofía Sanz
Tobón.
VISTOS:
Que la solicitud de interpretación prejudicial,
recibida por este Tribunal el 29 de agosto de
2007, se ajustó a los requisitos establecidos
por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal,
aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a
trámite por auto de 2 de octubre de 2007.
1. ANTECEDENTES
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
1.1. Las partes
La parte demandante es: MERCK & CO., INC.
La parte demandada es: la Nación Colombiana,
Superintendencia de Industria y Comercio.
1.2. Actos demandados
La sociedad MERCK & CO., INC., plantea que
se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: Nº 07372 de 31 de marzo de 2004; y, 1927 de 31 de enero de 2005, por
medio de las cuales la Superintendencia de
Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención consistente en “COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA
RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”.
1.3. Hechos relevantes
Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
han podido ser destacados los siguientes aspectos:
a) Los hechos
Entre los hechos principales se encuentran los
siguientes:
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1. El 25 de septiembre de 1998, la sociedad
MERCK & CO., INC. presentó ante la División
de Nuevas Creaciones de la Superintendencia
de Industria y Comercio solicitud de patente
de invención titulada “MÉTODO PARA INHIBIR LA RESORCIÓN ÓSEA”.
2. Efectuado el examen de forma, en cuanto a
los requisitos que debe reunir la solicitud, y
cumplidas las exigencias legales, se publicó
el extracto en la Gaceta de la Propiedad
Industrial No. 501 de 28 de febrero de 2001,
sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.
3. Con motivo del examen de fondo, el título de
la invención se modificó a “COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR
LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”.
4. La División de Nuevas Creaciones solicitó a
la sociedad MERCK & CO., INC., en dos oportunidades, para que se pronunciara sobre las
objeciones efectuadas a la solicitud.
5. La sociedad MERCK & CO., INC., mediante
escritos de 7 de febrero de 2003 y 13 de
enero de 2004, atendió oportunamente los
requerimientos formulados y presentó aclaraciones.
6. El 31 de marzo de 2004, el Superintendente
de Industria y Comercio emitió la Resolución
N° 07372, a través de la cual negó el privilegio
de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA
ANORMAL”, por considerar que ésta no cumple con el requisito de novedad y nivel inventivo, teniendo en cuenta que se encontraron
anterioridades íntimamente relacionadas con
la materia de la patente solicitada.
7. La sociedad MERCK & CO., INC., presentó
recurso de reposición en contra de la Resolución Nº 07372.
8. El 31 de enero de 2005, El Superintendente
de Industria y Comercio emitió la Resolución
Nº 1927, a través de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la
decisión contenida en la Resolución N° 07372.
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b) Escrito de demanda
La sociedad MERCK & CO., INC., constituida
conforme a las leyes del Estado de New Jersey,
Estados Unidos de América, presenta demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de las resoluciones señaladas.
Manifiesta, en lo principal, que “el objeto de la
invención denegada por la SIC, sí cumple con
todos los requisitos de patentabilidad (…) es
nueva, tiene nivel inventivo y aplicación industrial”.
Afirma que “la invención denegada resulta completamente novedosa en la medida en que proporciona al estado de la técnica una alternativa
que tiene aspectos característicos que la distinguen claramente de los productos conocidos
hasta el momento en el estado de la técnica
para el tratamiento de la resorción ósea. Además, la presente invención posee el nivel inventivo requerido porque estos aspectos característicos de la formulación reivindicada no habrían
podido ser derivados de ninguna manera a partir
de las enseñanzas del estado de la técnica, y
además se traducen en un aporte al estado de
la técnica porque dicha formulación exhibe propiedades ventajosas sobre las formulaciones
convencionales de bisfosfonatos, conocidas hasta el momento de la presentación de la solicitud
denegada”.
Añade que “la formulación reivindicada sí constituye un aporte al estado de la técnica, porque
proporciona una novedosa alternativa para el
tratamiento efectivo de la resorción ósea sin la
producción de efectos gastrointestinales adversos”.
Observa, finalmente, que “la patente peruana
recibió la concesión del privilegio de patente
para nueve reivindicaciones, las cuales son de
producto y son similares a las negadas en la
invención Colombiana”.
c) Contestación a la demanda
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en
cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio por
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cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.
Expresa que “(…) el examen de fondo de la
solicitud en debate permitió demostrar que el
objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.
Afirma que “Tal como desprende la actuación
administrativa el objeto reivindicado no es nuevo
habida cuenta que está comprendido en el estado de la técnica no pude (sic) ser patentado,
como resultado del estudio técnico comparativo
entre el objeto de la solicitud y lo mencionado
en las anterioridades EP 0285382, US 4760071
y EP 0155096, encontrándose que el objeto
reivindicado ya era conocido desde antes de la
fecha de la prioridad reivindicada por la parte
demandante”.
Observa, finalmente, “que el hecho de que en
otros países, la misma solicitud haya sido patentada, no es un argumento válido ni suficiente
para otorgar a la solicitud controvertida el privilegio de la patente, dado que la oficina nacional
competente de Colombia (…) debe adelantar el
trámite correspondiente y efectuar el análisis
respectivo para que de acuerdo con éste, se
adopte la decisión correspondiente, la cual no
necesariamente debe ser la misma de cualquier
otra oficina nacional competente en materia de
propiedad industrial”.
CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
Que, de conformidad con la disposición prevista
en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación
del Tribunal, las normas cuya interpretación se
solicita, forman parte del ordenamiento jurídico
de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el
artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,
en correspondencia con lo establecido en los
artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal
es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento
jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue
admitida a trámite por auto de 2 de octubre de
2007.
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2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal estima que no corresponde la interpretación de los artículos solicitados, relativos a
la Decisión 486, por haber constatado en los
documentos aparejados al expediente que la
solicitud relativa a la concesión de la patente de
invención señalada fue presentada el 25 de septiembre de 1998, en vigencia de la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Con fundamento en la potestad que deriva del
artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal,
se considera pertinente interpretar, de oficio, el
ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la
solicitud en referencia, a saber, los artículos 1,
2, 4, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 34, 44 y 45
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el examen de patentabilidad de realizó en vigencia de la mencionada
Decisión y la Disposición Transitoria Primera de
la Decisión 486.
En consecuencia, los textos de las normas a
ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 344
CAPÍTULO I
DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN
SECCIÓN I
DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de
productos o de procedimientos en todos los
campos de la tecnología, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.
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descripción escrita u oral, por una utilización
o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente o, en
su caso de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de la
novedad, también se considerará, dentro del
estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en trámite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha
de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho
contenido se publique”.
(…)
“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invención no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica”.
(…)
SECCIÓN IV
DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD
“Artículo 21.- Admitida la solicitud de la
oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su
presentación, si ella se ajusta a los aspectos
formales indicados en la presente Decisión”.
“Artículo 22.- Si del examen resulta que la
solicitud no cumple con los requisitos a los
que hace referencia el artículo anterior, la
oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el
peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro
del plazo de treinta días hábiles siguientes a
la fecha de notificación. Dicho plazo será
prorrogable por una sola vez y por un período
igual, sin que pierda su prioridad.
“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando
no está comprendida en el estado de la técnica.
“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.
El estado de la técnica comprenderá todo lo
que haya sido accesible al público, por una
“Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presen-
GACETA OFICIAL
11/02/2008 20.48
tación de la solicitud o desde la fecha de
prioridad que se hubiese reivindicado y una
vez terminado el examen de forma a que se
refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso de conformidad
con la reglamentación que al afecto establezca cada País Miembro”.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional
competente denegará la patente”.
(…)
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECISION 486
“PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a
la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos
de propiedad industrial preexistentes se
adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
SECCIÓN III
DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES
(…)
“Artículo 34.- El solicitante de una patente
podrá pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la
protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”
CAPÍTULO IV
DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD
“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren
presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es
patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este
examen. Si transcurriera dicho plazo sin que
el solicitante hubiera pedido que se realice el
examen, la solicitud caerá en abandono”.
“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al
solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.
Este plazo podrá ser prorrogado por una sola
vez por un período de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad, podrá notificar al
solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
(…)
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas
que aún no se hubieren cumplido a la fecha
de su entrada en vigencia”.
3. CONSIDERACIONES
El Tribunal procede a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: La norma comunitaria
en el tiempo; Concepto de invención; los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de
patentabilidad: la descripción de la invención;
las reivindicaciones en la solicitud de patente;
la modificación de la solicitud de patente.
3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO
Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la
interpretación de los artículos 14, 16, 18 y 30 de
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, al haber constatado que la solicitud
dirigida a la obtención de la respectiva patente,
ha sido presentada el 25 de septiembre del año
1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
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Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación
de los principios generales del derecho sobre
tránsito legislativo sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del
Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el
aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.
Al respecto, el Tribunal ha señalado que:
“Acerca del tránsito legislativo y la definición
de la ley aplicable es pertinente señalar que,
por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a
partir de su vigencia; es decir que la ley rige
para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no
constituye aplicación retroactiva de la ley, el
hecho de que una norma posterior se utilice
para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma
anterior”.
“Bajo el precedente entendido, el Tribunal,
con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos
de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de
naturaleza procedimental contenidos en las
normas, para señalar de manera reiterada
que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de
irretroactividad establece que al expedirse
una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de
su vigencia, por lo que no afectará derechos
consolidados en época anterior a su entrada
en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto
retroactivo, a menos que por excepción se le
haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”.
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tencia de 19 de noviembre del 2003. Marca:
“EBEL”. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1028,
de 14 de enero del 2004).” 1
La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos
válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha
de presentación de la solicitud, pero añade, a
título de excepción, que los plazos de vigencia
de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior,
pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente
concedido, así como a su plazo de vigencia.
Por tanto, las etapas procesales que hayan ya
sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada
en vigencia de la nueva norma no se afectarán
por las nuevas regulaciones de tal carácter.
Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo
pendientes de realizar.
3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN
La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado
como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una
idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un
problema técnico”. 2
Este Tribunal ha expresado que “el concepto de
invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos
nuevos productos o procedimientos que, como
1
Asimismo ha manifestado:
2
“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y
en razón de la seguridad jurídica, una norma
posterior no debe modificar una situación jurídica anterior. (Proceso Nº 114-IP-2003. Sen-
Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del
2005; marca: “RAPISAL (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las
excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del
Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45
cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de
patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp.
73 y siguientes.
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“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:
consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por
tanto no se deriven de manera evidente del
‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 3
a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a
ser patentada no se determina en relación
con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el
estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.
3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
El artículo 1 de la Decisión 344 establece los
requisitos que debe cumplir toda invención, sea
de producto o de procedimiento, para que pueda
ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que
debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de
dicho cuerpo legal.
b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad”
“(...) una vez que una tecnología pierde su
carácter novedoso, por haber pasado a
integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”.
c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la
novedad de la invención se determina en
relación con los conocimientos existentes
en el país o en el extranjero”.
Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para
que un invento sea patentable, a saber:
“(...) no puede pretenderse una patente
respecto de una tecnología ya conocida en
el extranjero, aunque fuera novedosa en el
país”.
a) Novedad,
b) Nivel inventivo; y,
d) “Carácter público de la novedad” “(...) la
invención patentada pasará a ser conocida
a partir de su publicación implícita en su
patentamiento, y posteriormente entrará en
el dominio público al expirar la patente” 5.
c) Susceptibilidad de aplicación industrial.
a) Novedad de la Invención
Sobre este requisito la doctrina ha señalado:
“Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice:
“Un invento es novedoso cuando la relación
causa efecto entre el medio empleado y el
resultado obtenido no era conocido.” 4
Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la
finalidad de delimitar el concepto de novedad:
3
4
Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de
2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso:
“DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN
EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot.
1997. Pág. 150.
Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que
la invención no esté comprendida en el estado
de la técnica, el cual comprende el conjunto de
conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica
esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.
En este sentido, el “estado de la técnica está
constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación de la solicitud se ha hecho accesi-
5
CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos
Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004,
sentencia del 17 de marzo de 2004.).
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ble al público por una descripción escrita u oral,
por una utilización o por cualquier otro medio,
en cualquier lugar del mundo” 6. Todo ello, desde
luego, considerando las excepciones previstas
en el artículo 3 de la Decisión 344.
En otras palabras, para que una invención sea
novedosa se requiere que no esté comprendida
en el estado de la técnica, es decir, que antes
de la fecha de presentación de la solicitud de
patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella
se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y
suficiente para que una persona versada en la
materia pueda utilizar esa información a fin de
explotar la invención.
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b) Nivel Inventivo
Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo
en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de
la Decisión 344 que presupone el requisito de
nivel inventivo al establecer que la invención
goza de dicho nivel al no derivar de manera
evidente del estado de la técnica, ni resultar
obvia para una persona entendida o versada en
la materia.
Es menester precisar que la información debe
resultar útil para destinatarios calificados en un
preciso campo, el relacionado con la materia
objeto de la información.
Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos
técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido
obvio para un experto medio en la materia de
que se trate, es decir, para una persona del
oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de
determinar la novedad del invento:
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo
siguiente:
“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo
cual el examinador técnico deberá valerse
de las reivindicaciones, que en últimas
determinarán este aspecto.
“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se
pretende es dotar al examinador técnico de
un elemento que le permita afirmar o no si a
la invención objeto de estudio no se habría
podido llegar a partir de los conocimientos
técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto
conviene advertir que uno es el examen que
realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al
nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza
como parámetro de referencia el ‘estado de
la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado,
mientras que en el segundo (nivel inventivo)
se exige que el técnico medio que realiza el
examen debe partir del conocimiento general
que él tiene sobre el estado de la técnica y
realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido
o no producirse tal invención”. 8
b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual
puede consistir en la fecha de la solicitud
o la de la prioridad reconocida.
c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la
fecha de prioridad.
d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 7
6
7
SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de
la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes
nacionales europeas.
Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de
1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de
1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
8
Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4
de la Decisión 344, definir qué se entiende por
“obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué
se debe entender por nivel inventivo.
aplicación industrial, es decir, que pueda ser
producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el
artículo 5 de la Decisión 344.
Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone
delante de los ojos, muy claro o que no tiene
dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza
clara y manifiesta de la que no se puede dudar;
cierto, claro, patente y sin la menor duda” 9.
Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de
una patente estimula el desarrollo y crecimiento
industrial, procurando beneficios económicos a
quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
En este orden de ideas, se puede concluir que
una invención goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de
que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en
la materia para llegar a ella, es decir, que de
conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.
Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y
como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de
su investigación y desarrollo creativo constituye
‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla
técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no
obvia) del estado de la técnica. Es decir, que
con el requisito del nivel inventivo, lo que se
pretende es dotar al examinador técnico de un
elemento que le permita afirmar o no si a la
invención objeto de estudio no se habría podido
llegar a partir de los conocimientos técnicos
que existían en ese momento dentro del estado
de la técnica (...)”. 10
c) Aplicación Industrial
Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de
9
10
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima
Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.
Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del
2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.
3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–
ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.
De otro lado, los artículos 6 y 7 de la Decisión
344 determinan qué no se considerará invención
y qué no es patentable, en su orden; de conformidad con lo establecido por ellos, no se considerarán invenciones los métodos terapéuticos
para el tratamiento humano, ni serán patentables las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial
de la Salud.
3.3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE
Requisitos formales; examen de forma
La doctrina y la jurisprudencia establecen la
obligación de la Oficina Nacional Competente
de realizar un examen de los aspectos formales
de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.
La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con
los requisitos, y permite detectar gruesas fallas
en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 11
La Autoridad Nacional Competente, al realizar
el examen previo o de forma, debe limitarse
únicamente a verificar si los requisitos formales
fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá
realizar una evaluación de fondo de la solicitud,
examen que se realiza en una fase posterior.
11
ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103.
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Requisitos para la solicitud de patentes de
invención
El artículo 13 de la Decisión 344 establece los
requisitos que deben cumplir las solicitudes para
la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la
ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de
mérito.
La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es
un requisito de forma que no puede ser omitido
en la solicitud porque es la vía a través de la
cual los interesados pueden recibir información
suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo,
la descripción constituye un factor relevante al
fijar el ámbito de la patente.
La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición
más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y
la susceptibilidad de aplicación industrial de la
invención.
La normativa contempla, asimismo, como otro
de los requisitos básicos para la obtención de
una patente que ésta deberá contener “una o
más reivindicaciones”.
La doctrina sostiene al respecto que “… en
principio, las reivindicaciones deben especificar
el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir
a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero …
que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no
necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta
puede ir más allá si en base a la descripción
puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 12
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vindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen
sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el
producto cualquiera que sea el procedimiento
de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en
que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las
reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que
protegen la actividad reivindicada, pero no los
diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto
obtenido directamente a través del procedimiento
patentado, el cual tampoco goza de ‘protección
absoluta’, sino que únicamente está protegido
cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 13
Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud,
permiten al examinador interpretar mejor las
reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del
ejercicio investigativo que tuvo como fruto la
invención cuya patente se solicita. El inventor
tiene la tendencia a ampliar excesivamente la
protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones
gozan de relevancia sobre la descripción por ser
precisamente las que delimitarán el alcance de
dicha protección.
La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y
demás elementos constitutivos de la invención
cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido
a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá
determinarse si es o no patentable.
Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o rei-
En el campo del derecho de patentes, uno de
los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención,
cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.
12
13
ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones
Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.
SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección
de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.
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De esta forma, las reivindicaciones constituyen,
jurídicamente hablando, el elemento de mayor
importancia dentro de una solicitud de patente,
pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para
determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos
de entrar al análisis comparativo respecto del
estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo
que se considera nuevo y con nivel inventivo.
En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un
grupo de invenciones relacionadas entre sí, de
tal manera que conformen un único concepto
inventivo general o unidad de invención. Así lo
dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al
indicar:
“La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas
entre sí, de tal manera que conformen un
único concepto inventivo”.
Por otra parte, en virtud de lo establecido en el
artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la
oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para
la concesión de la patente, independientemente
de que se hayan presentado oposiciones. Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad
de invención.
Modificaciones a la solicitud de patente.
Las modificaciones a la solicitud de patente se
realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.
Del análisis de la norma en estudio se generan
dos interrogantes que resulta necesario resolver:
• ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?
• ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra
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el acto administrativo que denegó la patente?
Respecto del primero, la norma analizada no
determina el tiempo o el plazo durante el cual el
peticionario puede modificar la solicitud. Como
no se establece nada al respecto, y como de
los principios en que se soporta la normativa
sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.
En relación con el segundo, si bien es cierto
que la norma no dispone nada al respecto, por
tratarse de un tema estrictamente procesal del
derecho interno, cuya regulación puede variar
en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía
administrativa.
Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado
dentro del proceso 21-IP-2000 que señaló:
“Por lo demás, la modificación a la solicitud
de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se
efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez
consultante determinar, de acuerdo con las
normas de procedimiento interno que fueren
aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de
en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos
o hechos que no pudieron ser analizados al
momento de emitir la resolución inicial.”
Por otro lado, la solicitud se modifica a través
de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la
descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o
parciales por parte de la Administración.
Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto
de la modificación consiste en que ésta no
debe implicar una ampliación del invento o de
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la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál
haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales,
lo único relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. 14
Con base en estos fundamentos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de
confianza legítima, la norma comunitaria de
carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en
que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre
vigente al momento de haber sido planteada
dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye
aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para
regular los plazos de vigencia y los efectos
futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su
entrada en vigencia, a los procedimientos por
iniciarse o en curso. De hallarse en curso un
procedimiento, la nueva norma se aplicará
inmediatamente a las actividades procesales
pendientes, y no, salvo previsión expresa, a
las ya cumplidas.
Si la norma sustancial vigente, para la fecha
de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse
cumplido el procedimiento correspondiente a
dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o
14
Proceso 25-IP-2002, sentencia de 8 de mayo del
2002. Publicado en Gaceta Oficial Nº769, de 24 de
mayo del 2002. Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior
será la aplicable al procedimiento en curso.
2. El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contempla
los requisitos indispensables para que las
invenciones “de productos o procedimientos
en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante
las Oficinas Nacionales Competentes de los
Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia
para el otorgamiento de una patente, so pena
de nulidad absoluta que podrá declararse a
petición de parte o aún de oficio por la Oficina
Nacional Competente.
3. La novedad de la invención, a que se refiere el
artículo 2 de la misma Decisión, consiste en
que el invento no esté comprendido en el
“estado de la técnica”, esto es, el conjunto
de conocimientos existentes y de dominio
público accesibles por descripción escrita u
oral, o por cualquier otro medio que divulgue
el invento antes de la fecha de presentación
de la solicitud o de la prioridad reconocida.
4. El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel
inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido
de que la invención constituye un paso más
allá del estado de la técnica existente, que
ella no se derive de manera evidente de la
técnica en un momento dado.
5. Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen requisitos para el trámite de solicitudes de patente que son de obligatorio cumplimiento y que deben ser observadas por el
peticionario para que su solicitud pueda ser
admitida por la Oficina Nacional Competente.
6. El trámite de patentabilidad comprende dos
etapas: el examen de forma y el examen de
fondo, las cuales también cumplen diferentes
pasos.
7. Le corresponde a la Oficina Nacional Competente, luego de recibir una solicitud, verificar
si ésta reúne todos los requisitos exigidos
por la Decisión 344.
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8. La Oficina Nacional Competente será responsable, en todo caso, acerca de la aceptación o del rechazo de las observaciones de
forma emitidas por ella misma a la solicitud
de privilegio de patente presentada; o, respecto de la aprobación o de la denegación
de dicha solicitud.
9. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que
delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar,
razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.
10.Las modificaciones a la solicitud de patente
podrán presentarse en cualquier momento
del trámite, siempre que no constituyan una
ampliación de la protección correspondiente
a la divulgación contenida en la solicitud
inicial, la cual se modifica a través de una
nueva presentación de las reivindicaciones,
aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales
o parciales por parte de la Administración.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050211, deberá adoptar la presente interpretación.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del
artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA
Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO
Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA
PROCESO 104-IP-2007
Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, los artículos 134, 190, 191, 192 y
193 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el
Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2006-00165. Actor:
Sociedad LABORATORIOS BEST S.A. Marca denominativa: “BST”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis
días del mes de octubre del año dos mil siete,
procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de
Estado de la República de Colombia, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS:
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Que la solicitud de interpretación prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
así como con las exigencias del artículo 33 del
Tratado de Creación, por lo que su admisión a
trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 5 de septiembre de 2007.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como
antecedentes del proceso interno que dio lugar
a la presente solicitud, lo siguiente:
A. LAS PARTES.
Demandante:
Sociedad LABORATORIOS
BEST S.A.
Demandada:
NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
ƒ Marca denominativa BESTIMFLAM, registrada en Colombia para amparar productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
ƒ Signo mixto BESTSURE, solicitado en Colombia para amparar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:
Tercero interesado: Sociedad BIOSINTÉTICA
FARMACÉUTICA LTDA.
B. HECHOS.
Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretación prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
1. La sociedad BIOSINTÉTICA FARMACÉUTICA LTDA. solicitó el 14 de abril de 2004 el
registro como marca del signo BST (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud tramitada bajo el
expediente administrativo N° 04-34283.
2. La sociedad LABORATORIOS BEST S.A.
presentó oposición contra la solicitud de registro del signo denominativo BST, con base
en los siguientes signos:
ƒ Marca BEST, registrada en Colombia bajo
el certificado No. 253538 para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la
Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica de la marca es la
siguiente:
ƒ Marca denominativa BESTDIAR, registrada en Colombia bajo el certificado N° 162104
para amparar productos comprendidos en
la clase 5 de la Clasificación Internacional
de Niza.
ƒ Nombre comercial LABORATORIOS BEST
S.A. de propiedad de la sociedad LABORATORIOS BEST S.A.
3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio
de la República de Colombia, mediante Resolución N° 6456 del 30 de marzo de 2005,
declaró infundada la oposición presentada y
concedió el registro del signo solicitado.
4. La sociedad LABORATORIOS BEST S.A.
presentó recurso de reposición y en subsidio
de apelación contra el anterior acto administrativo.
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5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de
la Superintendencia de Industria y Comercio
de la República de Colombia, mediante Resolución No. 018428 del 29 de julio de 2005,
resolvió el recurso de reposición interpuesto
en el sentido de confirmar la Resolución No.
6456 y concedió el recurso de apelación.
6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 35697 del 28
de diciembre de 2005, resolvió el recurso de
apelación confirmando la Resolución N° 6456.
7. La sociedad LABORATORIOS BEST S.A. mediante escrito presentado el 30 de mayo de
2006, interpuso ante el Consejo de Estado de
la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, acción
de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los anteriores actos administrativos.
II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento
Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio
de los Países Miembros.
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productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los
siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una
combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
(…)
III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
Artículo 136
La norma cuya interpretación se solicita y que
será objeto de interpretación es el artículo 136
literales a) y b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“No podrán registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Asimismo, el Tribunal, de oficio, interpretará las
siguientes normas: los artículos 134, 190, 191,
192 y 193 de la mencionada Decisión.
A continuación se inserta el texto de las normas
a ser interpretadas:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
“A efectos de este régimen constituirá marca
cualquier signo que sea apto para distinguir
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a
un rótulo o enseña, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusión o de asociación;”
(…)
GACETA OFICIAL
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Artículo 190
VI. CONSIDERACIONES.
“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
los siguientes aspectos:
Una empresa o establecimiento podrá tener
más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación
social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles.
A. Requisitos para el registro de las marcas. La
irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.
B. Confusión directa e indirecta.
C. Comparación entre marcas denominativas.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.
D. Comparación entre marcas denominativas y
mixtas.
Artículo 191
F. Comparación entre una marca denominativa
y un nombre comercial denominativo.
“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del
nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.
Artículo 192
“El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio
un signo distintivo idéntico o similar, cuando
ello pudiere causar confusión o un riesgo de
asociación con la empresa del titular o con
sus productos o servicios. En el caso de
nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un
daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158
en cuanto corresponda”.
Artículo 193
“Conforme a la legislación interna de cada
País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la
oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho
a su uso exclusivo solamente se adquirirá en
los términos previstos en el artículo 191”.
(…)
E. Ámbito de protección del nombre comercial.
G. Las marcas farmacéuticas.
A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS
MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS
REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.
Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se
solicita al Juez Consultante que se remita, entre
otras, a las siguientes, que han sido ya enviadas al Consejo de Estado de la República de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera:
• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26
de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2003-0044.
• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19
de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de
2006, dictada para el proceso interno del
Consejo de Estado N° 2004-0427.
B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
La sociedad demandante argumentó que los
signos en conflicto poseen similitudes tales que
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podrían generar confusión en el público consumidor respecto del producto, su origen y su procedencia empresarial. Por tal motivo es necesario abordar el tema de la confusión directa e
indirecta.
La confusión puede darse de dos maneras:
1. De forma directa: se presenta cuando el
consumidor adquiere un producto asumiendo
que está comprando otro.
2. De forma indirecta: se presenta cuando de
manera errada el consumidor le otorga al
producto o servicio que adquiere un origen
empresarial distinto al que tiene en realidad.
Esta segunda forma de confusión requiere de un
análisis minucioso por parte de la Oficina de
Registro Marcario y del Juez Nacional, en su
caso, ya que puede provocar distorsión en el
posicionamiento de un producto determinado en
el mercado.
C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.
La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, debe establecer el
riesgo de confusión que pudiera existir entre los
signos denominativos BST, por un lado, y BESTIMFLAM y BESTDIAR, por el otro, aplicando
los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación
entre esta clase de signos.
Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha abordado el tema de la
comparación entre marcas denominativas, se
solicita al Juez Consultante que se remita a las
siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera:
• Interpretación Prejudicial 34-IP-2006, de 30
de abril de 2006. Marca: “OARTIN”, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada
para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00455.
• Interpretación Prejudicial 105-IP-2005, de 17
de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada
11/02/2008 32.48
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para
el proceso interno del Consejo de Estado N°
2002-00094.
D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.
Como quiera que en el proceso interno se debate la confusión que se puede generar entre la
signo denominativo BST, por un lado, y los
signos mixtos BEST y BESTSURE, por el otro,
se hace necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas.
Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se solicita
al Juez Consultante que se remita, entre otras,
a las siguientes ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera:
• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26
de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2003-0044.
• Interpretación Prejudicial 153-IP-2006, de 17
de noviembre de 2006. Marca: “CASINO”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1468 de 22 de febrero de 2007,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2004-00351.
E. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE
COMERCIAL.
En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la demandante argumentó que el signo solicitado para registro se
confunde con el nombre comercial LABORATORIOS BEST S.A. En consecuencia, se hace
necesario tratar el tema de la protección del
nombre comercial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
conforman el conjunto normativo que regula el
depósito y la protección del nombre comercial.
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El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo:
• El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su
actividad económica como tal, sus empresas
o sus establecimientos de comercio. 1
• Un comerciante puede utilizar más de un
nombre comercial, es decir, identificar su actividad, sus empresas o sus establecimientos de comercio con diferentes nombres comerciales.
• El nombre comercial es independiente de la
razón social de la persona jurídica, pudiendo
coexistir con ella.
1. Momento a partir del cual se genera la
protección del nombre comercial.
Los artículos 191 y 193 regulan lo relacionado
con el momento en que se genera el derecho
exclusivo sobre un nombre comercial y, en consecuencia, el momento desde el cual se debe
proteger dicho signo distintivo.
De conformidad con los artículos mencionados
existe protección del nombre comercial, de conformidad con los siguientes parámetros:
a. El derecho sobre el nombre comercial se
genera con su primer uso en el comercio y
termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior
quiere decir que el sistema de registro o
depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.
b. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá
probar su uso real y efectivo. El Tribunal de
Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende
por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:
1
El signo distintivo que identifica los establecimientos de
comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se
da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la
norma incurre en una imprecisión de tipo conceptual.
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“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la
protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación
de acreditar un uso efectivo del nombre
comercial, se sustenta en la necesidad de
fundamentar la existencia y el derecho de
protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de
manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica
que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un
nombre comercial se encuentre registrado
no lo libera de la exigencia de uso para
mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las
actividades económicas para las cuales
se pretende el registro”. (Proceso 45-IP98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo
de 2000, publicada en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de
julio de 2000).
Tal protección se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento
del derecho sobre el nombre comercial. A
diferencia de lo que sucede con el sistema
atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un
sistema declarativo de derechos.
Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho
sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso
real y efectivo del nombre comercial.
Es por esta razón que si bien puede existir un
sistema de registro de nombres comerciales,
el uso real y efectivo de dicho signo distintivo
es lo que delimita el ámbito de protección del
derecho, teniendo esto como consecuencia
que el solicitante del registro de un nombre
GACETA OFICIAL
11/02/2008 34.48
comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho
uso para que el derecho subsista.
F. COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA DENOMINATIVA Y UN NOMBRE COMERCIAL
DENOMINATIVO.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase
de derecho en relación con el registro. Es
decir, al producirse una contradicción entre
el nombre comercial registrado con el real y
efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo
del nombre comercial para determinar cuál
signo es el que realmente tiene relación con
el público consumidor y, en consecuencia,
cuál es el objeto del derecho del titular.
Al momento de realizar la comparación entre un
nombre comercial y una marca, ambos signos
denominativos, el examinador debe tomar en
cuenta los criterios que, han sido ya anotados,
los que, aunque se refieren al cotejo entre marcas, son perfectamente aplicables para el cotejo entre un nombre comercial y una marca.
2. Protección en relación con signos idénticos y similares.
El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina establece
que, en relación con derechos de terceros, un
signo no podrá registrarse como marca cuando
sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.
Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real
y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si
su registro pudiera generar riesgo de confusión
o asociación.
Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos
idénticos o similares, a éste, pero atendiendo
siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso
real y efectivo del nombre comercial.
Es importante advertir que es de competencia
del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si
entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las
identidades o semejanzas encontradas por sus
características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a
que se arribe dependerá, entre otros requisitos,
la calificación de distintivo o de no distintivo que
merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.
De conformidad con lo anterior, la Oficina de
Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir
entre el nombre comercial denominativo LABORATORIOS BEST S.A. y el signo denominativo
BST, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o
si resultan tan disímiles que pueden coexistir en
el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
G. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.
Como quiera que algunos de los signos en conflicto ampararan productos comprendidos en la
clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza,
es pertinente referirnos al examen de registrabilidad donde intervengan marcas farmacéuticas.
El examen de registrabilidad donde intervengan
marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos,
por la similitud existente entre las marcas que
los designan, ya que de generarse error, éste
podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.
Al Respecto, se solicita al Juez Consultante
que se remita a las siguientes providencias ya
enviadas al Consejo de Estado de la República
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera:
• Interpretación Prejudicial 172-IP-2005, de 25
de noviembre de 2005. Marca: “TWINVAX”,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006,
dictada para el proceso interno del Consejo
de Estado N° 2001-0351.
GACETA OFICIAL
• Interpretación Prejudicial 34-IP-2006 de 31 de
abril de 2006. Marca: “OARTIN”, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el
proceso interno del Consejo de Estado N°
2003-00465.
En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el
signo no está incurso en ninguna de
las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136
de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los
sentidos.
No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que
afecten indebidamente el derecho
de un tercero cuando sean idénticos
o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de
asociación, de donde resulta que no
es necesario que el signo solicitado
para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusión
para que se configure la prohibición
de irregistrabilidad.
La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de
confusión o de asociación, teniendo
en cuenta las orientaciones referidas en esta Interpretación para el
cotejo de las marcas, y de acuerdo
a la naturaleza de los signos en
conflicto.
11/02/2008 35.48
SEGUNDO: Para determinar si existe confusión
indirecta se requiere de un análisis
minucioso por parte de la Oficina de
Registro Marcario o del Juez Nacional, en su caso, ya que ésta puede
provocar distorsión en el posicionamiento de un producto determinado
en el mercado.
TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el
Juez Nacional competente deben
establecer el riesgo de confusión o
de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BST,
por un lado, y BESTIMFLAM y BESTDIAR, por el otro, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina
y adoptados por este Tribunal para
la comparación entre esta clase de
signo.
CUARTO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el
elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para
que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto,
lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y
ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.
Si el elemento predominante es el
denominativo deberá hacerse la
comparación siguiendo las reglas del
cotejo entre signos denominativos.
En caso en que en la marca mixta
el elemento predominante sea el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con
una marca denominativa.
QUINTO:
La protección del nombre comercial
en el Régimen de la Decisión 486
tiene las siguientes características:
1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer
uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior
quiere decir que el depósito del
nombre comercial en la oficina
nacional competente no es cons-
GACETA OFICIAL
titutivo de derechos sobre el mismo.
2. De lo anterior se deriva que quien
alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su
uso real y efectivo.
3. Que quien alegue y pruebe el uso
real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a
dicha solicitud si su uso pudiera
causar riesgo de confusión o asociación.
4. Que quien alegue y pruebe el uso
real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud o al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a
dicho uso si éste pudiera causar
riesgo de confusión o de asociación.
Cuando un nombre comercial se ha
registrado de una manera y se usa
de otra no se tiene ninguna clase de
derecho en relación con el registro.
Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial
registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá
este último. Por lo tanto, el Juez
Consultante deberá establecer el
uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo
es el que realmente tiene relación
con los productos o servicios y con
el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.
SEXTO:
La Oficina de Registro Marcario o el
Juez Nacional Competente, aplicando el anterior parámetro, deben establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre el nombre comercial denominativo LABORATORIOS BEST S.A. y el signo
denominativo solicitado para su registro BST, analizando si existen
semejanzas suficientes capaces de
inducir al público a error, o si resul-
11/02/2008 36.48
tan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar
perjuicio a los consumidores y al
titular de la marca.
SÉPTIMO: El examen de registrabilidad donde
intervengan marcas farmacéuticas
debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio,
a fin de evitar que los consumidores
incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error,
éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de
las personas.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 200600165, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el párrafo tercero
del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA
Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO
Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA
GACETA OFICIAL
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PROCESO 119-IP-2007
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo
82 literal e) de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada
por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito,
República de Ecuador. Expediente Interno Nº 6394-NR. Actor: Sociedad
MERCK KGaA. Marca denominativa: “ZITAX”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del
mes de octubre del año dos mil siete, procede a
resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial
formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.
III. HECHOS.
VISTOS:
A. La sociedad MERCK KGaA, solicitó el 24 de
septiembre de 1996 el registro del signo denominativo ZITAX para amparar productos
comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual
le correspondió el Expediente Administrativo
N° 72126/96.
Que la solicitud de interpretación prejudicial y
sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
así como con las exigencias del artículo 33 del
Tratado de Creación, por lo que su admisión a
trámite fue considerada procedente en el auto
emitido el 29 de agosto de 2007.
I. LAS PARTES.
Demandante: Sociedad MERCK KGaA.
Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI.
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO – REPÚBLICA DE
ECUADOR.
Tercero interesado:
Sociedad WESTERN
PHARMACEUTICAL
S.A.
II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento
Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio
de los Países Miembros.
Entre los principales hechos, algunos recogidos
de los narrados en la demanda y otros de la
solicitud de interpretación prejudicial y de los
antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
B. La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL
S.A. presentó observaciones al registro del
signo denominativo ZITAX, con base en la
solicitud de registro del signo denominativo
HISTAX para proteger productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Solicitud No. 68507, de 13 de
mayo de 1996.
C. El Director Nacional de Propiedad Industrial,
mediante Resolución N° 970739, de 1 de julio
de 1999, aceptó las observaciones presentadas y negó el registro del signo denominativo
ZITAX.
D. La sociedad MERCK KGaA, el 28 de octubre
de 1999 interpuso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.
IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
Las normas cuya interpretación se solicita y
que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del
Acuerdo de Cartagena.
GACETA OFICIAL
No se interpretarán el literal h) del artículo 82, el
artículo 95, inciso segundo, y el artículo 108,
primer inciso, de la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena, ya que no se relacionan con los puntos de discusión en el proceso
interno.
De oficio se interpretará el artículo 82 literal e),
de la misma normativa.
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a) Sean idénticos o se asemejen de forma
que puedan inducir al público a error, a
una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para
los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al
público, a error;
(…)
A continuación se inserta el texto de las normas
a ser interpretadas:
DECISIÓN 344
(…)
Artículo 81
“Podrán registrarse como marcas los signos
que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de otra persona”.
Artículo 82
“No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al
artículo anterior;
(…)
e) Consistan exclusivamente en un signo o
indicación que, en el lenguaje corriente o
en el uso comercial del país, sea una
designación común o usual de los productos o servicios de que se trate”;
(…)
Artículo 83
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de
los siguientes impedimentos:
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación
prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán
los siguientes aspectos:
A. Requisitos para el registro de las marcas. La
irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.
B. Comparación entre marcas denominativas.
C. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas.
A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS
POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.
En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo ZITAX, ya que se
afirma que es semejante a la marca denominativa
HISTAX. Por tal motivo, es pertinente referirse a
los requisitos para el registro de marcas, la
irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y
a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la
calidad, condiciones, etc., de los productos o
servicios.
La marca se define como un bien inmaterial que
permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
GACETA OFICIAL
Marco Matías Alemán expresa que las marcas
son:
“(...) signos utilizados por los empresarios en
la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes
empresarios que se dediquen a actividades
afines”. 1
El tema de las funciones que cumple la marca
ha sido propuesto por la doctrina así:
“La primera función de las marcas y la más
importante es la función indicadora de la
procedencia empresarial de los productos
que la incorporan (…).
(…)
La segunda función que cumplen las marcas
es la función indicadora de la calidad (…).
(…)
La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).
(…)
La cuarta y más controvertida función de las
marcas es la función publicitaria, la cual
presenta dos vertientes: información de los
consumidores y persuasión. En relación con
la primera de ellas, los empresarios utilizan
las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más
completa y precisa posible sobre los precios,
el origen, la calidad y las características de
sus respectivos productos. Por esta vía los
empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa
y sugestiva (…)”. 2
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha tratado el tema de las funciones de la marca
en varias de sus providencias, así:
1
2
ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.
LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48,
49 y 50. Madrid, España, 2002.
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“Las marcas como medio de protección al
consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas
y, para el tema a que se refiere este punto, la
destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o
servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el
signo marcario”. (Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de
1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de
1997).
Respecto de la función publicitaria ha dicho lo
siguiente:
“Estas precisiones permiten determinar que
la marca cumple un papel esencial como es
el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida
por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los
productos o servicios protegidos”. (Proceso
63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28
de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de
septiembre de 2004).
Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la
siguiente forma:
“(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es
distinguir un producto o servicio, de otros. Si
bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial
para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el
producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para
distinguir un producto o un servicio de otros,
entonces no podrá ser marca en los términos
señalados. (OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHO
DE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis.
Abeledo - Perrot. Buenos Aires. 2002).
A la marca se le atribuye también la función
de indicar el origen de las mercancías, y una
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función de garantía; a través de la primera, la
marca permite al consumidor atribuirle un
mismo origen empresarial al producto, y por
medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’
al consumidor que todos los productos que él
adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir
un producto o a solicitar la prestación de un
servicio lo hace porque desea encontrar la
misma o mejor calidad, que el producto o el
servicio tenía cuando lo adquirió con anterioridad.
Por último la marca cumple una función de
publicidad, a través de la cual el titular de la
marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
916, de 2 de abril de 2003).
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena establece que los
requisitos para el registro de marcas son: La
distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.
1. La distintividad.
La distintividad es la capacidad intrínseca y
extrínseca que debe tener el signo a fin de que
pueda diferenciar unos productos o servicios de
otros. Es el requisito principal que debe reunir
todo signo para ser registrado como marca y
hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado;
el carácter distintivo de la marca le permite al
consumidor realizar la elección de los bienes
que desea adquirir, pues el signo marcario le da
a la mercadería su individualidad y posibilita que
un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus
competidores.
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cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 3
La marca sirve como medio de diferenciación de
los productos o servicios para los que se ha
registrado, haciendo viable que el consumidor
los distinga e individualice; esto le ayuda a
realizar una adecuada e informada elección de
los bienes y servicios que desea adquirir, y tal
elección depende de ciertas características que
se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva
a que el consumidor prefiera cierta marca y
reitere la elección de los bienes identificados
con ella.
2. La perceptibilidad.
La marca es un bien de naturaleza inmaterial y
para poder ser captado por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de
toda clase de elementos que transformen lo
inmaterial o abstracto en algo identificable por
los sentidos.
Únicamente un signo que es perceptible es apto
para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.
La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha
expresado que:
“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación
que pueda ser captado por los sentidos para
que, por medio de éstos, la marca penetre en
la mente del público, el cual la asimila con
facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en
forma más general el sentido de la vista, han
venido caracterizándose preferentemente
aquellos elementos que hagan referencia a
una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de
2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre
de 2004).
En este sentido se precisa que el carácter distintivo:
“(…) viene impuesto por la propia naturaleza
y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los
de la competencia, un signo que no fuera
capaz de cumplir esta misión, nunca podría
constituirse en marca, ya que no es apto para
3
BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.
Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.
GACETA OFICIAL
Carlos Fernández Novoa respecto de la perceptibilidad expone la siguiente idea:
“El signo marcario es una realidad intangible;
para que los demás perciban el signo, es
preciso que éste adquiera forma sensible:
que se materialice en un envase o en el
propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias”.4
3. La susceptibilidad de representación gráfica.
Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser expresado o descrito mediante palabras, gráficos,
signos, colores, figuras etc., de tal manera que
sus componentes puedan ser apreciados por
quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.
En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los
requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos
por el artículo 81 de la Decisión 344. La ley
comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales
de irregis-trabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.
El Juez Consultante debe proceder a analizar,
en primer lugar, si el signo registrado, cumple
con los requisitos del referido artículo 81, y
determinar luego, si el signo encaja o no dentro
de alguna de las causales de irregistrabilidad
señaladas en la normativa comunitaria.
Irregistrabilidad de signos por identidad o
similitud.
En relación con los tres requisitos enunciados,
el requisito de distintividad es fundamental, ya
que dentro de las causales de irregistrabilidad
alegadas por la demandante se encuentra una
relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo
83 de la Decisión 344.
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Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos
que en relación con el derecho de terceros sean
idénticos o similares a otros antes registrados o
previamente solicitados, que identifique los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda inducir al público a error.
Los signos que aspiren a ser registrados como
marcas deben ser suficientemente distintivos y,
en consecuencia, no deben generar confusión
con otras marcas debidamente inscritas que
gozan de la protección legal concedida a través
del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.
Según la Normativa Comunitaria Andina no es
registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro
se atentaría contra el interés del titular de la
marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos
confundibles contribuye a que el mercado de
productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de
ser inducido en error al realizar la elección de
los productos que desea adquirir.
Cabe destacar que tanto la identidad como la
semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.
Es importante advertir que es de competencia
del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si
entre los signos que se confrontan y los productos o servicios que ampara existe identidad o
semejanza, para determinar si las identidades o
semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los
consumidores. De la conclusión a que se arribe
dependerá la calificación de distintivo o de no
distintivo que merezca el signo examinado y,
por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el
registro.
Reglas para el cotejo marcario.
4
FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.
Págs. 21 y SS.
Por lo anteriormente expuesto, para establecer
la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proce-
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der al cotejo de los signos en conflicto, para
luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.
En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar
en cuenta los criterios que, elaborados por la
doctrina 5, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Órgano, y que son del siguiente
tenor:
“1. La confusión resulta de la impresión de
conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en
forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas
y no las diferencias que existan entre las
marcas.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto,
tomando en cuenta la naturaleza de los
productos o servicios identificados por los
signos en disputa”.
11/02/2008 42.48
denominativa HISTAX. De conformidad con lo
anterior, es necesario abordar el tema de la
comparación entre marcas denominativas.
Las marcas denominativas se conforman por
una o más letras, números, palabras que forman
un todo pronunciable, dotado o no de significado
conceptual; las palabras pueden provenir del
idioma español o de uno extranjero, como de la
inventiva de su creador, es decir, de la fantasía;
cabe indicar que la denominación permite al
consumidor solicitar el producto o servicio a
través de la palabra, que impacta y permanece
en la mente del consumidor.
Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas:
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de
los elementos integrantes, sin descomponer
su unidad fonética y gráfica en fonemas o
voces parciales, teniendo en cuenta, por lo
tanto, en el juicio comparativo la totalidad de
las sílabas y letras que forman los vocablos
de las marcas en pugna, sin perjuicio de
destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo
menos valor a los que ofrezcan atenuada
función diferenciadora.
Las reglas recomendadas por la doctrina para el
cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la
comparación debe efectuarse sin descomponer
los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de
conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva
e ideológica.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de
las mismas ocupa la misma posición y es
idéntica o muy difícil de distinguir.
En la comparación marcaria debe emplearse el
método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que
el consumidor no observa al mismo tiempo las
marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que
se debe enfatizar en señalar cuáles son sus
semejanzas, pues es allí donde mayormente se
percibe el riesgo de que se genere confusión.
(...) la sucesión de las vocales en el mismo
orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesión de
vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominación.
(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión
más característica de las denominaciones
confrontadas: la dimensión que con mayor
fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor y determina, por lo mismo, la
impresión general que la denominación va a
suscitar en los consumidores”.6
B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.
En el proceso interno se realiza la comparación
entre el signo denominativo ZITAX y la marca
5
BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS
DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial
Robis, pp. 351 y ss.
6
FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.
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De conformidad con lo anterior, la Oficina de
Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de
confusión que pudiera existir entre el signo
denominativo ZITAX y la marca denominativa
HISTAX, aplicando los criterios desarrollados
por la doctrina y adoptados por este Tribunal.
C. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS FARMACÉUTICAS.
En vista de que la demandante argumentara que
en el mercado nacional hay muchas marcas
que tienen el sufijo TAX, y teniendo en cuenta
que los signos en conflicto amparan productos
farmacéuticos, es necesario, en primer lugar,
referirnos al análisis de registrabilidad de signos
que amparan productos farmacéuticos y, en segundo lugar, al tema de las partículas de uso
común en la conformación de marcas farmacéuticas.
El examen de los signos destinados a distinguir
productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la
identidad o la similitud de las marcas; en estos
casos es necesario que el examinador aplique
un criterio más riguroso.
A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de
la siguiente manera:
“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor,
quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador,
puede recibir uno de una fonética semejante
pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado
al tratamiento gripal y el entregado lo es para
el tratamiento amebatico, las consecuencias
en el consumidor pueden ser nefastas.
Hay que tomar en consideración lo que se
viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la
cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio
publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se
considera que cada organismo humano tiene
una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede
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llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud
entre los dos signos.
El criterio jurisprudencial concordante de este
Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha
sido reiterado en varias sentencias. Así, en
el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:
Este Tribunal se inclina por la tesis de que
en cuanto a marcas farmacéuticas el examen
de la confundibilidad debe tener un estudio y
análisis más prolijo evitando el registro de
marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el
consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en
consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son
expendidos sin receta médica y con el solo
consejo del farmacéutico de turno.
Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta
línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos
farmacéuticos, en la conclusión tercera, el
Tribunal expresó:
Respecto de los productos farmacéuticos,
resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de
ellos corresponden a productos de delicada
aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas
confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el
público consumidor dada la naturaleza de los
productos con ellas identificadas”. (Proceso
N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de
30 de enero de 2002, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de
27 de febrero de 2002).
Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que
en estos casos es de vital importancia, ya que
el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y
farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El
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criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en
el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.
sariamente tendrá efectos sobre el criterio
que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha
dicho que esos elementos de uso común son
marcariamente débiles”. 7
El Tribunal ha reiterado esta posición en variada
jurisprudencia, de la siguiente manera:
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
“(…) al confrontar las marcas que distinguen
productos farmacéuticos hay que atender al
consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al
solicitar el producto. (Proceso 78-IP-2003,
G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003,
marca: HEMAVET). El examinador deberá
actuar con la debida diligencia al examinar
estos signos, antes de otorgar los registros,
teniendo en cuenta que se trata de productos
sensibles a la salud del consumidor”. (Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial
de 22 de junio de 2005, publicada en Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233, de
18 de agosto de 2005).
C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como
marca si reúne los requisitos de
distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81
de la Decisión 344 y, además, si el
signo no está incurso en ninguna
de las causales de irregistrabilidad
señaladas en los artículos 82 y 83
de la norma comunitaria citada.
No son registrables como marcas
los signos que en relación con el
derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca
anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no
es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente
induzca a error o confusión a los
consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Al realizar el examen comparativo de marcas
farmacéuticas que se encuentran conformadas
por partículas de uso común, éstas últimas no
deben ser consideradas a efecto de determinar
si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de
las marcas debe realizarse atendiendo a una
simple visión de conjunto de los signos que se
enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus
componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el
titular de la marca, descarta que partículas o
palabras necesarias o usuales pertenecientes
al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos
vocablos usuales, no se puede impedir que el
público en general los siga utilizando.
La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o
no riesgo de confusión, teniendo en
cuenta las orientaciones referidas
en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la
naturaleza de los signos en conflicto.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:
“El titular de una marca con un elemento de
uso común sabe que tendrá que coexistir con
las marcas anteriores, y con las que se han
de solicitar en el futuro. Y sabe también que
siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto nece-
SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o
el Juez Nacional Competente, en
su caso, deben establecer el ries-
7
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo
Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.
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go de confusión que pudiera existir
entre el signo denominativo ZITAX
y la marca denominativa HISTAX,
aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por
este Tribunal.
TERCERO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en
procura de evitar la posibilidad de
confusión entre los consumidores,
por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos
es necesario que el examinador
aplique un criterio más riguroso, de
conformidad con lo expresado en la
presente providencia
Al realizar el examen comparativo
de marcas farmacéuticas que se
encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas últimas
no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que
el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del
que goza el titular de la marca,
descarta que partículas necesarias
o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas
únicamente por un titular marcario,
ya que al ser esos vocablos usua-
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les, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al
emitir el fallo en el proceso interno Nº 6394-NR,
deberá adoptar la presente interpretación. Así
mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia
certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Ricardo Vigil Toledo
PRESIDENTE
Olga Inés Navarrete Barrero
MAGISTRADA
Walter Kaune Arteaga
MAGISTRADO
Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO
Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de
esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L.
SECRETARIA
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