sentencia por arbitraje skay.cl

JAVIER VELOZO ALCAIDE
Juez Árbitro
Santiago, veintidós de agosto de dos mil dieciséis.
NOMBRES
DE
DOMINIO
CONTROVERSIA
EN skay.cl
skayairline.cl
TITULAR
Idah Idah
REVOCANTE
SKY AIRLINE S.A.
TIPO DE REVOCACIÓN
Tempranas
EXPEDIENTE
Nº 10491 (al que fue acumulado el Nº
10494)
VISTOS:
1. Que, con fecha 14 de marzo de 2016, se crearon los expedientes arbitrales electrónicos,
relativos a los nombres de dominio skay.cl y skayairline.cl, inscritos por Idah Idah y respecto
de los cuales fueron interpuestas sendas solicitudes de revocación por parte de SKY AIRLINE
S.A. (en adelante, “Demandante” o “Revocante”).
2. Que de acuerdo con la base de datos de NIC Chile, las señaladas solicitudes de revocación
fueron presentadas dentro del plazo de publicidad de 30 días al que se refiere el tercer párrafo
del número 11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio .Cl. Se tratan ambas, entonces, de solicitudes de revocación de aquellas
denominadas como “tempranas”.
3. Que mediante los oficios N° 1462888302436-10491 y 1464639427598-10494 del 10 y 30
de mayo respectivamente, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile comunicó
al suscrito su designación como árbitro para resolver los conflictos suscitados por la
presentación de las solicitudes de revocación señaladas en el número 1.
4. Que en las mismas fechas el infrascrito aceptó los respectivos nombramientos como árbitro
y juró desempeñar fielmente tales cargos, con la debida diligencia y en el menor tiempo
posible. Asimismo, expresó en ambos casos que no existe ninguna circunstancia que le
inhabilite para el desempeño de las funciones encomendadas, de acuerdo al párrafo 14.2. de
la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.
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5. Que las partes no solicitaron en ninguno de los dos expedientes electrónicos la inhabilidad
de este árbitro en los plazos establecidos para ello, los que finalizaron los días 16 de mayo y 6
de junio de 2016 respectivamente.
6. Que los días 26 de mayo y 15 de junio, la parte de SKY AIRLINE S.A. realizó en tiempo y
forma las consignaciones de los honorarios arbitrales en los expedientes respectivos.
7. Que con fecha 1º y 23 de junio y dentro de los plazos previstos para ello, la parte de SKY
AIRLINE S.A. adjuntó a los expedientes electrónicos Rol Nº 10491 y Nº 10494, las demandas
de revocación de los nombres de dominio skay.cl y skayairline.cl, respectivamente. En ambos
libelos, la revocante realizó alegaciones y esgrimió argumentos similares, los que
fundamentalmente consisten en que: i) Es una aerolínea nacional que opera en el mercado
chileno y sudamericano bajo la denominación “SKY”. ii) Es titular de los registros marcarios
Nros. 1182212, 1172427, 1182212, 1076258, 983222, 950748, 942081, 944189, 942080,
884931, 884930, 884929, y 763587, sobre el distintivo “sky”, sólo o en yuxtaposición con otras
palabras; iii) Asimismo, indica ser titular de los nombres de dominio skyairline.cl,
skyairline.com, skyairlines.cl, skycourrier.cl, skycargo.cl y aerosky.cl; iv) El concepto de interés
preferente al que alude el artículo 19 de la Reglamentación (sic) no posee una definición
técnica o jurídica, por lo que debe entenderse como una inclinación de ánimo superior
respecto a un objeto determinado. Dicho concepto es más amplio que el de derecho, puesto
que puede consistir en cualquier posición jurídica legítima respecto de un signo reproducido.
Cita al respecto los laudos recaídos sobre los nombres de dominio polloni.cl y promoart.cl; v)
También cita el artículo 14 de la Reglamentación (sic) que, a su juicio, establece la
responsabilidad civil de aquellos titulares de nombres de dominio que contravengan derechos
válidamente adquiridos por terceros, en concordancia con lo dispuesto por los números 18.1 y
19.1 del referido cuerpo normativo; vi) Arguye que las normas establecidas en la
Reglamentación (sic) deben ser interpretadas y aplicadas a la luz de nuestro ordenamiento
jurídico, el que protege al público de quienes se identifican de forma engañosa, y ampara los
intereses de quienes han invertido tiempo y recursos en conseguir reconocimiento en el
mercado. Asimismo, nuestra legislación resguarda los signos distintivos de quienes operan en
el tráfico comercial, en varios cuerpos normativos, tales como el artículo 19 Nº 25 de la
Constitución Política de la República, el artículo 8º del Convenio de Paris, el artículo 28 de la
Ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y la Ley Nº 19.039 de
Propiedad Industrial; vii) Los dominios objetados en estos autos acumulados son
engañosamente similares al signo distintivo de la revocante, “sky”, y a los registros marcarios
y nombres de dominio de los que es titular hace años, puesto que sólo se diferencia de ellos
por la inserción de la letra “a” entre las letras “k” e “y”. Además, son fonéticamente idénticos,
puesto que ambos se pronuncian [eskai] (sic). Al respecto, la jurisprudencia arbitral relativa a
los nombres de dominio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha señalado,
en conformidad a la Uniform Dispute Resolution Policy, que un dominio es engañosamente
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similar a una marca comercial si de su comparación se deduce que posiblemente causará
confusión en los usuarios de internet, cual es precisamente el caso de los dominios objetados;
viii) La revocante hace un uso empresarial legítimo y efectivo del signo distintivo “sky”,
alcanzando así fama y notoriedad en el mercado nacional y regional; ix) El principio first come,
first served debe ser aplicado cuando ninguna de las partes ha podido acreditar un interés
preferente sobre el dominio objetado, por lo que es de carácter residual. Cita al respecto los
laudos recaídos sobre los dominios 123telefonos.cl y portalmelon.cl.
Por las razones expuestas, la demandante solicita que los dominios en disputa en los
expedientes roles 10491 y 10494 le sean asignados, con expresa condena en costas.
8. Prueba rendida por la parte demandante en los autos rol números 10491 y 10494: a) Copia
del sitio web del Servicio de Impuestos Internos que da cuenta de la información tributaria de
la revocante; b) Copias simples de los informes obtenidos de la base de datos pública del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial que acreditan la titularidad de los registros marcarios
Nros. 1182212, 1172427, 1182212, 1076258, 983222, 950748, 942081, 944189, 942080,
884931, 884930, 884929, y 763587.179; c) Copias simples de los informes obtenidos del
WHOIS de NIC Chile e ICANN que acreditan la titularidad de los nombres de dominio
skyairline.cl, skyairline.com, skyairlines.cl, skycourrier.cl, skycargo.cl y aerosky.cl; d) Copia de
los
enlaces
<http://www.emol.com/noticias/economia/2012/05/29/542886/este-martes-
comenzo-a-operar-acuerdo-de-codigo-compartido-entre-avianca-y-sky-airline.html>,
<http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/09/655-543588-9- el-proximo-despegue-queprepara-sky-airline.shtml>,
<http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/ultimo-minuto-
portada/107607/sky-airline-baja-sus-tarifas-tras-caida-del-precio-delcombustible#.VfRIxBEn_Gd>,
<http://www.biobiochile.cl/2015/06/06/chilena-sky-airlines-es-
reconocida-como-la-aerolinea-mas-puntual-de-centro-y-sudamerica.shtml>,
<https://es.wikipedia.org/wiki/Sky_Airline>,
airline_h2.html>,
<http://www.atrapalo.cl/vuelos/aerolineas/sky-
<http://www.despegar.cl/aerolineas/sky-airline.html?non-
filtered&utm_expid=8769029718.iORTDzbRQ2CCwZxCEAQu5g.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.cl%2F>
y
<skyairline.cl>; e) Copia simple de la página de Facebook de Sky Airlines.
9. Que con fecha 22 y 28 de junio, respectivamente, este Tribunal Arbitral dictó una resolución
que tuvo por evacuados los traslados de las respectivas demandas en rebeldía del
demandado.
10. Que el día 9 de julio, este sentenciador resolvió acumular el expediente rol Nº 10494 a los
autos rol Nº 10491, atendido que en ambos procesos las acciones entabladas son iguales,
que las partes son las mismas y que se encontraban en el mismo estado ante este tribunal.
11. Que con fecha primero de agosto este Tribunal Arbitral citó las partes a oír sentencia.
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Y CONSIDERANDO:
Primero: Que como se consignó supra, la parte de SKY AIRLINE S.A. solicitó la revocación
de las actuales asignaciones de los nombres de dominio skay.cl y skayairline.cl, pues estima
tener un interés preferente sobre los mismos. Funda su pretensión en que es titular de
numerosos registros marcarios y nombres de dominio que contienen el distintivo “sky”, sólo o
en yuxtaposición con otros vocablos, los que son utilizados profusamente en su actividad
comercial. Los dominios objetados en estos autos acumulados integran la expresión “skay”
que es engañosamente similar al distintivo de la revocante, y que tienen además una evidente
identidad fonética. Lo anterior causaría confusión en los usuarios de internet y vulneraría sus
derechos preexistentes;
Segundo: Que, tal como se señaló también en la parte expositiva de esta sentencia, el actual
titular de los nombres de dominio objetados, cuyo contacto administratiovo es, conforme la
base de datos pública de NIC Chile, Toweb Brasil Ltda-EPP, no evacuó los traslados de las
respectivas demandas;
Tercero: Que SKY AIRLINE S.A. es una conocida línea aérea que, como es de público
conocimiento y como lo acreditan los documentos acompañados por la revocante en estos
autos, goza de fama y notoriedad y tiene una importante presencia en los medios de
comunicación nacional y en internet;
Cuarto: Que, asimismo, la revocante ha acreditado en el proceso ser titular de numerosas
marcas y dominios que incluyen el distintivo “sky”, sólo o en yuxtaposición con otras palabras.
Lo anterior, mediante la presentación en los expedientes acumulados de las copias de los
certificados de registros marcarios y nombres de dominio indicados en el número 8º de la
parte expositiva de esta sentencia;
Quinto: Que cabe señalar que varios de éstos registros marcarios y algunos de estos
nombres de dominio son efectivamente utilizados por la revocante para el desarrollo de su
actividad comercial. Lo anterior consta en los diversos documentos indicados también en el
número 8º de lo expositivo de este laudo;
Sexto: Que los dominios objetados integran la expresión “skay”, que es fonéticamente
idéntica a la marca de la revocante, “sky”, puesto que ambas voces se pronuncian [skaɪ] en
español y en inglés, respectivamente, circunstancia que, evidentemente, tiene la aptitud
objetiva de inducir a error o confusión a los usuarios de internet con una probabilidad
significativa;
Séptimo: Que, adicionalmente, no obra en el expediente antecedente alguno que permita
presumir que el actual titular de los dominios en disputa tenga alguna relación jurídicamente
relevante con las expresiones en ellos contenidos;
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Octavo: Que cabe señalar, a mayor abundamiento, que es responsabilidad del titular del
dominio que su inscripción no contraríe derechos válidamente adquiridos por un tercero -tal
como se consigna el número 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .Cl.- y, en la especie, el demandado no podía ignorar que la inscripción
de los dominios en disputa tendría, indefectiblemente, la aptitud de vulnerar derechos
económicos de la demandante o, por lo menos, perturbar su legítimo ejercicio;
Noveno: Que a juicio de este sentenciador, atendido lo expuesto, no sólo la parte revocante
tiene un interés preferente sobre los dominios objetados sino que, además, su actual
asignación tiene la aptitud objetiva de causar confusión entre los usuarios de internet y
potencialmente crear en ellos la falsa impresión de que los sitios que en ellos sean albergados
estarían ligados a la revocante o a su actividad comercial. Esto último podría derivar en
perjuicios tanto a los referidos usuarios como a la propia demandante y, eventualmente, en
beneficios carentes de una causa lícita para terceros, nada de lo cual debió ser ignorado por
el titular Idah Idah. En razón de lo anterior, se hará lugar a las solicitudes de revocación de
autos.
RESUELVO:
Acoger las demandas presentadas en autos en las fechas primero y 23 de junio y, en
consecuencia, ordenar la revocación de las inscripciones de los nombres de dominio skay.cl
y skayairlines.cl, realizadas por Idah Idah y asignar los mismos a SKY AIRLINE S.A., con
costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes por correo electrónico.
En los autos acumulados rol Nº 10491
Javier
Velozo
Alcaide
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JUEZ ÁRBITRO
Firmado
digitalmente
por Javier
Velozo Alcaide
Fecha:
2016.08.22
21:02:21 -04'00'
La presente resolución es autorizada por las testigos doña Sara Moreno Fernández, cédula
nacional de identidad Nº 13.659.069-3 y doña Ximena Rojas Pacini, cédula nacional de
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identidad Nº 10.067.179-4, ambas domiciliadas en calle Los Conquistadores 1700, piso 14,
Providencia.
Sara Moreno Fernández
Ximena Rojas Pacini
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