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Nº de Recurso:
Nº de Resolución:
Procedimiento:
Ponente:
Tipo de Resolución:
28079330022008100981
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Madrid
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648/2005
455/2008
FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS
Sentencia
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2
MADRID
SENTENCIA: 00455/2008
Recurso 648/05
SENTENCIA NÚMERO 455
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
D. Francisco Javier Canabal Conejos.
Dª. Sandra María González de Lara Mingo
D. Marcial Viñoly Palop
----------------En la Villa de Madrid, a seis de marzo de dos mil ocho.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 648/05, interpuesto por la mercantil Grupo Osborne
SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina, contra la resolución de
la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de marzo de 2.004, confirmada en alzada por
acuerdo del mismo órgano de fecha 9 de febrero de 2005. Siendo parte la Oficina Española de Patentes y
Marcas, representada por el Abogado del Estado.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos en la ley, se emplazó a la
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, mediante escrito en el que se
suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución administrativa objeto de
impugnación.
SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se
dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.
TERCERO.- No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, no se estimó necesario el trámite
de conclusiones prevenido en el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción y quedaron los autos pendientes para
votación y Fallo.
CUARTO.- En este estado se señala para votación el día 6 de marzo de 2008, teniendo lugar así.
Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- A través del presente recurso jurisdiccional la mercantil Grupo Osborne SA, impugna la
resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de marzo de 2.004, confirmada en
alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 9 de febrero de 2005, por la que se concede el registro del
dibujo industrial núm. 28.469.
SEGUNDO.- La resolución del presente litigio requiere el previo análisis de los siguientes hechos:
a) Con fecha 27 de diciembre de 2.002 la mercantil SAFON SL presentó la solicitud de registro del
dibujo industrial núm. 28.469 en las variantes A a J.
b) Publicada la solicitud de la marca en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial, se opuso la
mercantil recurrente, titular de marcas en las que figura el siguiente dibujo
.
c) En el expediente el solicitante presentó contestación al suspenso en fecha 1 de diciembre de 2003
haciendo valer en cuanto a la figura opuesta su dibujo industrial consistente en la siguiente figura
.
d) La Oficina Española de Patentes y Marcas dicta resolución en fecha 25 de marzo de 20041998
mediante la que concede el registro del dibujo solicitado en las variantes A, B, C, D, E, F, G e I. A tales
efectos señala que la variante F representa varias caricaturas de toro-demonio, y la cabeza de un toro con
los cuernos arqueados y afilados. La marca oponente representa la silueta de un toro en posición lateral y
de vista frontal, diferente por lo tanto a la variante solicitada que representa solamente la cabeza, que
también es diferente a la del toro de la marca oponente, ya que entre los cuernos la variante solicitada
presenta una forma semicircular, mientras la oponente es más plana. La variante H solicitada representa a
un toro en posición lateral y vista frontal' Este toro es semejante a las marcas oponentes, ya que ambos
presentan un toro en la misma posición, y aunque las patas, cuernos y rabo presentan alguna diferencia, en
conjunto se asemeja a las marcas oponentes, y podría producir confusión en el mercado. La variante J
representa un toro en posición lateral y la cara frontal. Este toro es semejante a las marcas oponentes ya
que ambos representan a un toro en la misma posición, y en conjunto se asemejan a las marcas oponentes,
aunque existen otros elementos en el dibujo, la silueta principal es la del toro que es semejante a las marcas
oponentes, y podría producir confusión en el mercado. Por lo tanto procede la concesión de las variantes A,
B, C, D, E, F, G, 1 y la denegación de las variantes H y J del dibujo solicitado.
e) La mercantil recurrente, considerando que la citada resolución no era ajustada a derecho, la
recurre en alzada, siendo resuelto el recurso por acuerdo del mismo órgano de 9 de febrero de 2005 por el
que se desestima el mismo.
TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación en que existe anticipación del diseño
reivindicado en la variante F al tener la recurrente marca prioritaria igual que hace carente de novedad al
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diseño, existiendo infracción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 187 del
Estatuto de la Propiedad Industrial .
Debemos recordar que los acuerdos impugnados se basan en que en fecha 25.03.04 se emitió
resolución de concesión de, entre otras, la variante F del dibujo industrial n° 28469, Ornamentación
aplicable a prendas de vestir, artículos textiles, artículos de loza, porcelana y cristal". Contra dicha
resolución, el 8.05.2004 , se interpone recurso de alzada solicitando la denegación de la variante F del
dibujo solicitado. En este sentido, la variante afectada consiste en un conjunto de varias caricaturas de
toro-demonio y la cabeza de un toro con los cuernos afilados y arqueados. Que el artículo 187 del Estatuto
de Propiedad Industrial , dispone que No podrán ser registrados como modelos o dibujos industriales, los
que contengan dibujos que sean constitutivos de marcas o denominaciones". En este sentido, para analizar
la compatibilidad entre los títulos en litigio debemos realizar un análisis de conjunto, y así si bien existe una
determinada figura dentro del conjunto que podría presentar ciertas coincidencias con las marcas
recurrentes, lo cierto es que el dibujo en su conjunto consiste en una variedad de elementos que en ningún
caso pueden generar un riesgo de confusión con las marcas recurrentes.
CUARTO.- El Estatuto sobre Propiedad Industrial (EPI) aprobado por RO de 30 de abril de 1930 (RCL
1930\759 y NDL 25009), define en su art. 182 el concepto de modelo industrial, unido al de dibujo
industrial al prever que se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la
fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o
representación.
Se entenderá por dibujo industrial toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas y colores,
aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual,
mecánico, químico o combinados.
La Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1.996 señala que el Art. 182
del Estatuto dice que se entenderá por dibujo industrial, toda disposición o conjunto de líneas o colores, o
líneas y colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto empleándose cualquier
medio manual, mecánico, químico o combinado, y el Art. 187 establece que no podrán ser registrados como
dibujos industriales los comprendidos en las prohibiciones de marcas detalladas en el Art. 124 añadiendo el
Art. 188 que podrá ser denegada la concesión de dibujos industriales comprendidos en el Art. 187 , de
donde se desprende que no se puede conceder la protección registral solicitada a los dibujos industriales
que presenten semejanza gráfica con otros ya registrados que puedan inducir a error o confusión en el
mercado. Manteniéndose en la Jurisprudencia que la condición de novedad en los Dibujos Industriales es
un requisito imprescindible para que tales distintivos de la Propiedad Industrial puedan tener acceso al
Registro ( Sentencias de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2.002 y de 20 de
diciembre de 1.988 que no hacía sino seguir una línea reiterada anterior luego con posterioridad también
mantenida.
QUINTO.- Así pues ha de concluirse que el concepto de novedad, significa anticipación por otros
dibujos, modelos industriales e incluso marcas gráficas o mixtas, de forma que la inscripción de un dibujo,
modelos industriales o marca gráficas priva de novedad a otros semejantes que pretendan inscribirse con
posterioridad. Es pues la semejanza el concepto clave pues si no existe tal semejanza el modelo pretendido
sería novedoso no existiendo riesgo de confusión y pudiendo tener acceso al registro el dibujo pretendido.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Diciembre de 1.990 que la semejanza, capaz de inducir a
aquel error o confusión, es un concepto jurídico indeterminado y que la determinación de tal semejanza
exige un análisis comparativo de los elementos confrontados, que ha de efectuarse desde la totalidad de los
elementos integrantes de cada signo distintivo, esto es, en su conjunto, pues ese enfoque estructural en el
que el todo prevalece sobre las partes o elementos componentes es lo que permite obtener los eventuales
parecidos que pueden producir confusiones o errores en el público consumidor del producto. Por lo tanto
como Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 1.995 para valorar la semejanza se
ha de proceder a la confrontación en su conjunto.
Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen la semejanza alegada
dado que si bien son figuras en negro y de un toro tanto las características generales del dibujo, ni siquiera
atendiendo a la cabeza tan sólo, como las del conjunto donde se expone determinan las igualdades
expresadas en demanda como para entender que exista la anticipación pretendida pues son dos contornos
bastante diferentes de dos cabezas de toro que ni en posición ni estructura, cuernos y orejas, aparecen con
similitudes y, por lo tanto, el dibujo industrial núm. 28.469 es novedoso en relación con el oponente.
SEXTO.- Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado, no aprecia
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este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposición de las costas a ninguna de las
partes, a tenor de lo preceptuado en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .
VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Que DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil
Grupo Osborne SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Victorio Venturini Medina, contra
la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de marzo de 2.004, confirmada en
alzada por acuerdo del mismo órgano de fecha 9 de febrero de 2005.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
Así, por esta nuestra sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación dentro del plazo
legalmente establecido, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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