Page 1 OMPI/PIIJ U/PAN/97/1.C ORIGINAL: Espafiol FECHA: Julio

OMPI/PIIJ U/PAN/97/1.C
ORIGINAL: Espafiol
FECHA: Julio de 1997
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ESCUELA JUDICIAL
REPUBLICA DE PANAMA
ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SIMPOSIO NACIONAL DE LA OMPI
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARA JUECES DE PANAMA
organizado por
Ia Organizaci6n Mundial de Ia Propiedad lntelectual (OMPI)
en cooperaci6n con
Ia Escuela Judicial de Ia Republica de Panama
Ciudad de Panama, 14 y 15 de julio de 1997
LA PROTECCION JURi:oiCA DE LAS MARCAS
Documento preparado par la Oficina lnternacional de la OMPI
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lNDICE
IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS MARCAS
3
TIPOS DE MARCA
4
SegU.n los elementos constitutivos de una marca
SegU.n el objeto distinguido por la marca
4
6
LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS
6
OBTENCION DE DERECHOS SOBRE LAMARCA
7
CONDICIONES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS
8
Prohibiciones absolutas al registro de marcas
Prohibiciones por razon de derechos de terceros
REGISTRO DE LAMARCA
Solicitud de registro
Examen de forma
Examen de fondo
Procedimiento de oposicion
8
10
11
11
12
12
13
DURACION Y VIGENCIA DEL REGISTRO
13
ALCANCE DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO
14
Derechos exclusivos
Limitaciones a los derechos exclusivos
14
15
CONTRATOS DE LICENCIA
16
CONCLUSION
16
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IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS MARCAS
1.
El concepto de marca no es nuevo. Desde hace siglos y en diversas partes del mundo,
fabricantes y comerciantes pusieron en sus productos signos de todas clases para indicar su
procedencia y distinguirlos de los productos de sus competidores. Pero esta utilizacion de las
marcas permanecio largo tiempo limitada y solo afecto a ciertos tipos de productos que eran
comercializados lejos de su Iugar de produccion. Para la mayor parte de los productos que se
consumian en los lugares de produccion no se utilizaba ninguna marca.
2.
El concepto moderno de marca -es decir, 1a marca tal como la conocemos hoy en diaaparecio por primera vez en el siglo xvm, a raiz del aumento de las posibilidades de
comunicacion y la sancion de leyes que garantizaban la libertad del comercio y de la industria.
A partir de esa epoca se intensificaron los intercambios economicos tanto en el interior de los
Estados como entre los propios Estados, y el crecimiento en la circulacion de toda clase de
productos hizo que fuera necesario poner marcas en esos productos a fin de identificarlos en
interes de los productores y de los comerciantes, asi como en el de los consumidores.
3.
A partir del fin de la segunda guerra mundial, el desarrollo sin precedentes del comercio
internacional condujo a una utilizacion mas importante de las marcas en todos los paises y en
todos los sectores de la actividad productiva. Hoy en dia, incluso cuando no somos
conscientes de ello, las marcas ocupan un Iugar cada vez mas importante en nuestra vida
cotidiana, en la que entramos en contacto con una multitud de marcas no solamente en los
supermercados y en los lugares publicos donde se exponen carteles publicitarios, sino tambien
mediante la prensa, la radio y la television, que penetran hasta en nuestra esfera privada.
4.
En la actualidad, se utilizan las marcas en todos los paises, independientemente de su
nivel de desarrollo economico. Ellas desempe:fian una funcion economica importante en el
comercio. Las marcas tambien responden a los intereses de quienes proponen productos o
servicios en el mercado, como los fabricantes, productores, distribuidores, comerciantes y
minoristas, asi como a los intereses de los consumidores, los poderes publicos y la economia
nacional en general.
5.
Una marca permite a Ia empresa que Ia utiliza llamar Ia atencion de los consumidores
potenciales sobre Ia existencia de sus productos y servicios, mantener su atencion cuando se
han familiarizado con ellos, y distinguirlos de productos de la misma indole ofrecidos por los
competidores en el mercado. La empresa puede adquirir determinado prestigio por los
productos y servicios que ofrece bajo una marca determinada. Esa asociacion entre una marca
y un producto o servicio origina y mantiene el valor de la marca, pues esta permite mantener y
acrecentar la demanda de las prestaciones que se ofrecen con ella y competir con otras
empresas que ofrecen productos o servicios de 1a misma indole. Cuando una marca ya ha
adquirido una solida reputacion, puede ademas penetrar mas facilmente en nuevos mercados y
estimular asi las actividades de exp ortacion.
6.
Asi, las marcas responden en varios aspectos y de manera no desde:fiable a los intereses
de los consumidores. El uso y la promocion de las marcas contribuyen a dar a conocer a los
consumidores los productos y servicios disponibles en el mercado, determinar mas racilmente
su origen y elegir entre productos y servicios semejantes. Todos estos factores favorecen la
competencia. Esta puede a Ia larga dar por resultado un aumento y una diversificacion de los
bienes de consumo, lo que normalmente trae aparejada una baja de los precios de los
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productos y seiVicios. El uso de marcas puede tambien estimular la competencia entre los
usuarios en el plano de la calidad, circunstancia que a largo plazo puede contribuir a mejorar
globalmente la calidad de los productos y seiVicios.
7.
Un sistema de marcas eficaz contribuye igualmente a proteger al consumidor contra
muchas formas de practicas comerciales engaiiosas (por ejemplo, contra el uso de marcas
engaiiosas ode marcas semejantes a otras de modo que se presten a confusion). En muchos
paises no existe legislacion especialmente consagrada a la proteccion del consumidor o si
existe, los consumidores a menudo no estan en condiciones de hacer valer sus derechos. En
este caso, la legislacion sobre las marcas puede representar una de las escasas fuentes juridicas
disponibles en materia de proteccion del consumidor.
8.
Las marcas son utiles tambien para las autoridades nacionales, en particular para las
encargadas de controlar la calidad y otras caracteristicas de los productos y seiVicios. El uso
de marcas puede, por ejemplo, ayudarles a identificar, entre productos o seiVicios identicos o
de la misma categoria, a los que, luego de quejas presentadas o ensayos realizados, no estan de
acuerdo con las normas en vigor. El registro de las marcas constituye para las autoridades
nacionales una fuente util de informacion de orden estadistico y economico.
9.
Todos los paises tienen interes en mantener un sistema legal y administrativo efi.caz que
garantice que las marcas seran protegidas y utilizadas de manera que respondan a los legitimos
intereses de productores y consumidores y permita realzar las contribuciones que las marcas
pueden aportar al desarrollo economico.
TIPOS DE MARCA
10. Una marca puede teoricamente estar constituida por cualquier signo perceptible por los
sentidos humanos en la medida en que sea apto para distinguir en el comercio determinados
productos o seiVicios. Algunas leyes admiten ademils de las marcas visibles (perceptibles por
el sentido de la vista) las marcas sonoras o audibles, e inclusive las marcas olfativas. Sin
embargo, la mayoria de las leyes solo aceptan para efectos del registro las marcas visibles o las
marcas susceptibles de representacion grafica. Este Ultimo concepto es mas amplio que el de la
marca "visible", pues permitiria, por ejemplo, el registro de marcas constituidas por una pieza
o tonada musical, que podria expresarse graficamente en una partitura escrita. En el presente
documento se tratara esencialmente de las marcas visibles, que siguen siendo la gran mayoria
de las marcas que existen actualmente en el mundo.
11. Las marcas pueden agruparse en dos categorias segUn. el tipo de elementos que
conforman el signo marcario y segUn. el objeto que la marca distingue. A continuacion se
resumen los distintos tipos de marcas que pueden distinguirse bajo esas dos categorias
generales.
SegU.n los elementos constitutivos de una marca
12. Puede distinguirse entre las marcas denominativas, fi.gurativas, o plasticas
(tridimensionales) segUn. los elementos que la constituyen.
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13. Los elementos denominativos consisten en letras, cifras o palabras, o combinaciones de
elias. Las marcas de tipo denominativo generalmente consisten en palabras sin ninguna forma
o estilo de 1etra particular. Las marcas denominativas son las mas numerosas.
14. Los elementos figurativos consisten en figuras, dibujos, logotipos, emblemas, im.agenes,
representaciones con caracter abstracto o que reproducen personas, cosas, animales o partes
de estos, paisajes, escudos de armas, colores o combinaciones de colores, y otras formas
bidimensionales. Una marca puede constar de una combinaci6n de elementos denominativos y
figurativos, en cuyo caso se habla de marcas mixtas o semifigurativas.
15. Los elementos plasticos o tridimensionales pueden consistir , por ejemplo, en la forma de
los mismos productos o de una parte de ellos, asi como en la forma de su embalaje, recipiente
o presentaci6n. Tales elementos pueden expresarse, por ejemplo, en una botella, una caja, o en
la forma caprichosa y arbitraria de un producto.
16. Una marca puede consistir, por ejemplo en alguno de los elementos siguientes, que
constituyen todos signos visibles:
denominaciones arbitrarias o de fantasia: "Coca-Cola", ''Kodak", ''Mazda";
nombres patronimicos: "Ford", ''Peugeot", ''Levi's";
emblemas: la estrella de ''Mercedes Benz", el hombrecito inflado de ''Michelin";
nfuneros: agua de colonia "4711";
letras: ''MG", ''BMW" para autom6viles;
imagenes o simbolos: el cocodrilo de las camisas ''Lacoste", el galgo de los
autocares "Greyhound";
combinaciones o disposici6n de colores: el punto rojo en el talon de los zapatos
''Kicker's", los colores de la capsula "Contac" contra el res:fiiado;
combinaciones o disposici6n de Iineas: las tres rayas paralelas de las prendas
"Adidas";
formas caracteristicas del recipiente o del producto: la botella de ''Coca-Cola", las
barras de chocolate triangulares con ranuras de ''Toblerone";
conjuntos de palabras y lemas: ''Lavaca que rie" para productos Iacteos);
"AIRLANKA un sabor de paraiso", para una compa.fiia de aviaci6n.
17. La lista anterior no es exhaustiva; una marca puede consistir tambien en una
combinaci6n de diversos signos. La gama de posibilidades es, pues, muy extensa.
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Seg{m el objeto distinguido por la marca
18. Una marca puede distinguir productos o servicios. SegU.n el caso, se tratara de una
marca de producto ode una marca de servicio.
19. Una marca de producto es un signo usado por un productor, fabricante o comerciante en
sus productos, naturales o manufacturados, o usado en relacion con 1a comercializacion de
productos. Cuando se dice que el signo es usado "en" los productos, esto significa que puede
estar puesto no solamente en los productos propiamente dichos, sino tambien en el recipiente o
embalaje en que se encuentran y se venden esos productos. Por lo demas, cuando se dice que
el signo se usa "en relacion con la comercializacion de los productos", se ha de entender
principalmente el uso del signo en anuncios publicitarios (periodicos, television, etc.) o en los
escaparates de las tiendas que venden los productos.
20. Sin embargo, las empresas no comercializan Unicamente productos, sino suministran
tambien servicios. Los servicios pueden ser practicamente de todos los ordenes y relacionarse
con turismo, publicidad, transportes, seguros o tratamiento de materiales. Una marca de
servicio es, pues, un signo utilizado por empresas que suministran servicios para identificarlos
y distinguirlos en el mercado. Los servicios que pueden ser distinguidos con marcas
comprenden, por ejemplo, los de restaurantes, hoteles, compaiiias de transporte aereo,
agencias de turismo, agendas de alquiler de automoviles, lavanderias y tintorerias, servicios
bancarios y financieros, ensefianza y formacion profesiona~ etc.
LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS
21. Una marca desempe:fia varias funciones. Las funciones reconocidas para efectos legales
son la de indicar el origen empresarial del producto o servicio, distinguir e identificar un
producto o servicio en el comercio. Ademas, una marca cumple otras funciones economicas y
comerciales en el mercado, en particular frente al publico consumidor como elemento de
informacion sobre las caracteristicas y calidad de los productos o servicios que la marca
distingue.
22. La funcion primordial de una marca es indicar la procedencia u origen e:nmresarial del
producto o servicio que lleva la marca. La marca indica, aunque fuese de manera anonima,
que un producto o servicio proviene de una empresa o de un conjunto de empresas que estan
vinculadas economicamente o sujetas a un control empresarial Unico. La marca no indicara
siempre el nombre de la empresa titular, aunque muchas marcas consisten en el elemento
caracteristico del nombre comercial de una empresa. Por ejemplo, la marca "BAYER" que
distingue productos farmaceuticos y agroquimicos es tambien el nombre comercial de 1a
empresa quimica Bayer de Alemania. Sin embargo, 1a marca indicara al consumidor que todos
los productos que lleven 1a misma marca que el conoce provienen ( directa o indirectamente) de
Ia misma fuente empresarial. La marca constituye el nexo entre el productor o comerciante y
el consumidor, y permitira a1 titular de la marca gozar de los frutos que la buena acogida que el
producto o servicio mereciera por parte del publico. Esto a su vez alentara al productor o
prestador del servicio a mantener una calidad alta y constante en sus productos y servicios.
23. La marca tambien tiene 1a fun cion de identificar y distinguir un producto o un servicio en
el comercio. Independientemente de la funcion indicadora de origen, las marcas cumplen
frente a los consumidores y al publico en general Ia funcion de permitir identificar un producto
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o servicio y asi distinguirlo de otros productos o servicios identicos o sustitutivos. La marca
puede servir para distinguir unos productos de otros, aun en el caso en que procedan de la
misma empresa.
24. Para el consumidor, la marca tambien cumple una funcion de indicacion de calida~ con
base en el conocimiento que el mismo ha adquirido por experiencia, o por referencias recibidas
de otras personas que conocen el producto o servicio. Asi, 1a marca sirve para guiar al
consumidor en su eleccion. El comprador se decide gracias a las caracteristicas esperadas u
otras propiedades de los productos (tamafi.o, peso, color, perfume, gusto, durabilidad, grado
de eficacia en el marco de las operaciones que recurren al producto utilizado, etc.). En una
palabra, se puede decir que el comprador potencial busca cierta calidad o esta interesado por
otra caracteristica particular del producto. Una de las funciones de una marca consiste, pues,
en indicar que el producto que lleva la marca tiene esa calidad o caracteristica que se desea
obtener.
OBTENCION DE DERECHOS SOBRE LAMARCA
25. SegUn. la mayor parte de las legislaciones, los derechos exclusivos sobre una marca se
adquieren mediante 1a inscripcion de 1a marca en el registro de marcas del pais. Bajo tales
legislaciones, el registro de 1a marca es atnbutivo o constitutivo del derecho de uso exclusivo
sobre la marca.
26. Sin embargo, en algunos paises la legislacion preve que los derechos exclusivos sobre
una marca pueden adquirirse mediante el uso de la marca en el comercio, para distinguir
productos o servicios. En algunos paises el uso de la marca es constitutivo de los derechos
exclusivos sobre ella, teniendo el registro un valor meramente declarativo respecto a la
existencia de esos derechos. Tal es el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos de America
cuya legislacion preve 1a adquisicion de derechos exclusivos mediante el uso de 1a marca. En
otros paises, el uso de la marca no da derecho al uso exclusivo, pero si confiere un mejor
derecho a obtener el registro de 1a marca, con el cual se adquiriran esos derechos. En tales
casos, el registro sigue siendo constitutivo del derecho exclusivo, pero el uso anterior de la
marca confiere ciertos derechos sobre ella.
27. Se entiende en general por uso de una marca 1a colocacion de una marca en productos y
la puesta en venta de dichos productos -en el caso de marcas de productos- y 1a colocacion de
una marca en documentos, anuncios publicitarios, avisos y otros para promover y vender
servicios, asi como el hecho de proponer la prestacion de esos servicios -en el caso de las
marcas de servicio.
28. La razon por la cualla mayor parte de los paises disponen que los derechos exclusivos
sobre una marca se adquieran mediante el registro -y por la cualla OMPI recomienda un
sistema de registro- es que la inscripcion o registro aparece como el criterio mas seguro en lo
que respecta al reconocimiento de derechos exclusivos. En la mayoria de los paises,
especialmente en los pmes en desarrollo, el uso de la marca es a veces muy dificil de verificar;
en tales condiciones, 1a adquisicion de derechos exclusivos mediante el simple uso de 1a marca
podria complicar excesivamente la administracion de un sistema de marcas.
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CONDICIONES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS
29. Teniendo en cuenta la practica actual, la obtenci6n de derechos exclusivos sobre una
marca pasa por el registro de la marca. Pueden todas las marcas registrarse vilidamente?
Existen marcas que no responden a las condiciones requeridas para poder ser registradas? No
todas las marcas pueden ser vilidamente registradas. Algunas marcas son inadmisibles por
razones intrinsecas al signo que se pretende registrar, con lo cual incurren en prohibiciones
"absolutas"; otras marcas seran inadmisibles por entrar en conflicto con derechos anteriores de
terceros, con lo cual incurren en prohibiciones ''relativas".
Prohibiciones absolutas al registro de marcas
30. Primer principio objetivo aplicable en la materia, una marca no puede ser registrada
validamente si consiste de manera exclusiva en un signo que puede servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino de los productos o servicios de que se
trate. Es decir, una marca no se considera valida si es descriptiva de los productos o de los
servicios que supuestamente debe distinguir. La raz6n de esta restricci6n es doble: en primer
Iugar, el uso de tales terminos no puede ser objeto de un derecho de uso exclusivo, pues son de
uso necesario para el normal desenvolvimiento de la competencia y del comercio en el
mercado; segundo, si un signo tiene un caracter descriptivo, no podra cumplir normalmente su
funci6n de distinguir y diferenciar el producto que la lleva, pues carecera de fuerza distintiva
constituyendo lo que se llama una marca "debil".
31. Una marca se considera descriptivo cuando fuese un signo que una empresa
normalmente necesitara emplear para describir los productos o los servicios para los que se
usara la marca. Como ejemplos de palabras que se juzgarian inadmisibles como marca a raiz
de su caracter descriptivo pueden mencionarse "espumoso" para productos de lavado 0
detergentes, "chocolatada" para bebidas que contienen chocolate, o ')Jegalotodo" para un
pegamento de uso general.
32. SegUn. un segundo principio objetivo, una marca no puede ser validamente registrada
cuando consiste exclusivamente en un signo que, en ellenguaje corriente o segUn. las
costumbres leales y constantes del comercio del pais, constituye un termino generico o se ha
convertido en una designaci6n usual de los productos o servicios considerados. Esto signi:fica
que el nombre usual o generico de un producto no puede registrarse validamente como una
marca. Se entiende por nombre usual o generico no solo la palabra con la cual se designa en el
diccionario tal o cual producto o servicio, sino tambien las expresiones o nombres con que
ellos se conocen en un Iugar o pais determinado. Los nombres usuales o genericos no
permiten en absoluto distinguir los productos o servicios que designan, por lo cual resulta en
principio imposible que puedan cumplir una funci6n marcaria en el comercio.
33. Cabe seiialar que una marca que en el momento de ser registrada poseia caracter
distintivo por el uso que el publico hace de ella puede posteriormente perder esa caracteristica
y convertirse en el nombre generico del producto o del servicio que describe si el titular de la
marca deja que este uso se desarrolle. Cuando esto ocurre, el propietario de la marca pierde
sus derechos exclusivos sobre la marca de que se trata.
34. Ademas de las marcas descriptivas o genericas, toda marca que por cualquier otra raz6n
no permita distinguir los productos de una empresa de los productos de otras empresas es
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tambien inadmisible y no puede ser registrada validamente. Es el caso de algunos signos
visibles demasiado sencillos, como una estrella, un circulo o una letra Unica.
35. En el momento de determinar si una marca puede o no ser registrada segU.n que permita
o no distinguir su:ficientemente los productos o servicios considerados, es preciso examinar no
solamente el signo visible propiamente dicho, sino tambien tener en cuenta todas las
circunstancias pertinentes, en particular la duracion del uso de la marca. Ocurre con mucha
frecuencia que una marca se usa en el comercio en un pais antes de ser registrada. Ocurre a
veces que, a raiz de una vasta campaiia publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una
marca que inicialmente no era distintiva, es decir que no permitia distinguir los productos o
servicios a los que se referia, adquiere para el publico un "significado secundario", es decir, un
significado especial que va mas alia del significado primario, generico 0 descriptivo que
normalmente tiene ese signo. A raiz de su uso prolongado, la marca de que se trata ya no
describe simplemente el producto o el servicio general considerado, sino que a los ojos del
publico sirve para indicar el origen empresarial del producto o del servicio particular de que se
trata en relacion con otros productos o servicios de la misma categoria. Asi, una marca que
tenia inicia1mente caracter descriptivo puede adquirir un significado secundario y, por
consiguiente, caracter distintivo. Los signos que adquieren un significado secundario podrian
ser aceptados como marcas y ser registrados.
36. Un ejemplo permitira comprender mejor el concepto de significado secundario.
Tomemos el caso de la agencia de alquiler de automoviles ''Dollar-a-Day" (un dolar por dia),
que habia presentado una solicitud de registro de su marca de servicio "Dollar-a-Day" en los
Estados Unidos de America. Aunque descriptiva, dado que precisa las condiciones en las que
la agencia presta los servicios que prop one, esta marca de servicio fue registrada teniendo en
cuenta precisamente el concepto de significado secundario. Se considero que la marca habia
adquirido un significado secundario a raiz de una campaiia publicitaria lanzada en todo el pais y
tambien por el hecho de que la agencia tenia oficinas en muchos lugares, que tenia millares de
clientes y que la expresion ''Dollar-a-Day" no habia sido usada para los mismos servicios por
ningU.n competidor. Como consecuencia de ese uso en el comercio, la marca era reconocida
por el publico como un signo especial distintivo de los servicios de una empresa en particular,
y no como una descripci6n generica empleada por todas las empresas del mismo giro
empresarial. Se juzgo que en tales circunstancias el signo era efectivamente distintivo y podia
protegerse como marca.
37. Otra causal de denegacion de un registro de marca se sustenta en razones de moral,
buenas costumbres y orden publico, y en casos en que el signo es susceptible de engaiiar a los
medios comerciales o a los consumidores acerca de la naturaleza, procedencia, caracteristicas
o aptitud para el empleo de los productos o servicios considerados, son inadmisibles y no
pueden, pues, ser validamente registradas. Se entiende por marca contraria a la moral o a las
buenas costumbres, por ejemplo, una marca que contenga una imagen obscena, aunque el
obtendra que apreciarse en cada caso por las autoridades competentes dellugar. Se puede
considerar como contraria al orden publico, por ejemplo, la marca que imita el emblema de una
autoridad publica, 0 que ofende sentimientos religiosos 0 eticos.
38. En lo que respecta a las marcas que podrian engaiiar a los medios comerciales o al
publico acerca de las particularidades de un producto o de un servicio, un ejemplo seria la
utilizacion de la imagen de una vaca lechera como marca de una margarina, producto que se
fabrica con grasas vegetales solamente. La vaca lechera da la impresion de que el producto de
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que se trata contiene mantequilla o cualquier otro producto lacteo, cuando en realidad la
margarina no lo contiene en absoluto o casi nada de ello, por lo que la imagen de una vaca no
podria aceptarse como marca en este caso.
39. Una marca no puede ser registrada validamente si reproduce o imita los escudos de
armas, las banderas, emblemas, siglas, denominaciones o abreviaturas de un Estado o de una
organizacion intergubemamental. Si una marca reproduce o imita un signo o un sello oficial de
control y de garantia adoptado por un Estado, tampoco puede ser registrada validamente a
menos que el propietario de la marca haya recibido 1a autorizacion de la autoridad competente
de ese Estado. Tales marcas no se podrian admitir porque crearian una impresion falsa de un
vinculo oficial entre los productos o los servicios considerados y el Estado o la organizacion
cuya bandera, emblema, denominacion, signo. etc., que produjeran o imitaran. Cabe sefialar
que el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, del que trataremos mas
adelante, ofrece -en virtud de su Articulo 6ter- a los Estados y a las organizaciones
intergubemamentales un procedimiento por el que pueden comunicar a los Estados parte en
dicho Convenio los emblemas y los signos etc., que quieren proteger.
Prohibiciones por razon de derechos de terceros
40. Se puedenjuzgar inadmisibles las marcas no solo por razones objetivas, sino tambien
porque entran en contlicto con derechos de terceros. El termino ''tercero" significa una
persona distinta de la que desea hacer registrar una marca. Generalmente el tercero sera una
persona que tiene derechos anteriores reconocidos sobre una marca identica o analoga, per
razon de un registro anterior, una solicitud de registro presentada anteriormente, un derecho
de prioridad, un uso anterior de una marca, o la simple notoriedad de una marca que le
pertenece. Normalmente seni necesario demostrar que el uso en el comercio de la marca cuyo
registro se solicita seria susceptible de causar confusion respecto de 1a marca anterior, o
causarle a esta 0 a su titular alglln. petjuicio injusto.
41. Primer caso de inadmisibilidad en vista de los derechos de un tercero, una marca no
puede ser registrada validamente si se parece de manera que pueda inducir en error a1 publico a
otra marca registrada anterior y validamente por un tercero, o registrada anterior y vilidamente
en beneficia de un tercero o registrada posteriormente por un tercero que reivindica
validamente la prioridad, para los mismos productos 0 servicios 0 para otros productos 0
servicios para los que el uso de esas marca podrian inducir a1 publico en error.
42. Se comprendera mejor la regia mencionada si se la examina en sus diferentes elementos.
En primer Iugar hay que tener pleno conocimiento del hecho de que el registro de una marca
solo puede otorgarse validamente al primero que llena las condiciones de registro requeridas.
Si empresas diferentes pudieran registrar dos marcas identicas para los mismos productos o
servicios, el sistema de marcas, que tiene por objeto distinguir los productos o los servicios de
una empresa de los otras, no tendria ningtln sentido. De ahi se deduce que una marca es
inadmisible si ya ha sido registrada en beneficia de un tercero o registrada por un tercero para
los mismos productos o servicios. Para dar un ejemplo, la empresa 'X" no puede registrar la
marca "Alfa" para distinguir neumaticos, si la empresa "Z" ya ha registrado la misma marca
para neumaticos.
43. Que sucederia silas dos marcas de que se trata no fueran identicas, sino muy semejantes?
El uso de marcas similares para los mismos productos o servicios no crearia la confusion en el
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consumidor? La respuesta a esta Ultima pregunta es a:firmativa. Por consiguiente, una marca
es inadmisible no solo si es identica a una marca que ha sido ya registrada en beneficio de un
tercero, sino tambien si se trata de una marca semejante a otra marca ya registrada o solicitada
de manera que se preste a confusion con esta Ultima. Se dice "semejante de manera que se
preste a confusion" la marca cuando se asemeja a otra marca de manera que pueda inducir al
publico en error.
44. Una Ultima causal importante de inadmisibilidad de una marca por razon de conflicto con
derechos de terceros tiene relacion con el caso especial de las marcas notoriamente conocidas.
Una marca no puede ser registrada validamente si es la reproduccion total o parcial, 1a
imitaci6n o la traducci6n, susceptible de inducir al publico en error, de una marca notoriamente
conocida perteneciente a un tercero. Citemos como ejemplo las marca notoriamente conocidas
''Nike", "Chanel", "Coca-Cola", "Hertz" o ''Rolls-Royce".
45. Las marcas notoriamente conocidas se protegen no solo en favor del titular de la marca,
sino tambien en favor del publico en general y de los consumidores en particular. En efecto,
seria contrario a los intereses de los consumidores autorizar el registro de una marca que imite
a una marca notoriamente conocida o que presenta con ella semejanzas que pueden crear
confusion. Esto es asi en todos los casos independientemente del hecho de que la marca
notoriamente conocida haya sido o no registrada, incluso usada, en el pais. La existencia de
una marca notoriamente conocida trae el riesgo de inducir muy probablemente al consumidor
en error alllevarlo a creer que todos los productos o servicios que llevan esa marca, o una
marca semejante de manera que se preste a confusion proceden del propietario de la marca
notoriamente conocida. La colocacion de una marca notoriamente conocida sobre todos los
productos distintos de aquellos a los que se aplica dicha marca puede, pues, tener por efecto
engaiiar al consumidor. Por este motivo, la inadmisibilidad en el caso de las marcas
notoriamente conocidas no se limita a productos o servicios identicos o similares, sino que se
aplica a todos los productos o servicios porque el uso de una marca notoriamente conocida por
toda persona no autorizada, y esto incluso para productos o servicios totalmente diferentes,
puede inducir a los consumidores en confusion al hacerles suponer que podria existir un
vinculo entre esos diferentes productos y servicios.
46. Los casos de inadmisibilidad comentados antes no constituyen una lista exhaustiva.
Toda marca que atentara contra algUn. derecho de un tercero tendria que ser inadmisible para
su registro. Por ejemplo, una marca que consista en una imagen que infiinja el derecho de
autor de otra persona, o cuyo uso seria contrario a las reglas de prevenci6n de la competencia
desleal (por ejemplo, una marca que contenga la imagen del edificio en que se encuentra la
sede de un competidor), seria tambien inadmisible.
REGISTRO DE LA MARCA
Solicitud de registro
4 7. Para registrar una marca es necesario presentar una solicitud ante 1a administraci6n
competente. De manera genera~ la solicitud comprende los elementos siguientes: el nombre y
la direccion del solicitante y, si el solicitante tiene su direccion fuera del pais, el domicilio
constituido por el en el pais; una reproduccion de la marca; y una enumeraci6n clara y
completa de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca.
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48. En el caso de un solicitante que tiene su direccion fuera del pais, generalmente es
necesario que posea una direccion en el pais de que se trata a fin de que toda comunicacion
que se le dirija, antes o despues del registro de su marca, pueda llegar a sus manos. En
genera~ el domicilio elegido correspondera a la direccion en el pais de un agente de marcas,
mandatario al que recurre un solicitante extranjero para proceder al registro de la marca en ese
pais. Cuando una solicitud de registro de marca es presentada por un mandatario, el solicitante
debe firmar un poder que autorice al mandatario a obrar en su nombre, y ese poder debera
presentarse a la o:ficina de marcas.
49. Respecto a la reproduccion de la marca que debe acompaiiar a la solicitud, tratandose de
una marca denominativa en la que no se reivindica ninguna forma, caracter o estilo especi~
bastara indicar la marca escnoiendola en caracteres normales. Tratandose de marcas con
elementos :figurativos, normalmente debera presentarse una o mas reproducciones de la marca
en la forma requerida.
50. La lista de los productos y servicios que la marca distinguira, y respecto de los cuales se
registrara, constituye uno de los elementos mas importantes de la solicitud. La lista podra ser
posteriormente reducida o limitada en caso de objeciones de oficio por parte de la o:ficina de
marcas o como consecuencia de una oposicion de tercero. Sin embargo, una vez presentada la
solicitud, la lista de productos y servicios no podra ampliarse. Para obtener un registro de la
marca para otros productos o servicios no cubiertos en la solicitud seria necesario presentar
una nueva solicitud de registro listando esos productos o servicios.
51. En un pais parte en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial es
posible reivindicar la prioridad de una solicitud anterior en otro pais. Cuando un solicitante
desea hacer valer la prioridad de una solicitud anterior en virtud del Convenio de Paris, debe
tambien mencionarlo en su solicitud indicando la fecha y el nfunero de esa solicitud anterior,
asi como el nombre del pais en que se present6. El solicitante esta tambien obligado en casos
semejantes a suministrar una copia de la solicitud anterior efectuado en el extranjero en un
plazo de tres meses a partir de la fecha de la solicitud posterior.
Examen de forma
52. El examen de forma de la solicitud de registro lo efectU.an funcionarios de la o:ficina de
marcas. Consiste en veri:ficar si la solicitud cumple todas las condiciones requeridas. Es
necesario verificar si la solicitud esta bien presentada, el nombre y la direccion del solicitante,
la reproduccion de la marca hecha en debida forma, la lista de productos y de servicios para los
que se ha solicitado la marca, con la indicacion de la clase o las clases correspondientes de la
Clasificacion Intemacional y, cuando la solicitud ha sido hecha por un mandatario, el poder
adecuado debidamente :firmado. Si esas condiciones nose llenan de la manera requerida, la
solicitud puede ser rechazada.
Examen de fondo
53. El procedimiento a seguir una vez concluido el examen de forma varia de un pais a otro.
En muchos paises, la etapa siguiente consiste en un examen de fondo. Se procede a un examen
de la marca con miras a asegurar que no sea inadmisible por cualquier razon objetiva o por
causa de conflicto con el derecho de un tercero. En el primer caso, se trata de examinar la
marca para verificar si posee un caracter distintivo y no descriptivo, que no este constituida
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por el nombre generico del producto o del servicio de que se trata, que no sea contraria a las
buenas costumbres o al orden publico, que no sea susceptible de engaiiar a los medios
comerciales o a los consumidores, que no reproduzca ni imite banderas, emblemas o
denominaciones de Estados, etc. En lo que respecta a los derechos de terceros, es importante
asegurar que la marca no sea identica o similar a una marca que ha sido solicitada o registrada
anteriormente para productos o servicios identicos o similares. El examen de las marcas
anteriores puede efectuarlo de o:ficio la administraci6n naciona~ o por oposici6n de terceros.
Procedimiento de oposici6n
54. La instancia de oposici6n prevista en muchas leyes de marcas responde a la preocupaci6n
de dar a las personas que podrian ser lesionadas por el registro de una marca la posibilidad de
hacer valer sus objeciones. Esta posibilidad de hacer oposici6n es util tambien en el sentido de
que permite consetvar un verdadero derecho de inspecci6n sobre el sistema de examen.
55. El procedimiento de oposici6n requiere la publicaci6n de la solicitud y de un aviso en
alg{:m 6rgano de difusi6n publica por el cual se hace un llamado a oposiciones. Es necesario
que se publique una reproducci6n de la marca y de la lista de productos o servicios a los que se
aplica la marca depositada.
56. En la practica, la o:ficina de marcas o el solicitante del registro hace publicar un aviso de
la solicitud de registro de marca en un 6rgano de publicidad o:ficial e invita a todas las personas
interesadas a comunicar las razones por las que se oponen al registro de la marca si estiman
que es inadmisible por cualquier raz6n objetiva o por entrar en conflicto con derechos de un
tercero. Una vez publicada la solicitud, cualquier tercero interesado puede presentar oposici6n
en el plazo estipulado para el efecto, justi:ficando su oposici6n.
57. Si dentro del plazo seiialado nose ha presentado ninguna oposici6n, la marca es
registrada. Pero en caso de oposici6n, el solicitante debe tener la posibilidad de responder y la
o:ficina de marcas debe determinar si la oposici6n es o no admisible. La o:ficina examina los
motivos aducidos en apoyo de la oposici6n, asi como la contestaci6n del solicitante, y se
pronuncia en favor o en contra del registro de la marca. Naturalmente, esta decision puede ser
objeto de un recurso ante las instancias de apelaci6n competentes.
DURACION Y VIGENCIA DEL REGISTRO
58. Una marca no se registra por una duraci6n ilimitada. Lo contrario seria injusto, pues las
marcas que ya no presentaran ninglin interes legitimo para su propietario continuarian estando
protegidas mientras que el uso de marcas identicas o analogas por otros estaria prohibida. Por
esta raz6n, la duraci6n del registro esta limitada en el tiempo, fijandose generalmente en diez
aiios.
59. Sin embargo, esto no significa que la duraci6n total de la protecci6n sea de diez aiios. El
propietario de una marca puede renovar el registro de su marca por un nlimero indeterminado
de periodos suplementarios de diez aiios, mediante el pago de una tasa de renovaci6n. Las
leyes generalmente preven un plazo de gracia para el pago de la tasa de renovaci6n de los
registros de marcas. Tal plazo de gracia tambien esta previsto en el Convenio de Paris para la
Protecci6n de la Propiedad Indust~ el cual estipula un plazo de gracia minimo de seis meses
para esos efectos. Las renovaciones de registro se inscriben en el registro y son publicadas.
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60. La vigencia del registro de una marca puede terminar de tres maneras principales: por
caducidad, por anulacion o por cancelacion. La caducidad del registro ocurre por vencimiento
de su plazo sin que se solicite oportunamente la renovacion, sea antes del vencimiento o dentro
del plazo de gracia estipulado para el efecto. La caducidad normalmente opera de pleno
derecho, sin necesidad de una declaracion expresa por la autoridad. Algunas leyes permiten
"restaurar" un registro vencido o caduco si ello se solicita dentro de un plazo determinado y se
paga la tasa prevista. La anulacion del registro de la marca requiere siempre una declaracion
de una autoridad administrativa o judicial. Ella se pronunciara cuando la marca se registro en
contravencion de las disposiciones de la ley, en particular sin respetar las prohibiciones
absolutas, en cuyo caso puede haber una nulidad absoluta, o las prohibiciones relativas
(derechos anteriores de terceros) previstas en la ley. Los efectos de la anulacion de un registro
viciado de nulidad absoluta se retrotraen hasta la fecha en que se efectuo ese registro.
61. La cancelacion de un registro de marca generalmente esta prevista en las leyes como
sancion por la falta de uso de la marca dentro de un plazo determinado. Una vez registrada la
marca, ella debe usarse en el comercio en relacion con los productos o servicios para los cuales
se registro. Si la marca se registra pero luego nose usa realmente en el comercio, el registro
puede ser cancelado por la autoridad competente a pedido de cualquier persona interesada, y
en algunos paises inclusive a pedido de una autoridad publica. Las leyes generalmente
estipulan un plazo entre tres y cinco afios contados desde la fecha del registro para iniciar el
uso de una marca. Transcurrido ese plazo, el registro puede ser cancelado por un pedido
directo de un tercero, o por un pedido en via de defensa o reconvencion en caso de oposicion
o de litigio.
ALCANCEDELOSDERECHOSCONFERIDOSPORELREGffiTRO
Derechos exclusivos
62. Por la expresion "derecho exclusivo" se entiende el derecho que tiene el titular del
registro de prohibir a terceros ciertos actos que se refieren a 1a marca. Se trata de un
prohibendi, es decir el derecho de prohibir el uso de 1a marca a terceros. Para comprender en
que consisten los derechos exclusivos del propietario de una marca es, pues, necesario analizar
cuales son los actos mencionados.
m
63. Un primer acto que queda reservado al titular de la marca es el de fijar o colocar la
marca sobre el producto o sobre su envase, envoltorio o acondicionamiento, o sobre materiales
o soportes usados en relacion con los servicios ofrecidos por el titular de la marca. Algunas
leyes reconocen como corolario del derecho de colocar la marca, el derecho de suprimir una
marca una vez colocada sobre el producto, o rellenar envases o envoltorios que llevan la marca
para emplearlos en relacion con el mismo tipo de productos. Tambien se permite al titular de
la marca perseguir la fabricacion no autorizada de etiquetas, envoltorios y envases que llevan la
marca, cuando estuviesen destinados a usarse para los productos cubiertos por el registro.
64. El propietario de una marca puede proht"bir a terceros usar en el comercio la marca
registrada o cualquier otra marca analoga que pueda prestarse a confusion en productos o
servicios para los cuales se ha registrado la marca o para productos o servicios semejantes si
este uso es susceptible de causar confusion.
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65. Puede tambien prohibir a terceros todo otro uso de una m.arca ode un nombre comercial
que se le asemeje, sin justo motivo, y en condiciones que puedan causarle un peJ.juicio. Asi, las
leyes de m.arcas modemas tienden a reconocer que el derecho exclusivo conferido por el
registro tambien da a su titular el derecho de actuar contra cualquier uso de su m.arca, incluso
para productos o servicios diferentes de aquellos para los cuales se registro, cuando tal uso
pudiera causar confusion o un riesgo de asociacion respecto a la procedencia empresarial de
los productos o servicios, o pudiera implicar un aprovechamiento injusto del prestigio de la
marca registrada, o causar una dilucion de la fuerza distintiva de la marca o un peJ.juicio para
su valor comercial.
66. Los derechos exclusivos conferidos por el registro permiten al titular de la m.arca
impedir, en los casos mencionados antes, actos de uso de 1a marca en el comercio respecto a
productos o servicios que llevan la marca protegida. A estos efectos, se entiende por uso en el
comercio principalmente los actos de vender, ofrecer en venta, importar, exportar y almacenar
para alguno de esos fines los productos respectivos, asi como usar la m.arca en los documentos
y papeles de comercio (membretes, facturas, etc.) y en 1a publicidad en cualquier medio de
difusion.
67. Finalmente, cabe mencionar que algunas legislaciones tambien permiten expresamente al
titular del registro de la m.arca oponerse a cualquier uso de la m.arca como nombre generico de
productos o servicios en circunstancias en que ello podria acarrear la vulgarizacion o
generizacion de la m.arca. Tal seria el caso, en particular, cuando la marca se insertara en
diccionarios de la lengua como palabras comunes o genericas para designar a un producto o
servicio.
Limitaciones a los derechos exclusivos
68. Ademas de estipular los derechos exclusivos que el registro de la m.arca confi.ere, las
leyes tambien estipulan ciertas limitaciones o excepciones a esos derechos. Hay cuatro casos
de excepcion a los derechos exclusivos que cabe destacar.
69. El primero se refiere al derecho que tiene cualquier comerciante de indicar sobre sus
productos o en relacion con sus servicios su propio nombre o su direccion, siempre que lo
haga de buena fe, a titulo meramente informativo (no como marca) y de modo que no induzca
a confusion respecto a 1a procedencia empresarial de los productos o servicios. En tales casos,
aUn. cuando el nombre o direccion indicado por el tercero en sus productos comprendiera a 1a
marca registrada, el titular de esta no podria oponerse a su uso.
70. Un segundo caso se re:fiere a las indicaciones o informaciones que un tercero mencionara
respecto a sus productos o servicios relativas a las caracteristicas de los mismos, por ejemplo,
su origen geogra:fico, calidad, composicion, cantidad o precio. Tal uso tampoco podria ser
impedido por el titular de la m.arca si se hiciera de buena fe, a titulo meramente informativo (no
como marca) y de modo que no induzca a confusion respecto ala procedencia empresarial de
los productos o servicios.
71.
Una tercera excepcion es la que permite a todo comerciante usar una marca ajena con el
fin de hacer indicaciones o proporcionar informacion sobre la disponibilidad, utilizacion,
aplicacion o compatibilidad de sus productos (o servicios) en relacion con los que la marca
ajena distingue. Esta excepcion se aplica especialmente en el comercio de productos de
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recambio o repuesto, y piezas de accesorios. Por ejemplo, un fabricante o comerciante puede
anunciar que sus lentes fotognificos ''Vivitar" son compatibles con aparatos fotograficos
''Nikon".
72. Finalmente, las leyes establecen como limitaci6n a los derechos exclusivos la regla del
"agotamiento" del derecho. En virtud de esta regla, cuando un producto que lleva la marca ha
sido introducido en el comercio por el titular de la marca o por otra persona con el
consentimiento del titular (por ejemplo, un licenciatario ), dicho titular no podra impedir la
posterior circulaci6n comercial de ese producto. La introducci6n del producto en el comercio
"agota" el derecho exclusivo de marca con respecto a ese producto. Sin embargo, el
agotamiento del derecho no opera cuando el producto o su acondicionamiento ( envase o
embalaje) hubiese sufrido alguna alteraci6n, modificaci6n o deterioro despues de su
introducci6n en el comercio. En tal casos, en salvaguardia del prestigio de la marca y de su
responsabilidad civil, el titular de la marca puede impedir que esos productos sigan circulando.
CONTRATOS DE LICENCIA
73. Dado que el titular de la marca tiene el derecho de impedir a terceros usar en el comercio
su marca, el titular tendra tambien la posibilidad de autorizar tal uso. El titular podra otorgar,
por contrato, a otra persona o empresa una autorizaci6n o licencia de uso de su marca para
todos o algunos de los productos o servicios para los que se ha registrado la marca.
74. Los contratos de licencia desempeftan un papel particularmente importante en los paises
en desarrollo donde la creaci6n y el desarrollo de empresas comerciales dependen con
frecuencia del apoyo asegurado por contratos de licencia. Los contratos de licencia de marca
se encuentran a su vez al centro de otros contratos mas amplios, como contratos de
transferencia de tecnologia de fabricaci6n, y contratos de franquicia que permiten al
licenciatario usar la marca y beneficiar de un apoyo tecnico y comercial necesarios para
asegurar beneficios razonables de su inversion.
CONCLUSION
75. El desarrollo econ6mico de un pais depende de muchos factores. Aunque el uso y la
protecci6n de las marcas no sean indudablemente el factor mas decisivo, el sistema de marcas
puede, sin embargo, influir de manera no desdeftable en el desarrollo econ6mico de un pais.
Recordemos que las marcas permiten a las empresas comercializar mas eficazmente sus
productos y estimulan la competencia. Esta conduce a una mejora de la calidad de los
productos y permite aumentar la producci6n, el empleo y la demanda. Estos resultados
tendrcin en general, a su vez, consecuencias fiscales favorables para el pais interesado, y
contribuircin a mejorar la calidad de vida de la problaci6n en general y a estimular el desarrollo
comercial, social e industrial (incluido el agricola, si el aumento de la producci6n tiene por
resultado un aumento de la demanda de materias primas). Las marcas representan un
importante factor del comercio y los intercambios, tanto en el plano nacional como en el
intemacional. Cuando son objeto de una protecci6n juridica adecuada, las marcas pueden
responder a los intereses legitimos de empresas, consumidores y autoridades nacionales y asi
pueden favorecer el desarrollo de las economias nacionales y del comercio intemacional.
[Fin del documento]
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