seminario nacional de la ompi sobre las disposiciones en

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OMPI/PI/SDO/99/5
ORIGINAL: Espafiol
FECHA: Enero de 1999
&I
SECRETARiA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REPUBLICADOMINICANA
e
ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
SEMINARIO NACIONAL DE LA OMPI SOBRE LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC
organizado per
la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
en cooperaci6n con el
Registro de la Propiedad Industrial y Comercial,
Subsecretaria de Estado de Industria y Comercio
Santo Domingo, 27 y 28 de enero de 1999
LAS MARCAS EN EL CONVENI0 DE PARIS YEN EL
ACUERDO SOBRE LOS ADPIC. PRINCIPALES DISPOSICIONES
Documento preparado por Andres Moncayo, Profesor, Curso de Posgrado sobre
Propiedad Intelectual, Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires
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Introduceion
La marcas de fabrica 0 de comercio es todo signo, palabra, numero, letra, color, figura 0
una cornbinacion de ellos que, dispuesto en una forma original y distintiva, permite
diferenciar un producto 0 un servicio de los productos y servicios de un productor, fabricante
o una compafiia de aquellos productos y servicios de otros productores, comerciantes 0
empresas. La proteccion marcaria beneficia a productores, comerciantes, industriales y
consurnidores tanto de paises industrializados como en desarrollo. La justificacion economica
de la marca radica en el hecho de que las empresas destinan importantes recursos para
construirse un prestigio vinculado a la calidad de un producto 0 un servicio 0 a ciertas
caracteristicas asociadas a ellos.
Es decir que detras de una marca hay una suerte de garantia acerca de la existencia de
ciertas calidades y caracteristicas de un producto 0 un servicio. Es tambien a traves del
prestigio asociado a una marca 0 a la asociacion que esta permite establecer entre los
consurnidores y el producto en cuestion, la que permite aI industrial proteger el caracter
distintivo de un producto que es el resultado de un esfuerzo innovador 0 una mejora tecnica,
Si no existiese el derecho a excluir a otros del uso de una marca 0 el derecho a otorgar una
licencia para su uso, otras firmas 0 competidores podrian rapidamente apropiarse 0
aprovecharse del prestigio de una marca vendiendo, por ejemplo, productos mas baratos (0
incluso de menor calidad) bajo esa misma marca. Los beneficios sociales de las marcas
derivarian entonces de la existencia de productos diferenciados que permitirian apelar a la
preferencia de los consurnidores por una mayor variedad de productos, mejor calidad y un
menor costo de seleccion del consurnidor ante la ausencia de confusion en tomo a los
productos y servicios. Asimismo, una proteccion marcaria eficaz puede contribuir a la
existencia de mayores inversiones extranjeras 0 Iicencias frente a titulares de marcas
interesados en conservar el prestigio asociado a sus marcas mas alla de las fronteras de un
pais determinado. La produccion local bajo una Iicencia puede coadyuvar a la reduccion de
las importaciones y a la creacion de una infraestructura industrial I. La circunstancia de que
ademas de ser las marcas son una suerte de sefial distintiva en el comercio hace que estas
tengan un rol cada vez mas importantes en economias abiertas, donde las restricciones aI flujo
de bienes y servicios es menor.
I.
Las principales disposiciones del Convenio de Paris para la proteecien de la
propiedad industrial
Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en tres categorias
principales: A) el trato nacional, B) derecho de prioridad y C) Normas Comunes. En todo
caso, tienen mucha de estas normas un objetivo comun: atenuar el rigor del principio de
territorialidad de las leyes de propiedad industrial y facilitar de esa manera la expansion de las
actividades empresarias mas alla de las fronteras nacionales. Se omitira la mencion de las
marcas notoriamente conocidas porque seran tratadas separadamente en este seminario.
A) EI principio de trato nacional a los nacionales de los Estados parte: El Convenio
establece que los nacionales de cada uno de los paises de la Union gozaran en todos los demas
paises de la union (en 10 que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial), de las
I
UNCT AD, "The TRIPs Agreement and Developing Countries", UNCTADIITE/1, 1996, p.42.
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ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente 0 en el futuro a sus nacionales, todo
ella sin perjuicio de los derechos especialmente previstos en el Convenio.
Este principio se hace extensible tambien a aquellos nacionales de Estados que no sean
parte del Convenio, pero que tengan un domicilio 0 tengan un establecimiento industrial 0
comercial efectivo y serio en el territorio de alguno de los Estados parte. Este principio
cumple dos objetivos basicos: (i) evitar la discriminaci6n entre nacionales y extranjeros 0
nacionales de terceros Estados en cuanto a la aplicaci6n de la legislaci6n nacional y a sus
ventajas se refiere, asi como a las normas comunes del Convenio, confiriendoles a estos
ultimos la misma protecci6n y recursos legales frente ataques a la propiedad industrial que a
los nacionales, siempre que se cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los
nacionales, y (ii) no se puede exigir reciprocidad por parte de los demas Estados parte, esto es,
condicionar la protecci6n que se confiere en un pais a la existencia de protecci6n identica 0
similar en el pais de origen de quien pretende ampararse en la legislaci6n nacional.
B) EI derecho de prioridad: este derecho implica que sobre la base de una primera solicitud
de registro de marca regularmente presentada en uno de los Estados parte del Convenio, el
solicitante podra, durante 6 meses, solicitar la protecci6n en cualquiera de los demas Estados
parte. Tales solicitudes posteriores seran consideradas como presentadas el mismo dia de la
primera solicitud. Es decir, las solicitudes posteriores a la primera tendran prioridad sobre las
solicitudes que otras personas puedan presentar durante los 6 meses respecto a la misma
marca y, por ende, no se veran afectadas por ningun hecho posterior que haya tenido lugar en
el intervalo (e.g., la venta de productos que utilizan la marca cuyo registro se ha solicitado).
De esta manera, un solicitante que desea protecci6n en varios paises no esta obligado a
presentar todas las solicitudes simultaneamente en distintos paises (generalmente en aquellos
en los que va a utilizarse la marca, exportar el producto, etc.), sino que dispone de seis meses
para organizar la protecci6n de la marca en distintos paises.
C) Normas Comunes
C.(i) Independencia de los registros:
Las condiciones para la presentaci6n y registro de las marcas de fabrica 0 de comercio
se rigen en cada Estado parte por su propio derecho intemo. Por ella, no podra rechazarse una
solicitud de registro de una marca presentada por una persona de un Estado parte, ni se podra
invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera sido presentada, renovada, registrada en
el pais de origen. Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado parte, el signo
marcario se considera independiente de las marcas eventualmente registradas en cualquier
otro pais, incluido el pais de origen. Esto significa que la caducidad 0 anulaci6n de un
registro de una marca en un Estado parte no afecta la validez de los registros en los demas,
C.(ii) La proteccion de la marca tal cual es:
Toda marca regularmente registrada en el pais de origen (donde el solicitante tiene
establecimiento serio y efectivo, 0, en su defecto, domicilio) sera admitida para su dep6sito y
protegida tal cual es en los demas Estados parte, cuando asi se solicita. Este principio sin
embargo, se aplica en circunstancias especiales en las que, por diferencias en las legislaciones
intemas de cada pais que son las que en definitiva establecen las condiciones para registrar un
signo marcario, una marca sea solicitada y aceptada regularmente en un pais, pero rechazada
en otro. Esto puede ocurrir cuando en un pais se admiten determinados signos como marcas
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(e.g., marcas formadas con simples numeros) que en otros paises parte de la Convencion no se
aceptan. El principio comentado tiende a reducir el impacto que pueden producir las
diferencias legislativas entre los Estados parte.
Sin embargo, se ha dicho que de todos modos el Estado parte que debe respetar este
principio no estara obligado a interpretar la noci6n de marca de manera diferente a la
establecida en su legislacion nacional. En consecuencia, si un objeto tridimensional como tal
o "una melodia que sirva de firma" se registran como marca en el pais de origen, pero no se
consideran marca en el otro pais, este ultimo no esta obligado a registrar y proteger esas
rnaterias",
C.(iii) Obligacion de usa de fa marca: Si en un Estado parte fuera obligatoria la utilizaci6n
de la marca registrada, el registro no podra ser anulado sino despues de un plazo razonable
(que el Convenio no define 0 establece) y siempre que el titular de la marca no justificare las
causas de su inaccion (e.g., fuerza mayor, etc.).
D) Efectos y alcances del Convenio
A excepci6n de los principios y normas comunes que son de aplicacion obligatoria para
los Estados parte, el Convenio mantiene inalterada la facultad de los Estados para determinar
si el derecho excl usivo a una marca se adquiere por el usa 0 por el registro, decidir si el
registro de las marcas debe 0 no someterse a un examen previa para determinar si una marca
entra en conflicto con los registros existentes, etc.
De todos modos todo pais que sea parte del Convenio se compromete a adoptar, de
conformidad con su Constitucion, las medidas necesarias para asegurar la aplicacion del
Convenio. Se entiende que al momento de ratificar 0 adherir al Convenio los paises se halloo
en condiciones, conforme a su legislacion interna, de aplicar las disposiciones del Convenio.
La aplicacion directa del Convenio dependera de si un tratado necesita 0 no un acto de
incorporacion 0 recepci6n al ordenamiento juridico. Su efecto directo (es decir su
invocabilidad directa por los particulares frente a los tribunales nacionales depende del grado
de imperatividad de sus normas (autoejecutioriedad) y la interpretacion que de elias hagan los
tribunales.
En todo caso, ha sido la falta de mecanismos viables de resolucion de disputas y la
evolucion del comercio internacional caracterizado por una mayor volumen de intercambio de
productos de mayor valor agregado y el aumento de la pirateria y falsificacion de marcas que
indujo a los paises industrializados a incluir en el marco de la ronda Uruguay del GATT la
negociacion de un acuerdo especial cuyo objetivo seria de elevar los estandares de proteccion
de la propiedad intelectual y comprender un mecanismos de resolucion de conflictos agil y
efectivo. Es asi que se lIega al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
IntelectuaJ Relacionados con el Comercio (en adelante el "Acuerdo" 0 el "ADPIC").
II)
EIADPIC
El Acuerdo establece estandares minimos de proteccion aplicables a practicamente
todas las categorias existentes de propiedad intelectual que los Estados deben curnplir y
2
Bodenhausen, G.H.C., "Guia para la aplicacion del Convenio de Paris ", BIRPI, 1969, p.122.
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adoptar. En relacion a las marcas, tales norrnas minimas de proteccion tienden en buena
medida a "generalizar principios, reglas y estandares de proteccion comunes a los paises
industrializados", y al mismo tiempo, a poner termino a ciertas especificidades de las
legislaciones marcarias de algunos paises que pueden ser gravosas para el comercio
.
.
13 .
mternaciona
En primer instancia, las normas del ADPIC en materia de marcas constituyen un
reforzamiento de las principales normas y principios del Convenio de Paris, pues el primero
exige a los Estados miembro a cumplir con el Convenio.
Asimismo, el ADPIC consagra tres principios basicos que se aplican a todas las
materias de propiedad intelectual: (i) el estdndar minimo, (ii) trato nacional y (iii) fa clausula
de fa nacion mas favorecida.
Se establece que fa proteccion minima que los paises estan obligados a conferir es la
contenida en el Acuerdo, pero se les permite otorgar una proteccion mas amplia a la prevista
en el Acuerdo, siempre que no sea contraria a sus disposiciones. Es por ella que el Acuerdo
establece la libertad de metodos, esto es, deterrnina que los paises son libres de establecer el
metoda 0 procedimiento mas adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo.
EI trato nacional, implica para cada miembro la obligacion de conceder a los nacionales
de los demas miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales con respecto a la proteccion de la propiedad intelectual.
Finalmente, en virtud del principio de fa nacion mas favorecida, toda ventaja, favor 0
privilegio concedido por un miembro a nacionales de otro pais, sea 0 no miembro con
respecto a la propiedad intelectual, se concedera inmediatamente a los nacionales de los
demas miembros, a menos que esas ventajas deriven de acuerdos internacionales sobre
asistencia judicial y observancia de la ley de caracter general 0 de acuerdos relativos a la
proteccion de la propiedad intelectual vigentes antes del I de enero de 1995, siempre que tales
tratados se hayan notificado al Consejo de TRIPs y no constituyan una discrirninacion
arbitraria 0 injustificable contra los nacionales de los demas miembros.
II.A) i.Que se debe proteger de acuerdo al ADPIC y desde que momento?
EI ADPIC no define el concepto de marca, sino que describe "la materia objeto de
proteccion" al disponer que puede "constituir una marca de fabrica 0 comercio cualquier
signa 0 combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes 0 servicios de una
empresa de los otros de otras empresas", Tales signos podran registrarse como marcas de
fabrica 0 de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras,
10mimeros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como la
combinacion de tales signos.
En definitiva, se ha formulado en el Acuerdo una enumeracion meramente enunciativa
que abre la posibilidad para que los miembros comprendan dentro de la proteccion marcaria a
3
Massaguer, J. YMonteagudo, M., "Las nonnas relativas a las marcas de fabrica 0 de comercio del
Acuerdo sobre los ADPIC", en los Derechos de Propiedad Intelectual en la Organizacion
Mundial del Comercio", CEFI, Madrid, 1996, T 1, p. 155.
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cualquier otro elemento que por si 0 en combinacion con otros, sean capaces de distinguir los
bienes y servicios de una empresas con los de otra empresa incluidos los que no son
perceptibles visualmente.
Sin embargo, este concepto abierto de "materia objeto de proteccion" parece no obligar
necesariamente a los miembros a conferir proteccion a las marcas tridimensionales ni a las
marcas defensivas, de reserva 0 de certificacion (tal como existe en algunos paises)".
Tampoco estan obligados a proteger las marcas sonoras y olfativas, desde el momento que el
Acuerdo reconoce a los Miembros la posibilidad de exigir como condicion para el registro de
una marca que los signos sean perceptibles visualmente.
Los miembros podran supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante el uso
efectivo de una marca no sera condicion para la presentacion de una solicitud de registro. De
todos modos, dicha posibilidad esta sujeta a una limitacion temporal, ya que "no se denegara
ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la
expiracion de un periodo de tres alios contados a partir de la fecha de solicitud". Esta
disposici6n es el resultado de un compromiso entre aquellos paises que como los Estados
unidos, Reino Unido y Canada exigen el uso efectivo, 0 la intencion de uso de la marca y los
demas paises, en especial el Japon (y la CE) par quienes el uso de la marca previo al registro
no debia erigirse en una condicion para acceder a su registro", En estos ultimos, al igual que
en America Latina los derechos exclusivos sobre el signo se adquieren en general con el
registro.
I1.B) Oposicion, publicacion y nulidad
EI Acuerdo obliga a los miembros a publicar cada marca antes de su registro 0 sin
demora, despues de el, y ademas se los faculta a que establezcan una oportunidad razonable
para que el registro pueda ser anulado. Queda librada a la discrecion de los miembros la
posibilidad de exigir ambos tipos de publicidad y de definir y precisar el alcance del
procedimiento 0 sistema de oposiciones a las solicitudes de marcas. Tambien queda librado a
la libertad de los miembros establecer una oportunidad para que el registro marcario pueda ser
anulado dentro de un "plazo razonable", definicion que dependera de la legislacion intema de
los miembros.
I1.C) Derechos exclusivos y excepciones
El articulo 16.1 define expresamente el derecho del titular de una marca de fabrica
registro, como:
0
de
"el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento,
utilicen en el curso de operaciones comerciales signos identicos 0 similares para bienes
y servicios que sean identicos 0 similares a aquellos para los que se ha registrado la
marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusion".
Escudero, Sergio, "TRIPs: El Alcance de la proteccion a las marcas de fabrica 0 de comercio y a
las indicaciones geograficas", SELA, Seminario Regional sobreaplicaci6n del Acuerdo de
TRIPs, Caracas, 1995 (SP/SRAT/DTNo. 4.
5 Correa, Carlos, "El Acuerdo de TRIPs", Editorial Ciudad de BuenosAires, 1996.
4
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Asimismo, establece esa disposicion que en caso de que se use un signo identico para
bienes 0 servicios identicos, se presumira que existe probabilidad de confusion. En ese
sentido, debe aclararse que no toda utilizacion seria ilicita de conformidad con eI ADPIC, sino
solo aquella que entraiie una probabilidad de confusi6n6 . Eso si, no se aclara si la presunci6n
de confusion aludida admite 0 no admite prueba en contrario. Queda librado a la discreci6n
de los legisladores de cada miembro 0 de su jurisprudencia la determinacion del contenido y
alcance que debe darse a la probabilidad de confusion. De la norma mencionada, parece
desprenderse que una marca no registrada no confiere derechos exclusivos a sus tituIares, a
menos que sea una marca notoria (que sera objeto de otra presentaci6n en el seminario).
EI Acuerdo admite que los miembros establezcan 10 que se denominan "excepciones
limitadas" aI derecho de marca, siempre que se tengan en cuenta los intereses legitimos del
titular de la marca y de los terceros. En este sentido, cabe destacar que, contrariamente al
caso de las patentes, el Acuerdo no se refiere explicitamente al derecho exclusivo de importar
los bienes 0 servicios protegidos. Ello abre la posibilidad de que a nivel nacional ellegislador
determine si son admisibles 0 no las importaciones paralelas. Estas ultimas se producen
cuando se importa a un pais determinado un producto genuino protegido por una marca que
fue puesto en el comercio de otro pais por eI propio titular 0 un terceros por 151 autorizado.
Quienes aceptan la teoria del agotarniento intemacional de derechos consideran que una vez
puesto el producto en eI mercado de cualquier pais por el propio titular de la marca 0 por un
tercero por 151 autorizado (e.g., distribuidor 0 licenciatario, etc.) quedan agotados los derechos
de distribucion 0 el derecho a controlar las sucesivas reventas que del producto se hagan. En
ese contexto, no podria el titular de la marca invocar su titulo para bloquear la importacion de
un producto genuino (y no falsificado) respecto aI cual este ya se beneficia econ6micamente
con las ventas y regalias de las licencias en el exterior.
II.D) Duracidn de la proteccion
Una norma sustantiva del Acuerdo establece un plazo minimo de duraci6n del registro
inicial (7 alios) y la renovaci6n indefinida por periodos aI menos identicos sujeto a los
requisitos adicionales de uso que pueda requerir el Estado.
II.E) EI requisito del uso de la marca para la conservaeion del registro
EI requisito del usa de la marca para la conservacion del registro esta estrechamente
vinculada a las funciones que la ley Ie atribuye a las marcas y pretende proteger. En efecto, la
marca debe cumplir una funci6n de calidad y garantia para los consumidores y debe contribuir
a la sana competencia permitiendo distinguir los productos de unos de los productos de otros.
Mal puede cumplir un registro tal funci6n si este no se utiliza. Asimismo, eI mantenimiento
de marcas que realmente no se utilizan originan un carga enorme para las oficinas locales de
propiedad industrial y pueden bloquear 0 impedir el registro de signos por parte de quienes
quieren realmente utilizarlos.
En este sentido el Acuerdo (a1 igual que el Convenio de Paris) faculta, pero no obliga a
los miembros a preyer el requisito de uso obligatorio de la marca. En tal supuesto, el
6
Massaguer, J. y Monteagudo, M., ob.cit., p.166.
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Acuerdo establece pautas minimas que deberan observarse a1legislar sobre la materia. Asi, se
establece que en caso de preverse en la legislacion intema tal requisito de uso, este solo
tendria efectos a partir de los 3 alios ininterrumpidos de falta de uso por parte del titular.
Ademas, no debe mediar razones validas que justifiquen la falta de uso (circunstancias que
escapen al control dellicenciatario, u otro tercero autorizado por el titular, etc.).
I1.F) La naturaleza de las normas del ADPIC
La cuestion de la aplicabilidad del Acuerdo y su ejecutoriedad ha suscitado
interpretaciones diferentes acerca de la naturaleza de las normas del Acuerdo.
Asi, se ha dicho que eI Acuerdo establece una regulacion minima dirigida a los Estados
y organizaciones intergubemamentales (Ia CE), pero no les obliga a adoptar las medidas
necesarias para incorporarla a sus respectivos ordenamientos, sino tan solo dispensar a los
nacionales de los demas miembros la proteccion minima acordada por el ADPIC. Es por eso
que, desde esta optica, se considera que para aquellos casos en que los estandares minimos del
Acuerdo no se hayan consagrados 0 plasmados en una ley intema, estos podrian ser invocados
directamente por los particulares dada la autoejecutoriedad de muchas de sus disposiciones.
Por otra parte, hay quienes enfatizan mas el hecho de que el regimen del Acuerdo no
confiere directamente derechos subjetivos a particulares, sino estandares minimos que los
miembros tienen que respetar y que en caso de incumplimiento los someteria al mecanismo de
resolucion de disputas previsto en el tratado.
De todos modos no debe olvidarse que el Acuerdo contiene una variada gama de
disposiciones de las que en algunos casos puede inferirse la necesidad de legislacion
especifica, mientras que en otros pareceria que la norma es suficientemente imperativa como
para no requerir una implementacion concreta como la prohibicion de otorgar licencias
compulsivas u obligatorias de marcas.
Finalmente, aI interpretar las normas del Acuerdo no debe olvidarse que los paises en
vias de desarrollo cuentan con un periodo de transicion que les permite aplazar su aplicacion
por un tiempo y que eI propio tratado contiene principios interpretativos (articulos 7 y 8 del
Acuerdo) que hacen hincapie en la necesidad de que se transfiera tecnologia a los paises
menos desarrollados y que se logre una armonizacion en materia de propiedad industrial que
beneficie tanto a los proveedores 0 productores de tecnologias como a los usuarios.
[Fin del documento]