352.06 CHRITS rotulo
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JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. UNO Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.352/2006 Parte demandante: CHRIST JUWELIERE UND UHRMACHER SEIT 1863 GMBH Procurador: Juan Carlos Olcina Hernández. Abogado: Patricia Kotch Moreno Parte demandada: RAMESH JESWANI JESWANI y GOLD KRAMER SL Procurador: Estefanía Ripoll Garrigos Abogado: Pedro Beltrán Gamir SENTENCIA núm.29/07 En Alicante, a 2 de febrero de 2007 Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 352/2006 promovidos a instancia de CHRIST JUWELIERE UND UHRMACHER SEIT 1863 GMBH representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Juan Carlos Olcina Hernández y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. Patricia Kotch Moreno contra RAMESH JESWANI JESWANI y GOLD KRAMER SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Estefanía Ripoll Garrigos y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a Pedro Beltrán Gamir , sobre infracción de marca comunitaria y nulidad de rótulo de establecimiento ANTECEDENTES DE HECHO Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia en " virtud de la cual se declare: 1. el derecho exclusivo y excluyente de la actora a utilizar la marca comunitaria Núm. 1.839.166 CHRIST 2. que los demandados infringen o han infringido la marca comunitaria Núm. 1.839.166 CHRIST 3. que la solicitud y registro del rotulo de establecimiento 269.620 GOLD CHRIST o cualesquiera otra que se solicite por los demandados que incluya el vocablo CHRIST o uno similar a éste constituye infracción de la citada marca comunitaria 4. que el rotulo de establecimiento Núm. 269.620 GOLD CHRIST es nulo por incompatibilidad con la marca comunitaria anterior Núm. 1.839.166 CHRIST 5. que los demandados han causado a la actora daños y perjuicios, incluyendo ganancias dejadas de obtener, como consecuencia de la infracción de la citada marca comunitaria, que deben ser indemnizados Y como consecuencia de lo anterior se condene a los demandados a: 1. estar y pasar por las anteriores declaraciones 2 cesar en los actos que infrinjan la marca comunitaria Núm. 1.839.166 CHRIST mediante el uso, por sí o por terceros, de cualquier signo que consista en o que incorpore el término CHRIST u otra similar al mismo, incluyendo GOLD CHRIST 3 adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, retirar del tráfico económico y destruir material publicitario u documentos (tales como sellos, tarjetas de visita, folletos, etc..) en que figure el 1 distintivo CHRIST y/o GOLD CHRIST . En particular debe modificarse los rótulos utilizados en los locales comerciales en que figuren los distintivos CHRIST y/o GOLD CHRIST 4 satisfacer una indemnización coercitiva de 600 € diarios hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de la marca CHRIST 5 renunciar al rótulo de establecimiento Núm. 269.620 así como a no solicitar ninguna marca u otros signo distintivo que incorpore el término CHRIST u otro evidentemente similar, mientras esté vigente la marca comunitaria Núm. 1.839.166, para cualquier producto o servicio relacionado con joyería o relojeria, adornos y demás productos cubiertos por la marca de mi representada 6 pagar la indemnización de daños y perjuicios causados a la actora, como consecuencia de la infracción de las marcas CHRIST.Las ganancias dejadas de obtener se fijaran como un canon del 1% sobre la facturación obtenida bajo el distintivo GOLD CHRIST por los demandados 7 publicar, a su costa, la sentencia que se dicte en este procedimiento en dos diarios de difusión nacional, una revista con difusión en Gran Canaria (por ejemplo Hallo Gran Canaria de la Editorial Tourits Press SL que incorpora noticias de Canarias para turistas alemanes) y una revista especializada en el sector de la joyería 8 satisfacer las costas del presente procedimiento” Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y no suscitadas cuestiones procesales, se fijaron los hechos y se interesó por las partes la práctica de la prueba documental, que al no impugnarse su autenticidad, se admitió, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 429.8º LEC quedaron los autos para sentencia, sin previa celebración de juicio. Cuarto - En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero: La mercantil alemana CHRIST JUWELIERE UND UHRMACHER SEIT 1863 GMBH en su condición del titular de la marca comunitaria denominativa CHRIST Núm. 1.839.166 formula demanda contra RAMESH JESWANI JESWANI y GOLD KRAMER SL al comercializar esta mercantil artículos de joyería y bisutería bajo el nombre GOLD CHRIST, siendo el primero titular del rotulo de establecimiento num 260.620 GOLD CHRIST Son dos las acciones ejercitadas: a) la acción por infracción de los derechos marcarios derivados de su marca comunitaria prioritaria, por vulneración del derecho de exclusiva otorgado por el art. 9.1 a y 9.1.b del Reglamento de Marca Comunitaria 40/1994 (en adelante RMC), interesando las pretensiones declarativas, de cesación, de remoción, de prohibición, indemnizatorias y de publicidad expuestas en los antecedentes de hecho al amparo de lo previsto en los arts 41 y ss de la Ley de Marcas española, 17/2001, de 7 de 2 diciembre (en adelante LM) y Disposición Adicional 17ª de la misma ley en relación con los art 12,14 y 98.2 RMC y b) la nulidad del rotulo de establecimiento, al amparo del art 52 en relación con el art 6 LM 17/2001 En la contestación a la demanda, de manera acumulada y entremezclada en los hechos y fundamentos de derecho, sin la claridad y precisión deseable, se formulan una serie de motivos de oposición, que en síntesis son los siguientes: 1º) que no se entiende como es posible que el Juzgado de Marca Comunitaria pueda declarar la nulidad del rotulo de establecimiento registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y que la actora debía haber formulado oposición al registro o recurrir en alzada a la OEPM o via contenciosa la concesión; 2º) que RAMESH JESWANI JESWANI viene identificando sus locales dedicados a joyería como Gold Christ desde 1995, con carácter previo al registro de la marca comunitaria de la actora; 3º) que es titular desde el 21/5/2001 del rotulo de establecimiento Gold Christ solicitado el 30/10/2000 para su utilización en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, habiendo actuado de buena fe en el uso del mismo; 4º) que el término CHRIST es una denominación genérica y no puede servir para excluir a otras marcas que incluyan esta palabra ; 5º) que hay otras marcas en el mercado con igual denominación ( christ ) a las que tampoco se ha opuesto el actor ; 6º) que no hay riesgo de confusión y 7º) la inexistencia de daños y perjuicios Los rótulos de establecimiento regulados en la Ley de marcas de 1988 en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, desaparecen, estableciendo la Disposición Transitoria Tercera su régimen transitorio. Era el art 82 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas 82 la que definía este titulo de propiedad industrial (Se entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares) de ámbito local , ya que se registraban para el término o términos municipales que se consignasen en la solicitud ( art 83) y sometidos , en la medida en que no eran incompatibles con su propia naturaleza, a las normas relativas a las marcas ( art 85) Segundo.- Aunque ni en forma de declinatoria ( art 63 LEC ) ni en la contestación a la demanda ni en la audiencia previa se cuestiona la competencia de este Juzgado ni la acumulación de acciones planteada ( art 402, 405, 414 y 419LEC) la cuestión defensiva primera suscitada (incorrectamente en el apartado de hechos) es de orden publico , y controlable ex oficio ya que lo que se trata es de determinar si este Juzgado puede conocer, junto con la acción de violación de marca comunitaria ex art 92RMC , de una acción de nulidad de un rótulo de establecimiento nacional Al respecto ya se pronunciado este Juzgado en aquellos casos en los que una marca nacional posterior infringe el derecho de marca comunitaria anterior, consideraciones validas aquí, ya que al rotulo de establecimiento le es aplicable el régimen jurídico de la marca (DT 3ª de la Ley de Marcas 17/2001) Si en un principio pudiera pensarse que el Juzgado de marcas comunitario no tiene competencia para decidir sobre la nulidad de la marca nacional, pues no consta esta acción en el catálogo del artículo 92 RMC, considero que este resultado no es asumible, y que existen una serie de argumentos que permiten al Juzgado de Marcas Comunitario conocer de esta pretensión acumulada: i) El art. 105 RRM prevé los mecanismos de inhibición y litispendencia cuando se promuevan acciones por violación de marca por los mismos hechos y entre las mismas partes, ante tribunales de Estados miembros diferentes, ante uno de ellos sobre la base de una marca comunitaria y ante el otro sobre la base de una marca nacional, por lo que no desconoce esa acumulación que la inhibición conlleva. Además el considerando 16 3 del RRM expone que conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas; y esto se consigue admitiendo la acumulación, que es el mecanismo procesal adecuado a tal fin, indicando el citado considerando que cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento ii) la protección que al titular marcario le otorga el artículo 9 debe ser absoluta si se acredita la identidad de signos y productos, o la confusión o aprovechamiento indebido del carácter distintivo o la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos, en el caso de marcas notorias. Para conseguir que ius prohibendi sea efectivo ha de entenderse que el Juzgado de marca comunitaria que conoce de las accio nes de violación pueda, al conocer de estas acciones, declarar la nulidad de esas marcas nacionales posteriores de cobertura. Es imprescindible para tutelar la marca comunitaria frente a esa violación (y para eso se han creado) y no hay mayor protección frente a la violación de la marca comunitaria que poner fin a la causa que genera esa infracción. Si está causa es esa marca nacional posterior, hay que proceder a su eliminación (cegar o suprimir el foco del daño) en tanto que afectada de una causa de nulidad relativa, si así lo pide (como aquí ocurre) el actor. iii) El artículo 97 RRM al tratar del derecho aplicable establece que el tribunal de marcas debe aplicar su ordenamiento jurídico nacional, incluido su derecho internacional privado, sin acotación alguna y por ende no hay especial obstáculo en la aplicación por el Juzgado de marcas de las normas nacionales reguladoras de la caducidad/nulidad iv) No admitir que el Juzgado de marcas nacional comunitario pudiese declarar la nulidad de la marca nacional infractora podría provocar la paradoja de que esa marca se mantendría en el Registro (OEPM en el caso español) pero sin poder ser utilizada al menos contra el actor, con lo cual pasados cinco años, caducaría. No parece que tenga sentido esperarse al plazo de cinco años sino que directamente debe permitirse que el Juzgado o Tribunal de marcas comunitario elimine esa marca infractora del mercado y del Registro, si así se le pide v) No hay obstáculo procesal en admitir esta competencia desde el momento en que desde el punto vista objetivo este Juzgado, al compatibilizar las competencias derivadas del RMC ( art 86 bis LOPJ) con las propias de un juzgado mercantil , entre las que se encuentra las acciones en materia de propiedad industrial ( art 86ter ) es competente objetivamente, y territorialmente también, ya que esta acción de nulidad de marca nacional se acumula a la acción principal de protección de la marca comunitaria, que es la que determina el fuero territorial (art 53LEC), una vez afirmado por el Tribunal de Marcas Comunitaria el principio de” permeabilidad relativa” en auto de 23 de marzo 2005 en el que concluye que entre el Tribunal (y Juzgado) de Marca Comunitaria versus Tribunal (y Juzgado) Mercantil, aun siendo cierto que las competencias de uno y otro órgano están delimitadas por normas competenciales distintas, “no por ello existe absoluta y plena incomunicación entre ambas funciones, y que en realidad sí existen vasos comunicantes a través de un sustrato común, de modo que cuando menos se podría hablar de permeabilidad relativa entre la jurisdicción por Marca Comunitaria y la jurisdicción mercantil, principio del que su principal manifestación lo constituye el hecho de que para la LOPJ se trate de funciones distintas de un mismo órgano” y que “ proyecta sobre el Tribunal de Marca Comunitaria un indudable efecto llamada respecto de las acciones que se articulan, más allá del estricto marco del art. 92 RMC, 4 en defensa de la marca comunitaria”; tesis ratificada por posterior sentencia de 3 de febrero de 2006 (caso Lukoil contra Sarmet on Plus), auto de 13 de febrero de 2006 (caso Chatka contra Arimpex Promoqualita SL y otros) y de 23 de febrero de 2006( caso Inversiones MM50 SA contra José Manuel González Yanes) Se desestima, pues, el motivo defensivo, sin que el que no se formulase oposición al registro en vía administrativa ni se recurriese en vía contencioso administrativa vede la posibilidad de control judicial de la nulidad por el orden civil, ahora asignado a los Juzgados de lo Mercantil ( art 86ter LOPJ), al no concurrir el supuesto del art 53 LM Tercero.- El que el demandado RAMESH JESWANI JESWANI pueda venir identificando sus locales dedicados a joyería como Gold Christ con carácter previo (desde 1995 se afirma) al registro de la marca comunitaria de la actora no es motivo defensivo bastante para impedir las pretensiones ejercitadas ex art 92RMC, ya que ni en el derecho nacional vigente ni en el derogado cabe extraer de ese uso previo a) ni una adquisición a su favor por prescripción ni b) un derecho de preuso En cuenta a la adquisición (a), en derecho español la adquisición del derecho de marca (aplicable al rótulo y al margen de los supuestos de adquisición derivativa por transmisión de la marca ya existente) tiene lugar por el registro (artículo 2. 1LM actual, con el precedente en igual sentido del artículo 3. 1 de la Ley 32/1988). El registro aparece como constitutivo, dado que las marcas nacen cuando son registradas por exigencias de la seguridad jurídica. Al no ser titular de ningún derecho anterior al de la marca comunitaria de la actora, la consecuencia es que no entra en juego: a) el art 53.3 RMC, por lo que actora no tiene deber de tolerar el uso del signo confusorio por la demandada, ni b) el art 107 RMC que bajo la rubrica “Derechos anteriores de alcance local” reza “1. El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate” ya que no acredita la demandada qué derecho anterior al de la marca comunitaria de la actora ostenta , dado que el mero uso del signo “christ” no le confiere el ius prohibendi, ligado necesariamente al registro ( en este sentido se ha pronunciado este Juzgado de Marca en sentencia de 24/11/2006, asunto num 893/2005, MARITIM HOTELGESELLSCHAFT mbH contra HOTEL MARITIM TURISTIC SL) En cuanto al derecho de preuso (b), aunque no se emplee esta calificación jurídica en la contestación, lo que viene a mantenerse es que no hay violación de la marca comunitaria registrada ya que su titular (la sociedad alemana actora) no puede impedir el uso del signo christ por la demandada, ya que se ha venido usando de manera extrarregistral, previa, pacífica e ininterrumpida desde 1995. Ahora bien, tal motivo defensivo no puede estimarse ya que ni el RMC, que es el que determina ( art 1 y 2) el régimen jurídico de la marca de la actora, ni la Ley de Marcas española reconoce el derecho de preuso ni se establece limitación al ius prohibendi por ese uso previo del signo no registrado (art 12 RMC) en los términos pretendidos. En ese sentido, y respecto del derecho interno, la SAP de Asturias de 18/3/1993 y de igual manera y en cuanto a los modelos industriales (actualmente denominados diseños) la sentencia del TS de 13 de febrero de 2006, aplicando la legislación anterior a la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003, niega la aplicación analógica del derecho de preuso establecido para la patente, por lo que debe desecharse la extensión analógica del art 54LP a las marcas. Tesis mantenida por este Juzgado de Marca en sentencia de 24/11/2006, asunto num 893/2005, MARITIM HOTELGESELLSCHAFT mbH contra HOTEL MARITIM TURISTIC SL) 5 Cuarto.- La concesión al demandado del rótulo en su día no es tampoco razón bastante para impedir la demanda Son hechos incontrovertidos por admitidos y en todo caso documentados: i) La mercantil alemana CHRIST JUWELIERE UND UHRMACHER SEIT 1863 GMBH es titular de la marca comunitaria denominativa CHRIST Núm. 1.839.166 registrada, entre otros productos, para los de la clase 14 del Nomenclator consistentes en metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado comprendidos en esta clase; joyería, bisutería, piedras preciosas y semipreciosas y otras piedras de adorno; vajillas de metales preciosos, relojería e instrumentos cronométricos, solicitada el 5/9/2000 y concedida el 28/11/2001 ( doc num 5) ii) RAMESH JESWANI JESWANI es titular del rotulo de establecimiento num 260.620 GOLD CHRIST desde el 21/5/2001 solicitado el 30/10/2000 para su utilización en el municipio de San Bartolomé de Tirajana ( doc num 13 contestación) El que la demandada GOLD KRAMER SL (empresa de la que es administrador único RAMESH JESWANI JESWANI) esté autorizada para usar ese rótulo registrado en la OEPM no impide que pueda ser demandada por la actora, en su condición de titular de un signo marcario anterior. Así se infiere del art 53 RMC que dice que “ El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe”. Por tanto, solo si se cumplan los requisitos de la caducidad por tolerancia (art 53RMC y art 52LM), quedan consolidados los derechos del titular registral posterior ( ya sea este título una marca comunitaria ya una nacional o asimilada) En el caso presente no se acredita que el uso por los demandados haya sido conocido y consentido por la actora durante 5 años, (se admite en la audiencia previa que el conocimiento por la actora fue en junio de 2005) por lo que ésta puede oponerse al uso de la/s marca/s posterior/es, sin necesidad de plantearse en si nos encontramos ante una solicitud (la del rótulo) efectuada de mala fe Refuerza la anterior conclusión las siguientes consideraciones: i) el derecho exclusivo a utilizar la marca (nombre comercial o rotulo) registrada no implica un derecho absoluto hasta que no se anule. Aunque expresamente no se diga, se sobreentiende que el uso al que se refiere el art 34 LM es el uso legítimo, es decir, el uso conforme la ley y respetuoso con los derechos de terceros, que actúan como límites del alcance de esa faceta positiva del derecho de marca. Y entre éstos límites habrá que incluir, precisamente los derechos de los titulares de marcas prioritarias ii) el art 9 RMC indica que " El titular (está) habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico jurídico..." de signos idénticos o confusorios. Este ius prohibendi afecta, pues, a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito una marca posterior. Dicho de otra manera, esa condición de titular de una marca registrada posterior no le priva de la condición de tercero, y por ende, si su comportamiento (aunque sea usando su propia marca, sobre todo cuando se adiciona, altera o mutila en parte) se incardina en alguno de los supuestos del artículo 9.1 en relación con el artículo 9.2 RMC estará afectado por el ius prohibendi del titular marcario prioritario. Cosa distinta es que, al estar amparado en un título de propiedad industrial registrado, se valore tal circunstancia a la hora de fijación de daños y perjuicios (art 54 RMC en relación con el art 43 y 54 LM) 6 iii) las previsiones del derecho nacional al que se remite la norma comunitaria. Así lo dice expresamente el art. 55 de la Ley de Patentes española (El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya) y el art 51.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial española (El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior ) y aunque no aparece precepto de tenor semejante en la Ley de Marcas, existe identidad de razón para su aplicación en materia marcaria (art 4CC), a la que se remite el RMC en materia de infracción o violación ( art 14.1, 97 y 98.2) (Sentencia de este Juzgado de 18 de enero de 2007, asunto FRANCE TELECOM. ESPAÑA SA y AUTOCITY NETWORKS SA contra AUTOCITY ESPACIOS COMERCIALES SL, GOIG INVESTMENT SA y CARLOS MIGUEL OEHLING DURAN y Auto 26/1/2007, asunto 441/2006 CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST contra BOGA KONECTION SL) Quinto.-La alegación defensiva de que el término CHRIST es una denominación genérica y no puede servir para excluir a otras marcas que incluyan esta palabra no puede prosperar por las siguientes razones: 1º) de orden procesal: Si lo que se quiere afirmar es que “christ ” carece de carácter distintivo por ser genérico, ello supone mantener que la marca comunitaria num 1.839.166 no reúne los requisitos que exige el art 4 en relación con el art 7 del RMC, sin tener en cuenta la demandada el artículo 95 del RMC con arreglo al cual “1. Los tribunales de marcas comunitarias reputarán válida la marca comunitaria, a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad” . No puede por ello el Juzgado de Marca Comunitaria (como tampoco los restantes tribunales nacionales, art 103 RMC), cuestionarse la validez de la marca invocada por el actor por carencia de distintividad si el demandado no plantea en forma la demanda reconvencional interesando su nulidad o caducidad (art 92), explicado ello por la complejidad del sistema de control y protección jurisdiccional diseñado en el RMC: si bien en materia de violación de los derechos conferidos por la marca se ejercitarán las acciones directamente ante los Tribunales de Marcas Comunitarias integrados en la estructura judicial nacional que deben establecer los Estados miembros rigiendo la exclusividad jurisdiccional, en materia de nulidad y caducidad de la marca, se establece un doble sistema de control: las acciones directas se entablarán ante la OAMI ( art 50 Y 51 RMC ) pero con control judicial final del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia y en vía de demanda reconvencional ante los Tribunales de Marcas Comunitarias ( art 92) (sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria num Uno, de 4 de Abril de 2005, JO numero 37/2004, DEKKER OLIFANTA BV contra CORTEFIEL COMMERCIAL SA y otros).2º) de orden sustantivo: no se acredita que ese término sea genérico de los productos de joyería y en todo caso, no olvidar que los términos sugestivos o evocadores sí tienen capacidad para constituir marcas (STPICE de 31 de enero de 2001 o de 5 de abril de 2001, entre otras), siendo contradictoria con su propia postura de mantener que reclamar para sí la protección del rótulo ”gold christ” para una joyería . Sexto.- En cuanto al motivo consistente en la coexistencia de otras marcas anteriores similares a las de la actora o que incorporen el término christ como argumento para excluir el riesgo de confusión, ya ha dicho este Juzgado (Sentencia de 26 de julio de 2006, JO numero 634/2005 REED ELSEVIER PROPERTIES, INC., REED ELSEVIER INC. y REED ELSEVIER (UK) LTD contra LA LEY ACTUALIDAD, 7 S.A.) que debe ser analizado con cautela y de manera estricta, según las pautas que se desprenden de la jurisprudencia comunitaria recogidas en la sentencia del TPICE de 11 de mayo de 2005, “GRUPO SADA” vs OAMI ( Sadia, S.A). Como regla general, partiendo de que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE)], se desprende que la admisión del registro de marcas similares por las autoridades nacionales ( en ese caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas) carece de relevancia por lo que se refiere a la cuestión de si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto con arreglo al Reglamento nº 40/94. La posibilidad de que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, se condiciona a exigentes requisitos, recogido en el fundamento 86 de la mentada sentencia en los términos siguientes : “ si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, la solicitante de la marca comunitaria (quien lo invoca) ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas” . En el presente caso, el demandado (a quien le corresponde la carga de la prueba) no ha probado que la coexistencia entre las marcas anteriores que invoca y la marca comunitaria objeto de comparación se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, limitándose a adjuntar dos marcas que contienen ese término, que no son bastantes a esto efectos, pues la mera cita de una lista de marcas anteriores sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos a estos efectos no es bastante (STPICE 3 de julio 2003, José Alejandro,SL /OAMI( Budmen) y sentencia Grupo Sada citada) Séptimo.- Solventado lo anterior, el juicio de confundibilidad entre la marca comunitaria prioritaria (la denominativa CHRIST Núm. 1.839.166 registrada, entre otros productos, para los de la clase 14 del Nomenclator consistentes en metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado comprendidos en esta clase; joyería, bisutería, piedras preciosas y semipreciosas y otras piedras de adorno; vajillas de metales preciosos, relojería e instrumentos cronométricos) y el signo GOLD CHRIST empleado en el tráfico económico por el demandado (al admitirse en la audiencia previa que explota dos locales en centros comercial del municipio de San Bartolomé de Tirajana ( Gran Canaria) que bajo el nombre GOLD CHRIST comercializan artículos de joyería y bisutería) es evidente y no hay duda que ello constituye infracción del derecho de exclusiva que tiene el titular del marca comunitaria prioritaria Si bien no hay identidad absoluta entre uno y otros signo (que impide la aplicación del art 9.1.a) , por la inclusión de la palabra GOLD, hay que afirmar que este elemento (cuyo significado en ingles es descriptivo en ese tipo de productos y que no es desconocido para el consumidor medio español) no aporta carga distintiva alguna, por lo que hay evidente riesgo de confusión, al contener el signo de la demandada íntegramente el de la actora, agravado por la identidad de servicios a los que se destinan los signos. Ese término es secundario frente a CHRIST que es el componente que domina y que el público destinatario guarda en la memoria dentro de la impresión de conjunto [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Corcord GMBH / OAMI y de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI – Star TV (STAR TV)] dado que según constante jurisprudencia, por lo general, el público no 8 considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection] Entra en juego el art 9.1.b) RMC por el que el titular de la marca está “ habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca” (Art. 9.1RMC) Es patente el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos de joyería comercializados por la demandada proceden de la actora o, en su caso, que se trata de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI – Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003 , Mystery Drinks/OAMI – Karlsberg Brauerei ) teniendo en cuenta la apreciación global del conflicto, a la vista de todos los factores del caso concreto pertinentes, y en particular, la similitud de las marcas/rótulos y la existente entre los productos o servicios designados, (así STJCE de 29 de septiembre de 1998 Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.). En la percepción del consumidor medio europeo (al ser la marca comunitaria la prioritaria) de productos de la clase que nos ocupa ( joyería , bisutería …) que no se acredita que esté dirigida a un mercado de lujo o de precios muy considerables, y que normalmente percibe una ma rca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, del que se supone es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz (STJCE de 16 de julio de 1998 Gut y la STJCE de 22 de junio de 1999) pero que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria, la simple adición de la palabra gold no puede destruir el riesgo de confusión. El que no sea conocida en España no es relevante, a estos efectos, al tratarse de la protección de una marca comunitaria( art 1RMC) y en todo caso , nos encontramos ante un marca conocida por el publico alemán, estando el local de la demandada en una zona con abundante turismo de dicha nacionalidad, que agrava el mentado riesgo, ya que fonéticamente hay evidente semejanza entre uno y otro signo, ya que el elemento principal es idéntico, al comprender el de la demandada íntegramente el signo de la actora, con la consiguiente semejanza también gráfica o visual, y con idéntica carga conceptual ( ambas en ingle significan cristo) Al respecto debe traerse a colación la STPICE de 18 de febrero de 2004 Jean-Pierre Koubi/OAMI (Flabesa), caso CONFORFLEX que se deniega al ser confusoria con la prioritaria FLEX o la de 8 de diciembre de 2005, en la que se deniega la marca mixta cristal castellblanch (compuesta por la imagen de un castillo y las palabras «cristal» y «castellblanch», todo ello enmarcado por una línea de puntos que dibuja un óvalo) por la existenc ia de la prioritaria denominativa Cristal. En definitiva, el uso de ese signo en el tráfico económico (en la facturación- doc num 4 a 10 de la contestación- y para identificar el local y por ende de sus productos) al ser confundible no es lícito al no estar autorizado Octavo- Por otra parte se ejercita al amparo del art 52 y 6 LM la acción de nulidad del rótulo de establecimiento 9 Conforme a la DT 3ª LM 17/2001 “ Podrá declararse la nulidad o caducidad de un rótulo de establecimiento en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas” por lo que siendo el actor titular de una marca anterior (art 6.2 b ) con la que el rotulo es confundible ( art 6.1),conforme a lo antes dicho, procede la estimación de la pretensión de nulidad Noveno.- Las consecuencias derivadas de la infracción marcaria se contemplan en el artículo 98 RMC, que debe necesariamente completarse con lo previsto en la Ley española 17/2001 de Marcas (a la que se remite los artículos 14 y 97 del RMC) A la vista de dicha regulación hay que afirmar que proceden las pretensiones (que se reiteran en exceso) merodeclarativas, al existir controversia al respecto, de cesación, remoción y destrucción de material publicitario, para poner fin y evitar la confusión en el mercado, siendo la indemnización coercitiva interesada una medida a concretar en ejecución de sentencia ( art 44LM) , si bien indicar, como ya ha hecho este Juzgado en otras ocasiones: a) que las formula genérica “ así como similar “ , no es válida, y la rechaza el Tribual Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004 al decir que “ constituye, o bien una condena inaceptable en cuanto previsión de un supuesto hipotético que no se sabe si llegará a producirse, o bien una mera declaración genérica innecesaria, que nada aporta a la pretensión «ejercitada», y por ello no puede servir de fundamento al recurso “ ; b) que la remoción o retirada de la totalidad de los productos, medios o materiales publicitarios en los que se reproduzcan los signos confusorios, es procedente, si bien debe puntualizarse que queda limitada a aquéllos que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquéllos por cualquier causa no estén ya en “ tráfico económico”, expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida y c) que la mera solicitud de un signo, sin más datos, no es acto de infracción, sin perjuicio de formular oposición a ese registro o su nulidad En cuanto a la publicación de la sentencia en los medios de difusión propuestos ya se ha pronunciado este Juzgado en la sentencia de 16/2/2006 ( asunto 348/2005, CINQHUITIÈMES SA contra HALLEY SC y otros ) en el sentido de que “ aunque se trata de una de las medidas que puede interesar el titular marcario ( art 41.1.e LM), ello no quiere decir que sea de aplicación automática sino que habrá que acudir al caso concreto y determinar si esa información deviene necesaria para restituir la buena imagen de la marca infringida ante los consumidores e ilustrar a estos para evitar posibles equívocos. La propia mención que realiza ley a “las personas interesadas” pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada… En definitiva, al no ser una marca fuerte en España ni por las circunstancias en las que se produce su comercialización (por su limitación espacial y distinto canal de distribución, antes desglosadas), no aparece como justificado y necesario imponer a los demandados publicitar en el mercado español a su costa en revistas especializadas de moda que no gozan de autorización para distribuir productos xxxx, recordando al respecto la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 29 de abril de 2002 que deniega la publicación a costa del demandado de la sentencia ” ya que no estamos en presencia de una notoriedad de la marca a proteger, y la petición en cuestión se revela por ello excesiva y desproporcionada”. Tales consideraciones conllevan la desestimación de la pretensión de difusión, ya que se trata de una marca comunitaria carente de notoriedad en el ámbito territorial al que se refiere la publicación Y por ultimo en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, en los términos concretados en la audiencia previa ( art 414 y 426LEC) y con arreglo al art 42.2 y 43.5 LM se estipula en el 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor con los servicios ilícitamente marcados desde julio de 2005 hasta que se produzca el cese, 10 siendo el dies a quo el momento a partir del cual recibe la demandada el requerimiento de cese ( doc num 19 de la demanda ) y desde el que no puede invocar que ni desconocía la marca comunitaria prioritaria ni que su titular no consentía su uso, sin que al tratarse de la indemnización mínima ex art 43.5 LM se precise prueba alguna por parte del reclamante. No se considera que deba abarcar un periodo anterior hasta 5 años ( art 45.2 LM) cuando no se ha adverado la marca comunitaria se trate de una marca con implantación en el mercado español en el que se han producido los actos generadores de daños y perjuicios y sobre todo nos encontramos ante una denominación que ya venia siendo utilizada por la demandada y de la que obtuvo un titulo registral que legitimaba su uso, ya que aunque se declara nulo y por ende implica que el registro no fue nunca válido (art. 54.1LM), solo se permite fijar indemnización en caso de actuación de mala fe ( art 54.2 LM). Por tanto, aunque no se comparte plenamente la tesis de la demandada (no cabe su fijación al usar su rotulo), sí se considera que solamente en caso de concurrir mala fe en el demandado tiene sentido que se le imponga el deber de resarcir, pues en caso contrario quien usa de buena fe de su derecho, efectivamente, no causa daño a nadie. Así se infiere de la regulación en materia de nulidad (art 54 RMC y 54 LM) .Tesis asumida en la sentencia de este Juzgado de 18 de enero de 2007, asunto numero 59/2006, FRANCE TELECOM. ESPAÑA SA y AUTOCITY NETWORKS SA contra AUTOCITY ESPACIOS COMERCIALES SL, GOIG INVESTMENT SA y CARLOS MIGUEL OEHLING DURAN Y esta solo se puede entender desde el momento en que conocedor de signo prioritario persiste de forma consciente y voluntaria en el uso infractor sin atender el requerimiento para el arreglo amistoso extrajudicial Admitido en la audiencia previa que las cuentas anuales de GOLD KRAMER SL arrojan los resultados de las tiendas que usan en el trafico económico el signo confusorio, hay que estar a las sumas que aparecen en las mismas, indicando que la cifra de negocios a la que se refiere el art 43.5 LM ha de entenderse en los términos fijados en la Sentencia de 22 de noviembre de 2005 del Tribunal de Marca Comunitaria ( asunto Dekker Olifanta B.V.contra «Cortefiel, S.A.», y otros ) “El criterio para delimitar el concepto de «cifra de negocios» nos lo facilita la norma 9ª de la Cuarta Parte del Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/90, de 20 de diciembre, cuando dice: «El importe neto de la cifra anual de negocios se determinará deduciendo del importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios, correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el importe de las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas y el del impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente relacionados con las mismas». En aplicación de ese criterio interpretativo, la cifra de negocios realizada por «Quiral, S.A.» será la determinada por el importe de la venta de las camisetas ilícitamente identificadas con «Protest» una vez deducido el IVA, al no haberse acreditado la existencia de otras posibles bonificaciones ni reducciones”; cifra a la que se refiere el art 191 TRLSA y que se recoge en la cuenta de perdidas y ganancias en el epígrafe B.1de Ingresos Si en el año 2005 arroja un total de 576.955,32 €, promediando los meses correspondientes a julio a diciembre suponen 288.477,66€, cuyo 1% representa 2884,77 € por el año 2005, difiriendo la fijación total de la indemnización al proceso de ejecución al amparo del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil añadiendo a esa suma la que resulte de aplicar el 1 % en los términos dichos al periodo comprendido desde enero de 2006 hasta el cese del signo infractor Aunque la explotación de las tiendas parece que se instrumentaliza a través de la SL, no obstante existe una confusión al respecto entre los codemandados, ya que la persona 11 física no es solo su administrador sino que en la propia contestación se afirma que es Ramresh Jeswani el titular de los locales. Esa confusión generada por los propios demandados, conlleva que ambos (peroran física y jurídica) respondan solidariamente Decimo.- Dado que la estimación de la demanda ha de considerarse total, al ser estimada la pretensión principal, y a la vista de las circunstancias concurrentes, las costas causadas se imponen a la parte demandada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO Que estimando la demanda interpuesta por CHRIST JUWELIERE UND UHRMACHER SEIT 1863 GMBH contra RAMESH JESWANI JESWANI y GOLD KRAMER SL debo declarar y declaro: 1º) que los demandados han infringido la marca comunitaria Núm. 1.839.166 CHRIST 2º) que el rotulo de establecimiento num 269.620 GOLD CHRIST es nulo Y debo condenar y condeno a los demandados: 1º) -A cesar en el territorio de la Unión Europea en los actos que violen la marca marca comunitaria Núm. 1.839.166 CHRIST mediante el uso de un signo que consista o incorpore el término CHRIST 2º)- A abstenerse de realizar en el futuro en el territorio de la Unión Europea actos de violación, y en particular, que se retiren del tráfico económico y se destruya el material publicitario u otros documentos-tales como sellos, tarjetas de visitas, folletosen los que figure el distintivo CHRIST/ GOLD CHRIST y la modificación de los rótulos de los establecimientos en que los que figuren CHRIST/ GOLD CHRIST Esta destrucción y modificación se hará a su costa, con intervención de la parte contraria preavisada con 5 días, con sujeción a las normas administrativas de eliminación de residuos y con constancia notarial 3º)-.A renunciar al rotulo de establecimiento num 269.620 GOLD CHRIST 4º).- Al pago de la indemnización de daños y perjuicios consistentes en el 1% de la cifra de negocio realizada por la demandada con los servicios ilícitamente marcados desde julio de 2005 hasta que se produzca el cese, a fijar en ejecución de sentencia con arreglo a las bases fijadas en el fundamento jurídico 9º Las costas procesales se imponen a las partes demandadas Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación. Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe 12
